ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 492/2011

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 492/2011 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2011)

Deliberând, în condițiile art. 256 alin.

(1) C. proc. civ., asupra recursului de față;

Prin sentința civilă nr. 46 din 8

ianuarie 2009 Tribunalul Prahova a respins excepția tardivității depunerii

întâmpinării și a respins acțiunea reclamantei SC P.L.G. SRL în contradictoriu

cu pârâții SC P.L.G.G. SRL și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă

Tribunalul Prahova.

Pentru a hotărî astfel, instanța a

reținut anterioritatea cererii pârâtei având ca obiect de activitate

traducerile, față de înregistrarea mărcii „P.L.G. " deținută de reclamantă

cu privire la serviciile de traducere pentru clasa 41, cererea pârâtei fiind

înregistrată la 18 aprilie 2007, iar a reclamantei la 7 august 2007. Un act nu

poate reprezenta acțiune în contrafacere dacă a fost săvârșit înainte de data

înregistrării mărcii ca semn distinctiv pentru o anumită clasă de servicii sau

produse. A reținut că societatea pârâtă și-a înregistrat denumirea potrivit

dispozițiilor legale și că art. 38 lit. a) din Legea 84/1998 prevede că

titularul mărcii nu poate interzice unui terț să folosească în activitatea sa

comercială numele/denumirea titularului. In cauză nu s-a făcut dovada că pârâta

a folosit semnul „P.L.G. " pentru a-și identifica și particulariza

serviciile, folosindu-și numele comercial înregistrat în mod legal în

desfășurarea tuturor activităților sale comerciale. Cererea de obligare a

pârâtei la plata daunelor cominatorii a fost respinsă cu motivarea că

modificarea adusă art. 580

3

C. proc. civ. prin Legea 459/2006

interzice expres acordarea daunelor cominatorii pentru neexecutarea

obligațiilor prevăzute în acest articol.

Cât privește excepția tardivității

depunerii întâmpinării, instanța de fond a respins-o cu motivarea că art. 118

alin. (2) C. proc. civ. a fost abrogat prin art. 1 pct. 44 din O.U.G. nr. 138/2000,

respectiv art. 1 pct. 22 din Legea 219/2005, nemaiputând produce efecte.

Împotriva acestei sentințe, în termen

legal, a declarat apel reclamanta. A criticat hotărârea instanței de fond sub

aspectul greșitei respingeri a excepției tardivității întâmpinării, solicitând

a se constata că pârâta era decăzută din dreptul de a invoca excepții și de a

propune probe. Pe fond, a susținut că hotărârea atacată a fost pronunțată cu

aplicarea greșită a textelor de lege incidente în speță și cu neobservarea

probelor administrate în dosar. Astfel, a arătat că textul art. 38 lit. a)

poate fi interpretat numai în strânsă legătură cu dispozițiile art. 35 din Legea

84/1998, dispozițiile art. 38 putând doar să completeze, iar nu să lipsească de

efecte art. 35. In activitatea desfășurată pârâta a folosit ca marcă semnul „P.L.G.

", nefiind vorba numai de folosirea denumirii ca simplu element de

identificare. Marca „P.L.G. " este conținută în semnul sub care pârâta își

oferă serviciile, în condițiile în care desfășoară activități identice sau

similare cu cele prestate de reclamantă, activități cuprinse în clasele pentru

care a obținut înregistrarea mărcii. In mod greșit instanța de fond a reținut

anterioritatea actelor de contrafacere față de momentul înregistrării mărcii

reclamantei, în contradicție cu actele depuse la dosar și fără a ține seama că

trebuie analizate actele de contrafacere ulterioare înregistrării acestei

mărci.

Prin decizia civilă nr. 8 din 22 ianuarie

2010 Curtea de Apel Ploiești a respins ca nefondat apelul reclamantei.

Pentru a decide astfel, instanța de apel

a reținut că în mod corect a fost respinsă excepția tardivității întâmpinării,

care a fost depusă la prima zi de înfățișare. Pe fond, a reținut ca fiind

legale și temeinice argumentele referitoare la anterioritatea înregistrării

pârâtei față de momentul înregistrării mărcii reclamantei, că dispozițiile art.

38 lit. a) din Legea 84/1998 au fost corect aplicate și că nu s-a făcut dovada

folosirii de către pârâtă a numelui comercial ca marcă.

Împotriva acestei decizii, în termen

legal, a declarat recurs reclamanta, invocând motivele de nelegalitate

prevăzute de art. 304 pct. 7, 8 și 9 C. proc. civ. A susținut că hotărârea

atacată cuprinde motive contradictorii și fără legătură cu specificitatea

cauzei, în sensul că reținând anterioritatea înregistrării pârâtei, instanțele

nu au observat că argumentul se referă la cea de-a doua marcă a reclamantei,

înregistrată pentru produsele din clasele 41 și 42 și că prima marcă „P.L.G. "

a fost înregistrată în la 18 decembrie 2002. Suprapunerea domeniilor de

activitate ale celor două societăți comerciale conduce la existența unui risc

de confuzie, nepermis a fi consacrat judiciar. Constatările instanței cu

privire la aplicarea art. 38 lit. a) din Legea 84/1998 nu au legătură cu

cererea dedusă judecății, deoarece s-a solicitat nu interzicerea utilizării de

către pârâtă a semnului „P.L.G. " ca marcă, ci interzicerea utilizării

acestuia ca nume comercial, care încalcă prin el însuși dreptul la marcă. De

asemenea, interpretarea dată cererii de înregistrare a societății pârâte și a

semnificației juridice a controlului judecătorului delegat la Registrul

Comerțului este greșită, iar semnificația operațiunilor realizate de cele două

părți a fost incorect apreciată. Instanța de apel trebuia să compare marca „P.L.G.

" cu numele comercial „P.L.G.G." și să sesizeze existența riscului de

confuzie, care impunea sancționarea înregistrării unui nume comercial identic

sau similar cu o marcă anterioară.

Analizând recursul

în limita criticilor formulate, ce pot fi încadrate în motivele de ne legalitate

prevăzute de art. 304 pct. 7 si 9 C. proc. civ.,

Înalta Curte constată că acesta este fondat, urmând a fi admis, pentru

considerentele ce succed:

Deși recurenta a înțeles să invoce

motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte

constată că acesta nu poate fi reținut. Referirea legiuitorului la „actul

juridic dedus judecății", al cărui înțeles „lămurit și vădit

neîndoielnic" a fost schimbat, privește încălcarea principiului înscris în

art. 969 alin. (1) C. civ., potrivit căruia convențiile legal făcute au putere

de lege între părțile contractante, ceea ce în speță nu se verifică.

Instanța urmează a reține incidența

celorlalte motive de recurs, prevăzute de dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9 C.

proc. civ., la care va răspunde prin considerente comune.

Principiile de drept stabilite de

jurisprudența Curții Europene de Justiție sunt pe deplin aplicabile în cauza de

față, scopul art. 5 alin. (1) din Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului

European și a Consiliului din 22 octombrie 2008, transpus în legislația română

prin dispozițiile art. 36 din Legea 84/1998, fiind acela de a proteja funcția

mărcii de indicare a originii comerciale.

Aceste principii impun ca în toate

cazurile în care o marcă anterioară intră în conflict cu un semn folosit în

activitatea comercială de către un terț, să se aplice regulile art. 36 (în

actuala numerotare) din Legea 84/1998, indiferent dacă semnul este un nume

comercial sau nu, pentru a se putea evita producerea unui risc de confuzie

între titularul mărcii și cel care folosește semnul.

In mod greșit atât instanța de apel, cât

și instanța de fond, au reținut anterioritatea numelui comercial al

intimatei-pârâte, față de marca „P.L.G." aparținând recurentei-reclamante.

Din actele depuse la dosar rezultă, fără

dubiu, că reclamanta și-a înregistrat marca cu nr. M 2002/006859 la 18

decembrie 2002 pentru produsele din clasa 35 - publicitate, gestionarea

afacerilor comerciale, administrație comercială, lucrări de birou (filele 16 -

17 dosar fond).

Numele comercial al pârâtei a fost

înregistrat în anul 2007, SC P.L.G.G. SRL atribuindu-se număr de ordine în

registrul comerțului la 18 aprilie 2007, conform certificatului de furnizare de

informații nr. 6619 din 6 februarie 2008 emis de Oficiul Registrului Comerțului

de pe lângă Tribunalul Prahova (fila 37 dosar fond).

Așadar, la momentul înregistrării

denumirii societății pârâte în registrul comerțului, marca

recurentei-reclamante, „P.L.G.", era în mod legal înregistrată,

bucurându-se de protecția conferită de lege oricărei mărci.

Argumentul reținut de instanța de apel

potrivit căruia cererea de înregistrare a pârâtei a fost cenzurată de

judecătorul delegat la Registrul Comerțului, care decis în mod irevocabil că denumirea

este legală și că îndeplinește condițiile de disponibilitate, distinctivitate

și caracter licit, nu este relevant față de cererea dedusă judecății.

Potrivit dispozițiilor art. 38 alin. (1)

și art. 39 alin. (1) din Legea 26/1990 privind Registrul Comerțului,

disponibilitatea verificată din oficiu și care a permis pârâtei să-și

înregistreze numele comercial a privit exclusiv inexistența unei firme

anterioare identice sau similare, iar nu existența unei mărci anterioare cu

care ar fi putut intra în conflict.

In cauză nu se pune în discuție

legalitatea înregistrării numelui comercial al intimatei-pârâte, ci eventualul

conflict dintre numele comercial și o marcă anterioară.

Cu privire la posibilitatea identificării

unui conflict între marcă și nume comercial, Curtea de apel nu a ținut seama de

jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (cazul C-17/06 Celine -

decizia cadru în materie).

In această cauză, prin hotărârea din 11

septembrie 2007, s-a stabilit că utilizarea de către un terț care nu a fost

autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a

unei embleme identice cu marca anterioară, în cadrul unei activități de

comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată

această marcă constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este

îndreptățit să o interzică în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) din

Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, în cazul în

care este vorba de o utilizare pentru produse care aduce atingere sau este

susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii.

In prezent, dispozițiile mai sus citate

au fost preluate prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a

Consiliului din 22 octombrie 2008, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene L299/25 din 8 noiembrie 2008, care a abrogat Prima Directivă.

Toate cele patru condiții reținute pentru

aplicarea protecției mărcii în conflictul cu un semn în cazul Celine sunt

îndeplinite în speță.

Astfel, este de necontestat că intimata-pârâtă

își folosește numele comercial - P.L.G.G. - în activitatea sa comercială.

De asemenea este îndeplinită cea de-a

doua condiție, a folosirii numelui fără consimțământul titularului mărcii,

neafirmându-se că ar fi existat consimțământul reclamantei la înregistrare.

Instanța de apel nu a aplicat principiile

stabilite în practica Curții Europene de Justiție în aprecierea celei de-a

treia condiții, respectiv folosirea în legătură cu serviciile oferite.

Utilizarea pentru produse sau servicii în

sensul art. 5 alin. (1) din Directivă are loc când un terț aplică semnul care

constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe

produsele pe care le comercializează. Dar, chiar în lipsa aplicării semnului

are loc o utilizare „pentru produse sau servicii" atunci când terțul

utilizează semnul respectiv astfel încât se stabilește o legătură între semnul

care constituie numele său comercial și produsele comercializate sau serviciile

furnizate de terți.

Intre obiectul de activitate al pârâtei -

traducere scrisă și orală (interpreți) și serviciile pentru care a fost

înregistrată marca pârâtei există o strânsă legătură, determinată de

similaritatea acestor servicii.

Și ultima condiție care privește

capacitatea semnului de a afecta funcția mărcii de garantare a originii este

îndeplinită.

Instanța de apel a reținut că în cauză nu

s-a dovedit că societatea pârâtă a folosit numele său comercial ca marcă, ci

doar ca denumire a societății, astfel încât nu a adus atingere dreptului

exclusiv la marcă al reclamantei, fără a face vreo referire concretă la probele

care au îndreptățit-o să concluzioneze astfel.

Numele comercial identifică comerciantul,

în mod direct, în relațiile sale cu clienții și partenerii de afaceri, iar

marca identifică comerciantul prin prisma produselor și serviciilor acestuia,

individualizându-1 în raport cu alți comercianți.

Specificul acestei spețe constă în faptul

că pârâta își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor - traducere și

interpretare, fără a folosi un nume distinctiv, altul decât numele comercial.

In cazul serviciilor, marca este acel

semn pe care comerciantul îl aduce la cunoștința consumatorului, pe orice cale,

pentru a realiza în acest fel o asociere între serviciul oferit și un anumit

semn.

Numele comercial are, pe lângă funcția de

identificare a comerciantului și pe cea de raliere a clientelei. Marca

identifică un comerciant prin prisma produselor și serviciilor sale și le

individualizează în raport cu cele ale altor comercianți, una din funcțiile

sale fiind și acea de raliere a clientelei.

Or, numele comercial ce conține sintagma P.L.G.,

îndeplinește funcțiile specifice mărcii, de individualizare a serviciilor și poate

intra în conflict cu orice altă marcă anterioară folosită pentru servicii

similare.

Riscul de confuzie vizează, în cauza de

față, riscul atribuirii aceleiași proveniențe serviciului marcat de semnul

aflat în conflict cu cel marcat de marca anterioară.

La dosarul cauzei au fost depuse dovezi

în acest sens (adresa nr. 942647 din 14 aprilie 2008 a A.N.A.F. - fila 31 dosar

fond, adresa 71256 din 14 martie 2008 a Ministerului Mediului și Dezvoltării

Durabile - fila 67 dosar fond) din care rezultă că datorită numelor

asemănătoare și similarității serviciilor cele două societăți s-au produs

confuzii chiar și la nivelul autorităților administrative centrale.

Segmentul de piață acoperit de

recurenta-reclamantă și de intimata-pârâtă (servicii de traducere și

interpretare) este bine conturat, având beneficiari predeterminați atât prin

natura serviciului prestat, cât și de condițiile impuse de piața specifică,

cele două societăți fiind concurente pe piața traducerilor și a serviciilor de

interpretare. In acest context nu poate fi ignorat elementul verbal comun al

celor două semne aflate în conflict și nici similaritatea serviciilor prestate.

Pentru aceste considerente, în raport de

dispozițiile art. 312 C. proc. civ., recursul reclamantei urmează a fi admis,

decizia recurată va fi modificată în sensul admiterii apelului reclamantei, va

fi schimbată în parte sentința instanței de fond și va fi admisă în parte

acțiunea reclamantei, în sensul obligării pârâtei la încetarea folosirii

denumirii „P.L.G. " în desfășurarea activităților de oferire sau prestare

a serviciilor sub acest semn, precum și utilizarea semnului pe documente sau

pentru publicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta SC

P.L.G. SRL împotriva deciziei civile nr. 8 din 22 ianuarie 2010 a Curții de

Apel Ploiești, secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie.

Modifică în tot decizia atacată în sensul

că admite apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței civile nr. 46 din 8

ianuarie 2009 a Tribunalului Prahova, secția civilă, pe care o schimbă în

parte.

Admite în parte acțiunea în sensul că

obligă pârâta să înceteze folosirea denumirii de P.L.G. în desfășurarea

activităților de oferire sau prestare a serviciilor sub acest semn, precum și utilizarea

semnului pe documente sau pentru publicitate.

Menține celelalte dispoziții ale

sentinței.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 25

ianuarie 2011.