ÎCCJ, decizie (scj.ro #81835)

Marcă. Decăderea din drepturile conferite de marcă pentru lipsa caracterului public și serios al folosirii mărcii. Cuprins pe materii : Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă Index alfabetic : marcă - caracter public - caracter serios Legea nr. 84/1998, art. 45 Pentru a se reține existența caracterului public și serios al folosirii unei mărci sub care se comercializează băuturi răcoritoare cu o valoare scăzută, utilizarea acestui bun de larg consum trebuie să fie semnificativă din punct de vedere cantitativ.

Dacă prețul produsului comercializat este de 1 leu, valoare în mod evident foarte scăzută și frecvența utilizării produsului de băuturi răcoritoare este foarte redusă, iar cantitatea de produse comercializată este și ea foarte redusă, nu este îndeplinită condiția caracterului public și serios al mărcii . Pentru ca marca să își poată îndeplini funcțiile pentru care a fost protejată pentru acest tip de produse, comercializarea trebuie să fie una constantă și importantă cantitativ. Caracteristicile pieței pentru produsele băuturi răcoritoare indică faptul că produsele cu preț mic sunt, ca regulă generală, vândute în cantitate mai mare decât produsele cu preț foarte ridicat. Astfel, o cifra de vânzare scăzută a unui produs cu preț mic sau mediu, conduc la concluzia unei utilizări neserioase a mărcii . ÎCCJ, Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr.4864 din 7 iunie 2011 R eclamanta S.C.

D.R. SRL a chemat în judecată S.C. C.C. SA, solicitând, în contradictoriu și cu Oficiul de Stal pentru Invenții și Mărci, decăderea pârâtei S.C. C.C. SA din drepturile conferite de înregistrarea mărcii „CI-CO BĂUTURĂ RĂCORITOARE" nr. R 23585 pentru clasa de produse 32, în baza art.45 alin.1 lit.a din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice. Reclamanta a arătat că pârâta S.C C.C. SA nu a produs și nu a comercializat pe teritoriul României produse purtând marca „CI-CO BĂUTURĂ RĂCORITOARE", iar în ce privește interesul său în formularea cererii, acesta este justificat de faptul că a depus la OSIM cereri de înregistrare a mărcilor individuale combinate: marca „CI-CO" nr. M 2007 10336, marca „CICO" nr. M 2007 10335, marca „CHE&CICO" nr. M 2007 10333 din 08.11.2007 pentru clasele de produse 32, 35 și 39 conform clasificării de la Nisa.

În urma examinării în fond, OSIM a emis avize de refuz provizoriu , prin care a respins de la înregistrare mărcile reclamantei, opunând pentru clasa 32 de produse marca „CI-CO BĂUTURĂ RAGORITOARE" aparținând reclamantei. Pârâta S.C C.C. SA a invocat excepția lipsei de interes și excepția prematurității . Tribunalul a respins excepția prematurității , reținând că data de la care curge termenul de 5 ani este cea a dobândirii dreptului inițial conferit de marcă prin înregistrarea acesteia la OSIM potrivit art.4 din Legea nr.84/1998. A respins de asemenea excepția lipsei de interes, reținând că înlăturarea unuia dintre cele două obstacole în înregistrarea mărcii solicitate de către reclamantă constituie prin concept un folos practic . Prin sentința civilă nr. l12/2009, Tribunalul București a respins cererea formulată de reclamantă ca neîntemeiată.

Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, învestită cu soluționarea apelurilor declarate de reclamantă și de pârâți, prin decizia nr. 110 A/2010 a respins apelul incident formulat de către pârâtă SC C.C. SA, ca nefondat; a admis apelul principal formulat de către reclamantă SC D.R. SRL; a schimbat în tot sentința apelată, în sensul că a admis acțiunea și a dispus decăderea pârâtei SC C.C.

SA din drepturile conferite de marca individuală combinată „CI-CO Băutura răcoritoare" . Instanța a analizat cu prioritate chestiunile deduse judecății în apel de parată . In privința lipsei de interes a reclamantei, aceasta a fost invocată pentru două considerente: emiterea avizului de refuz provizoriu la înregistrarea propriei mărci din motivul existenței a două mărci anterioare care se opun la înregistrare, deci marca apelantei pârâte nu este singurul obstacol la înregistrare, precum și împrejurarea că marca CI-CO a pârâtei apelante este notorie. Curtea și-a însușit raționamentul primei instanțe, în sensul că înlăturarea unuia dintre cele două obstacole la înregistrarea mărcii constituie prin sine un folos practic, deoarece acest demers, deși nu este suficient, este necesar pentru a deschide reclamantei apelante calea înregistrării mărcii sale.

Pe de altă parte, reclamanta își justifică pe deplin interesul în formularea cererii de față, având în vedere că afirmă intenția de înregistrare a mărcii ce folosește același semn protejat în beneficiul pârâtei apelante și, implicit, afirmă și dreptul de a folosi acest semn ca urmare a pretinsei încetări a efectelor înregistrării mărcii pârâtei prin instituția decăderii. Nefondată este și susținerea referitoare la greșita soluționare a excepției de prematuritate . Termenul la care se raportează actele de folosire a mărcii efectuate de titular în litigiul de decădere se calculează de la data sesizării instanței, înapoi, până la momentul înregistrării inițiale și nu de la data reînnoirii mărcii.

In privința apelului declarat de reclamantă, Curtea a reținut că din mijloacele de probă administrate a rezultat îndeplinirea condiției ca exploatarea să fie reală și neechivocă, însă disputa poartă asupra caracterului public și serios al folosirii. Curtea reține informarea emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului , din care rezultă că în anul 2005 cifra de afaceri a societății comerciale SC C.C. SA, a fost de 4.773.064 RON.

Alte facturi fiscale sau documente care să probeze comercializarea produselor sale sub marca CI-CO în restul perioadei de referință nu au fost depuse . Suma ce reprezintă valoarea facturilor fiscale este nesemnificativă față de valoarea cifrei de afaceri declarată de apelanta-pârâtă și, având în vedere și împrejurarea că în cuprinsul facturilor fiscale amintite produsul purtând marca CI-CO era menționat alături de alte produse ale pârâtei, curtea reține că dovezile administrate arată o folosire a mărcii neimportantă, ce nu îndeplinește cerința de a fi serioasă. Curtea a reținut că, deși este întemeiat argumentul primei instanțe în sensul că natura produsului sau serviciului pentru care marca este protejată poate atrage o utilizare intermitentă, mai intensă numai în anumite perioade (spre exemplu în timpul anotimpurilor calde), în cauză lipsa caracterului continuu al utilizării mărcii nu derivă din natura produsului.

Astfel, chiar dacă dovezile ar atesta comercializarea produselor exclusiv pe timpul verii, acestea ar trebui să privească întreaga perioadă de referință de 5 ani, ceea ce nu s-a întâmplat, și, în plus, cantitatea extrem de redusă a producției comercializate face ca această folosire să nu poată fi considerată serioasă. Pe de altă parte, Curtea a constatat că nu s-a dovedit nici caracterul public al folosinței analizate.

Astfel, trei din cele cinci facturi fiscale depuse atestă comercializarea produsului către persoane fizice neidentificate, iar celelalte două facturi atestă vânzarea a câte 120 unități din produsul purtând marca în litigiu către o persoană juridică . Or, în aceste condiții, Curtea a considerat dovezile administrate ca fiind insuficiente pentru a proba caracterul public al folosirii mărcii, destinatarii unei părți importante a producției cu privire la care s-a dovedit comercializarea fiind persoane fizice neidentificate, rară a se putea verifica desfacerea produselor prin circuite publice. Având în vedere că actele de folosință dovedite în anul 2005 nu constituie o folosire efectivă, Curtea a constatat că este împlinit și termenul de 5 ani în care nu s-a realizat condiția cerută de lege pentru a înlătura sancțiunea decăderii, cererea de chemare în judecată fiind întemeiată.

Împotriva deciziei au declarat recurs ambele părți. Reclamanta, prin recursul întemeiat pe dispozițiile art.304 pct.7 și pct. 9 C.proc.civ ., critică decizia sub aspectul greșitei rețineri a împrejurării că pârâta a făcut dovada folosirii reale și neechivoce a mărcii pentru clasa de produse 32. Pârâta, prin recursul întemeiat pe dispozițiile pct.9 al art.304 C.proc.civ ., critică decizia pentru motivele ce urmează: In mod eronat, instanța de apel a apreciat lipsa caracterului public al folosirii mărcii CI-CO . Distinct de faptul că nu reiese importanța numelor persoanelor fizice destinatare ale produselor purtând marca CI-CO, instanța de apel s-a referit numai la o parte din produsele comercializate, din moment ce reține că produsul purtând marca CI-CO a fost comercializat către o persoană juridică.

Din situația facturilor emise în perioada relevantă, reiese un număr mult mai mare de destinatari persoane juridice, situație a vânzărilor pe care instanța de apel nu a luat-o în considerare. Se apreciază că unicul motiv pentru care instanța de apel a apreciat lipsa unei folosiri efective a mărcii CI-CO a fost acela al unei cantități mai mici de produse comercializate, decât o cantitate care ar fi făcut dovada suficientă a folosirii mărcii, împrejurare pe care instanța a calificat-o și adaptat-o pentru susținerea neîndeplinirii condițiilor folosirii efective.

In alte cuvinte, instanța de apel a apreciat că se impune decăderea titularului din drepturile conferite de marca CI-CO pentru simplu motiv că produsele comercializate purtând marca în discuție sunt în număr insuficient, urmând ca același argument să fie adaptat și pentru susținerea lipsei caracterului public al folosirii, reținând în mod greșit că probele depuse la dosar fac dovada comercializării numai a 120 de unități din produsul purtând marca CI-CO. In mod eronat instanța de apel a apreciat lipsa caracterului serios al folosirii mărcii CI-CO. Așa cum s-a arătat, deși instanța a reținut că folosirea mărcii CI- CO s-a făcut cu caracter real și neechivoc, aceasta a reținut că valoarea produselor comercializate nu atestă o folosire serioasă a mărcii CI-CO.

Potrivit art. 35 din Legea nr. 84/1998, pârâta este titulara dreptului exclusiv asupra mărcii CI-CO, reunind atribuitele unui drept de proprietate clasic, în virtutea dreptului conferit de lege, pârâta este singura în măsura să decidă modalitatea de dispunere cu privire la marca sa. . C ontrar celor reținute de instanța de apel, în sensul că nu contează producția mărfurilor purtând marca în discuție, ci numai comercializarea, și producția bunurilor purtând marca este o dovadă a folosirii acesteia, procesul de producție fiind prima verigă din lanțul comercializării. Este posibil ca un titular de marcă să producă bunurile pentru a fi comercializate sub semnul mărcii, însă să nu le poată și comercializa/vinde în condițiile economiei, a pieții de desfacere, a concurenței.

Instanța de apel în mod greșit a admis acțiunea în decădere pentru neuz , din drepturile conferite de marcă . Se apreciază că recurenta nu a avut nici un moment, atitudinea unui titular dezinteresat de marca sa ori a unui titular de rea-credință, dornic să blocheze concurența. Instanța de apel a aplicat greșit dispozițiile art. 45 din Legea nr. 84/1998, aplicând sancțiunea decăderii pentru o marcă ce a fost efectiv folosită, cu încălcarea rațiunii și scopului art. 45 din Legea nr. 84/1998. Decizia atacată este nelegală și sub aspectul respingerii apelului formulat de pârâtă, respingând în mod greșit excepția lipsei de interes a intimatei-reclamante în formularea acțiunii în decădere.

Înalta Curte a admis excepția lipsei de interes a reclamantei în exercitarea recursului și , pe fondul recursului pârâtei, a constatat caracterul nefondat al acestuia pentru considerentele ce urmează: Marca a cărei decădere s-a solicitat este o marcă combinată, fiind compusă din mai multe clemente verbale și figurative, respectiv elementul verbal „CI-CO", elementul verbal „Băutură Răcoritoare" și elemente grafice constând în reproducerea stilizată a unui ursuleț care ține în brațe o sticlă de băutură răcoritoare. Pentru a se reține folosirea efectivă a mărcii a cărei decădere se solicită, trebuie să se facă dovada folosirii atât a elementului verbal "CI-CO", cât și a elementului figurativ ce însoțește elementul verbal, astfel cum marca a fost înregistrată.

Aceste etichete conțin însă reprezentarea grafică a unei alte mărci - marca nr. 041563 ce conține o cu totul altă reprezentare grafică și care nu mai este în vigoare în prezent pe teritoriul României, fiind refuzată de la protecție. Criticile formulate de recurenta-pârâtă SC C.C. SA împotriva deciziei prin care instanța de apel a reținut lipsa caracterului public și serios al folosirii mărcii „CI-CO BĂUTURA RĂCORITOARE" nr. R23585 pentru clasa de produse 32 sunt neîntemeiate, instanța de apel făcând aplicarea și interpretarea legală a prevederilor art. 45 din Legea nr. 84/1998 în ceea ce privește noțiunile de folosire „serioasă și publică". Singurele facturi ce fac dovada comercializării către un terț a produsului "CI-CO" sunt cele emise către SC L & ACP SRL din lunile septembrie și decembrie 2005 în valoare totală de 288,44 lei.

Critica recurentei-pârâte referitoare la nereținerea de către instanța de apel a înscrisurilor privind producția bunurilor purtând marca CI-CO în dovedirea folosirii mărcii este nefondată, deoarece procesul de producție a băuturilor răcoritoare nu reprezintă o folosire efectivă - cu caracter public a mărcii, ci numai un act preparator care însă nu întrunește condiția unei folosiri publice. Or, numai comercializarea produselor către publicul consumator poate fi considerată o folosire publică, aptă de a îndeplini funcția esențială a mărcii.

Invocarea de către recurenta-pârâtă a cerințelor pieței și a concurenței de pe piață nu poate conduce la înlăturarea cerinței imperative privind caracterul public al folosirii mărcii, deoarece, conform regulilor din piață, orice comerciant este liber să își stabilească propria strategie de marketing și să ia deciziile de afaceri pe care le consideră potrivite, inclusiv în ceea ce privește momentul, cantitatea și modalitățile de comercializare a produselor sale. Instanța a reținut valoarea facturilor fiscale ce fac dovada comercializării produsului pentru produsul CICO pe parcursul lunilor mai-decembrie 2005, al căror cuantum nu depășește 1000 lei, constatând de asemenea că alte facturi fiscale care să probeze comercializarea produselor în restul intervalului de referință 09.06.2003-09.06.2008 nu au fost depuse.

În consecință, volumul vânzărilor ce reiese din facturile depuse la dosar nu poate face dovada unei folosiri serioase a mărcii, fiind cu atât mai nesemnificativ și prin raportarea acestuia la cifra de afaceri în anul 2005 a SC C.C. SA (de peste 4.500.000 lei). O astfel de folosire nu poate îndeplini funcția esențială a mărcii, de a garanta originea produselor, permițându-le consumatorilor să le identifice. Instanța de apel a analizat folosirea mărcii și în raport cu tipul și natura produsului - băuturi răcoritoare - un produs caracterizat de o piață în care folosirea mărcii trebuie să fie valoric și cantitativ semnificativă pentru ca marca să fie reținută de consumator ca un mijloc de identificare a produsului și de garanție a calității.

In ceea ce privește produsele de larg consum cu o valoare scăzută, folosirea acestora trebuie să fie semnificativă din punct de vedere cantitativ pentru a se reține existența unei folosiri efective. In acest sens practica OHIM este constantă astfel cum rezultă din cauza HAVANA & Co vs. HAVANA NIGHT. Frecvența utilizării de către SC C.C. SA a produsului băuturi răcoritoare (criteriu recomandat de CEJ) este foarte redusă, iar, pe de altă parte, cantitatea de produse comercializată este și ea foarte redusă. Caracteristicile pieței pentru această categorie de produse conduc la concluzia că pentru acest tip de produse comercializarea trebuie să fie una constantă și importantă cantitativ pentru ca marca să își poată îndeplini funcțiile pentru care a fost protejată.

De asemenea, trebuie avut în vedere și prețul produsului comercializat de recurenta-pârâtă sub marca CICO - 1 leu, valoare în mod evident foarte scăzută. După cum s-a reținut în mod constant în practica comunitară, o asemenea valoare scăzută a prețului unitar trebuie compensată cu un volum semnificativ al produselor comercializate, ceea ce nu s-a dovedit în prezenta cauză. Așadar, caracteristicile pieței pentru produsele băuturi răcoritoare indică faptul că produsele cu preț mic sunt, ca regulă generală, vândute în cantitate mai mare decât produsele cu preț foarte ridicat. Astfel, o cifra de vânzare scăzută, exprimată în valoare absolută, ale unui produs cu preț mic sau mediu, permit să se concluzioneze o utilizare neserioasă a mărcii în cauză și în acest sens reținerea instanței de apel este pe deplin legală.

Instanța a înlăturat facturile emise de recurenta-pârâtă către persoane fizice deoarece nu se menționează niciun atribut de identificare al persoanelor fizice pentru a putea verifica desfacerea produselor prin circuite publice, facturile emise către persoane fizice neidentificate nu îndeplinesc condițiile legale de emitere în sensul art. 155 pct. 5 din Codul fiscal. Acesta este raționamentul instanței în baza căruia au fost înlăturate ca nerelevante facturile emise către persoane fizice, nefiind vorba de vânzări directe consumatorilor asemănător vânzărilor din chioșcuri, cofetării, stradal, etc. Recurenta-pârâtă nu a făcut dovada comercializării produselor sub marca CI-CO prin circuite publice.

Deși argumentează în cadrul recursului formulat că pentru reținerea caracterului public al folosirii mărcilor este suficient ca produsele să fie disponibile în magazine speciale, la un număr restrâns de puncte de vânzare sau chiar prin circuite particulare, susținând că produsele au fost comercializate în unitățile proprii, recurenta-pârâtă nu a administrat probe din care să rezulte că aceste unități proprii există sau au existat și că în cadrul acestora s-au comercializat produse sub marca în cauză. Instanța de apel a înlăturat corect înscrisul „Situația valorii producției măria pentru anii 2003-2008" deoarece pentru stabilirea caracterului public al folosirii mărcii relevantă nu este numai producția, ci, mai ales, comercializarea sub marca recurentei-pârâte a produselor respective.

Or, după cum s-a arătat anterior, din probele administrate de SC C.C. SA nu a rezultat decât comercializarea unei cantități nesemnificative de - băuturi răcoritoare. Înalta Curte a respins recursul ca nefondat în temeiul dispozițiilor art.312 alin.1 C.proc.civ .