ÎCCJ, decizie (scj.ro #81835)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81835) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Marcă. Decăderea din drepturile conferite de marcă pentru

lipsa caracterului public și serios al folosirii mărcii.

Cuprins pe materii :

Drept

civil. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic :

marcă

-

caracter public

-

caracter serios

Legea

nr. 84/1998, art. 45

Pentru a  se reține

existența caracterului public și serios al folosirii unei mărci

sub care se comercializează băuturi răcoritoare cu o valoare

scăzută, utilizarea acestui bun de larg consum trebuie să fie

semnificativă din punct de vedere cantitativ.

Dacă prețul produsului

comercializat este de 1 leu, valoare în mod evident foarte scăzută și

frecvența utilizării produsului de băuturi

răcoritoare este foarte redusă, iar

cantitatea de produse comercializată este

și ea foarte redusă,  nu este îndeplinită condiția

caracterului public și serios al mărcii

.

Pentru ca marca să își

poată îndeplini funcțiile pentru care a fost protejată

pentru acest tip de produse, comercializarea

trebuie să fie

una

constantă și importantă cantitativ.

Caracteristicile pieței pentru produsele

băuturi răcoritoare

indică faptul că produsele cu preț mic sunt, ca regulă

generală, vândute

în

cantitate mai mare decât produsele cu preț foarte ridicat. Astfel, o

cifra de vânzare scăzută a unui produs

cu preț mic sau mediu, conduc la concluzia unei utilizări

neserioase a mărcii

.

ÎCCJ, Secția civilă și de proprietate intelectuală,

decizia civilă nr.4864

din

7 iunie 2011

R

eclamanta S.C. D.R. SRL a chemat în judecată S.C.

C.C. SA,

solicitând, în contradictoriu și cu

Oficiul de Stal pentru Invenții și Mărci, decăderea pârâtei

S.C. C.C. SA din drepturile conferite de înregistrarea mărcii „CI-CO

BĂUTURĂ RĂCORITOARE" nr. R

23585 pentru clasa de produse 32, în baza art.45 alin.1

lit.a

din Legea

nr. 84/1998 privind mărcile

și indicațiile geografice.

Reclamanta a arătat că

pârâta S.C C.C. SA

nu a produs și nu a

comercializat pe teritoriul României produse purtând marca „CI-CO

BĂUTURĂ RĂCORITOARE", iar în ce privește interesul

său în

formularea cererii, acesta este

justificat de faptul că a depus la OSIM

cereri de înregistrare a mărcilor individuale combinate: marca

„CI-CO"

nr. M 2007 10336, marca „CICO" nr. M 2007 10335, marca

„CHE&CICO" nr. M 2007 10333 din

08.11.2007 pentru clasele de

produse

32, 35 și 39 conform clasificării de la Nisa.

În urma examinării

în fond, OSIM a emis avize de refuz provizoriu

, prin care a respins de la înregistrare mărcile

reclamantei,

opunând pentru clasa 32 de produse marca „CI-CO

BĂUTURĂ RAGORITOARE" aparținând

reclamantei.

Pârâta S.C C.C.

SA a

invocat excepția lipsei de interes și excepția

prematurității

.

Tribunalul a respins excepția

prematurității

, reținând că data de la

care

curge termenul de 5 ani este cea a

dobândirii dreptului inițial conferit

de marcă prin înregistrarea acesteia la OSIM

potrivit art.4 din Legea nr.84/1998. A respins de asemenea excepția lipsei

de interes, reținând

că

înlăturarea unuia dintre cele două obstacole în înregistrarea

mărcii

solicitate de

către reclamantă constituie prin concept un folos practic

.

Prin sentința civilă nr.

l12/2009, Tribunalul București

a

respins cererea formulată de reclamantă

ca

neîntemeiată.

Curtea de Apel București,

Secția a IX-a civilă și pentru cauze

privind proprietatea intelectuală, învestită cu

soluționarea apelurilor

declarate

de reclamantă și de pârâți, prin decizia nr. 110 A/2010 a

respins apelul incident formulat de către pârâtă SC C.C.

SA, ca nefondat; a admis apelul principal formulat

de către

reclamantă SC D.R.

SRL; a schimbat în tot sentința

apelată,

în sensul că a admis acțiunea și a dispus decăderea pârâtei

SC

C.C. SA din drepturile conferite

de marca individuală combinată

„CI-CO Băutura

răcoritoare"

.

Instanța a analizat cu prioritate chestiunile deduse

judecății în

apel de parată

.

In privința lipsei de interes

a reclamantei, aceasta a fost

invocată pentru

două considerente: emiterea avizului de refuz

provizoriu la înregistrarea propriei mărci din motivul

existenței a două

mărci anterioare care se opun la

înregistrare, deci marca apelantei

pârâte nu

este singurul obstacol la înregistrare, precum și împrejurarea

că

marca CI-CO a pârâtei apelante este notorie.

Curtea și-a însușit

raționamentul primei instanțe,

în sensul că înlăturarea unuia dintre cele două obstacole la

înregistrarea mărcii constituie prin sine un folos practic, deoarece acest

demers, deși

nu este

suficient, este necesar pentru a deschide reclamantei apelante

calea înregistrării mărcii sale.

Pe de altă parte, reclamanta

își justifică pe deplin interesul în

formularea

cererii de față, având în vedere că afirmă intenția de

înregistrare a mărcii ce folosește

același semn protejat în beneficiul

pârâtei apelante și, implicit, afirmă și dreptul de a

folosi acest semn ca

urmare a

pretinsei încetări a efectelor înregistrării mărcii pârâtei prin

instituția decăderii.

Nefondată este și

susținerea referitoare la greșita soluționare a

excepției de

prematuritate

.

Termenul la care se raportează actele de folosire a

mărcii efectuate de titular în litigiul de decădere se

calculează de la data

sesizării

instanței, înapoi, până la momentul înregistrării inițiale

și nu

de la data reînnoirii mărcii.

In privința apelului declarat

de reclamantă, Curtea a

reținut

că

din mijloacele de probă

administrate

a rezultat

îndeplinirea condiției ca

exploatarea să fie reală și neechivocă, însă disputa

poartă asupra caracterului public

și serios al folosirii.

Curtea reține

informarea emisă de Oficiul Național al

Registrului Comerțului

, din care rezultă

că în anul 2005 cifra de afaceri a societății

comerciale SC C.C. SA, a fost de 4.773.064 RON.

Alte facturi fiscale sau documente care să probeze

comercializarea produselor sale sub marca CI-CO în restul perioadei

de referință nu au fost depuse

.

Suma ce reprezintă valoarea

facturilor fiscale este nesemnificativă

față de valoarea cifrei de afaceri

declarată de apelanta-pârâtă și, având

în vedere și împrejurarea că în cuprinsul

facturilor fiscale amintite

produsul purtând marca

CI-CO era menționat alături de alte produse ale pârâtei, curtea

reține că dovezile administrate arată o folosire a

mărcii neimportantă, ce nu

îndeplinește cerința de a fi serioasă.

Curtea a reținut că, deși este întemeiat

argumentul primei instanțe în sensul că natura produsului sau serviciului

pentru care marca este protejată poate atrage o

utilizare intermitentă, mai intensă numai în anumite perioade

(spre

exemplu în timpul anotimpurilor

calde), în cauză lipsa caracterului

continuu al utilizării mărcii nu derivă din natura

produsului.

Astfel, chiar dacă dovezile ar

atesta comercializarea produselor

exclusiv

pe timpul verii, acestea ar trebui să privească întreaga

perioadă

de

referință de 5 ani, ceea ce nu s-a întâmplat, și,

în plus, cantitatea extrem de redusă a

producției comercializate face ca

această

folosire să nu poată fi considerată serioasă.

Pe de altă parte, Curtea a constatat că nu s-a

dovedit nici caracterul public al folosinței analizate.

Astfel, trei din cele cinci facturi

fiscale depuse atestă comercializarea produsului către persoane

fizice neidentificate, iar celelalte două facturi atestă vânzarea a

câte 120 unități din produsul

purtând marca în litigiu către o persoană juridică

.

Or, în aceste condiții, Curtea

a considerat dovezile administrate

ca

fiind insuficiente pentru a proba caracterul public al folosirii mărcii,

destinatarii unei părți importante a

producției cu privire la care s-a

dovedit comercializarea fiind persoane fizice neidentificate, rară a

se

putea verifica desfacerea produselor

prin circuite publice.

Având în vedere că actele de

folosință dovedite în anul 2005 nu

constituie o folosire efectivă, Curtea a constatat

că este împlinit și

termenul

de 5 ani în care nu s-a realizat condiția

cerută

de lege pentru a înlătura sancțiunea decăderii, cererea de

chemare în judecată fiind întemeiată.

Împotriva deciziei au declarat

recurs ambele părți.

Reclamanta, prin recursul întemeiat

pe dispozițiile art.304 pct.7 și pct.

9

C.proc.civ

., critică

decizia sub aspectul greșitei rețineri a

împrejurării că pârâta a făcut dovada

folosirii reale și neechivoce a

mărcii pentru

clasa de produse 32.

Pârâta, prin recursul întemeiat pe

dispozițiile pct.9 al art.304

C.proc.civ

.,

critică decizia pentru motivele ce urmează:

In mod eronat, instanța de apel a apreciat lipsa

caracterului

public al folosirii

mărcii CI-CO

. Distinct de faptul că nu reiese importanța

numelor persoanelor fizice destinatare ale produselor purtând marca CI-CO,

instanța de apel s-a

referit numai la

o parte din produsele comercializate, din moment ce

reține că

produsul purtând marca CI-CO a fost comercializat către o

persoană juridică. Din situația

facturilor

emise în perioada relevantă, reiese un număr mult

mai mare de

destinatari persoane juridice,

situație a vânzărilor pe care instanța de

apel nu a

luat-o în considerare.

Se apreciază că unicul motiv pentru care

instanța de apel a

apreciat lipsa unei

folosiri efective a mărcii CI-CO a fost acela al unei

cantități mai mici de produse

comercializate, decât o cantitate care ar fi făcut dovada suficientă

a folosirii

mărcii, împrejurare

pe care instanța a calificat-o și adaptat-o pentru

susținerea neîndeplinirii condițiilor

folosirii efective. In alte cuvinte,

instanța

de apel a apreciat că se impune decăderea titularului

din

drepturile conferite de marca CI-CO pentru simplu motiv că

produsele comercializate purtând marca în

discuție sunt în număr

insuficient, urmând ca același

argument să fie adaptat și pentru

susținerea

lipsei caracterului public al folosirii, reținând în mod greșit

că probele depuse la dosar fac dovada

comercializării numai a 120 de

unități din produsul

purtând marca CI-CO.

In mod eronat instanța de apel

a apreciat lipsa caracterului serios

al folosirii mărcii CI-CO.

Așa

cum s-a arătat, deși instanța a reținut că folosirea

mărcii CI-

CO s-a făcut cu

caracter real și neechivoc, aceasta a reținut că valoarea

produselor comercializate nu atestă o folosire serioasă a mărcii

CI-CO.

Potrivit art. 35 din Legea nr. 84/1998, pârâta este

titulara dreptului exclusiv asupra mărcii CI-CO, reunind atribuitele

unui drept de proprietate clasic, în virtutea

dreptului conferit de lege, pârâta este singura în măsura să

decidă modalitatea de dispunere cu privire la marca sa.

. C

ontrar

celor reținute de instanța de apel, în

sensul că nu contează producția mărfurilor purtând

marca în discuție,

ci numai

comercializarea, și producția bunurilor purtând marca este o

dovadă a folosirii acesteia, procesul de

producție fiind prima verigă din

lanțul comercializării. Este posibil ca un titular de

marcă să producă

bunurile

pentru a fi comercializate sub semnul mărcii, însă să nu le

poată

și comercializa/vinde în condițiile economiei, a pieții de

desfacere, a concurenței.

Instanța de apel în mod

greșit a admis acțiunea în

decădere

pentru

neuz

, din drepturile conferite de marcă

. Se apreciază că recurenta nu a

avut nici un moment, atitudinea unui titular

dezinteresat de marca sa

ori a unui titular de rea-credință,

dornic să blocheze concurența.

Instanța de apel a aplicat

greșit dispozițiile art. 45 din Legea nr.

84/1998, aplicând sancțiunea decăderii pentru o

marcă ce a fost efectiv folosită, cu încălcarea rațiunii

și scopului art. 45 din Legea nr. 84/1998.

Decizia atacată este

nelegală și sub aspectul respingerii apelului

formulat de pârâtă, respingând în mod greșit

excepția lipsei de interes a

intimatei-reclamante

în formularea acțiunii în decădere.

Înalta Curte a admis excepția

lipsei de interes a reclamantei în exercitarea

recursului și

, pe fondul

recursului pârâtei, a constatat caracterul nefondat al acestuia pentru

considerentele ce urmează:

Marca a cărei decădere s-a

solicitat este o marcă combinată, fiind

compusă

din mai multe clemente verbale și figurative, respectiv

elementul verbal „CI-CO", elementul verbal

„Băutură Răcoritoare" și

elemente grafice constând în reproducerea

stilizată a unui ursuleț care

ține în brațe o sticlă de băutură

răcoritoare. Pentru a se reține folosirea efectivă a mărcii

a cărei decădere se solicită, trebuie să se facă

dovada

folosirii atât a elementului verbal "CI-CO", cât

și a elementului figurativ ce însoțește elementul verbal, astfel

cum marca a fost înregistrată.

Aceste etichete conțin

însă reprezentarea grafică a unei alte mărci

- marca nr. 041563 ce conține o cu totul altă reprezentare

grafică și

care nu mai este în

vigoare în prezent pe teritoriul României, fiind

refuzată de la

protecție.

Criticile formulate de

recurenta-pârâtă SC C.C. SA împotriva

deciziei prin care instanța de

apel a reținut

lipsa caracterului public și serios al folosirii

mărcii „CI-CO BĂUTURA

RĂCORITOARE"

nr. R23585 pentru clasa de produse 32 sunt

neîntemeiate,

instanța de apel făcând aplicarea și interpretarea legală a

prevederilor art. 45 din Legea nr.

84/1998 în ceea ce privește noțiunile

de folosire

„serioasă și publică".

Singurele facturi ce fac dovada

comercializării către un terț a produsului "CI-CO"

sunt cele emise către SC L & ACP SRL din lunile

septembrie și decembrie 2005 în valoare totală

de 288,44 lei.

Critica recurentei-pârâte referitoare la nereținerea

de către instanța de apel a înscrisurilor privind producția

bunurilor purtând

marca CI-CO în dovedirea

folosirii mărcii este nefondată, deoarece

procesul de producție a băuturilor

răcoritoare nu reprezintă o folosire efectivă - cu caracter

public a mărcii, ci numai un act preparator care

însă nu

întrunește condiția unei folosiri publice. Or, numai comercializarea

produselor către publicul consumator poate fi

considerată o folosire publică, aptă de a îndeplini

funcția esențială a

mărcii.

Invocarea de către

recurenta-pârâtă a cerințelor pieței și a

concurenței de pe piață nu poate conduce la înlăturarea

cerinței imperative privind caracterul public al folosirii mărcii,

deoarece,

conform regulilor din

piață, orice comerciant este liber să își stabilească

propria strategie de marketing și să ia

deciziile de afaceri pe care le

consideră

potrivite, inclusiv în ceea ce privește momentul, cantitatea și

modalitățile

de comercializare a produselor sale.

Instanța a reținut

valoarea facturilor fiscale ce fac dovada comercializării produsului

pentru produsul CICO pe parcursul lunilor

mai-decembrie

2005, al căror cuantum nu depășește 1000 lei, constatând de

asemenea că alte facturi fiscale care să probeze

comercializarea produselor în restul intervalului

de referință

09.06.2003-09.06.2008

nu au fost depuse. În consecință, volumul

vânzărilor ce reiese din facturile depuse la

dosar nu poate face dovada

unei

folosiri serioase a mărcii, fiind cu atât mai nesemnificativ și prin

raportarea acestuia la cifra de afaceri în anul 2005 a SC C.C. SA (de

peste 4.500.000 lei). O astfel de folosire nu

poate îndeplini funcția

esențială

a mărcii, de a garanta originea produselor, permițându-le

consumatorilor

să le identifice.

Instanța de apel a analizat folosirea mărcii

și în raport cu

tipul și natura

produsului - băuturi răcoritoare - un produs caracterizat

de o piață în care folosirea mărcii

trebuie să fie valoric și cantitativ

semnificativă pentru

ca marca să fie reținută de consumator ca un

mijloc de identificare a produsului și de

garanție a calității. In ceea ce

privește produsele de larg consum cu o valoare

scăzută,  folosirea

acestora trebuie să fie

semnificativă din punct de vedere cantitativ

pentru a se reține existența unei folosiri efective. In acest

sens practica

OHIM este constantă astfel cum rezultă din cauza

HAVANA & Co vs. HAVANA NIGHT.

Frecvența utilizării de

către SC C.C. SA a produsului băuturi

răcoritoare (criteriu recomandat de CEJ) este foarte

redusă, iar, pe de

altă

parte, cantitatea de produse comercializată este și ea foarte

redusă.

Caracteristicile

pieței pentru această categorie de produse conduc la concluzia

că pentru acest tip de produse comercializarea trebuie să fie

una constantă și importantă

cantitativ pentru ca marca să își poată îndeplini funcțiile

pentru care a fost protejată. De asemenea, trebuie avut în vedere și

prețul produsului comercializat de recurenta-pârâtă

sub marca CICO - 1 leu, valoare în mod evident

foarte scăzută. După

cum

s-a reținut în mod constant în practica comunitară, o asemenea

valoare scăzută a prețului unitar

trebuie compensată cu un volum

semnificativ

al produselor comercializate, ceea ce nu s-a dovedit în

prezenta

cauză.

Așadar, caracteristicile

pieței pentru produsele băuturi răcoritoare

indică faptul că produsele cu preț

mic sunt, ca regulă generală, vândute

în cantitate mai mare decât produsele cu preț foarte

ridicat. Astfel, o

cifra de vânzare

scăzută, exprimată în valoare absolută, ale unui produs

cu preț mic sau mediu, permit să se concluzioneze o utilizare

neserioasă a mărcii în cauză

și în acest sens

reținerea instanței de apel

este pe deplin legală.

Instanța a înlăturat

facturile emise de recurenta-pârâtă către

persoane

fizice deoarece nu se menționează niciun atribut de

identificare al persoanelor fizice pentru a putea

verifica desfacerea produselor prin circuite publice, facturile emise

către persoane fizice

neidentificate

nu îndeplinesc condițiile legale de emitere în sensul art. 155 pct. 5 din

Codul fiscal. Acesta este raționamentul instanței în baza căruia

au fost înlăturate ca nerelevante facturile emise către persoane

fizice, nefiind vorba de vânzări directe

consumatorilor asemănător

vânzărilor din chioșcuri,

cofetării, stradal, etc.

Recurenta-pârâtă nu a făcut dovada

comercializării produselor

sub marca CI-CO prin

circuite publice. Deși argumentează în cadrul recursului formulat

că pentru reținerea caracterului public al folosirii mărcilor

este suficient ca produsele să fie disponibile în magazine speciale, la un

număr restrâns de puncte de vânzare sau chiar prin circuite particulare,

susținând că produsele au fost comercializate în unitățile

proprii, recurenta-pârâtă nu a administrat probe din care să rezulte

că aceste unități proprii există sau au existat și

că în cadrul acestora s-au comercializat produse sub marca în cauză.

Instanța de apel a înlăturat corect înscrisul

„Situația valorii

producției

măria pentru anii 2003-2008" deoarece pentru stabilirea

caracterului public al folosirii mărcii

relevantă nu este numai producția,

ci, mai ales, comercializarea sub marca recurentei-pârâte a produselor

respective. Or, după cum s-a arătat

anterior, din probele administrate

de SC C.C. SA nu a rezultat decât

comercializarea unei cantități nesemnificative de - băuturi

răcoritoare.

Înalta Curte

a respins recursul ca

nefondat în temeiul dispozițiilor art.312 alin.1

C.proc.civ

.