ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 320/2013

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 320/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2013)

Asupra cauzei civile de

față, constată următoarele:

Prin

decizia nr. 36/A din data de 1 martie 2012, Curtea de Apel București – Secția a

IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de

muncă și asigurări sociale a admis apelul formulat de apelanta-pârâtă SC C.C.

SA împotriva încheierii din data de 09 februarie 2011 și a sentinței civile nr.

1563 din 28 septembrie 2011 pronunțată de Tribunalul București – Secția a III-a

Civilă în contradictoriu cu intimata-reclamantă SC D.R. SRL și intimatul-pârât

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

S-a

schimbat în tot sentința apelată, în sensul că s-a respins cererea ca

neîntemeiată.

Pentru a

pronunța această hotărâre, Curtea a reținut următoarele:

Prin cererea

de chemare în judecată formulată la data de 30 septembrie 2010, înregistrată pe

rolul Tribunalului București – Secția a III-a Civilă, reclamanta SC D.R. SRL a

chemat în judecată pe pârâta SC C.C. SA, solicitând în contradictoriu și cu

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, decăderea pârâtei SC C.C. SA din

drepturile conferite de marca națională ”SC C.C. SA”, pentru clasele de produse

și servicii 32, 35 și 39.

Prin

încheierea de ședință din 09 februarie 2011, tribunalul a respins ca

neîntemeiată excepția lipsei de interes invocată de pârâtă, reținând că aceasta

din urmă a invocat că este titulara unui portofoliu de mărci care au în compunere

denumirea de „C.C.”, iar reclamanta a justificat interesul în acțiunea de față

prin aceea că a primit aviz de refuz provizoriu de la OSIM, printre mărcile

opuse numărându-se și marca pârâtei „C.C. B.R.”.

Tribunalul

a reținut că în cauză reclamanta probează un interes în cauză deoarece deși

marca ce face obiectul cauzei nu a fost opusă în procedura de înregistrare a

mărcilor reclamatei, fiind opuse alte mărci ( marca națională C.C. B.R. și

marca internațională C.), această împrejurare nu înlătură interesul reclamantei

în formularea acțiunii în decădere din drepturile exclusive ale pârâtei privind

marca SC C.C. SA.

Faptul că

reclamanta a înregistrat mărcile menționate nu înlătură folosul practic al

acțiunii în decădere, interesul acesteia fiind în continuare născut, actual și

legitim, întrucât are în proprietate mai multe mărci înregistrate pentru

produse din clasa 32 și servicii din clasa 35 și 39 (C., C.C. și C.C.), fiind

producător de băuturi răcoritoare.

Întrucât

reclamanta intenționează să folosească mărcile înregistrate pe teritoriul

României pentru produsele din clasa 32, aceasta justifică interesul în

decăderea din drepturile pentru marca „SC C.C. SA” pentru a înlătura situația

posibilă în care publicul consumator va fi în contact și cu mărcile C. ale

reclamatei, dar și cu marca pârâtei, conținând același element verbal

distinctiv (C.), folosit în legătură cu aceleași produse.

Reclamanta

tinde la înlăturarea riscului de confuzie pentru consumatori, fiind dovedit

astfel interesul în formularea cererii care are ca scop înlăturarea unei mărci

nefolosite a cărei eventuală folosire în viitor de către pârâtă ar conduce la

existența riscului de confuzie.

Prin

sentința civilă nr. 1563 din 28 septembrie 2011 pronunțată de Tribunalul

București – Secția a III-a Civilă în dosarul nr. 46794/3/2010 a fost admisă cererea,

s-a dispus decăderea pârâtei din drepturile conferite de marca națională „SC C.C.

SA” din 10 ianuarie 1994, pentru clasele de produse și servicii 32, 35 și 39 pe

teritoriul României și a fost obligată pârâta la 10.688,42 lei, cheltuieli de

judecată, către reclamantă.

Pentru a

pronunța această sentință tribunalul a constat că pârâta trebuia să facă dovada

prin probele administrate în dosar că a folosit efectiv marca în decursul unei

perioade de 5 ani neîntrerupt.

Înscrisurile

depuse la dosar reprezintă însă câteva facturi fiscale din anul 2005, câteva

foi de colaționare din 2005 și 2006, o situație a facturilor emise în 2005 din

care rezultă că pârâta a emis facturi în valoare de 363.44 lei și o situația a

facturilor din 2006, în care sunt menționate 2 facturi.

Documentele

depuse atestă vânzarea unei mici cantități de produse de către pârâtă într-o

perioadă scurtă de timp, sub marca în discuție, așa încât nu pot fi considerate

ca determinând aprecierea că marca a fost folosită în mod serios, efectiv,

real, neechivoc și public, așa cum prevede legea mărcilor și cum s-a stabilit

în practica judiciară europeană.

Din

documentele depuse de pârâtă nu rezultă astfel că aceasta ar fi folosit marca

în mod efectiv, așa cum aceasta a fost înregistrată, respectiv elementul verbal

C.C. împreună cu elementul figurativ (ursulețul cu sticla de răcoritoare),

nerezultând pentru ce fel de produse s-a folosit marca pârâtei și în ce

modalitate, așa încât nu există o folosire reală, efectivă și publică în cauză.

Pentru acest din urmă criteriu privind aprecierea folosirii efective a mărcii nu

s-a probat că marca a fost utilizată pe piața produselor pentru care s-a

înregistrat marca, documentele depuse fiind circulate între societăți

comerciale și pârâtă.

Cu

privire la apelul declarat în cauză de către pârâta SC C.C. SA, analizat în

conformitate cu prevederile art. 292 alin. (2) C. proc. civ, în condițiile în

care nu a fost motivat, instanța a reținut următoarele:

ceea ce privește respingerea excepției lipsei de interes, Tribunalul a reținut

în mod corect împrejurarea că intimata reclamantă justifică un interes legitim,

născut, actual personal și direct pentru formularea acțiunii în decăderea

apelantei pârâte din dreptul asupra mărcii „C.C. B.R.”, cu numărul de

înregistrare pentru clasele de produse și servicii 32, 35 și 39.

Aceasta deoarece

are în proprietate mai multe mărci înregistrate pentru produse și servicii din

aceeași clasă (C., C.C. și C.C., pentru clasa 32 și servicii din clasa 35 și

39) cu cele ale mărcii apelantei în discuție și are prezent în conținutul

mărcii același element verbal distinctiv, respectiv acela de „C.”; nu are

relevanță faptul că apelanta a primit inițial aviz de refuz provizoriu de la

OSIM pentru înregistrarea unor mărci, printre mărcile opuse numărându-se și

marca intimatei pârât C.C. B.R., alta decât marca ce face obiectul cauzei și

nici faptul că apelanta și-a înregistrat mărcile în discuție ca urmare a

modificării Legii nr. 84/1998 prin Legea nr. 66/2010, prin care s-au exclus din

cadrul examinării efectuate de OSIM motivele referitoare la conflictul cu mărci

anterioare.

fondul cauzei, Curtea a reținut că, potrivit dispozițiilor art. 46 alin. (1) lit.

a) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, ”orice

persoană interesată poate solicita Tribunalului București, oricând în cursul

duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite

de marcă dacă:….fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani,

socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul

unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile

pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată

pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani.”

În raport

de dispozițiile legale incidente, după cum s-a conturat în doctrină și

jurisprudență, condiția referitoare la folosirea efectivă a mărcii presupune

mai multe elemente: să fie o folosire efectivă, reală și serioasă, (adică să nu

presupună acte de comerț izolate sau sporadice, puțin importante); să fie

neechivocă, publică; să se refere la o perioadă de 5 ani neîntreruptă socotită

de la data înregistrării mărcii.

Decăderea

ca sancțiune specifică se întemeiază pe prezumția că o marcă nefolosită în

perioada determinată de lege a fost fie abandonată, fie a fost înregistrată ca

marcă de rezervă, de apărare ori în scop de blocaj.

Contrar

celor reținute de prima instanță, în cauză nu erau îndeplinite condițiile

impuse de dispozițiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 - detaliindu-se

norma legală.

Astfel,

în condițiile în care marca apelantei a fost înregistrată la data de 10

ianuarie 1994 și înregistrarea s-a reînnoit prin decizia OSIM din 12 februarie 2004,

s-a făcut dovada folosirii efective și serioase a mărcii în perioada anilor

2004-2006, respectiv pentru 3 ani din cei 5 ani vizați potrivit prevederilor

menționate, câtă vreme din facturile fiscale aflate la filele 86-110 din

dosarul de fond rezultă că vânzările de produse ale apelantei nu au avut

caracterul unor acte de comerț izolate sau sporadice, puțin importante, ci pot

fi considerate acte serioase de folosire.

În sensul

aprecierii ca „acte de serioase de folosire” a mărcii în discuție, Curtea a avut

în vedere toate circumstanțele proprii cauzei, respectiv natura, întinderea,

frecvența, regularitatea și durata folosirii, natura produsului, natura și

dimensiunea întreprinderii, criterii consacrate de doctrina de specialitate;

din facturile menționate mai sus, raportat la criteriile menționate, rezultă

împrejurarea că actele de exploatare a mărcii au avut în perioada anilor

2004-2006 un caracter intensiv, regulat, foarte frecvent (lunar în anul 2005),

referindu-se la sume de bani relativ ridicate raportat la valoarea și natura

produsului ocrotit de marcă, respectiv acela de băutură răcoritoare, de valoare

mică și care se consumă mai frecvent în perioadele calde ale anului.

În acest

sens, caracterul serios al folosirii nu echivalează cu folosirea neîntreruptă

pe toată perioada înregistrării mărcii, titularul având dreptul de a lua

decizii de oportunitate privitor la strategia de promovare a produselor sale,

însă este necesar să se rețină că folosirea a fost suficient de serioasă pentru

a nu pune la îndoială intenția folosirii mărcii în scopul pentru care a fost

reglementată ca și drept de proprietate intelectuală.

Mai mult,

folosirea mărcii de către apelantă a fost neechivocă, contrar celor reținute de

către tribunal, deoarece potrivit etichetelor produsului, actele de folosire a

mărcii reprezentate de vânzarea produselor s-au făcut cu titlul de marcă, iar

nu ca titlu comercial sau ca emblemă, în acest sens, pe eticheta produselor

vândute apărând chiar reproducerea elementului verbal și grafic al mărcii,

respectiv aceea de „SC C.C. SA” însoțită de imaginea ursulețului cu sticla de

răcoritoare, chiar dacă produsul vândut se numea „C.”, iar din inscripționarea

mențiunilor de „băutură răcoritoare” și „sirop” rezultă clar faptul că

etichetele erau destinate unor băuturi răcoritoare, probându-se astfel faptul

că marca a fost utilizată pe piața produselor comerciale pentru care a fost

înregistrată.

Folosirea

a fost, de asemenea, publică, de vreme ce produsele au fost puse pe piață în

lanțuri comerciale deschise marelui public iar nu în cercul restrâns al unei

familii sau în rețele de valorificare inaccesibile marelui public, în sensul în

care această noțiune cuprinde orice categorie de consumatori, fără restricții.

Argumentele

anterior expuse sunt de natură a infirma susținerile intimatei potrivit cărora

înregistrarea mărcii de către pârâtă s-a făcut în scop de blocaj. În plus,

varietatea de siropuri cuprinse în strategia de comercializare a pârâtei,

dovedită de etichetele aflate în copie la fila 110 dosar fond nu lasă niciun

dubiu asupra eforturilor depuse pentru comercializarea mărcii nu doar pentru un

singur produs, ci pentru o diversitate care respectă criteriile elaborate în jurisprudență

de a aduce mărcii înregistrate doar acele modificări ce nu afectează caracterul

distinctiv al mărcii.

Comparația

privind volumul vânzărilor efectuate de către pârâtă cu cel al vânzărilor

reclamantei nu este un element ce poate fi reținut ca fiind relevant în speță,

deoarece caracteristicile actelor de comercializare necesare pentru a zădărnici

acțiunea în decădere nu sunt determinate potrivit unor criterii cantitative ci,

așa cum s-a arătat, potrivit trăsăturilor care pot dovedi seriozitatea și

determinarea de a folosi marca în scopul în care aceasta a fost reglementată în

lege.

Împotriva

acestei decizii a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru următoarele

motive:

de apel nu cuprinde motivele pe care se sprijină (art. 304 pct. 7 C. proc.

civ.).

Prin decizia

instanței de apel s-a decis respingerea în tot a acțiunii, reținându-se

folosirea efectivă a mărcii "SC C.C. SA" atât pentru produsele din

clasa 32, cât și pentru serviciile din clasa 35 și 39.

În contradicție cu această

reținere, decizia nu conține niciun fel de analiză a îndeplinirii condițiilor

folosirii mărcii în discuție cu privire la clasele de servicii 35 și 39,

instanța de apel limitându-se a analiza folosirea exclusiv pentru clasa de

produse 32.

dată cu încălcarea și aplicarea greșită a legii (art. 304 pct. 9 C. proc. civ.).

Instanța de apel a

interpretat eronat dispozițiile art. 45 și 46 din Legea nr. 84/1998 ce se

referă la noțiunea de folosire efectivă a mărcii, omițând să analizeze criterii

esențiale pentru reținerea unei astfel de folosiri, dar și cu privire la

perioada 5 ani relevantă pentru analiza folosirii efective.

2.1 Cu privire la

perioada relevantă de 5 ani pentru care trebuie să se analizeze folosirea

efectivă, aprecierea instanței de apel reprezintă o greșită interpretare a

dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 și a

dispozițiilor art. 29 alin. (4) din aceeași lege.

Raționamentul

potrivit căruia în cazul unei mărci mai vechi de 10 ani termenul de decădere de

5 ani curge de la momentul reînnoirii nu poate fi primit, deoarece ar însemna

că de la data reînnoirii mărcii ar intra în vigoare o altă marcă decât cea

anterior protejată. De asemenea, dacă ar fi primit un asemenea raționament ar

însemna ca mărcile cu o vechime a protecției de 7 ani, de exemplu, să poată fi

decăzute, iar cele cu o vechime dublă, de 14 ani, să nu poată fi decăzute

pentru simplul motiv că între timp a operat reînnoirea.

Prin urmare, termenul

la care se raportează actele de folosire a mărcii efectuate de titular nu se

pot calcula decât de la momentul sesizării instanței de judecată, retroactiv,

până la momentul înregistrării inițiale. Perioada de cinci ani nu se poate

calcula nici de la momentul înregistrării inițiale - pentru că ar fi ilogic în

cazul speței de față, de pildă, să se analizeze folosirea mărcii în primii

cinci ani de la înregistrarea mărcii (anii 1994-1999) în cadrul unei acțiuni în

decădere formulate în anul 2010 - dar nici de la momentul reînnoirii mărcii,

care reprezintă din punct de vedere juridic menținerea în vigoare a aceluiași

drept conferit de înregistrarea inițială.

Faptul că momentul de

referință de la care se calculează perioada de 5 ani îl reprezintă data

sesizării instanței rezultă și din formularea art. 45 alin. (1) care prevede că

cererea de decădere se poate formula oricând în cursul duratei de protecție a

mărcii.

Astfel, instanța de

apel în mod eronat a reținut spre analiză perioada anilor 2004 -2009, perioada

relevantă reprezentând-o în fapt cei 5 ani calculați retroactiv de la momentul

înregistrării acțiunii (30 septembrie 2010), adică perioada 30 septembrie 2005

- 30 septembrie 2010.

2.2. Cu privire la

interpretarea noțiunilor de folosire „efectivă", "serioasă",

"reală și neechivocă" și "publică" a mărcii s-a făcut

referire detaliată la probele administrate și interpretări jurisprudențiale, cu

trimiteri la decizii OSIM, hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene,

ale Curții de Apel București și Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Analizând decizia în

raport de criticile formulate, ce se circumscriu motivelor de recurs prevăzute

de art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ., Înalta Curte constată că se impune

casarea acesteia și trimiterea cauzei pentru rejudecare la aceeași instanță, în

considerarea argumentelor ce succed:

cuprinde motivele pe care se sprijină, ceea ce atrage incidența motivului de

recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

În condițiile în care

prin decizie s-a dispus respingerea acțiunii, înseamnă că aceasta a fost avută

în vedere astfel cum a fost formulată.

După cum

a și reținut instanța de apel, prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat

decăderea pârâtei SC C.C. SA din drepturile conferite de marca națională ”SC

C.C. SA”, pentru clasele de produse și servicii 32, 35 și 39.

Din

considerentele deciziei rezultă că cererea nu a fost analizată în raport cu

toate serviciile protejate prin marca în discuție, din clasele 35 și 39, ceea

ce echivalează cu o necercetare a fondului și impune, cu aplicarea art. 304 pct.

7 și art. 312 alin. (5) C. proc. civ., casarea și trimiterea cauzei pentru

rejudecare la aceeași instanță de apel.

Analiza

cererii, sub acest aspect, de către instanța de recurs pune probleme sub

aspectul respectării gradelor de jurisdicție și a dreptului la un proces

echitabil, din perspectiva art. 6 parag. 1 din Convenția pentru protecția

drepturilor omului și libertăților fundamentale.

cadrul celui de-al doilea motiv de recurs se referă o greșită aplicare a

dispozițiilor legale incidente, atât sub aspectul calculului termenul de 5 ani

în care se verifică folosirea mărcii, cât și sub aspectul caracteristicilor

acestei folosiri.

2.a. Sub

aspectul calculului termenului de 5 ani impus de norma legală, instanța de apel

a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor legale incidente.

Potrivit

art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile

geografice,în vigoare la data sesizării instanței și a căror aplicare de

instanța de apel nu a fost contestată,

„

Orice persoană

interesată poate solicita Tribunalului București, oricând în cursul duratei de

protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă

dacă:

a)

fără motive

justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data

înscrierii în Registrul mărcilor (s.n.), marca nu a făcut obiectul unei

folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru

care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată

pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani;.”

Numai că în speță

calculul termenului, în sensul relevat, se face de la data înscrierii

reînnoirii mărcii, în condițiile art. 33 alin. (1) din lege, așa cum a și

procedat instanța de apel – și în niciun caz de la data sesizării instanței,

așa cum susține reclamanta-recurentă.

Potrivit art.

30 alin. (1) din lege, înregistrarea mărcii produce

efecte cu începere de la data depozitului reglementar al mărcii, pentru o

perioadă de 10 ani, iar la cererea titularului,

înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10

ani, potrivit alin. (2).

Același

articol prevede la art. 3 că cererea de reînnoire a

înregistrării mărcii poate fi făcută înainte de expirarea duratei de protecție

în curs, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de expirarea acestei durate, iar

la alin. (4) că reînnoirea înregistrării mărcii operează

începând cu ziua imediat următoare expirării duratei de protecție în curs.

În

condițiile în care se face referire la expirarea perioadei de protecție în

curs, care este cea inițială de 10 ani, înseamnă că nu aceasta este vizată de art.

46 din lege, care permite formularea acțiunii în decădere “oricând în cursul

duratei de protecție a mărcii”.

2.b.

Analiza cauzei s-a făcut (în limitele care rezultă din motivare), astfel cum se

și reține, în lipsa motivării apelului, în raport de dispozițiile art. 292 alin.

(2) C. proc. civ., care prevede că în cazul în care apelul nu se motivează,

instanța de apel se va pronunța, în fond, numai pe baza celor invocate la prima

instanță.

În aceste

condiții, instanța era obligată să soluționeze cauza ținând cont de apărările

invocate de ambele părți în fața primei instanțe.

În

susținerea poziției procesuale, inclusiv prin concluziile scrise, reclamanta a

făcut referire detaliată la cerințele “folosirii mărcii”, care se analizează în

cadrul acțiunii ce face obiectul dosarului de față, cu trimitere detaliată la

interpretările jurisprudențiale relevante ( și comunitară) – fără ca în

motivarea soluției să se regăsească considerente care să confirme o completă

analiză a cauzei, inclusiv în sensul prezentării argumentelor pentru care nu au

fost primite anumite apărări ale părților - ceea ce denotă caracterul incomplet

de cercetare a cauzei pe fond și permit aceleași concluzii ca cele menționate

mai sus sub pct. 1.

În consecință,

în considerarea celor reținute sub pct. 1 și 2.b., cu aplicarea și a art. 312 alin.

(1) și (5) C. proc. civ., se impune admiterea recursului, casarea deciziei și

trimiterea cauzei pentru rejudecare la aceeași instanță de apel – care va avea

în vedere toate apărările formulate în cauză, inclusiv cele detaliate prin

cererea de recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul

declarat de reclamanta SC D.R. SRL împotriva deciziei nr. 36/A din data de 1

martie 2012 a Curții de Apel București – Secția a IX-a civilă și pentru cauze

privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Casează decizia

atacată și trimite cauza, spre rejudecare, aceleiași curți de apel.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi 29 ianuarie 2013.