ÎCCJ, decizie (scj.ro #81951)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81951) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Decăderea din dreptul la marcă. Condiția

interesului unei astfel de acțiuni.

Cuprins pe materii

: Dreptul proprietății intelectuale. Durata de

protecție a mărcii. Decăderea din dreptul la marcă.

Index pe materii

: Dreptul proprietății intelectuale ;

- Durata de protecție

a mărcii ;

- Decăderea din

dreptul la marcă.

Legea nr. 84/1998 art. 3,

art.6, art. 45, art. 47,

Întrucât Legea nr. 84/1998 nu definește

noțiunea de „persoană interesată”, rămâne la aprecierea

instanței să stabilească, în funcție de circumstanțele

particulare ale fiecărei cauze, dacă persoana care intentează o

acțiune în decăderea titularului din dreptul la marcă are sau nu

interes promovarea acțiunii.

Astfel existența unui diferend între părți

legat de utilizarea în activitatea comercială a sintagmei „OBI” și

intenția reclamantei de a-și extinde activitatea, situație ce ar

putea crea coliziune cu drepturile pârâtei asupra mărcilor înregistrate,

justifică interesul în promovarea acțiunii, în sensul art.45 alin. 1

din Legea nr.84/1998.

ICCJ, Secția Civilă și de Proprietate

Intelectuală, decizia civilă nr. 2245 din 9 martie 2007

Prin cererea înregistrată la data de 3 februarie 2004, reclamanta SC

O.R.I.E. SRL a chemat în judecată pe pârâta  O.B–U. H. GMBH & CO.

K.S.

solicitând, în contradictoriu și cu Oficiul de Stat

pentru Invenții și Mărci – O.S.I.M. să dispună

decăderea pârâtei din drepturile conferite pe teritoriul României de

înregistrarea mărcilor:

- „OBI” înregistrată la 6.02.1995 sub nr.

635568/21 martie 1995 la Biroul Internațional al Proprietății

Intelectuale de pe lângă OMPI, marcă verbală înregistrată

pentru clasele de produse și servicii nr. 1, 2 ,5, 7, 8, 9, 11, 16, 17,

19, 20, 21, 24, 27 și 31 potrivit Clasificării de la Nisa și

care conține și un element figurativ înregistrat sub nr. 03.05.05,

25.07.20, 26.04.02, 26.04.08, 27.05.01 potrivit Clasificării instituite prin

Aranjamentul de la Viena, marcă protejată și în România;

- „OBI” înregistrată la 28.07.1995 sub

nr. 646003/20 septembrie 1995 la Biroul Internațional al

Proprietății Intelectuale de pe lângă OMPI, marcă

verbală înregistrată pentru clasele de produse și servicii nr. 1,

2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27 și 31, de asemenea

având  România țară desemnată pentru protecție;

- „OBI” înregistrată la 18.05.1998 sub

nr. 700415/20.08.1998 la Biroul Internațional al Proprietății

Intelectuale, marcă verbală înregistrată pentru clasele de

produse și servicii nr. 1, 2, 5, 6 , 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24,

27 și 31 și care conține și element figurativ înregistrat

sub nr. 03.05.05, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.08, și având și culori

revendicate negru, alb și portocaliu, marcă protejată și în

România;

S-a mai solicitat, de asemenea, să se

dispună obligarea O.S.I.M. la radierea mărcilor menționate din

Registrul Național al Mărcilor și obligarea primei pârâte la

suportarea cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză.

Reclamanta a învederat că cele trei

mărci, a căror titulară este societatea germană, nu au

făcut obiectul unei folosiri efective nici de către pârâtă

și nici de către o altă persoană pe teritoriul României o

perioadă neîntreruptă de peste 5 ani.

Reclamanta a susținut că

interesul său în promovarea cererii este unul legitim, deoarece este

titulară a două mărci înregistrate în România sub nr. 43164 din

13 iulie 2000 pentru clasa 35 - servicii import-export și, respectiv nr.

45428 din 24 ianuarie 2001 pentru clasa 39 - transport (distribuție),

ambalare și depozitare mărfuri, cele două mărci fiind „OBI

ROM IMPORT EXPORT”.

Mai

arată reclamanta că ambele mărci cu element figurativ, pentru

care s-au revendicat și culorile albastru și orange, beneficiază

de protecție pe teritoriul României pentru perioada de 10 ani începând de

la data înregistrării lor și că își folosește

mărcile înregistrate și intenționează să procedeze la

diversificarea atât a producției cât și a serviciilor sale, iar

pentru îndeplinirea acestor obiective, mărcile pârâtei reprezintă un

veritabil obstacol deoarece sunt mărci de rezervă, ceea ce contravine

reglementărilor legale în vigoare.

Împrejurarea că pârâta beneficiază de protecție pe teritoriul

României pentru mărcile pentru care solicită a se dispune

decăderea, fără să realizeze o exploatare efectivă a

acestora, deturnează marca de la funcția ei și constituie un

abuz de drept, deoarece constituie o ocupație nejustificată a unui

semn a cărui protecție este subordonată condiției

folosirii.

Pârâta a susținut că acțiunea reclamantei este prematur

formulată în ce privește marca OBI cu element figurativ

înregistrată internațional sub nr. 700415 și depusă spre

înregistrare la OMPI la 20 august 1998, aceasta deoarece data de la care termenul

de 5 ani de nefolosință a unei mărci pentru aplicarea

sancțiunii decăderii începe să curgă nu de la data

depunerii cererii de înregistrare, ci de la data la care oficiul național

receptor, în cazul de față Oficiul de Stat pentru Invenții

și Mărci, a înscris în Registrul Național al Mărcilor,

marca acceptată spre înregistrare și în România.

Pârâta a mai invocat și excepția

lipsei de interes a reclamantei în formularea cererii, motivat de împrejurarea

că aceasta nu a dovedit calitatea de „persoană interesată” în

sensul art. 45 din legea mărcilor și a Regulii 32 din Regulament.

Întrucât este vorba de mărci diferite înregistrate pentru clase diferite

de produse și servicii, simpla afirmație a reclamantei că

intenționează diversificarea producției și serviciilor

proprii oferite sub marca OBI ROM IMPORT EXPORT, nu este de natură a

conferi acesteia calitatea de persoană interesată în solicitarea

decăderii reclamantei din drepturile conferite de mărcile sale OBI,

iar o interpretare contrară ar însemna transformarea condiției

interesului impusă de  art. 45 din lege, într-o condiție

iluzorie, fără substanță, situație în care orice

persoană ar dobândi automat calitatea de persoană interesată

și ar îndeplini astfel condiția interesului procesual

prevăzută de text.

Prin sentința civilă nr.110 din 14

februarie 2005 Tribunalul București - Secția a V-a Civilă a

respins ca nefondată excepția prematurității acțiunii

invocată de pârâtă în legătură cu marca „OBI”

înregistrată în anul 1998, a admis excepția lipsei de interes a

reclamantei în formularea cererii și a respins acțiunea în temeiul

acestei excepții.

Pentru a pronunța această

sentință, tribunalul a reținut că data de la care se

calculează termenul de 5 ani de nefolosință a mărcii nu

este data la care O.S.I.M.  a înscris marca în Registrul Național al

Mărcilor, ci data de la care marca beneficiază de protecție pe

teritoriul României. Din adresele comunicate de O.S.I.M. și extrasele

privind mărcile pârâtei a rezultat că marca „OBI” cu nr. 700415 a

dobândit protecție în România ca urmare a înregistrării

internaționale a acesteia, în conformitate cu Aranjamentul de la Madrid.

În conformitate cu art. 4 al Aranjamentului de

la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor,

ratificat de România prin Decretul nr.1176/1968, cu începere de la

înregistrarea făcută la Biroul Internațional

al Proprietății Intelectuale potrivit art. 3

și art. 3 ter, protecția mărcii în fiecare dintre

țările contractante interesate va fi aceeași ca în cazul în care

marca ar fi depusă direct în țara respectivă.

Ca atare, s-a apreciat că data la care

cererea de înregistrare a mărcii a fost depusă la Biroul

Internațional al Proprietății Intelectuale este data de la care

marca respectivă beneficiază de protecție pe teritoriul

României, astfel că excepția invocată de pârâtă s-a

înlăturat ca nefondată.

Referitor la excepția lipsei de interes a

reclamantei în promovarea cererii, tribunalul a reținut, potrivit art. 45

lit. a din Legea nr. 84/1998 că cererea de decădere a titularului din

drepturile conferite de marcă poate fi formulată de orice

persoană interesată, situație în care reclamanta trebuie să

justifice un interes pentru promovarea prezentei cereri, în lipsa acestuia

nejustificându-se scopul judecății, respectiv profitul moral sau

material pe care partea îl urmărește în judecată.

Interesul, fiind o condiție de

exercițiu a acțiunii civile, trebuie să fie legitim,

născut, actual, direct și personal, prima instanță

apreciind că cerința interesului trebuie examinată în cauza de față

în raport de particularitățile domeniului protecției

mărcilor.

Tribunalul a considerat, în raport de

justificarea prezentată de reclamantă în motivarea cererii de chemare

în judecată, că aceasta nu are calitatea de persoană

interesată pentru a solicita decăderea pârâtei din drepturile

conferite de mărcile sale „OBI”.

Nu au putut fi reținute susținerile

reclamantei în sensul intenției de diversificare a producției și

serviciilor sale, deoarece față de probele cauzei, aceasta a fost

apreciată drept o simplă declarație de intenție în

condițiile în care nu s-a dovedit fie începerea unor atari

activități de dezvoltare a producției și serviciilor sale,

fie măcar adoptarea unei decizii în acest sens, constând în planuri de

strategie sau proiecte de investiții ale organelor sale de conducere.

În al doilea rând, prima instanță a

reținut de asemenea că reclamanta nu a indicat nici acele produse pe

care intenționează să le fabrice, comercializeze, etc., sau

serviciile pe care dorește să le presteze, precizare ce era

necesară în vederea stabilirii identității sau

similarității cu cele pentru care pârâta și-a înregistrat

mărcile OBI. S-a constatat sub acest aspect, că mărcile

deținute de reclamantă asigură acesteia o protecție doar

pentru o categorie redusă de servicii în cadrul claselor 35 și 39, pe

când mărcile înregistrate de pârâtă îi conferă

societății germane o protecție pentru o multitudine de produse

sau servicii din clasele 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27

și 31.

Declarația de intenție a reclamantei

în sensul anterior redat, nu a putut fi validată de prima

instanță pentru aceea că s-ar ajunge la situația

recunoașterii unor efecte juridice valabile unei manifestări de

voință unilaterale în dauna unor terți.

S-a apreciat, de asemenea, că în

categoria persoanelor interesate intră și concurenții, dar în

cauza dedusă judecății nici o probă administrată nu

poate conduce la concluzia că cele două părți ar fi

concurenți comerciali, în condițiile în care mărcile

înregistrate de fiecare dintre ele se referă la produse și servicii

diferite și pe care fiecare le exploatează în propria activitate

comercială.

Prima instanță a reținut

că pentru a putea introduce o acțiune în decăderea drepturilor

conferite de marcă nu este absolut necesar a se face dovada privind

demararea de către reclamantă a procedurii de înregistrare la

O.S.I.M. a unei mărci identice sau similare și care ar putea fi

eventual refuzată tocmai pentru existența mărcii a cărei

decădere se solicită. Dar, în lipsa începerii unei astfel de

proceduri, s-a considerat că trebuie produse dovezi certe privind

interesul legitim urmărit de reclamantă în promovarea acțiunii

în decădere, respectiv dovezi privind seriozitatea intenției și

de diversificare a produselor și serviciilor.

S-a concluzionat că în lipsa unor astfel

de probe, reclamanta nu poate urmări un alt scop decât acela de a-și

apropria o marcă fie în scopul blocării acesteia, fie în scop

speculativ. Relativ la scopul blocării mărcii, acesta nu poate fi

considerat drept unul legitim, însă în ce privește urmărirea

unui scop speculativ, aceasta nu poate fi apreciată întotdeauna

contrară legii sau bunelor moravuri.

În această situație, prima

instanță a considerat că reclamanta ar fi justificat un interes

legitim în acțiunea în decădere dacă ar fi făcut dovada

că în obiectul său de activitate ar intra și comerțul de

mărci.

Tribunalul a concluzionat că, deși

reclamanta nu a indicat ce marcă ar dori să înregistreze în viitor

pentru produsele sau serviciile pe care le va dezvolta, singura concluzie

rezonabilă ar fi aceea că va dori să-și înregistreze

aceeași marcă pe care o folosește deja, și anume „OBI ROM

IMPORT EXPORT”.

Prin decizia civilă nr. 51 A din 20 aprilie 2006 Curtea de Apel

București – Secția a IX-a Civilă și pentru cauze privind

proprietatea intelectuală a respins ca nefondat apelul declarat de

reclamantă.

Pentru a pronunța această decizie, curtea de

apel a avut în vedere următoarele:

În aprecierea interesului reclamantei în promovarea

cererii de decădere a pârâtei din cele trei mărci „OBI” înregistrate

internațional și cu țară desemnată și România,

tribunalul a indicat în mod riguros probele prin care reclamanta putea să

justifice solicitarea de decădere a pârâtei din drepturile conferite de

mărcile „OBI” pentru care opune protecție și în România.

În

aceste condiții în măsura în care obiectul de activitate îi

permitea  - obiect de activitate foarte vast, de altfel - și având în

vedere că în extrasul din Registrul Comerțului din 18 martie 2003

reclamanta apare înregistrată cu domeniul principal de activitate

„comerțul cu ridicata al bunurilor de

consum, altele decât cele alimentare”, aceasta trebuia a

face dovada cel puțin a unei intenții serioase, ferme, credibile

și convingătoare de extindere a activității sale concrete

într-o zonă care să se suprapună cu produsele și serviciile

pentru care intimata beneficiază de protecție și în

România.

În

aceste condiții în măsura în care obiectul de activitate îi

permitea  - obiect de activitate foarte vast, de altfel - și având în

vedere că în extrasul din Registrul Comerțului din 18 martie 2003

reclamanta apare înregistrată cu domeniul principal de activitate

„comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele

alimentare”, aceasta trebuia a face dovada cel puțin a unei intenții

serioase, ferme, credibile și convingătoare de extindere a

activității sale concrete într-o zonă care să se

suprapună cu produsele și serviciile pentru care intimata

beneficiază de protecție și în

România.

Conceptul de marcă de rezervă însăși apelanta îl

folosește în formularea criticilor în corelație cu noțiunea de

obstacol, ceea ce presupune că apelanta reclamantă datorită

existenței protecției mărcilor intimatei este stânjenită,

împiedicată în activitatea sa.

Este motivul pentru care legiuitorul a pus la îndemâna celor interesați un

remediu de eliminare a drepturilor arogate de un titular prin înregistrarea

unei astfel de mărci și pentru care, protecția

obținută nu are conținut, situație  în

care  funcțiile  mărcii  sunt

anulate ;   acest  remediu  este, într-adevăr,

cum corect susține și apelanta, acțiunea în decădere.

Curtea

a constatat însă că reclamanta a invocat eronat dispozițiile

art. 47 din Legea nr. 84/1998 în ce privește sarcina probei interesului în

promovarea unei astfel de cereri, deoarece norma citată are un obiect

precis determinat ca sarcină a probei ce incumbă pârâtului într-o

acțiune în decădere și anume: folosirea mărcii.

Fiind o derogare de la regulile procesuale privind sarcina probei (art. 1169

Cod civil) cu rațiuni evidente ținând de imposibilitatea dovedirii de

către reclamant a unui fapt negativ (nefolosirea efectivă a

mărcii o perioadă

de 5 ani) și aplicarea regulii dovedirii faptului

pozitiv vecin și conex, restul dispozițiilor procedurale sunt cele

ale dreptului comun care dispun că reclamantul, pe lângă celelalte

elemente ale acțiunii civile, este cel care trebuie să justifice

interesul în declanșarea procedurii judiciare.

Pe

de altă parte, dispozițiile art. 47 din Legea nr. 84/1998 stabilind

în sarcina titularului mărcii dovada folosirii ei vizează în mod

evident fondul cauzei, în timp ce excepțiile procesuale (fie de

procedură, fie de fond) se cercetează cu prioritate conform art. 137

alin. 1 Cod procedură civilă.

A doua

critică vizează nesupunerea dezbaterii părților de

către instanță a necesității administrării de

probe noi.

Excepția lipsei de interes a fost invocată de pârâtă în

fața instanței de fond prin cerere scrisă depusă la dosar în

ședința publică din 16 decembrie 2004, dată după care

în cauză au mai fost acordate alte două amânări până la

dezbaterea fondului pricinii, astfel că reclamanta în

cunoștință de cauză, a avut posibilitatea pregătirii

apărării și asupra acestei excepții.

Rolul activ al instanței nu poate să anihileze principiul

disponibilității părților, iar acesta nu presupune și

indicarea obiectului probei în ce privește o excepție opusă de

partea adversă.

În

plus, așa cum deja s-a arătat, în apel reclamanta avea posibilitatea

completării probatoriului, probe care de altfel au fost admise cu acest

obiectiv: justificarea interesului în formularea acțiunii.

Curtea de Apel a constatat că înscrisurile noi depuse la dosar în apel nu

sunt de natură a justifica interesul reclamantei în cererea de

decădere a titularei mărcilor OBI, în măsura în care nu

vizează aspectele reținute de tribunal ca prezentând

importanță din această perspectivă.

Astfel, înscrisurile produse în apel de reclamantă fac dovada obiectului

de activitate al apelantei și a unei intense corespondențe comerciale

pe care a purtat-o cu reprezentanții intimatei pe durata a doi ani și

având ca element declanșator notificarea adresată intimatei prin

mandatarul său în țară cu privire la

presupuse acte de contrafacere, imputate apelantei și decurgând din

folosirea neautorizată a mărcii OBI, contrafacere reclamată

și pentru numele comercial al apelantei.

Din această corespondență rezultă că părțile

nu au ajuns la o soluționare amiabilă, iar apelanta însăși

și-a exprimat disponibilitatea schimbării numelui său comercial

în schimbul unei compensații și, în plus, între părți a

fost antamată problema identității sau similarității

de produse și servicii ale celor două părți pentru a se

determina dacă se conturează un veritabil conflict între ele.

În

promovarea unei cereri de decădere a titularului din drepturile conferite

de marca sa înregistrată, reclamantul trebuie să urmărească

un scop, un folos practic prin formularea acelei cereri și câtă vreme

aceasta nu și l-a dezvăluit fără echivoc în fața

primei instanțe în motivarea cererii de chemare în judecată și

nici ulterior prin probele administrate, tribunalul în mod just a recurs la

prezumția corectă că reclamanta intenționează

să-și înregistreze marca „OBI” sau să-și extindă

propria protecție și pentru alte clase decât cele pentru care

deține certificatele de înregistrare.

Or, în lipsa unei probe pertinente sub acest aspect, dispozițiile art.

1203 Cod civil permit instanței să recurgă la prezumția

judiciară.

Interesul reclamantei nu poate fi unul general, indeterminat „legat de domeniul

protecției mărcilor” astfel cum susține prin motivele de apel,

iar potențiala coliziune specifică acestui domeniu cu pârâta

datorată numelui său comercial care include cuvântul „OBI”, nu sunt

împrejurări de natură a susține nici caracterul personal al

interesului și nici pe acela legitim.

Referitor la încercarea pârâtei de a-și rezerva la Oficiul Registrului

Comerțului un nume comercial în limitele teritoriale ale efectelor

mărcilor deținute nu este o împrejurare în sprijinul

legitimității interesului reclamantei în introducerea acțiunii

în decădere, deoarece, înainte de a se opune eventuala înregistrare a

numelui comercial al pârâtei în România, aceasta

este în măsură să se prevaleze de

drepturile sale exclusive decurgând din înregistrarea internațională

a mărcilor „OBI”, chestiunile fiind distincte și fără conexitate

cu condiția interesului reclamantei în acțiunea în decădere.

În caz

contrar, ar însemna să se valideze ideea că dacă pârâta ar fi

decăzută din drepturile cu privire la marcă, acesta ar fi

motivul determinant în refuzul înregistrării numelui său comercial în

România în condițiile Legii 26/1990, iar nu motivele de refuz distinct

prevăzute de acest act normativ.

Natura interesului titularului cererii de chemare în judecată într-o

acțiune în decădere nu este diferită de aceea a oricărei

acțiuni civile, numai că în verificarea lui, circumstanțierile

acestuia ținând de cauza dreptului sau cererii de chemare în judecată

(

causa debendi

), sunt elemente de fapt care, și în domeniul

dreptului de proprietate intelectuală îmbracă în mod necesar forma

unor elemente concrete în care se obiectivează.

Folosirea efectivă a mărcilor pe teritoriul României este,

într-adevăr, o condiție legală în această materie (de vreme

ce legiuitorul a stabilit o sancțiune pentru ipoteza

contrară-decăderea), iar rațiunile acestei reglementări

sunt cele corect enunțate de reclamantă (abandonarea mărcii de

către titular sau o marcă de rezervă), însă când prin lege

s-a statuat că orice persoană interesată poate cere

decăderea titularului pasiv al unei mărci din drepturile

obținute prin înregistrare, nu s-a avut în vedere un interes public al

clarificării situației juridice a mărcilor pentru că atunci

ar fi fost suficient să se statueze că orice persoană poate cere

decăderea.

Rațiunea

legii transpare cu ușurință în aceea de a se pune la îndemâna

terților pentru care marca respectivă prezintă un interes

oarecare și pe care intenționează să și-o apropie

într-o formă identică sau similară, un instrument eficient,

legal și viabil de a face respectiva marcă disponibilă pentru ca

la solicitarea propriei înregistrări (pentru produse identice sau

similare) să nu i se opună această anterioritate conform

art. 6 lit. a-c din Legea nr.84/1998.

Interesul în promovarea unei astfel de cereri în mod necesar trebuie să

aibă toate însușirile interesului pentru formularea oricărei

acțiuni civile: să fie legitim, personal, născut și actual.

Interesul nu

poate fi considerat ca legitim numai prin aceea că apelanta

urmărește clarificarea statutului juridic al mărcilor intimatei

pentru că ar însemna că se ajunge la calificarea acțiunii în

decădere drept o acțiune publică sau drept un instrument pentru

epurarea Registrului Național al Mărcilor de mărcile inactive,

la îndemâna oricărei persoane.

Or, așa cum susține și apelanta, existența unei mărci

înregistrate constituie un impediment (în sensul anteriorității)

pentru cererile de înregistrare formulate ulterior dar numai pentru un semn

identic sau similar dar și pentru produse identice sau similare și nu

pentru orice persoană care solicită protecția unei semn oarecare

ca marcă, fără legătură cu cea pentru care se

solicită sancțiunea decăderii, ceea ce conturează

caracterul personal și direct al interesului unei astfel de cereri.

De

asemenea, interesul apelantei reclamante nu este nici născut și

actual și nici nu rezultă concluzia contrară în sensul

îndeplinirii acestei condiții la momentul verificării condiției

obiective a nefolosirii efective a mărcilor intimatei o perioadă

neîntreruptă de 5 ani cum se susține prin motivele de apel.

Însușirea interesului de a fi născut și actual presupune că

folosul practic urmărit de reclamantă prin inițierea

acțiunii în decădere trebuie să fie imediat și nu virtual

și în nici un caz el nu poate consta în simpla recompensă morală

a unei eventuale radieri a unei mărci de rezervă din Registrul

Național al Mărcilor.

În

plus, interesul său este cu atât mai îndepărtat în prezent cu cât

intimata a procedat și la înregistrarea națională a mărcii

OBI potrivit certificatului depus în apel la fila 39 dosar, beneficiind de

protecție în temeiul acestui titlu din 3.09.2003, moment ce se

situează anterior

promovării acțiunii – 3.02.2004, astfel încât

nu poate fi apreciată această înregistrare ca realizată

pro

causa

.

Se

constată că greșit pretinde reclamanta că tribunalul a

denaturat specificul acțiunii în decădere prin analiza unor

condiții proprii acțiunii în contrafacere, stabilind eronat că

reclamanta nu a indicat acele produse pe care intenționează să

le fabrice sau serviciile cu care dorește să-și diversifice

activitatea.

Este necesară din perspectiva verificării condițiilor

interesului o atare precizare, dat fiind principiul specialității

mărcilor în sensul că protecția unei mărci înregistrate

și drepturile exclusive pe care le naște nu depășesc sfera

produselor identice și similare și poate fi opusă numai semnelor

identice și similare (excluzând mărcile de renume ca mărci înregistrate

și evident mărcile notorii care se bucură de protecție

independent de condiția înregistrării, și cu atât mai mult pe

cele celebre).

Așa fiind, enunțarea acestei

cerințe în sentința apelată nu este inutilă, fiind o

condiție indispensabil de analizat, iar identitatea sau similaritatea

semnelor ca și acelea ale produselor și serviciilor nu este proprie

numai acțiunii în contrafacere ci și celei în decădere.

Tribunalul nu a subordonat calității de reclamant într-o cerere în

decădere exclusiv celei de concurent al pârâtei în argumentarea lipsei de

interes în formularea cererii ci, în categoria persoanelor interesate într-o

atare solicitare, a admis că intră și concurenții,

după cum pot justifica un interes legitim și solicitanții

înregistrării unui semn identic sau similar pentru produse identice sau

similare și care au întreprins măsuri de investiții, de

dezvoltare, de publicitate, etc. pentru promovarea produsului sau serviciilor

pe care doresc să le marcheze cu semnul respectiv sau chiar au folosit

deja acel semn respectiv ca marcă la data cererii de înregistrare.

Cum

însăși reclamanta susține că serviciile sale pentru care

deține cele două mărci înregistrate sunt diferite de produsele

și serviciile intimatei

pentru care beneficiază de protecția

mărcilor OBI, curtea de apel a concluzionat că interesul său de

a obține decăderea acesteia din drepturile conferite de înregistrarea

internațională pentru care România este țară desemnată

conform Aranjamentului de la Madrid (înregistrarea națională

nefăcând obiectul cererii), nu se verifică în cauză.

Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta.

Se arată că instanța de apel a

încălcat și a aplicat greșit dispozițiile art. 45, art. 47

și art. 3 din Legea nr.84/1998.

În opinia recurentei, pot avea interes să

introducă o acțiune în decădere din drepturile conferite de

marcă nu numai concurenții titularului mărcii, ci și alte

persoane care doresc să aibă o marcă mai puternică, mai

pronunțată distinctiv sau care doresc să-și diversifice

producția sau serviciile. Aceasta nu înseamnă însă că

reclamanta a înțeles să invoce doar un interes general în promovarea

acțiunii, așa cum greșit s-a reținut de către

instanța de apel.

Astfel,

reclamanta a susținut că se impune clarificarea statutului juridic al

mărcii pârâtei, în legătură cu care se cere verificarea în

justiție a duratei și efectivității folosirii acesteia,

doar pentru a justifica legitimitatea interesului urmărit de

reclamantă.

Instanța de apel nu a dat semnificația

cuvenită potențialei coliziuni dintre mărcile și numele

comercial ale reclamantei, care includ cuvântul OBI și cele ale pârâtei

care conțin același cuvânt, în măsură să justifice

calitatea de persoană interesată din perspectiva art.45 alin. 1 lit.

a al Legii nr.84/1998.

Chestiunea aprecierii interesului este legată de

existența unor indici minimali care să-l releve și nu a unor

indici precis determinați, atâta vreme cât aceștia nu sunt

determinați de lege.

Recurenta susține că, în afară de

existența acestor indici minimali, a probat chiar coliziunea efectivă

dintre drepturile sale și cele ale pârâtei, prin

aceea că pârâta a încercat să rezerve la

Oficiul Registrului Comerțului numele său comercial OBI pe teritoriul

României, ceea ce i-a perturbat reclamantei folosirea drepturilor asupra

propriilor mărci OBI.

Reclamanta mai arată că în mod greșit a reținut

instanța de apel că interesul său nu este născut și

actual, în contradicție cu dispozițiile art.45 lit. a și art. 47

din Legea nr.84/1998.

Astfel, potrivit art. 47 din Legea nr. 84/1998, dovada

folosirii mărcii incumbă titularului acesteia, iar potrivit art. 45

alin. 1 lit. a din lege, titularul este cel care trebuie să facă

dovada existenței unor „motive justificate” pentru care marca nu a

făcut obiectul unei folosiri efective în conformitate cu cerințele

legii. De asemenea, art. 3 alin. 1 lit. a din lege prevede că marca este

protejată legal numai în măsura în care aceasta îndeplinește

funcția de aservi la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane

fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane.

Ca

și prima instanță, și curtea de apel a stabilit în mod

greșit că, pentru a se putea considera că interesul

promovării acțiunii este direct și personal, trebuie ca

acțiunea să fie formulată de către o persoană care a

încercat să înregistreze un semn identic sau similar, dar și pentru

produse identice sau similare.

O asemenea interpretare adaugă la lege, deoarece

art.45 al Legii nr.84/1998 nu impune nicio condiție referitoare la

existența similarității sau a identității semnelor

aparținând unor titulari diferiți și nici a

similarității ori identității produselor sau serviciilor

pentru care au fost înregistrate.

Recursul a fost considerat fondat.

Conform art. 45 alin. 1 lit. a din Legea nr.84/1998 – în

temeiul căruia a fost intentată acțiunea reclamantei – orice

persoană interesată poate solicita, oricând în cursul duratei de

protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile

conferite de marcă dacă, fără motive justificate, marca nu

a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României într-o

perioadă

neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau

serviciile pentru care a fost înregistrată.

Legea nu definește ce se înțelege prin

„persoană interesată”, ceea ce înseamnă că rămâne la

aprecierea instanței să stabilească, în funcție de

circumstanțele particulare ale fiecărei cauze, dacă persoana

care intentează o acțiune în decăderea titularului din dreptul

la marcă are sau nu interes promovarea acțiunii.

De asemenea, nu există nicio rațiune pentru

care, în cazul unei atare acțiuni, instanța să nu verifice

această condiție de exercițiu, specifică oricărei

acțiunii civile, prin prisma criteriilor conform cărora interesul

trebuie să fie direct, personal, legitim, născut și actual.

În speță, s-a reținut, ca situație de

fapt că:

Atât reclamanta, cât și pârâta sunt

societăți comerciale, care au în componența numelui comercial

sintagma „OBI” și care au înregistrate mărci ce conțin

aceeași sintagmă.

Mărcile reclamantei sunt înregistrate pentru clasele

35 și 39, în timp ce mărcile pârâtei sunt înregistrate pentru clasele

1,2,5,6,8,9,11,16,17,19,20,27 și 31 ale Clasificării de la Nisa.

S-a mai reținut că înscrisurile produse în apel

de reclamantă fac dovada obiectului său de activitate, dar și a

unei intense corespondențe comerciale pe care a purtat-o cu

reprezentanții pârâtei pe durata a doi ani și având ca element

declanșator notificarea adresată de pârâtă prin mandatarul

său în țară cu privire la presupuse acte de contrafacere,

imputate reclamantei ca decurgând din folosirea neautorizată a mărcii

„OBI”, contrafacere reclamată și pentru numele comercial al

reclamantei.

Din

această corespondență s-a reținut de către

instanța de apel că părțile nu au ajuns la o

soluționare amiabilă a diferendului și că reclamanta însăși

și-a exprimat disponibilitatea schimbării numelui său comercial

în schimbul unei compensații; în plus, între părți a fost

antamată problema

identității sau similarității de

produse și servicii ale celor două părți pentru a se

determina dacă se conturează un veritabil conflict între ele.

Înalta

Curte constată că utilizarea de către ambele părți

litigante a sintagmei „OBI” în activitatea lor comercială a creat deja cel

puțin perspectivele unui conflict, pentru evitarea ori înlăturarea

căruia o soluție întrevăzută de reclamantă și

prevăzută de lege este aceea de a solicita decăderea pârâtei din

drepturile conferite de mărcile sale, pe considerentul că aceasta nu

le-a folosit efectiv timp de 5 ani, în temeiul art.45 alin. 1 lit. a.

Pe de altă parte, în justificarea interesului

promovării acțiunii reclamanta a învederat și intenția sa

de a-și extinde activitatea comercială cu privire și la alte

produse sau servicii decât cele pentru care are deja înregistrate mărcile

„OBI ROM IMPORT EXPORT”.

Instanța a prezumat, iar reclamanta nu a contrazis

acest lucru, că o atare extindere s-ar urmări a fi făcută

sub aceleași semn; ori, înregistrarea mărcilor pârâtei pentru un mare

număr de clase de produse sau servicii reprezintă un impediment.

Sub acest aspect însă, tribunalul a reținut,

iar curtea de apel a împărtășit acest punct de vedere, că

afirmarea unei simple intenții nu este suficientă, câtă vreme

reclamanta nu produce dovezi concrete din care să reiasă că a

inițiat demersuri pentru extinderea activității, iar produsele

sau serviciile vizate de extindere sunt identice sau similare cu cele pentru

care sunt înregistrate mărcile pârâtei.

Astfel, s-a arătat în decizia recurată că

pot justifica un interes legitim și solicitanții înregistrării

unui semn identic sau similar pentru produse identice sau similare și care

au întreprins măsuri de investiții, de dezvoltare, de publicitate,

etc. pentru promovarea produselor sau serviciilor pe care doresc să le

marcheze cu semnul respectiv sau chiar au folosit deja acel semn respectiv ca

marcă la data cererii de înregistrare.

Desigur că persoanele aflate într-o atare

situație justifică interesul de a obține decăderea

concurentului din dreptul asupra mărcilor înregistrate, dar nefolosite,

care nu fac decât că blocheze propria extindere, numai că dovedirea

unei atare situații de fapt nu poate fi transformată într-o

condiție

sine qua non

a intentării acțiunii în

decădere, deoarece ar fi lipsită de suport legal.

Astfel, a pretinde reclamantei ca, înainte chiar de a

intenta acțiunea în decădere, să inițieze mai întâi o

extindere a activității comerciale pentru produse sau servicii

identice sau similare cu cele protejate de mărcile pârâtei – „OBI” verbale

sau combinate - pe care să le marcheze cu un semn similar – OBI ROM

IMPORT EXPORT combinat - înseamnă a-i pretinde să se hazardeze

într-un demers posibil ilicit, prin încălcarea drepturilor pe care,

până la un eventual succes al acțiunii în decădere, pârâta le

deține exclusiv asupra mărcilor sale.

Acestea sunt considerentele pentru care, în raport

de situația de fapt reținută - aceea a existenței unui

diferend între părți legat de utilizarea în activitatea

comercială a sintagmei „OBI” și a intenției afirmate de

reclamantă privitoare la extinderea activității ce ar putea crea

coliziune cu drepturile pârâtei asupra mărcilor înregistrate - Curtea de

Apel trebuia să constate că reclamanta justifică interesul în

promovarea acțiunii, în sensul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 84/1998

și să respingă excepția ridicată de pârâtă.

În ceea ce privește pretinsa aplicare

greșită a dispozițiilor art. 47 și 3 din Legea nr. 84/1998,

criticile sunt nefondate.

În mod corect a stabilit Curtea de Apel că

dispozițiile referitoare la sarcina probei cuprinse în art. 47 din Legea

nr. 84/1998 se referă la strict la dovedirea folosirii mărcii, în

considerarea faptului că nu se poate pretinde reclamantei să

facă dovada unui fapt negativ, respectiv cel al nefolosirii mărcii.

Referitor la interesul promovării acțiunii,

sarcina probei nu poate plasată pârâtei, în acest caz aplicându-se regula

prevăzută de art.1169 C. civ.

De asemenea, nu poate fi împărtășită

opinia reclamantei, conform căreia interesul promovării acțiunii

rezultă chiar din faptul că legea sancționează nefolosirea

mărcii de către titular, din moment ce protecția mărcii

este condiționată de art. 3 al legii de îndeplinirea funcției de

a distinge produsele sau serviciile unei persoane de ale alteia.

Folosirea sau nefolosirea mărcii pe durata

prevăzută de art. 45 alin. 1 lit. a reprezintă o chestiune care

ține de fondul cauzei, iar analiza acestui aspect este ulterioară

celei privitoare la condiția ca persoana care reclamă nefolosirea

mărcii să aibă, potrivit aceluiași text de lege, calitatea

de „persoană interesată”.

Cum însă Înalta Curte a constatat că reclamanta

justifică interesul în promovarea acțiunii, în baza art.304 pct. 9

și 312 alin. 5 și 297 alin. 1 C.pr. civ. a admis recursul, a casat

decizia, a admis apelul, a desființat sentința și a trimis cauza

spre rejudecare la aceeași instanță.