ÎCCJ, decizie (scj.ro #81951)

Decăderea din dreptul la marcă. Condiția interesului unei astfel de acțiuni. Cuprins pe materii : Dreptul proprietății intelectuale. Durata de protecție a mărcii. Decăderea din dreptul la marcă. Index pe materii : Dreptul proprietății intelectuale ; - Durata de protecție a mărcii ; - Decăderea din dreptul la marcă. Legea nr. 84/1998 art. 3, art.6, art. 45, art. 47, Întrucât Legea nr. 84/1998 nu definește noțiunea de „persoană interesată”, rămâne la aprecierea instanței să stabilească, în funcție de circumstanțele particulare ale fiecărei cauze, dacă persoana care intentează o acțiune în decăderea titularului din dreptul la marcă are sau nu interes promovarea acțiunii.

Astfel existența unui diferend între părți legat de utilizarea în activitatea comercială a sintagmei „OBI” și intenția reclamantei de a-și extinde activitatea, situație ce ar putea crea coliziune cu drepturile pârâtei asupra mărcilor înregistrate, justifică interesul în promovarea acțiunii, în sensul art.45 alin. 1 din Legea nr.84/1998. ICCJ, Secția Civilă și de Proprietate Intelectuală, decizia civilă nr. 2245 din 9 martie 2007 Prin cererea înregistrată la data de 3 februarie 2004, reclamanta SC O.R.I.E. SRL a chemat în judecată pe pârâta O.B–U. H. GMBH & CO. K.S. solicitând, în contradictoriu și cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – O.S.I.M.

să dispună decăderea pârâtei din drepturile conferite pe teritoriul României de înregistrarea mărcilor: - „OBI” înregistrată la 6.02.1995 sub nr. 635568/21 martie 1995 la Biroul Internațional al Proprietății Intelectuale de pe lângă OMPI, marcă verbală înregistrată pentru clasele de produse și servicii nr. 1, 2 ,5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27 și 31 potrivit Clasificării de la Nisa și care conține și un element figurativ înregistrat sub nr. 03.05.05, 25.07.20, 26.04.02, 26.04.08, 27.05.01 potrivit Clasificării instituite prin Aranjamentul de la Viena, marcă protejată și în România; - „OBI” înregistrată la 28.07.1995 sub nr. 646003/20 septembrie 1995 la Biroul Internațional al Proprietății Intelectuale de pe lângă OMPI, marcă verbală înregistrată pentru clasele de produse și servicii nr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27 și 31, de asemenea având România țară desemnată pentru protecție; - „OBI” înregistrată la 18.05.1998 sub nr. 700415/20.08.1998 la Biroul Internațional al Proprietății Intelectuale, marcă verbală înregistrată pentru clasele de produse și servicii nr. 1, 2, 5, 6 , 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27 și 31 și care conține și element figurativ înregistrat sub nr. 03.05.05, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.08, și având și culori revendicate negru, alb și portocaliu, marcă protejată și în România; S-a mai solicitat, de asemenea,

să se dispună obligarea O.S.I.M. la radierea mărcilor menționate din Registrul Național al Mărcilor și obligarea primei pârâte la suportarea cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză. Reclamanta a învederat că cele trei mărci, a căror titulară este societatea germană, nu au făcut obiectul unei folosiri efective nici de către pârâtă și nici de către o altă persoană pe teritoriul României o perioadă neîntreruptă de peste 5 ani. Reclamanta a susținut că interesul său în promovarea cererii este unul legitim, deoarece este titulară a două mărci înregistrate în România sub nr. 43164 din 13 iulie 2000 pentru clasa 35 - servicii import-export și, respectiv nr. 45428 din 24 ianuarie 2001 pentru clasa 39 - transport (distribuție), ambalare și depozitare mărfuri, cele două mărci fiind „OBI

ROM IMPORT EXPORT”.

Mai arată reclamanta că ambele mărci cu element figurativ, pentru care s-au revendicat și culorile albastru și orange, beneficiază de protecție pe teritoriul României pentru perioada de 10 ani începând de la data înregistrării lor și că își folosește mărcile înregistrate și intenționează să procedeze la diversificarea atât a producției cât și a serviciilor sale, iar pentru îndeplinirea acestor obiective, mărcile pârâtei reprezintă un veritabil obstacol deoarece sunt mărci de rezervă, ceea ce contravine reglementărilor legale în vigoare. Împrejurarea că pârâta beneficiază de protecție pe teritoriul României pentru mărcile pentru care solicită a se dispune decăderea, fără să realizeze o exploatare efectivă a acestora, deturnează marca de la funcția ei și constituie un abuz de drept, deoarece constituie o ocupație nejustificată a unui semn a cărui protecție este subordonată condiției folosirii.

Pârâta a susținut că acțiunea reclamantei este prematur formulată în ce privește marca OBI cu element figurativ înregistrată internațional sub nr. 700415 și depusă spre înregistrare la OMPI la 20 august 1998, aceasta deoarece data de la care termenul de 5 ani de nefolosință a unei mărci pentru aplicarea sancțiunii decăderii începe să curgă nu de la data depunerii cererii de înregistrare, ci de la data la care oficiul național receptor, în cazul de față Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, a înscris în Registrul Național al Mărcilor, marca acceptată spre înregistrare și în România. Pârâta a mai invocat și excepția lipsei de interes a reclamantei în formularea cererii, motivat de împrejurarea că aceasta nu a dovedit calitatea de „persoană interesată” în sensul art. 45 din legea mărcilor și a Regulii 32 din Regulament.

Întrucât este vorba de mărci diferite înregistrate pentru clase diferite de produse și servicii, simpla afirmație a reclamantei că intenționează diversificarea producției și serviciilor proprii oferite sub marca OBI ROM IMPORT EXPORT, nu este de natură a conferi acesteia calitatea de persoană interesată în solicitarea decăderii reclamantei din drepturile conferite de mărcile sale OBI, iar o interpretare contrară ar însemna transformarea condiției interesului impusă de art. 45 din lege, într-o condiție iluzorie, fără substanță, situație în care orice persoană ar dobândi automat calitatea de persoană interesată și ar îndeplini astfel condiția interesului procesual prevăzută de text.

Prin sentința civilă nr.110 din 14 februarie 2005 Tribunalul București - Secția a V-a Civilă a respins ca nefondată excepția prematurității acțiunii invocată de pârâtă în legătură cu marca „OBI” înregistrată în anul 1998, a admis excepția lipsei de interes a reclamantei în formularea cererii și a respins acțiunea în temeiul acestei excepții. Pentru a pronunța această sentință, tribunalul a reținut că data de la care se calculează termenul de 5 ani de nefolosință a mărcii nu este data la care O.S.I.M. a înscris marca în Registrul Național al Mărcilor, ci data de la care marca beneficiază de protecție pe teritoriul României. Din adresele comunicate de O.S.I.M. și extrasele privind mărcile pârâtei a rezultat că marca „OBI” cu nr. 700415 a dobândit protecție în România ca urmare a înregistrării internaționale a acesteia, în conformitate cu Aranjamentul de la Madrid.

În conformitate cu art. 4 al Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, ratificat de România prin Decretul nr.1176/1968, cu începere de la înregistrarea făcută la Biroul Internațional al Proprietății Intelectuale potrivit art. 3 și art. 3 ter, protecția mărcii în fiecare dintre țările contractante interesate va fi aceeași ca în cazul în care marca ar fi depusă direct în țara respectivă. Ca atare, s-a apreciat că data la care cererea de înregistrare a mărcii a fost depusă la Biroul Internațional al Proprietății Intelectuale este data de la care marca respectivă beneficiază de protecție pe teritoriul României, astfel că excepția invocată de pârâtă s-a înlăturat ca nefondată.

Referitor la excepția lipsei de interes a reclamantei în promovarea cererii, tribunalul a reținut, potrivit art. 45 lit. a din Legea nr. 84/1998 că cererea de decădere a titularului din drepturile conferite de marcă poate fi formulată de orice persoană interesată, situație în care reclamanta trebuie să justifice un interes pentru promovarea prezentei cereri, în lipsa acestuia nejustificându-se scopul judecății, respectiv profitul moral sau material pe care partea îl urmărește în judecată. Interesul, fiind o condiție de exercițiu a acțiunii civile, trebuie să fie legitim, născut, actual, direct și personal, prima instanță apreciind că cerința interesului trebuie examinată în cauza de față în raport de particularitățile domeniului protecției mărcilor.

Tribunalul a considerat, în raport de justificarea prezentată de reclamantă în motivarea cererii de chemare în judecată, că aceasta nu are calitatea de persoană interesată pentru a solicita decăderea pârâtei din drepturile conferite de mărcile sale „OBI”. Nu au putut fi reținute susținerile reclamantei în sensul intenției de diversificare a producției și serviciilor sale, deoarece față de probele cauzei, aceasta a fost apreciată drept o simplă declarație de intenție în condițiile în care nu s-a dovedit fie începerea unor atari activități de dezvoltare a producției și serviciilor sale, fie măcar adoptarea unei decizii în acest sens, constând în planuri de strategie sau proiecte de investiții ale organelor sale de conducere.

În al doilea rând, prima instanță a reținut de asemenea că reclamanta nu a indicat nici acele produse pe care intenționează să le fabrice, comercializeze, etc., sau serviciile pe care dorește să le presteze, precizare ce era necesară în vederea stabilirii identității sau similarității cu cele pentru care pârâta și-a înregistrat mărcile OBI. S-a constatat sub acest aspect, că mărcile deținute de reclamantă asigură acesteia o protecție doar pentru o categorie redusă de servicii în cadrul claselor 35 și 39, pe când mărcile înregistrate de pârâtă îi conferă societății germane o protecție pentru o multitudine de produse sau servicii din clasele 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27 și 31. Declarația de intenție a reclamantei în sensul anterior redat, nu a putut fi validată de prima instanță pentru aceea că s-ar ajunge la situația recunoașterii unor efecte juridice valabile unei manifestări de voință unilaterale în dauna unor terți.

S-a apreciat, de asemenea, că în categoria persoanelor interesate intră și concurenții, dar în cauza dedusă judecății nici o probă administrată nu poate conduce la concluzia că cele două părți ar fi concurenți comerciali, în condițiile în care mărcile înregistrate de fiecare dintre ele se referă la produse și servicii diferite și pe care fiecare le exploatează în propria activitate comercială. Prima instanță a reținut că pentru a putea introduce o acțiune în decăderea drepturilor conferite de marcă nu este absolut necesar a se face dovada privind demararea de către reclamantă a procedurii de înregistrare la O.S.I.M. a unei mărci identice sau similare și care ar putea fi eventual refuzată tocmai pentru existența mărcii a cărei decădere se solicită.

Dar, în lipsa începerii unei astfel de proceduri, s-a considerat că trebuie produse dovezi certe privind interesul legitim urmărit de reclamantă în promovarea acțiunii în decădere, respectiv dovezi privind seriozitatea intenției și de diversificare a produselor și serviciilor. S-a concluzionat că în lipsa unor astfel de probe, reclamanta nu poate urmări un alt scop decât acela de a-și apropria o marcă fie în scopul blocării acesteia, fie în scop speculativ. Relativ la scopul blocării mărcii, acesta nu poate fi considerat drept unul legitim, însă în ce privește urmărirea unui scop speculativ, aceasta nu poate fi apreciată întotdeauna contrară legii sau bunelor moravuri. În această situație, prima instanță a considerat că reclamanta ar fi justificat un interes legitim în acțiunea în decădere dacă ar fi făcut dovada că în obiectul său de activitate ar intra și comerțul de mărci.

Tribunalul a concluzionat că, deși reclamanta nu a indicat ce marcă ar dori să înregistreze în viitor pentru produsele sau serviciile pe care le va dezvolta, singura concluzie rezonabilă ar fi aceea că va dori să-și înregistreze aceeași marcă pe care o folosește deja, și anume „OBI ROM

IMPORT EXPORT”.

Prin decizia civilă nr. 51 A din 20 aprilie 2006 Curtea de Apel București – Secția a IX-a Civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantă. Pentru a pronunța această decizie, curtea de apel a avut în vedere următoarele: În aprecierea interesului reclamantei în promovarea cererii de decădere a pârâtei din cele trei mărci „OBI” înregistrate internațional și cu țară desemnată și România, tribunalul a indicat în mod riguros probele prin care reclamanta putea să justifice solicitarea de decădere a pârâtei din drepturile conferite de mărcile „OBI” pentru care opune protecție și în România.

În aceste condiții în măsura în care obiectul de activitate îi permitea - obiect de activitate foarte vast, de altfel - și având în vedere că în extrasul din Registrul Comerțului din 18 martie 2003 reclamanta apare înregistrată cu domeniul principal de activitate „comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare”, aceasta trebuia a face dovada cel puțin a unei intenții serioase, ferme, credibile și convingătoare de extindere a activității sale concrete într-o zonă care să se suprapună cu produsele și serviciile pentru care intimata beneficiază de protecție și în România.

În aceste condiții în măsura în care obiectul de activitate îi permitea - obiect de activitate foarte vast, de altfel - și având în vedere că în extrasul din Registrul Comerțului din 18 martie 2003 reclamanta apare înregistrată cu domeniul principal de activitate „comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare”, aceasta trebuia a face dovada cel puțin a unei intenții serioase, ferme, credibile și convingătoare de extindere a activității sale concrete într-o zonă care să se suprapună cu produsele și serviciile pentru care intimata beneficiază de protecție și în România. Conceptul de marcă de rezervă însăși apelanta îl folosește în formularea criticilor în corelație cu noțiunea de obstacol, ceea ce presupune că apelanta reclamantă datorită existenței protecției mărcilor intimatei este stânjenită, împiedicată în activitatea sa.

Este motivul pentru care legiuitorul a pus la îndemâna celor interesați un remediu de eliminare a drepturilor arogate de un titular prin înregistrarea unei astfel de mărci și pentru care, protecția obținută nu are conținut, situație în care funcțiile mărcii sunt anulate ; acest remediu este, într-adevăr, cum corect susține și apelanta, acțiunea în decădere. Curtea a constatat însă că reclamanta a invocat eronat dispozițiile art. 47 din Legea nr. 84/1998 în ce privește sarcina probei interesului în promovarea unei astfel de cereri, deoarece norma citată are un obiect precis determinat ca sarcină a probei ce incumbă pârâtului într-o acțiune în decădere și anume: folosirea mărcii.

Fiind o derogare de la regulile procesuale privind sarcina probei (art. 1169 Cod civil) cu rațiuni evidente ținând de imposibilitatea dovedirii de către reclamant a unui fapt negativ (nefolosirea efectivă a mărcii o perioadă de 5 ani) și aplicarea regulii dovedirii faptului pozitiv vecin și conex, restul dispozițiilor procedurale sunt cele ale dreptului comun care dispun că reclamantul, pe lângă celelalte elemente ale acțiunii civile, este cel care trebuie să justifice interesul în declanșarea procedurii judiciare. Pe de altă parte, dispozițiile art. 47 din Legea nr. 84/1998 stabilind în sarcina titularului mărcii dovada folosirii ei vizează în mod evident fondul cauzei, în timp ce excepțiile procesuale (fie de procedură, fie de fond) se cercetează cu prioritate conform art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă.

A doua critică vizează nesupunerea dezbaterii părților de către instanță a necesității administrării de probe noi. Excepția lipsei de interes a fost invocată de pârâtă în fața instanței de fond prin cerere scrisă depusă la dosar în ședința publică din 16 decembrie 2004, dată după care în cauză au mai fost acordate alte două amânări până la dezbaterea fondului pricinii, astfel că reclamanta în cunoștință de cauză, a avut posibilitatea pregătirii apărării și asupra acestei excepții. Rolul activ al instanței nu poate să anihileze principiul disponibilității părților, iar acesta nu presupune și indicarea obiectului probei în ce privește o excepție opusă de partea adversă. În plus, așa cum deja s-a arătat, în apel reclamanta avea posibilitatea completării probatoriului, probe care de altfel au fost admise cu acest obiectiv: justificarea interesului în formularea acțiunii.

Curtea de Apel a constatat că înscrisurile noi depuse la dosar în apel nu sunt de natură a justifica interesul reclamantei în cererea de decădere a titularei mărcilor OBI, în măsura în care nu vizează aspectele reținute de tribunal ca prezentând importanță din această perspectivă. Astfel, înscrisurile produse în apel de reclamantă fac dovada obiectului de activitate al apelantei și a unei intense corespondențe comerciale pe care a purtat-o cu reprezentanții intimatei pe durata a doi ani și având ca element declanșator notificarea adresată intimatei prin mandatarul său în țară cu privire la presupuse acte de contrafacere, imputate apelantei și decurgând din folosirea neautorizată a mărcii OBI, contrafacere reclamată și pentru numele comercial al apelantei.

Din această corespondență rezultă că părțile nu au ajuns la o soluționare amiabilă, iar apelanta însăși și-a exprimat disponibilitatea schimbării numelui său comercial în schimbul unei compensații și, în plus, între părți a fost antamată problema identității sau similarității de produse și servicii ale celor două părți pentru a se determina dacă se conturează un veritabil conflict între ele.

În promovarea unei cereri de decădere a titularului din drepturile conferite de marca sa înregistrată, reclamantul trebuie să urmărească un scop, un folos practic prin formularea acelei cereri și câtă vreme aceasta nu și l-a dezvăluit fără echivoc în fața primei instanțe în motivarea cererii de chemare în judecată și nici ulterior prin probele administrate, tribunalul în mod just a recurs la prezumția corectă că reclamanta intenționează să-și înregistreze marca „OBI” sau să-și extindă propria protecție și pentru alte clase decât cele pentru care deține certificatele de înregistrare. Or, în lipsa unei probe pertinente sub acest aspect, dispozițiile art. 1203 Cod civil permit instanței să recurgă la prezumția judiciară.

Interesul reclamantei nu poate fi unul general, indeterminat „legat de domeniul protecției mărcilor” astfel cum susține prin motivele de apel, iar potențiala coliziune specifică acestui domeniu cu pârâta datorată numelui său comercial care include cuvântul „OBI”, nu sunt împrejurări de natură a susține nici caracterul personal al interesului și nici pe acela legitim. Referitor la încercarea pârâtei de a-și rezerva la Oficiul Registrului Comerțului un nume comercial în limitele teritoriale ale efectelor mărcilor deținute nu este o împrejurare în sprijinul legitimității interesului reclamantei în introducerea acțiunii în decădere, deoarece, înainte de a se opune eventuala înregistrare a numelui comercial al pârâtei în România, aceasta este în măsură să se prevaleze de drepturile sale exclusive decurgând din înregistrarea internațională a mărcilor „OBI”, chestiunile fiind distincte și fără conexitate cu condiția interesului reclamantei în acțiunea în decădere.

În caz contrar, ar însemna să se valideze ideea că dacă pârâta ar fi decăzută din drepturile cu privire la marcă, acesta ar fi motivul determinant în refuzul înregistrării numelui său comercial în România în condițiile Legii 26/1990, iar nu motivele de refuz distinct prevăzute de acest act normativ. Natura interesului titularului cererii de chemare în judecată într-o acțiune în decădere nu este diferită de aceea a oricărei acțiuni civile, numai că în verificarea lui, circumstanțierile acestuia ținând de cauza dreptului sau cererii de chemare în judecată ( causa debendi ), sunt elemente de fapt care, și în domeniul dreptului de proprietate intelectuală îmbracă în mod necesar forma unor elemente concrete în care se obiectivează.

Folosirea efectivă a mărcilor pe teritoriul României este, într-adevăr, o condiție legală în această materie (de vreme ce legiuitorul a stabilit o sancțiune pentru ipoteza contrară-decăderea), iar rațiunile acestei reglementări sunt cele corect enunțate de reclamantă (abandonarea mărcii de către titular sau o marcă de rezervă), însă când prin lege s-a statuat că orice persoană interesată poate cere decăderea titularului pasiv al unei mărci din drepturile obținute prin înregistrare, nu s-a avut în vedere un interes public al clarificării situației juridice a mărcilor pentru că atunci ar fi fost suficient să se statueze că orice persoană poate cere decăderea.

Rațiunea legii transpare cu ușurință în aceea de a se pune la îndemâna terților pentru care marca respectivă prezintă un interes oarecare și pe care intenționează să și-o apropie într-o formă identică sau similară, un instrument eficient, legal și viabil de a face respectiva marcă disponibilă pentru ca la solicitarea propriei înregistrări (pentru produse identice sau similare) să nu i se opună această anterioritate conform art. 6 lit. a-c din Legea nr.84/1998. Interesul în promovarea unei astfel de cereri în mod necesar trebuie să aibă toate însușirile interesului pentru formularea oricărei acțiuni civile: să fie legitim, personal, născut și actual.

Interesul nu poate fi considerat ca legitim numai prin aceea că apelanta urmărește clarificarea statutului juridic al mărcilor intimatei pentru că ar însemna că se ajunge la calificarea acțiunii în decădere drept o acțiune publică sau drept un instrument pentru epurarea Registrului Național al Mărcilor de mărcile inactive, la îndemâna oricărei persoane. Or, așa cum susține și apelanta, existența unei mărci înregistrate constituie un impediment (în sensul anteriorității) pentru cererile de înregistrare formulate ulterior dar numai pentru un semn identic sau similar dar și pentru produse identice sau similare și nu pentru orice persoană care solicită protecția unei semn oarecare ca marcă, fără legătură cu cea pentru care se solicită sancțiunea decăderii, ceea ce conturează caracterul personal și direct al interesului unei astfel de cereri.

De asemenea, interesul apelantei reclamante nu este nici născut și actual și nici nu rezultă concluzia contrară în sensul îndeplinirii acestei condiții la momentul verificării condiției obiective a nefolosirii efective a mărcilor intimatei o perioadă neîntreruptă de 5 ani cum se susține prin motivele de apel. Însușirea interesului de a fi născut și actual presupune că folosul practic urmărit de reclamantă prin inițierea acțiunii în decădere trebuie să fie imediat și nu virtual și în nici un caz el nu poate consta în simpla recompensă morală a unei eventuale radieri a unei mărci de rezervă din Registrul Național al Mărcilor.

În plus, interesul său este cu atât mai îndepărtat în prezent cu cât intimata a procedat și la înregistrarea națională a mărcii OBI potrivit certificatului depus în apel la fila 39 dosar, beneficiind de protecție în temeiul acestui titlu din 3.09.2003, moment ce se situează anterior promovării acțiunii – 3.02.2004, astfel încât nu poate fi apreciată această înregistrare ca realizată pro causa . Se constată că greșit pretinde reclamanta că tribunalul a denaturat specificul acțiunii în decădere prin analiza unor condiții proprii acțiunii în contrafacere, stabilind eronat că reclamanta nu a indicat acele produse pe care intenționează să le fabrice sau serviciile cu care dorește să-și diversifice activitatea.

Este necesară din perspectiva verificării condițiilor interesului o atare precizare, dat fiind principiul specialității mărcilor în sensul că protecția unei mărci înregistrate și drepturile exclusive pe care le naște nu depășesc sfera produselor identice și similare și poate fi opusă numai semnelor identice și similare (excluzând mărcile de renume ca mărci înregistrate și evident mărcile notorii care se bucură de protecție independent de condiția înregistrării, și cu atât mai mult pe cele celebre). Așa fiind, enunțarea acestei cerințe în sentința apelată nu este inutilă, fiind o condiție indispensabil de analizat, iar identitatea sau similaritatea semnelor ca și acelea ale produselor și serviciilor nu este proprie numai acțiunii în contrafacere ci și celei în decădere.

Tribunalul nu a subordonat calității de reclamant într-o cerere în decădere exclusiv celei de concurent al pârâtei în argumentarea lipsei de interes în formularea cererii ci, în categoria persoanelor interesate într-o atare solicitare, a admis că intră și concurenții, după cum pot justifica un interes legitim și solicitanții înregistrării unui semn identic sau similar pentru produse identice sau similare și care au întreprins măsuri de investiții, de dezvoltare, de publicitate, etc. pentru promovarea produsului sau serviciilor pe care doresc să le marcheze cu semnul respectiv sau chiar au folosit deja acel semn respectiv ca marcă la data cererii de înregistrare.

Cum însăși reclamanta susține că serviciile sale pentru care deține cele două mărci înregistrate sunt diferite de produsele și serviciile intimatei pentru care beneficiază de protecția mărcilor OBI, curtea de apel a concluzionat că interesul său de a obține decăderea acesteia din drepturile conferite de înregistrarea internațională pentru care România este țară desemnată conform Aranjamentului de la Madrid (înregistrarea națională nefăcând obiectul cererii), nu se verifică în cauză. Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta. Se arată că instanța de apel a încălcat și a aplicat greșit dispozițiile art. 45, art. 47 și art. 3 din Legea nr.84/1998. În opinia recurentei, pot avea interes să introducă o acțiune în decădere din drepturile conferite de marcă nu numai concurenții titularului mărcii, ci și alte persoane care doresc să aibă o marcă mai puternică, mai pronunțată distinctiv sau care doresc să-și diversifice producția sau serviciile.

Aceasta nu înseamnă însă că reclamanta a înțeles să invoce doar un interes general în promovarea acțiunii, așa cum greșit s-a reținut de către instanța de apel. Astfel, reclamanta a susținut că se impune clarificarea statutului juridic al mărcii pârâtei, în legătură cu care se cere verificarea în justiție a duratei și efectivității folosirii acesteia, doar pentru a justifica legitimitatea interesului urmărit de reclamantă. Instanța de apel nu a dat semnificația cuvenită potențialei coliziuni dintre mărcile și numele comercial ale reclamantei, care includ cuvântul OBI și cele ale pârâtei care conțin același cuvânt, în măsură să justifice calitatea de persoană interesată din perspectiva art.45 alin. 1 lit. a al Legii nr.84/1998.

Chestiunea aprecierii interesului este legată de existența unor indici minimali care să-l releve și nu a unor indici precis determinați, atâta vreme cât aceștia nu sunt determinați de lege. Recurenta susține că, în afară de existența acestor indici minimali, a probat chiar coliziunea efectivă dintre drepturile sale și cele ale pârâtei, prin aceea că pârâta a încercat să rezerve la Oficiul Registrului Comerțului numele său comercial OBI pe teritoriul României, ceea ce i-a perturbat reclamantei folosirea drepturilor asupra propriilor mărci OBI. Reclamanta mai arată că în mod greșit a reținut instanța de apel că interesul său nu este născut și actual, în contradicție cu dispozițiile art.45 lit. a și art. 47 din Legea nr.84/1998.

Astfel, potrivit art. 47 din Legea nr. 84/1998, dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia, iar potrivit art. 45 alin. 1 lit. a din lege, titularul este cel care trebuie să facă dovada existenței unor „motive justificate” pentru care marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective în conformitate cu cerințele legii. De asemenea, art. 3 alin. 1 lit. a din lege prevede că marca este protejată legal numai în măsura în care aceasta îndeplinește funcția de aservi la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane. Ca și prima instanță, și curtea de apel a stabilit în mod greșit că, pentru a se putea considera că interesul promovării acțiunii este direct și personal, trebuie ca acțiunea să fie formulată de către o persoană care a încercat să înregistreze un semn identic sau similar, dar și pentru produse identice sau similare.

O asemenea interpretare adaugă la lege, deoarece art.45 al Legii nr.84/1998 nu impune nicio condiție referitoare la existența similarității sau a identității semnelor aparținând unor titulari diferiți și nici a similarității ori identității produselor sau serviciilor pentru care au fost înregistrate. Recursul a fost considerat fondat. Conform art. 45 alin. 1 lit. a din Legea nr.84/1998 – în temeiul căruia a fost intentată acțiunea reclamantei – orice persoană interesată poate solicita, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

Legea nu definește ce se înțelege prin „persoană interesată”, ceea ce înseamnă că rămâne la aprecierea instanței să stabilească, în funcție de circumstanțele particulare ale fiecărei cauze, dacă persoana care intentează o acțiune în decăderea titularului din dreptul la marcă are sau nu interes promovarea acțiunii. De asemenea, nu există nicio rațiune pentru care, în cazul unei atare acțiuni, instanța să nu verifice această condiție de exercițiu, specifică oricărei acțiunii civile, prin prisma criteriilor conform cărora interesul trebuie să fie direct, personal, legitim, născut și actual. În speță, s-a reținut, ca situație de fapt că: Atât reclamanta, cât și pârâta sunt societăți comerciale, care au în componența numelui comercial sintagma „OBI” și care au înregistrate mărci ce conțin aceeași sintagmă.

Mărcile reclamantei sunt înregistrate pentru clasele 35 și 39, în timp ce mărcile pârâtei sunt înregistrate pentru clasele 1,2,5,6,8,9,11,16,17,19,20,27 și 31 ale Clasificării de la Nisa. S-a mai reținut că înscrisurile produse în apel de reclamantă fac dovada obiectului său de activitate, dar și a unei intense corespondențe comerciale pe care a purtat-o cu reprezentanții pârâtei pe durata a doi ani și având ca element declanșator notificarea adresată de pârâtă prin mandatarul său în țară cu privire la presupuse acte de contrafacere, imputate reclamantei ca decurgând din folosirea neautorizată a mărcii „OBI”, contrafacere reclamată și pentru numele comercial al reclamantei.

Din această corespondență s-a reținut de către instanța de apel că părțile nu au ajuns la o soluționare amiabilă a diferendului și că reclamanta însăși și-a exprimat disponibilitatea schimbării numelui său comercial în schimbul unei compensații; în plus, între părți a fost antamată problema identității sau similarității de produse și servicii ale celor două părți pentru a se determina dacă se conturează un veritabil conflict între ele.

Înalta Curte constată că utilizarea de către ambele părți litigante a sintagmei „OBI” în activitatea lor comercială a creat deja cel puțin perspectivele unui conflict, pentru evitarea ori înlăturarea căruia o soluție întrevăzută de reclamantă și prevăzută de lege este aceea de a solicita decăderea pârâtei din drepturile conferite de mărcile sale, pe considerentul că aceasta nu le-a folosit efectiv timp de 5 ani, în temeiul art.45 alin. 1 lit. a. Pe de altă parte, în justificarea interesului promovării acțiunii reclamanta a învederat și intenția sa de a-și extinde activitatea comercială cu privire și la alte produse sau servicii decât cele pentru care are deja înregistrate mărcile

„OBI ROM IMPORT EXPORT”.

Instanța a prezumat, iar reclamanta nu a contrazis acest lucru, că o atare extindere s-ar urmări a fi făcută sub aceleași semn; ori, înregistrarea mărcilor pârâtei pentru un mare număr de clase de produse sau servicii reprezintă un impediment. Sub acest aspect însă, tribunalul a reținut, iar curtea de apel a împărtășit acest punct de vedere, că afirmarea unei simple intenții nu este suficientă, câtă vreme reclamanta nu produce dovezi concrete din care să reiasă că a inițiat demersuri pentru extinderea activității, iar produsele sau serviciile vizate de extindere sunt identice sau similare cu cele pentru care sunt înregistrate mărcile pârâtei.

Astfel, s-a arătat în decizia recurată că pot justifica un interes legitim și solicitanții înregistrării unui semn identic sau similar pentru produse identice sau similare și care au întreprins măsuri de investiții, de dezvoltare, de publicitate, etc. pentru promovarea produselor sau serviciilor pe care doresc să le marcheze cu semnul respectiv sau chiar au folosit deja acel semn respectiv ca marcă la data cererii de înregistrare. Desigur că persoanele aflate într-o atare situație justifică interesul de a obține decăderea concurentului din dreptul asupra mărcilor înregistrate, dar nefolosite, care nu fac decât că blocheze propria extindere, numai că dovedirea unei atare situații de fapt nu poate fi transformată într-o condiție sine qua non a intentării acțiunii în decădere, deoarece ar fi lipsită de suport legal.

Astfel, a pretinde reclamantei ca, înainte chiar de a intenta acțiunea în decădere, să inițieze mai întâi o extindere a activității comerciale pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele protejate de mărcile pârâtei – „OBI” verbale sau combinate - pe care să le marcheze cu un semn similar – OBI ROM IMPORT EXPORT combinat - înseamnă a-i pretinde să se hazardeze într-un demers posibil ilicit, prin încălcarea drepturilor pe care, până la un eventual succes al acțiunii în decădere, pârâta le deține exclusiv asupra mărcilor sale.

Acestea sunt considerentele pentru care, în raport de situația de fapt reținută - aceea a existenței unui diferend între părți legat de utilizarea în activitatea comercială a sintagmei „OBI” și a intenției afirmate de reclamantă privitoare la extinderea activității ce ar putea crea coliziune cu drepturile pârâtei asupra mărcilor înregistrate - Curtea de Apel trebuia să constate că reclamanta justifică interesul în promovarea acțiunii, în sensul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 84/1998 și să respingă excepția ridicată de pârâtă. În ceea ce privește pretinsa aplicare greșită a dispozițiilor art. 47 și 3 din Legea nr. 84/1998, criticile sunt nefondate. În mod corect a stabilit Curtea de Apel că dispozițiile referitoare la sarcina probei cuprinse în art. 47 din Legea nr. 84/1998 se referă la strict la dovedirea folosirii mărcii, în considerarea faptului că nu se poate pretinde reclamantei să facă dovada unui fapt negativ, respectiv cel al nefolosirii mărcii.

Referitor la interesul promovării acțiunii, sarcina probei nu poate plasată pârâtei, în acest caz aplicându-se regula prevăzută de art.1169 C. civ. De asemenea, nu poate fi împărtășită opinia reclamantei, conform căreia interesul promovării acțiunii rezultă chiar din faptul că legea sancționează nefolosirea mărcii de către titular, din moment ce protecția mărcii este condiționată de art. 3 al legii de îndeplinirea funcției de a distinge produsele sau serviciile unei persoane de ale alteia. Folosirea sau nefolosirea mărcii pe durata prevăzută de art. 45 alin. 1 lit. a reprezintă o chestiune care ține de fondul cauzei, iar analiza acestui aspect este ulterioară celei privitoare la condiția ca persoana care reclamă nefolosirea mărcii să aibă, potrivit aceluiași text de lege, calitatea de „persoană interesată”.

Cum însă Înalta Curte a constatat că reclamanta justifică interesul în promovarea acțiunii, în baza art.304 pct. 9 și 312 alin. 5 și 297 alin. 1 C.pr. civ. a admis recursul, a casat decizia, a admis apelul, a desființat sentința și a trimis cauza spre rejudecare la aceeași instanță.