ÎCCJ, decizie (scj.ro #86830)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86830) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

dreptul la marcă. Calculul termenului de 5 ani a lipsei de

folosință a mărcii. Excepția prematurității

acțiunii.

Cuprins pe materii :

Drept civil. Dreptul proprietății

intelectuale. Marcă.

Index alfabetic :

decăderea

din dreptul la marcă

-

termen de decădere

-

prematuritate

Legea

nr. 84/1998 : art. 45 alin.(1) lit. a

Perioada prevăzută de art. 45 alin.(1)

lit. a din Legea nr. 84/1998 poate avea natura unui termen suspensiv, doar la

împlinirea căruia să se poate exercita dreptul persoanei interesate

de a cere decăderea, atunci când acțiunea este introdusă înainte

de această perioadă, sau poate fi o cerință – alături

de celelalte două, privitoare la nefolosirea efectivă a mărcii

și lipsa motivelor justificate pentru nefolosire – în raport de care se

apreciază asupra temeiniciei acțiunii, atunci când acțiunea în

decădere este introdusă după mai mult de 5 ani de la data

înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor.

Momentul

de la care începe să curgă termenul de 5 ani trebuie raportat

la data de la care

titularul mărcii nu mai poate avea niciun fel de incertitudine referitoare

la aproprierea mărcii, siguranță de natură să

înlăture orice reticență dedusă din posibilitatea

obligării sale la despăgubiri pentru prejudiciul cauzat unei alte

persoane titulare a mărcii respective. Acest moment este acela al

înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor,

care conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii.

ICCJ, Secția civilă și de proprietate

intelectuală, decizia civilă nr.7172 din 18 noiembrie 2008

Prin cererea înregistrată

pe rolul Tribunalului București, reclamanta S.C. Terapia S.A. a chemat în

judecată Walmark A.S. și Oficiul de Stat pentru Invenții și

Mărci, solicitând decăderea pârâtei Walmark A.S. din dreptul asupra

mărcii ARTHROSTOP.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a depus spre

înregistrare marca ARTHROSTOP, fiind interesată în obținerea și

utilizarea acestei mărci pe teritoriul României pentru produse și

servicii din clasele 05 și 35.

Din   cercetarea  documentară  efectuată  în

baza  de  date  a  OSIM,

reclamanta a aflat

că Walmark A.S. este titulara mărcii ARTHROSTOP nr. 734174,

înregistrată în România cu începere de la data de 28 februarie 2000,

pentru produse din clasele 05, 29 și 30. Informațiile deținute

de reclamantă relevă faptul că marca ARTHROSTOP nr. 734174 nu a

fost niciodată folosită de pârâtă în România, din momentul

înregistrării și până în prezent.

Acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 45 și

art. 47 din Legea nr. 84/1998.

Pârâta Walmark A.S. a arătat că la data de 30 octombrie 2002 OSIM a

emis Decizia de admitere a mărcii MI 734174 – ARTHROSTOP, fiind

publicată la data de 6 februarie 2003, iar marca a fost efectiv

utilizată în România, fiind comercializate sub această denumire

produse pentru tratamentul artrozei.

La 25 septembrie 2006 S.C. Walmark România S.R.L. a formulat cerere de

intervenție „în interes propriu” și „în interesul pârâtei Walmark

A.S.”, invocând dispozițiile art. 49 și urm. C.proc.civ., art. 42,

art. 46 lit. b și art. 47 din Legea nr. 84/1998.

În motivarea cererii incidentale, s-a arătat că marca ARTHROSTOP este

înregistrată în România, având anterioritate față de orice alte

mărci identice sau similare și a fost utilizată efectiv pe

teritoriul României atât de pârâtă în calitate de proprietar și

licențiator, cât și de intervenientă în calitate

de licențiat,

titular al dreptului de folosință exclusivă asupra mărcii

menționate.

Cererea de intervenție a fost admisă în principiu.

Prin sentința civilă nr. 1462/2006 Tribunalul București a

respins ca nefondată excepția lipsei de interes invocată de

pârâtă și a admis excepția prematurității, respingând

acțiunea ca fiind prematur formulată.

Prima

instanță a reținut, în privința excepției lipsei de

interes, că reclamanta a făcut dovada interesului în promovarea

acțiunii prin faptul că desfășoară

activitate   comercială   concurentă  cu

aceea  a   pârâtei,    fiind

interesată

a-și înregistra ca marcă produsul propriu.

Referitor

la excepția prematurității, s-a arătat că termenul de

5 ani începe să curgă cel mai devreme de la data înregistrării

mărcii în Registrul Național al Mărcilor. Până la acea

dată se poate considera că lipsa de folosință a mărcii

ar putea fi justificată câtă vreme există o anumită

incertitudine în legătură cu aproprierea acesteia.

Marca

pârâtei a fost înregistrată în Registrul Național al Mărcilor la

6 februarie 2003, iar acțiunea a fost introdusă la 3 martie 2006,

astfel încât termenul de decădere de 5 ani prevăzut de lege nu era

împlinit.

Prin

sentința civilă nr. 727/2007 a fost admisă cererea

intervenientei S.C. Walmark România S.R.L. și sentința civilă

nr. 1462 din 14 noiembrie 2006 a fost completată în sensul că

reclamanta a fost obligată la 15.000 lei cheltuieli de judecată.

Prin

decizia civilă nr. 260 A din 26 octombrie 2007, pronunțată de

Curtea de Apel București, au fost admise apelurile declarate de

reclamantă împotriva ambelor sentințe.

A

fost desființată în parte sentința civilă nr. 1462/2006, în

ceea ce privește excepția prematurității și în tot

sentința civilă nr. 727/2007. Cauza a fost trimisă spre

rejudecare aceleiași instanțe.

În considerentele hotărârii, s-a arătat că instanța

investită cu

soluționarea

unei acțiuni în decădere urmează a verifica îndeplinirea

cumulativă a celor trei condiții de fond privitoare la: împlinirea

termenului de 5 ani; nefolosirea mărcii; lipsa unor motive justificate

pentru nefolosire.

Deoarece

privesc fondul cauzei, toate cele trei condiții urmează a fi

analizate în cadrul fondului acțiunii, iar nu în etape procesuale

anterioare.

Excepția prematurității poate fi ridicată ori de câte ori

instanța a fost sesizată fără a se fi respectat o

procedură prealabilă prevăzută de lege și obligatoriu

a fi  parcursă  anterior  sesizării

instanței. Ca  urmare  a  admiterii

excepției,

cererea va fi respinsă ca prematură însă după parcurgerea

procedurii prealabile reclamantul va avea din nou deschisă calea la

sesizarea instanței. Cu titlu de exemplu, excepția

prematurității va putea fi invocată în situația în care

instanța de contencios administrativ a fost sesizată anterior

parcurgerii recursului grațios cu o cerere privind lipsa răspunsului

autorității administrative; de asemenea, va putea fi invocată în

litigiile comerciale în cazul sesizării instanței fără

parcurgerea etapei de conciliere directă prevăzută de art. 720

1

C.proc.civ.

În

speță, condiția împlinirii termenului de 5 ani prevăzut de

art. 45 din Legea nr. 84/1998 este o condiție de fond ce urmează a fi

analizată odată cu temeinicia acțiunii, iar nu anterior fondului

cauzei. Aceasta deoarece constatarea neîndeplinirii uneia din condițiile

prevăzute cumulativ de art. 45 va avea ca efect respingerea acțiunii

ca neîntemeiată, iar nu ca prematură.

Apelul împotriva sentinței civile nr. 727/2007 a fost admis ca o

consecință a desființării primei sentințe.

Pârâta

și intervenienta au declarat recurs, întemeiat în drept pe

dispozițiile art. 304 pct. 7, pct.8 și pct.9 C.proc.civ., criticile

formulate vizând următoarele aspecte:

În mod greșit a apreciat instanța de apel că nu se poate cerceta

pe cale de excepție împlinirea sau nu a termenului de 5 ani, ci doar prin

analizarea tuturor

condițiilor prevăzute de art.45 lit.a din Legea nr. 84/1998.

Termenul de 5 ani este un termen suspensiv care nu se impune a fi analizat

împreună cu celelalte două condiții, respectiv nefolosirea

mărcii și lipsa unor motive nejustificate pentru nefolosire.

Soluția de admitere a excepției de prematuritate s-a impus deoarece

termenul de 5 ani stipulat de lege, care ar fi dat dreptul S.C. Terapia S.A.

să formuleze cererea de decădere, nu s-a împlinit. Termenul de 5 ani

a început să curgă de la 6 februarie 2003, când a fost publicată

decizia de admitere a mărcii. Această dată marchează

opozabilitatea față de terți a mărcii ARTHROSTOP și

reprezintă un moment obiectiv prevăzut de art. 28 din Legea nr.

84/1998 în raport de care se calculează termenul de 5 ani.

Pe

fondul cauzei acțiunea este neîntemeiată, fiind administrate dovezi

de folosire efectivă a mărcii.

Recursul

este întemeiat, în sensul următoarelor considerente:

Obiectul cererii introductive de instanță îl constituie

decăderea pârâtei Walmark A.S. din dreptul asupra mărcii ARTHROSTOP.

Conform

art. 45 alin.(1) lit. a din Legea nr. 84/1998, în temeiul căruia s-a

solicitat

decăderea din drepturile conferite de marcă, orice persoană

interesată poate solicita Tribunalului Municipiului București,

oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului

din drepturile conferite de marcă, dacă, fără motive

justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe

teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru

produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată.

Având

în vedere cadrul procesual astfel determinat, instanța de recurs are de

examinat următoarele probleme de drept:

-

dacă perioada de 5 ani constituie sau nu o condiție în raport de care

se apreciază însăși temeinicia acțiunii în decădere,

astfel încât această cerință să nu poată face obiect

al unei excepții procesuale;

-

de când se socotește că începe să curgă perioada de 5 ani,

pentru a se aprecia asupra decăderii.

Cât

privește prima chestiune, instanța de recurs apreciază că

perioada prevăzută de art. 45 alin.(1) lit. a din Legea nr. 84/1998

poate avea natura unui termen suspensiv, doar la împlinirea căruia să

se poate exercita dreptul persoanei interesate de a cere decăderea, atunci

când acțiunea este introdusă înainte de această perioadă,

sau poate fi o cerință – alături de celelalte două,

privitoare la nefolosirea efectivă a mărcii și lipsa motivelor

justificate pentru nefolosire – în raport de care se apreciază asupra

temeiniciei acțiunii, atunci când acțiunea în decădere este

introdusă după mai mult de 5 ani de la data înregistrării

mărcii în Registrul Național al Mărcilor.

Dacă

nu s-ar face această distincție și, în ambele situații,

acțiunea ar fi respinsă ca nefondată, s-ar ajunge ca

soluția de respingere impusă doar de neîmplinirea duratei de 5 ani,

să fie opusă cu autoritate de lucru judecat într-o nouă

acțiune exercitată după mai mult de 5 ani de la data

înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor.

În speță, față de data înregistrării mărcii

ARTHROSTOP în Registrul Național al Mărcilor, exercitarea dreptului

de a obține decăderea din marcă era afectată la data

sesizării instanței de termenul suspensiv de 5 ani, a cărui

neîmplinire putea fi

invocată prin intermediul excepției prematurității.

Apreciind altfel, instanța de apel a interpretat greșit

dispozițiile art. 45 alin.(1) lit.a din Legea nr. 84/1998, astfel încât

critica formulată de recurente întrunește cerințele art. 304

pct. 9 C.proc.civ.

Cât

privește chestiunea privitoare la momentul de la care începe să

curgă termenul de 5 ani, instanța de recurs apreciază că

trebuie raportat la data de la care titularul mărcii nu mai poate avea

niciun fel de incertitudine referitoare la aproprierea mărcii,

siguranță de natură să înlăture orice

reticență dedusă din posibilitatea obligării sale la

despăgubiri pentru prejudiciul cauzat unei alte persoane titulare a

mărcii respective. Acest moment este acela al înregistrării

mărcii în Registrul Național al Mărcilor, care conferă

titularului un drept exclusiv asupra mărcii.

În speță, în baza Aranjamentului de la Madrid, pârâta și-a

înregistrat marca ARTHROSTOP la 28 februarie 2000, România fiind țară

desemnată.

În România însă, termenul de 5 ani a început să curgă de la 6

februarie 2003, când a fost publicată decizia de admitere a mărcii

ARTHROSTOP MI 734174. Întrucât acțiunea de decădere a fost

înregistrată la 3 iunie 2006, termenul de 5 ani nu era împlinit, astfel

încât în mod corect prima instanță a considerat că acțiunea

a fost prematur introdusă.

Față

de cele ce preced, în temeiul art. 312 alin.(1) și alin.(3) C.proc.civ.,

recursul a fost admis și decizia atacată a fost modificată

parțial, numai în limitele criticilor formulate de recurente, care au

arătat în ce au constat greșelile săvârșite de

instanța de apel doar cu privire la soluția dată asupra

sentinței nr. 1462/2006 a Tribunalului București. Împrejurarea

că prin motivele de recurs s-a cerut să fie păstrate ambele

sentințe, nu este suficient pentru ca instanța de recurs – nedevolutivă

– în lipsa unor critici precise, să examineze

și legalitatea

soluției privitoare la sentința de completare a dispozitivului.