ÎCCJ, decizie (scj.ro #194789)

Marcă verbală compusă dintr-un nume geografic. Acțiune în anularea înregistrării. Criterii de analiză a caracterului distinctiv desprinse din jurisprudența C.J.U.E.

Cuprins pe materii: Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic: marcă verbală

nume geografic

distinctivitate

Legea nr. 84/1998, art. 5 alin. (1) lit. b), lit. d)

Cu referire la înregistrarea ca mărci a numelor geografice, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat, în hotărârea pronunțată în cauzele conexate C-108/97 și C-109/97 Windsurfing Chiemsee, că art. 3 alin. (1) lit. c) din Directiva 2008/95 [text corespunzător art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 84/1998] interzice o asemenea înregistrare în cazurile în care acestea din urmă desemnează locuri care au, în prezent, în percepția mediilor interesate, o legătură cu categoria de produse vizate, și, nu mai puțin, în cazurile în care respectivele denumiri pot fi considerate de către mediile interesate ca desemnând proveniența geografică a acelei categorii de produse ori sunt susceptibile de a fi utilizate în viitor ca indicație de proveniență geografică a categoriei de produse în cauză. Totodată, Curtea a statuat că în această apreciere trebuie să se țină cont de cunoașterea de către mediile interesate atât a numelui geografic respectiv, cât și a caracteristicilor locului desemnat și a categoriei de produse vizate, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt fabricate în acel loc.

Din hotărârea C.J.U.E. rezultă faptul că textul interpretat nu interzice de plano înregistrarea oricărei denumiri geografice, fiind necesar, pentru ca un semn care conține o asemenea denumire să fie considerat descriptiv, să se realizeze o apreciere în concret a elementelor indicate.

Raportarea la produsele sau serviciile vizate de marcă este esențială, iar acest reper este firesc, din moment ce se analizează distinctivitatea mărcii, în percepția publicului relevant, analiză indisolubil legată de produsele sau serviciile cărora marca le este destinată. O marcă nu poate fi descriptivă în abstract, ci numai în raport cu anumite produse sau servicii.

Prin urmare, nu este suficient a se reține că elementul verbal al mărcii este asociat în mintea publicului cu originea geografică pentru a se concluziona asupra lipsei caracterului distinctiv, întrucât

analiza distinctivității unei mărci trebuie să se bazeze pe caracterul descriptiv al semnului, în percepția publicului, prin raportare la produsele sau serviciile desemnate de marcă, instanța având a analiza caracterul distinctiv intrinsec al mărcii verbale  în strictă legătură cu produsele vizate,

I.C.C.J., Secția I civilă, decizia nr. 492 din 15 martie 2022

I. Circumstanțele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București la data de 28.02.2018, reclamanta A. S.R.L a solicitat, în contradictoriu cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și cu B. S.A., anularea înregistrării mărcii „Sibiu” (număr depozit M 2008 09102), respectiv anularea Deciziei OSIM nr. 1028420 din 30.07.2015 cu privire la Hotărârea nr. 52 din 21.05.2015.

Hotărârea pronunțată în primă instanță

Prin sentința nr. 122 din 23.01.2019, Tribunalul București - Secția a V-a civilă a respins cererea formulată de reclamanta A. S.R.L.

Hotărârea pronunțată în apel

Prin decizia nr. 285A din 18.03.2020, Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă a admis apelul declarat de reclamanta A. S.R.L. împotriva sentinței menționate, pe care a schimbat-o, în sensul că a admis acțiunea și a dispus anularea înregistrării mărcii individuale verbale „Sibiu”, nr. depozit M 2008 09102.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei pronunțate de Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă a declarat recurs pârâta B. S.A., criticând-o pentru nelegalitate în temeiul art. 488 alin. 1 pct. 6 și 8 C.proc.civ. și susținând, în esență, următoarele:

Decizia de apel cuprinde motive străine de natura cauzei, întrucât instanța, în analiza lipsei caracterului distinctiv al mărcii verbale „Sibiu”, s-a raportat la situația producătorilor locali din zona Sibiu, fără ca aspect să fi fost invocat în cadrul căii de atac sau să fi fost pus din oficiu în discuția părților, cu respectarea principiilor contradictorialității și al dreptului la apărare.

După cum se poate observa din analiza actelor procedurale, criticile formulate de A. S.R.L., singurele ce stabilesc limitele învestirii instanței de apel, conform principiului disponibilității, privesc chestiuni legate de lipsa caracterului distinctiv al mărcii verbale „Sibiu”, de lipsa utilizării acestei mărci verbale de către B., de compunerea mărcii verbale „Sibiu” exclusiv din indicația ce ar servi în comerț pentru a desemna originea geografica, fără a privi o analiză a activității și notorietății produselor artizanale realizate de producătorii locali din zona Sibiului. De altfel, apelanta nu avea niciun interes să formuleze susțineri menite să protejeze alte părți.

Instanța de apel a aplicat greșit normele de drept material privind prescripția extinctivă, regăsite în art. 47 alin. 3 din Legea nr. 84/1998, în conformitate cu care „termenul în care poate fi cerută anularea înregistrării mărcii pentru motivele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) și e) este de 5 ani și curge de la data înregistrării mărcii”.

De vreme ce legiuitorul face referire expresă la data înregistrării mărcii– în speță, 3.02.2010 -, instanța de apel a considerat în mod nelegal că termenul de prescripție începe să curgă din anul 2015, în care s-a emis Hotărârea nr. 52/2015.

De altfel, potrivit unei jurisprudențe constante, inclusiv a Înaltei Curți, prevederile legale în discuție sunt aplicate în practică în sensul că termenul de prescripție de 5 ani al acțiunii în anulare curge de la data la care certificatul de înregistrare a mărcii devine opozabil terților prin publicare în BOPI, moment de la care titularul dobândește un drept exclusiv asupra mărcii, așadar, când titularul nu mai are vreo incertitudine referitoare la aproprierea mărcii, siguranță de natură să înlăture orice reticență dedusă din posibilitatea obligării sale la despăgubiri pentru prejudiciul cauzat unei alte persoane titulare a respectivei mărci.

Drept urmare, în cauză, reclamanta nu mai avea posibilitatea legală de a solicita anularea mărcii verbale „Sibiu” pentru produsele din clasa 29 pentru care OSIM a decis admiterea la înregistrare la 03.02.2010 prin decizia Serviciului Mărci nr. 029160. Inclusiv în cazul în care s-ar face interpretarea limitativă a prevederilor legale aplicabile, raportat la informațiile prezentate de OSIM în cadrul întâmpinării depuse la fondul cauzei, anularea mărcii verbale „Sibiu” nu este posibilă în ceea ce privește produsele pastă de ficat, de carne sau de pește și pateu vegetal.

Cu alte cuvinte, instanța de apel ar fi putut dispune cel mult anularea parțială a mărcii, respectiv strict pentru produsele din clasa 29 pentru care B. a obținut protecție în baza Deciziei OSIM nr. 1028420/30.07.2015 cu privire la Hotărârea nr. 52/21.05.2015.

Or, protecția legală obținută de B. pentru marca verbală „Sibiu” prin decizia Serviciului Mărci nr. 029160 din 2010 este incontestabilă, neputând fi solicitată și obținută anularea mărcii pentru aceste produse.

Instanța de apel a aplicat greșit normele de drept material privind caracterul distinctiv al mărcii verbale „Sibiu”, reținând în mod eronat absența unor probatorii suficiente care să conducă la concluzia determinării caracterului distinctiv al mărcii, necesar pentru a conduce la înregistrarea mărcii în acord cu art. 2 Legea nr. 84/1998.

În baza rolului activ reglementat de art. 22 C.proc.civ., coroborat cu art. 2 Legea nr. 84/1998, instanța de apel avea obligația să cerceteze în concret existența acestui caracter distinctiv al mărcii verbale „Sibiu”, invocat de pârâtă în apărare, și chiar să pună în discuția părților realizarea unor eventuale studii de piață/sondaje/chestionare care să edifice instanța cu privire la existența acestuia, pentru o corectă aplicare a dispozițiilor art. 2 Legea nr. 84/1998.

În lipsa unei astfel de cercetări efective, instanța de apel a aplicat eronat dispozițiile art. 2 Legea nr. 84/1998, ajungând la o concluzie generală, neaplicată unei situații de fapt concrete, motiv pentru care este necesară reluarea cercetării sub acest aspect.

În plus, instanța de apel nu putea determina de plano existența unei asocieri a elementului verbal „Sibiu” doar în legătură cu produsele din clasa 29 și cu micii producători locali, deși nu are la bază niciun studiu/sondaj/chestionar, a căror absență a imputat-o pârâtei.

Instanța de apel a încălcat dispozițiile art. 5 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, ignorând distinctivitatea obținută prin folosința îndelungată a produselor B., inclusiv în cadrul familiei de mărci deținute de aceasta.

Marca verbală a fost utilizată în mod continuu și susținut pe piața produselor din clasa 29, iar, pe de altă parte, instanța de apel ar fi trebuit să țină seama și de înregistrarea mărcilor combinate din vasta familie de mărci „Sibiu” prin parcurgerea formalităților specifice, ce conferă protecție legală dublă, respectiv atât asupra elementelor figurative, cât și asupra elementului verbal „Sibiu”.

Nu este suficient ca instanța de apel să se raporteze doar la existența producătorilor locali din aceeași zonă, ci era necesar să se țină cont de faptul că B. are calitatea de unic producător din zona Sibiului care produce și comercializează produse derivate din carne din clasa Nisa 29, atât în magazine proprii, cât și în supermarketuri, hypermarketuri și magazine de mici dimensiuni, pârâta investind de-a lungul timpului peste 40.000 euro în modernizarea mijloacelor de producție și promovarea produselor vândute preponderent sub marca „Sibiu”.

Instanța de apel nu a făcut o aplicare corectă a dispozițiilor art. 5 alin.1) lit. d) Legea nr.

84/1998, considerând în mod greșit că „Sibiu” ar determina în mintea publicului consumator asocierea cu originea geografică.

Raționamentul instanței de apel este contradictoriu, pentru că, deși nu se reține în favoarea pârâtei un probatoriu suficient care să susțină concluzia că publicul consumator ar asocia B. cu produsele sale, se reține, în lipsa aceluiași probatoriu, că „Sibiu” ar determina asocierea cu originea geografică.

Recurenta a făcut referire și la practica Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a statuat că numele unui oraș poate fi înregistrat ca marcă a Uniunii pentru apele minerale în cauza Devin, iar pentru consumatorul bulgar, chiar dacă acesta recunoaște termenul „devin” ca un nume geografic, este prea puțin plauzibil ca marca Devin să nu fi dobândit în Bulgaria cel puțin un caracter distinctiv normal, tocmai pentru apele sale termale.

Din aceleași considerente, nici utilizarea mărcii verbale „Sibiu” nu poate în sine să conducă la o atingere a intereselor producătorilor locali sau să fie de plano percepută doar ca o indicație geografică, dat fiind că legiuitorul a permis și utilizarea numelor de orașe cu titlu de marcă.

Raționamentul instanței de apel relevă o analiză superficială și insuficientă a posibilității unei mărci de a fi compusă din denumirea unei localități, cu atât mai mult în absența cercetării în concret a reputației B. și a produselor asociate familiei de mărci deținute de B., s-a conchis prin motivele de recurs.

III. Apărările formulate în cauză

Intimata-reclamantă a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a depus întâmpinare, prin care a arătat că aplicabilitatea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b)-d) este înlăturată de alin. (2) al aceluiași articol, în cazul în care o marcă a dobândit distinctivitate ca urmare a folosirii acesteia, precum în cazul de față.

A precizat că însăși instanța de apel a constatat faptul că OSIM a reținut distinctivitatea dobândită prin folosință, iar titulara mărcii M 2008 09102 este și titulara altor mărci având în componența lor elementul verbal „Sibiu”, distinctivitatea acestuia fiind dobândită în contextul în care un consumator ar putea încadra produsele pe care această marcă este aplicată ca aparținând titularei mărcilor ce au la bază conceptul „Sibiu".

IV. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată, precum și actele și lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate prin motivele de recurs și prin raportare la dispozițiile legale aplicabile în cauză, Înalta Curte constată următoarele:

Din dezvoltarea motivelor de recurs, întemeiate pe dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., rezultă că recurenta – pârâtă a criticat aprecierile instanței de apel asupra următoarelor aspecte: (1) momentul de început al prescripției dreptului material la acțiunea în nulitatea înregistrării mărcii pârâtei; (2) criteriile de apreciere a distinctivității mărcii, inclusiv a distinctivității dobândite prin folosință, în aplicarea art. 5 lit. b și d din Legea nr. 84/1998.

(1) O primă critică a vizat respingerea, de către instanța de apel, a excepției prescripției dreptului material la acțiunea în nulitatea înregistrării mărcii pârâtei, în ceea ce privește motivele de nulitate reglementate de art. 47 (fost 48) alin. 1 lit. a cu referire la art. 5 lit. b și d din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Înalta Curte reține, din considerentele deciziei recurate, că apărarea cu acest obiect formulată prin întâmpinarea la apel a fost respinsă pentru două argumente: unul de ordin procedural, în aplicarea art. 478 alin. 2 C.proc.civ.; unul de ordin substanțial, în sensul că termenul de prescripție de 5 ani nu poate curge mai înainte de anul 2015, când a fost admisă cererea de înregistrare a mărcii și pentru produsele din clasa 29 care fuseseră inițial refuzate la înregistrare.

Aceste considerente relevă că instanța de apel, în ceea ce privește argumentul de ordin substanțial, s-a raportat chiar la data înregistrării mărcii, ca moment de început al termenului de prescripție al dreptului la acțiunea în nulitatea înregistrării mărcii, în aplicarea art. 47 alin. 3 din Legea nr. 84/1998 în conformitate cu care „Termenul în care poate fi cerută anularea înregistrării mărcii pentru motivele prevăzute la alin.(1) lit. a), b), d) și e) este de 5 ani și curge de la data înregistrării mărcii” (un conținut identic având și art. 48 alin.3, în forma legii anterioară modificărilor aduse în aprilie 2010).

Recurenta – pârâtă B. S.A. a criticat modul de aplicare al art. 47 alin. 3 din Legea nr. 84/1998, susținând, în esență, că termenul de prescripție de 5 ani a început să curgă în cauză de la data de 3.02.2010, neavând relevanță adoptarea în anul 2015 a Hotărârii nr. 52 de către Comisia de Contestații din cadrul OSIM.

De asemenea, recurenta a arătat că intimata – reclamantă nu mai avea posibilitatea legală de a solicita anularea mărcii pentru produsele pentru care OSIM a decis înregistrarea încă din anul 2010, ceea ce înseamnă că instanța de apel ar fi putut dispune, cel mult, anularea parțială a mărcii.

În acest context, se impune a se clarifica dacă, în înțelesul art. 47 alin.3 din Legea nr. 84/1998, pot exista mai multe date de înregistrare a mărcii, în situația unei admiteri eșalonate a cererii de înregistrare a mărcii.

Potrivit art. 22 alin. 1 din lege, OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii și hotărăște admiterea înregistrării mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii.

Marca astfel înregistrată se înscrie în Registrul Național al Mărcilor, conform Regulii 17 alin. 2 din HG nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 și, ulterior, în termen de maximum două luni de la data deciziei de înregistrare, în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, potrivit art. 26 alin. 1 din lege și Regulii 17 alin. 3 din Regulament.

Prin urmare, data înregistrării mărcii este cea a înscrierii mărcii în Registrul Național al Mărcilor sau a publicării în BOPI (în funcție de prima operațiune efectuată), când terții interesați pot lua cunoștință în mod obiectiv de înregistrarea mărcii și pot formula o eventuală acțiune în nulitatea acesteia.

Trebuie observat, însă, că aceeași procedură este aplicabilă și în situația în care, precum în cauză, cererea este admisă în parte, iar ulterior, în urma formulării contestației de către titularul cererii împotriva refuzului de înregistrare pentru o parte dintre produse sau servicii, cererea este admisă și pentru produsele sau serviciile inițial refuzate.

În absența unei derogări de la regulile privind înscrierea/publicarea mărcii înregistrate în secțiunea din lege referitoare la soluționarea contestației și, subsecvent, la eventuala contestație deschisă la instanța de judecată împotriva hotărârii Comisiei de Contestații din cadrul OSIM, acestea sunt implicit aplicabile, din moment ce calea de atac declanșează o nouă examinare pe fond, fie și parțială, a cererii de înregistrare a mărcii.

De altfel, și în prezenta cauză, după adoptarea Hotărârii Comisiei de Contestații din cadrul OSIM nr. 52/21.05.2015), a fost emisă o nouă decizie de înregistrare a mărcii, prin Decizia OSIM nr. 1028420/30.07.2015.

Pe acest temei, terții interesați ce ar putea formula o acțiune în nulitatea înregistrării mărcii iau cunoștință de admiterea cererii de înregistrare în urma formulării contestației de către titularul cererii doar după înscrierea mărcii în Registrul Național al Mărcilor.

Față de rațiunea inserării în cuprinsul art. 47 alin. 3 din lege a datei înregistrării mărcii, ca moment de început al curgerii prescripției dreptului la acțiunea în nulitate, anume opozabilitatea față de terți a înregistrării mărcii, trebuie considerat, astfel cum, în mod corect, a procedat instanța de apel, că și cea de-a doua înscriere a mărcii, în urma admiterii contestației titularului cererii de înregistrare, reprezintă tot data înregistrării mărcii, în înțelesul normei în discuție, pentru produsele sau serviciile vizate de hotărârea Comisiei de Contestații.

Această constatare nu epuizează, însă, analiza prescripției dreptului material la acțiune în ipoteza din cauză, în condițiile în care prima înscriere în registru a mărcii produce efecte juridice, ca dată a înregistrării mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care cererea a fost admisă în parte, iar această dată - spre deosebire de cea de-a doua evidențiere în registru a mărcii, din anul 2015 – nu se plasează sub imperiul Codului civil actual, care conține o reglementare a prescripției extinctive diferită de vechea reglementare.

Astfel, prin Decizia nr. 29160 din 12.01.2010, OSIM a admis cererea de înregistrare a mărcii verbale „Sibiu” pentru o parte dintre produsele din clasa 29, respectiv „pastă de ficat, de carne sau de pește, pateu vegetal”.

În aplicarea art. 26 alin. 1 din Legea nr. 84/1998, citat anterior, marca a fost publicată în BOPI, pentru aceste produse, cel mai târziu la data de 12.03.2010, dată de la care a început să curgă termenul de prescripție de 5 ani, în privința înregistrării mărcii pentru produsele menționate.

La acel moment, era în vigoare Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, iar potrivit art. 18 din acest act normativ, „Instanța judecătorească și organul arbitral sunt obligate ca, din oficiu, sa cerceteze, dacă dreptul la acțiune sau la executarea silită este prescris.”

Prin Decizia nr. 1/2014 a Completului competent să judece recursul în interesul legii, dată în interpretarea și aplicarea, printre altele, a dispozițiilor art. 6 alin. (4) din Codul civil și ale art. 201 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil, s-a stabilit că „prescripțiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeași dată, rămân supuse dispozițiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, republicat, astfel încât atât instanțele de judecată, din oficiu, cât și părțile interesate pot invoca excepția prescripției extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011.”

În acest cadru, se constată că, în mod greșit, instanța de apel nu a făcut distincția cuvenită în privința datei înregistrării mărcii, cu consecința că nu a făcut o aplicare corespunzătoare a regimului juridic al prescripției dreptului la acțiunea în nulitatea înregistrării mărcii, inclusiv sub aspectul invocării sale, în raport de legea în vigoare la momentul fiecărei publicări a mărcii în BOPI, în urma unei decizii de admitere a cererii de înregistrare.

Astfel, cu toate că, în pofida celor susținute de către recurentă, prescripția extinctivă a fost analizată în mod corect și prin raportare la partea din cererea de înregistrare a mărcii admisă abia în anul 2015, instanța de apel nu a ținut cont de împrejurarea că, pentru o parte dintre produse, înregistrarea mărcii a avut loc încă din anul 2010, împrejurare ce ar fi condus la soluționarea excepției prescripției dreptului material la acțiune și prin prisma art. 18 din Decretul nr. 167/1958, pentru partea de pretenții inițial admisă, ținându-se cont și de decizia pronunțată de instanța supremă în interesul legii, cu caracter obligatoriu

erga omnes

.

Față de cele expuse, Înalta Curte constată că excepția în discuție a fost în mod greșit soluționată de către instanța de apel, astfel încât recursul se impune a fi admis și, pe cale de consecință, Înalta Curte va casa decizia recurată și va trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel, în temeiul art. 497 C.proc.civ.

(2) În ceea ce privește criteriile de apreciere a distinctivității mărcii, în aplicarea art. 5 lit. b și d din Legea nr. 84/1998, recurenta B. S.A. a reproșat instanței de apel următoarele: ignorarea jurisprudenței CJUE privind posibilitatea înregistrării unei mărci cu denumirea unei localități; neexercitarea rolului activ în determinarea distinctivității mărcii; inserarea unor motive contradictorii în cuprinsul deciziei în privința percepției publicului consumator; existența familiei de mărci.

Prioritar analizei criticilor formulate, trebuie subliniat că analiza de către instanța de apel a fondului raportului juridic dedus judecății, în limitele cererilor și apărărilor formulate, a avut în vedere marca verbală „Sibiu” astfel cum a fost înregistrată în anul 2015, fără a lua în considerare înregistrarea parțială din anul 2010, omisiune deja sancționată de către această instanță de recurs în analiza primului motiv de casare.

Înregistrarea din anul 2015 a mărcii a avut loc pentru aproape toate produsele solicitate, doar cu două excepții – „păsări” și „salam”, ceea ce înseamnă că le-a inclus și pe cele care fuseseră admise la înregistrare în anul 2010, respectiv „pastă de ficat, de carne sau de pește, pateu vegetal”, izolate din categoria de produse din care făceau parte („carne”, „pește”, „uleiuri și grăsimi comestibile”).

Prin urmare, soluția de casare cu trimiterea cauzei spre rejudecare, deja adoptată ca urmare a admiterii primului motiv de recurs, antrenează nu numai soluționarea excepției invocate prin întâmpinare, dar și o nouă devoluțiune a fondului în limitele pretențiilor reclamantei pentru care nu operează prescripția extinctivă.

În această situație, instanța de apel va aprecia în aceste limite caracterul distinctiv al mărcii verbale „Sibiu”, intrinsec și eventual dobândit prin folosință, ținând cont și de legătura dintre produsele admise la înregistrare în anul 2010 și cele pentru care înregistrarea mărcii a avut loc abia în anul 2015, urmând a se stabili, în special, dacă și în ce măsură menținerea înregistrării mărcii pentru anumite produse are ca efect menținerea întregii categorii de produse sau, cel puțin, a unei eventuale subcategorii din care ar face parte respectivele produse.

Față de cele expuse, Înalta Curte constată că evaluarea motivelor de recurs poate fi efectuată doar în privința acelor produse din clasa 29 ce nu au vreo legătură cu cele admise la înregistrare în anul 2010.

Urmează, însă, ca dezlegările din prezenta decizie asupra criteriilor de apreciere a distinctivității mărcii, în situația presupusă de art. 5 lit. d din Legea nr. 84/1998, să fie avute în vedere, cu ocazia rejudecării apelului, indiferent de produse, fiind vorba despre dezlegări cu caracter de principiu.

Cât privește critica referitoare la ignorarea jurisprudenței CJUE, se impune a se avea în vedere faptul că art. 5 alin. 1 lit. b și d din legea română a mărcilor – a căror încălcare la momentul înregistrării mărcii pârâtei a fost invocată ca motive de nulitate în cauza de față – relevă transpunerea directivei de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, având un conținut identic textelor corespunzătoare din actul Uniunii Europene.

Astfel, potrivit art. 3 alin. 1 din Directiva 2008/95, „Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate: (...) (b) mărcile fără caracter distinctiv; (c) mărci care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii putând servi, în comerț, pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării de servicii sau alte caracteristici ale acestora”.

În mod evident, o marcă descriptivă în sensul art. 5 alin. 1 lit. d din legea română (art. 3 alin. 1 lit. c din directivă) este lipsită de caracter distinctiv, din moment ce marca nu ar avea aptitudinea de a distinge produsele sau serviciile unui comerciant, cărora le este destinată, de cele oferite de alți comercianți, astfel încât înregistrarea unei asemenea mărci ar conduce și la motivul de nulitate întemeiat pe lit. b din același art. 5 alin. 1 (după caz, din art. 3 alin. 1).

Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat chiar cu privire la înregistrarea unor nume geografice ca mărci, în hotărârea pronunțată la data de 4 mai 1999, în cauzele conexate C-108/97 și C-109/97

Windsurfing Chiemsee

, arătând criteriile ce trebuie aplicate în aprecierea caracterului distinctiv al acestui semn, în interpretarea art. 3 alin. 1 lit. c din directivă.

Curtea a statuat, cu titlu de principiu, că această normă urmărește un obiectiv de interes general, care impune ca semnele sau indicațiile care descriu categoriile de produse sau servicii pentru care este solicitată înregistrarea să poată fi utilizate liber de către toți, inclusiv în calitate de mărci colective sau în mărci complexe sau grafice (pct. 25 din hotărâre).

În concret, cu referire la înregistrarea ca mărci a numelor geografice, prin dispozitivul hotărârii s-a tranșat în sensul că art. 3 alin. 1 lit. c din directivă interzice o asemenea înregistrare în cazurile în care acestea din urmă desemnează locuri care au, în prezent, în percepția mediilor interesate, o legătură cu categoria de produse vizate, și, nu mai puțin, în cazurile în care respectivele denumiri pot fi considerate de către mediile interesate ca desemnând proveniența geografică a acelei categorii de produse ori sunt susceptibile de a fi utilizate în viitor ca indicație de proveniență geografică a categoriei de produse în cauză.

Totodată, Curtea a statuat că în această apreciere trebuie să se țină cont de cunoașterea de către mediile interesate atât a numelui geografic respectiv, cât și a caracteristicilor locului desemnat și a categoriei de produse vizate, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt fabricate în acel loc.

Din hotărârea CJUE rezultă, în primul rând, faptul – corect subliniat prin motivele de recurs - că textul interpretat nu interzice

de plano

înregistrarea oricărei denumiri geografice, fiind necesar, pentru ca un semn care conține o asemenea denumire să fie considerat descriptiv, să se realizeze o apreciere în concret a elementelor indicate.

Raportarea la produsele sau serviciile vizate de marcă este esențială, iar acest reper este firesc, din moment ce se analizează distinctivitatea mărcii, în percepția publicului relevant, analiză indisolubil legată de produsele sau serviciile cărora marca le este destinată. O marcă nu poate fi descriptivă în abstract, ci numai în raport cu anumite produse sau servicii.

Prin urmare, aprecierea instanței de apel în sensul că asocierea în mintea publicului cu localitatea, dat fiind că Sibiu este un oraș important din zona Transilvaniei, chiar dacă acest din urmă fapt este unul notoriu, nu este suficientă în analiza distinctivității unei mărci, care trebuie să se bazeze pe caracterul descriptiv al semnului, în percepția publicului, prin raportare la produsele sau serviciile desemnate de marcă.

Urmează, așadar, ca, în cadrul rejudecării apelului, instanța să analizeze caracterul distinctiv intrinsec al mărcii verbale „Sibiu” în strictă legătură cu produsele vizate, pentru fiecare în parte – cu atât mai mult cu cât acestea se plasează într-o gamă variată -, ținându-se cont de criteriile de apreciere desprinse din jurisprudența CJUE, relevate în cele ce preced.

Înalta Curte reține că recurenta a mai reproșat instanței de apel, în esență, neefectuarea unui studiu de piață/sondaj/chestionar, pentru stabilirea distinctivității mărcii, din moment ce a considerat că o asemenea probă ar fi fost necesară, dar a imputat pârâtei neadministrarea sa.

Din argumentele aduse în susținerea criticilor, reiese că acestea s-ar putea încadra, pe de o parte, în cazul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct.5 C.proc.civ., întrucât se pretinde neexercitarea rolului activ în determinarea distinctivității mărcii, în aplicarea art. 22 C.proc.civ., iar, pe de altă parte, în cazul descris de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ., reclamându-se inserarea unor motive contradictorii în cuprinsul deciziei în privința percepției publicului consumator.

Criticile astfel formulate urmează a fi respinse.

Astfel cum a reținut instanța de apel, un sondaj de opinie poate face parte dintre mijloacele pe baza cărora se apreciază dacă o marca este cunoscută de o fracțiune semnificativă a publicului, aspect determinant în stabilirea distinctivității unei mărci, dobândite prin folosință înainte de data depozitului, invocată de către pârâtă în apărare.

Concludența și pertinența unui mijloc de probă ori caracterul de probă directă nu asigură, însă, valoare absolută respectivei dovezi, instanța având obligația să țină cont de toate probele administrate, examinându-le pe fiecare în parte și pe toate în ansamblul lor, astfel cum prevede art. 264 C.proc.civ..

Or, instanța de apel a procedat în mod concret la analiza mijloacelor de probă administrate de către pârâta B. S.A., ajungând, prin aprecierea coroborată a acestora, la concluzia nedovedirii distinctivității semnului „Sibiu”, dobândite prin folosință.

Întrucât prin motivele de recurs nu s-a formulat vreo altă critică referitoare la celelalte mijloace de probă analizate în apel, simpla referire a recurentei doar la unul dintre acestea este lipsită de finalitate, cât timp nu ar putea conduce la casarea deciziei și la trimiterea cauzei spre rejudecare.

În același timp, sarcina probării aspectului invocat în apărare revine, în mod evident, pârâtei, în aplicarea art. 249 C.proc.civ., iar potrivit art. 254 alin. 6 C.proc.civ., părțile nu pot invoca în calea de atac omisiunea instanței de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus și administrat în condițiile legii, motiv pentru care susținerile recurentei nu pot fi, oricum, primite.

Cât privește susținerea recurentei referitoare la existența unor considerente contradictorii în cuprinsul deciziei recurate, se constată că nici aceasta nu are temei, în condițiile în care aspectele relevate sunt diferite: caracterul distinctiv al mărcii, în cazul particular al unui nume geografic, respectiv distinctivitatea mărcii dobândită prin folosință și, mai mult decât atât, sarcina probei acestui din urmă revine titularului, ce o invocă în apărare, în cadrul acțiunii în constatarea nulității înregistrării mărcii.

Or, eventuala contrarietate între considerentele hotărârii poate subzista doar în analiza unuia și a aceluiași aspect, vădind o inconsecvență a instanței în elaborarea unui unic raționament juridic pe temeiul căruia și-a fundamentat soluția, ceea ce nu este cazul în speță, după cum s-a arătat anterior.

În consecință, această susținere este nefondată și va fi respinsă.

Cât privește existența familiei de mărci, se constată că susținerile recurentei nu relevă vreo critică de nelegalitate a deciziei, în absența oricărei referiri la considerentele decisive pentru care instanța de apel a respins apărarea pârâtei pe acest aspect, anume nedovedirea folosirii în comerț a mărcii combinate „Sibiu”, înregistrate pe cale națională în anul 1964 și pe cale internațională în anul 2004, precum și predominanța elementului „Scandia” în cadrul celorlalte mărci înregistrate de către pârâtă, care conduce la concluzia că mărcile nu sunt concepute în jurul elementului „Sibiu”.

În acest cadru, simpla nemulțumire a recurentei – pârâte față de respingerea apărării sale cu acest obiect nu este aptă a declanșa controlul de legalitate al deciziei recurate, urmând a fi înlăturată ca atare.

Față de cele expuse, Înalta Curte a admis recursul, exclusiv în considerarea primului motiv de recurs, iar pe temeiul art. 497 C.proc.civ., a casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecare aceleiași curți de apel.