ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1086/2018

Deliberând, în condițiile art. 395 C. proc. civ., asupra recursului de față, constată următoarele:

Prin Decizia nr. 442A din data de 8 iunie 2016 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a fost admis apelul declarat de apelanta reclamantă A. SRL împotriva sentinței primei instanțe, care a fost schimbată în parte. A fost admisă, în parte, acțiunea și a fost anulată înregistrarea mărcii "B.-Fondat 1901" M2011 08398, depozit 29.11.2011, pentru următoarele produse din clasa 29 - prune conservate uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi (toate din prune), respingându-se acțiunea în rest, ca nefondată. A fost obligată pârâta intimată C. SRL să plătească apelantei reclamante suma de 450 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în fond și apel.

Instanța de apel a reținut că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă la data de 06.10.2014, reclamanta SC A. SRL a chemat în judecată pârâții SC C. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, solicitând pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea înregistrării mărcii naționale "B. - Fondat 1901", nr. 118653/02.07.2012 pentru clasa 29 - Fructe și legume conservate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi și obligarea în solidar a pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

Prin Sentința civilă nr. 1358/18.11.2015, Tribunalul București, secția a III-a civilă a respins ca neîntemeiată excepția inadmisibilității acțiunii invocată de pârâta SC C. și a respins ca neîntemeiată acțiunea.

Împotriva deciziei a formulat recurs reclamanta A. SRL, prin care a susținut că soluția instanței de apel de a anula marca intimatei pârâte doar pentru anumite produse din cadrul clasei 29 atrage incidența motivului de nelegalitate prevăzut de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

a. S-au aplicat greșit dispozițiile art. 12 și art. 13 alin. (1) și art. 14 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

- Argumentul instanței de fond, confirmat de către instanța de apel, potrivit căruia drepturile conferite de indicația geografică protejată au un caracter exclusiv atenuat prin raportare la art. 12 din Regulament este greșit, întrucât aceasta se bucură, în lipsa unor dispoziții contrare exprese, de aceeași exclusivitate general recunoscută oricăror drepturi de proprietate intelectuală; acesta a condus, totodată, la neefectuarea de către instanțe a verificărilor necesare pentru a determina dacă prin utilizarea mărcii contestate intimata pârâtă a realizat o încălcare a protecției indicației geografice al cărei titular este recurenta reclamantă, în sensul și în limitele stabilite prin art. 13 alin. (1) lit. a)-d) din Regulament.

De altfel, indiferent de caracterul exclusiv al drepturilor recurentei reclamante și de întinderea acestei exclusivități, instanțele de fond și de apel aveau obligația de a verifica dacă includerea toponimului "Topoloveni" în marca solicitată la anulare reprezintă o utilizare abuzivă sau nu (hotărârea C.J.U.E. din 8 septembrie 2009 în cauza C-478/07 Budejovicky Budwar c. D., parag. 110).

Lipsa dreptului exclusiv al intimatei reclamante cu privire la toponimul "Topoloveni" au determinat instanțele să nu verifice dacă includerea acestei indicații de sursă este de natură să creeze o atingere renumelui indicației geografice ("defăimare", "degradare"), distinctivității sale ("diluare", "interferență") sau să conducă la obținerea unui profit necuvenit din respectivul renume sau caracter distinctiv ("parazitism", "free-riding"), deși toate acestea reprezintă circumstanțe ce trebuie avute în vedere la soluționarea conflictului între două drepturi de proprietate intelectuală.

- Sunt îndeplinite condițiile stipulate prin dispozițiile art. 13 alin. (1) și art. 14 alin. (1) și (2) din Regulament.

A reținut instanța de apel că dispozițiile art. 13 alin. (1) din Regulament sunt proprii acțiunii în contrafacere, neputând fi incidente pentru soluționarea unei acțiuni în anularea mărcii, deși potrivit art. 14 alin. (1) paragraful 1 din Regulament, orice utilizare a unei mărci înregistrate sau solicitată la înregistrare, care contravine limitelor prevăzute de art. 13 alin. (1) din Regulament reprezintă un motiv de anulare a mărcii, iar înlăturarea din analiza acțiunii în anulare a temeiurilor prevăzute de art. 13 alin. (1) lit. a)-d) din Regulament conduce la lipsirea de orice conținut a protecției recunoscute indicațiilor protejate în cazul în care acestea s-ar afla în conflict cu o marcă înregistrată ulterior.

Este greșit și raționamentul instanței de apel în sensul că nu ar fi posibilă, în nicio situație, suprapunerea ipotezelor prevăzute de art. 14 alin. (1) cu art. 13 alin. (1) lit. a) din Regulament, întrucât, pe de o parte, art. 14 alin. (1) ar sancționa cu nulitatea utilizările unor mărci, pentru același tip de produs, iar pe de altă parte, art. 13 alin. (1) lit. a) ar considera nepermisă doar utilizarea denumirii înregistrate pentru produse care nu sunt acoperite de înregistrare, dar sunt comparabile cu acestea.

Legiuitorul european a urmărit ca o indicație geografică să poată beneficia, prin înregistrare, de o protecție specifică drepturilor de proprietate intelectuală, conferind titularilor săi prioritate și exclusivitate, similar mărcilor, iar în aplicarea principiului general ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, trebuie să se constate că dispozițiile art. 14 alin. (1) din Regulament nu au exclus de la aplicare niciuna dintre ipotezele din art. 13 alin. (1).

Indicația geografică "Topoloveni - Magiun de prune" a fost înregistrată pentru Clasa 1.6 - fructe, legume și cereale, în stare proaspătă sau prelucrate, la data de 07.04.2011, ceea ce îi conferă prioritate în raport de marca intimatei pârâte, a cărei dată de depozit este ulterioară, respectiv 29.11.2011.

Dispoziția conținută în alin. (1) al art. 14 din Regulament trebuie interpretată în sensul că trebuie invalidată o marcă deja înregistrată, în situația în care utilizarea sa reprezintă o utilizare prohibită potrivit art. 13 alin. (1), iar marca vizează același tip de produse cu cele ce fac obiectul protecției indicației geografice.

Din contextul reglementării rezultă că sintagma "același tip de produse" se referă la clasa de produse cu privire la care a fost înregistrată indicația geografică " Topoloveni-Magiun de prune", iar o marcă ulterioară ce a fost înregistrată pentru o clasă Nisa, cu suprapunere parțială cu clasa 1.6 pentru care a fost înregistrată indicația geografică, ar putea fi invalidată dacă utilizarea sa contravine dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Regulament.

Marca "B. - Fondat 1901" a fost înregistrată pentru Clasa Nisa 29, care include o parte importantă din produsele ce sunt cuprinse și în Clasa 1.6 (indicație geografică protejată) și, în consecință, cel puțin în parte, marca intimatei a fost înregistrată pentru același tip de produse cu cele pentru care a fost obținută protecția prin înregistrarea denumirii geografice ca indicație geografică protejată.

Argumentul instanței de apel în sensul că nu este necesară într-o cerere de anulare a mărcii verificarea caracterului comparabil al produselor comercializate de către intimata pârâtă sub marcă cu produsele ce fac obiectul protecției indicației geografice reprezintă o greșită aplicare a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Regulament, cu referire la practica C.J.U.E. (hotărârea în cauza C-100/02, Gerolteiner Brunnen GmbH & Co. vs Putsch GmbH, parag. 25-26).

Contrar argumentației instanței de apel, nu au susținut faptul că simpla includere a toponimului "Topoloveni" în marca intimatei ar echivala cu o încălcare a drepturilor asupra indicației geografice pe care o deține, ci au argumentat și dovedit, cu referire la art. 13 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, că aceasta reprezintă o utilizare comercială directă a unei denumiri înregistrate, realizată pentru produse ce nu sunt acoperite de înregistrare dar sunt comparabile cu cele ale recurentei (diverse sortimente de dulcețuri, cum rezultă din probatoriul administrat), această utilizare exploatând reputația denumirii protejate.

De asemenea, în jurisprudența europeană s-a reținut că, "nu este posibilă înregistrarea ca mărci a unor denumiri geografice, care au dobândit deja o reputație sau sunt cunoscute pentru același tip de produse, fiind în consecință asociate de către public cu respectivele produse".

Din aplicarea acestei jurisprudențe în prezenta cauză rezultă că ulterior obținerii protecției pentru indicația geografică "Topoloveni - Magiun de prune" și, prin urmare, ulterior momentului în care denumirea geografică "Topoloveni" a dobândit o reputație certă și este asociată de public produselor ce fac parte din Clasa 1.6, pentru care a fost obținută protecția, nu ar mai fi posibilă înregistrarea mărcii "B. - Fondat 1901", care include termenul geografic înregistrat, pentru același tip de produse, întrucât utilizarea unei astfel de mărci ar contraveni dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit. a) teza II din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

Produsele în legătură cu care este folosită marca intimatei nu sunt acoperite de înregistrare și sunt comparabile cu produsele recurentei, comercializate sub indicația geografică protejată, în sensul că sunt ambalate în mod similar, sunt rezultate ca urmare a unor operațiuni similare de procesare, sunt distribuite prin canale de distribuție identice, etc.; vânzarea adesea a produselor în aceleași puncte de vânzare specializate este de natură să faciliteze percepția consumatorului interesat cu privire la strânsele legături care există între acestea și să accentueze impresia că răspunderea fabricării lor revine aceleiași întreprinderi și, în consecință, să creeze posibilitatea exploatării reputației indicației geografice al cărei titular este recurenta reclamantă.

b. S-au încălcat dispozițiile art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

S-a limitat nejustificat conținutul noțiunii de rea-credință, aplicându-se totodată în mod greșit aceste dispoziții față de situația de fapt dedusă judecății, astfel cum aceasta a fost stabilită prin probatoriul administrat.

În cauzele C-529/07 Chocoladefabriken Lindt și C-320/12 Malaysia Dairy Industries, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că noțiunea de rea-credință trebuie interpretată prin luarea în considerare a tuturor factorilor relevanți/pertinenți specifici speței, trebuind să se ia în considerare, în special: împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel puțin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere; intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum și nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

Prin raportare la aceste aspecte, analiza privind reaua-credință trebuie să fie realizată cu privire la următoarele elemente:

- Cunoașterea de către intimata pârâtă la momentul înregistrării mărcii a existenței indicației geografice protejate și a desenelor înregistrate.

La data de referință deținea indicația geografică protejată "Topoloveni - Magiun de prune" (Regulamentul de punere în aplicare nr. 338/07.04.2011 fiind publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) și desenele înregistrate sub nr. x, pentru clasificarea 19-08, care beneficiau de protecție la nivel național încă din data de 04.08.2010 (data depozitului), fiind admisă înregistrarea lor în data de 25.03.2011, iar pentru acestea erau îndeplinite toate formalitățile de publicitate.

De necontestat, ambele părți acționează ca profesioniști pe același segment de piață, fiind cunoscători ai acestuia, iar un profesionist în domeniul în care părțile acționează - activitate de producție a gemurilor, dulcețurilor și compoturilor de fructe - este, fără îndoială, informat în privința produselor existente pe segmentul relevant de piață, precum și a mărcilor sub care aceste produse sunt comercializate, operând astfel o prezumție de cunoaștere de către solicitant a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar, pentru un produs identic sau similar, ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, astfel cum s-a subliniat în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene menționată în cadrul criticii.

Prin urmare, este evident că eventualele asemănări între semnele folosite de recurentă și marca ulterioară înregistrată de către intimată nu sunt pur întâmplătoare, ci reprezintă rezultatul unei acțiuni conștiente a intimatei pârâte în acest sens.

- Delimitarea scopului urmărit de intimata pârâtă prin înregistrarea mărcii.

Instanța de apel a limitat analiza scopului intimatei pârâte, în sensul de a verifica dacă aceasta a urmărit prin înregistrare să împiedice folosirea de către recurenta reclamantă a semnelor înregistrate anterior, iar restrângerea în mod nejustificat a ariei de cuprindere a noțiunii de rea-credință este greșită chiar în raport de jurisprudența referită în considerentele hotărârii recurate, întrucât din aceasta rezultă că enumerarea criteriilor nu este una limitativă, analiza existenței relei-credințe trebuind realizată prin raportare la toți factorii pertinenți specifici speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare.

Frauda constă în cunoștința pe care o are cel ce face depozitul sau cunoștința pe care ar fi putut-o avea cu minime diligențe, ce ar fi trebuit întreprinse în mod normal, asupra faptului că marca depusă de el spre înregistrare este folosită de un alt operator economic.

Reaua credință trebuie analizată și prin raportare la scopul înregistrării, putând fi reținută în cazul deturnării mărcii de la scopul urmărit de legiuitor, când aceasta a fost înregistrată cu scopul inducerii în eroare a consumatorilor, al creării unui risc de confuzie, al asocierii produselor proprii cu renumele recunoscut unei mărci existente, precum și al diluării/degradării unei mărci existente, etc. - acesta putând fi configurat de faptele intimatei pârâte, anterioare sau concomitente momentului înregistrării.

Sub acest aspect, a solicitat să se constate că scopul efectiv urmărit de către intimată prin înregistrarea mărcii a fost acela al creării unui risc de confuzie pentru consumatori și de a profita, în mod injust, de renumele obținut de alți operatori economici pentru produsele și activitatea lor.

În ceea ce privește acest element necesar în analiza relei credințe a intimatei pârâte la înregistrarea mărcii, instanța de fond nu a realizat o verificare a situației de fapt și a probatoriului administrat.

În condițiile prezumției că intimata pârâtă a cunoscut toate mențiunile de calitate și drepturile de proprietate industrială utilizate de recurentă anterior înregistrării mărcii, similaritatea etichetelor prin înserarea mărcii respective pe etichetele produselor intimatei însoțită de o serie de reprezentări grafice similare celor pentru care recurenta a probat existența unor drepturi anterioare nu poate fi considerată întâmplătoare, ci rezultatul unei activități conștiente a intimatei, realizată în scopul de a crea confuzie pentru publicul consumator și de a asocia propriile produse renumelui dobândit de recurentă pentru produsele sale.

Astfel cum au arătat, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene ( hotărârea din cauza C-100/02, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. vs. Putsch GmbH par. 25-26), analiza riscului de confuzie între două semne aflate în conflict trebuie completată de o evaluare completă a circumstanțelor concrete, referitoare la utilizarea semnelor respective, precum natura comparabilă a produselor efectiv comercializate, forma recipientelor sau eticheta acestora.

Prin urmare, este greșit argumentul reținut de către instanța de apel în sensul că nu se poate reține o intenție frauduloasa în înregistrarea unei mărci prin raportare la elementele etichetei produselor ce poartă marca.

Prin raportare la amplul probatoriu administrat, înregistrarea mărcii a fost realizată cu vădită rea credință, această atitudine subiectivă fiind demonstrată de, cel puțin, momentul înregistrării, similitudinea conceptului de etichetă utilizat, elementele ce compun marca și nerevendicarea exclusivității acestora, acțiunile intimatei anterioare înregistrării mărcii.

Astfel, intimata a solicitat înregistrat la un interval relativ scurt de timp după obținerea de către recurentă a certificării indicației geografice protejate și obținerea protecției pentru desenul utilizat de către intimată în grafierea literei "B" din cadrul cuvântului "Bunătăți", parte componentă a elementului verbal al mărcii.

Astfel cum rezultă din prezentarea comparativă realizată în fața instanței de fond, etichetele utilizate de către intimată pentru produse similare celor comercializate de recurentă prezintă un grad ridicat de similitudine, de natură a conduce la crearea riscului de confuzie pentru utilizator, o proporție semnificativă a publicului consumator (potrivit probatoriilor existente în dosar) fiind confuz cu privire la originea comercială a produselor intimatei pârâte.

În cuprinsul mărcii au fost combinate o serie de elemente grafice și verbale ce au fost selectate în scopul inducerii consumatorului în eroare cu privire la originea comercială a produselor comercializate sub marcă, după cum urmează.

Modalitatea grafică de reprezentare a majusculei inițiale "B" în cuvântul "Bunătăți" copiază desenul înregistrat anterior de recurentă și în mod greșit a reținut instanța de apel că semnul său ar fi fost înregistrat ulterior datei de depozit a mărcii, în condițiile în care acesta a fost admis la înregistrare în 25.03.2011, fiind depus la OSIM la data de 04.08.2010, anterior datei de 29.11.2011, la care a fost depusă spre înregistrare marca.

Sunt relevante includerea toponimului "Topoloveni" în elementul verbal al mărcii, în condițiile în care pentru acesta exista, la momentul înregistrării mărcii, recunoașterea ca indicație geografică protejată, precum și modalitatea de utilizare a acestui toponim pe etichetele produselor intimatei. Argumentul instanței de apel în sensul că folosirea toponimului în cuprinsul mărcii nu poate da naștere unei prezumții de rea-credință, deoarece o atare folosire nu este, per se, sancționată și nici interzisă, este greșit pentru că o atare folosire este interzisă, în anumite condiții, potrivit dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, iar o asemenea utilizare, independent de întinderea protecției asupra toponimului în cauză, este de natură, prin coroborare și cu restul de elemente utilizate, să creeze confuzie în rândul consumatorilor.

Utilizarea sintagmei "Fondat 1901" pentru produsele unei societăți înființate în anul 2002 demonstrează tentativa intimatei de a asocia imaginea sa comercială cu renumele dobândit anterior de Întreprinderea de Marmeladă și Gem din Topoloveni, precum și cu figura lui E., cel care, în anul 1901 a fondat respectiva unitate de producție.

Faptul că elementul verbal al mărcii în conflict este compus în integralitatea sa din cuvinte pentru care nu a fost revendicată exclusivitatea, conduce la concluzia că intimata nu a urmărit asigurarea distinctivității produselor sale, ci aglomerarea a cât mai multor elemente care să îi permită asocierea activității sale comerciale cu reputația dobândită de recurentă.

Acțiunile intimatei anterioare înregistrării mărcii demonstrează premeditarea de către aceasta a parazitării renumelui Întreprinderii de Marmeladă și Gem. Achiziționarea facilității de producție de la continuatoarea personalității Întreprinderii de Marmeladă și Gem Topoloveni, SC F., s-a realizat de către societatea proaspăt înființată G. SRL, aceasta modificându-și ulterior denumirea în C. SRL, odată ce fusese creată impresia la nivel de piață că intimata pârâtă acționează ca o veritabilă continuatoare a reputatei întreprinderi de procesare a fructelor din Topoloveni, având o istorie de mai mult de 100 de ani.

Toate aceste aspecte demonstrează că scopul înregistrării a fost acela de exploatare a renumelui societății recurente și de creare a confuziei la nivelul segmentului relevant de piață, diluarea caracterului distinctiv al semnelor pe care le utilizează în legătură cu respectivele produse, ceea ce echivalează cu deturnarea mărcii de la funcția sa esențială și, în consecință, cu reaua credință a intimatei pârâte.

c. S-au aplicat greșit dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 84/1998, întrucât marca în conflict este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului.

Prima instanță a reținut că intimata pârâtă are sediul în Topoloveni, astfel încât includerea acestui toponim în cuprinsul mărcii în conflict nu ar putea induce în eroare publicul cu privire la originea geografică, iar, în completare, instanța de apel a considerat că apărarea poate forma obiectul motivului relativ de refuz ai încălcării unui drept anterior asupra acestei indicații geografice (ce face obiectul unei analize distincte), deoarece existența acestui motiv absolut de refuz nu poate fi legată de un alt drept privat, ci exclusiv de caracteristicile semnului și de împrejurările absolute cuprinse în art. 5 alin. (1) lit. f).

Ambele dezlegări sunt nelegale, fiind rezultatul unei greșite aplicări a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 84/1998, precum și a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

Prin înregistrarea unei indicații geografice, denumirea geografică înregistrată dobândește, suplimentar față de indicarea originii geografice a produsului, capacitatea de a identifica calitățile și reputația asociate în mod curent cu respectivul areal geografic.

Ulterior înregistrării, în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, utilizarea unei mărci care conține termenul geografic înregistrat anterior ca indicație geografică, pentru produse de același tip cu cel ce face obiectul înregistrării, nu mai este posibilă decât în limitele definite de art. 13 alin. (1) lit. a)-d) din Regulament, fiind necesar ca, pentru respectarea limitelor stabilite prin art. 13 alin. (1) din Regulament, produsele comercializate sub marca ulterioară ce conține termenul geografic respectiv să respecte criteriile de calitate asociate de public locului de origine indicat.

Prin urmare, utilizarea în mod legal de către intimată a mărcii "B. - Fondat 1901" pentru produse din Clasa 1.6 ar presupune nu doar existența sediului acesteia în orașul Topoloveni, ci ar implica respectarea standardului de calitate impus prin caietul de sarcini, în caz contrar fiind vorba despre o mențiune înșelătoare cu privire la calitățile esențiale ale produsului.

De asemenea, întrucât Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 stabilește prin intermediul art. 13 alin. (1) întinderea protecției dar motivele de anulare a mărcilor naționale sunt prevăzute în cuprinsul Legii nr. 84/1998 și având în vedere suprapunerea parțială dintre art. 13 alin. (1) lit. c) și lit. d) din Regulament și motivul absolut de refuz la înregistrarea mărcii prevăzut de art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 84/1998, rezultă că analiza temeiului respectiv de nulitate va trebui realizată de către instanța sesizată cu o cerere în anulare a unei mărci în mod distinct de analiza incidenței temeiului de nulitate prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998.

Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate prin cererea de recurs, nefiind relevate ulterior motive de ordine publică, din perspectiva dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., Înalta Curte constată caracterul nefondat al recursului, în considerarea argumentelor ce succed:

a. Prin primul motiv de recurs s-a susținut greșita aplicare a dispozițiilor art. 12 alin. (1), (13) alin. (1) și art. 14 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare ( Regulament), ale căror prevederi sunt următoarele (în varianta oficială):

Art. 12 alin. (1) - "Denumirile de origine protejate și indicațiile geografice protejate pot fi utilizate de orice operator care comercializează un produs conform cu caietul de sarcini corespunzător."

Art. 13 alin. (1) - "Denumirile înregistrate sunt protejate împotriva:

(a) oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte a unei denumiri înregistrate pentru produse care nu sunt acoperite de înregistrare, în cazul în care produsele respective sunt comparabile cu cele înregistrate sub denumirea respectivă sau în cazul în care printr-o astfel de utilizare se exploatează reputația denumirii protejate, inclusiv atunci când produsele respective sunt folosite ca ingrediente;

(b) oricărei utilizări abuzive, imitări sau evocări, chiar dacă adevărata origine a produselor sau a serviciilor este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de cuvinte precum "gen", "tip", "metodă", "așa cum se prepară la/în", "imitație" sau alte cuvinte similare, inclusiv atunci când produsele respective sunt folosite ca ingrediente;

(c) oricărei mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care apare pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau documentele referitoare la produsul în cauză, precum și împotriva ambalării produsului într-un ambalaj de natură să creeze o impresie eronată cu privire la originea acestuia;

(d) oricărei alte practici care ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului. "

Art. 14 - "(1) În cazul în care o denumire de origine sau o indicație geografică este înregistrată în temeiul prezentului regulament, înregistrarea unei mărci a cărei utilizare ar contraveni articolului 13 alin. (1) și care se referă la un produs de același tip trebuie refuzată dacă cererea de înregistrare a mărcii este prezentată după data depunerii la Comisie a cererii de înregistrare în ceea ce privește denumirea de origine sau indicația geografică.

(2) Mărcile înregistrate cu încălcarea primului paragraf sunt anulate."

Decizia de apel nu cuprinde argumente referitoare la exclusivitatea atenuată în privința drepturilor de care ar beneficia recurenta reclamantă, cu referire la art. 12 din Regulament, iar consecința unei asemenea constatări, relevată în cadrul recursului, nu este oricum confirmată, instanța de apel arătând argumentele pentru care nu reține incidența în cauză a normelor comunitare invocate.

Aceeași exclusivitate atenuată nu a susținut în cadrul deciziei nici argumentul referitor la elementul mărcii reprezentat de toponimul "Topoloveni", instanța de apel analizând valabilitatea mărcii din perspectiva toponimului, în limitele motivelor invocate și ținând cont de limitele permise atât de legislația națională, cât și de cea comunitară.

Cum în mod corect a reținut instanța de apel, dispozițiile art. 13 alin. (1) din Regulament sunt aplicabile cauzei numai în limitele și prin trimiterea pe care le face art. 14 din același Regulament, acest din urmă articol reglementând calea procesuală ce face obiectul litigiului de față, respectiv nulitatea unei mărci aflată în conflict cu o indicație geografică protejată, cu dată de protecție anterioară.

Prioritar, se constată că art. 14 din Regulament impune cerința ca marca a cărei valabilitate este analizată să se refere la un produs de același tip, ceea ce înseamnă că din perspectiva acestei norme comunitare poate exista conflict între o denumire înregistrată ca indicație geografică și o marcă ce corespunde uneia dintre situațiile prevăzute de art. 13 și care se referă, ca situație premisă, la un produs de același tip.

Cerința specială impusă de art. 14 alin. (1) din Regulament - marca să se refere la un produs de același tip - exclude o analiză a caracterului comparabil al produselor comercializate de către intimata pârâtă sub marcă cu produsele ce fac obiectul protecției indicației geografice înregistrate, ca cerință impusă de art. 13 alin. (1) lit. a), cum) a reținut și instanța de apel.

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (C.J.U.E.) invocată (hotărârea în cauza C-100/02, Gerolteiner Brunnen GmbH & Co. vs Putsch Gmb) nu are legătură cu cauza dedusă judecății și normele comunitare invocate. Hotărârea a fost dată în interpretarea art. 6 parag. 1 lit. b) din Directiva Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind mărcile (Directiva nr. 89/104/CEE, Prima Directivă), în cauză statuându-se că norma vizată trebuie interpretată în sensul că, atunci când există un risc de confuzie între o marcă înregistrată într-un stat membru și o indicație de proveniență geografică a unui produs originar dintr-un alt stat membru, titularul de marcă nu poate interzice folosirea indicației de proveniență geografică decât dacă această folosire nu este conformă bunelor, onestelor uzanțe în materie industrială sau comercială, iar în această privință, revine jurisdicțiilor naționale să procedeze la o apreciere globală a tuturor circumstanțelor speței.

Norma comunitară interpretată reglementează o limitare a acțiunii în contrafacere - art. 6 alin. (1) lit. b) din Directiva nr. 89/104/CEE prevăzând un caz de limitare a dreptului conferit de marcă, drept exclusiv recunoscut de art. 5, care îl îndreptățește pe titular să formuleze a astfel de acțiune.

În ceea ce privește sintagma "produs de același tip", recurenta reclamantă susține că aceasta se referă la clasa de produse pentru care este înregistrată indicația geografică, iar o marcă înregistrată pentru o clasă cu suprapunere parțială cu clasa pentru care a fost înregistrată indicația geografică, a cărei utilizare contravine dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Regulament, ar putea fi invalidată.

În sensul art. 2 alin. (2) din Regulamentului (CE) nr. 510/2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare ( în vigoare la data obținerii protecției), se înțelege prin "indicație geografică: numele unei regiuni, unui loc specific sau, în cazuri excepționale, al unei țări, utilizat pentru descrierea unui produs agricol sau alimentar: originar din această regiune, loc specific sau țară; care posedă a calitate specifică, reputație sau alte caracteristici care pot fi atribuite zonei geografice respective; a cărui producție și/sau prelucrare și/sau preparare au loc în aria geografică definită."

Similar, în Regulamentul nr. 1151/2012 se arată că "indicația geografică este o denumire care identifică un produs: a) originar dintr-un anumit loc, regiune, țară; b) în cazul căruia o anumită calitate, reputație sau o altă caracteristică poate fi atribuită în principal originii geografice a produsului; și c) atunci când cel puțin una dintre etapele de producție se desfășoară în zona geografică delimitată) (...)" [art. 5 alin. (2)] - în preambul arătându-se că denumirile deja înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 510/2006 la 3 ianuarie 2013 ar trebui să continue să fie protejate în temeiul noului regulament și să fie incluse în registru în mod automat.

Totodată, indicația geografică protejată trebuie să fie conformă cu un caiet de sarcini, care trebuie să cuprindă, printre elementele minime, descrierea produsului, inclusiv materiile prime și descrierea metodei de obținere a produsului [art. 4 alin. (2) lit. b) și e) Regulamentul nr. 510/2006/art. 7 alin. (1) lit. b) și e) din Regulamentul nr. 1151/2912].

În hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) din 8 septembrie 2009 în cauza C-478/07 Budejovicky Budwar c. D., valorificată în cadrul recursului, se subliniază că regulamentul comunitar constituie un instrument al politicii agricole comune care urmărește în esență să garanteze consumatorilor că produsele agricole care poartă o indicație geografică înregistrată prezintă, datorită provenienței dintr-o zonă geografică determinată, anumite caracteristici specifice și, prin urmare, oferă o garanție de calitate datorată provenienței lor geografice (parag. 111).

Aceste considerente conturează obiectul protecției indicației geografice, iar produsul în discuție în speță, astfel cum a reținut instanța de apel și rezultă din indicația geografică înregistrată, este magiunul de prune, respectiv pruna procesată sub formă de magiun (produs al clasei 1.6 anexă la Tratatul de funcționare a Uniunii Europene, cu mențiunile aferente și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 338/2011 al Comisiei din 7 aprilie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Magiun de prune Topoloveni (IGP)].

În aceste condiții și cum indicația geografică protejată este "Magiun de prune Topoloveni", produsul de același tip din dispoziția art. 14 alin. (1) din Regulamentul nr. 1151/2012 nu poate fi determinat de suprapunerea clasei 1.6 din care face parte produsul vizat de indicația geografică protejată - fructe, legume și cereale, proaspete sau procesate- și cele din clasa 29 a clasificării de la Nisa privind mărcile - carne, pește, păsări, vânat, extracte din carne; fructe și legume conservate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi; ouă, lapte și produse lactate; uleiuri și grăsimi vegetale - cum susține recurenta reclamantă.

Nefiind primită critica referitoare la înțelesul sintagmei "produs de același tip", astfel cum aceasta a fost susținută de către recurenta reclamantă, și cum prin decizia de apel a fost anulată înregistrarea mărcii "B. - Fondat 1901" pentru următoarele produse din clasa 29 - prune conservate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri și compoturi (toate din prune), nu se mai justifică analiza valabilității înregistrării mărcii din perspectiva celorlalte ipoteze ale art. 13 din Regulament - anularea în parte a mărcii fiind dispusă de instanța de apel în temeiul art. 47 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, care sancționează marca ce aduce atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la o indicație geografică protejată.

A mai susținut recurenta reclamantă că instanțele aveau obligația de a verifica dacă includerea toponimului "Topoloveni" în marca solicitată a fi anulată reprezintă o utilizare abuzivă sau nu ( cu referire la hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 8 septembrie 2009 în cauza C-478/07 Budejovicky Budwar c. D., parag. 110).

Din perspectiva art. 13 alin. (1) lit. b) din Regulamentul UE nr. 1151/2012, instanța de apel a reținut că elementele ce compun marca pârâtei nu cuprind utilizări abuzive, însă prioritare sunt considerentele anterioare privind raportul dintre dispozițiile art. 13 alin. (1) și art. 14 alin. (1) și (2) din același Regulament.

Într-adevăr, în hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene la care se face trimitere (parag. 110) se arată că reglementarea comunitară îi protejează pe beneficiarii lor împotriva unei utilizări abuzive a denumirilor respective de către terții care urmăresc să profite de pe urma reputației pe care au dobândit-o acestea, însă cadrul procesual al litigiului de față este diferit conturat, în lumina celor anterior arătate.

Curtea a avut a se pronunța în soluționarea unei cereri ce a fost formulată în cadrul unui litigiu între H., národní podnik ("Budvar"), o fabrică de bere cu sediul în orașul České Budějovice (Republica Cehă), pe de o parte, și Rudolf D. GmbH ("D."), o societate comercială cu sediul în Viena (Austria), care desfășoară activități comerciale de distribuire a băuturilor, pe de altă parte, având ca obiect cererea formulată de Budvar de a se interzice comercializarea de către D., sub marca I., a berii produse de fabrica de bere Anheuser-Busch Inc. ("Anheuser-Busch"), cu sediul în Saint Louis (Statele Unite), pentru motivul că, în temeiul tratatelor bilaterale dintre Republica Cehă și Republica Austria, utilizarea denumirii "Bud" în acest din urmă stat membru este rezervată pentru berea produsă în Republica Cehă - reclamanta prevalându-se de indicații geografice protejate.

Prin critica vizând consecința considerentul privind lipsa caracterului exclusiv al toponimului "Topoloveni" din cadrul mărcii intimatei pârâte s-a reclamat că nu s-a verificat dacă includerea acestei indicații de sursă este de natură să creeze o atingere renumelui indicației geografice ("defăimare", "degradare"), distinctivității sale ("diluare", "interferență") sau să conducă la obținerea unui profit necuvenit din respectivul renume sau caracter distinctiv ("parazitism", "free-riding") - cu referire la hotărârea din cauza T-624/13 Tea Board c. OAPI (parag. 97), cu sublinierea că toate acestea reprezintă circumstanțe ce trebuie avute în vedere la soluționarea conflictului între două drepturi de proprietate intelectuală

Situația premisă - lipsa caracterului exclusiv al toponimului - nu a fost reținută de instanța de apel și urmează a se avea în vedere, pe lângă cele anterior reținute în ceea ce privește dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1151/2012, că jurisprudența comunitară invocată în context vizează conflictul între mărci (din perspectiva art. 8 alin. (1) pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară) și nu conflictul dintre o indicație geografică protejată și desene industriale, indicate drept anterioritate și o marcă, cadrul de analiză al acestora fiind substanțial diferit, reflectat de normele valorificate în cauză ( cu excepția aspectelor referitoare la renume, valorificate și în prezenta cauză).

Instanța de apel a analizat și conflictul determinat de anterioritatea unor mărci susținut a fi deținute de către recurenta reclamantă - marca notorie și marca comunitară, din perspectiva unor motive de nulitate distincte, constatând că prima nu a fost dovedită, iar cea comunitară are dată de protecție ulterioară.

Modul de soluționare al instanței de apel nu a fost supus cenzurii instanței de recurs, cerința de referință a anteriorității fiind raportată și detaliată în cadrul motivului de recurs referitor la înregistrarea mărcii cu rea-credință, relativ la indicația geografică protejată și desene industriale.

Criticile anterior analizate infirmă apărarea recurentei reclamante în sensul că, contrar argumentației instanței de apel, nu au susținut faptul că simpla includere a toponimului "Topoloveni" în marca intimatei ar echivala cu o încălcare a drepturilor asupra indicației geografice pe care o deține, ci au argumentat și dovedit întrunirea cerințelor art. 13 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

Date fiind limitele de analiză în cazul anulării unei mărci, care sunt determinate de legalitatea înregistrării mărcii a cărei valabilitate este cercetată (respectiv utilizarea acesteia astfel cum a fost înregistrată), excede cadrului procesual al litigiului, fixat de art. 14 alin. (1) și (2) din Regulament, orice analiză privind produsele comercializate efectiv sau modul de folosire a mărcii, inclusiv pe etichete, cum în mod corect s-a reținut în cauză.

b. Nu sunt fondate criticile referitoare la soluționarea cererii de anulare a mărcii, întemeiată pe dispozițiile art. 47 lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, care sancționează înregistrarea cu rea-credință.

Legea nr. 84/1998 nu cuprinde norme prin care să se expliciteze sintagma "rea-credință", revenind instanțelor sarcina de a stabili elementele de natură a contura această atitudine subiectivă a titularului unei mărci, la data solicitării înregistrării acesteia.

În jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene de referință (Hotărârea din 11 iunie 2009 în cauza C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG împotriva J.) s-au conturat elemente ce susțin reaua-credință în înregistrarea unei mărci, subliniindu-se că pentru aprecierea existenței relei-credințe a solicitantului, în sensul articolului 51 alin. (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, instanța națională trebuie să ia în considerare toți factorii pertinenți specifici speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn ca marcă comunitară și, în special: împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel puțin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere; intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum și nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

În contextul în care instanța de apel a reținut că și în cazul în care prima condiție, cea a cunoașterii folosirii semnului de către terț, ar fi îndeplinită, era necesar ca reclamanta să facă dovada intenției pârâtei - cerință constatată a nu fi îndeplinită, nu se justifică analiza criticilor referitoare la îndeplinirea acestei cerințe, inclusiv din perspectiva explicitării date în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, atât timp cât nu va fi infirmată prin prezenta decizia de apel relativ la cerința analizată.

Această primă cerință a justificat critica în sensul că eventualele asemănări între semnele folosite de recurentă și marca ulterioară înregistrată de către intimată nu sunt pur întâmplătoare, ci reprezintă rezultatul unei acțiuni conștiente a intimatei pârâte în acest sens.

Însă, cum s-a reținut în jurisprudența comunitară reținută în context, împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează de multă vreme cel puțin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere nu este suficientă în sine pentru a stabili existența relei-credințe a solicitantului, trebuind să se ia în considerare și intenția solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare (parag. 40, 41).

Într-adevăr, reaua credință a solicitantului se verifică la data formulării cererii de înregistrare a mărci, însă elemente anterioare sau ulterioare acestei date pot fi relevante în conturarea atitudinii subiective a titularului la data de referință - în reținerea unui act deliberat, prin care s-ar fi urmărit cu rea-credință să se profite de renumele, cunoașterea semnului în segmentul de public relevant urmare riscului de confuzie provocat, atitudine care se înscrie în afara regulilor bunei-credințe și a preocupării comerciantului de bună -credință de a-și distinge printr-un semn propriu produsele.

Instanța de apel a făcut o analiză a elementelor indicate care pot contura reaua credință la înregistrarea mărcii, cu referire la situația de fapt și probatoriul administrat. Totodată, nu a limitat analiza poziției subiective a intimatei pârâte la sensul subliniat prin jurisprudența relevată, respectiv intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze semnul în continuare, contrar celor susținute de către recurenta reclamantă, analizând apărările reluate în context și în prezentul recurs.

Critica privind utilizarea mărcii însoțită de reprezentări grafice similare celor pentru care deține drepturi anterioare vizează structura mărcii, respectiv grafierea/forma literei B din cuvântul "Bunătăți" - despre care s-a susținut că imită inima inclusă în semnul utilizat de reclamantă.

Instanța de apel a reținut că semnul a fost înregistrat ca marcă națională și comunitară ulterior, iar reclamanta nu a dovedit folosirea semnului în forma respectivă anterior datei de depozit a mărcii atacate, 29 noiembrie 2011, astfel încât să se poată deduce o intenție de a profita de renumele semnului în discuție.

Considerentele deciziei sunt, prin urmare, referitoare la mărci în înlăturarea anteriorității generatoare de renume și nu la desen, cum se susține în cadrul recursului, însă acestea sunt pe deplin valabile și în privința acestuia, inclusiv din perspectiva datei de obținere a protecției - atât timp cât este vorba de același semn și s-a constatat că nu s-a dovedit folosirea în raport cu data înregistrării mărcii, folosire care să ducă la renumele de care să se urmărească ulterior a se profita, în conturarea relei credințe [situație de fapt ce nu intră sub cenzura instanței de recurs, în condițiile art. 488 alin. (1) din C. proc. civ.].

Considerentul instanței de apel în sensul că nici folosirea toponimului "Topoloveni" în cuprinsul mărcii nu poate da naștere unei prezumții de rea-credință în contextul analizat, deoarece o atare folosire nu este, per se, sancționată și nici interzisă, este contestat de recurenta reclamantă, aceasta arătând că o atare folosire este interzisă, în anumite condiții, potrivit dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, iar o asemenea utilizare, independent de întinderea protecției asupra toponimului în cauză, este de natură, prin coroborare și cu restul de elemente utilizate, să creeze confuzie în rândul consumatorilor.

Și în soluționarea acestei critici (pentru care se subliniază și un drept anterior conferit de marca națională) urmează a fi avute în vedere cele anterior reținute în ceea ce privește dispozițiile regulamentului comunitar, iar, în plus, este necesar să se țină seama și de sediul intimatei reclamante, inclusiv recurenta reclamantă relevând aspecte care conturează raportul cu producătorul inițial Întreprinderea de Marmeladă și Gem Topoloveni.

În ceea ce privește mențiunea "Fondat 1901", element al mărcii care ar fi fals potrivit susținerilor reclamantei, s-a constatat de instanța de apel că nu s-au făcut probațiuni în cauză, care să poată fundamenta o analiză a instanței, iar recurenta reclamantă a susținut că utilizarea acesteia pentru produsele unei societăți înființate în anul 2002 demonstrează tentativa intimatei de a asocia imaginea sa comercială cu renumele dobândit anterior de întreprinderea de Marmeladă și Gem din Topoloveni, precum și cu figura lui E., cel care, în anul 1901 a fondat respectiva unitate de producție.

Totodată însă, recurenta reclamantă a arătat și că a avut loc achiziționarea facilității de producție de la continuatoarea personalității Întreprinderii de Marmeladă și Gem Topoloveni, respectiv de la F. de către societatea proaspăt înființată G. SRL, care și-a modificat ulterior denumirea în C. SRL (intimata pârâtă), aspecte care nu denotă o independență de producătorul fondat în anul 1901, ci justifică, pe lângă folosirea toponimului, legătura cu acesta - înlăturând o rea credință în alegerea acestor elemente.

În ceea ce privește producătorul inițial, fondat în 1901, s-a susținut că s-a urmărit prin înregistrarea mărcii și parazitarea numelui acestuia, fără a fi relevate elemente care să justifice o astfel de atitudine.

Nerevendicarea exclusivității elementelor componente ale mărcii (nu integral, cum se susține în cererea de recurs) nu este de natură a conduce la concluzia reținerii relei credințe a intimatei pârâte, în condițiile în care reprezintă o opțiune legală recunoscută oricărui solicitant [art. 21 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice], aceasta afectând drepturile exclusive care pot fi reclamate în urma înregistrării unei mărci care nu ar cuprinde clauza respectivă.

Intervalul relativ scurt de timp dintre obținerea de către recurentă a certificării indicației geografice protejate/a protecției pentru desene și data înregistrării mărcii nu poate reprezenta un reper hotărâtor, nefiind suficientă cunoașterea/prezumția de cunoaștere în lipsa dovedirii intenției frauduloase, cu atât mai mult cu cât în cauză s-au relevat aspecte referitoare la preluarea facilității de producție, inclusiv sub aspectul datei, și în ceea ce privește locația în care își desfășoară activitatea intimata pârâtă.

În ceea ce privește similaritatea etichetelor, instanța de apel, cu o argumentație similară utilizată de prima instanță, a reținut că o astfel de apărare nu este proprie unei acțiuni în anularea mărcii, ci unei acțiuni prin care se solicită încetarea încălcării, a unei acțiuni în contrafacere, respectiv că nu se poate reține o intenție frauduloasă în înregistrarea unei mărci prin raportare la elementele etichetei produselor ce poartă marca, etichete care nu fac obiectul înregistrării în speță.

Cum s-a mai arătat, jurisprudența comunitară invocată în combaterea acestui considerent nu are legătură cu cadrul procesual al cauzei de față, iar Înalta Curte își însușește argumentul instanței de apel, arătând totodată că și în ipoteza în care s-ar accepta analiza similarității etichetelor, printr-o interpretare extrem de extensivă a atitudinii ulterioare a solicitantului, de natură să denote reaua-credință la înregistrarea mărcii, prin riscul de confuzie urmărit și profitarea astfel de renumele de care se prevalează partea, nu s-ar putea verifica teza probatorie față de cele anterior reținute referitor la elemente ale semnelor în conflict, considerate dominante de către recurenta reclamantă prin modul de susținere.

Este necesar să se sublinieze încă o dată că prin decizia de apel s-a anulat, marca pentru o parte esențială - prune conservate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri și compoturi (to