ÎCCJ, decizie (scj.ro #81834)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81834) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Acțiune în decăderea

dreptului la marcă. Condițiile acțiunii. Interesul persoanei

care solicită decăderea din dreptul de a folosi marca de a înregistra

pe teritoriul României o marcă similară. Lipsa utilizării reale și

serioase a mărcii.

Cuprins pe materii :

Drept

civil. Dreptul proprietății

intelectuale. Marcă.

Index alfabetic :

marcă

-

interes

-

decădere din

dreptul la marcă

Legea nr. 84/1998, art.6, art. 46, art.48

1.Conform art.45 alin.1

lit.a

din Legea nr.84/1998, orice persoană interesată poate solicita,

oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea

titularului din drepturile conferite de marcă, dacă, fără

motive justificate, marca nu a făcut obiectul folosirii efective pe

teritoriul României, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru

produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

Legea nu definește ce se înțelege

prin „persoană interesată”, ceea ce înseamnă că rămâne

la aprecierea instanței să stabilească, în funcție de

circumstanțele particulare ale fiecărei cauze, dacă persoana

care formulează o acțiune în decăderea titularului din dreptul

la marcă are sau nu interes în promovarea acțiunii, prin prisma

criteriilor conform cărora interesul trebuie să fie direct, personal,

legitim, născut și actual.

Condiția existenței interesului este

îndeplinită față de împrejurarea că o altă persoană

intenționează să înregistreze în România o marcă similară,

iar dispozițiile art.6

lit.c

din Legea

nr.84/1998 nu îi permit aceasta.

nu fac dovada constantei utilizării a semnului în relațiile cu

produsele sau serviciile aferente și nici a faptului că marca ar fi

fost exploatată real, public și neechivoc. Titularul mărcii

trebuie să aducă dovezi privind produsul concret căruia i s-a

aplicat semnul și modul cum această folosire a servit funcționării

mărcii.

ICCJ, Secția civilă și de proprietate

intelectuală, decizia civilă nr. 4863 din 7 iunie 2011

Prin sentința

civilă nr. 746/2009, Tribunalul București a admis acțiunea

formulată de către reclamanta T.A.G. Ltd. în contradictoriu cu

SRTv

și a dispus decăderea din drepturile

conferite de înregistrarea mărcii TIME OUT nr. 035 972 pentru produsele și

serviciile din clasele 35, 38 și 41.

Instanța de fond

a reținut că reclamanta a solicitat înregistrarea mărcii TIME

OUT pentru produsele și serviciile din clasele 9, 35, 38, 39, 41. În soluționarea

acestei cereri, OSIM a emis avizul de refuz provizoriu nr. 236883 motivat de

anterioritatea înregistrării mărcii TIME OUT nr. MN 35972 și de

dispozițiile art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998.

Potrivit

certificatului depus, pârâta este titulara protecției în România a mărcii

TIME OUT nr. 035972 pentru produsele și serviciile din clasele 16, 35, 38,

39, 40, 41, 44 perioada de valabilitate a mărcii expirând la 16.02.2018.

Tribunalul a reținut

interesul reclamantei în formularea unei astfel de acțiuni în decădere,

justificat de faptul că aceasta intenționează să

înregistreze în România o marcă similară cu cea a pârâtei, dar este

împiedicată de prevederile art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998.

Din probele administrate, prima

instanță a reținut ca dovedite apărările privind

folosirea expresiei

verbale TIME OUT

pentru identificarea serviciilor incluse în clasa 41.

Probele privind

posibilitatea cunoașterii de către public despre existența mărcii

pârâtei nu pot fi luate în considerare ca o apărare valabilă pentru

respingerea cererii de decădere, apreciind că în condițiile art.

46 alin. 2 din Legea nr. 84/1998, pârâta ar fi putut produce dovezi că, deși

nu a folosit marca într-o perioadă de 5 ani de la data înregistrării

de către OSIM, mai înainte de luna august

2008 a

făcut totuși

acest lucru.

Apariția mărcii

în emisiunea din septembrie 2007 nu a fost luată în considerare de către

prima instanță care a apreciat că expresia apare pe ecran fără

a identifica cu precizie o rubrică, astfel că nu se poate reține

că publicul a avut cunoștință de intenția pârâtei de a

folosi acest semn ca marcă.

Privitor la emisiunile

din 2006, s-a reținut că nu s-a putut proba conținutul acestora și

deci nu rezultă nici modul de folosire a semnului către public a

expresiei verbale.

Curtea de Apel București,

prin decizia nr.127A/2010, a respins ca nefondat apelul declarat de pârâtă.

Instanța de apel

a reținut că dovada interesului în promovarea cererii de decădere

este în mod constant în practica judiciară reținută ca fiind

dovedită prin simplul fapt al încercării privind înregistrarea unei mărci

care este respinsă prin simplul fapt al invocării dreptului anterior

al pârâtei.

Potrivit reglementării

protecției drepturilor asupra mărcilor de comerț, faptul folosinței

mărcii nu este necesar pentru obținerea înregistrării mărcii,

în consecință, nu pot fi primite argumentele apelantei privind lipsa

de interes a reclamantei în formularea acțiunii în decădere dată

fiind imposibilitatea folosirii ulterioare a mărcii. Analiza OSIM privind

cererea de înregistrare se va reduce la condițiile pe care Legea nr. 84/1998

le stabilește ca și condiții esențiale privind

registrabilitatea

mărcilor, care însă nu includ

dovezi privind capacitatea folosinței efective a mărcii ulterior

datei înregistrării.

Pe fondul cauzei,

Curtea a reținut că tribunalul reține ca fiind dovedită

difuzarea emisiunii TIME OUT în zilele de 19.09.2007 și respectiv

13.10.2007, dar că aceste probe nu sunt suficiente pentru a dovedi ca

neîntemeiată cererea de decădere.

În completarea raționamentului

expus de către instanța de fond, Curtea a reținut că, în zădărnicirea

unei cereri în decădere, practica judiciară a reținut ca fiind

necesar a se dovedi o folosință efectivă care impune inclusiv

folosirea serioasă a mărcii în acest sens, „actele izolate de

folosire sau cele sporadice, puțin importante, nu pot fi considerate ca fiind

acte serioase de exploatare".

Or, făcând

aplicarea acestui principiu identificat în doctrină, tribunalul a

constatat că „expresia verbală apare pe ecran fără a

identifica cu precizie o rubrică, astfel că nu se poate reține că

publicul a avut cunoștință de intenția pârâtei de a folosi

acest semn ca marcă". Mai concret, nu rezultă cu claritate că

prin apariția pe ecran a mărcii verbale se intenționa

identificarea unei emisiuni de sine-stătătoare al cărui conținut

specific să se distingă de cel al altor emisiuni.

Împotriva deciziei a

declarat recurs

SRTv

întemeiat pe dispozițiile

pct.7, pct.8 și pct.9 ale art.304

C.proc.civ

.

Prin dezvoltarea

motivelor de recurs, se arată că acțiunea este lipsită de

interes, căci existența unei cereri a reclamantei la OSIM nu probează

interesul.

Nici pe fond acțiunea

nu este fondată deoarece recurenta a difuzat numeroase emisiuni sub titlul

TIME AUT. Cum posturile de televiziune au obligația să păstreze

monitorizarea programelor numai 30 zile, folosința a fost exemplificată

cu DVD-urile emisiunilor din 19.09.2007 și 13.10.2007.

Tot în cadrul

recursului este analizată și contradictorialitatea argumentelor aduse

de prima instanță.

O altă critică

se referă la „analiza superficială” a probelor administrate de pârâtă.

Astfel, pârâta a dovedit utilizarea în perioada martie-iunie 2006, în

19.09.2007 și 13.10.2007 cu DVD-uri precum și cu înscrisuri emanate

de la compartimentul emisie al

SRTv

și de la

serviciul coordonare program. A fost dovedită și difuzarea de

emisiuni purtând marca TIME AUT (clasa 38) precum și publicitatea

emisiunilor (clasa 35).

Drept urmare,

argumentele instanței de apel sunt contrazise de faptul că produsul

concret căruia i s-a aplicat semnul îl formează emisiunile difuzate

în 2007 și magazinul sportiv difuzat în martie-iunie 2006, iar modul în

care această folosire a servit funcției mărcii este dat de

notorietatea titlului emisiunilor difuzate ale TVR.

Instanțele nu și-au

motivat hotărârile pronunțate, iar instanța de apel nu se pronunță

cu privire la afirmația instanței de fond potrivit căreia pentru

clasele 35 și 38 nu există dovada utilizării.

Se mai arată că

instanța de apel nu a luat în discuție nici faptul că reclamanta

nu a făcut dovada că lipsa utilizării mărcii ar fi fost fără

motive justificate.

SRTv

a pierdut dreptul la

radiodifuzarea meciurilor de fotbal din Liga I și a dreptului la

radiodifuzarea rezumatelor meciurilor din ligă, ceea ce motivează

neutilizarea mărcii, din motive independente de voința sa.

Înalta Curte,

analizând decizia prin prisma criticilor formulate, a probatoriilor

administrate și a temeiurilor de drept incidente cauzei, reține

caracterul nefondat al recursului pentru argumentele ce succed.

Conform art.45 alin.1

lit.a

din Legea nr.84/1998, în temeiul căreia a fost

intentată acțiunea reclamantei – orice persoană interesată

poate solicita, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea

titularului din drepturile conferite de marcă, dacă, fără

motive justificate, marca nu a făcut obiectul folosirii efectivă pe

teritoriul României, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru

produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

Legea nu definește

ce se înțelege prin „persoană interesată”, ceea ce înseamnă

că rămâne la aprecierea instanței să stabilească, în

funcție de circumstanțele particulare ale fiecărei cauze, dacă

persoana care formulează o acțiune în decăderea titularului din

dreptul la marcă are sau nu interes în promovarea acțiunii, prin

prisma criteriilor conform cărora interesul trebuie să fie direct,

personal, legitim, născut și actual.

Ambele instanțe

de fond au reținut corect existența interesului reclamantei față

de împrejurarea că aceasta intenționează să înregistreze în

România o marcă similară cu cea a pârâtei și că dispozițiile

art.6

lit.c

din Legea nr.84/1998 nu îi permit

aceasta.

Persoana aflată

într-o atare situație juridică justifică interesul de a obține

decăderea concurentului din dreptul asupra mărcii înregistrate, dar

nefolosită.

A pretinde reclamantei

că, înainte de a intenta acțiunea în decădere, să facă

dovezi referitoare la capabilitatea de a produce, promova și difuza

emisiuni de televiziune cu marca TIME AUT pe teritoriul României cum se

pretinde de pârâtă, înseamnă a-i pretinde să se hazardeze

într-un demers posibil ilicit, prin încălcarea drepturilor pe care, până

la un eventual succes al acțiunii în decădere, pârâta le deținea

exclusiv asupra mărcii sale.

De altfel, printre

condițiile de

registrabilitate

a mărcii nu

se află și dovezile privind capacitatea folosinței efective a mărcii

ulterior datei înregistrării, astfel cum interpretează recurenta

dispozițiile legale.

Așadar, instanța

de apel a reținut corect ca fiind dovedit interesul reclamantei în inițierea

demersului judiciar.

Instanța de apel,

deși a motivat pe scurt hotărârea, a examinat totuși în mod real

problemele esențiale care i-au fost supuse: lipsa interesului în

formularea acțiunii și dovedirea folosirii mărcii în litigiu.

Pentru ca o hotărâre

judecătorească să fie motivată, în sensul dispozițiilor

art.261 pct.5

C.proc.civ

., este necesar ca judecătorul

să motiveze soluția dată și nu să răspundă

separat diferitelor argumente ale părților, care nu sunt esențiale.

Astfel, recurenta

afirmă că instanța nu s-a pronunțat asupra criticilor

referitoare la contradictorialitatea motivelor sentinței precum și

asupra criticii că reclamanta nu a făcut dovada că lipsa utilizării

ar fi fost fără motive justificate.

În speță,

instanța de apel, înlăturând prima critică aduce argumente

suplimentare motivării primei instanțe în ceea ce privește lipsa

dovezilor de utilizare a mărcii.

Este real că

instanța de apel nu răspunde criticii referitoare la absența

probelor administrate de reclamantă în dovedirea absenței motivelor

nejustificate.

Doar că dispozițiile

legale în materie, art.47 (în prezent art.46 alin.4) din Legea nr.84/1998,

impun că dovada folosirii mărcii incumbă titularului mărcii,

deci pârâtei și nu reclamantei.

Nepronunțarea

asupra acestui motiv de apel nu are

nicio

înrâurire asupra soluției pronunțate câtă

vreme recurenta trebuia să facă dovada că nefolosirea se

datorează unor circumstanțe mai presus de voința sa. Faptul că

nu a mai fost eligibilă în cadrul licitațiilor organizate pentru

transmiterea meciurilor de fotbal din Liga I nu reprezintă o împrejurare

ce să denote cauze mai presus de voința recurentei de a folosi marca

TIME AUT, în condițiile în care marca nu era înregistrată doar pentru

acest gen de transmisii televizate.

Recurenta susține

că a făcut dovada folosinței mărcii pentru toate clasele de

produse și servicii.

Cu privire la clasa 35

(promovare/publicitate) se arată că spoturile de autopromovare și

difuzarea unei emisiuni de televiziune implică și o activitate de

promovare.

Numai că în

Ghidul de utilizare a Clasificării de la Nisa (ediția a 9-a) se

precizează că această clasă cuprinde în mod particular

„strângerea la un loc, în beneficiul terților, a unor produse diverse

pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze

comod”. Rezultă din această explicitare faptul că serviciile din

clasa 35, în speță promovare/publicitate, nu se referă la

produsele proprii, ci se referă la acele servicii exercitate în folosul și

beneficiul terților.

Referitor la

producerea și înregistrarea – clasa 41 – de către pârâtă a unor

emisiuni produse și înregistrate sub marca TIME AUT se arată că

dovada o reprezintă DVD-urile pentru perioada martie-iunie 2006, din

19.09.2007 și din 13.10.2007.

Însă, așa

cum au reținut ambele instanțe de fond, expresia verbală ce

apare pe ecran, fără identificarea vreunei rubrici, nu determină

recunoașterea de către public a intenției de a folosi acest semn

ca marcă.

Înscrisurile depuse

atestă că emisiunea Arena s-a difuzat în perioada martie-iunie 2006

nu și că expresia verbală TIME AUT a fost folosită ca marcă

în sensul de a distinge produsul oferit spre vânzare – emisiuni sportive-de

alte produse de același gen.

Pârâta nu a arătat

de ce situația de fapt reținută de prima instanță,

însușită și completată de instanța superioară de

fond nu a fost pe deplin stabilită.

Aceasta pentru că

în etapa procesuală a recursului, decizia poate fi analizată doar

pentru motive de nelegalitate și nu pentru motive de netemeinicie.

În recurs nu s-au

complinit probe cu înscrisuri care să dovedească că marca a fost

exploatată real, public și neechivoc, în condițiile în care

actele sporadice de folosire nu au făcut dovada constantei utilizării

semnului în relațiile cu produsele/serviciile aferente.

Recurenta avea obligația,

potrivit legii, să facă dovezi privind produsul concret căruia i

s-a aplicat semnul și modul cum această folosire a servit funcționării

mărcii.

În mod similar și

pentru aceleași argumente nu vor fi reținute ca fondate apărările

formulate pentru clasa 38 (difuzarea de emisiuni de televiziune purtând marca

TIME AUT).

Drept urmare, dispozițiile

art.45 alin.1

lit.a

din lege, în forma în vigoare la

data formulării cererii de chemare în judecată, au fost corect

aplicate întrucât nu a rezultat cu claritate, fără echivoc că

apariția pe ecran a mărcii verbale a identificat o emisiune de sine

stătătoare al cărui conținut specific să se distingă

de cel al altor emisiuni.

Recurenta invocă și

pct.8 al art.304

C.proc.civ

. fără însă

a arăta care este actul juridic dedus judecății ce a fost

interpretat eronat în sensul încălcării principiului înscris în

art.969 alin.1 Cod civil, potrivit căruia convențiile legal făcute

au putere de lege între părțile contractante, așa încât se

constată că textul de lege a fost indicat pur formal.

Înalta Curte, pentru argumentele ce succed, a respins recursul

în temeiul dispozițiilor art.312 alin.1

C.proc.civ

.