ÎCCJ, decizie (scj.ro #81834)

Acțiune în decăderea dreptului la marcă. Condițiile acțiunii. Interesul persoanei care solicită decăderea din dreptul de a folosi marca de a înregistra pe teritoriul României o marcă similară. Lipsa utilizării reale și serioase a mărcii. Cuprins pe materii : Drept civil. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă. Index alfabetic : marcă - interes - decădere din dreptul la marcă Legea nr. 84/1998, art.6, art. 46, art.48 1.Conform art.45 alin.1 lit.a din Legea nr.84/1998, orice persoană interesată poate solicita, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, dacă, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul folosirii efective pe teritoriul României, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

Legea nu definește ce se înțelege prin „persoană interesată”, ceea ce înseamnă că rămâne la aprecierea instanței să stabilească, în funcție de circumstanțele particulare ale fiecărei cauze, dacă persoana care formulează o acțiune în decăderea titularului din dreptul la marcă are sau nu interes în promovarea acțiunii, prin prisma criteriilor conform cărora interesul trebuie să fie direct, personal, legitim, născut și actual. Condiția existenței interesului este îndeplinită față de împrejurarea că o altă persoană intenționează să înregistreze în România o marcă similară, iar dispozițiile art.6 lit.c din Legea nr.84/1998 nu îi permit aceasta. 2. Actele sporadice de folosire a mărcii nu fac dovada constantei utilizării a semnului în relațiile cu produsele sau serviciile aferente și nici a faptului că marca ar fi fost exploatată real, public și neechivoc.

Titularul mărcii trebuie să aducă dovezi privind produsul concret căruia i s-a aplicat semnul și modul cum această folosire a servit funcționării mărcii. ICCJ, Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 4863 din 7 iunie 2011 Prin sentința civilă nr. 746/2009, Tribunalul București a admis acțiunea formulată de către reclamanta T.A.G. Ltd. în contradictoriu cu SRTv și a dispus decăderea din drepturile conferite de înregistrarea mărcii TIME OUT nr. 035 972 pentru produsele și serviciile din clasele 35, 38 și 41. Instanța de fond a reținut că reclamanta a solicitat înregistrarea mărcii TIME OUT pentru produsele și serviciile din clasele 9, 35, 38, 39, 41. În soluționarea acestei cereri, OSIM a emis avizul de refuz provizoriu nr. 236883 motivat de anterioritatea înregistrării mărcii TIME OUT nr. MN 35972 și de dispozițiile art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998.

Potrivit certificatului depus, pârâta este titulara protecției în România a mărcii TIME OUT nr. 035972 pentru produsele și serviciile din clasele 16, 35, 38, 39, 40, 41, 44 perioada de valabilitate a mărcii expirând la 16.02.2018. Tribunalul a reținut interesul reclamantei în formularea unei astfel de acțiuni în decădere, justificat de faptul că aceasta intenționează să înregistreze în România o marcă similară cu cea a pârâtei, dar este împiedicată de prevederile art. 6 lit. c din Legea nr. 84/1998.

Din probele administrate, prima instanță a reținut ca dovedite apărările privind folosirea expresiei verbale TIME OUT pentru identificarea serviciilor incluse în clasa 41. Probele privind posibilitatea cunoașterii de către public despre existența mărcii pârâtei nu pot fi luate în considerare ca o apărare valabilă pentru respingerea cererii de decădere, apreciind că în condițiile art. 46 alin. 2 din Legea nr. 84/1998, pârâta ar fi putut produce dovezi că, deși nu a folosit marca într-o perioadă de 5 ani de la data înregistrării de către OSIM, mai înainte de luna august 2008 a făcut totuși acest lucru. Apariția mărcii în emisiunea din septembrie 2007 nu a fost luată în considerare de către prima instanță care a apreciat că expresia apare pe ecran fără a identifica cu precizie o rubrică, astfel că nu se poate reține că publicul a avut cunoștință de intenția pârâtei de a folosi acest semn ca marcă.

Privitor la emisiunile din 2006, s-a reținut că nu s-a putut proba conținutul acestora și deci nu rezultă nici modul de folosire a semnului către public a expresiei verbale. Curtea de Apel București, prin decizia nr.127A/2010, a respins ca nefondat apelul declarat de pârâtă. Instanța de apel a reținut că dovada interesului în promovarea cererii de decădere este în mod constant în practica judiciară reținută ca fiind dovedită prin simplul fapt al încercării privind înregistrarea unei mărci care este respinsă prin simplul fapt al invocării dreptului anterior al pârâtei. Potrivit reglementării protecției drepturilor asupra mărcilor de comerț, faptul folosinței mărcii nu este necesar pentru obținerea înregistrării mărcii, în consecință, nu pot fi primite argumentele apelantei privind lipsa de interes a reclamantei în formularea acțiunii în decădere dată fiind imposibilitatea folosirii ulterioare a mărcii.

Analiza OSIM privind cererea de înregistrare se va reduce la condițiile pe care Legea nr. 84/1998 le stabilește ca și condiții esențiale privind registrabilitatea mărcilor, care însă nu includ dovezi privind capacitatea folosinței efective a mărcii ulterior datei înregistrării. Pe fondul cauzei, Curtea a reținut că tribunalul reține ca fiind dovedită difuzarea emisiunii TIME OUT în zilele de 19.09.2007 și respectiv 13.10.2007, dar că aceste probe nu sunt suficiente pentru a dovedi ca neîntemeiată cererea de decădere.

În completarea raționamentului expus de către instanța de fond, Curtea a reținut că, în zădărnicirea unei cereri în decădere, practica judiciară a reținut ca fiind necesar a se dovedi o folosință efectivă care impune inclusiv folosirea serioasă a mărcii în acest sens, „actele izolate de folosire sau cele sporadice, puțin importante, nu pot fi considerate ca fiind acte serioase de exploatare". Or, făcând aplicarea acestui principiu identificat în doctrină, tribunalul a constatat că „expresia verbală apare pe ecran fără a identifica cu precizie o rubrică, astfel că nu se poate reține că publicul a avut cunoștință de intenția pârâtei de a folosi acest semn ca marcă". Mai concret, nu rezultă cu claritate că prin apariția pe ecran a mărcii verbale se intenționa identificarea unei emisiuni de sine-stătătoare al cărui conținut specific să se distingă de cel al altor emisiuni.

Împotriva deciziei a declarat recurs SRTv întemeiat pe dispozițiile pct.7, pct.8 și pct.9 ale art.304 C.proc.civ . Prin dezvoltarea motivelor de recurs, se arată că acțiunea este lipsită de interes, căci existența unei cereri a reclamantei la OSIM nu probează interesul. Nici pe fond acțiunea nu este fondată deoarece recurenta a difuzat numeroase emisiuni sub titlul TIME AUT. Cum posturile de televiziune au obligația să păstreze monitorizarea programelor numai 30 zile, folosința a fost exemplificată cu DVD-urile emisiunilor din 19.09.2007 și 13.10.2007. Tot în cadrul recursului este analizată și contradictorialitatea argumentelor aduse de prima instanță. O altă critică se referă la „analiza superficială” a probelor administrate de pârâtă.

Astfel, pârâta a dovedit utilizarea în perioada martie-iunie 2006, în 19.09.2007 și 13.10.2007 cu DVD-uri precum și cu înscrisuri emanate de la compartimentul emisie al SRTv și de la serviciul coordonare program. A fost dovedită și difuzarea de emisiuni purtând marca TIME AUT (clasa 38) precum și publicitatea emisiunilor (clasa 35). Drept urmare, argumentele instanței de apel sunt contrazise de faptul că produsul concret căruia i s-a aplicat semnul îl formează emisiunile difuzate în 2007 și magazinul sportiv difuzat în martie-iunie 2006, iar modul în care această folosire a servit funcției mărcii este dat de notorietatea titlului emisiunilor difuzate ale TVR. Instanțele nu și-au motivat hotărârile pronunțate, iar instanța de apel nu se pronunță cu privire la afirmația instanței de fond potrivit căreia pentru clasele 35 și 38 nu există dovada utilizării.

Se mai arată că instanța de apel nu a luat în discuție nici faptul că reclamanta nu a făcut dovada că lipsa utilizării mărcii ar fi fost fără motive justificate. SRTv a pierdut dreptul la radiodifuzarea meciurilor de fotbal din Liga I și a dreptului la radiodifuzarea rezumatelor meciurilor din ligă, ceea ce motivează neutilizarea mărcii, din motive independente de voința sa. Înalta Curte, analizând decizia prin prisma criticilor formulate, a probatoriilor administrate și a temeiurilor de drept incidente cauzei, reține caracterul nefondat al recursului pentru argumentele ce succed.

Conform art.45 alin.1 lit.a din Legea nr.84/1998, în temeiul căreia a fost intentată acțiunea reclamantei – orice persoană interesată poate solicita, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, dacă, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul folosirii efectivă pe teritoriul României, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată. Legea nu definește ce se înțelege prin „persoană interesată”, ceea ce înseamnă că rămâne la aprecierea instanței să stabilească, în funcție de circumstanțele particulare ale fiecărei cauze, dacă persoana care formulează o acțiune în decăderea titularului din dreptul la marcă are sau nu interes în promovarea acțiunii, prin prisma criteriilor conform cărora interesul trebuie să fie direct, personal, legitim, născut și actual.

Ambele instanțe de fond au reținut corect existența interesului reclamantei față de împrejurarea că aceasta intenționează să înregistreze în România o marcă similară cu cea a pârâtei și că dispozițiile art.6 lit.c din Legea nr.84/1998 nu îi permit aceasta. Persoana aflată într-o atare situație juridică justifică interesul de a obține decăderea concurentului din dreptul asupra mărcii înregistrate, dar nefolosită. A pretinde reclamantei că, înainte de a intenta acțiunea în decădere, să facă dovezi referitoare la capabilitatea de a produce, promova și difuza emisiuni de televiziune cu marca TIME AUT pe teritoriul României cum se pretinde de pârâtă, înseamnă a-i pretinde să se hazardeze într-un demers posibil ilicit, prin încălcarea drepturilor pe care, până la un eventual succes al acțiunii în decădere, pârâta le deținea exclusiv asupra mărcii sale.

De altfel, printre condițiile de registrabilitate a mărcii nu se află și dovezile privind capacitatea folosinței efective a mărcii ulterior datei înregistrării, astfel cum interpretează recurenta dispozițiile legale. Așadar, instanța de apel a reținut corect ca fiind dovedit interesul reclamantei în inițierea demersului judiciar. Instanța de apel, deși a motivat pe scurt hotărârea, a examinat totuși în mod real problemele esențiale care i-au fost supuse: lipsa interesului în formularea acțiunii și dovedirea folosirii mărcii în litigiu. Pentru ca o hotărâre judecătorească să fie motivată, în sensul dispozițiilor art.261 pct.5 C.proc.civ ., este necesar ca judecătorul să motiveze soluția dată și nu să răspundă separat diferitelor argumente ale părților, care nu sunt esențiale.

Astfel, recurenta afirmă că instanța nu s-a pronunțat asupra criticilor referitoare la contradictorialitatea motivelor sentinței precum și asupra criticii că reclamanta nu a făcut dovada că lipsa utilizării ar fi fost fără motive justificate. În speță, instanța de apel, înlăturând prima critică aduce argumente suplimentare motivării primei instanțe în ceea ce privește lipsa dovezilor de utilizare a mărcii. Este real că instanța de apel nu răspunde criticii referitoare la absența probelor administrate de reclamantă în dovedirea absenței motivelor nejustificate. Doar că dispozițiile legale în materie, art.47 (în prezent art.46 alin.4) din Legea nr.84/1998, impun că dovada folosirii mărcii incumbă titularului mărcii, deci pârâtei și nu reclamantei.

Nepronunțarea asupra acestui motiv de apel nu are nicio înrâurire asupra soluției pronunțate câtă vreme recurenta trebuia să facă dovada că nefolosirea se datorează unor circumstanțe mai presus de voința sa. Faptul că nu a mai fost eligibilă în cadrul licitațiilor organizate pentru transmiterea meciurilor de fotbal din Liga I nu reprezintă o împrejurare ce să denote cauze mai presus de voința recurentei de a folosi marca TIME AUT, în condițiile în care marca nu era înregistrată doar pentru acest gen de transmisii televizate. Recurenta susține că a făcut dovada folosinței mărcii pentru toate clasele de produse și servicii. Cu privire la clasa 35 (promovare/publicitate) se arată că spoturile de autopromovare și difuzarea unei emisiuni de televiziune implică și o activitate de promovare.

Numai că în Ghidul de utilizare a Clasificării de la Nisa (ediția a 9-a) se precizează că această clasă cuprinde în mod particular „strângerea la un loc, în beneficiul terților, a unor produse diverse pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze comod”. Rezultă din această explicitare faptul că serviciile din clasa 35, în speță promovare/publicitate, nu se referă la produsele proprii, ci se referă la acele servicii exercitate în folosul și beneficiul terților. Referitor la producerea și înregistrarea – clasa 41 – de către pârâtă a unor emisiuni produse și înregistrate sub marca TIME AUT se arată că dovada o reprezintă DVD-urile pentru perioada martie-iunie 2006, din 19.09.2007 și din 13.10.2007.

Însă, așa cum au reținut ambele instanțe de fond, expresia verbală ce apare pe ecran, fără identificarea vreunei rubrici, nu determină recunoașterea de către public a intenției de a folosi acest semn ca marcă. Înscrisurile depuse atestă că emisiunea Arena s-a difuzat în perioada martie-iunie 2006 nu și că expresia verbală TIME AUT a fost folosită ca marcă în sensul de a distinge produsul oferit spre vânzare – emisiuni sportive-de alte produse de același gen. Pârâta nu a arătat de ce situația de fapt reținută de prima instanță, însușită și completată de instanța superioară de fond nu a fost pe deplin stabilită. Aceasta pentru că în etapa procesuală a recursului, decizia poate fi analizată doar pentru motive de nelegalitate și nu pentru motive de netemeinicie.

În recurs nu s-au complinit probe cu înscrisuri care să dovedească că marca a fost exploatată real, public și neechivoc, în condițiile în care actele sporadice de folosire nu au făcut dovada constantei utilizării semnului în relațiile cu produsele/serviciile aferente. Recurenta avea obligația, potrivit legii, să facă dovezi privind produsul concret căruia i s-a aplicat semnul și modul cum această folosire a servit funcționării mărcii. În mod similar și pentru aceleași argumente nu vor fi reținute ca fondate apărările formulate pentru clasa 38 (difuzarea de emisiuni de televiziune purtând marca

TIME AUT).

Drept urmare, dispozițiile art.45 alin.1 lit.a din lege, în forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată, au fost corect aplicate întrucât nu a rezultat cu claritate, fără echivoc că apariția pe ecran a mărcii verbale a identificat o emisiune de sine stătătoare al cărui conținut specific să se distingă de cel al altor emisiuni. Recurenta invocă și pct.8 al art.304 C.proc.civ . fără însă a arăta care este actul juridic dedus judecății ce a fost interpretat eronat în sensul încălcării principiului înscris în art.969 alin.1 Cod civil, potrivit căruia convențiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante, așa încât se constată că textul de lege a fost indicat pur formal.

Înalta Curte, pentru argumentele ce succed, a respins recursul în temeiul dispozițiilor art.312 alin.1 C.proc.civ .