ÎCCJ, Decizia nr. 213909/2005

ÎCCJ, Decizia nr. 213909/2005 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Marcă. Acțiune  în decădere din

drepturile conferite de marcă. Utilizare efectivă.

Cuprins pe materii.

Dreptul proprietății intelectuale. Marcă.

Acțiune  în decădere din drepturile conferite de marcă.

Utilizare efectivă.

Index alfabetic

.

-

Marcă.

-

Acțiune  în decădere din drepturile conferite de marcă.

Utilizare efectivă.

Legea nr. 84/1998: art.

45, art. 46

În condițiile în care, de la data înregistrării

mărcii și până la introducerea cererii de decădere,

titularul mărcii a efectuat numai acte de comerț izolate, cu caracter

pregătitor, în scopul aplicării ulterioare a mărcii pe produse,

nu se poate reține o utilizare  efectivă a mărcii pentru

produsele pentru care a înregistrat-o.

Faptul că o altă persoană a

constatat că existența mărcii reprezintă un obstacol în

înregistrarea propriei mărci pentru produse identice sau similare și

că a intentat acțiunea în decădere pentru eliminarea acestui

obstacol, nu numai că nu contravine legii, dar este tocmai remediul

legal  pentru situația în care un titular înregistrează o

marcă de baraj, pe care nu o folosește efectiv în activitatea

comercială, dar care împiedică înregistrarea sau folosirea unui semn

identic sau similar de către alte persoane.

Î.C.C.J., Secția civilă și de proprietate

intelectuală, decizia nr. 4089 din 18 mai 2007.

La 7 decembrie 2005, reclamanta S.C. E. S.R.L.

a chemat în judecată pe pârâta S.C. M.C.I. S.R.L., solicitând

instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să

dispună decăderea pârâtei din drepturile conferite de marca ELITE,

pentru carne și produse din carne, clasa 29.

În

motivare, reclamanta a arătat că a depus la Oficiul de Stat pentru

Invenții și Mărci – O.S.I.M. o cerere pentru înregistrarea

mărcii individuale combinată „Gustul desăvârșit ELITE”,

această cerere fiind respinsă prin decizia nr. 213909/2005 motivat de

faptul că a fost identificată marca înregistrată anterior MN

33188- E. pentru produse similare din clasa 29, a cărei titulară este

societatea pârâtă.

Dar, susține reclamanta, marca ELITE nu a fost niciodată

utilizată pe teritoriul României, de către pârâtă, în ultimii 5

ani pentru produse din clasa 29, în special pentru carne și produse din

carne. Societatea pârâtă, titulară a mărcii, se ocupă cu

producerea de ambalaje – conform paginii de internet a acesteia – și nu a

avut activități în domeniul producției de alimente în ultimii 5

de ani.

În

drept, au fost invocate prevederile art.45 și următoarele și

art.50 din Legea nr.84/1998, precum și Regula 32 din Regulamentul de

aplicare a Legii nr.84/1998.

Pârâta a formulat întâmpinare, solicitând

respingerea cererii și arătând că, la data de 15 iulie1997, a

obținut dreptul asupra mărcii ELITE, prin înregistrare la O.S.I.M.,

sub nr. 033188, pentru produsele și serviciile din clasele 29, 35 și

39, iar de la data înregistrării și până în prezent marca a fost

utilizată efectiv pe teritoriul României, pentru toate categoriile de

produse din clasa 29.

Prin

încheierea pronunțată la data de 11 ianuarie 2006 s-a dispus

scoaterea cauzei de pe rolul secției comerciale a Tribunalului

București, la care a fost inițial repartizată și

reînregistrată pe rolul secției a III-a civilă a aceluiași

tribunal.

Pârâta a formulat cerere

reconvențională, solicitând ca, prin hotărârea ce se va

pronunța, să se interzică reclamantei comercializarea produselor

cu semnul Gustul Desăvârșit Elite.

Prin

sentința civilă nr.776 din 7 iunie 2006 Tribunalul București –

secția a III-a civilă a respins cererea de decădere din dreptul

la marcă.

Pentru a

pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut că

reclamanta este îndreptățită să formuleze acțiune în

decăderea din drepturi a pârâtei pentru că cererea sa de înregistrare

a mărcii „Gustul desăvârșit ELITE” a fost respinsă de

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci întemeiat pe

existența mărcii „ELITE” anterior înregistrată de către

pârâtă.

În

raport de prevederile art. 47 din Legea nr. 84/1998, pârâtei îi revine

obligația de a dovedi folosirea mărcii, și, sub acest aspect,

s-a constatat că pârâta a făcut dovada folosirii efective a

mărcii, în mod public, în ultimii 5 ani, înțelegând prin folosire

efectivă o utilizare a mărcii în activitățile comerciale

obișnuite pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată, în

mod serios și cu finalitatea evidentă de prezervare a drepturilor

exclusive asupra mărcii.

Prin

decizia civilă nr.776 din 7 iunie 2006 Curtea de Apel București –

secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală a admis apelul declarat de reclamantă, a schimbat în tot

sentința, a admis acțiunea și a dispus decăderea pârâtei

din drepturile cu privire la marca ELITE nr.33188 în ceea ce privește

produsele carne și preparate din carne, obligând-o, totodată, pe

pârâtă la plata sumei de 20,15 RON cheltuieli de judecată.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a reținut

următoarele:

Critica

referitoare la nelegalitatea sentinței apelate pentru încălcarea

dispozițiilor art. 116 Cod procedură civilă este nefondată.

Pârâta-intimată

nu a depus, odată cu întâmpinarea, înscrisuri spre a-și susține

apărările formulate, situație față de care nu se poate

reține neîndeplinirea obligației reglementate prin art. 116 Cod procedură

civilă, în sensul necesității depunerii de exemplare suficiente

spre a fi comunicate către reclamantă.

În ceea

ce privește înscrisurile depuse ulterior, ca urmare a

încuviințării acestei probe de către prima instanță,

curtea de apel reține că administrarea acestei probe s-a realizat

chiar la termenul la care a fost încuviințată, termen la care

reclamanta-apelantă nu a fost prezentă, deși fusese legal

citată.

Potrivit

art. 96 Cod procedură civilă, „partea prezentă în

instanță, în persoană sau prin mandatar, nu poate refuza

primirea actelor de procedură și a înscrisurilor care i se

comunică în ședință. În acest caz, instanța poate

încuviința, la cerere, un termen pentru a lua cunoștință de

acte”.

Astfel,

în conformitate cu norma juridică enunțată, comunicarea de

înscrisuri se face numai față de partea prezentă în

ședință, într-o astfel de situație respectiva parte fiind

îndreptățită să solicite un nou termen pentru a lua

cunoștință de înscrisurile astfel comunicate.

În

condițiile în care reclamanta apelantă nu a fost prezentă la

ședința de judecată la care s-a administrat proba cu înscrisuri,

nu exista obligația instanței de a-i comunica acesteia înscrisuri

prin corespondență și nici dreptul corelativ al părții

de a primi o astfel de comunicare în considerarea simplului fapt că a

formulat o solicitare în acest sens prin memoriul intitulat „răspuns la

întâmpinare”.

Drepturile și obligațiile procesuale ale părților sunt cele

expres stabilite prin lege, iar exercițiul lor trebuie făcut în

sensul prevederilor art. 723 alin. 1 Cod procedură civilă, respectiv

„cu bună credință și potrivit scopului în vederea

căruia au fost recunoscute de lege”, iar pretenția emisă de

reclamantă de a-i fi comunicate prin corespondență înscrisurile

ce s-au depus ulterior momentului depunerii întâmpinării constituie o

extrapolare nejustificată și excesivă a prevederilor art. 116

și art.96, care este în dezacord cu prevederile art. 723 alin. 1 Cod

procedură civilă.

În

condițiile în care reclamanta apelantă a fost legal citată la

judecata în fond a cauzei, iar propunerea și administrarea de probe s-a

realizat în aceste condiții, în ședință publică, au

fost pe deplin respectate principiul contradictorialității și

cel al dreptului la apărare, împrejurarea că această parte nu a

fost prezentă la ședință fiind efectul propriei

opțiuni asupra modului în care a înțeles să își

susțină acțiunea promovată în justiție.

În ceea

ce privește fondul cauzei, curtea de apel a constatat fondate criticile

reclamantei.

Prin cererea

de chemare în judecată, reclamanta S.C. E. S.R.L a solicitat

decăderea pârâtei S.C. M.C.I. S.R.L. din drepturile conferite de marca

ELITE pentru carne și produsele din carne, clasa 29, susținând

că marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul

României, în ultimii 5 ani, pentru această subclasă.

Potrivit art.47 din Legea nr.84/1998 privind mărcile și

indicațiile geografice „dovada folosirii mărcii incumbă

titularului acesteia și poate fi făcută prin orice mijloc de

probă”.

Probele

administrate de către pârâtă, constând în facturi și etichete,

relevă utilizarea mărcii „ELITE” de către pârâtă pentru

pasta de tomate, bulion și măsline, iar nu pentru carne și

produsele din carne din clasa 29, în legătură cu care reclamanta a

formulat cererea de decădere.

De

asemenea, contractul de prestări servicii nr.50 din 20 februarie 2006 are

ca obiect servicii în domeniul industrializării pastei de tomate.

În

raport de aceste probe, curtea de apel a constatat că pârâta nu a probat

faptul folosirii efective a mărcii pentru carne și produsele din

carne din clasa 29, susținerile reclamantei sub acest aspect dovedindu-se

întemeiate.

În ceea

ce privește facturile potrivit cărora societatea pârâtă ar fi

cumpărat „etichete mezeluri și carne marca ELITE” și „carne

preambalată elite; cârnați elite și salam elite”, curtea a

reținut că acestea poartă data de 1 decembrie 2005 și,

respectiv, 5 decembrie 2005.

Potrivit

art. 46 alin. 2 din Legea nr. 84/1998 „titularul nu poate fi decăzut din

drepturile sale, dacă, în perioada de la expirarea duratei prevăzute

la art. 45 alin. 1 lit. a până la prezentarea cererii de decădere,

marca a fost folosită efectiv. Totuși, dacă începerea sau

reluarea folosirii mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de prezentarea în

justiție a cererii de decădere, folosirea mărcii nu va fi

luată în considerare, dacă pregătirile pentru începerea sau

reluarea folosirii mărcii au intervenit numai după ce titularul a

cunoscut intenția de prezentare a unei cereri de decădere”.

Or, nu

numai că cele două facturi menționate sunt întocmite cu

două și, respectiv, cinci zile înaintea datei la care cererea

reclamantei de decădere a pârâtei din drepturile asupra mărcii ELITE a

fost înregistrată pe rolul instanței, dar ele relevă acte

pregătitoare de folosire a mărcii pentru carne și produse din

carne, constând în achiziționarea de etichete pentru astfel de produse

și a unei cantități relativ reduse de carne (150 Kg),

cârnați și salam (300 și respectiv 350 buc.), iar nu o folosire

efectivă a mărcii E. în activitatea curentă.

De

altfel, aceste acte pregătitoare nu s-au dovedit a fi fost urmate de alte

acte de folosire propriu-zisă a mărcii pentru produsele în

discuție, deși perioada de timp scursă până la

soluționarea apelului a fost de peste un an.

Cât

privește apărarea intimatei pârâte în sensul că aceasta ar avea

intenția și voința onestă de a-și prezerva drepturile

exclusive asupra mărcii ELITE pentru produsele din clasa 29 (carne și

produse din carne), curtea de apel  a considerat că nu poate fi

reținută, în condițiile în care numai actele de folosire

efectivă, în activitatea obișnuită a titularului, sunt de

natură a-l pune pe acesta la adăpost de sancțiunea

decăderii prevăzute de art. 45 lit. a din Legea nr. 84/1998.

Prezervarea mărcii pentru considerente ce ar ține de

buna-credință, de voința onestă și de eventuale

proiecte de dezvoltare ori diversificare a activității titularului ar

constitui o restrângere nejustificată a drepturilor terților ce ar

dori să își aproprie aceeași marcă pentru produse/servicii

ce sunt de actualitate.

Concluzionând, curtea de apel a reținut că marca ELITE - pentru care

pârâta are calitate de titular pentru clasele 29, 35 și 39 conform certificatului

de înregistrare a mărcii nr. 33188 eliberat de Oficiul de Stat pentru

Invenții și Mărci – nu a fost efectiv folosită de

către pârâtă pentru carne și produsele din carne din clasa 29,

situație față de care, potrivit dispozițiilor art. 45 lit.

a din Legea nr. 84/1998, cererea reclamantei de decădere a pârâtei din

drepturile conferite de această marcă pentru produsele

menționate este întemeiată.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta, solicitând

admiterea recursului, modificarea în parte a deciziei, numai în ceea ce

privește soluția dată motivului referitor la fondul cauzei

și respingerea cererii de decădere din drepturile conferite de

marcă.

În dezvoltarea motivului de recurs invocat, recurenta

susține că instanța de apel nu a aplicat corect dispozițiile

art.46 alin. 2 din Legea nr.84/1998, nesocotind atât litera, cât și

spiritul legii.

Referitor la litera legii, recurenta arată

că instanța de apel, deși a reținut în considerente că

facturile prin care pârâta a comercializat carne preambalată, cârnați

și salam sub marca ELITE au fost întocmite cu 2 zile și respectiv 5

zile înainte de data înregistrării reclamantei pe rolul instanței,

iar factura din data de 24 decembrie a ignorat-o complet, nu a ținut seama

de faptul că pârâta a folosit marca înainte de a cunoaște

intenția reclamantei de a o acționa în judecată, din moment ce

acțiunea nici nu fusese depusă la instanță.

Recurenta susține că toate cele trei

facturi dovedesc faptul că a achiziționat carne și produse din

carne, folosind pentru aceasta marca ELITE, ceea ce face inaplicabile

dispozițiile art.45 lit. a din Legea nr.84/1998.

În opinia recurentei, a fost încălcat și

spiritul legii, care urmărește să protejeze pe titularul

mărcii și buna sa credință.

Folosirea serioasă, reală și

neechivocă a mărcii sunt probleme de fapt, supuse liberei aprecieri a

judecătorilor, care, analizând circumstanțele proprii cauzei, trebuie

să constate că folosirea mărcii are ca obiect să creeze sau

să conserve un debușeu pentru produsele marcate și că nu

vizează simpla deținere a dreptului la marcă.

Recurenta susține că a dovedit cu înscrisurile

administrate în cauză că a folosit marca ELITE pentru produse din

clasa 29, inclusiv carne și produse din carne, în planul său de

afaceri fiind prevăzută extinderea activității, pe care

decăderea din dreptul la marcă ar afecta-o grav.

Recursul este nefondat și a fost respins pentru

următoarele considerente.

Curtea de apel a reținut, ca situație de fapt,

că în perioada de protecție a mărcii ELITE nr.33188, reclamanta

nu a folosit această marcă pentru carne și preparate din carne

decât prin menționarea sa în facturile din data de 1 decembrie 2005

și 5 decembrie 2005, în condițiile în care cererea de decădere

s-a înregistrat la data de 7 decembrie 2005 și că cele două

facturi relevă numai acte pregătitoare de folosire a mărcii,

constând în achiziționarea de etichete, neurmate de acte propriu-zise de

folosire a mărcii pentru produsele în discuție.

La această situație de fapt, curtea de apel a

aplicat corect dispozițiile art.45 alin. 1 lit. a din Legea nr.84/1998, ca

și pe cele ale art.46 alin. 2 din aceeași lege, despre care recurenta

pretinde că au fost greșit aplicate.

Astfel, potrivit textului de lege menționat,

titularul nu poate fi decăzut din drepturile sale dacă în perioada de

la expirarea duratei prevăzute la art.45 alin. 1 lit. a – adică a

celor 5 ani de nefolosire neîntreruptă a mărcii – și până

la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosită efectiv.

În continuare, textul prevede că, dacă

începerea sau reluarea folosirii mărcii a avut loc cu trei luni înainte de

prezentarea în justiție a cererii de decădere, folosirea mărcii

nu va fi luată în considerare, dacă pregătirile pentru începerea

sau reluarea folosirii au intervenit numai după ce titularul a cunoscut

intenția de prezentare a unei cereri de decădere.

În speță, recurenta solicită a se face

aplicarea dispozițiilor art.46 alin. 2 din Legea nr.84/1998, ceea ce

înseamnă că nu contestă că perioada de 5 ani de nefolosire

efectivă a mărcii pentru carne și preparate din carne s-a

împlinit, dar consideră că începerea folosirii mărcii, ca urmare

a extinderii activității sale comerciale, întrunește

cerințele textului de lege menționat, pentru a paraliza cererea

reclamantei privind decăderea din dreptul la marcă.

Pentru ca această apărare a pârâtei să

poată fi primită trebuie îndeplinite următoarele condiții:

1.Actele de începere a folosire a mărcii –

niciodată nesusținându-se că ar fi vorba despre o reluare –

să fie anterioare cu cel puțin trei luni datei de înregistrare a

cererii de decădere sau, în cazul în care se situează în intervalul

de trei luni premergătoare intentării acțiunii, pregătirile

pentru începerea folosirii să nu fi intervenit după ce titularul a

luat cunoștință despre intenția de intentare a

acțiunii.

În cauza dedusă judecății, pârâta se

află în cea de a doua ipoteză, în sensul că actele de folosire a

mărcii de care se prevalează se situează în perioada de trei

luni anterioară cererii de chemare în judecată.

Sub acest aspect, deși curtea de apel a observat

că cele două facturi au fost întocmite cu două și,

respectiv, cinci zile înainte de introducerea acțiunii, nu le-a

înlăturat pe considerentul că pârâta le-ar fi întocmit știind

despre intenția reclamantei de a solicita decăderea, ci le-a analizat

sub aspectul concludenței lor în soluționarea litigiului.

Prin urmare, susținerea din recurs a pârâtei conform

căreia la data întocmirii celor două facturi nu avea

cunoștință despre intenția reclamantei de a o chema în

judecată nu are nicio relevanță.

Nici faptul că pârâta ar mai fi atașat la dosar

o factură din data de 24 decembrie 2005, iar instanța de apel nu a

luat-o în considerare nu este în măsură să atragă

nelegalitatea hotărârii, câtă vreme acest pretins act de folosire a

mărcii se situează în timp după data introducerii acțiunii,

neintrând sub incidența dispozițiilor art.46 alin. 2 din Legea

nr.84/1998.

2.Și în cazul începerii sau reluării folosirii

mărcii trebuie să fie îndeplinită condiția

prevăzută în art.45 alin. 1 lit. a, pentru a împiedica decăderea

titularului din dreptul la marcă, adică actele îndeplinite de titular

să fie acte de folosire efectivă a mărcii.

În acest sens, pârâta trebuia să facă dovada

că în perioada premergătoare intentării acțiunii a început

să folosească efectiv marca E. pentru carne și preparate din

carne.

Din această perspectivă, analiza probelor

administrate și stabilirea situației de fapt sunt atributul

instanțelor de fond, instanța de recurs neavând posibilitatea de a

verifica decât legalitatea hotărârii atacate, prin prisma motivelor expres

și limitativ prevăzute de art.304 pct. 1-9 C. pr. civ., nu și de

a reanaliza probele în scopul reevaluării situației de fapt

reținute în fazele procesuale anterioare.

În speță, curtea de apel a constatat că

numai două din înscrisurile depuse la dosar de pârâtă au

legătură cu activitatea acesteia de comercializare a unor preparate

din carne și că reprezintă numai acte pregătitoare ale unei

asemenea activități, câtă vreme ele nu dovedesc decât

achiziționarea unor etichete susceptibile a fi aplicate pe produse, dar în

legătură cu care nu s-a dovedit că au și fost

comercializate sub marca E.

În condițiile în care, de la data înregistrării

mărcii și până la introducerea cererii de decădere,

titularul a efectuat numai două acte de comerț izolate, cu caracter

pregătitor, în scopul aplicării ulterioare a mărcii ELITE pe

produse, corect a stabilit curtea de apel că pârâta nu a folosit efectiv

marca în legătură cu o parte a produselor pentru care a

înregistrat-o, respectiv pentru carne și preparate din carne.

Faptul că reclamanta a constatat că

existența mărcii pârâtei reprezintă un obstacol în înregistrarea

propriei mărci pentru produse identice sau similare și că a

intentat acțiunea în decădere pentru eliminarea acestui obstacol nu numai

că nu contravine legii, dar este tocmai remediul legal  pentru

situația în care un titular înregistrează o marcă de baraj, pe

care nu o folosește efectiv în activitatea comercială, dar care

împiedică înregistrarea sau folosirea unui semn identic sau similar de

către alte persoane.

Pentru toate aceste considerente, Înalta Curte a

constatat că  decizia curții de apel este legală și,

în baza art.312 C.pr.civ., a menținut-o, respingând recursul ca nefondat.