ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 5849/2006

Deliberând în condițiile art. 256 C.

proc. civ. asupra cauzei civile de față a reținut următoarele:

Prin cererea înregistrată la 2 noiembrie 2004 sub nr. 2661 pe rolul

Tribunalului București, secția a V-a civilă, reclamanta I.I.N. d.d. a

solicitat, în contradictoriu cu pârâții G.R.I. și O.S.I.M., decăderea

titularului din drepturile conferite de marca înregistrată verbală nr. 039985

I.C. în toate clasele pentru care a fost înregistrat, de la 01 la 42 precum și

obligarea O.S.I.M. la radierea înregistrării mărcii din R.N.A. și publicarea

radierii în B.O.P.I., cererea formulată în temeiul art. 45 lit. a) din Legea

nr. 84/1998 precum și a Regulii nr. 32 din Regulamentul de aplicare a legii

privind mărcile și indicațiile geografice.

În motivarea cererii se arată că

marca nu a fost folosită pe teritoriul României pe o perioadă neîntreruptă de 5

ani.

Se arată că efectele înregistrării

mărcii încep de la data depozitului reglementar, respectiv 26 februarie 1998,

potrivit art. 29 alin. (1) din Lege.

Titularul mărcii, potrivit art. 47

din lege, are obligația de a face dovada utilizării acesteia pe o perioadă

neîntreruptă de 5 ani în interiorul perioadei de protecție.

Se arată că reclamanta are calitatea

de persoană interesată în sensul legii, deoarece la 10 mai 2000 a depus cererea

de înregistrare a mărcii verbale I. în procedura Aranjamentului de la Madrid,

cu extindere la România pentru clasele de produse 0 – 6, 19, 32, 35 – 44.

Prin sentința civilă nr. 21din 13

ianuarie 2005, cererea de decădere cu privire la produsele din clasele 7 – 8,

20 – 31, 33 și 39 a fost respinsă ca lipsită de interes, iar cu privire la

celelalte clase a fost respinsă ca neîntemeiată; totodată a fost respinsă ca

neîntemeiată și excepția de prematuritate a formulării cererii.

Pentru a hotărî astfel, instanța a

apreciat că interesul reclamantei este justificat doar față de produsele pentru

care a solicitat protecția.

Referitor la excepția de

prematuritate instanța a reținut că în prezenta cauză nu există vreo procedură

prealabilă obligatorie.

Cu privire la fondul acțiunii în

decădere s-a reținut că termenul de 5 ani începe să curgă de la data

înregistrării mărcii în R.N.M. și cum dreptul pârâtului G.R.I. a fost

recunoscut la 31 mai 2000, conform deciziei publicată în B.O.P.I., termenul nu

era împlinit la 2 noiembrie 2004, data cererii introductive de instanță.

Apelul declarat de reclamantă

împotriva acestei sentințe a fost respins, ca nefondat, prin decizia Curții de

Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală, cu nr. 5 din 17 ianuarie 2006.

Pentru a pronunța decizia, instanța

de apel a reținut cele ce succed:

Dreptul material al terțului la

acțiunea în decădere, conform dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. a),

coroborate cu prevederile art. 35 alin. (1) și art. 29 alin. (1) și art. 11

alin. (1) din Legea nr. 84/1998 începe de la data depozitului național

reglementar.

Ca atare, excepția de prematuritate

este neîntemeiată întrucât de la data depozitului național reglementar, 26

februarie 1998, și până la data formulării cererii de chemare în judecată, 2

noiembrie 2004, au trecut mai mult de 5 ani.

Arată instanța că pârâtul are

sarcina probei în dovedirea fie a folosinței efective, fie faptul nefolosinței

justificate a mărcii, determinată de îndoiala născută din incidente ivite în

derularea procedurii de înregistrare.

Apreciază instanța că nefolosirea

mărcii pe perioada 26 februarie 1998-31 mai 2005 este justificată cât timp s-a

pus problema unui eventual conflict cu o normă anterioară, fiind în prezența

unei prudențe firești.

Împotriva deciziei a declarat recurs

apelanta-reclamantă, întemeiat în baza dispozițiilor art. 304 pct. 9 C. proc.

civ.

Prin dezvoltarea motivelor de recurs

decizia este criticată pentru cele ce vor arăta.

Instanța a interpretat greșit

dispozițiile art. 45 lit. a), cu raportare la art. 35 alin. (1), art. 29 alin.

(1) și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, întrucât a făcut distincții

acolo unde legiuitorul nu a făcut-o.

Astfel, potrivit art. 35 din lege

dreptul exclusiv asupra mărcii se afla sub o condiție suspensivă, respectiv cea

a admiterii la înregistrare a mărcii, însă, urmare a îndeplinirii condiției,

dreptul titularului se consolidează de la data depozitului național

reglementar.

Condiția suspensivă nu a fost

detaliată de legiuitor și în consecință nici instanțele nu o pot face pe cale

de interpretare.

Interpretarea dată de instanță nu

este susținută și de faptul că legiuitorul a reglementat expres protecția

provizorie a mărcii prin prevederile art. 36 din lege, conform cărora

solicitantul cererii de înregistrare poate să interzică terților să efectueze

actele prevăzute de art. 35 alin. (2).

Nefolosirea mărcii, prin invocarea

necesității îndeplinirii unor faze obligatorii, nu se justifică cu atât mai

mult cu cât legiuitorul a acordat solicitantului protecția provizorie asupra

cererii de marcă înainte de începerea perioadei de apariție sau de contestație

și în consecință nici instanțele, pe cale de interpretare, nu pot considera o

justificare pentru inacțiunea titularului, obligația sa de îndeplinire a unor

proceduri legale în interpretarea legii.

Analizând hotărârea recurată, prin

prisma criticilor formulate Înalta Curte a reținut cele ce se vor arăta.

Obligația legală de a folosi marca

se naște la momentul înregistrării mărcii, dar cu efect retroactiv din momentul

depozitului național reglementar, fiind o obligație afectată de o condiție

suspensivă.

La calcularea termenului de

regresiune prevăzut de art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, 5 ani,

în raport de data înregistrării cererii de decădere, trebuia avut în vedere și

faptul că nefolosința este justificată.

Constituie nefolosință justificată,

nefolosirea mărcii pe durata procedurii administrative de înregistrare,

determinată de îndoiala născută din incidente ivite pe parcursul procedurii de

înregistrare.

Astfel, în cauza de față, O.S.I.M. a

emis la 28 aprilie 2000 un aviz de refuz provizoriu, urmare a examinării în

fond a depozitului potrivit Regulii nr. 17 alin. (6) din Regulamentul de

aplicare a Legii nr. 84/1998.

Ulterior, la 39 mai 2000, O.S.I.M. a

emis la 31 mai 2000 decizia de înregistrare a mărcii.

În atare situație, apariția unor

incidente de natura celui menționat, aviz de refuz provizoriu, nefolosirea

mărcii este justificată de prudența firească manifestată față de solicitantul

de bună credință față de posibila incidență a prevederilor art. 35 alin. (2)

din lege.

Perioada dintre data depozitului

național reglementar și data deciziei de înregistrare a mărcii, 16 februarie

1998-31 mai 2000, constituie un element de nefolosire justificată a mărcii, dat

fiind un eventual conflict cu o marcă anterioară.

Prin urmare, termenul de 5 ani de

neutilizare, caracterizat în cauză pentru perioada 26 februarie 1998-2

noiembrie 2004, nu s-a împlinit întrucât perioada 36 februarie 1998-31 mai 2000

reprezintă o nefolosință justificată.

Instanța de apel a făcut o corectă

interpretare a dispozițiilor legale cât timp termenul legal de regresiune nu

s-a împlinit pentru aplicarea sancțiunii decăderii din dreptul de marcă pentru

nefolosința efectivă, neîntreruptă și nejustificată.

Invocarea de către recurent a

dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998, referitoare la protecția

provizorie a mărcii nu este un argument împotriva interpretării date de

instanță, o justificare a nefolosirii mărcii, întrucât utilizarea protecției

provizorii este o facultate și nu o obligativitate.

Pentru considerentele arătate,

Înalta Curte, reținând că motivele de recurs sunt întemeiate în baza

dispozițiilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ. nu sunt incidente, în temeiul art.

312 alin. (1) C. proc. civ., va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul

declarat de reclamanta I.I.N. împotriva deciziei civile nr. 5 A din 17 ianuarie

2006 a Curții de Apel București, secția a IX-a.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 13 iunie 2006.