ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1916/2010

Asupra cauzei de față, constată următoarele: Judecata în primă instanță Prin cererea înregistrată la 1 iunie 2007 reclamanta G. S.P.A. a chemat în judecată pe pârâții D.I.V. și O.S.I.M., solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună decăderea pârâtului D.I.V. din drepturile conferite asupra mărcii G.R. nr. 047262 pe teritoriul României pentru clasele de servicii 29 și 30 și obligarea O.S.I.M. la publicarea deciziei de decădere a mărcii în B.O.P.I., la secțiunea mărci. Prin sentința civila nr. 469 din 6 martie 2008, Tribunalul București, secția a V-a civilă, a admis acțiunea și a dispus decăderea titularului din drepturile conferite de marcă. Pentru a pronunța această sentință, tribunalul a reținut următoarele: Reclamanta este titulara mărcii G.R., înregistrată pe cale internațională la O.M.P.I.

în data 30 martie 2004 sub nr. 842667, marcă pentru care s-a solicitat protecția și pe teritoriul României în baza Aranjamentului de la Madrid. Reclamanta a solicitat înregistrarea mărcii, pentru produsele din clasa 29, 30 și 32. Notificat cu privire la această cerere, O.S.I.M. a înaintat la O.M.P.I. refuzul de protecție pentru produsele din clasele 29 și 30, motivat de anterioritatea înregistrării mărcii naționale G.R. nr. 047262, pentru clasele 29 și 30, cu dată de depozit 11 ianuarie 2001, având ca titular pe pârâtul D.I.V. și de dispozițiile art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998. În atare situație, având în vedere că reclamanta intenționează să înregistreze în România o marcă similară cu cea a pârâtului și că art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 nu îi permite, reclamanta are interesul de a formula acele acțiuni prin care să se constate stingerea drepturilor pârâtului asupra mărcii înregistrate pe numele acestuia.

O astfel de acțiune este cea de decădere din drepturile conferite de marcă, sancțiune ce se pronunță pentru situația prevăzută de dispozițiile art. 45 lit. a) din Legea nr. 84/1998, adică fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată. Proba actelor de folosire a mărcii este în sarcina pârâtului, potrivit art. 47 din Legea nr. 84/1998 și nu a fost făcută în cauză. Înscrisurile depuse de pârât dovedesc că în anul 2002 acesta a încheiat un contract de asociere cu o societate comercială în vederea deschiderii și organizării de activități de bar-restaurant, în care să fie produse și comercializate produse sub marca G.R.

Că această convenție a fost urmată de acte concrete de producție sau de comerț, care să aibă ca urmare cunoașterea de către consumatori a produselor marcate cu semnul înregistrat nu rezultă din nicio probă de la dosar. Ulterior, societatea comercială parte în contractul amintit - SC P.A. SRL, la care pârâtul era asociat, și-a schimbat denumirea în P. SRL, cu domeniu principal de activitate - restaurante. Prin materialele publicitare depuse la dosar, pârâtul a înțeles să demonstreze că marca înregistrată a făcut obiectul folosirii, prin asocierea acesteia cu produsele comercializate în restaurantele de la punctele de lucru ale societății comerciale. Potrivit înscrisului de la dosar, pârâtul a arătat că ceea ce se identifică cu semnul înregistrat ca marcă este un tip de produs lactat, mozzarella, dar pentru care nu s-a obținut protecția.

În plus, dovezile prezentate în susținerea apărării nu sunt datate, astfel că nu se poate verifica dacă folosirea mărcii s-a făcut înaintea cererii de chemare în judecată. De asemenea, probele privind folosirea mărcii trebuie susținute de dovezi privind volumul de activitate cu produsele marcate, ceea ce nu s-a întâmplat. În ceea ce privește cererea reclamantei de menționare în dispozitivul sentinței a măsurii de publicare a decăderii în R.N.M., tribunalul a arătat că înscrierea mențiunii decăderii în R.N.M. și publicarea hotărârii în B.O.P.I. se face în condițiile Regulii 32 alin. (5) din H.G. nr. 833/1998, la cererea persoanei interesate, astfel că nu există temei pentru pronunțarea unei dispoziții judecătorești în acest sens.

Participarea în judecată a O.S.I.M. este justificată de necesitatea opozabilității hotărârii, dar o obligație dispusă de instanță în sensul solicitat de reclamantă nu se impune, față de caracterul nelitigios al atribuțiilor pe care le are O.S.I.M. în acest caz. Judecata în apel Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a declarat apel pârâtul D.I.V. Prin decizia civilă nr. 56/ A din 12 martie 2009, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins apelul, ca nefondat și l-a obligat pe apelant la plata sumei de 3000 euro, echivalentul în lei, către intimata reclamanta, cu titlul de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această decizie, curtea de apel a reținut aceeași situație de fapt și de drept ca și prima instanță, arătând următoarele: Motivele dezvoltate de apelant în cererea de apel vizează modul de interpretare a dispozițiilor legale privitoare la decăderea din dreptul la marcă și, deci, condițiile în care se poate dispune decăderea, cuprinse în art. 45 din Legea nr. 84/1998, fără însă a aduce vreun argument convingător din perspectiva mijloacelor de probațiune, în dovedirea utilizării de către acesta în mod efectiv, public și serios a mărcii pentru produsele din clasa 29 si 30. Deși face trimitere la înscrisurile depuse la dosarul cauzei, doveditoare ale unei utilizări a mărcii, apelantul are în mod evident în vedere exclusiv acte cu caracter preparator utilizării mărcii, respectiv contractul de asociere în participație cu SC P.A.

SRL, încheiat la 1 mai 2002, având ca scop și obiect „asocierea în vederea realizării și a exploatării în comun a drepturilor de proprietate intelectuală derivate din deținerea și folosința mărcii de comerț și servicii M/00061 „G.” și contractul de franciză încheiat la 14 februarie 2005 între SG PIZZA E PASTA S.KL. - fosta societate PROD ART SRL - și SC A. SRL și acesta având ca obiect transmiterea de către cea dintâi către cea de a doua a folosinței drepturilor de proprietate intelectuală relative la restaurantele P., bucătărie mediteraneeană.

Că aceste societăți, aflate în raporturi contractuale, având în obiectul de activitate, astfel cum a susținut apelantul, comercializarea și unora dintre produsele făcând parte din clasele de produse 29 și 30 pentru care a fost obținută protecție sub marca analizată, reprezintă aspecte ținând de existența din punct de vedere juridic a societăților respective, fără ca prin aceasta să poată fi făcută o legătură directă între produsele comercializate în cadrul acestora și marca G., unic aspect ce interesează în cauză. În mod corect a subliniat apelantul faptul că folosirea mărcii de către un terț, cu consimțământul titularului acesteia, este asimilată folosirii efective, în acest sens fiind dispozițiile art. 46 din Legea nr. 84/1998.

Ceea ce omite însă a dovedi apelantul este această folosire de către terț a mărcii analizate, odată făcută dovada acordului său, în calitate de titular. Or, folosirea unei mărci presupune utilizarea ei astfel încât să poată fi îndeplinită funcția acesteia, astfel cum este reglementată prin dispozițiile art. 3 alin. (l) lit. a) din Legea nr. 84/1998, care o definește ca fiind „un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane”.

Apelantul nu a făcut nicio dovadă că marca în privința căreia a încheiat raporturi juridice de transmitere a utilizării ei ar fi fost aplicată în vreun fel pe vreunul din produsele aparținând claselor 29 și 30, comercializate de către terții cocontractanți, cu consimțământul său, astfel încât produsele comercializate de aceștia să fie identificate prin marca analizată, de o asemenea manieră încât acele produse să poată fi deosebite de alte produse purtând alte mărci, ale altor comercianți. Astfel, cum în mod corect a susținut și intimata prin întâmpinare, contractele anterior menționate nu sunt suficiente prin ele însele pentru a face dovada folosirii reale a mărcii.

Cu privire la actele depuse la dosar, conținând meniul produselor comercializate de societatea P. SRL și pliante publicitare, curtea reține, dincolo de argumentul primei instanțe, privind lipsa oricărei datări a acestora, astfel încât analiza să poată fi făcută, în privința utilizării, pe o durată de 5 ani, astfel cum prevăd dispozițiile art. 45 din Legea nr. 84/1998, că nici unul dintre ele nu au aptitudinea de a atesta o folosință reală și serioasă a mărcii prin raportare la produsele pentru care este protejată. Inscripționarea mărcii pe unul din colțurile pliantelor menționate, alături de denumirea comercială a societății, ar putea fi avută în vedere ca o încercare de identificare a serviciilor prestate - pizzerie, restaurant, servicii pentru care însă marca nu este protejată și nu pentru acele produse aparținând clasei 29 și 30, pentru care aceasta a obținut protecție.

În ce privește meniul, care conține între specificațiile compoziției produselor comercializate, pizza sub diverse denumiri, și produsul „mozzarela G.”, curtea apreciază că o asemenea utilizare nu servește scopului și funcției pentru care a fost înregistrată marca, atâta vreme cât din modul de utilizare nu se poate face nici o legătură intre marcă și produs. Termenul „G.”, astfel cum este utilizat, prin asociere cu mozzarella (specialitate de brânză), într-o enumerare a ingredientelor specifice sortimentului de pizza, alături de „sos de roșii, oregano, ardei iute, ciuperci etc. are o conotație determinativă (adjectiv), fără nici o legătură cu marca înregistrată. Din această perspectivă, utilizarea mărcii nu poate fi privită ca fiind una serioasă, reală și suficientă pentru a crea în mintea unui consumator mediu, legătura specifică funcției mărcii, între produs și producător.

În ceea privește modul de exercitare, de către prima instanță, a rolului său activ, curtea de apel reține că judecătorul nu poate să se substituie părții, pentru a dicta acele dovezi pe care le-ar considera utile și concludente în stabilirea caracterului nefondat al cererii de chemare în judecată, astfel cum susține apelantul pârât. Dispozițiile legale din materia decăderii, cuprinse în art. 47 din Legea nr. 84/1998 sunt clare, dovada folosirii mărcii revenindu-i exclusiv titularului, care se poate folosi de orice mijloc de probă, astfel încât rolul instanței se limitează, în aceste condiții la încuviințarea și administrarea probatoriilor pe care partea însăși le solicită, fără ca judecătorul să se poată substitui acesteia, prin vreuna din dispozițiile pe care le-ar lua în legătură cu însăși probele considerate utile, pertinente și concludente din punctul său de vedere.

Pe de altă parte, pârâtul apelant nu a administrat în faza apelului nicio altă probă, deși a cunoscut care argumentele pe baza cărora prima instanță a apreciat că prin probele deja administrate acesta nu a făcut dovezi suficiente, menite să conducă la respingerea cererii de chemare în judecată. Reținând în consecință că nici în apel nu s-a făcut dovada utilizării de către pârâtul apelant a mărcii pentru niciunul din produsele pentru care aceasta a fost înregistrată, hotărârea apelată apare ca fiind legală și temeinică, iar apelul ca nefondat, fiind respins în baza art. 296 C. proc. civ. Judecata în recurs Împotriva deciziei a declarat apel pârâtul D.I.V., invocând în drept dispozițiile art. 304 pct. 5, 8 și 9 C. proc.

civ. În dezvoltarea motivelor de recurs invocate, recurentul a susținut următoarele: Față de argumentele pentru care instanța de apel a apreciat că recurentul nu a folosit marca în litigiu, a fost încălcată și aplicată în mod greșit legea și, totodată, a fost interpretat eronat actul juridic dedus judecății, schimbându-se natura ori înțelesul lămurit și vădit neîndoielnic al acestuia, în sensul art. 304 pct. 8 și pct. 9 C. proc. civ. Din ansamblul înscrisurilor aflate la dosar nu se poate trage concluzia că recurentul nu a folosit marca G. pentru produsele protejate de aceasta.

Contractele depuse la dosar au fost interpretate nelegal de către instanța de apel, în sensul că nu poate fi făcută o legătură directă între produsele comercializate în cadrul societăților comerciale contractante și care au în obiectul de activitate comercializarea unora dintre produsele aparținând claselor 29 și 30. De asemenea, instanța de apel a încălcat în mod flagrant dispozițiile legale, interpretând inscripționarea mărcii pe unul din colțurile pliantelor publicitare, alături de denumirea societății SC P. SRL, ca o încercare de identificare a serviciilor prestate de pizzerie și nu pentru produsele aparținând claselor 29 și 30. Nu în ultimul rând, instanța de apel a aplicat în mod greșit prevederile legale în materie atunci când a reținut faptul că, din modul de utilizare al termenului G., nu se poate face nicio legătură între marcă și produs, termenul având o conotație determinativă.

În ceea ce privește mijloacele de probă, pârâtul a solicitat instanței la termenul din 12 februarie 2009 proba cu martori, interogatoriu și cercetare la fața locului pentru a face dovada folosirii mărcii în condițiile prevăzute de lege. Instanța a respins cererea de probe ca nefiind utile, pertinente și concludente în speță, anihilându-i astfel dreptul la apărare, pentru ca apoi să rețină ca motiv de respingere a apelului faptul că pârâtul apelant nu a administrat nicio altă probă în această fază procesuală, deși a cunoscut care sunt argumentele pe baza cărora prima instanță a considerat probatoriul insuficient, ceea ce atrage incidența art. 304 pct. 5 C. proc. civ. Recurentul solicită admiterea recursului, casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea administrării de probe noi.

Totodată, solicită diminuarea onorariului de avocat la plata căruia a fost obligat în apel în temeiul art. 274 alin. (3) C. proc. civ., în raport de munca îndeplinită de apărătoarea intimatei. Intimata reclamantă a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat și menținerea deciziei instanței de apel ca fiind legală și temeinică. Recursul este, într-adevăr, nefondat și va fi respins pentru următoarele considerente: l. Deși s-a invocat motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 8 C. proc. civ., nicio critică formulată de recurent nu se poate încadra în acest text de lege, pentru simplul fapt că în litigiul dedus judecății nu s-a pus problema interpretării vreunui act juridic, a cărui natură ori înțeles să fi putut fi schimbate cu prilejul judecății, obiectul procesului fiind decăderea titularului din drepturile conferite de înregistrarea mărcii ca urmare a nefolosirii acesteia pe o perioadă de 5 ani.

În realitate, recurentul este nemulțumit de modul în care instanța de apel a interpretat probele administrate în cauză și în care a stabilit, pe baza acestora, situația de fapt, dar o atare critică nu se încadrează în dispozițiile art. 304 pct. 8 C. proc. civ. și, în actuala configurație a art. 304 C. proc. civ., nici nu mai poate constitui motiv de recurs. 2. În ceea ce privește motivul de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., deși recurentul arată în repetate rânduri că au fost încălcate sau aplicate greșit prevederile legale în materie, nu arată care anume prevederi legale au fost nesocotite de instanța de apel. Prin criticile referitoare la nelegalitatea hotărârii recurentul se referă, în realitate, la felul în care au fost interpretate înscrisurile și își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că, din interpretarea acestora, instanța de apel a reținut că nu s-a făcut dovada folosirii efective a mărcii.

Așa cum s-a arătat și mai înainte, ca urmare a abrogării pct. ll al art. 304 C. proc. civ., instanța de recurs nu mai are posibilitatea ca, reapreciind probele administrate, să rețină o altă situație de fapt decât cea stabilită în instanțele de fond, ci doar pe aceea de a verifica dacă la situația de fapt astfel cum a fost reținută s-au aplicat corect dispozițiile legale incidente. În speță, instanța de apel a reținut că înscrisurile depuse la dosar de către pârât, căruia îi incumbă sarcina probei într-un litigiu având ca obiect decăderea din drepturile conferite de marcă în baza art. 47 din Legea nr. 84/1998, dovedesc doar existența unor raporturi contractuale între titularul mărcii și alte societăți comerciale, în vederea unei viitoare utilizări a mărcii, utilizare care însă nu a mai fost probată.

Dintr-o altă serie de înscrisuri decât contractele anterior menționate, și anume din meniurile și materialele publicitare atașate la dosar, instanța de apel a reținut, pe de o parte, că acestea nu sunt datate, așa încât să se stabilească dacă ele vizează perioada de 5 ani pentru care se alegă nefolosirea mărcii, iar, pe de altă parte, că menționarea cuvântului „G.” nu poate fi considerată ca îndeplinind funcția mărcii de identificare a produselor pentru care a fost înregistrată.

Deși susține că o asemenea concluzie este nelegală, recurentul nu arată care sunt argumentele pentru care s-ar putea reține că inscripționarea pe colțul unui pliant care promovează un restaurant a cuvântului „G.” sau menționarea într-o listă de ingrediente, cuprinsă în meniul editat de P. SRL, partenera sa de afaceri, a sintagmei „mozarela G.” poate juca rolul de marcă în sensul art. 3 alin. (l) lit. a) din Legea nr. 84/1998, în legătură cu produsele pentru care marca a fost înregistrată, respectiv a celor din clasele 29 și 30 ale Clasificării de la Nisa. În primul rând, marca a fost înregistrată pentru produse, și nu pentru servicii.

Prin urmare, pârâtul avea obligația să dovedească faptul că a utilizat marca în legătură cu respectivele produse aparținând claselor 29 și 30 din Clasificarea de la Nisa sau că a permis unor terți această utilizare, dar tot în legătură cu produsele constând în: carne, pește, păsări și vânat; extracte din carne; fructe și legume conservate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi; ouă, uleiuri și grăsimi comestibile, toate din clasa 29 și cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie, înghețată; miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare, muștar, oțet, sosuri condimente; mirodenii, gheață, toate din clasa 30. În speță, pârâtul a încercat să dovedească utilizarea mărcii în legătură cu un singur produs, din categoria brânzeturi, care nu face parte din cele anterior menționate, pentru care pârâtul a obținut protecție.

Chiar dacă ar fi îndeplinit această condiție, ar fi trebuit să demonstreze că semnul folosit trebuie este apt că creeze în mintea consumatorilor o legătură între produsul pe care îl achiziționează și originea acestuia, cu alte cuvinte, că cel care produce ori comercializează mozzarella, utilizată în prepararea pizzei de către P. SRL. își marchează produsul cu semnul verbal „G.R.”, și nu „G.”. Or, sub acest aspect în mod corect a observat curtea de apel că utilizarea cuvântului „G.” de către o societate comercială care prestează un serviciu, alimentație publică, nu echivalează cu folosirea de către întreprinzătorul de la care provine produsul desemnat prin respectivul cuvânt a mărcii înregistrate de pârât.

În speță, comandând pizza, clienții care frecventează P. SRL ar trebui să creadă că între denumirea „G.” pe care o regăsesc în meniul tipărit și comerciantul de la care provine ingredientul respectiv, brânza mozarella, există o legătură, în sensul că aceasta este denumirea cu care respectivul comerciant înțelege să-și marcheze produsele. În mod just a stabilit curtea de apel că menționarea sub fiecare sortiment de pizza a ingredientelor, ex: cașcaval, gorgonzola, mozzarella G., pecorino; sos de roșii, mozzarella G., ciuperci, șuncă, etc., nu este aptă să creeze o astfel de legătură, ci doar să informeze cu privire la sortimentul de brânză utilizat. În atare situație, concluzia potrivit căreia că nu s-a dovedit folosirea efectivă și serioasă a mărcii G.R.

este legală, ca și aplicarea la situația de fapt reținută a dispozițiilor art. 45 din Legea nr. 84/1998, cu consecința decăderii pârâtului din drepturile conferite de marcă. 3. În ceea ce privește critica întemeiată pe dispozițiile art. 304 pct. 5 C. proc. civ., Înalta Curte constată că nu se poate reține în speță încălcarea dreptului la apărare, care reprezintă un principiu fundamental al dreptului procesual civil și nici că instanța de apel ar fi imputat apelantului neadministrarea acelor probe pe care ea însăși le-a respins, așa cum sugerează acesta în recurs. În realitate, apelantul a beneficiat de dreptul la apărare, dar instanța i-a încuviințat numai parte din probele solicitate, respectiv depunerea de înscrisuri noi, respingând motivat proba cu martori și interogatoriul reclamantei; proba cu cercetare locală a fost solicitată de către apelant a fi prorogată pentru un termen ulterior.

Cu privire la utilitatea, concludenta și pertinența unei probe, instanța de apel are dreptul suveran de a se pronunța și, reprezentând o chestiune de apreciere, și nu de legalitate, nu poate face obiect de analiză în calea de atac a recursului. Pentru aceste considerente, Înalta Curte va menține ca fiind legală decizia curții de apel și, în baza art. 312 C. proc. civ., va respinge recursul ca nefondat. Nici cererea de reducere a onorariului la plata căruia a fost obligat în apel nu poate fi primită, deoarece, pe lângă faptul că nu a fost formulată în fața instanței de apel, cea care avea posibilitatea de a efectua o asemenea reducere în condițiile art. 274 alin. (3) C. proc.

civ., cererea nici nu este în vreun fel motivată, recurentul solicitând pur și simplu ca instanța de recurs să se pronunțe asupra „temeiniciei acestei obligații”, respectiv a plății cheltuielilor de judecată constând în onorariul de avocat suportat de partea adversă, față de munca depusă de avocat. Or, așa cum s-a arătat anterior, în recurs, casarea ori modificarea unei decizii pot fi solicitate numai pentru motivele de nelegalitate expres și limitativ prevăzute de art. 304 C. proc. civ. În baza art. 274 C. proc. civ., Înalta Curte îl va obliga pe recurent la plata sumei de 1900 euro, echivalentul în lei la data plății, cu titlul de cheltuieli de judecată, către intimata reclamantă, reprezentând onorariul de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâtul D.I.V. împotriva deciziei nr. 56/ A din 12 martie 2009 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. Obligă pe recurent la 1900 euro, în echivalent în lei la data plății, reprezentând cheltuieli de judecată către intimata SC G. SPA. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi 19 martie 2010.