ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 450/2012

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 450/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Asupra cauzei de

față, constată următoarele:

Prin cererea

înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a la data de 21

septembrie 2004, reclamanta SC G.S.K. SRL a chemat în judecată pârâtele T. SA

și O.S.I.M., solicitând instanței ca prin hotărârea ce va pronunța să dispună

decăderea titularului din drepturile conferite de marca T. SA, înregistrată

internațional în condițiile Aranjamentului de la Madrid, obligarea O.S.I.M. la

radierea mărcii internaționale T. în toate clasele pentru care a fost

înregistrată în Registrul Național al Mărcilor și comunicarea decăderii

titularului către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, în temeiul

dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 84/1998,

privind mărcile și indicațiile geografice, precum și a Regulii nr. 32 din H.G.

nr. 833/1998, privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.

În motivarea cererii

sale, reclamanta a arătat că pârâta T. SA este titulara mărcii internaționale

T. înregistrată la data de 25 octombrie 1973 și reînnoită, la data de 25

octombrie 1993, pentru 20 de ani.

Deoarece în

conformitate cu regula nr. 36 din H.G. nr. 833/1998 „înregistrarea

internațională la O.M.P.I. a unei mărci a cărei protecție se extinde și pe

teritoriul României, după caz, conform art. 3 din Aranjamentul de la Madrid sau

conform art. 3 din Protocolul referitor la Aranjament, produce aceleași efecte

ca în cazul în care marca ar fi fost depusă direct la O.S.I.M. pârâta urmează a

fi decăzută din drepturile asupra mărcii pe teritoriul României, deoarece, pe

de o parte, nu a utilizat timp de 5 ani marca T. pentru clasele de produse și

servicii pentru care aceasta a fost înregistrată, iar pe de altă parte, marca

verbală T. a devenit uzuală în vorbirea curentă în comerțul cu produsele și

serviciile pentru care a fost înregistrată.

Privitor la calculul

termenului de 5 ani, se arată că acesta începe cu data depunerii cererii,

potrivit art. 4 pct. 1 din Aranjamentul de la Madrid, astfel că în cazul mărcii

T. efectele protecției în România încep la data de 25 octombrie 1993.

În sfârșit, potrivit

art. 47 din Legea nr. 84/1998, „dovada folosirii mărcii incumbă titularului

acesteia și poate fi tăcută prin orice mijloc de probă”' iar folosirea trebuie

să fie neechivocă și serioasă.

În cel de-al doilea

motiv al cererii sale, reclamanta arată că denumirea T. a devenit uzuală în

comerțul cu produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată. Fiind o

marcă verbală, alcătuită exclusiv din cuvântul T., nu este sub nicio formă o

marcă distinctivă, ci reprezintă un cuvânt uzual în vorbirea curentă în

legătură cu comerțul cu produsele și serviciile pentru care a fost

înregistrată.

Din punct de vedere

conceptual, marca verbală are un singur cuvânt lipsit de elemente dominante sau

de elemente distinctive față de înțelesul din limbajul curent și, mai mult,

cuvântul este perceput de publicul relevant ca descriind caracteristica

produselor și serviciilor protejate prin marcă; în prezent, cuvântul T. este

inclus în alte mărci verbale formate din mai multe cuvinte și înregistrate

pentru aceleași clase de produse și servicii ca și marca pârâtei, astfel că,

odată în plus marca a pierdut funcția sa esențială de identificare și

diferențiere a produselor unui producător.

Mai arată reclamanta,

de asemenea, că menținerea unui monopol asupra unui cuvânt uzual în vorbirea

curentă, în beneficiul unui singur beneficiar, este contrar uzanței liberei

concurențe.

Prin întâmpinarea

depusă la dosar la termenul din 20 aprilie 2005, pârâta T. SA a solicitat în

principal, respingerea capătului de cerere privind decăderea pentru neuz din

drepturile conferite pe teritoriul României de marca T. înregistrată pe cale

internațională, ca lipsit de interes și, în subsidiar, ca neîntemeiat. Pârâta a

solicitat, de asemenea, respingerea ca neîntemeiat a celui de-al doilea capăt

de cerere.

Pe fondul cauzei,

pârâta a arătat că acțiunea reclamantei este neîntemeiată câtă vreme marca a

fost în mod direct folosită de către pârâtă pentru clasele 1, 4, și 19, iar

privitor la produsele din clasa 3, actele de folosire efectivă au fost

exercitate de către terțe părți, cu acordul său.

Acțiunea este, de asemenea,

neîntemeiată întrucât reclamanta nu a demonstrat că marca T. a devenit uzuală

în comerț (iar nu în limbajul comun) și mai mult decât atât, invocă motive

legale pentru care se poate cere anularea mărcii, iar nu decăderea din

drepturile asupra ei.

În dovedirea

folosirii efective a mărcii pentru produsele din clasele 1, 4 și 19, pârâta

arată că înțelege să invoce vânzări directe de produse pe teritoriul României,

promovarea prin publicitate a mărcilor T., stabilirea de entități juridice pe

teritoriul României în comun cu persoane juridice române, ample acțiuni

publicitare ce includ și teritoriul României.

Cu privire la

produsele din clasa 3, actele de folosire efectivă au fost exercitate de către

S.C.P.C. cu care companiile T. au încheiat un „Contract de licență de marcă și

cooperare pentru produse destinate igienei orale” prin intermediul căruia

pârâta acordă dreptul de folosință unic și exclusiv în România în combinație cu

marca C.

În urma acestei

colaborări, S.C.P.C. a început comercializarea unei serii de produse înglobând

marca T., printre care și cunoscuta pastă de dinți C.T.

Reclamanta nu

demonstrează conform cerințelor art. 45 alin. (1) lit. b) că marca T. a devenit

uzuală în comerț și invocă motive care, cel mult, ar putea fi folosite în

anularea mărcii.

Astfel, „T.” din

punct de vedere explicativ, avea aceeași semnificație și acum 50 de ani, însă

nici atunci și nici astăzi nu se poate spune că marca T. ar fi fost uzuală în

comerțul cu produsele din clasele 1, 3, 4 și 19.

Prin sentința civilă

nr. 1198/2005, Tribunalul București a admis excepția lipsei de interes și a

respins cererea de decădere, întemeiată pe art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea

nr. 84/1998, ca lipsită de interes, a respins ca neîntemeiată cererea de

decădere întemeiată pe art. 45 alin. (1) lit. b) din lege, a respins ca

neîntemeiat petitul 2 al acțiunii.

Prin decizia civilă

nr. 238/2006 pronunțată în dosar nr. 12646/3/2004, Curtea de Apel București a

admis apelul, a desființat sentința civilă nr. 1198/2005 și a dispus trimiterea

cauzei spre rejudecare primei instanțe pentru cercetarea unitară a fondului,

reținând, în considerente, că interesul actual al reclamantei în acțiunea în

decăderea titularului mărcii este analizat din perspectiva folosului

patrimonial pe care terțul l-ar putea obține în mod legitim, prin pronunțarea

decăderii.

Împotriva acestei

decizii, pârâta a declarat recurs, soluționat de Înalta Curte prin decizia

civilă nr. 133 din 15 ianuarie 2008, în sensul respingerii recursului ca

nefondat.

În rejudecare, cauza

a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a în dosar nr.

32666/3/2008.

Prin sentința civila

nr. 344 din 12 martie 2009 pronunțata de Tribunalul București, secția a V-a

civila a fost respinsă ca neîntemeiată acțiunea formulată de reclamanta SC

G.S.K. SRL în contradictoriu cu pârâții T. SA și O.S.I.M. Totodată, a fost

obligată reclamanta la plata cheltuielilor de judecată către pârâtă, în cuantum

de 27.069,08 lei.

Pentru a hotărî

astfel, Tribunalul a reținut următoarele:

Pârâta T. SA este

titulara dreptului asupra mărcii internaționale T., marca fiind înregistrată la

25 martie 1973 pentru clasele 1, 3, 4 și 19, cu extinderea protecției și pentru

România, reînnoită pentru 20 de ani, la 25 octombrie 1993.

Prin hotărârile

instanțelor de casare (decizia civilă nr. 238/2006 a Curții de Apel București

și decizia civilă nr. 133/2008 a Î.C.C.J.) s-a reținut că reclamanta justifică

interesul procesual în declanșarea acțiunii în decădere, potrivit art. 45 alin.

(1) din Legea nr. 84/1998

Pe fondul cauzei, prima

instanță a reținut că dovezile administrate de pârâtă, în contextul art. 47 din

Legea nr. 84/1998, Tribunalul a apreciat că aceasta a probat utilizarea

efectivă, serioasă și reală a mărcii de către titular.

Astfel, cu referire

la produsele din clasele 1, 4, 19, înlăturând proba cu facturile depuse la

dosar, dat fiind că acestea nu atestă comercializarea unor produse ale mărcii

litigioase, instanța a reținut că pârâta a utilizat marca pe teritoriul

României, potrivit extraselor din presă și afișelor publicitare, aplicate pe

mașinile distribuitorilor prin care pârâta a făcut publicitate produselor sale.

Aceeași împrejurare a fost reținută ca rezultând și din analiza anunțurilor

publicitare depuse la dosar.

Deși unele dintre

anunțurile și afișele publicitare cuprind și elemente ale altor mărci T.,

aparținând pârâtei, instanța a stabilit ca nu aceste dovezi vor fi reținute ca

atestând folosirea efectivă a mărcii.

Cu privire la

produsele din clasa 3, s-a constatat că sunt incidente prevederile art. 46

alin. (1) lit. a) din lege, pârâta dovedind prin contractul încheiat cu

societatea C.P., că marca litigioasă a fost folosită de un terț, cu

consimțământul titularului acesteia. Potrivit clauzelor convenționale, părțile

contractante au stabilit utilizarea mărcilor C. și T., în asociere, pentru

produsele destinate îngrijirii orale, inclusiv pentru cele din clasa 3. Astfel,

art. 1 lit. a) din contract prevede că T. îi acordă C., pe durata de derulare a

prezentului Contract, dreptul unic și exclusiv de a utiliza marca T. în

asociere cu marca C.".

Potrivit art. 13 lit.

a) din Contract, durata convenției este de 10 ani, contractul fiind încheiat la

11 august 1995, iar împrejurarea că acest contract a fost pus în executare

rezultă din analiza ambalajelor produselor C.T., depuse la dosarul cauzei.

Termenul de 5 ani,

stabilit de art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, curge, ca regulă, de la data

înregistrării mărcii, cu excepția înregistrărilor anterioare intrării în

vigoarea Legii nr. 84/1998, când calculul are în vedere momentul începerii

activității actului normativ, pentru a nu se încălca principiul

neretroactivității legii.

Cum în speță perioada

de derulare a contractului cuprinde și perioada după care Legea nr. 84/1998 a

intrat în vigoare, instanța a reținut că pârâta a făcut dovada folosirii

efective a mărcii, pe teritoriul României, într-un interval neîntrerupt de 5

ani.

În consecință,

susținerile reclamantei referitoare la incidența art. 45 alin. (1) lit. a) din

lege, au fost considerate neîntemeiate.

II. Cu privire la cel

de-al doilea motiv al acțiunii în decădere, întemeiat pe dispozițiile art. 45

alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, tribunalul a reținut că reclamanta

face trimitere la motivele de excludere de la protecția mărcii reglementate în

art. 5 al legii, susținând că marca T., compusă dintr-un singur cuvânt, nu este

sub nici o formă o marcă distinctivă, ci reprezintă un cuvânt uzual în vorbirea

curentă, în legătură cu comerțul cu produsele și serviciile pentru care a fost

înregistrată.

S-a apreciat că

încălcarea art. 5 din lege la înregistrarea mărcii nu poate fi, însă, invocată

în cadrul acțiunii în decădere. Potrivit art. 48 lit. a) din lege,

nerespectarea art. 5 alin. (1) poate fi invocată doar în cadrul unei acțiuni în

anularea înregistrării mărcii.

Sancțiunea decăderii

pentru degenerarea mărcii are la bază ideea că titularul unei mărci are

obligația de a nu-și utiliza marca în așa fel încât publicul să înțeleagă că

este vorba de o denumire a produsului și obligația pozitivă de a folosi,

alături de marcă, o desemnare generică, potrivită pentru produs. Astfel,

titularul ar fi decăzut din dreptul asupra unei mărci devenită uzuală ori

generică, prin folosința generalizată. În plus, s-a constatat că reclamanta

nici nu a arătat în ce sens marca T. a devenit uzuală și generică, prin

folosință generalizată, și nici la care produse s-ar referi această folosință

uzuală.

Pentru considerentele

mai sus expuse, apreciind că acțiunea în decădere este neîntemeiată, în temeiul

art. 45 alin. (1) lit. a), b), 46 lit. a) și art. 47 din Legea nr. 84/1998,

Tribunalul a respins acțiunea ca neîntemeiată.

În temeiul art. 274

C. proc. civ., ca parte căzută în pretenții, reclamanta a fost obligată la

plata cheltuielilor de judecată către pârâtă, în cuantum de 27.069,08 lei,

reprezentând onorariile avocaților achitate pe parcursul procesului, potrivit

facturilor depuse la dosar.

Împotriva acestei

sentințe, reclamanta a declarat apel, criticând soluția prime instanțe pentru

nelegalitate și netemenicie.

Prin decizia civilă

nr. 249/ A din 2 noiembrie 2010 a Curții de Apel București, secția a IX-a

civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, apelul a fost respins

ca nefondat.

Pentru a decide

astfel, în raport de limitele devoluțiunii stabilite prin motivele de apel,

instanța de apel a reținut următoarele:

Cu privire la

criticile vizând modul de soluționare a cererii de constatare a decăderii

întemeiat pe dispozițiile art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1996,

curtea de apel a constatat că acestea sunt neîntemeiate.

Astfel, apelanta a

susținut că intimata-pârâtă nu a folosit niciodată, după data reînnoirii, marca

T. pe teritoriul României prin circuitele comerciale, pentru produsele pentru

care marca a fost înregistrată, astfel încât consumatorii nu au cunoștință de

această marcă și de produsele care au fost protejate.

Instanța de apel a

reținut că apelanta-reclamantă a solicitat aplicarea unei sancțiuni prevăzute

de Legea nr. 84/1998. Ca atare, calculul termenului de 5 ani prevăzut de art.

45 alin. (1) lit. a) din lege nu poate avea ca moment de pornire, așa cum a

susținut apelanta, o data anterioară celei de intrare în vigoare a legii care

conține sancțiunea invocată de apelantă. Întrucât marca în litigiu este o marcă

înregistrată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 84/1998 și care își

producea efectele pe teritoriul României anterior acestui moment, instanța de

apel a stabilit că analiza privind folosirea mărcii trebuie să vizeze doar

perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 84/1998 și data

formulării cererii de chemare în judecată.

Din probele

administrate, instanța de apel a apreciat că pârâta a făcut dovada folosirii

mărcii în litigiu pentru produsele pentru care a fost înregistrată.

Astfel, în ceea ce

privește produsele din clasele 1, 04 si 19 au fost depuse la dosar planșe foto

din care rezultă aplicarea mărcii în litigiu pe panouri publicitare, pe

mașinile distribuitorilor, precum și materiale publicitare privind produsele

comercializate sub marca T. De asemenea, au fost depuse facturi emise în anii

2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (precum și 2005), care atestă comercializarea pe

teritoriul României a produselor pârâtei.

S-a apreciat că

facturile menționate, în sine, nu fac dovada folosirii mărcii în litigiu, însă,

coroborate cu celelalte probe administrate, sunt de natura să probeze folosirea

mărcii.

Astfel, facturile

sunt emise de societăți comerciale care apar în planșele foto depuse ca fiind

distribuitori ai produselor T. Totodată, produsele comercializate și pentru

care au fost emise facturile respective apar în cataloagele de prezentare ca

fiind produse ale pârâtei, din cataloagele de prezentare rezultând ca

ambalajele acestor produse poartă marca în litigiu.

Prin urmare, din

această perspectivă, curtea a constatat că în mod eronat prima instanță a

înlăturat facturile din elementele probatorii reținute, întrucât acestea, chiar

dacă nu fac în mod direct proba utilizării mărcii în litigiu, conduc totuși la

probarea acestei utilizări în coroborare cu celelalte probe administrate.

Pe de altă parte, a fost

înlăturată susținerea apelantei în sensul că din probele administrate ar

rezultă folosirea doar a altor mărci aparținând pârâtei și cuprinzând cuvântul

T., iar nu folosirea mărcii în litigiu.

Astfel, marca în

litigiu este compusă din cuvântul T., pentru scrierea căruia se folosește o

anumită grafie, existând totodată și două culori revendicate: alb și roșu.

S-a apreciat că din

probele administrate rezultă că marca a fost folosită ca atare și prin

aplicarea acesteia în scop publicitar pe mașinile distribuitorilor din România,

precum și prin folosirea sa într-o formă diferită de cea înregistrată, formă

care însă nu alterează caracterul distinctiv al acesteia. De asemenea, cuvântul

T., cu grafia protejată prin marca în litigiu, intră și în compunerea altor mărci

aparținând pârâtei, mărci care, însă, cuprind și elemente figurative.

Față de aceste

constatări, instanța de apel a reținut că în cauză sunt incidente dispozițiile

art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora „Este

asimilată folosirii efective a mărcii: .. b) folosirea mărcii sub o formă care

diferă de aceea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul

distinctiv al acesteia.”

Apelanta a mai

susținut că nu s-a făcut dovada folosirii mărcii pentru toate cele trei clase

analizate, însă instanța de apel, din probele administrate, a apreciat că

rezultă folosirea efectivă pentru produse din clasa 04, uleiuri, lubrifianți,

dar și pentru produse din clasele 1 și 19, ca produse complementare celor din

clasa 04, în sensul că parte din uleiurile și lubrifianții produși de pârâtă,

sunt destinați utilajelor destinate industriei și agriculturii (clasa 01) și

utilajelor folosite în construcții (clasa 19).

În ceea ce privește

utilizarea mărcii în litigiu pentru produse din clasa 03, curtea de apel a

constatat că în mod corect prima instanță a reținut că dovada acestei utilizări

a fost făcută prin contractul de licența încheiat de pârâtă cu compania C.P.

Astfel, urmare a

acestui contract, compania C.P. a comercializat produse din clasa 03 în a căror

denumire a fost inclusă și marca T. aparținând pârâtei.

Nu are relevanță

împrejurarea ca utilizarea s-a realizat în asociere cu marca C., întrucât

aceasta asociere nu este de natură să înlăture îndeplinirea cerinței legale,

respectiv, folosirea efectivă a mărcii în litigiu, fiind astfel incidente

dispozițiile art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998: „Este asimilată

folosirii efective a mărcii: a) folosirea mărcii de către un terț, cu

consimțământul titularului acesteia,”

Susținerea apelantei

în sensul că, de fapt, nu a fost utilizată marca T., ci marca C.T. aparținând

companiei C.P., a fost înlăturată pe baza prevederilor contractului de licență

și colaborare, potrivit căruia (art. 16), C. s-a obligat să renunțe la marca

C.T. și să folosească marca T., doar în condițiile stipulate în contractul de

licența și colaborare din 1995.

Totodată,

împrejurarea că marca în litigiu a fost folosită în asociere cu marca C. nu

poate fi reținută ca element care înlătură folosirea efectivă mărcii, având în

vedere ca titularul mărcii poate folosi el însuși sau își poate da

consimțământul pentru ca marca sa să fie folosită de un terț, inclusiv, în

asociere cu altă marca.

În consecință,

instanța de apel a constatat că în mod corect prima instanță a respins ca

neîntemeiat primul capăt al cererii de chemare în judecată.

În privința

criticilor vizând modul de soluționare a capătului de cerere referitor la

decăderea pârâtei din dreptul la marca în litigiu, în condițiile art. 45 alin.

(1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, instanța de apel a constatat că și acestea

sunt nefondate.

Astfel, apelanta a

susținut că nu a invocat în cererea de chemare în judecată încălcarea art. 5

din Legea nr. 84/1994.

Curtea de apel a

constat însă că în cererea de chemare în judecată, în justificarea cererii de

decădere a pârâtei din dreptul la marcă, pe motiv că ar fi devenit uzuală în

comerțul cu produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, reclamanta

a prezentat și dezvoltat argumentele pentru care marca nu îndeplinește condițiile

prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea nr. 84/1998, în

același sens fiind și jurisprudența citată în susținerea acestui capăt de

cerere, respectiv, în domeniul refuzului de înregistrare a unei mărci, iar nu

în materia decăderii din dreptul la marca legal înregistrată.

De altfel, și în

dezvoltarea acestui motiv de apel, apelanta reclamantă s-a referit tot la

neîndeplinirea de către marca în litigiu a condițiilor prevăzute de art. 5

alin. (1) lit. a), c) și d), invocându-se, în plus, și lipsa caracterului

distinctiv al mărcii, cauză de refuz la înregistrare (art. 5 alin. (1) lit. b)

și, respectiv, de anulare a înregistrării mărcii.

Or, astfel cum corect

a stabilit și prima instanță, aceste susțineri ar putea fundamenta, eventual, o

cerere în anularea înregistrării mărcii, iar nu una în decădere, întemeiată pe

dispozițiile art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, cerere cu care

instanța a fost învestită.

Instanța de apel a

reținut că ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998

este aceea în care marca a fost legal înregistrată, îndeplinind condițiile de

înregistrare însă, după momentul înregistrării, marca a devenit, ca urmare a

acțiunii sau inacțiunii titularului, uzuală în comerțul cu un produs sau un

serviciu pentru care a fost înregistrată, situație în care cuvântul înregistrat

ca marcă ajunge să desemneze, prin el însuși, produsul de tipul celui ce a fost

comercializat sub marca respectiva.

Reclamanta-apelantă

nu a arătat în ce mod cuvântul T., înregistrat ca marcă, ar fi devenit uzual în

comerțul cu un produs pentru care a fost înregistrată și nu a făcut vreo dovada

în sensul că în limbajul curent cuvântul T. ar fi ajuns să desemneze produsele

comercializate sub aceasta marcă.

În consecință, instanța

de apel a constatat că în mod corect tribunalul a respins și acest capăt de

cerere.

În termen legal,

împotriva acestei decizii, reclamanta a promovat recurs întemeiat pe ipoteza de

la art. 304 cpt. 7 și 9 C. proc. civ.

Recurenta reclamantă

susține că pârâta era ținută să facă dovada folosirii mărcii T. în mod distinct

pentru fiecare clasă de produse pentru care operează protecția mărcii

înregistrate internațional, respectiv, clasa 1, 3, 4 și 19.

Astfel, în ce

privește clasa 3: produse de igienă și îngrijire a dinților, recurenta

învederează că prin decizia recurată au fost încălcate prevederile art. 46

alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Intimata pârâta este

titulara mărcii T., având culori revendicate alb și roșu și o grafie specială.

Societatea C.P. este

titulara mărcilor C., a mărcii verbale C.T. și a 8 mărci combinate C.T., care

produc efecte și pe teritoriul României.

Prin contractul de

licență și colaborare dintre C.P. și T. SA intervenit la data de 11 august

1995, părțile au convenit că T. SA acordă companiei C.P., dreptul unic și

exclusiv de a utiliza marca T. în asociere cu marca C., pentru produse

destinate îngrijirii orale. Prin același contract, părțile au fost de acord că

marca T. nu poate fi utilizată în alt mod decât în asociere cu marca C., fără

ca aceasta să împiedice T. SA sau o altă societate afiliată să comercializeze

orice produse destinate îngrijirii orale.

Recurenta precizează

că prin contractul menționat nu se stipulează pentru care dintre numeroasele

mărci T. care oferă protecție produselor din clasa 03 pârâta acordă societății

C.P. dreptul de utilizare.

Or, așa cum a

precizat și intimată în apel, folosirea mărcilor verbale T. de către C.P., prin

alăturarea respectivelor mărci propriei mărci C. a dus la formarea unei noi

mărci: C.T.

T.F., companie din

același grup cu T. SA descrie în motivele de apel formulate de aceasta într-un

alt litigiu între părți (dosar nr. 33121/3/2006), modalitatea în care s-au

folosit mărcile C. T.

Pe de altă parte,

pârâta-intimată din prezenta cauză, alături de T.F. și C.P., afirmă în

cuprinsul recursului formulat de acestea în cadrul dosarului nr. 88/2005 având

ca obiect acțiune în contrafacere că „în baza drepturilor dobândite prin

licențierea mărcilor „T.", precum și în temeiul drepturilor proprii de proprietate

intelectuală asupra mărcilor „C.T.", C.P. a început comercializarea

inclusiv în România a cunoscutei paste de dinți „C.T.”.

Prin urmare,

pârâta-intimată din prezenta cauză recunoaște în cadrul acțiunii în

contrafacere introduse de aceasta, că utilizarea mărcii „C.T.” pe teritoriul

României s-a făcut în baza drepturilor de proprietate intelectuală proprii

companiei C.P.

Or, în conformitate

cu dispozițiile art. 1204 C. civ., mărturisirea făcută de o parte înainte de

începerea sau pe parcursul unei judecăți îi este pe deplin opozabilă părții

care făcut-o.

Recurenta mai arată

că, deși în speță este vorba despre o mărturisire extrajudiciară, întrucât este

făcută în cadrul altui dosar, este pe deplin valabilă și în cadrul prezentului

litigiu dintre părți deoarece este făcută în scris.

În acest context,

recurenta susține că existența, folosirea și aplicarea mărcilor C.T. asupra

unor produse, exclude posibilitatea folosirii mărcii T. asupra acelorași

produse, marca fiind mijlocul de recunoaștere a unei categorii de produse sau

servicii.

În același timp,

marca definește imaginea și reputația produselor/serviciilor în ochii

consumatorilor și permite diferențierea lor, aceasta fiind și funcția

principală a unei mărci: identificarea unui produs sau serviciu, astfel încât,

consumatorii să poată distinge între produsele similare sau identice.

Prin urmare,

folosirea mărcii trebuie să aibă ca efect îndeplinirea funcției principale a

acesteia, anume de a identifica și delimita un produs determinat ca aparținând

unui anumit comerciant de alte produse din aceeași categorie, prin aceasta

obținând un avantaj economic.

Faptul că utilizarea

mărcii reprezintă a obligație a titularului acesteia rezultă din reglementarea

de către legiuitor a sancțiunii pentru neuz, anume decăderea, prevăzută expres

de art. 46 din Legea nr. 84/1998 (forma actuală a legii).

Pârâta - intimată a

argumentat folosirea mărcii „T.” prin faptul că a încheiat Contractul de

Licență cu societatea C.P., astfel încât s-ar încadra în ipotezele prevăzute de

art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998, care stabilește că un caz

asimilat folosirii mărcii, îl reprezintă acordarea consimțământului ca un terț

să exploateze marca.

Recurenta susține că

actul juridic pe care pârâta s-a întemeiat nu constituie o licență

propriu-zisă, pentru că:

(i) pe de-o parte, nu

se identifică în mod clar marca ce face obiectul licenței, în condițiile în

care compania T. SA este titulara mai multor mărci pentru aceeași clasă de

produse 03

(ii) pe de altă

parte, se prevede că marca „T." nu poate fi utilizată decât în asociere cu

marca C.

(iii) însăși

pârâta-intimată recunoaște că în urma acestui Contract au luat naștere o serie

de 8 mărci distincte „C.T.", înregistrate de compania C.P.

Recurenta apreciază

că dreptul care, în realitate, a fost acordat prin Contractul de Licență este

folosirea de către compania C.P. a semnului T. și nicidecum a vreunei mărci

„T.", semn care, așa cum recunoaște și pârâta intimată, a fost înglobat de

marca C., creându-se astfel cele 9 mărci distincte C. T.

Pe de altă parte, se

mai arată de recurentă, semnul T. cuprins de marca „C.T.” nu coincide cu

reprezentarea grafică a mărcii T. care are o grafie specială (scris drept și cu

un anumit format) și culorile revendicate, alb și roșu. Or, semnul T. atașat mărcii

„C.” are o grafie diferită (înclinat spre dreapta și cu alt format) și culori

cu totul diferite.

Nu se poate susține

nici că deosebirile dintre semnele grafice menționate nu sunt de natură a

altera caracterul distinctiv al mărcii, întrucât acestea sunt semne cu totul

diferite, singurul element comun fiind cuvântul T., or în speță, marca ce face

obiectul decăderii nu este una verbală, ci una cu elemente particulare,

constând într-o grafie specială și culori revendicate, menite în primul rând să

o diferențieze de celelalte mărci verbale T.

În opinia recurentei,

înregistrarea mărcilor „C.T.” și folosirea acestora asupra produselor de igienă

orală, exclude în mod categoric folosirea concomitentă a mărcii „T.”.

În consecință,

instanța de apel a încadrat în mod nelegal efectele acestui contract încheiat

între T. SA și C.P. în cazurile de folosire asimilată a mărcii prin licențiere,

prevăzut de art. 46. alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998 și, prin urmare, a

încălcat si dispozițiile alin. (1) lit. a) când a reținut că pârâta-intimată a

făcut dovada folosirii mărcii pentru produse din clasa 03, întrucât singurele

dovezi aduse în cauză au fost în sprijinul folosirii mărcilor „C.T.”, iar nu T.

În ce privește

produsele din clasele 1, produse chimice destinate industriei, 4, uleiuri și

lubrifianți și 19, materiale de construcții de drumuri, recurenta susține

incidența atât a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7, dar și de

art. 304 pct. 9 C. proc. civ., hotărârea fiind dată cu încălcarea art. 1182 C.

civ. și a art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Prin reglementarea

decăderii în cuprinsul textului anterior menționat legiuitorul a instituit în

sarcina titularului mărcii obligația folosirii acesteia, folosire care, pentru

a fi considerată o efectivă exploatare a mărcii, trebuie să îndeplinească

următoarele condiții:

i) folosirea mărcii

să fie reală și neechivocă,

ii) folosirea mărcii

să fie publică și serioasă și să fie efectuată pentru produsele pentru care

marca a fost înregistrată.

iii) dovezile de

folosire a mărcii trebuie să fie pe teritoriul României, jurisdicție în care

mărcile sunt opuse la înregistrare;

iv) dovezile de

folosire trebuie să acopere o perioadă continuă de 5 ani de folosire a mărcii,

anterioară datei de publicare a mărcii contestate.

Recurenta arată că în

faza de judecată în primă instanță s-au depus o serie de înscrisuri,

reprezentând fotografii, broșuri de prezentare produse, articole din ziare și

facturi cu privire la care s-a pretins că ar face dovada folosirii mărcii

„T." cu privire la clasele de produse 1, 4 și 19.

Dintre acestea,

instanța de fond a eliminat în mod corect și legal, atât facturile (care făceau

dovada comercializării unor produse din alte clase și care poartă alte mărci),

cât și o parte din anunțurile și afișele publicitare (care se refereau la

mărci), iar instanța de apel în mod greșit a reținut că în mod indirect, în

coroborare cu celelalte probe, și acestea fac proba utilizării mărcii pentru

clase 01, 04 și 19.

În aceste condiții,

recurenta arată că dovada utilizării „efective, serioase și reale” a mărcii

„T." pentru clasele de produse 1, 4 și 19 potrivit instanței a constat în:

- înscrisuri,

articole de ziar care fac referiri la prezența grupului T. pe piață din

România, prin achiziționarea firmei românești L. SA Brașov, care în mod evident

nu fac dovada folosirii efective a mărcii „T.”, cu privire la care s-a

solicitat decăderea;

- afișele publicitare

aplicate de mașinile distribuitorilor

- anunțurile

publicitare în număr de 6 care ar trebui să facă dovada utilizării efective și

serioase a unor produse din trei clase de produse pe o perioadă de 5 ani.

Pentru clasa 4 de

produse:

Recurenta susține

caracterul echivoc al probelor produse de pârâta-intimată în sprijinul

dovedirii folosirii mărcii, pentru că cele câteva fotografii depuse la dosar nu

sunt în măsură să ateste dovedirea folosirii serioase și efective a folosirii

mărcii „T.”, întrucât nu au dată certă în sensul prevăzut de art. 1182 C. civ.

Analizând modalitățile

în care un înscris dobândește dată certă, se poate observa că în speța de față,

înscrisurile au dobândit dată certă la momentul depunerii lor în dosar, ceea ce

reprezintă o dată ulterioară celei pentru care ar fi trebuit să se facă dovada

folosirii efective a mărcii.

Așadar, înscrisurile

depuse de intimată-pârâta nu îndeplinesc condiția de a avea dată certă pentru

perioada în care se susține că marca ar fi fost folosită, astfel încât instanța

de apel în mod greșit și-a întemeiat soluția pe aceste înscrisuri, contrar

prevederilor art. 1182 C. civ.

Recurenta precizează

că societatea T.F., din cadrul aceluiași grup cu T. SA, a depus același set de

înscrisuri pentru dovedirea folosirii efective a alte două mărci verbale,

într-un alt litigiu dintre părți (dosar nr. 33121/3/2008).

De asemenea,

recurenta susține că a depus la dosar dovezi contrare, în sensul că în

fotografiile prezentate de T. SA, în fapt, apar alte mărci ale societății

pârâte, mărci figurative, anume: marca T. cu element figurativ (trei dungi de

culoare bleumarin, roșu și portocaliu) și scris roșu; marca T., cu element

figurativ (un glob) în culorile revendicate (roșu, bleumarin, portocaliu

albastru) și scris roșu.

Față de aceste

precizări, reiese că aceste probe ar fi trebuit să vină în sprijinul concluziei

că pârâta din prezenta cauză a exploatat alte mărci sau semne a căror titulară

este, sau, în subsidiar, instanța de apel ar fi trebuit să constate

caracterului cel puțin echivoc al folosirii mărcii de către T. SA, așa cum

reiese din probele administrate, probe pe care însă instanța le-a înlăturat în

mod complet nemotivat, devenind astfel incident și motivul de nelegalitate

prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ.

Asupra acestui motiv,

instanța de apel a concluzionat doar că, în fapt, fotografiile menționate ca

reprezentând alte două mărci, prezintă marca în discuție cu anumite modificări

care nu sunt de natură a altera caracterul distinctiv al acesteia.

Cum marca ce face

obiectul prezentei cauze nu este o marcă verbală ci are o grafie specială și

culori revendicate alb și roșu, rezultă că în mod greșit instanța a aplicat

prevederile art. 46 alin. (2) lit. a), deoarece așa-zisele alterări

neesențiale, calificate astfel de instanța de apel, constituie de fapt alterări

atât de importante încât rezultanta nu se mai identifică deloc cu marca T.

Recurenta susține că

din cele relevate reiese că decizia recurată s-a dat cu încălcarea

dispozițiilor imperative ale art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998,

întrucât folosirea altor mărci nu poate constitui în același timp și folosirea,

în formă alterată a mărcii „T.”. Numai în măsura în care nu este prezentată

altă marcă se poate face analiza referitoare la modificarea mărcii care nu e în

măsură să altereze caracterul distinctiv al acesteia.

Pe de altă parte,

folosirea echivocă a unei mărci echivalează cu lipsa totală a folosirii și este

susceptibilă de a duce la decăderea titularului din dreptul la marcă.

Pentru clasa 1,

produse chimice pentru agricultură și industrie ș.a. și clasa 19, produse pentru

construcția de drumuri, recurenta susține incidența motivelor de recurs

prevăzute art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.

Instanța de apel a

reținut că din probele administrate rezultă folosirea efectivă pentru produse

din clasa 04, uleiuri, lubrifianți, însă și pentru produse din clasele 01 și

19, ca produse complementare celor din clasa 04, în sensul că parte din

uleiurile și lubrifianții produși de pârâtă sunt destinați utilajelor destinate

industriei și agriculturii (clasa 01) și utilajelor folosite în construcții

(clasa 19), ceea ce nici chiar pârâta intimată nu a invocat, după cum

raționamentul nu este susținut de vreun text legal.

În ce privește

motivul de decădere ca urmare a faptului că marca a devenit uzuală, recurenta

susține incidența motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Din acest punct de

vedere, instanța de apel a reținut că reclamanta nu a făcut dovada faptului că

marca „T.” a devenit uzuală în comerțul cu un produs pentru care a fost

înregistrată sau că a ajuns să desemneze produsele comercializate sub această

marcă.

Raportat la clasele

de produse și servicii pentru care marca „T.” a fost înregistrată se constată

că aceasta este compusă exclusiv  dintr-un singur cuvânt, nefiind o marcă

distinctivă, întrucât reprezintă un cuvânt uzual în vorbirea curentă în

legătură cu comerțul cu produsele și serviciile pentru care a fost

înregistrată, culorile revendicate nefiind o măsură să îi confere caracter

distinctiv.

Din perspectivă

conceptuală, marca verbală „T.” are un singur înțeles în limba română, fiind

lipsit de elemente dominante sau de elemente distinctive, față de înțelesul din

limbajul curent.

Termenul este uzual

în vorbirea curentă pentru desemnarea calității sau caracteristicilor

intrinseci ale unui produs sau serviciu, anume, un produs având o acțiune sau o

funcție completă, sau un serviciu T., complet, deplin, săvârșit, astfel încât,

este lipsită de caracter distinctiv astfel încât consumatorii unui produs al

unui serviciu să-l poată identifica sau diferenția de un alt produs sau

serviciu al altui comerciant. Marca „T.” informează direct consumatorii despre

caracteristicile produselor și serviciilor, pierzând astfel funcția esențială

de identificare și diferențiere a produselor unei întreprinderi, de cele ale

altei întreprinderi, având aceleași caracteristici, așa cum este prevăzut prin

art. 2 din lege.

În aceste condiții,

se permite unui singur comerciant să dețină monopolul asupra unui termen

utilizat în vorbirea curentă, de către oricare comerciant, pentru a desemna calitatea

produselor și serviciilor proprii.

Recurenta conchide în

sensul că instanța restrânge în mod nepermis, printr-o interpretare gramaticală

excesiv de riguroasă, întinderea câmpului de aplicare al art. 46 alin. (1) lit.

b) din Legea nr. 34/1998 și face, în consecință, o greșită aplicare a acestor

dispoziții legale în speța de față.

În termen legal,

intimata pârâtă SC T. SA a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția

inadmisibilității recursului reclamantei (excepție recalificată de instanță ca fiind

cea a nulității căii de atac, în raport de prevederile art. 306 alin. (3) C.

proc. civ.), solicitând, totodată, respingerea recursului ca nefondat, sens în

care a combătut punctual motivele de recurs ce i-au fost comunicate.

Excepția nulității

urmează a fi respinsă ca neîntemeiată, întrucât cele dezvoltate în cuprinsul

memoriului de recurs, pe lângă împrejurarea că au fost încadrate de recurenta

însăși în ipotezele de nelegalitate din art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.,

Înalta Curte constată că această calificare este corespunzătoare fiecăreia

dintre cele două motive de casare, fiind susceptibile de analiză pe temeiul

acestor două texte, astfel cum va reieși din analiza lor efectivă, potrivit

celor ce urmează.

Recursul formulat

este fondat.

Analizând materialul

probator al cauzei, examinând decizia recurată pe baza celor invocate prin

motivele de recurs, Înalta Curte constată a fi incidente tezele reglementate de

art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ., sens în care se va dispune modificarea

hotărârii instanței de apel.

Cererea formulată de

reclamanta G.S.K. privind decăderea pârâtei SC T. SA din drepturile asupra

mărcii T. înregistrată internațional la 25 octombrie 1973 (reînnoită la 25

octombrie 1993 pentru 20 de ani) pentru clasele de produse 1, 3, 4 și 19 ale

Clasificării de la Nisa a avut două temeiuri: art. 46 alin. (1) lit. a) -

nefolosirea nejustificată mărcii un interval neîntrerupt de 5 ani, anterior

introducerii cererii de chemare în judecată pentru produsele sau serviciile

pentru care aceasta a fost înregistrată și art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea

nr. 84/1998, republicată (fost art. 45) - caracterul uzual al mărcii dobândit

după înregistrare, ca urmare a acțiunii sau inacțiunii titularului, fiecare

dintre cele două ipoteze având parametri diferiți de evaluare.

Potrivit art. 2 din

Legea nr. 84/1998, marca în discuție este una combinată întrucât cuprinde un

element verbal (T.) reprezentat într-o anumită grafie, dar având și culori

revendicate alb și roșu (fonturile fiind roșii, plasate pe fond alb).

Astfel cum corect

susține recurenta, pentru înlăturarea sancțiunii decăderii (din perspectiva

oricăruia dintre cele două temeiuri juridice), în contextul art. 46 alin. (4)

(normă corespunzătoare art. 47 din forma anterioară a Legii nr. 84/1998) care

plasează în sarcina titularului mărcii proba folosirii ei (sau a modalității de

utilizare), trebuie administrate dovezi pentru fiecare dintre clasele de

produse și/sau servicii asupra cărora operează protecția mărcii, în speță: 1,

3, 4 și 19.

În contextul art. 46

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată, pentru produsele din

clasa 3, de igienă și îngrijire a dinților, instanța de apel a reținut ca fiind

probată folosirea efectivă a mărcii în condițiile art. 46 alin. (2) lit. a) și

d) din lege care prevede ipoteze echivalente de folosire efectivă a mărcii,

anume, în situația folosirii mărcii sub o formă ce diferă de cea înregistrată

prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia (lit.

a) și/sau folosirea mărcii de către un terț având consimțământul titularului

(lit. d), cele două ipoteze fiind invocate cumulat de către pârâtă și analizate

ca atare de instanța de apel.

Deși, în principiu,

nimic nu se opune ca cele două variante ale folosirii asimilate utilizării

efective a unei mărci să fie invocate concomitent, Înalta Curte constată că

instanța de apel era ținută, în mod necesar, să pornească, în verificarea

incidenței acestor norme, de la actul material de folosire a mărcii căruia

legea îi conferă efecte identice unei folosiri efective, întrucât singurele

acte de folosire a mărcii T. pentru produsele din clasa 3 invocate de către

pârâtă, sunt cele realizate de terțul C.P., astfel încât, modalitatea concretă

de folosire de către acest terț era cea care trebuia analizată din perspectiva

art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, republicată.

În acest sens, pârâta

s-a prevalat de „contractul de licență și colaborare” dintre C.P. și T. SA

intervenit la data de 11 august 1995, prin care părțile au convenit că T. SA

acordă companiei C.P., dreptul unic și exclusiv de a utiliza marca T. în

asociere cu marca C., pentru produse destinate îngrijirii orale. Prin același

contract, părțile au fost de acord că marca T. nu poate fi utilizată în alt mod

decât în asociere cu marca C., fără ca aceasta să împiedice T. SA sau o altă

societate afiliată să comercializeze orice produse destinate îngrijirii orale”;

se constată că din cuprinsul contractului nu reiese pentru care dintre mărcile

T. ale pârâtei s-a încheiat acest acord dintre părți.

Ca urmare a acestei

convenții, astfel cum recurenta a susținut și cum reiese din cele susținute de

T.F. în cuprinsul motivelor de apel concepute împotriva sentinței civile nr.

444 din 23 martie 2009 a Tribunalului București, secția a IV-a civilă în dosar

nr. 33121/3/2006 (dosar recurs), posibil a fi reținute și în cauza de față în

temeiul art. 1204 C. civ., cum corect indică recurenta, compania C.P. și-a

înregistrat mai multe mărci în baza cărora realizează acte de exploatare a

drepturilor sale exclusive dobândite asupra acestor mărci.

În acest context se

constată, că instanța de apel, în determinarea noțiunii de licență exclusivă a

unei mărci, a ignorat dispozițiile art. 43 alin. (3) lit. a) din Legea nr.

84/1998, republicată care prevăd că pe durata contractului de licență,

licențiatul este obligată să: „folosească pentru produsele cărora li se aplică

marca, numai marca ce face obiectul contractului de licență, având totuși

libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el este fabricantul

acestora.”

Însă, observându-se

termenii convenției dintre T. SA și compania C.P., în sensul că marca T. va fi

folosită exclusiv în asociere cu marca C., reiese că folosirea mărcii C.T.

(dublată fiind și de obținerea unor titluri legale de protecție de către

presupusul licențiat) reprezintă acte de folosire a propriilor mărci ale

companiei C., iar nu a mărcii T. de vreme ce și-a apropriat-o prin

înregistrarea familiei de mărci C.T.

În atare context, nu

se poate stabili concluzia că utilizarea mărcilor C.T. (care antrenează

drepturi exclusive proprii pentru titularul acestor mărci) nu reprezintă acte

de exploatare a mărcilor de către titularul lor (compania C.), ci acte de

folosire a mărcii T. (în numele și pe seama SC T. SA) în condițiile art. 46

alin. (2) lit. a) din legea republicată.

În același timp, nici

dacă s-ar izola împrejurarea înregistrării de către compania C.P. a propriilor

sale mărci C.T. și ar fi evaluate actele de folosire a semnului C.T. de către

C.P., cu acordul titularului mărcii T., acestea, de asemenea, nu ar fi

susceptibile de încadrare în dispozițiile art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea

nr. 84/1998, republicată.

Astfel, folosirea

mărcii T. împreună sau prin alăturarea ei mărcii sau semnului C. nu poate fi

calificată drept o folosire care diferă de cea înregistrată în favoarea pârâtei

prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al mărcii T.,

întrucât varianta concretă de folosire invocată a pârâtă (sub forma C.T.)

trebuie apreciată pornindu-se de la percepția globală a acestui semn prin

raportare la standardul consumatorul mediu, apreciere care relevă, în ansamblul

semnului, caracterul dominant al denumirii C., în timp ce marca T. este partea

insuficient perceptibilă, dat fiind caracterul evocator al semnului în sine;

însă, acest caracter evocator (în sensul unor calități depline,

atotcuprinzătoare, exhaustive, eficiente ale produsului astfel marcat) conduce

nu la concluzia constatării îndeplinirii cerințelor art. 46 alin. (1) lit. b)

din Legea nr. 84/1998 (astfel cum se va arăta în considerente ulterioare), ci

la reținerea caracterului slab al protecției conferite pârâtei de titlul său de

proprietate intelectuală, certificatul de înregistrare internațională.

Pe de altă parte,

marca pârâtei are pe lângă o anumită grafie a cuvântului (majuscule) și

culorile revendicate roșu și alb, literele fiind scrise în culoarea roșie pe

fond alb, în timp ce terțul C.P. în cuprinsul mărcii sale C.T. folosește pe

ambalajele produselor de igienă dentară particula T. grafiată în sensul redat

(majusculă doar la începutul cuvântului), înclinat spre dreapta și fără a fi

reprezentată în culoarea roșie.

Or, așa cum rezultă

și din Manualul O.H.I.M. referitor la Opoziție, Partea a VI-a, Dovada folosirii

dosar fond după casare, o marcă trebuie să fie folosită în culorile în care a

fost înregistrată; doar variațiile nesemnificative de nuanțe și intensitate ale

culorii (culorilor) reprezintă folosirea sub o formă ce nu alterează caracterul

distinctiv al acesteia, în timp ce folosirea doar în alb și negru a unei mărci

având culori revendicate, nu reprezintă o folosire asimilată unei folosiri

efective a mărcii în discuție; ca atare, în mod similar, se revelează concluzia

că folosirea unei mărci în culorile auriu și alb, în timp ce culorile

revendicate ale mărcii sunt roșu și alb, nu poate fi considerată ca nealterând

caracterul distinctiv al mărcii analizate; în plus, și modificarea proporției

culorilor revendicate (în cazul unor combinații de culori), când această când

această distribuire între două sau mai multe culori a fost înregistrată ca

atare, alterează în mod substanțial caracterul distinctiv al mărcii, după cum

reiese din același manual anterior menționat.

Pe de altă parte,

aceleași dovezi (contractul de licență și colaborare dintre T. SA și C.P.) au

fost invocate în sensul art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998 și de

T.F., companie din același grup cu T. SA, în apărarea formulată în dosarul nr.

33121/3/2006, soluționat în apel prin decizia civilă nr. 252/ A din 2 noiembrie

2010 de Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind

proprietatea intelectuală).

Această constatare,

reunită cu susținerea părților în sensul nesoluționării irevocabile a acelui

litigiu, permite Înaltei Curți constatarea că cele acolo statuate (asimilarea

încheierii cu C.P. a contractului menționat și a efectelor generate de acesta,

unei folosiri efective a mărcii T.) nu se opun în prezenta cauză cu puterea

lucrului judecat, la data soluționării prezentului recurs.

În consecință, Înalta

Curte constată că instanța de apel în mod greșit a reținut incidența în cauză a

art. 46 alin. (2) lit. a) și d) din Legea nr. 84/1998, republicată, întrucât a

ignorat semnificațiile specifice ce decurg din jurisprudența O.H.I.M. și a

C.J.C.E. a noțiunilor proprii materiei în discuție, respectiv, cea de folosire

efectivă a unei mărci și a cazurilor asimilate acesteia, constatări care ar fi

permis salvgardarea mărcii de la aplicarea sancțiunii decăderii pentru clasa 3.

În ce privește clasa

4 de produse, uleiuri și lubrifianți (ca și pentru celelalte două clase 1 și 19

asupra cărora poartă marca), recurenta a invocat incidența motivelor de recurs

prevăzute de art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.

Pentru a nu opera

sancțiunea decăderii este necesară exploatarea efectivă a mărcii, ceea ce presupune

ca folosirea mărcii să fie reală și neechivocă, să fie publică și serioasă și

să fie efectuată pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată,

folosire ce trebuie să se situeze într-un interval care să nu permită cumularea

unei perioade neîntrerupte de 5 ani de nefolosire a mărcii, anterior

introducerii acțiunii în decădere.

Potrivit normei de la

art. 46 alin. (4) din Legea nr. 84/1998 (fost art. 47, forma anterioară a

legii), pârâta a administrat proba cu înscrisuri, reprezentând fotografii,

broșuri de prezentare produse, articole din ziare și facturi cu privire la care

s-a pretins că ar face dovada folosirii mărcii T. cu privire la clasele de

produse 1, 4 și 19.

Dintre acestea,

instanța de apel a reținut cu privire la facturi (înscrisuri cu dată certă) că,

deși nu sunt emise pentru produse marcate cu marca T., astfel cum ea face

obiectul certificatului de înregistrare internațională, folosirea efectivă a

mărcii pentru care se solicită decăderea, rezultă din coroborarea acestora cu

celelalte probe ale cauzei.

Facturile menționate

privesc comercializarea unor produse sub denumirile R., A., Q., Q3, etc.,

niciuna dintre ele nemenționând uleiuri T., astfel că, acestea nu puteau fi

considerate dovezi ale folosirii efective ale mărcii T. pentru uleiuri și

lubrifianți (clasa 4 de produse), întrucât denumirile înscrise în facturi nu se

încadrează în niciuna dintre ipotezele descrise de art. 46 alin. (2) din Legea

nr. 84/1998.

În plus, astfel cum

s-a menționat în practicaua încheierii redactate cu ocazia dezbaterii pricinii

în primă instanță în primul ciclu procesual din 20 octombrie 2005, pârâta a

susținut că mărcile R. și A. sunt mărci secundare ale mărcii T., fără a preciza

că ale mărcii, iar nu a celei din cauza de față (astfel cum reiese din coroborarea

înscrisurilor de la do