ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2218/2010

Deliberând, asupra recursului de față, în condițiile art. 256 C. proc. civ., reține următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, sub nr. 18158/3/2007, reclamanta L.S.I. SPA a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC H.H.R.I.I. SRL și pârâtul O.S.I.M., anularea certificatului de înregistrare a mărcii aparținând pârâtei, obligarea O.S.I.M. la a radia înregistrarea din Registrul Național al Mărcilor și la publicarea hotărârii judecătorești în Buletinul Oficial de Proprietate Internațională, interzicerea folosirii de către pârâtă a semnului identic sau similar cu Mărcile L., în special în aplicarea sa pe produse sau ambalaje, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea sa pe documente sau pentru publicitate.

În motivarea cererii s-a arătat că, la data de 14 martie 2003 pârâta a înregistrat la O.S.I.M. marca figurativă ce face obiectul prezentei cereri, obținând certificatul de înregistrare a mărcii. Ca urmare a acestei înregistrări, pârâta a început să utilizeze marca în activitatea sa comercială, aplicând-o pe produsele sale și folosindu-se de aceasta în documentele sale. Mărcile L. aparținând reclamantei și au fost înregistrate la nivel internațional la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale. Produsele purtând mărcile originale L. au fost introduse pe piața internă din anul 1994, până în prezent, dobândind notorietate pe sectorul de piață relevant. în virtutea Angajamentului de la Madrid și Protocolului referitor la Angajament, mărcile L. beneficiază de protecție pe teritoriul României, fapt atestat de O.S.I.M.

Reclamanta a arătat că mărcile în conflict sunt înregistrate pentru aceeași clasă de produse (în conformitate cu clasificarea internațională de la Nisa): marca pârâtei beneficiază de protecție pentru clasa 25 de produse (încălțăminte), iar mărcile L. beneficiază de protecție, pentru produse de îmbrăcăminte sport (referindu-se la produse de încălțăminte). Totodată, mărcile sunt compuse în mod similar, elementul grafic al acestora fiind similar și constând în două romburi care se intersectează, iar elementul de diferență constă în orientarea acestora și în numărul de spații goale din interior (pentru mărcile L. un singur spațiu, pe când pentru marca pârâtei, două spații). S-a arătat că marca pârâtei este aplicată pe produsele sale în mod identic (în cazul pantofilor sport pe partea exterioară, în laterală, precum și pe limba pantofului), creându-se astfel un risc ridicat de confuzie, singurul element de diferențiere constând în adăugarea inițialelor G.R.N.

element care nu beneficiază de protecție, din motiv că marca înregistrată de pârâtă la O.S.I.M. constă doar în elementul figurativ (grafic) al însemnului. Mai mult, inițialele G.R.N. apar lângă însemnul figurativ, doar atunci când produsul pe care se aplică este identic (aceleași culori, material similar, formă identică), fapt ce demonstrează o vădită rea-credință din partea pârâtei, care încearcă în acest mod să eludeze dispozițiile legale, folosindu-se de marca înregistrată, contrar scopului și funcțiilor sale așa cum rezultă ele din lege. Reclamanta a considerat că marca înregistrată de pârâtă creează un real pericol de confuzie, nu numai prin "deturnarea" unui procent din potențialii clienți L. și îndemnarea acestora de a imaginii și mărcilor L., prin produse mult inferioare calitativ.

S-a mai învederat că regula în materie, pentru stabilirea riscului de confuzie, este compararea elementelor comune celor două mărci, având în vedere nu numai reprezentarea lor grafică, așa cum au fost înregistrate, dar și modul în care acestea sunt utilizate (produsele la care se referă și modul de aplicare pe aceste produse). Prin caracterul distinctiv al unei mărci se înțelege capacitatea semnului de a identifica un obiect cu scopul de a permite consumatorilor să-l recunoască. Caracterul distinctiv nu rezultă însă din semnul în sine, ci din perceperea lui ca atare de către consumatori. Marca se află într-o dublă relație, pe de o parte cu produsul, iar pe de ală parte, cu consumatorii și această relație determină validitatea mărcii.

Astfel, caracterul distinctiv al unui semn rezultă din aptitudinea sa intrinsecă de a constitui un reper pentru individualitatea unor produse, or marca înregistrată de pârâtă nu prezintă un caracter distinctiv tocmai din cauza scopului ilicit în care este folosită - nu pentru a individualiza produsele sale, ci pentru a le "apropia" de produsele L. Cu privire la capătul din cerere, în subsidiar, s-a solicitat interzicerea pârâtei să mai folosească semnul în activitatea sa comercială (aplicarea sa pe produse, precum și pe documentele sale). Având în vedere faptul că înregistrarea unui semn în Registrul Național al Mărcilor nu este constitutiv de drepturi de proprietate asupra acesteia, conferind semnului doar protecție juridică, reclamanta consideră că este necesară și interzicerea pârâtei de a-l mai folosi, în virtutea protecției juridice de care beneficiază mărcile L., enumerate mai sus.

Anularea înregistrării la O.S.I.M. nu implică, ca o consecință, decăderea pârâtei din dreptul de a se folosi în continuare de semn, aceasta fiind lipsită doar de protecția oferită de înregistrare. Condițiile impuse de art. 35 din Legea 84/1998, pentru a se putea cere interzicerea folosirii unui semn, sunt: ca marca solicitantului să fie înregistrată, fără ca legea să facă distincția între înregistrarea internațională și cea la nivel național; ca semnul să fie similar cu marca și să fie aplicat pe produse similare, fapt ceea ce ar produce un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul. Reclamanta consideră că sunt întrunite cele două condiții impuse de art. 35 din lege având în vedere că mărcile L. sunt înregistrate la O.M.P.I.; există un real pericol de confuzie a produselor celor două societăți, așa cum am demonstrat anterior.

Reclamanta a formulat cerere precizatoare, întemeiată în drept pe disp. art. 132 C. proc. civ., prin care a indicat în concret numerele de înregistrare ale mărcilor proprietatea sa, care sunt lezate de marca proprietatea pârâtei. Prin sentința civilă nr. 1554 din 04 decembrie 2007 pronunțată de Tribunalul București, secția a IV-a civilă, s-a admis în parte cererea, dispunându-se anularea înregistrării mărcii aparținând pârâtei, precum și interzicerea pârâtei de a folosi în activitatea sa comercială, un semn identic sau similar cu marca „Lotto", în special aplicarea pe produse sau ambalaje, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea sa pe documente sau pentru publicitate. Au fost respinse capetele de cerere privind obligarea O.S.I.M.

la radierea înregistrării în Registrul Național al Mărcilor și la publicarea hotărârii în B.O.P.I. Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâtă SC H.H.R.I.I. SRL, apel care a fost respins ca nefondat prin Decizia civilă nr. 270 din 9 decembrie 2008 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. Pentru a pronunța această decizie, Curtea a reținut următoarele: Analiza similarității mărcilor în conflict a fost corect efectuată de către Tribunal, pentru a se reține incidența dispozițiilor de anulare a mărcii, prev. de art. 48 alin (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Pentru a putea fi refuzată înregistrarea unei mărci în baza art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, trebuie îndeplinite cumulativ trei condiții: similaritatea cu o marcă protejată anterior, similaritatea/identitatea produselor sau serviciilor cărora marca este destinată a fi aplicată; riscul de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu o marcă anterioară. Mărcile se găsesc în situația de similaritate când, fără a fi identice, se aseamănă între ele, prin elemente comune. Mărcile se analizează potrivit criteriilor specifice pentru fiecare din elementele verbale și figurative, iar după analiza elementelor detașate, se stabilesc asemănările în funcție de ansamblul mărcilor.

Mărcile reclamantei, anterior înregistrate și actualmente opuse, sunt mărci combinate, cu element figurativ în asociere cu elementul verbal L., iar marca pârâtei este o marcă figurativă. Analizând asemănările în funcție de ansamblul mărcilor astfel cum au fost înregistrate, Curtea a reținut că elementul figurativ este dominant, iar elementele de diferențiere nu sunt de natură a conferi distinctivitate, astfel: din punct de vedere conceptual, mărcile în conflict reprezintă redarea stilizată a unor figuri geometrice, rezultând din combinarea pe contur a două romburi (paralelograme); din punct de vedere vizual, mărcile în conflict nu au un element de diferențiere atât de puternic, încât să atenueze ori să înlăture asemănarea, deoarece figura/figurile geometrice de dimensiune mai mică din interiorul conturului, au laturi paralele cu acesta, contribuind astfel la impresia de asemănare a desenului.

Similaritatea produselor cărora mărcile le sunt destinate, urmează a fi apreciată în concret, constatându-se suprapunerea între mărcile comparate, pentru produse ce fac parte din clasa 25 de produse (încălțăminte), conform Clasificării Internaționale de la Nisa. În aprecierea riscului de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu o marcă anterioară, Curtea va ține seama că elementul de bază din conținutul mărcilor este identic sub aspect conceptual, respectiv similar din punct de vedere vizual, astfel că produsele pot fi atribuite de cumpărător aceleiași origini, deci pot fi privite ca având o proveniență comună (riscul de confuzie directă) ori, deși cumpărătorul este conștient ca cele două produse provin din două surse diferite, consideră că între cele două există legături juridice, financiare, tehnice sau economice (riscul de confuzie indirectă).

Diferit de acestea, în riscul de asociere, cumpărătorul își amintește de marca anterioară, dar nu ajunge la o confuzie cu privire la proveniența bunurilor. Curtea a reținut că mărcile aflate în conflict, nu se diferențiază semnificativ prin elementele pe care le au în compunere, existând posibilitatea ca un consumator obișnuit, cu o memorie de nivel mediu, rezonabil de bine informat, circumspect și atent, să nu bănuiască după prima impresie, că marca cu care se confruntă, nu este cea anterioară pe care o cunoaște. Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta SC H.H.R.I.I. SRL, criticând-o din perspectiva dispozițiilor art. 304 pct. 8 și 9 C. proc. civ.,pentru motivele ce urmează. În mod eronat s-a apreciat ca mărcile celor doua societăți sunt compuse în mod similar.

Marca SC H.H.R.I.I. SRL este compusă din două paralelograme a câte a opt laturi concentrice poziționate pe plan vertical în care se includ alte două paralelograme a câte patru laturi concentrice cu câte trei spatii libere intre ele. Marca L. se compune dintr-un singur poligon cu laturile îngroșate fără a i se circumscrie alte figuri geometrice. Din analiza celor două elemente figurative se poate observa în mod evident ca cele două nu au ca element comun decât conturul, un poligon, două, în cazul apelantei, marca recurentei distingându-se în mod evident prin complexitatea desenului geometric.

Instanța de fond s-a aflat într-o gravă eroare atunci când a apreciat ca mărcile sunt compuse în mod similar fiind reprezentată de doua romburi (rombul este un element geometric compus din patru laturi) diferența fiind doar orientarea și spațiile libere . Instanța nu a avut în vedere elementele grafice prezentate în certificatul de înregistrare a mărcii, ci în alte desene, respectiv cele expuse pe facturile fiscale. Astfel cum s-a arătat și la fondul cauzei aplicarea unui semn pe facturile fiscale altul decât cel din certificatul de înregistrare a mărcii nu constituie o încălcare a mărcii altui titular deoarece factura fiscală nu este o marfă, iar facturile nu pot crea confuzii în ceea ce privește produsele.

În apel s-a solicitat, în cadrul probatoriului, efectuarea unei expertize grafice de specialitate prin care să se determine dacă există similitudine intre mărci de natură să creeze confuzie publicului, probă care a fost respinsă ca nefiind utilă, pertinentă și concludentă în vederea soluționării cauzei. Instanța de apel a apreciat în mod subiectiv că mărcile se aseamănă intre ele prin elemente comune din punct de vedere vizual. O astfel de apreciere nu se poate realiza în lipsa unei expertize de specialitate care să stabilească în mod concret dacă prezintă un risc de confuzie real, nu prin folosire geometrica. Mai mult, instanța de apel nu a avut în vedere ca marca pârâtei nu este aplicată pe produse în mod similar cu cele ale mărcii L. astfel cum a rezultat din planșele foto depuse la dosar, instanța nu a avut în vedere că legea prevede în mod expres întrunirea a 3 condiții cumulative pentru a interzice folosirea unui semn.

Astfel, art. 35 din Legea nr. 84/1998 prevede că pentru a se interzice folosirea unui semn trebuie să existe condiții cumulative : marca să fie înregistrată, semnul să fie similar și să fie aplicat pe produse similare, fapt care conduce la apariția unui risc de confuzie pentru public. Faptul ca societatea pârâtă aplică marca înregistrată pe pantofii sport pe lateral acestora și pe limba pantofului nu reprezintă un argument forte deoarece toate societățile care produc pantofi sport aplică marca în mod similar, respectiv pe partea exterioara a pantofului și pe limbă, orice altă aplicare nefiind vizibilă. Or, scopul unei mărci este tocmai acela de distincție și se aplică în mod vizibil, nu pe talpa pantofului.

Decizia recurată a fost dată cu subiectivism având în vedere că asociații societății sunt cetățeni chinezi, că multe dintre societățile cu asociați chinezi sunt cunoscute pentru comercializarea unor produse pe care au fost aplicate mărci de notorietate în fals. Intimata, deși legal citată, nu a formulat întâmpinare în conformitate cu dispozițiile art. 308 alin. (2) C. proc. civ., invocând însă nulitatea recursului sub aspectul dispozițiilor art. 306 C. proc. civ. Excepția formulată este nefondată câtă vreme criticile formulate, ce vizează greșita aplicare a dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998, au fost încadrate de recurent în motivul de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc.

civ. Înalta Curte, analizând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a temeiurilor de drept aplicabile cauzei, reține caracterul nefondat al recursului pentru argumentele ce succed.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Respinge excepția nulității. Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta SC H.H.R.I.I. SRL împotriva Deciziei nr. 270/ A din 9 decembrie 2008 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. Obligă recurenta la plata echivalentului în lei a sumei de 1.000 euro la data plății, cu titlu de cheltuieli de judecată. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi 13 aprilie 2010.