ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2218/2010

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2218/2010 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2010)

Deliberând, asupra recursului de față,

în condițiile art. 256 C. proc. civ., reține următoarele:

Prin

cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, sub

nr. 18158/3/2007, reclamanta L.S.I. SPA a solicitat în contradictoriu cu pârâta

SC H.H.R.I.I. SRL și pârâtul O.S.I.M., anularea certificatului de înregistrare

a mărcii aparținând pârâtei, obligarea O.S.I.M. la a radia înregistrarea din

Registrul Național al Mărcilor și la publicarea hotărârii judecătorești în

Buletinul Oficial de Proprietate Internațională, interzicerea folosirii de

către pârâtă a semnului identic sau similar cu Mărcile L., în special în

aplicarea sa pe produse sau ambalaje, importul sau exportul produselor sub

acest semn, utilizarea sa pe documente sau pentru publicitate.

În motivarea cererii s-a arătat că, la

data de 14 martie 2003 pârâta a înregistrat la O.S.I.M. marca figurativă ce

face obiectul prezentei cereri, obținând certificatul de înregistrare a mărcii.

Ca urmare a acestei înregistrări, pârâta a început să utilizeze marca în

activitatea sa comercială, aplicând-o pe produsele sale și folosindu-se de

aceasta în documentele sale.

Mărcile L. aparținând reclamantei și

au fost înregistrate la nivel internațional la Organizația Mondială a

Proprietății Intelectuale. Produsele purtând mărcile originale L. au fost

introduse pe piața internă din anul 1994, până în prezent, dobândind

notorietate pe sectorul de piață relevant. în virtutea Angajamentului de la

Madrid și Protocolului referitor la Angajament, mărcile L. beneficiază de

protecție pe teritoriul României, fapt atestat de O.S.I.M.

Reclamanta a arătat că mărcile în

conflict sunt înregistrate pentru aceeași clasă de produse (în conformitate cu

clasificarea internațională de la Nisa): marca pârâtei beneficiază de protecție

pentru clasa 25 de produse (încălțăminte), iar mărcile L. beneficiază de

protecție, pentru produse de îmbrăcăminte sport (referindu-se la produse de

încălțăminte). Totodată, mărcile sunt compuse în mod similar, elementul grafic

al acestora fiind similar și constând în două romburi care se intersectează,

iar elementul de diferență constă în orientarea acestora și în numărul de

spații goale din interior (pentru mărcile L. un singur spațiu, pe când pentru

marca pârâtei, două spații).

S-a arătat că marca pârâtei este

aplicată pe produsele sale în mod identic (în cazul pantofilor sport pe partea

exterioară, în laterală, precum și pe limba pantofului), creându-se astfel un

risc ridicat de confuzie, singurul element de diferențiere constând în

adăugarea inițialelor G.R.N. element care nu beneficiază de protecție, din

motiv că marca înregistrată de pârâtă la O.S.I.M. constă doar în elementul

figurativ (grafic) al însemnului. Mai mult, inițialele G.R.N. apar lângă

însemnul figurativ, doar atunci când produsul pe care se aplică este identic

(aceleași culori, material similar, formă identică), fapt ce demonstrează o

vădită rea-credință din partea pârâtei, care încearcă în acest mod să eludeze

dispozițiile legale, folosindu-se de marca înregistrată, contrar scopului și

funcțiilor sale așa cum rezultă ele din lege.

Reclamanta

a considerat că marca înregistrată de pârâtă creează un real pericol de

confuzie, nu numai prin "deturnarea" unui procent din potențialii

clienți L. și îndemnarea acestora de a imaginii și mărcilor L., prin produse

mult inferioare calitativ. S-a mai învederat că regula în materie, pentru

stabilirea riscului de confuzie, este compararea elementelor comune celor două

mărci, având în vedere nu numai reprezentarea lor grafică, așa cum au fost

înregistrate, dar și modul în care acestea sunt utilizate (produsele la care se

referă și modul de aplicare pe aceste produse). Prin caracterul distinctiv al

unei mărci se înțelege capacitatea semnului de a identifica un obiect cu scopul

de a permite consumatorilor să-l recunoască. Caracterul distinctiv nu rezultă

însă din semnul în sine, ci din perceperea lui ca atare de către consumatori.

Marca se află într-o dublă relație, pe de o parte cu produsul, iar pe de ală

parte, cu consumatorii și această relație determină validitatea mărcii. Astfel,

caracterul distinctiv al unui semn rezultă din aptitudinea sa intrinsecă de a

constitui un reper pentru individualitatea unor produse, or marca înregistrată

de pârâtă nu prezintă un caracter distinctiv tocmai din cauza scopului ilicit

în care este folosită - nu pentru a individualiza produsele sale, ci pentru a

le "apropia" de produsele L.

Cu privire la capătul din cerere, în

subsidiar, s-a solicitat interzicerea pârâtei să mai folosească semnul în

activitatea sa comercială (aplicarea sa pe produse, precum și pe documentele

sale). Având în vedere faptul că înregistrarea unui semn în Registrul Național

al Mărcilor nu este constitutiv de drepturi de proprietate asupra acesteia,

conferind semnului doar protecție juridică, reclamanta consideră că este

necesară și interzicerea pârâtei de a-l mai folosi, în virtutea protecției

juridice de care beneficiază mărcile L., enumerate mai sus. Anularea

înregistrării la O.S.I.M. nu implică, ca o consecință, decăderea pârâtei din

dreptul de a se folosi în continuare de semn, aceasta fiind lipsită doar de

protecția oferită de înregistrare.

Condițiile impuse de art. 35 din Legea

84/1998, pentru a se putea cere interzicerea folosirii unui semn, sunt: ca

marca solicitantului să fie înregistrată, fără ca legea să facă distincția

între înregistrarea internațională și cea la nivel național; ca semnul să fie

similar cu marca și să fie aplicat pe produse similare, fapt ceea ce ar produce

un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu

semnul. Reclamanta consideră că sunt întrunite cele două condiții impuse de

art. 35 din lege având în vedere că mărcile L. sunt înregistrate la O.M.P.I.;

există un real pericol de confuzie a produselor celor două societăți, așa cum

am demonstrat anterior.

Reclamanta a formulat cerere

precizatoare, întemeiată în drept pe disp. art. 132 C. proc. civ., prin care a

indicat în concret numerele de înregistrare ale mărcilor proprietatea sa, care

sunt lezate de marca proprietatea pârâtei.

Prin sentința civilă nr. 1554 din 04

decembrie 2007 pronunțată de Tribunalul București, secția a IV-a civilă, s-a

admis în parte cererea, dispunându-se anularea înregistrării mărcii aparținând

pârâtei, precum și interzicerea pârâtei de a folosi în activitatea sa

comercială, un semn identic sau similar cu marca „Lotto", în special

aplicarea pe produse sau ambalaje, importul sau exportul produselor sub acest

semn, utilizarea sa pe documente sau pentru publicitate. Au fost respinse

capetele de cerere privind obligarea O.S.I.M. la radierea înregistrării în

Registrul Național al Mărcilor și la publicarea hotărârii în B.O.P.I.

Împotriva acestei sentințe a declarat

apel pârâtă SC H.H.R.I.I. SRL, apel care a fost respins ca nefondat prin Decizia

civilă nr. 270 din 9 decembrie 2008 pronunțată de Curtea de Apel București, secția

a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Pentru a pronunța această decizie, Curtea

a reținut următoarele:

Analiza similarității mărcilor în

conflict a fost corect efectuată de către Tribunal, pentru a se reține

incidența dispozițiilor de anulare a mărcii, prev. de art. 48 alin (1) lit. b)

din Legea nr. 84/1998.

Pentru a putea fi refuzată

înregistrarea unei mărci în baza art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind

mărcile și indicațiile geografice, trebuie îndeplinite cumulativ trei condiții:

similaritatea cu o marcă protejată anterior, similaritatea/identitatea

produselor sau serviciilor cărora marca este destinată a fi aplicată; riscul de

confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu o marcă anterioară.

Mărcile se găsesc în situația de similaritate

când, fără a fi identice, se aseamănă între ele, prin elemente comune. Mărcile

se analizează potrivit criteriilor specifice pentru fiecare din elementele

verbale și figurative, iar după analiza elementelor detașate, se stabilesc

asemănările în funcție de ansamblul mărcilor.

Mărcile reclamantei, anterior

înregistrate și actualmente opuse, sunt mărci combinate, cu element figurativ

în asociere cu elementul verbal L., iar marca pârâtei este o marcă figurativă.

Analizând asemănările în funcție de

ansamblul mărcilor astfel cum au fost înregistrate, Curtea a reținut că

elementul figurativ este dominant, iar elementele de diferențiere nu sunt de

natură a conferi distinctivitate, astfel: din punct de vedere conceptual,

mărcile în conflict reprezintă redarea stilizată a unor figuri geometrice,

rezultând din combinarea pe contur a două romburi (paralelograme); din punct de

vedere vizual, mărcile în conflict nu au un element de diferențiere atât de

puternic, încât să atenueze ori să înlăture asemănarea, deoarece

figura/figurile geometrice de dimensiune mai mică din interiorul conturului, au

laturi paralele cu acesta, contribuind astfel la impresia de asemănare a

desenului.

Similaritatea produselor cărora

mărcile le sunt destinate, urmează a fi apreciată în concret, constatându-se

suprapunerea între mărcile comparate, pentru produse ce fac parte din clasa 25

de produse (încălțăminte), conform Clasificării Internaționale de la Nisa.

În aprecierea riscului de confuzie

pentru public, incluzând și riscul de asociere cu o marcă anterioară, Curtea va

ține seama că elementul de bază din conținutul mărcilor este identic sub aspect

conceptual, respectiv similar din punct de vedere vizual, astfel că produsele

pot fi atribuite de cumpărător aceleiași origini, deci pot fi privite ca având

o proveniență comună (riscul de confuzie directă) ori, deși cumpărătorul este

conștient ca cele două produse provin din două surse diferite, consideră că

între cele două există legături juridice, financiare, tehnice sau economice

(riscul de confuzie indirectă). Diferit de acestea, în riscul de asociere,

cumpărătorul își amintește de marca anterioară, dar nu ajunge la o confuzie cu

privire la proveniența bunurilor.

Curtea a reținut că mărcile aflate în

conflict, nu se diferențiază semnificativ prin elementele pe care le au în

compunere, existând posibilitatea ca un consumator obișnuit, cu o memorie de

nivel mediu, rezonabil de bine informat, circumspect și atent, să nu bănuiască

după prima impresie, că marca cu care se confruntă, nu este cea anterioară pe

care o cunoaște.

Împotriva acestei decizii a declarat

recurs pârâta SC H.H.R.I.I. SRL, criticând-o din perspectiva dispozițiilor art.

304 pct. 8 și 9 C. proc. civ.,pentru motivele ce urmează.

În mod eronat s-a apreciat ca mărcile

celor doua societăți sunt compuse în mod similar.

Marca SC H.H.R.I.I. SRL este compusă

din două paralelograme a câte a opt laturi concentrice poziționate pe plan

vertical în care se includ alte două paralelograme a câte patru laturi

concentrice cu câte trei spatii libere intre ele.

Marca L. se compune dintr-un singur

poligon cu laturile îngroșate fără a i se circumscrie alte figuri geometrice.

Din analiza celor două elemente

figurative se poate observa în mod evident ca cele două nu au ca element comun

decât conturul, un poligon, două, în cazul apelantei, marca recurentei

distingându-se în mod evident prin complexitatea desenului geometric.

Instanța de fond s-a aflat într-o

gravă eroare atunci când a apreciat ca mărcile sunt compuse în mod similar

fiind reprezentată de doua romburi (rombul este un element geometric compus din

patru laturi) diferența fiind doar orientarea și spațiile libere . Instanța nu

a avut în vedere elementele grafice prezentate în certificatul de înregistrare

a mărcii, ci în alte desene, respectiv cele expuse pe facturile fiscale.

Astfel cum s-a arătat și la fondul

cauzei aplicarea unui semn pe facturile fiscale altul decât cel din

certificatul de înregistrare a mărcii nu constituie o încălcare a mărcii altui

titular deoarece factura fiscală nu este o marfă, iar facturile nu pot crea

confuzii în ceea ce privește produsele.

În apel s-a solicitat, în cadrul

probatoriului, efectuarea unei expertize grafice de specialitate prin care să

se determine dacă există similitudine intre mărci de natură să creeze confuzie

publicului, probă care a fost respinsă ca nefiind utilă, pertinentă și

concludentă în vederea soluționării cauzei. Instanța de apel a apreciat în mod

subiectiv că mărcile se aseamănă intre ele prin elemente comune din punct de

vedere vizual.

O astfel de apreciere nu se poate

realiza în lipsa unei expertize de specialitate care să stabilească în mod

concret dacă prezintă un risc de confuzie real, nu prin folosire geometrica.

Mai mult, instanța de apel nu a avut

în vedere ca marca pârâtei nu este aplicată pe produse în mod similar cu cele

ale mărcii L. astfel cum a rezultat din planșele foto depuse la dosar, instanța

nu a avut în vedere că legea prevede în mod expres întrunirea a 3 condiții

cumulative pentru a interzice folosirea unui semn.

Astfel, art. 35 din Legea nr. 84/1998

prevede că pentru a se interzice folosirea unui semn trebuie să existe condiții

cumulative : marca să fie înregistrată, semnul să fie similar și să fie aplicat

pe produse similare, fapt care conduce la apariția unui risc de confuzie pentru

public.

Faptul ca societatea pârâtă aplică

marca înregistrată pe pantofii sport pe lateral acestora și pe limba pantofului

nu reprezintă un argument forte deoarece toate societățile care produc pantofi

sport aplică marca în mod similar, respectiv pe partea exterioara a pantofului

și pe limbă, orice altă aplicare nefiind vizibilă. Or, scopul unei mărci este

tocmai acela de distincție și se aplică în mod vizibil, nu pe talpa pantofului.

Decizia recurată a fost dată cu

subiectivism având în vedere că asociații societății sunt cetățeni chinezi, că

multe dintre societățile cu asociați chinezi sunt cunoscute pentru

comercializarea unor produse pe care au fost aplicate mărci de notorietate în

fals.

Intimata, deși legal citată, nu a

formulat întâmpinare în conformitate cu dispozițiile art. 308 alin. (2) C.

proc. civ., invocând însă nulitatea recursului sub aspectul dispozițiilor art.

306 C. proc. civ.

Excepția formulată este nefondată câtă

vreme criticile formulate, ce vizează greșita aplicare a dispozițiilor art. 35

din Legea nr. 84/1998, au fost încadrate de recurent în motivul de modificare

prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

Înalta Curte, analizând decizia

recurată prin prisma criticilor formulate și a temeiurilor de drept aplicabile

cauzei, reține caracterul nefondat al recursului pentru argumentele ce succed.

combinate, cu element figurativ în asociere cu elementul verbal L. înregistrate

la nivel internațional, având protecție și în România; marca pârâtei este o

marcă figurativă, astfel cum au fost descrise de inatanță.

marca percepută pe un produs cu amintirea avută despre marca anterioară.

În cauza de față, mărcile comparate,

înregistrate pentru produse ce fac parte din clasa 25 - încălțăminte -

reprezintă redarea stilizată a unor figuri geometrice, rezultate din combinarea

a două paralelograme.

Așa cum arată și recurenta, cele două

mărci au drept element comun și conturul.

În speță, consumatorul vizualizează

două imagini stilizate de figuri geometrice, cu element unificator conturul,

sugerând suprapunerea acelorași două figuri geometrice, spațierea și elementele

de interior nefiind frapante pentru a conferi individualitate distinctă celor

două mărci.

Așadar, cum mărcile similare aflate în

conflict, nu se diferențiază semnificativ, existând posibilitatea riscului de

confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere al mărcii recurentei cu

marca anterior înregistrată a intimatei, dispozițiile art. 46 lit. b) și art.

48 alin. (1) lit. b) din lege au fost corespunzător aplicate, ceea ce determină

și corecta aplicare a dispozițiilor art. 135 din același act normativ.

de folosire a mărcii, concretizată prin locul aplicării pe produs, reprezintă o

preluare a motivului identic de apel, motiv soluționat de Curte prin

înlăturarea acestui argument cu motivarea că cele arătate țin de specificul

acțiunii în contraface și nu acțiunii în anulare formulat de reclamantă.

dată cu subiectivism pentru că asociații. sunt cetățeni chinezi" vizează

încălcarea principiului imparțialității judecătorilor și deci încălcarea

dispozițiilor art. -6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Aserțiunea este pur formală câtă vreme

argumentele instanței de apel s-au conturat strict în analiza similarității

celor două mărci, a identității produselor cărora marca este destinată a fi

aplicată precum și a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere cu o

marcă anterioară, fără trimiteri ori aluzii etnice.

nelegală și pentru că instanța nu a încuviințat efectuarea unei expertize de

specialitate prin care să se determine similaritatea ori nu a mărcilor aflate

în conflict.

Critica vizează o problemă de

netemeinicie și nu de nelegalitate a deciziei, astfel cum dispune art. 304

alin. (1) C. proc. civ.

Motivele de recurs ce permiteau

cenzurarea, în anumite condiții, a modalității în care instanța a dat valoare

unor probe ori când nu s-a pronunțat asupra unui mijloc de apărare ori a unei

dovezi administrate, au fost abrogate prin O.U.G. nr. 138/2000, aprobată prin

Legea nr. 219/2005 deci anterior declarării căii de atac la 6 aprilie 2009.

Dispozițiile art. 304 pct. 8 C. proc.

civ. au fost invocate formal, întrucât instanța de judecată nu a fost învestită

cu analiza vreunui act juridic în condițiile art. 969 C. civ.

Înalta Curte, pentru considerentele ce

preced, va respinge recursul în temeiul dispozițiilor art. 312 alin. (1) C.

proc. civ.

Dat fiind poziția de parte

câștigătoare în proces a intimatei, recurenta va fi obligată în temeiul

dispozițiilor art. 274 alin. (1) C. proc. civ., la plata cheltuielilor de

judecată efectuate în recurs, respectiv la contravaloarea în lei, la data

plății a sumei de 1.000 euro.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge excepția nulității.

Respinge ca nefondat recursul declarat

de pârâta SC H.H.R.I.I. SRL împotriva Deciziei nr. 270/ A din 9 decembrie 2008

a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind

proprietatea intelectuală.

Obligă recurenta la plata

echivalentului în lei a sumei de 1.000 euro la data plății, cu titlu de

cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi

13 aprilie 2010.