ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1497/2010

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1497/2010 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2010)

Deliberând asupra recursului de

față, în condițiile art. 256 C. proc. civ., constată următoarele:

Prin sentința civilă nr. 1336 din 1

noiembrie 2007 Tribunalul București, secția a V-a civilă, a respins cererea de

repunere pe rol, ca neîntemeiată.

S-a respins excepția inadmisibilității,

ca nefondată și s-a respins acțiunea principală formulată de reclamanta-pârâtă

SC E.K. SRL în contradictoriu cu pârâtele-reclamante SC C.A.S.V.T. și SC H.P.I.

SRL ca neîntemeiată.

A fost admisă cererea

reconvențională formulată de pârâta-reclamantă SC C.A.S.V.T. în contradictoriu

cu reclamanta parata SC E.K. SRL și cu pârâta O.S.I.M..

A fost anulat certificatul de

înregistrare a mărcii nr. 56811 din 07 aprilie 2003.

S-a admis cererea reconvențională

formulată de pârâta-reclamantă SC H.P.I. SRL în contradictoriu cu reclamanta

parata SC E.K. SRL.

S-a dispus ridicarea măsurii de

suspendare a operațiunilor de vămuire la rămânerea definitivă a acestei

hotărâri.

La pronunțarea acestei sentințe,

tribunalul a avut în vedere următoarele:

- Prin cererea înregistrată la data

de 21 decembrie 2005 reclamanta S.C. E.K. SRL a chemat în judecata pe pârâta

S.C. H.P.I. SRL solicitând instanței constatarea caracterului de marfă ce duce

atingere dreptului de proprietate intelectuală a cheilor importate și

distribuite de societatea pârâtă, potrivit dispozițiilor art. 1 pct. 5 raportat

la art. 11 alin. (1), art. 14 din Legea nr. 202/2000; obligarea societății

pârâte la plata de daune interese - materiale în cuantum de 30.051 lei

reprezentând contravaloarea mărfii importate, respectiv morale în cuantum de

150.000,01 lei potrivit dispozițiilor art. 998 C. civ., precum și obligarea

pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii s-au arătat

următoarele:

In data de 12 decembrie 2005 s-a

comunicat reclamantei de către Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția Supraveghere

și Control Vamal decizia de suspendare a operațiunii de vămuire și reținerea

mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală,

mărfuri aparținând societății parate SC H.P.I. SRL.

SC E.K. SRL are calitatea de titular

al Certificatului de înregistrare a Mărcii „C." nr. 56811 din 07 aprilie 2003

eliberat de O.S.I.M.

Totodată, societatea reclamantă este

titulara certificatului de înregistrare a Mărcii E.K. nr. 55724 din 07 aprilie 2003

eliberat de O.S.I.M.

Raportat la aceste considerente și

la faptul că societatea reclamanta ocupa nr. 1 în România în distribuția

cheilor brute marca C., având un import pentru anul 2005 de aproximativ un

milion de chei brute, participări confirmate la târguri și expoziții naționale,

sunt îndeplinite condițiile angajării răspunderii civile delictuale a

societății pârâte, fiind astfel îndreptățită reclamanta la o justă și echitabilă

despăgubire materială și morală.

- Pe cale reconvențională, SC H.P.I.

SRL a solicitat ridicarea măsurii de suspendare a operațiunilor de vămuire

impuse prin decizia A.N.V. și eliberarea mărfurilor importate de către societate,

având în vedere că acestea nu prezintă caracterul de marfă ce aduce atingere

dreptului de proprietate intelectuală, importul fiind oprit în mod ilegal și

abuziv; obligarea reclamantei pârâte la plata prejudiciului suferit de către

S.C. H.P.I. SRL ca urmare a suspendării operațiunilor de vămuire și reținerii

mărfurilor importate din garanția constituită în baza art. 19 alin. (2) din

Legea nr. 202/2000, cu cheltuieli de judecată.

S-a arătat în susținerea cererii că

mărfurile importate de societatea H.P.I. SRL fac parte din categoria mărfurilor

exceptate de la aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 202/2002,

beneficiind de prevederile art. 3 alin. (2) pct. a din această lege, text care

dispune că sunt exceptate mărfurile care nu au fost contrafăcute sau care

poartă marca în alte condiții decât cele convenite cu titularul dreptului. Mărfurile

importate pe piața românească de către pârâta reclamantă sunt produse de către

societatea C. în baza certificatului de înregistrare marca nr. 183384 din 15

aprilie 1997 eliberat de Oficiul de Stat pentru Mărci din Turcia și a numelui

comercial care cuprinde denumirea C., așa cum rezultă din certificatul eliberat

de Registrul Comerțului din Turcia.

In acest sens, societatea

producătoare a putut dovedi protecția dreptului propriu asupra mărcii

produselor exportate în România ca și un drept propriu anterior, opozabil și

protejat în toate țările Uniunii de la Paris.

- S-a formulat cerere de intervenție

în interesul pârâtei de SC C.A.V.T. AS - cererea a fost respinsă față de

împrejurarea că reclamanta a completat acțiunea precizată, înțelegând să cheme

în judecată în calitate de pârâtă pe SC C.A.V.T. AS.

- Reclamanta a completat obiectul

cererii inițiale, solicitând obligarea pârâtei la încetarea oricăror activități

de import și de distribuire în vederea comercializării, precum și la retragerea

de pe piața a tuturor exemplarelor de chei pentru uși de toate tipurile și

mașini de profilat sau ajustat chei pentru uși de toate tipurile inscripționate

cu marca „C."; să se dispună publicarea hotărârii pronunțate în două ziare

de largă circulație, pe cheltuiala pârâtei; cu menținerea celorlalte capete de

cerere așa cum au fost formulate.

- Prin cererea formulată în cauză

pârâta SC C.A.V.T. SA a solicitat în contradictoriu cu reclamanta și cu O.S.I.M.

anularea certificatului de înregistrare asupra mărcii verbale C. nr. 56811 din 7

aprilie 2003 deținut de S.C. E.K. SRL pentru clasele de produse 6 - chei pentru

uși de toate tipurile și 7- mașini de profilat sau ajustat chei pentru uși de

toate tipurile conform clasificării de la Nisa.

In motivarea cererii reconvenționale

s-a arătat că societatea C.A. este totodată titulara mărcii „C." în baza

certificatului de marcă nr. 183384 din 15 aprilie 1997 eliberat de Oficiul de

Stat pentru Mărci din Turcia. La data de 19 octombrie 2005 societatea pe care o

reprezintă a depus cerere de înregistrare internațională a mărcii C. conform Aranjamentului

de la Madrid Germania, pentru clasele de produse 06 și 07 conform Clasificării

de la Nisa.

Înregistrarea mărcii pentru

reclamantă a adus atingere unor drepturi anterior dobândite cu privire la un

alt drept de proprietate industrială protejat [art. 48 alin. (1) lit. e)].

În acest sens, reclamanta parata a

înregistrat ca marca numele comercial al societății C.F.H., activitate ce duce

la obstrucționarea utilizării de către pârâta-reclamantă a propriei sale

denumiri. Pârâta reclamantă este titulara unui drept de proprietate industriala

anterior protejat constând în denumirea comerciala înregistrata la Registrul Comerțului la data de 02 ianuarie 1979, anterior constituirii depozitului mărcii de

către E.K. SRL. În ceea ce privește numele comercial, acesta face parte din

categoria „orice alt drept de proprietate industriala protejat [art. 48 alin.

(1) lit. e) din Legea 84/1998]. Faptul că numele comercial dă naștere unui

drept de proprietate industrială rezultă din pozițiile art. 1 alin. (2) și art.

8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20

martie 1883.

Marca ce reproduce denumirea

paratei-reclamante a fost înregistrată de către o societate având același

obiect de activitate ca și parata reclamantă, respectiv producerea și comercializarea

de chei de toate tipurile; a fost înregistrată de către SC E.K. SRL la 4 ani de

la data la care produsele fabricate și inscripționate C. aparținând societății

pe care o reprezintă au fost aduse pe teritoriul României prin intermediul societății

importatoare și distribuitoare SC H.P.I. SRL.

Așa cum rezultă din facturile aflate

la dosarul cauzei, din documentele vamale de import, societatea H.M. a

distribuit pe piața românească chei inscripționate C. încă din anul 1999,

distribuția fiind prezentă la nivelul întregii țări. Din facturile depuse se

poate observa cu ușurință faptul că societatea H.M. a distribuit chei

inscripționate C. și în zona de distribuție a reclamantei-parate. Prin urmare,

la data înregistrării mărcii a cărei anulare o solicită, reclamanta-pârâtă

cunoștea existența și funcționarea ca societate producătoare de chei de yale pentru

uși de toate tipurile a societății C.A. din Turcia, a cărei denumire a inclus-o

element verbal în componența mărcii, ca și prezența acesteia pe piața

românească a produselor fabricate de această societate prin intermediul

importatorului H.M.

Atitudinea de rea-credința a

societății E.K. SRL exista chiar și în condițiile în care la momentul

constituirii depozitului de către aceasta (anul 2003) nu se solicitase de către

A.S.V.T. protecția mărcii pe teritoriul României și nu se obținuse

înregistrarea internațională conform Aranjamentului de la Madrid. Înregistrarea s-a făcut cu rea credință având în vedere că societatea reclamanta, ca

distribuitor de astfel de produse și cunoscător al pieței de specialitate,

cunoștea la data solicitării înregistrării mărcii a cărei anulare o solicită că

marca C. este proprietatea societății acestora.

Mai mult decât atât, în segmentul de

piață vizat, respectiv distribuitorii de chei pentru uși de toate tipurile și mașini

de profilat sau ajustat chei pentru uși de toate tipurile din România, marca C.

era cunoscută la data efectuării depozitului reglementar.

Reaua credință a societății

reclamante reiese și din faptul că aceasta a efectuat depozitul numai în scopul

eliminării oricărei concurențe, fiind în acest sens un act de agresiune, un

abuz de drept, înregistrarea mărcii fiind deturnată de la finalitatea sa

normală, aceea de a distinge și promova produsele și serviciile deponentului.

In drept cererea a fost întemeiată

pe dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 48 alin. (1) lit. c)

și e) din Legea nr. 84/1998, art. 1 și art. 8 din Convenția de la Paris.

- Prin cererea înregistrată în 4 mai

2006 reclamanta a micșorat obiectul cererii de despăgubiri, arătând ca solicită

obligarea pârâtei la plata sumei de 2.2570 lei contravaloare mărfuri importate.

Asupra cererilor formulate:

- Cererea de repunere pe rol este

neîntemeiată: completarea raportului de expertiză a fost depusă de expertul

desemnat la data de 12 septembrie 2007. La termenul din 13 septembrie 2007

judecata a fost amânată pentru ca părțile să poată lua cunoștință de concluziile

expertului. Atât timp cât reclamanta s-a prezentat la judecată la un termen

anterior, este prezumată că știe termenul de judecată, potrivit dispozițiilor

art. 153 C. proc. civ., astfel că până la termenul acordat în acest sens a avut

posibilitatea cunoașterii concluziilor expertului.

- SC E.K. SRL din Cluj Napoca este

titularul înregistrării mărcii C. (potrivit certificatului de înregistrare a

mărcii nr. 56811- fila 6 dosar). Produsele pentru care s-a solicitat

înregistrarea mărcii sunt cele din clasele 6 și 7 (chei pentru uși de toate

tipurile și mașini de profilat sau ajustat chei pentru uși de toate tipurile)

prin cererea depusă în 7 aprilie 2003.

In această calitate, cunoscând

despre transportul unei cantități de 122.421 buc de chei brute din Turcia către

pârâți, reclamanta s-a adresat Autorității Naționale Vamale cu cerere de intervenție

a acestei autorități pentru a suspenda operațiunea de vămuire a mărfurilor și a

reține mărfurile acestui transport pentru motivul că aduc atingere unui drept

de proprietate intelectuală, în aplicarea dispozițiilor art. 10 din Legea nr.

202/2000. Cererea a fost admisă pronunțându-se decizia nr. 71633/MC din 12

decembrie 2005 a Autorității Naționale Vamale - fila 4 dosar.

In continuarea acțiunilor privind

ocrotirea dreptului la marcă reclamanta a formulat prezenta acțiune pentru ca o

instanță de judecată să se pronunțe asupra susținerilor părților implicate în

procedura deschisă la Autoritatea Națională Vamală.

Având în vedere că temeiul acțiunii

reclamantei îl constituie acest certificat,contestat în cauză, s-au analizat cu

prioritate motivele de nelegalitate a înregistrării mărcii.

Sunt aplicabile dispozițiile art. 48

alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, marca înregistrată de reclamantă aducând

atingere unui drept de proprietate industrială protejat și anume dreptul la

numele comercial, astfel cum este enumerat în art. 1 alin. (2) din Convenția de

la Paris din anul 1883. Potrivit certificatului de la filele 55 și 89

societatea comercială din Turcia este înregistrată din 1979; potrivit actului

de înființare al societății (fila 271 dosar), denumirea inițială a societății

comerciale a fost aceeași ca la această dată, astfel că numele comercial al

pârâtei-reclamante este anterior și nu poate fi folosit ca semn pentru

produsele comercializate de reclamantă, deoarece marca ce include numele

comercial al unei societăți comerciale nu este legal înregistrata.

De altfel, în cauză își găsesc

aplicabilitatea și dispozițiile art. 45 lit. c) din Legea nr. 84/1998, instanța

reținând că solicitarea de înregistrare a mărcii s-a făcut cu rea credință.

Cheile produse de societatea

comercială din Turcia sunt comercializate în România începând din anul 1999,

potrivit facturilor depuse la filele 198, 86, 201, 264, 114, 210,110, 206, 112,

208, 66, 67, 225, 221, 85, în cantitățile și la preturile care apar în centralizarea

realizata de expert - fila 229 - înainte de 2003, data înregistrării cererii de

marca în România; societatea SC C.A.V.V.T. își identifica produsele cu semnul -

cuvânt C. - rezultă din facturile de la filele 40, 43, 150, în care cheile

livrate de societatea din Spania - J.M.A.A.A. Spania poartă această

identificare. Că reclamanta pârâtă cunoștea în anul 2003 despre existența

acestei mărci - înregistrata în Turcia din anul 1997 (fila 94) rezulta din împrejurarea

ca are calitatea de distribuitor unic în România pentru produsele firmei

spaniole (potrivit datelor din materialul de la filele 162-165, editat înainte

de perioada litigioasa și care face referire la fapte anterioare anului 2003 și

potrivit răspunsurilor la interogatoriu - întrebările 1, 6 - fila 260). În aceasta

calitate, a avut prilejul să cunoască despre existența cheilor produse și comercializate

de societatea din Turcia, de vreme ce, cele două societăți producătoare de chei

- din Turcia și Spania - își produc reciproc produsele ( potrivit facturilor

enumerate anterior ). De aceea, urmează a retine ca intenția de a înregistra ca

marca semnul sub care parata reclamanta își identifica produsele este una care

excede bunei credințe, nefiind de presupus că aceasta hotărâre - de a înregistra

marca - a fost luată în considerarea exclusivă a puterii semnului ales de a

identifica produsele proprii comercializate de reclamanta-pârâtă. Tot ca un

aspect al relei credințe va fi reținută și împrejurarea că reclamanta a ales sa

folosească pentru produsele sale un cuvânt care nu are nicio semnificație în nicio

limbă, fiind, la origine, derivate de la numele C., nume turcesc, fără ca

activitatea sa să aibă vreo legătura cu acest nume.

Având în vedere ca potrivit

considerentelor de mai sus s-a reținut lipsa de legitimitate a înregistrării

mărcii de către reclamanta-pârâtă , nu se poate reține că aceasta are un drept

de a se opune folosirii mărcii de către pârâte. Pentru aceste motive cererile

formulate împotriva acestora urmează a fi respinse. Excepția inadmisibilității

cererii de constatare a caracterului de marfa ce aduce atingere dreptului de

proprietate intelectuala este nefondata, de vreme ce aceasta cerere poate fi calificată

drept cerere de constatare a inexistentei dreptului de a folosi semnul

înregistrat ca marca.

Având în vedere că măsura dispusă de

Autoritatea Națională Vamală prin decizia nr. 71633/MC din 12 decembrie 2005

s-a luat în baza unui drept rezultat dintr-un act declarat nul, urmează a

dispune ridicarea acestei masuri.

- La data de 25 februarie 2008

expertul N.I. a solicitat completarea sentinței civile nr.1336/1 noiembrie 2007

pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, cu dispoziție

executorie privind obligarea părților la plata onorariului către expert de

4.400 lei.

Prin sentința civilă nr. 623 din 27 martie 2008

Tribunalul București, secția a V-a civilă, a admis cererea formulată de

expertul I.N. în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă SC E.K. SRL , cu

pârâtele-reclamante SC H.M.P. SRL și O.S.I.M., a dispus completarea hotărârii

nr. 1336 din 1 noiembrie 2007, stabilind onorariul definitiv pentru expert în

sumă de 3.400 lei.

Au fost obligate reclamanta și

pârâta SC H.M.P. SRL la plata diferenței de onorariu, astfel: 2.100 lei în

sarcina reclamantei S.C. E.K. S.R.L. și 700 lei în sarcina pârâtei SC H.M.P. SRL.

6 noiembrie 2008 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze

privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondate apelurile formulate

de apelanta reclamantă-pârâtă SC E.K. SRL împotriva sentinței civile nr. 1336

din 1 noiembrie 2007 și a sentinței nr. 623 din 27 martie 2008, ambele

pronunțate de Tribunalul București, secția a V-a civilă în dosar nr.

48694/3/2005, în contradictoriu cu intimata pârâtă-reclamantă CA S.V.T. SA, cu

intimata pârâtă SC H.P.I. SRL și intimatul O.S.I.M.

S-a respins ca nefondat apelul

formulat de expert I.N. împotriva sentinței civile nr. 623 din 27 martie 2008 pronunțată

de Tribunalul București, secția a V-a civilă.

S-a luat act că intimatele pârâte nu

au solicitat cheltuieli de judecată.

În pronunțarea acestei decizii,

Curtea a reținut următoarele:

- Apelul formulat de expert și

apelul reclamantei pârâte declarat împotriva sentinței de completare.

Deși discutabilă sub aspectul

utilității ei, proba cu expertiza în specialitatea proprietate intelectuală a

fost încuviințată de instanța de fond (după prorogarea admisibilității probei),

stabilindu-se în sarcina expertului 3 obiective, după cenzurarea celor 4

propuse de reclamanta pârâtă și constatând totodată că obiectivul propus de

pârâtă se suprapune cu ultimul obiectiv indicat de reclamantă.

Expertul desemnat în cauză a depus

lucrarea pentru termenul din 19 aprilie 2007, dată la care a depus la dosar și

solicitarea sa de stabilire a onorariului definitiv la nivelul sumei de 5.000

lei.

La termenul din 14 iunie 2007 s-au

încuviințat obiecțiunile formulate de reclamanta pârâtă, instanța apreciind că

prin răspunsul formulat la obiectivul nr. 3 expertul a formulat o argumentație

ce îi depășește competențele sale tehnice, în sensul art. 14 din Legea

202/2000, astfel încât s-a dispus revenirea cu adresă la același expert pentru

a reformula răspunsul la acest obiectiv; prin aceeași încheiere s-a prorogat

pronunțarea asupra cererii expertului de stabilire a onorariului definitiv.

Expertul s-a conformat acestei

solicitări și a depus răspunsul la obiecțiuni pentru termenul din 13 septembrie

2007 la data de 12 septembrie 2007, însă nici la acest termen de judecată

instanța nu s-a pronunțat asupra cererii de stabilire a onorariului definitiv,

după cum nu a făcut-o nici la termenul de dezbatere a cauzei pe fond din 11

octombrie 2007.

Această omisiune a instanței a

prilejuit expertului formularea cererii de completare a dispozitivului

sentinței.

Sentința civilă nr. 1336 din 1

noiembrie 2007 a Tribunalului București, secția a V-a civilă, nu a fost

comunicată expertului, astfel cum însăși prima instanță a reținut în

soluționarea excepției tardivității formulării cererii invocată de reclamanta

pârâtă prin întâmpinarea la cererea expertului și reluată prin motivele de apel

formulate împotriva acestei din urmă sentințe, astfel că în mod temeinic s-a

constatat ca fiind formulată în termen; excepția a fost invocată avându-se în

vedere că dispozițiile art. 281

2

alin. (1) cu care se coroborează

alin. (3) din același text din Codul de procedură civilă, referitor la cererile

formulate de experți, normă care prevede că o atare cerere se poate formula în

același termen în care se poate declara calea de atac, așadar în 15 zile de la

comunicarea sentinței inițiale.

Este adevărat că expertul însuși,

având în vedere aceeași necomunicare a sentinței inițiale, putea uza direct de

calea de atac a apelului, dar nimic nu se opunea să opteze pentru calea

procesuală mai facilă a formulării cererii în temeiurile menționate.

Curtea a apreciat ca nefondate

susținerile apelantei reclamante pârâte cu privire la dispozițiile art. 213 alin.

(2) C. proc. civ., întrucât dacă instanța a omis să se pronunțe asupra cererii

expertului de majorare a onorariului de expertiză pe calea unei încheieri

premergătoare, tot legea, prin dispozițiile art. 281

2

alin. (1) și

(3) C. proc. civ. pune la dispoziție expertului și a celorlalți participanți la

judecată enumerați de text remediul formulării unei cereri de completare a

hotărârii, de care expertul în mod legal a făcut uz.

Și pe fondul ei cererea formulată de

expert a primit o dezlegare judicioasă, instanța de fond cenzurând onorariul

definitiv solicitat (5.000 lei față de 3.400 lei stabilit ca sumă finală), din perspectiva

supradimensionării timpului alocat studiului dosarului ca și redactării

lucrării încredințate.

Celelalte motive de apel ale

reclamantei legate de înlăturarea probei pornind de la susținerea că prin

răspunsurile formulate expertul și-a depășit competențele și a formulat

concluzii în locul instanței de o manieră lipsită de obiectivitate, vor fi

analizate în cadrul apelului reclamantei împotriva sentinței pronunțate pe

fondul cauzei.

- Apelul formulat de reclamanta

pârâtă împotriva sentinței civile nr. 1336 din 1 noiembrie 2007 a primei

instanțe, pronunțată pe fondul cauzei, este nefondat.

Reclamantă pârâtă critică în primul

rând ordinea de analiză stabilită de prima instanță, cu privire la cererile ce

au alcătuit cadrul obiectiv al cauzei deduse judecății, susținându-se că

cercetarea temeiniciei cererii principale pe care a formulat-o împotriva

pârâtelor era prioritară față de examinarea cererii reconvenționale formulate

de pârâta reclamantă CA S.V.T. SA împotriva sa și prin care s-a solicitat

anularea certificatului asupra mărcii C.

Susținerea este nefondată întrucât

analiza unei cereri de contrafacere a unei mărci, ceea ce a constituit obiectul

cererii principale, are ca situație premisă drepturile exclusive deținute asupra

unui semn în baza unei înregistrări valabile și, deci, legale.

Or, în măsura în care, în aceeași

cauză, pe calea cererii reconvenționale s-a contestat legalitatea înregistrării

mărcii reclamantei pârâte era necesar, pentru analiza temeiniciei cererii în

contrafacere, să se fi confirmat validitatea titlului de protecție opus de

reclamantă, prin respingerea cererii reconvenționale; în cazul admiterii

cererii de anulare, se dovedește că aceasta nu are în patrimoniul său dreptul

pe care s-a întemeiat în formularea acțiunii, deoarece inexistența dreptului

determină și absența protecției ce se poate reclama pe temeiul art. 35 din

Legea 84/1998; asemenea soluție a impus primei instanțe neanalizarea motivelor

cererii principale și respingerea ei ca neîntemeiată, întrucât nu se poate

cerceta contrafacerea unei mărci anulate, având în vedere principiul

quod

nullum est, nullum producit effectum

, efectele sancțiunii producându-se

retroactiv

, ex tunc

, de la data înregistrării mărcii, respectiv 7

aprilie 2003.

Cererea reconvențională prin care

pârâta reclamantă CA S.V.T. SA a solicitat anularea certificatului deținut de

reclamanta pârâtă asupra mărcii C. pe temeiul art. 48 alin. (1) lit. c) și e)

din Legea 84/1998 a fost în mod legal și temeinic soluționată de prima instanță.

În legătură cu formularea cererii

reconvenționale, apelanta reclamantă pârâtă a invocat excepția

inadmisibilității cererii prin care pârâta reclamantă a solicitat doar anularea

certificatului de marcă, fără a cere anularea înregistrării mărcii și radierea

din Registrul Național al Mărcilor ceea ce, în opinia sa, lipsește demersul

pârâtei de orice finalitate și este lipsită de interes.

Această excepție nu a fost primită,

întrucât ea se fundamentează pe o falsă disociere între două semnificații ale

aceleiași noțiuni juridice, respectiv a actului juridic, în sens de

negotium

(manifestare de voință producătoare de efecte juridice) și instrumentul

probator al acestuia sau semnificația de i

nstrumentum

a aceluiași act

juridic, noțiuni pe deplin aplicabile și în materia mărcilor, chiar dacă

semnificația noțiunii de act juridic are o anumită specificitate.

Certificatul de înregistrare a

mărcii este înscrisul doveditor al dreptului asupra mărcii, nefiind de conceput

anularea certificatului și supraviețuirea dreptului la marcă în patrimoniul

titularului menționat în cuprinsul său.

In ce privește solicitarea radierii

din Registrul Național al Mărcilor, aceasta este o chestiune ce ține de

opozabilitatea față de terți și care se realizează după finalizarea procedurii

judiciare privind anularea, pe baza cererii adresate de persoana interesată O.S.I.M.

, care va face mențiune despre aceasta în Registrul Național al Mărcilor,

conform Regulii 32 pct. 5 din Regulamentul de aplicare a Legii 84/1998, aprobat

prin H.G. nr. 833/1998.

Pentru confirmarea soluției asupra

anulării mărcii C. înregistrată în favoarea apelantei de la data de 7 aprilie 2003,

fie pe temeiul art. 48 alin. (1) lit. c), fie pe temeiul lit. e) din aceeași

normă, este necesar a se statua asupra drepturilor pe care intimata pârâtă CA

S.V.T. SA le deține asupra aceluiași semn sau este îndreptățită a le opune, pe

teritoriul României, ceea ce este de natură a-i confirma și interesul în

formularea cererii de anulare a mărcii apelantei.

Este cert că intimata pârâtă nu

deține un drept asupra mărcii C. pe teritoriul României, în condițiile în care

nu a formulat a astfel de cerere pe cale națională la O.S.I.M. și nici nu este

beneficiara unei înregistrări internaționale cu țară desemnată România, în condițiile

Aranjamentului de la Madrid din 1981, anterioară înregistrării mărcii apelantei

din 7 aprilie 2003.

Înregistrarea internațională a

intimatei datează din 19 octombrie 2005, având și România, țară desemnată, însă

împrejurarea este nerelevantă pentru analiza cererii de anulare a mărcii

reclamantei, interesând circumstanțele esențiale din perspectiva sancțiunii,

contemporane cu momentul dobândirii dreptului de către apelantă; de asemenea,

nici înregistrarea mărcii C. pe teritoriul Turciei de către intimată la

momentul anului 1997 nu este utilă sub acest aspect, dat fiind principiul

teritorialității drepturilor dobândite prin înregistrarea mărcii, întrucât

înregistrarea unei mărci în România nu conferă titularului ei drepturi pe

teritoriul altui stat, după cum nici înregistrarea națională pe teritoriul

altui stat, nu este de natură a conferi vreo protecție pe teritoriul României

(neintrând în discuție o înregistrare internațională sau comunitară).

Însă, pentru formularea cererii de

anulare a mărcii apelantei, intimata s-a prevalat de protecția conferită

numelui său comercial, pe temeiul art. 8 din Convenția de la Paris din 1883 ratificată de România prin Decretul nr.177/1968, text care prevede: „Numele

comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere

sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o

marca de fabrică sau comerț."

Pentru a se recunoaște vocația

intimatei de a se prevala de acest text este necesar a se verifica calitatea sa

de „țară a Uniunii", respectiv, de stat care a ratificat Convenția de la Paris, condiție pe care Curtea o constată a fi îndeplinită - Convenția de la Paris făcând parte dintre tratatele administrate de Organizația Mondială a Proprietății

Intelectuale, de pe site-ul căreia se constată că Turcia este membră a uniunii

de la Paris încă din anul 1925.

Asemenea constatare conduce la

confirmarea temeiului anulării mărcii apelantei în baza art. 48 alin. (1) lit.

e) din Legea 84/1998, întrucât numele comercial al intimatei este în mod egal

protejat atât pe teritoriul Turciei, cât și pe teritoriul României (ca de

altfel și pe teritoriul celorlalte state membre ale Uniunii).

Nu poate fi reținută critica

apelantei că la momentul analizării cererii sale de înregistrare o asemenea

anterioritate nu a fost analizată de O.S.I.M. și nici nu s-ar fi putut analiza

în absența unui text expres din cuprinsul legii speciale care să includă numele

comercial în categoria motivelor relative de refuz al înregistrării.

Este reală susținerea că prin

dispozițiile art. 6 din Legea 84/1998 se prevăd motive relative de

neregistrabilitate sau anteriorități decurgând din drepturi dobândite asupra

unor semne identice sau similare (ori chiar diferite, pentru cazul mărcii notorii)

însușite ca mărci de către terți, anterior depozitului național reglementar al

solicitantului, însă dobândirea dreptului la marcă îl obligă pe titular a se

supune integralității regimului juridic al acesteia, astfel cum el este statuat

prin întregul act normativ; iar dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. e) dau

posibilitatea solicitării anulării mărcii, dacă prin înregistrare s-au încălcat

nu numai drepturi anterioare asupra numelui comercial ci și asupra oricăror

alte drepturi de proprietate industrială protejate ori drepturi de autor; constarea

este valabilă și pentru rea credință ca temei al anulării, buna credință neintrând

în competențele de cercetare ale autorității examinatoare la momentul acordării

titlului de protecție.

Este reală susținerea apelantei că

intimata pârâtă avea posibilitatea formulării unei opoziții după publicarea

mărcii sale, în condițiile art. 23 din Legea 84/1998, însă nimic nu se opune

ca, dacă nu a făcut uz de dispozițiile menționate anterior, să recurgă la

formularea unei acțiuni în justiție în baza art. 48 din același act normativ;

dacă s-ar constata că pasivitatea titularului dreptului de autor sau dreptului

de proprietate industrială anterior protejat pe parcursul derulării procedurii

de înregistrare a mărcii a cărei anulare o cere după obținerea titlului de

protecție de solicitant s-ar constitui într-un fine de neprimire în acțiunea

ulterioară de anulare a înregistrării, ar avea efectul inaplicabilității

perpetue a textului instituit prin dispozițiile art. 48, ceea ce nu ar fi de

conceput, fiind în mod evident străin de concepția legiuitorului.

Și temeiul vizând reaua credință a

apelantei la înregistrarea mărcii C. se dovedește a fi întemeiat, cum corect a

reținut și prima instanță.

Buna credință la înregistrarea unei

mărci poate fi reținută dacă din circumstanțele concomitente cu depozitul

național reglementar al titularului dreptului la marcă reiese clar, fără

echivoc și dincolo de orice îndoială, că prin cererea pe care a formulat-o nu a

avut reprezentarea vătămării drepturilor legitime ale unui terț sau nu a

intenționat o asemenea finalitate, dar și că a exclus această posibilitate prin

informațiile la care a avut acces, pe care le-a cunoscut în concret sau pe

care, cu minime diligente, le putea cunoaște.

Or, din probele cauzei (facturi,

declarații vamale de import), rezultă că intimata pârâtă încă din anul 1999

este prezentă pe piața românească a cheilor brute pentru uși de toate tipurile

și mașini de profilat sau ajustat chei pentru uși de toate tipurile (produse ce

fac parte din clasele 6 și 7 ale Clasificării de la Nisa și asupra cărora apelanta a obținut certificatul de înregistrare) prin intermediul

importatorului și distribuitorului său autorizat, intimata SC H.P.I. SRL,

distribuire care se realizează inclusiv în Cluj Napoca, oraș în care pârâta își

are sediul principal.

Pe de altă parte, la rândul său,

apelanta este distribuitor al cheilor produse de J.M.A.A.A. SA din Spania,

firmă cu care intimata CA S.V.T. SA este în relații comerciale directe, cele

două societăți străine producându-și reciproc produsele, în compensare de producție,

astfel cum reiese din înscrisurile cauzei și cum însăși apelanta menționează în

cuprinsul motivelor de apel, împrejurare cu privire la care precizează însă că

este nerelevantă în cauză.

In plus, apare cu totul inexplicabil

de ce apelanta a optat pentru marcarea cu semnul C. a produselor sale ce se

înscriu în clasele 6 și 7 din Clasificarea de la Nisa, neexistând rațiuni de justificare a unei asemenea coincidențe, chiar printr-un efort

imaginativ, de vreme ce în limba română nu are vreo semnificație, iar intimata

pârâtă reclamantă este titulara numelui comercial în care C. este elementul

principal și, în același timp, numele de familie al fondatorului societății

pârâte este C.N. (nume turcesc, probabil de origine armeană); totodată, se

constată că intimata a făcut și dovada că, inclusiv în limba turcă, acest

cuvânt nu poate avea o semnificație de substantiv comun, fiind, cel mai

probabil un nume propriu, potrivit părerii unui traducător autorizat de limbă

turcă (fila 296 vol. II dosar fond).

Aceste împrejurări anterior

menționate constituie elemente de natură a conduce la concluzia relei credințe

a apelantei la înregistrarea mărcii C. pentru produse din clasele 6 și 7 din

Clasificarea de la Nisa, astfel că prima instanță în mod corect a reținut și

incidența art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea 84/1998.

S-a înlăturat ca nefondat și ultimul

motiv de apel ținând de solicitarea apelantei de înlăturare a probei cu

expertiza de specialitate, întrucât, dată fiind concluzia cu privire la

legalitatea și temeinicia sentinței în ce privește anularea mărcii deținute de

apelantă și văzând și obiectivele expertizei încuviințate de prima instanță, se

poate constata că acestea ar fi avut relevanță din perspectiva obiectului

cererii principale formulate de apelantă, respectiv contrafacerea mărcii.

Or, cum deja s-a arătat, nu se mai

impune analiza cererii în contrafacere și prin urmare nici a probelor ce au

fost administrate în susținerea ei (cum este și expertiza), câtă vreme marca

apelantei nu a rezistat criticilor de nelegalitate.

Așa fiind, este lipsit de interes a

se constata respectarea sau nu de către expertul desemnat a mandatului

încredințat de instanță ori substituirea acestuia în poziția instanței prin

concluziile formulate ori respectarea de către expert a garanțiilor de

obiectivitate; se impune a se preciza că interesul apelantei cu privire la

formularea unor astfel de critici nu se confirmă, interes care s-ar fi activat

dacă instanța de apel ar fi infirmat soluția tribunalului cu privire la

anularea mărcii, în care caz s-ar fi impus analiza pe fondul ei a cererii în

contrafacere și, eventual, și evaluarea acestei probe.

Nici pretinsa încălcare a

garanțiilor procesuale decurgând din jurisprudența CEDO în aplicarea art. 6 din

Convenție ce prevede dreptul la un proces echitabil, privind respectarea

garanțiilor procesuale pentru toate părțile procedurii derulate în fața

instanței nu poate fi reținută, de vreme ce la termenul din 13 septembrie 2007

instanța a amânat cauza la 11 octombrie 2007, tocmai pentru ca să se poată lua

cunoștință de această probă. Instanța nu avea obligația comunicării acestei

completări a raportului, iar reclamanta pârâtă avea termen în cunoștință,

astfel cum reține și tribunalul, în temeiul art. 153 alin. (1) C. proc. civ. Faptul

că reclamanta pârâtă nu a fost prezentă la termenul din 13 septembrie 2007 prin

reprezentat legal sau convențional nu este decât culpa sa, iar părțile pe lângă

drepturi în procesul civil au și obligații, între care și cea instituită prin

art. 129 alin. (1) C. proc. civ., respectiv ca, în condițiile legii să

urmărească desfășurarea și finalizarea procesului.

Împotriva deciziei de apel a

formulat cerere de recurs reclamanta-pârâtă, criticând-o pentru următoarele

motive ce se circumscriu dispozițiilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

a) Interesul protejării dreptului la

marcă este prioritar față de cel al ocrotirii dreptului virtual pretinse de

terți asupra aceluiași semn.

b) Cererea reconvențională este

inadmisibilă și lipsită de interes, deoarece se solicită anularea certificatului

de marcă, fără a se pretinde și anularea înregistrării mărcii la O.S.I.M., respectiv radierea mărcii din Registrul Național al Mărcilor.

SC C.A.S.V.T. SA nu are un drept

apărat pe teritoriul României și nicio recunoaștere internațională a mărcii,

așa cum cere aranjamentul de la Madrid din anul 1981, ceea ce face ca cererea

reconvențională să fie inadmisibilă pe temeiul art. 48 lit. c) și e) din Legea

nr. 84/1998. Reaua-credință se poate aprecia numai în contextul existenței

uneia dintre cele două genuri de protecție enumerate, coroborat cu dispozițiile

art. 6 alin. (3) din Convenția de la Paris.

Această societate este titularul

unei mărci în Turcia, a depus cerere de înregistrare internațională a mărcii în

anul 2005 – la doi ani după ce recurenta a înregistrat marca în România.

În aceste condiții, distribuirea de

produse pe piața din România de către pârâtă reprezintă o contrafacere, ceea ce

denotă faptul că aceasta și-a invocat propria culpă pe tot parcursul

procesului.

c) Raportul de expertiză nu poate fi

primit ca probă întrucât expertul și-a depășit competențele și atribuțiile,

atribuindu-și rolul activ al instanței.

Analizând decizia de apel în raport

de criticile formulate, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, în

considerarea celor ce succed:

a) Protecția dreptului la marcă este

consacrată prin Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice,

însă aceasta intervine numai pentru o marcă legal înregistrată - aceeași lege

oferind cadrul juridic al analizării valabilității înregistrării unei mărci, în

cadrul căreia se și circumscrie cererea reconvențională formulată în acest

sens.

b) Separat de cele reținute de

instanța de apel cu privire la cererea vizând anularea certificatului de

înregistrare a mărcii, cererea având ca obiect anularea mărcii, trebuie

subliniat că diferența sesizată este pur formală în condițiile în care aceleași

cerințe sunt verificate, iar efectele soluționării unei cereri în ambele

variante sunt aceleași.

Cum în mod corect a reținut și

instanța de apel, nu este necesară solicitarea expresă în fața instanței a

radierii mărcii din Registrul Național al Mărcilor, această operațiune fiind

impusă, oricum, ca efect al anulării unei mărci.

Astfel, potrivit pct. 5 al Regulii

nr. 32 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, hotărârea

judecătorească definitivă și irevocabilă prin care înregistrarea mărcii a fost

anulată se comunică la O.S.I.M. de persoana interesată, iar această instituție

va publica hotărârea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială și va face

mențiuni despre aceasta în Registrul Național al Mărcilor.

În ceea ce privește cererea

reconvențională privind anularea certificatului de înregistrare a mărcii nr. 56811

din 7 aprilie 2003 se invocă aspecte de inadmisibilitate și lipsă a interesului

pe chestiuni ce țin de lipsa unei protecții asupra mărcii în discuție în

favoarea pârâtei-reclamante pe teritoriul României datorată fie unei

înregistrări în România, fie unei înregistrări internaționale, ambele în

corelație cu art. 6 alin. (3) din Convenția de la Paris.

În primul rând, modul de soluționare

a cererii reconvenționale a fost confirmat, astfel cum rezultă din decizia de

apel, în considerarea protecției conferite de numele comercial, ca drept de

proprietate industrială în temeiul art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din anul 1883, ratificată de România prin

Decretul nr. 1177/1968.

S-a reținut astfel că

intimata-pârâtă CA S.V.T. SA nu deține un drept asupra mărcii C. pe teritoriul

României, neformulând o cerere de înregistrare la O.S.I.M. și este beneficiara unei înregistrări internaționale cu România țară desemnată din

anul 2005 – în 2003 fiind înregistrată marca pe numele recurentei la O.S.I.M.

În aceste condiții, lipsa de

protecție invocată, inclusiv din perspectiva art. 6 alin. (3) din Convenția de la Paris care se referă la independența dintre mărci înregistrate în țări ale Uniunii Europene,

excede modului de soluționare a cauzei dispus prin decizia de apel.

În plus, în ceea ce privește

anularea mărcii pentru înregistrarea cu rea credință, în temeiul art. 48 alin.

(1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, singura condiție impusă de textul legal este

în sensul că acțiunea poate fi formulată de orice persoană interesată.

În condițiile în care acest motiv nu

este reprezentat de conflictul cu un drept la marcă anterior recunoscut,

conform art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998,

intimata-pârâtă-reconvențională nu este ținută să facă dovada că este titulara

mărcii în litigiu, întrucât nu se poate adăuga la lege o condiție pe care

aceasta nu o prevede.

Prin condiționarea dreptului la

acțiune în anularea înregistrării unei mărci pentru rea-credință de calitatea

de titular a celui care o formulează, dispoziția cuprinsă în art. 48 alin. (1) lit.

c) din lege ar deveni superfluă, întrucât titularul unei mărci anterioare are

la dispoziție acțiunea întemeiată pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b),

fiind ținut să facă dovada conflictului și nu a relei credințe.

c) Ultima critică este de asemenea

nefondată în condițiile în care, după cum rezultă din decizia de apel, raportul

de expertiză nu a justificat soluția pronunțată în cauză, reținându-se lipsa

interesului său în formularea unei asemenea critici. Prin recurs nu s-a

justificat interesul în formularea unei asemenea critici, motivele de recurs

trebuind să se circumscrie modului de soluționare a cauzei dispus de instanța

de apel, potrivit art. 299 alin. (1) C. proc. civ.

Constatând, prin urmare, că nu sunt

fondate criticile formulate, Înalta Curte urmează să facă aplicarea art. 304

pct. 9 și art. 312 alin. (1) C. proc. civ., dispunând, respingerea recursului

ca nefondat.

Cu aplicarea art. 274 C. proc. civ.,

recurenta-reclamantă va fi obligată la plata sumei de 6412,05 lei, cu titlu de

cheltuieli de judecată către intimata-pârâtă CA S.V.T. SA.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de

reclamanta SC E.K. SRL împotriva deciziei nr. 248 A din 6 noiembrie 2008 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IX a civilă și pentru

cauze privind proprietatea intelectuală.

Obligă pe recurentă la plata sumei

de 6412,05 lei cheltuieli de judecată către intimata-pârâtă CA S.V.T. SA.

Irevocabilă.

Pronunțată, în ședință publică,

astăzi 5 martie 2010.