ÎCCJ, decizie (scj.ro #81709)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #81709) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
Decăderea din drepturile asupra
unei mărci internaționale pe teritoriul României ca urmare a
neîndeplinirii condiției folosirii efective prin alterarea caracterului
distinctiv al mărcii. Contract de licență asupra mărcii. Folosirea mărcii
în asociere cu o altă marcă.
Cuprins pe materii :
Dreptul proprietății
intelectuale. Marcă.
Index alfabetic :
marcă internațională
-
decădere
-
licență exclusivă a unei mărci
-
caracter distinctiv
Legea nr. 84/1998, art. 2, art. 43, art. 46, art. 47, art. 48
În
situația încheierii unui contract de licență, prin care s-a prevăzut
că marca TOTAL va fi folosită exclusiv în asociere cu marca Colgate, rezultă că
folosirea mărcii Colgate Total (dublată fiind și de obținerea unor titluri
legale de protecție de către presupusul licențiat) reprezintă acte de folosire
a propriilor mărci ale Companiei C., iar nu a mărcii TOTAL de vreme ce și-a
apropriat-o prin înregistrarea familiei de mărci COLGATE TOTAL.
Folosirea
mărcii TOTAL împreună sau prin alăturarea ei mărcii sau semnului COLGATE nu
poate fi calificată drept o folosire care diferă de cea înregistrată în
favoarea pârâtei prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al
mărcii TOTAL, întrucât varianta concretă de folosire (sub forma Colgate Total)
trebuie apreciată pornindu-se de la percepția globală a acestui semn prin
raportare la standardul consumatorul mediu, apreciere care relevă, în ansamblul
semnului, caracterul dominant al denumirii Colgate, în timp ce marca Total este
partea insuficient perceptibilă, dat fiind caracterul evocator al semnului în
sine; însă, acest caracter evocator (în sensul unor calități depline,
atotcuprinzătoare, exhaustive, eficiente ale produsului astfel marcat) conduce
la reținerea caracterului slab al protecției conferite de titlul de
proprietate intelectuală, iar nu la constatarea întrunirii cerințelor art.
46 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 84/1998.
O
marcă trebuie să fie folosită în culorile în care a fost înregistrată, așa cum
rezultă și din Manualul OHIM referitor la Opoziție
,
Partea
a VI-a, Dovada folosirii. Prin urmare, folosirea mărcii Total, care are pe
lângă o anumită grafie a cuvântului (majuscule) și culorile revendicate roșu și
alb, literele fiind scrise în culoarea roșie pe fond alb, de către un terț
în cuprinsul mărcii sale, Colgate Total, pe ambalajele produselor de igienă
dentară, în sensul folosirii grafiei mărcii Total cu majusculă doar la
începutul cuvântului, înclinat spre dreapta și fără a fi reprezentată în
culoarea roșie, ci în culorile auriu și alb, nu poate fi considerată ca
nealterând caracterul distinctiv al mărcii și nu reprezintă o folosire
asimilată unei folosiri efective a acesteia, în sensul art. 46 alin. (2) lit.
a) din Legea nr. 84/1998 de natură a împiedica decăderea titularului din
dreptul asupra mărcii.
Secția I civilă, decizia
nr. 450 din 27 ianuarie 2012
Prin cererea
înregistrată pe rolul Tribunalului București, la data de 21.09.2004, reclamanta
SC GSK SRL a chemat în judecată pârâtele T. SA și Oficiul de Stat pentru
Invenții și Mărci, solicitând să se dispună decăderea titularului din
drepturile conferite de marca
TOTAL
, înregistrată internațional în
condițiile Aranjamentului de la Madrid, obligarea OS1M la radierea mărcii
internaționale
TOTAL
nr. R402409 în toate clasele pentru care a fost
înregistrată în Registrul Național al Mărcilor și comunicarea decăderii
titularului către Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, în temeiul
dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 84/1998,
privind mărcile și indicațiile geografice, precum și a Regulii nr. 32 din HG
nr. 833/1998, privind Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.
În motivarea
cererii sale, reclamanta a arătat că pârâta este titulara mărcii internaționale
TOTAL nr. R402409 înregistrată la data de 25.10.1973 pentru clasele de produse
01, 03, 04 și 19 și reînnoită, la data de 25.10.1993, pentru 20 de ani.
Deoarece în
conformitate cu regula nr. 36 din HG 833/1998 înregistrarea internațională la OMPI a unei mărci a cărei protecție se extinde și pe teritoriul României, după caz, conform
art. 3 din Aranjamentul de la Madrid sau conform art. 3 din Protocolul referitor
la Aranjament, produce aceleași efecte ca în cazul în care marca ar fi fost
depusă direct la OSIM pârâta urmează a fi decăzută din drepturile asupra mărcii
pe teritoriul României, deoarece, pe de o parte, nu a utilizat timp de 5 ani
marca
TOTAL
pentru clasele de produse și servicii pentru care aceasta a
fost înregistrată, iar pe de altă parte, marca verbală
TOTAL
a devenit
uzuală în vorbirea curentă în comerțul cu produsele și serviciile pentru care a
fost înregistrată.
Privitor la
calculul termenului de 5 ani, se arată că acesta începe cu data depunerii
cererii, potrivit art. 4
pct. 1 din Aranjamentul de la Madrid, astfel că în cazul mărcii R 402409
TOTAL
efectele protecției în România
încep la data de 25.10.1993.
Potrivit
art. 47 din Legea nr. 84/1998, „dovada folosirii mărcii incumbă titularului
acesteia și poate fi tăcută prin orice mijloc de probă”' iar folosirea trebuie
să fie neechivocă și serioasă.
În cel de-al doilea
motiv al cererii, reclamanta arată că denumirea
TOTAL
a devenit uzuală
în comerțul cu produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată. Fiind o
marcă verbală, alcătuită exclusiv din cuvântul
Total
, nu este sub nicio
formă o marcă distinctivă, ci reprezintă un cuvânt uzual în vorbirea curentă în
legătură cu comerțul cu produsele și serviciile pentru care a fost
înregistrată.
Din punct de vedere
conceptual, marca verbală are un singur cuvânt lipsit de elemente dominante sau
de elemente distinctive față de înțelesul din limbajul curent și, mai mult,
cuvântul este perceput de publicul relevant ca descriind caracteristica
produselor și serviciilor protejate prin marcă; în prezent, cuvântul
Total
este inclus în alte mărci verbale formate din mai multe cuvinte și înregistrate
pentru aceleași clase de produse și servicii ca și marca pârâtei, astfel că,
odată în plus marca a pierdut funcția sa esențială de identificare și
diferențiere a produselor unui producător.
Mai arată
reclamanta că menținerea unui monopol asupra unui cuvânt uzual în vorbirea
curentă, în beneficiul unui singur beneficiar, este contrar uzanței liberei
concurențe.
Prin sentința
civilă nr. 1198/2005, Tribunalul București a admis excepția lipsei de interes
și a respins cererea de decădere, întemeiată pe art. 45 alin.(1) lit. a) din
Legea nr. 84/1998, ca lipsită de interes, a respins ca neîntemeiată cererea de
decădere întemeiată pe art. 45 alin.(1) lit. b) din lege, a respins ca
neîntemeiat petitul 2 al acțiunii.
Prin decizia civilă
nr. 238/2006, Curtea de Apel București a admis apelul, a desființat sentința
civilă nr. 1198/2005 și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare primei
instanțe pentru cercetarea unitară a fondului, reținând că interesul actual al
reclamantei în acțiunea în decăderea titularului mărcii este analizat din
perspectiva folosului patrimonial pe care terțul l-ar putea obține în mod
legitim, prin pronunțarea decăderii.
Împotriva acestei
decizii, pârâta a declarat recurs, soluționat de Înalta Curte prin decizia
civilă nr. 133/2008, în sensul respingerii recursului ca nefondat.
În rejudecare, prin
sentința civila nr. 344 din 12.03.2009 pronunțata de Tribunalul București,
Secția a V-a civilă a fost respinsă ca neîntemeiată acțiunea formulată de
reclamantă.
Tribunalul a
reținut că pârâta T. SA este titulara dreptului asupra mărcii internaționale
TOTAL
nr. R 402409, marca fiind înregistrată la 25.03.1973 pentru clasele 1, 3, 4 și
19, cu extinderea protecției și pentru România, reînnoită pentru 20 de ani, la
25.10.1993.
Prin hotărârile
instanțelor de casare s-a reținut că reclamanta justifică interesul procesual
în declanșarea acțiunii în decădere, potrivit art. 45 alin.(1) din Legea nr.
84/1998.
Pe fondul cauzei,
prima instanță a reținut că dovezile administrate de pârâtă, în contextul art.
47 din Legea nr. 84/1998, Tribunalul a apreciat că aceasta a probat utilizarea
efectivă, serioasă și reală a mărcii de către titular.
Astfel, cu referire
la produsele din clasele 1, 4, 19, înlăturând proba cu facturile depuse la
dosar, dat fiind că acestea nu atestă comercializarea unor produse ale mărcii
litigioase, instanța a reținut că pârâta a utilizat marca pe teritoriul
României, potrivit extraselor din presă și afișelor publicitare, aplicate pe
mașinile distribuitorilor prin care pârâta a făcut publicitate produselor
sale. Deși unele dintre anunțurile și afișele publicitare cuprind și elemente
ale altor mărci
Total
, aparținând pârâtei, instanța a stabilit ca nu
aceste dovezi vor fi reținute ca atestând folosirea efectivă a mărcii.
Cu privire la
produsele din clasa 3, s-a constatat că sunt incidente prevederile art. 46
alin.(1) lit. a) din lege, pârâta dovedind prin contractul încheiat cu
societatea C.P., că marca litigioasă a fost folosită de un terț, cu
consimțământul titularului acesteia. Potrivit clauzelor convenționale, părțile
contractante au stabilit utilizarea mărcilor
Colgate
și
Total
, în
asociere, pentru produsele destinate îngrijirii orale, inclusiv pentru cele din
clasa 3. Astfel, art. 1 lit. a) din contract prevede că „T. îi acordă C., pe
durata de derulare a prezentului contract, dreptul unic și exclusiv de a
utiliza marca
Total
în asociere cu marca
Colgate
".
Potrivit art. 13
lit. a) din contract, durata convenției este de 10 ani, contractul fiind
încheiat la 11.08.1995, iar împrejurarea că acesta a fost pus în executare
rezultă din analiza ambalajelor produselor „
Colgate Total
", depuse
la dosarul cauzei.
Termenul de 5 ani,
stabilit de art. 45 alin.(1) lit. a) din lege, curge, ca regulă, de la data
înregistrării mărcii, cu excepția înregistrărilor anterioare intrării în
vigoarea Legii nr. 84/1998, când calculul are în vedere momentul începerii
activității actului normativ, pentru a nu se încălca principiul
neretroactivității legii.
Cum, în speță,
perioada de derulare a contractului cuprinde și perioada după care Legea nr.
84/1998 a intrat în vigoare, instanța a reținut că pârâta a făcut dovada
folosirii efective a mărcii, pe teritoriul României, într-un interval
neîntrerupt de 5 ani.
În consecință,
susținerile reclamantei referitoare la incidența art. 45 alin.(1) lit. a) din
lege, au fost considerate neîntemeiate.
II. Cu privire la
cel de-al doilea motiv al acțiunii în decădere, întemeiat pe dispozițiile art.
45 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, tribunalul a reținut că reclamanta
face trimitere la motivele de excludere de la protecția mărcii reglementate în
articolul 5 al legii, susținând că marca
Total
, compusă dintr-un singur
cuvânt, nu este sub nici o formă o marcă distinctivă, ci reprezintă un cuvânt
uzual în vorbirea curentă, în legătură cu comerțul cu produsele și serviciile
pentru care a fost înregistrată.
S-a apreciat că
încălcarea art. 5 din lege la înregistrarea mărcii nu poate fi, însă, invocată
în cadrul
acțiunii în decădere. Potrivit
art. 48 lit. a) din lege, nerespectarea art. 5 alin.(1) poate fi invocată doar
în cadrul unei acțiuni în anularea înregistrării mărcii.
Sancțiunea
decăderii pentru degenerarea mărcii are la bază ideea că titularul unei mărci
are obligația de a nu-și utiliza marca în așa fel încât publicul să înțeleagă
că este vorba de o denumire a produsului și obligația pozitivă de a folosi,
alături de marcă, o desemnare generică, potrivită pentru produs. Astfel,
titularul ar fi decăzut din dreptul asupra unei mărci devenită uzuală ori
generică, prin folosința generalizată. În plus, s-a constatat că reclamanta nici
nu a arătat în ce sens marca
Total
a devenit uzuală și generică, prin
folosință generalizată, și nici la care produse s-ar referi această folosință
uzuală.
Împotriva acestei
sentințe, reclamanta a formulat apel.
Prin
decizia civilă nr. 249A din 2 noiembrie 2010 a Curții de Apel București, Secția a IX a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, apelul a fost
respins ca nefondat, reținându-se următoarele:
Cu
privire la criticile vizând modul de soluționare a cererii de constatare a
decăderii întemeiat pe dispozițiile art. 45 alin.(1) lit. a) din Legea nr.
84/1996, Curtea a constatat că acestea sunt neîntemeiate.
Apelanta a susținut
că intimata-pârâtă nu a folosit niciodată, după data reînnoirii, marca
TOTAL
pe teritoriul României prin circuitele comerciale, pentru produsele pentru care
marca a fost înregistrată, astfel încât consumatorii nu au cunoștință de
această marcă și de produsele care au fost protejate.
Instanța de apel a
reținut că reclamantă a solicitat aplicarea unei sancțiuni prevăzute de Legea
nr. 84/1998. Ca atare, calculul termenului de 5 ani prevăzut de art. 45
alin.(1) lit. a) din lege nu poate avea ca moment de pornire, așa cum a
susținut apelanta, o dată anterioară celei de intrare în vigoare a legii care
conține sancțiunea invocată de apelantă. Întrucât marca în litigiu este o marcă
înregistrată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 84/1998 și care își
producea efectele pe teritoriul României anterior acestui moment, instanța de
apel a stabilit că analiza privind folosirea mărcii trebuie să vizeze doar
perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 84/1998 și data
formulării cererii de chemare în judecată.
Din probele
administrate, instanța de apel a apreciat că pârâta a făcut dovada folosirii
mărcii în litigiu pentru produsele pentru care a fost înregistrată.
Astfel, în ceea ce
privește produsele din clasele 1, 04 si 19 au fost depuse la dosar planșe foto
din care rezultă aplicarea mărcii în litigiu pe panouri publicitare, pe
mașinile distribuitorilor, precum și materiale publicitare privind produsele
comercializate sub marca
Total
. De asemenea, au fost depuse facturi
emise în anii 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (precum și 2005), care atestă
comercializarea pe teritoriul României a produselor pârâtei.
S-a apreciat că
facturile menționate, în sine, nu fac dovada folosirii mărcii în litigiu, însă,
coroborate cu celelalte probe administrate, sunt de natura să probeze folosirea
mărcii.
Astfel,
facturile sunt emise de societăți comerciale care apar în planșele foto depuse
ca fiind distribuitori
ai produselor
TOTAL
.
Totodată, produsele comercializate și pentru care au fost emise facturile
respective apar în
cataloagele de prezentare ca
fiind produse ale pârâtei (ex.
RUBIA TIR
), din cataloagele de prezentare
rezultând că ambalajele acestor produse poartă marca în litigiu.
Prin
urmare, din această perspectivă, Curtea a constatat că, în mod eronat, prima
instanță a înlăturat facturile din elementele probatorii reținute, întrucât
acestea, chiar dacă nu fac în mod direct proba utilizării mărcii în litigiu,
conduc totuși la probarea acestei utilizări în coroborare cu celelalte probe
administrate.
Pe de altă parte, a
fost înlăturată susținerea apelantei în sensul că din probele administrate ar
rezulta folosirea doar a altor mărci aparținând pârâtei și cuprinzând cuvântul
TOTAL
,
iar nu folosirea mărcii în litigiu.
Astfel, marca în
litigiu este compusă din cuvântul
TOTAL
, pentru scrierea căruia se
folosește o anumită grafie, existând totodată și două culori revendicate: alb
și roșu.
S-a apreciat că din
probele administrate rezultă că marca a fost folosită ca atare și prin
aplicarea acesteia în scop publicitar pe mașinile distribuitorilor din România,
precum și prin folosirea sa într-o formă diferită
de cea înregistrată, formă care
însă nu alterează caracterul distinctiv al acesteia. De asemenea, cuvântul
TOTAL
,
cu grafia protejată prin marca în litigiu, intră și în compunerea altor mărci
aparținând pârâtei, mărci care, însă, cuprind și elemente figurative.
Față de aceste
constatări, instanța de apel a reținut că, în cauză, sunt incidente
dispozițiile art. 46 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora
„Este asimilată folosirii efective a mărcii: ... b) folosirea mărcii sub o
formă care diferă de aceea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează
caracterul distinctiv al acesteia.”
Apelanta a mai
susținut că nu s-a făcut dovada folosirii mărcii pentru toate cele trei clase
analizate, însă instanța de apel, din probele administrate, a apreciat că
rezultă folosirea efectivă pentru produse din clasa 04 - uleiuri, lubrifianți,
dar și pentru produse din clasele 1 și 19, ca produse complementare celor din
clasa 04, în sensul că parte din uleiurile și lubrifianții produși de pârâtă,
sunt destinați utilajelor destinate industriei și
agriculturii (clasa 01) și
utilajelor folosite în construcții (clasa 19).
În ceea ce privește
utilizarea mărcii în litigiu pentru produse din clasa 03, Curtea a constatat că
în mod corect prima instanță a reținut că dovada acestei utilizări a fost
făcută prin contractul de licența încheiat de pârâtă cu compania C.P.
Astfel, urmare a
acestui contract, compania C.P. a comercializat produse din clasa 03 în a căror
denumire a fost inclusă și marca
TOTAL
aparținând pârâtei.
Nu are relevanță
împrejurarea că utilizarea s-a realizat în asociere cu marca
COLGATE
,
întrucât aceasta asociere nu este de natură să înlăture îndeplinirea cerinței
legale, respectiv, folosirea efectivă a mărcii în litigiu, fiind astfel
incidente dispozițiile art. 46 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 84/1998: „Este
asimilată folosirii efective a mărcii: a) folosirea mărcii de către un terț, cu
consimțământul titularului acesteia,”
Susținerea
apelantei în sensul că, de fapt, nu a fost utilizată marca
TOTAL
, ci
marca
COLGATE TOTAL
aparținând companiei C. P., a fost înlăturată pe
baza prevederilor contractului de licență și colaborare, potrivit căruia (art.
16), C.P. s-a obligat să renunțe la marca
COLGATE TOTAL
și să folosească
marca
TOTAL
, doar în condițiile stipulate în contractul de licența și
colaborare din 1995.
Totodată,
împrejurarea că marca în litigiu a fost folosită în asociere cu marca
COLGATE
nu poate fi reținută ca element care înlătură folosirea efectivă mărcii, având
în vedere că titularul mărcii poate folosi el însuși sau își poate da
consimțământul pentru ca marca sa să fie folosită de un terț, inclusiv, în
asociere cu altă marca.
În consecință,
instanța de apel a constatat că în mod corect tribunalul a respins ca
neîntemeiat primul capăt al cererii de chemare în judecată.
În privința
criticilor vizând modul de soluționare a capătului de cerere referitor la
decăderea pârâtei din dreptul la marca în litigiu, în condițiile art. 45
alin.(1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, instanța de apel a constatat că și acestea
sunt nefondate.
Astfel, apelanta a
susținut că nu a invocat în cererea de chemare în judecată încălcarea art. 5
din Legea nr. 84/1994.
Curtea de apel a
constat că în cererea de chemare în judecată, în justificarea cererii de
decădere a pârâtei din dreptul la marcă, pe motiv că ar fi devenit uzuală în
comerțul cu produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, reclamanta
a prezentat și dezvoltat argumentele pentru care marca nu îndeplinește
condițiile prevăzute de art. 5 alin.(1) lit. a), c) și d) din Legea nr.
84/1998, în același sens fiind și jurisprudența citată în susținerea acestui
capăt de cerere, respectiv, în domeniul refuzului de înregistrare a unei mărci,
iar nu în materia decăderii din dreptul la marca legal înregistrată.
De altfel, și în
dezvoltarea acestui motiv de apel, reclamanta s-a referit tot la neîndeplinirea
de către marca în litigiu a condițiilor prevăzute de art. 5 alin.(1) lit. a),
c) și d), invocându-se, în plus, și lipsa caracterului distinctiv al mărcii,
cauză de refuz la înregistrare [art. 5 alin. (1) lit. b)] și, respectiv, de
anulare a înregistrării mărcii.
Or,
astfel cum corect a stabilit și prima instanță, aceste susțineri ar putea
fundamenta, eventual, o cerere în anularea înregistrării mărcii, iar nu una în
decădere, întemeiată pe dispozițiile art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
84/1998, cerere cu care instanța a fost învestită.
Instanța de apel a
reținut că ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998
este aceea în care marca a fost legal înregistrată, îndeplinind condițiile de
înregistrare însă, după momentul înregistrării, marca a devenit, ca urmare a
acțiunii sau inacțiunii titularului, uzuală în comerțul cu un produs sau un
serviciu pentru care a fost înregistrată, situație în care cuvântul înregistrat
ca marcă ajunge să desemneze, prin el însuși, produsul de tipul celui ce a fost
comercializat sub marca respectiva.
Reclamanta-apelantă
nu a arătat în ce mod cuvântul
TOTAL
, înregistrat ca marcă, ar fi
devenit uzual în
comerțul cu un produs pentru
care a fost înregistrată și nu a făcut vreo dovada în sensul că în limbajul
curent cuvântul
TOTAL
ar fi ajuns să desemneze produsele comercializate
sub aceasta marcă.
Împotriva
acestei decizii, reclamanta a promovat recurs întemeiat pe ipoteza de la art.
304 pct. 7 și pct.9 C.proc.civ.
Recurenta
a susținut că pârâta era ținută să facă dovada folosirii mărcii
TOTAL
în
mod distinct pentru fiecare clasă de produse pentru care operează
protecția mărcii înregistrate internațional, respectiv, clasa 1, 3, 4 și
19.
Astfel,
în ce privește clasa 3: produse de igienă și îngrijire a dinților, recurenta
învederează că prin decizia recurată au fost încălcate prevederile art. 46
alin. (2) lit. a) din Legea 84/1998.
Intimata
pârâta este titulara mărcii
TOTAL
nr. R 402 409, având culori
revendicate alb și roșu și o grafie specială.
Societatea
C.P. este titulara mărcilor
Colgate
, a mărcii verbale
COLGATE TOTAL
și a 8 mărci combinate
COLGATE TOTAL
, care produc efecte și pe
teritoriul României.
Prin
contractul de licență și colaborare dintre C.P. și T. S.A. intervenit la data
de 11.08.1995, părțile au convenit că T. S.A. acordă companiei C.P., dreptul
unic și exclusiv de a utiliza marca
TOTAL
în asociere cu marca
COLGATE
,
pentru produse destinate îngrijirii orale. Prin același contract, părțile au
fost de acord că marca
TOTAL
nu poate fi utilizată în alt mod decât în
asociere cu marca
COLGATE
, fără ca aceasta să împiedice T. S.A. sau o
altă societate afiliată să comercializeze orice produse destinate îngrijirii orale.
Recurenta
precizează că prin contractul menționat nu se stipulează pentru care dintre
numeroasele mărci
TOTAL
care oferă protecție produselor din clasa 03
pârâta acordă societății C.P. dreptul de utilizare.
Or, așa
cum a precizat și intimată în apel, folosirea mărcilor verbale
TOTAL
de
către C.P., prin alăturarea respectivelor mărci propriei mărci
Colgate
a
dus la formarea unei noi mărci:
COLGATE TOTAL
.
T.F.,
companie din același grup cu T. S.A. descrie în motivele de apel formulate de
aceasta într-un alt litigiu între părți (dosar nr. 33121/3/2006), modalitatea
în care s-au folosit mărcile
COLGATE TOTAL
.
Pe de
altă parte, pârâta din prezenta cauză, alături de T.F. și C.P., afirmă în
cuprinsul recursului formulat de acestea în cadrul dosarului nr. 88/2005, având
ca obiect acțiune în contrafacere, că „în baza drepturilor dobândite prin
licențierea mărcilor
TOTAL
, precum și în temeiul drepturilor proprii de
proprietate intelectuală asupra mărcilor
COLGATE TOTAL
, C.P. a început
comercializarea inclusiv în România a cunoscutei paste de dinți
Colgate
Total
.
Prin
urmare, pârâta din prezenta cauză recunoaște în cadrul acțiunii în contrafacere
introduse de aceasta, că utilizarea mărcii
COLGATE TOTAL
pe teritoriul
României s-a făcut în baza drepturilor de proprietate intelectuală proprii
Companiei C.P. Or, în conformitate cu dispozițiile art. 1204 C.civ.,
mărturisirea făcută de o parte înainte de începerea sau pe parcursul unei
judecăți îi este pe deplin opozabilă părții care făcut-o. Recurenta arată că,
deși este vorba despre o mărturisire extrajudiciară, întrucât este făcută în
cadrul altui dosar, este pe deplin valabilă și în cadrul prezentului litigiu
dintre părți deoarece este făcută în scris.
În
acest context, recurenta susține că existența, folosirea și aplicarea mărcilor
COLGATE
TOTAL
asupra
unor produse, exclude
posibilitatea folosirii mărcii
TOTAL
asupra acelorași produse, marca
fiind mijlocul de recunoaștere a unei categorii de produse sau servicii.
În
același timp, marca definește imaginea și reputația produselor/serviciilor în
ochii consumatorilor și permite diferențierea lor, aceasta fiind și funcția
principală a unei mărci: identificarea unui produs sau serviciu, astfel încât,
consumatorii să poată distinge între produsele similare sau identice.
Prin
urmare, folosirea mărcii trebuie să aibă ca efect îndeplinirea funcției
principale a acesteia, anume de a identifica și delimita un produs determinat
ca aparținând unui anumit comerciant de alte produse din aceeași
categorie, prin aceasta
obținând un avantaj economic.
Faptul
că utilizarea mărcii reprezintă a obligație a titularului acesteia rezultă din
reglementarea de către legiuitor a sancțiunii pentru neuz, anume decăderea,
prevăzută expres de art. 46 din Legea nr. 84/1998 (forma actuală a legii).
Pârâta
a argumentat folosirea mărcii
TOTAL
nr. R 402 409 prin faptul că a
încheiat Contractul de Licență cu societatea C.P., astfel încât s-ar încadra în
ipotezele prevăzute de art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998, care
stabilește că un caz asimilat folosirii mărcii, îl reprezintă acordarea
consimțământului ca un terț să exploateze marca.
Recurenta
susține că actul juridic pe care pârâta s-a întemeiat nu constituie o licență
propriu-zisă, pentru că : pe de-o parte, nu se identifică în mod clar marca ce
face obiectul licenței, în condițiile în care compania T. S.A. este titulara
mai multor mărci pentru aceeași clasă de produse 03 ; pe de altă parte, se
prevede că marca
TOTAL
nu poate fi utilizată decât în asociere cu marca
COLGATE
; însăși pârâta recunoaște că în urma acestui contract au luat naștere o serie
de 8 mărci distincte
COLGATE TOTAL
, înregistrate de Compania C.P.
Recurenta
apreciază că dreptul care, în realitate, a fost acordat prin Contractul de
Licență este folosirea de către Compania C.P. a semnului
TOTAL
și
nicidecum a vreunei mărci
TOTAL
, semn care, așa cum recunoaște și pârâta
intimată, a fost înglobat de marca
COLGATE
, creându-se astfel cele 8
mărci distincte
COLGATE TOTAL
.
Pe de
altă parte, semnul
TOTAL
cuprins de marca
COLGATE TOTAL
nu
coincide cu reprezentarea grafică a mărcii
TOTAL
nr. R 402 409 care are
o grafie specială (scris drept și cu un anumit format) și culorile revendicate
- alb și roșu. Or, semnul
TOTAL
atașat mărcii
COLGATE
are o
grafie diferită (înclinat spre dreapta și cu alt format) și culori cu totul
diferite.
Nu se
poate susține nici că deosebirile dintre semnele grafice menționate nu sunt de
natură a altera
caracterul distinctiv al
mărcii, întrucât acestea sunt semne cu totul diferite, singurul element comun
fiind cuvântul
TOTAL,
or în speță, marca ce face obiectul decăderii nu
este una verbală, ci una cu elemente particulare, constând într-o grafie
specială și culori revendicate, menite în primul rând să o diferențieze de
celelalte mărci verbale
TOTAL
.
În
opinia recurentei, înregistrarea mărcilor
COLGATE TOTAL
și folosirea
acestora asupra produselor de igienă orală, exclude în mod categoric folosirea
concomitentă a mărcii
TOTAL
nr. R 402 409.
În
consecință, instanța de apel a încadrat în mod nelegal efectele acestui contract
încheiat între T. S.A. și C.P. în cazurile de folosire asimilată a mărcii prin
licențiere, prevăzut de art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998 și,
prin urmare, a încălcat si dispozițiile alin. (1) lit. a) când a reținut că
pârâta a făcut dovada folosirii mărcii nr. 402 409 pentru produse din clasa 03,
întrucât singurele dovezi aduse în cauză au fost în sprijinul folosirii
mărcilor
COLGATE TOTAL
, iar nu
TOTAL
.
În ce
privește produsele din clasele 1 - produse chimice destinate industriei, 4 - uleiuri
și lubrifianți și 19 - materiale de construcții de drumuri, recurenta susține
incidența atât a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7, dar și de
art. 304 pct. 9 C.proc.civ., hotărârea fiind dată cu încălcarea art. 1182
C.civ. și a art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.
Prin
reglementarea decăderii în cuprinsul textului anterior menționat legiuitorul a
instituit în sarcina titularului mărcii obligația folosirii acesteia, folosire
care, pentru a fi considerată o efectivă exploatare a mărcii, trebuie să
îndeplinească următoarele condiții : folosirea mărcii să fie reală și
neechivocă ; folosirea mărcii să fie publică și serioasă și să fie efectuată
pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată ; dovezile de folosire a
mărcii trebuie să fie pe teritoriul României, jurisdicție în care mărcile sunt
opuse la înregistrare; dovezile de folosire trebuie să acopere o perioadă
continuă de 5 ani de folosire a mărcii, anterioară datei de publicare a mărcii
contestate.
Recurenta
arată că în faza de judecată în primă instanță s-au depus o serie de
înscrisuri, reprezentând fotografii, broșuri de prezentare produse, articole
din ziare și facturi cu privire la care s-a pretins că ar face dovada folosirii
mărcii
TOTAL
nr. R 402 409 cu privire la clasele de produse 1, 4 și 19.
Dintre
acestea, instanța de fond a eliminat în mod corect și legal, atât facturile
(care făceau dovada comercializării unor produse din alte clase și care poartă
alte mărci), cât și o parte din anunțurile și afișele publicitare (care se
refereau la mărcile nr. 813234 și nr. 554367), iar instanța de apel în mod
greșit a reținut că în mod indirect, în coroborare cu celelalte probe, și
acestea fac proba utilizării mărcii pentru clase 01, 04 și 19.
În
aceste condiții, recurenta arată că dovada utilizării „efective, serioase și
reale” a mărcii
Total
pentru clasele de produse 1, 4 și 19 potrivit
instanței a constat în : înscrisuri - articole de ziar care fac referiri la
prezența grupului T. pe piață din România, prin achiziționarea firmei românești
L. SA Brașov - care în mod evident nu fac dovada folosirii efective a mărcii
TOTAL
nr. R 402 409, cu privire la care s-a solicitat decăderea ; afișele publicitare
aplicate de mașinile distribuitorilor ; anunțurile publicitare în număr de 6
care ar trebui să facă dovada utilizării efective și serioase a unor produse
din trei clase de produse pe o perioadă de 5 ani.
Pentru
clasa 4 de produse:
Recurenta
susține caracterul echivoc al probelor produse de pârâtă în sprijinul dovedirii
folosirii mărcii, pentru că cele câteva fotografii depuse la dosar nu sunt în
măsură să ateste dovedirea folosirii serioase și efective a folosirii mărcii
TOTAL
nr. R 402 409, întrucât nu au dată certă în sensul prevăzut de art. 1182 C.civ.
Analizând
modalitățile în care un înscris dobândește dată certă, se poate observa că, în
speță, înscrisurile au dobândit dată certă la momentul depunerii lor în dosar,
ceea ce reprezintă o dată ulterioară celei pentru care ar fi trebuit să se facă
dovada folosirii efective a mărcii. Așadar, înscrisurile depuse de pârâta nu
îndeplinesc condiția de a avea dată certă pentru perioada în care se susține că
marca ar fi fost folosită, astfel
încât instanța de apel în mod
greșit și-a întemeiat soluția pe aceste înscrisuri, contrar prevederilor art. 1182 C.civ.
Recurenta
precizează că societatea T.F., din cadrul aceluiași grup cu T. S.A., a depus
același set de înscrisuri pentru dovedirea folosirii efective a alte două mărci
verbale, anume 2R 398150 și 2R174838, într-un alt litigiu dintre părți.
De asemenea,
recurenta susține că a depus la dosar dovezi contrare, în sensul că în
fotografiile prezentate de T. S.A., în fapt, apar alte mărci ale societății
pârâte, mărci figurative, anume: marca
TOTAL
IR 554377 cu element
figurativ (trei dungi de culoare bleumarin, roșu și portocaliu) și scris roșu;
marca
TOTAL
IR 813234, cu element figurativ (un glob) în culorile
revendicate (roșu, bleumarin, portocaliu albastru) și scris roșu.
Față de
aceste precizări, reiese că aceste probe ar fi trebuit să vină în sprijinul
concluziei că pârâta a exploatat alte mărci sau semne a căror titulară este,
sau, în subsidiar, instanța de apel ar fi trebuit să constate caracterului cel
puțin echivoc al folosirii mărcii de către T. S.A., așa cum reiese din probele
administrate, probe pe care însă instanța le-a înlăturat în mod complet
nemotivat, devenind astfel incident și motivul de nelegalitate prevăzut de art.
304 pct. 7 C.proc.civ.
Asupra
acestui motiv, instanța de apel a concluzionat doar că, în fapt, fotografiile menționate
ca reprezentând alte două mărci, prezintă marca în discuție cu anumite
modificări care nu sunt de natură a altera caracterul distinctiv al acesteia.
Cum
marca ce face obiectul cauzei nu este o marcă verbală ci are o grafie specială
și culori revendicate alb și roșu, rezultă că în mod greșit instanța a aplicat
prevederile art. 46 alin. (2) lit. a), deoarece așa-zisele alterări
neesențiale, calificate astfel de instanța de apel, constituie de fapt alterări
atât de importante încât rezultanta nu se mai identifică deloc cu marca
TOTAL
nr. R 402 409.
Recurenta
susține că din cele relevate reiese că decizia recurată s-a dat cu încălcarea
dispozițiilor imperative ale art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998,
întrucât folosirea altor mărci nu poate constitui în același timp și folosirea,
în formă alterată a mărcii
TOTAL
nr. R 402 409. Numai în măsura în care
nu este prezentată altă marcă se poate face analiza referitoare la modificarea
mărcii care nu e în măsură să altereze caracterul distinctiv al acesteia.
Pe de
altă parte, folosirea echivocă a unei mărci echivalează cu lipsa totală a
folosirii și este susceptibilă de a duce la decăderea titularului din dreptul
la marcă.
Pentru
clasa 1 - produse chimice pentru agricultură și industrie ș.a. și clasa 19 -
produse pentru construcția de drumuri, recurenta susține incidența motivelor de
recurs prevăzute art. 304 pct. 7 și 9 C.proc.civ.
Instanța
de apel a reținut că din probele administrate rezultă folosirea efectivă pentru
produse din clasa 04 - uleiuri, lubrifianți, însă și pentru produse din clasele
01 și 19, ca produse complementare celor din clasa 04, în sensul că parte din
uleiurile și lubrifianții produși de pârâtă sunt destinați utilajelor destinate
industriei și agriculturii (clasa 01) și utilajelor folosite în construcții
(clasa 19), ceea ce nici chiar pârâta intimată nu a invocat, după cum
raționamentul nu este susținut de vreun text legal.
În ce
privește motivul de decădere ca urmare a faptului că marca a devenit uzuală,
recurenta susține incidența motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9
C.proc.civ.
Din
acest punct de vedere, instanța de apel a reținut că reclamanta nu a făcut
dovada faptului că marca
TOTAL
a devenit uzuală în comerțul cu un produs
pentru care a fost înregistrată sau că a ajuns să desemneze produsele
comercializate sub această marcă.
Raportat
la clasele de produse și servicii pentru care marca
TOTAL
a fost
înregistrată constată că aceasta este compusă exclusiv dintr-un singur cuvânt,
nefiind o marcă distinctivă, întrucât reprezintă un cuvânt uzual în vorbirea
curentă în legătură cu comerțul cu produsele și serviciile pentru care a fost
înregistrată, culorile revendicate nefiind o măsură să îi confere caracter
distinctiv.
Din
perspectivă conceptuală, marca verbală
TOTAL
nr. R 402 409 are un singur
înțeles în limba română, fiind lipsit de elemente dominante sau de elemente
distinctive, față de înțelesul din limbajul curent.
Termenul
este uzual în vorbirea curentă pentru desemnarea calității sau
caracteristicilor intrinseci ale unui produs sau serviciu, anume, un produs
având o acțiune sau o funcție completă, sau un serviciu total, complet, deplin,
săvârșit, astfel încât, este lipsită de caracter distinctiv astfel încât
consumatorii unui produs al unui serviciu să-l poată identifica sau diferenția
de un alt produs sau serviciu al altui comerciant. Marca
TOTAL
informează direct consumatorii despre caracteristicile produselor și
serviciilor, pierzând astfel funcția esențială de identificare și diferențiere
a produselor unei întreprinderi, de cele ale altei întreprinderi, având
aceleași caracteristici, așa cum este prevăzut prin art. 2 din lege.
În
aceste condiții, se permite unui singur comerciant să dețină monopolul asupra
unui termen utilizat în vorbirea curentă, de către oricare comerciant, pentru a
desemna calitatea produselor și serviciilor proprii.
Recurenta
conchide în sensul că instanța restrânge în mod nepermis, printr-o interpretare
gramaticală excesiv de riguroasă, întinderea câmpului de aplicare al art. 46
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 34/1998 și face, în consecință, o greșită
aplicare a acestor dispoziții legale în speța de față.
Intimata
pârâtă SC T. SA a invocat excepția inadmisibilității recursului [excepție
recalificată de instanță ca fiind cea a nulității căii de atac, în raport de
prevederile art. 306 alin. (3) C.proc.civ.].
Excepția
nulității a fost respinsă ca neîntemeiată, întrucât cele dezvoltate în
cuprinsul memoriului de recurs, pe lângă împrejurarea că au fost încadrate de
recurenta însăși în ipotezele de nelegalitate din art. 304 pct. 7 și pct. 9
C.proc.civ., Înalta Curte a constatat că această calificare este
corespunzătoare fiecăreia dintre cele două motive de casare, fiind susceptibile
de analiză pe temeiul acestor două texte, astfel cum va reieși din analiza lor
efectivă, potrivit celor ce urmează :
Recursul
formulat este fondat.
Examinând
decizia recurată pe baza celor invocate prin motivele de recurs, Înalta Curte a
constatat a fi incidente tezele reglementate de art. 304 pct. 7 și pct.9
C.proc.civ., sens în care a dispus modificarea hotărârii instanței de apel.
Cererea
formulată de reclamanta GSK privind decăderea pârâtei SC T. SA din drepturile
asupra mărcii
TOTAL
înregistrată internațional nr. R 402 409 din
25.10.1973 (reînnoită la 25.10.1993 pentru 20 de ani) pentru clasele de produse
1, 3, 4 și 19 ale Clasificării de la Nisa a avut două temeiuri: art. 46 alin.
(1) lit. a) - nefolosirea nejustificată mărcii un interval neîntrerupt de 5
ani, anterior introducerii cererii de chemare în judecată pentru produsele sau
serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată și art. 46 alin. (1) lit. b)
din Legea 84/1998, republicată (fost art. 45) - caracterul uzual al mărcii
dobândit după înregistrare, ca urmare a acțiunii sau inacțiunii titularului,
fiecare dintre cele două ipoteze având parametri diferiți de evaluare.
Potrivit
art. 2 din Legea 84/1998, marca în discuție este una combinată întrucât
cuprinde un element verbal (
TOTAL
) reprezentat într-o anumită grafie,
dar având și culori revendicate alb și roșu (fonturile fiind roșii, plasate pe
fond alb).
Astfel
cum corect susține recurenta, pentru înlăturarea sancțiunii decăderii (din
perspectiva oricăruia dintre cele două temeiuri juridice), în contextul art. 46
alin. (4) (normă corespunzătoare art. 47 din forma anterioară a Legii 84/1998)
care plasează în sarcina titularului mărcii proba folosirii ei (sau a
modalității de utilizare), trebuie administrate dovezi pentru fiecare dintre
clasele de produse și/sau servicii asupra cărora operează protecția mărcii, în
speță: 1, 3, 4 și 19.
În
contextul art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea 84/1998, republicată, pentru
produsele din clasa 3 – de igienă și îngrijire a dinților, instanța de apel a
reținut ca fiind probată folosirea efectivă a mărcii în condițiile art. 46
alin. (2) lit. a) și d) din lege care prevede ipoteze echivalente de folosire
efectivă a mărcii, anume, în situația folosirii mărcii sub o formă ce diferă de
cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al
acesteia (lit. a) și/sau folosirea mărcii de către un terț având consimțământul
titularului (lit. d), cele două ipoteze fiind invocate cumulat de către pârâtă
și analizate ca atare de instanța de apel.
Deși,
în principiu, nimic nu se opune ca cele două variante ale folosirii asimilate
utilizării efective a unei mărci să fie invocate concomitent, Înalta Curte a
constatat că instanța de apel era ținută, în mod necesar, să pornească, în
verificarea incidenței acestor norme, de la actul material de folosire a mărcii
căruia legea îi conferă efecte identice unei folosiri efective, întrucât
singurele acte de folosire a mărcii
TOTAL
pentru produsele din clasa 3
invocate de către pârâtă, sunt cele realizate de terțul C.P., astfel încât,
modalitatea concretă de folosire de către acest terț era cea care trebuia
analizată din perspectiva art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea 84/1998,
republicată.
În
acest sens, pârâta s-a prevalat de „contractul de licență și colaborare” dintre
C.P. și T. S.A. intervenit la data de 11.08.1995, prin care părțile au convenit
că „T. S.A. acordă companiei C.P., dreptul unic și exclusiv de a utiliza marca
TOTAL
în asociere cu marca
COLGATE
, pentru produse destinate îngrijirii
orale. Prin același contract, părțile au fost de acord că marca
TOTAL
nu
poate fi utilizată în alt mod decât în asociere cu marca
COLGATE,
fără
ca aceasta să împiedice T. S.A. sau o altă societate afiliată să comercializeze
orice produse destinate îngrijirii orale”; se constată că din cuprinsul
contractului nu reiese pentru care dintre mărcile
TOTAL
ale pârâtei s-a
încheiat acest acord dintre părți.
Ca
urmare a acestei convenții, astfel cum recurenta a susținut și cum reiese din
cele susținute de T.F. în cuprinsul motivelor de apel concepute împotriva
sentinței civile nr. 444/2009 a Tribunalului București, Secția a IV-a Civilă,
posibil a fi reținute și în cauza de față în temeiul art. 1204 C.civ., cum
corect indică recurenta, compania C.P. și-a înregistrat mai multe mărci în
baza cărora realizează acte de exploatare a drepturilor sale exclusive
dobândite asupra acestor mărci.
În
acest context se constată, că instanța de apel, în determinarea noțiunii de
licență exclusivă a unei mărci, a ignorat dispozițiile art. 43 alin. (3) lit.
a) din Legea 84/1998, republicată care prevăd că pe durata contractului de
licență, licențiatul este obligată să: „folosească pentru produsele cărora li
se aplică marca, numai marca ce face obiectul contractului de licență, având
totuși libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el este
fabricantul acestora.”
Însă,
observându-se termenii convenției dintre T. SA și compania C.P., în sensul că
marca
TOTAL
va fi folosită exclusiv în asociere cu marca
Colgate
,
reiese că folosirea mărcii
Colgate Total
(dublată fiind și de obținerea
unor titluri legale de protecție de către presupusul licențiat) reprezintă acte
de folosire a propriilor mărci ale Companiei C., iar nu a mărcii
TOTAL
de vreme ce și-a apropriat-o prin înregistrarea familiei de mărci
COLGATE
TOTAL
.
În
atare context, nu se poate stabili concluzia că utilizarea mărcilor
Colgate
Total
(care antrenează
drepturi exclusive proprii
pentru titularul acestor mărci) nu reprezintă acte de exploatare a mărcilor de
către titularul lor (Compania C.), ci acte de folosire a mărcii
TOTAL
(în numele și pe seama SC T. SA) în condițiile art. 46 alin. (2) lit. a) din
legea republicată.
În
același timp, nici dacă s-ar izola împrejurarea înregistrării de către Compania
C.P. a propriilor sale mărci
Colgate Total
și ar fi evaluate actele de
folosire a semnului
Colgate Total
de către C.P., cu acordul titularului
mărcii
TOTAL
, acestea, de asemenea, nu ar fi susceptibile de încadrare
în dispozițiile art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea 84/1998, republicată.
Astfel,
folosirea mărcii
TOTAL
împreună sau prin alăturarea ei mărcii sau
semnului
COLGATE
nu poate fi calificată drept o folosire care diferă de
cea înregistrată în favoarea pârâtei prin anumite elemente ce nu alterează
caracterul distinctiv al mărcii
TOTAL
, întrucât varianta concretă de
folosire invocată a pârâtă (sub forma
Colgate Total
) trebuie apreciată
pornindu-se de la percepția globală a acestui semn prin raportare la standardul
consumatorul mediu, apreciere care relevă, în ansamblul semnului, caracterul
dominant al denumirii
Colgate
, în timp ce marca
Total
este partea
insuficient perceptibilă, dat fiind caracterul evocator al semnului în sine;
însă, acest caracter evocator (în sensul unor calități depline,
atotcuprinzătoare, exhaustive, eficiente ale produsului astfel marcat) conduce
nu la concluzia constatării îndeplinirii cerințelor art. 46 alin. (1) lit. b)
din Legea 84/1998 (astfel cum se va arăta în considerente ulterioare), ci la
reținerea caracterului slab al protecției conferite pârâtei de titlul său de
proprietate intelectuală – certificatul de înregistrare internațională nr. R
402 409.
Pe de
altă parte, marca pârâtei are pe lângă o anumită grafie a cuvântului
(majuscule) și culorile revendicate roșu și alb, literele fiind scrise în
culoarea roșie pe fond alb, în timp ce terțul C.P. în cuprinsul mărcii sale
Colgate
Total
folosește pe ambalajele produselor de igienă dentară particula
Total
grafiată în sensul redat (majusculă doar la începutul cuvântului), înclinat
spre dreapta și fără a fi reprezentată în culoarea roșie.
Or, așa
cum rezultă și din Manualul OHIM referitor la Opoziție, Partea a VI-a, Dovada folosirii, o marcă trebuie să fie folosită în culorile în
care a fost înregistrată; doar variațiile nesemnificative de nuanțe și
intensitate ale culorii (culorilor) reprezintă folosirea sub o formă ce nu alterează
caracterul distinctiv al acesteia, în timp ce folosirea doar în alb și negru a
unei mărci având culori revendicate, nu reprezintă o folosire asimilată unei
folosiri efective a mărcii în discuție; ca atare, în mod similar, se revelează
concluzia că folosirea unei mărci în culorile auriu și alb, în timp ce culorile
revendicate ale mărcii sunt roșu și alb, nu poate fi considerată ca nealterând
caracterul distinctiv al mărcii analizate; în plus, și modificarea proporției
culorilor revendicate (în cazul unor combinații de culori), când această când
această distribuire între două sau mai multe culori a fost înregistrată ca
atare, alterează în mod substanțial caracterul distinctiv al mărcii, după cum
reiese din același manual anterior
menționat.
Pe de
altă parte, aceleași dovezi (contractul de licență și colaborare dintre T.
SA și C.P.) au fost invocate în sensul art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea
84/1998 și de T.F., companie din același grup cu T. S.A., în apărarea formulată
în dosarul soluționat în apel prin decizia civilă nr. 252A/2010 de Curtea de
Apel București, Secția a IX-a Civilă și pentru Cauze privind Proprietatea
Intelectuală.
Această
constatare, reunită cu susținerea părților în sensul nesoluționării irevocabile
a acelui litigiu, permite Înaltei Curți constatarea că cele acolo statuate
(asimilarea încheierii cu C.P. a contractului menționat și a efectelor generate
de acesta, unei folosiri efective a mărcii
TOTAL
) nu se opun în prezenta
cauză cu puterea lucrului judecat, la data soluționării prezentului recurs.
În
consecință, Înalta Curte a constatat că instanța de apel în mod greșit a
reținut incidența în cauză a art. 46 alin. (2) lit. a) și d) din Legea 84/1998,
republicată, întrucât a ignorat semnificațiile specifice ce decurg din
jurisprudența OHIM și a Curții de Justiție a Comunității Europene a noțiunilor
proprii materiei în discuție, respectiv, cea de folosire efectivă a unei mărci
și a cazurilor asimilate acesteia, constatări care ar fi permis salvgardarea
mărcii de la aplicarea sancțiunii decăderii pentru clasa 3.
În ce
privește clasa 4 de produse – uleiuri și lubrifianți (ca și pentru celelalte
două clase 1 și 19 asupra cărora poartă marca nr. R 402 409), recurenta a
invocat incidența motivelor de recurs prevăzute de art. 304 pct. 7 și pct.9 C.proc.civ.
Pentru
a nu opera sancțiunea decăderii este necesară exploatarea efectivă a mărcii,
ceea ce presupune ca folosirea mărcii să fie reală și neechivocă, să fie
publică și serioasă și să fie efectuată pentru produsele pentru care marca a
fost înregistrată, folosire ce trebuie să se situeze într-un interval care să
nu permită cumularea unei perioade neîntrerupte de 5 ani de nefolosire a
mărcii, anterior introducerii acțiunii în decădere.
Potrivit
normei de la art. 46 alin. (4) din Legea 84/1998 (fost art. 47, forma
anterioară a legii), pârâta a administrat proba cu înscrisuri, reprezentând
fotografii, broșuri de prezentare produse, articole din ziare și facturi cu
privire la care s-a pretins că ar face dovada folosirii mărcii
TOTAL
nr.
R 402 409 cu privire la clasele de
produse 1, 4 și 19.
Dintre
acestea, instanța de apel a reținut cu privire la facturi (înscrisuri cu dată
certă) că, deși nu sunt emise pentru produse marcate cu marca
TOTAL
,
astfel cum ea face obiectul certificatului de înregistrare internațională nr. R
402 409, folosirea efectivă a mărcii pentru care se solicită decăderea, rezultă
din coroborarea acestora cu celelalte probe ale cauzei.
Facturile
menționate privesc comercializarea unor produse sub denumirile Rubia, Azolla,
Quartz, Q 300, etc, niciuna dintre ele nemenționând uleiuri
TOTAL
,
astfel că, acestea nu puteau fi considerate dovezi ale folosirii efective ale
mărcii
TOTAL
pentru uleiuri și lubrifianți (clasa 4 de produse),
întrucât denumirile înscrise în facturi nu se încadrează în niciuna dintre
ipotezele descrise de art. 46 alin. (2) din Legea 84/1998.
În
plus, astfel cum s-a menționat în practicaua încheierii redactate cu ocazia
dezbaterii pricinii în primă instanță în primul ciclu procesual din
20.10.2005, pârâta a susținut că mărcile Rubia și Azolla sunt mărci secundare
ale mărcii
Total
, fără a preciza că ale mărcii nr. 554367, iar nu a
celei din cauza de față; chiar dacă aceste facturi nu puteau fi asociate unui
alt drept de proprietate intelectuală al pârâtei (marca 554367), administrarea
acestor înscrisuri se plasa sub semnul echivocului în absența unui element de
legătură cu marca R 402 409.
Pe de
altă parte, așa cum instanțele de fond au reținut, pârâta intimată este
titulara mai multor mărci
TOTAL
, între care și cele cu nr. 813234 și
554367, mărci combinate, cu culori revendicate și elemente figurative, redate
ca atare în celelalte înscrisuri de care pârâta s-a prevalat în baza art. 46
alin.(4) din lege, iar instanța în mod nelegal le-a încadrat în noțiunea de
folosire efec