ÎCCJ, decizie (scj.ro #81985)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81985) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

13.

Marcă. Întinderea protecției. Neinvocarea unui drept exclusiv asupra

unui element component al mărcii

Cuprins

pe materii

: Drept civil; Drept de

proprietate intelectuală; Marcă; Drept exclusiv asupra mărcii ;

Întinderea protecției mărcii; Conflict între două sau mai multe

mărci înregistrate; Acțiune în anularea mărcii ;

Index

alfabetic

: Drept de proprietate

intelectuală ;

-

Marcă ;

-

Drept exclusiv asupra mărcii ;

-

Protecția mărcii;

-

Anularea înregistrării mărcii

Legea nr.84/1998 : art.6 alin.1 lit.c; art.35; art.48 alin.1 lit.b

Regulamentul de aplicare a Legii nr.84/1998

Potrivit art.35 din Legea nr.84/1998, înregistrarea

mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra

mărcii.

Drepturile titularului sunt recunoscute și

protejate de lege în limitele de protecție a mărcii, respectiv pentru

elementele revendicate, iar în conformitate cu regula 17 alin.(4) din

Regulamentul de aplicare a Legii nr.84/1998,

în cazul în care marca include și un element

care este lipsit de caracter distinctiv și dacă acest element este de

natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecției

mărcii, O.S.I.M. poate cere deținătorului mărcii să

declare că nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element.

Acest aspect referitor la întinderea protecției este

relevant în analiza conflictului dintre două sau mai multe mărci

înregistrate.

ICCJ,

Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia

civilă nr.4228 din  25 mai 2007

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului

București, secția a IV-a civilă, reclamanta SC S.B.I. Ag a

chemat în judecată pe pârâții SC A.I. SRL și Oficiul de Stat

pentru Invenții și Mărci, solicitând să se dispună

anularea mărcilor figurative nr.056935 și nr.97239/12 mai 2003

înregistrate pentru clasele 4, 6, 35 și 39.

În motivarea cererii s-a arătat că la înregistrarea mărcilor

s-au încălcat dispozițiile art.6 din Legea nr.84/1998, întrucât

mărcile figurative reprezentând, o butelie de gaz lichefiat sunt similare

cu mărcile anterioare deținute de către reclamantă pentru

produse sau servicii identice sau similare, astfel încât există un risc

foarte ridicat de confuzie pentru public, inclusiv riscul de asociere cu

mărcile anterioare.

Ca mărci anterioare figurative, reprezentând o butelie de gaz lichefiat,

s-au indicat mărcile nr.35804 înregistrată la data de 21 mai 1998,

marca nr.35887 înregistrată la data de 17 iulie 1998 și marca

nr.52566 înregistrată la data de 7 august 2001.

Prin sentința civilă nr.1285 din 8 noiembrie 2005,

pronunțată de Tribunalul București, secția a IV-a

civilă, s-a respins acțiunea ca neîntemeiată pentru

următoarele motive:

Formulând acțiunea, reclamanta a solicitat în temeiul dispozițiilor

art.48 alin.(1) lit.b din Legea nr.84/1998, anularea mărcilor figurative

reprezentând o butelie de gaz lichefiat înregistrată de pârâtă,

susținând că înregistrarea acestor mărci s-a făcut cu

nerespectarea prevederilor art.6 alin.(1) lit.c din Legea nr.84/1998.

Potrivit dispozițiilor art.48 din Legea nr.84/1998, orice persoană

interesată poate cere Tribunalului Municipiului București anularea

înregistrării mărcii pentru motivele menționate la pct.a-e.

Tribunalul a apreciat că prin probele administrate reclamanta a justificat

interesul în promovarea cererii, având în vedere că invocă dreptul

său asupra unor mărci pretins a fi similare cu mărcile pârâtei,

înregistrate pentru aceleași produse și servicii.

Potrivit dispozițiilor art.6 lit.c din Legea nr.84/1998, o marcă este

refuzată la înregistrare dacă este similară cu o marcă

anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse

și servicii identice sau similare, dacă există un risc de

confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.

Două mărci se găsesc în situația de a fi similare, când,

fără a fi identice se aseamănă una cu cealaltă.

Tribunalul a constatat că mărcile în conflict au fost înregistrate

pentru produse și servicii din aceleași clase, clasele 4, 6, 35

și 39, situație în care dacă s-ar constata similaritatea între

mărci, s-ar pune problema riscului de confuzie și al riscului de

asociere cu mărcile anterioare.

Analizând mărcile în conflict, tribunalul a constatat că prin

certificatele de înregistrare nr.3580, nr.358887 și nr.52566 s-a acordat

protecție reclamantei pentru mărcile „SHELL GAZ” (figurativă

și verbală), iar în conformitate cu regula 17 alin.(4) din

Regulamentul de aplicare a Legii nr.84/1998, solicitanta nu a revendicat un

drept exclusiv asupra denumirii sau forma elementului figurativ (forma buteliei

de gaz lichefiat).

La rândul său, pârâta a primit protecție prin emiterea certificatelor

de înregistrare   ale  mărcilor  „AVIS GAS”  nr.

156935 și 057239,  fără  însă  a

revendica un drept exclusiv asupra denumirii, formei

buteliei și LPG.

Având în vedere că în cazul mărcilor în conflict protecția nu a

fost acordată pentru forma tridimensională a buteliei de gaz

lichefiat, între mărci existând suficiente elemente distinctive,

reprezentate de denumirile diferite (SHELL GAS în cazul mărcilor

reclamantei, AVIS GAS în cazul mărcilor pârâtei), elemente figurative

diferite (o scoică stilizată în cazul mărcilor reclamantei, un

cocoș și o flacără în cazul mărcilor pârâtei) și

culorile diferite revendicate, tribunalul a constatat că nu este

dovedită condiția similarității impuse de dispozițiile

art.6 lit.c din Legea nr.84/1998.

Prin decizia civilă nr.122 A din 20 iunie 2006, pronunțată de

Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru

cauze privind proprietatea intelectuală, s-a admis apelul declarat de

reclamantă împotriva sentinței primei instanțe, s-a schimbat

sentința apelată în sensul admiterii  acțiunii, s-au anulat

marca figurativă nr.056935 și marca figurativă nr.057239

înregistrate pentru clasele nr.4, 6, 35 și 39, a fost obligată pârâta

O.S.I.M. să radieze din Registrul Național al Mărcilor cele

două mărci figurative, pentru toate clasele pentru care au fost înregistrate.

Pentru a dispune în acest sens, instanța de apel a avut în vedere

următoarele motive:

Pentru a se constata indisponibilitatea semnului ales ca marcă, art.6

alin.(1) lit.c din Legea nr.84/1998 cere îndeplinirea cumulativă a trei

condiții: similaritatea mărcilor, similaritatea sau identitatea

produselor pentru care sunt destinate mărcile și existența

riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

În ceea ce privește produsele, s-a reținut că ambele mărci

vizează clasele 4, 6, 35 și 39 de produse, fapt ce nu este suficient

în sine pentru a se constata existența similarității cerute de

art.6 din Legea nr.84/1998, însă nu poate fi ignorată legătura

evidentă între produse, pentru a se putea aprecia întrunirea cerinței

în discuție.

Lista produselor pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcilor este în

parte identică și în parte similară cu cea vizată de marca

înregistrată, acest aspect plasând produsele într-un raport de

similaritate, cu atât mai mult cu cât

se caracterizează prin aceleași rețele de

distribuție.

Curtea a constatat că cele două mărci figurative,

aparținând pârâtei

AVIS GAS, sunt similare cu mărcile aparținând

reclamantei, fapt relevant în contextul riscului de confuzie presupus de art.6,

aceste cerințe urmând a fi analizate împreună, întrucât interpretarea

conceptului de similaritate are sens doar în legătură cu sensul de

confuzie.

Probabilitatea de confuzie trebuie analizată cu referire la mărci ca

ansamblu, luând în considerare percepția consumatorului obișnuit al

produselor în discuție, pornind de la premisa că acesta este unul

rezonabil de bine informat în domeniu și de precaut în alegerea

produsului,  însă cu un nivel mediu de atenție în distingerea

produselor similare.

Din analiza certificatelor de înregistrare a mărcii aparținând

reclamantei, cât și al certificatelor pârâtei privind mărcile în

litigiu, rezultă înregistrarea ca marcă a elementului figurativ ce

reprezintă o butelie de gaz de culoare roșie pe care este

aplicată denumirea SHELL GAS, în cazul reclamantei și respectiv AVIS

GAS în cazul pârâtei.

Față de această modalitate de înregistrare a mărcilor, prin

care elementul figurativ în totalitatea sa a dobândit protecție,

rezultă implicit că acesta nu poate fi aplicat și pe produsele

aparținând pârâtei, neavând relevanță din acest punct de vedere

faptul că nu s-a solicitat un drept exclusiv asupra denumirii, forma

elementului figurativ.

Cum elementul

dominant  al  mărcii  este  tocmai  butelia

de  gaz  de

culoare roșie, iar celelalte elemente distinctive –

denumirea mărcii și elementele figurative stilizate sunt mult mai

slabe din punct de vedere vizual, este evident că, în cauză, este

îndeplinită condiția similarității, prin înregistrarea

celor două mărci ale pârâtei aducându-se astfel în mod evident

atingere mărcii anterior înregistrată – SHELL GAS.

Mărcile în conflict sunt destinate a fi aplicate unor produse sau servicii

identice sau similare, Curtea reținând astfel că în cauză este

îndeplinită și condiția riscului de confuzie pentru public,

incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.

Împotriva deciziei de apel a declarat recurs pârâta, criticând-o pentru

următoarele motive:

1.

Mărcile individuale figurative înregistrate, de care se prevalează

reclamanta, au culorile protejate diferite, după cum urmează: pentru

marca nr.35804 sunt revendicate culorile galben și roșu (culoarea

galbenă pentru fondul elementului figurativ și roșu pentru partea

verbală) iar pentru nr.35887 este revendicată culoarea galbenă,

care este culoarea fondului elementului figurativ.

De la înființare, recurenta a îmbuteliat și livrat gaze naturale

lichefiate în butelii de forme diferite, cu gardă sau fără

gardă, pe care le-a personalizat cu denumirea ARIS GAZ pe fondul roșu

și element distinctiv.

invocă un drept exclusiv asupra elementului figurativ și anume forma

recipientului (buteliei), drept pe care nu-l are.

are elementul figurativ pe butelie care îi aparține, având scris și

denumirea de Shell Gaz.

Pârâtă are elementul figurativ flacăra și cocoșul și

scrisă denumirea ARIS GAZ, îmbuteliat și comercializat, în principal,

în butelii de culoarea roșie.

ceea ce-o privește pe reclamantă există o anterioritate,

întrucât pentru butelia de gaz cu gardă SC A.S. SA Bacău deține

un brevet de invenție RO nr.115620 care are depozitul național

reglementar la data de 28 decembrie 1993, înaintea anului 1998 când s-au

înregistrat culorile de marcă de către reclamantă.

Reclamanta mai deține protecție și pentru alte două

mărci înregistrate în

2001 pentru care nu a revendicat elementul figurativ

și care au fost înregistrate cu rea-credință, pentru scoaterea

concurenților de pe piață.

Înalta Curte constată că recursul este fondat prin prisma motivelor

de recurs, care atrag incidența art.304 pct.5 și pct. 9 care,

înlătură și nulitatea recursului invocată de către

reclamantă și impun în temeiul art.312 al.(5) Cod procedură civilă,

casarea cu trimitere spre rejudecare la aceeași Curte de apel, pentru

următoarele motive:

Pârâta a

formulat apărări în cauză prin care a subliniat diferențele

de culori revendicate și elementele distinctive din mărcile

deținute de către ambele părți, precum și lipsa unui

drept exclusiv al reclamantei asupra formei elementului figurativ (buteliei) în

condițiile în care, potrivit regulii nr.17 alin.(4) din Regulamentul de

aplicare a Legii nr.84/1998, aceasta nu deține un drept exclusiv asupra formei

elementului figurativ, respectiv a buteliei.

Potrivit art.35 din Legea nr.84/1998, înregistrarea mărcii conferă

titularului său un drept exclusiv asupra mărcii, ceea ce

înseamnă că drepturile titularului sunt recunoscute și protejate

de lege în limitele de protecție a mărcii, respectiv pentru

elementele revendicate prin mărcile respective.

Acțiunea formulată de către reclamantă, invocându-se

dispozițiile art.48 din Legea nr.84/1998, este justificată pe

calitatea de titulară a unor mărci pentru care și instanța

de apel a reținut că nu s-a solicitat un drept exclusiv asupra

denumirii, formei elementului figurativ.

Se constată că instanța de apel a făcut o greșită

aplicare a regulii nr.17 alin.(4) din Regulamentul de aplicare a Legii

nr.84/1998, apreciind în mod greșit că nu prezintă

relevanță faptul că nu s-a solicitat un drept exclusiv asupra

denumirii, formei elementului figurativ, neacordând eficiență

juridică acestei norme.

Acest mod de apreciere a incidenței în cauză a regulii din Regulament

a

influențat și modul de analiză a cauzei

relativ la elementul dominant existent în mărcile în discuție.

Instanța de apel a soluționat cauza și a dispus anularea

mărcilor deținute de către pârâtă, apreciind și

analizând mărcile ca având element dominant butelia de gaz de culoare

roșie, reținând, cu încălcarea regulii din Regulament, că

s-a înregistrat ca marcă elementul figurativ ce reprezintă o butelie

de gaz de culoare roșie.

Se constată astfel că, prin modul de soluționare a cauzei,

instanța de apel nu a analizat mărcile în raport de elementele

protejate prin mărcile în discuție și arătate în

apărările formulate de părți, inclusiv în ceea ce

privește culorile protejate, ceea ce echivalează cu o necercetare a

fondului cauzei cu care a fost sesizată.

În consecință, cu aplicarea dispozițiilor legale incidente

reținute, Înalta Curte a dispus casarea deciziei și trimiterea cauzei

spre rejudecare la aceeași instanță de apel.