ÎCCJ, decizie (scj.ro #82008)

11. Marcă. Acțiune în anulare. Cotitulari ai mărcii. Interes. Cuprins pe materii . Dreptul proprietății intelectuale. Marcă. Acțiune în anulare. Cotitulari ai mărcii. Interes. Index alfabetic . Dreptul proprietății intelectuale. - Marcă. Legea nr. 84/1998: art. 35, art. 48 Faptul că asupra mărcii pretins prejudiciate nu există un singur titular, ci mai mulți, nu face ca acțiunea unuia dintre cotitulari, prin care tinde a se demonstra că dreptul său asupra mărcii este prejudiciat printr-un act ilicit al altui cotitular, să fie lipsită de interes.

Calitatea reclamantei de titulară a unei mărci înregistrate conferă, așadar, acesteia dreptul exclusiv de a se bucura de marcă, pentru produsele pentru care a fost înregistrată, drept prevăzut expres în art.35 alin.(1) din Legea nr.84/1998 . Unul din mijloacele de apărare a drepturilor conferite de marcă este și acțiunea în anularea unei mărci identice sau similare, în condițiile și pentru motivele prevăzute de art.48 al Legii nr.84/1998 . Î.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 5419 din 3 iulie 2007. Prin acțiunea înregistrată la 25 aprilie 2005 reclamanta S.C. Farmec S.A. a chemat în judecată pe pârâții S.C. Gerovital Cosmetics S.A.

și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – O.S.I.M., solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să anuleze certificatul de înregistrarea a mărcii Gerovital combinată cu element figurativ, nr.36441 din 24 februarie 1998 pentru produse din clasele 3 și 42. Prin sentința civilă nr.1514 din 21 decembrie 2005, Tribunalul București, secția a V-a civilă a admis excepția lipsei de interes a reclamantei în formularea acțiunii și a respins-o. Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut următoarele: Reclamanta este titulara mărcii combinate GEROVITAL H3 cu specimen de semnătură Prof. Dr. Ana Aslan, cu nr. 2487 și cu durată de protecție până în anul 2011, pentru produse din clasa 3, și anume: cremă grasă, cremă semigrasă și emulsie de corp, toate conținând novocaină.

În același timp, reclamanta nu mai are în prezent dreptul de a produce și comercializa aceste produse, așa după cum rezultă din art.6 al Legii nr.178/2000 coroborat cu Ordinul nr.1301/2002 al Ministrului Sănătății și Familiei, care interzic utilizarea novocainei în componența produselor pentru care reclamanta deține protecție. Prin urmare, deși titulară a unei mărci, reclamanta nu mai are dreptul a de a produce produsele pentru care a fost înregistrată marca, protecția asupra mărcii încetând astfel, ceea ce înseamnă că reclamanta nu ar putea obține niciun folos practic din anularea înregistrării mărcii pârâtei, despre care pretinde că o prejudiciază. Prin decizia civilă nr.194 din 13 octombrie 2006 Curtea de Apel București – secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală a admis apelul declarat de reclamantă, a desființat sentința și a trimis cauza spre rejudecare la același tribunal.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a reținut următoarele: Câtă vreme reclamanta are calitatea de titulară a mărcii combinate GEROVITAL H3 cu specimen de semnătură Prof. Dr. Ana Aslan, cu nr. 2487 și cu durată de protecție până în anul 2011, are și drepturile conferite de art.35 din Legea nr.84/1998. Modul în care tribunalul a apreciat asupra interesului reclamantei în formularea cererii de chemare în judecată, prin raportare la componența produselor protejate prin marca acesteia, constituie mai degrabă o analiză de fond. Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta, criticând-o sub mai multe aspecte, din care unele vizează însuși fondul cauzei. Astfel, recurenta susține că produsele protejate de marca reclamantei și cele protejate de marca sa, a cărei anulare se cere, sunt complet diferite.

De asemenea, susține că nu există niciun risc de confuzie între cele două mărci, nefiind aplicabile dispozițiile art.6 lit. c din Legea nr.84/1998, ci cele ale lit. e din același articol. Asemenea critici nu pot fi supuse atenției în acest stadiu procesual, deoarece fondul cauzei nu a fost antamat până în prezent, cauza fiind soluționată în temeiul unei excepții procesuale. Referitor la modul de soluționare a excepției, recurenta susține că: Marca în litigiu a aparținut timp de 22 de ani Centralei Industriale de Medicamente, Cosmetice, Coloranți și Lacuri

– IMEDICO.

Printr-un contract de cesiune, pârâta a dobândit dreptul asupra mărcii pentru un număr de 14 produse care conțin novocaină sau derivați de hidroliză ai acesteia, reclamanta a dobândit dreptul asupra mărcii pentru un număr de 3 produse care conțin novocaină, iar S.C. SICOMED S.A. a dobândit dreptul asupra mărcii pentru producerea de medicamente. Așadar, reclamanta nu este singura titulară a mărcii despre care se pretinde că a fost prejudiciată prin înregistrarea de către pârâtă a unei mărci similare. În calitate de cotitulară a mărcii, pârâta are dreptul de a se bucura de drepturile conferite de aceasta, inclusiv de dreptul de a folosi un semn identic sau similar cu marca în activitatea sa comercială.

Pe de altă parte, art.35 al Legii nr.84/1998 nu a fost niciodată invocat de reclamantă, acțiunea în anularea mărcii fiind întemeiată pe dispozițiile art.48 din lege. În ceea ce privește interesul reclamantei de a promova acțiunea, acesta trebuie nu doar arătat, ci și dovedit și, de asemenea, trebuie să fie legitim, născut și actual, personal și direct. Aceste condiții nu sunt întrunite în cauză, deoarece așa cum corect a reținut tribunalul, reclamanta nu mai are dreptul de a comercializa produsele pentru care are protejată marca. Recursul este, într-adevăr, nefondat și a fost respins pentru următoarele considerente: Faptul că asupra mărcii pretins prejudiciate nu există un singur titular, ci mai mulți, nu face ca acțiunea unuia dintre cotitulari, prin care tinde a se demonstra că dreptul său asupra mărcii este prejudiciat printr-un act ilicit al altui cotitular, să fie lipsită de interes.

Calitatea reclamantei de titulară a unei mărci înregistrate conferă, așadar, acesteia dreptul exclusiv de a se bucura de marcă, pentru produsele pentru care a fost înregistrată, drept prevăzut expres în art.35 alin. 1 din Legea nr.84/1998, cum corect a reținut curtea de apel. Unul din mijloacele de apărare a drepturilor conferite de marcă este și acțiunea în anularea unei mărci identice sau similare, în condițiile și pentru motivele prevăzute de art.48 al Legii nr.84/1998. Indicarea textului de lege care recunoaște reclamantei dreptul asupra propriei mărci nu poate în niciun caz să atragă nelegalitatea hotărârii și nici nu reprezintă o schimbare a temeiului de drept al acțiunii deduse judecății.

Referitor la îndreptățirea reclamantei de a mai produce acele produse pentru care a obținut protecția mărcii, într-o componență chimică sau alta, acestea sunt aspecte care exced obiectului pricinii deduse judecății și pentru lămurirea cărora nici cadrul procesual nu este cel adecvat. Chiar dacă acest aspect ar fi necontestat, el nu este relevant pentru stabilirea interesului reclamantei în promovarea acțiunii, deoarece, în principiu, nimic nu împiedică pe titularul unei mărci să-și extindă obiectul de activitate și, în consecință, aria produselor și serviciilor protejate, câtă vreme nu încalcă alte drepturi de proprietate intelectuală legal protejate ori convențiile la care este parte. În ceea ce privește afirmația recurentei potrivit căreia, în calitate de cotitulară a mărcii combinate GEROVITAL H3 cu specimen de semnătură Prof.

Dr. Ana Aslan, are dreptul de a se bucura de dreptul conferit prin înregistrare, inclusiv de acela de a utiliza un semn identic sau similar, aceasta urmează să facă obiect de analiză cu ocazia rejudecării cauzei, deoarece privește chiar fondul chestiunii litigioase dintre părți. Astfel, numai cu ocazia judecării fondului se va putea verifica, după caz, dacă pârâta a avea dreptul să înregistreze marca GEROVITAL, respectiv dacă această înregistrare este susceptibilă să aducă atingere drepturilor reclamantei asupra mărcii anterioare, în condițiile art.48 cu referire la art.6 lit. c din Legea nr.84/1998. Având în vedere că decizia atacată este legală, Înalta Curte o a menținut-o și a respins recursul ca nefondat.