ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3920/2018

Asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 18 iunie 2014 pe rolul Tribunalului București. secția a III-a civilă, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâții B., C., D. și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, solicitând pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună, în principal, decăderea totală a pârâților din drepturile conferite de înregistrarea mărcii combinate "Ediție specială" nr. 025867/1997, pentru clasele 16, 35, 39 și 41, număr de depozit M 1996 038601 din 5 martie 1996 și, în subsidiar, decăderea parțială din drepturile conferite de înregistrarea mărcii, prin limitarea cadrului de protecție la acele produse și servicii pentru care sunt îndeplinite dispozițiile Legii nr. 84/1998, cu suportarea de către pârâți a cheltuielilor de judecată.

Prin Sentința civilă nr. 235 din 24 februarie 2016, Tribunalul București. secția a III-a civilă a admis cererea precizată a reclamantei A. în contradictoriu cu pârâții B., E., C., D. și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, dispunând decăderea totală a pârâților din drepturile conferite de înregistrarea mărcii "Ediție specială" nr. 125867/1997 pentru clasele 16, 35, 39 și 41 pe teritoriul României și radierea mărcii din Registrul mărcilor de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci după rămânerea definitivă a hotărârii. A obligat pe pârâții persoane fizice la plata cheltuielilor de judecată de 10.350 RON către reclamantă.

Prin Decizia nr. 721/A din data de 14 octombrie 2016, Curtea de Apel București. secția a IV-a civilă a admis apelurile formulate de pârâții E., B., C. și D. împotriva sentinței primei instanțe, care a fost schimbată în tot, în sensul respingerii acțiunii, ca neîntemeiată.

Împotriva deciziei de apel a declarat recurs reclamanta A., criticând-o pentru următoarele motive:

Au fost expuse considerentele avute în vedere de către instanța de fond în pronunțarea hotărârii, apoi au fost prezentate susținerile apelanților-pârâți B., C. și E., urmate fiind de cele susținute de apelantul - pârât D., trecându-se direct la dispozitivul hotărârii, fără a se face referire și la susținerile recurentei.

Există și o contradicție în considerentele hotărârii, când instanța de apel îl consideră pe pârâtul D. atât terț care folosește marca având consimțământul titularilor, cât și titular al acesteia.

2.1. A fost respinsă excepția lipsei calității procesuale active în ceea ce îl privește pe E., în lipsa calității acestuia de parte în procesul de fond sau de titular al unuia dintre drepturile conferite de marca "Ediție Specială". Motivația deciziei a fost că acesta a deținut calitatea de titular al mărcii și are cunoștință despre istoricul acesteia, însă, într-o atare situație, calitatea pe care ar fi putut să o aibă ar fi fost cea de martor și nu de parte în proces.

2.2. Au fost interpretate și aplicate greșit prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

a. Articolul 46 alin. (1) lit. a) din lege prevede că orice persoană interesată poate solicita Tribunalului București, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă, fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani.

Textul legal impune îndeplinirea mai multor condiții cumulative în ceea ce privește folosința mărcii, respectiv ca aceasta să fie efectivă, reală, serioasă (nu acte izolate de comerț sau sporadice, puțin importante) și publică.

Marca "Ediție Specială" este înregistrată pentru patru clase, respectiv una de produse (Clasa 16 - Publicație periodică; cotidian) și trei de servicii (Clasa 35 - Servicii editoriale și redacționale; Clasa 39 - Difuzare; Clasa 41 - Activități de publicare).

Aprecierea instanței de apel că aplicarea mărcii pe un cotidian reprezintă folosire reală poate fi valabilă cel mult în cazul unei singure clase, respectiv clasa 16, limitată la singurul produs "cotidian"' și exclusiv în măsura în care se dovedește că această folosire a fost realizată de o persoană îndreptățită, element neîndeplinit.

Aceasta constatare nu este legală pentru celorlalte trei clase, neputându-se considera o folosire a mărcii pentru aceste servicii în cazul în care doar rezultatul lor, respectiv ziarul de informare regională poartă denumirea de "Ediție Specială", rezultat pentru care pârâtul D. nu are protecție în baza contractului de cesiune menționat anterior, consimțământul referindu-se exclusiv la serviciile de publicare și editare și nu pentru produsul precizat în clasa 16, cum a reținut prima instanță, care a mai arătat și că marca nu a fost folosită de către pârâți conform cu funcția ei esențială, de a garanta identitatea originii bunurilor și serviciilor pentru care s-a înregistrat. În plus, susține recurenta, în ziarul menționat nu se regăsesc informații referitoare la persoana fizică sau juridică care îl editează.

Analiza asupra folosinței mărcii a fost făcută la nivel general, nediferențiindu-se între folosirea dovedită sau nu pentru fiecare dintre clasele pentru care s-a care s-a obținut protecția, având în vedere că decăderea poate interveni și parțial, cu atât mai mult cu cât a existat un petit subsidiar în acest sens, care nu a fost soluționat.

În ceea ce privește folosirea raportată la contractele de prestări de servicii de publicitate depuse la dosarul cauzei, obiectul acestora îl reprezintă acordarea clientului unui spațiu publicitar pentru efectuarea unei reclame proprii, ceea ce înseamnă că activitatea prestată este de publicitate pentru terți, activitate pentru care marca "Ediție Speciala" nu are protecție.

Instanța a arătat că marca a fost folosită pentru produsele pentru care a fost înregistrată, clasele 16, 35,39 și 41, deși în clasele 35, 39 și 41 nu sunt produse, ci servicii.

În ceea ce privește argumentul că folosirea a fost realizată de către un terț cu consimțământul titularului, s-a subliniat deja o contradicție în considerentele hotărârii. Între titularii mărcii și pârâtul D. a fost încheiat un contract autentificat sub nr. x din 30 aprilie 2013, neînregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, având ca obiect cedarea cu titlu gratuit a folosinței dreptului de a edita și tipări F., deținut asupra mărcii înregistrate sub numărul R25867 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Acest contract reprezintă un consimțământ de folosire a mărcii, limitat la activități de editare și tipărire (activități, de altfel, specifice unei edituri), iar acesta nu reprezintă un contract de licență exclusivă de marcă, un contract de cesiune sau orice tip de contract din care să rezulte o folosire efectivă, reală, publică și neechivocă pentru toate clasele de produse și servicii pentru care este înregistrată marca în discuție. Mai mult decât atât, ca urmare a faptului că instanța de apel a interpretat acest contract ca fiind un contract de cesiune de marcă, este cu atât mai incorectă aprecierea sa că acest contract intră în categoria exploatării efective.

Pârâtul D. are dreptul și obligația să editeze și să tipărească în cadrul unei persoane juridice la care să fie asociat sau acționar majoritar, iar prin verificările efectuate la Registrul Comerțului a identificat societatea G. S.R.L. ca fiind singura societate în care acesta este asociat, având o cotă de 50% din părțile sociale ale societății, ceea ce înseamnă că prevederile contractuale nu sunt respectate întru totul, și cu obiect principal de activitate cod CAEN 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții.

Din documentele depuse de intimați la dosarul cauzei, contracte/facturi încheiate între societatea G. S.R.L. în calitate de beneficiar, și H. S.R.L. sau I. S.R.L. în calitate de furnizori, rezultă că activitățile de tipărire nu sunt realizate de societatea G. S.R.L., ci de celelalte două societăți care prestează acest serviciu pentru cea din urmă, sub marca lor proprie și nu sub marca "Ediție Specială".

Instanța de apel a mai reținut și că acest cotidian apare încă din anul 2010, deși contractul menționat anterior a fost încheiat în 2013.

Au mai fost considerate de către instanța de apel, ca reprezentând dovadă de folosire, și succesiunea de contracte de cesiune încheiate între titularii mărcii de la înregistrarea acesteia în anul 1997 și până în prezent, eventuale acțiuni de protejare a mărcii (somații) sau acțiuni de reînnoire de marcă, deși niciuna dintre aceste activități nu constituie dovezi de folosire efectivă, reală și serioasă, pentru clasele pentru care a fost înregistrată.

De asemenea, s-a reținut și că societățile la care membrii familiei au fost asociați sau grupul de firme afiliate acestora au folosit marca, deși nu există nicio dovadă sau o precizare explicită despre ce societăți sau grup de firme afiliate se face vorbire.

Prin urmare, nu a avut loc o folosire reală, serioasă, neechivocă și efectivă a mărcii "Ediție Specială" și, în niciun caz, pentru toate clasele de produse și servicii pentru care aceasta este înregistrată.

b. Articolul 46 alin. (1) lit. b) din lege prevede că se poate solicita decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acțiunii sau inacțiunii titularului, desemnarea uzuală în comerț a produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată.

Caracterul uzual în comerț al mărcii "Ediție Specială" rezultă din folosirea de diverși comercianți din România, care activează în domenii de activitate foarte variate și care își promovează produsele utilizând această expresie (semn) lipsită de distinctivitate, indicând cu titlu exemplificativ (dovezi privind folosirea expresiei fiind depuse în dosare și atașate și prezentului recurs): expresia "Ediție Specială" a devenit atât de larg folosită în toate mediile online și offline, încât o căpătat o definiție de sine stătătoare în dicționarul explicativ al limbii române, conform extraselor atașate - "Ediție specială = tiraj suplimentar al unui ziar publicat în afara periodicității lui obișnuite, cu prilejul unui eveniment important al unei sărbători etc." expresia "Ediție Specială" este larg folosită de principalele nume în piața românească, enumerând printre acestea J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., Ediție Specială Press, F. etc.; aceeași expresie este folosită de diverse companii care furnizează servicii din cele mai diverse, cum rezultă din extrasele atașatele recursului.

Una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o marcă pentru a putea fi acceptată la înregistrare este caracterul distinctiv pe care aceasta trebuie să îl aibă pentru a putea fi diferențiată de alte mărci, funcția de indicare a originii având un rol esențial dintre diversele funcții ale acesteia (Curtea de Justiție a Uniunii Europene - Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google, C-236/08-C-238/08, Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budejovickjr Budvar, C-482/09). Aceasta permite să se identifice produsul sau serviciul desemnat de marca respectivă ca provenind de la o întreprindere determinată și, prin urmare, să se distingă acel produs sau acel serviciu de cele ale altor întreprinderi (Hotărârea din 18 aprilie 2013, Colloseum Holding, C-12/12).

Legiuitorul Uniunii Europene a consacrat aceasta funcție esențială, prevăzând la articolul 2 din Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, că semnele susceptibile de reprezentare grafică pot constitui o marcă numai cu condiția să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi (Hotărârea din 4 octombrie 2001, Merz & Krell, C-517/99).

Prin Hotărârea din 6 martie 2014, în Cauza C-409/12, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a arătat că art. 2 alin. (2) lit. a) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci se expune decăderii din drepturile conferite de această marcă asupra unui produs pentru care aceasta este înregistrată atunci când, prin activitatea sau prin inactivitatea acestui titular, marca respectivă a devenit desemnarea uzuală a produsului în cauză doar din punctul de vedere al utilizatorilor finali ai acestuia.

Prin raportare la cele de mai sus și a dovezilor depuse la dosar, prima condiție legală este îndeplinită, întrucât marca a devenit o denumire uzuală, desemnând chiar produsul pentru care este înregistrată.

O a doua condiție impusă de textul de lege se referă la degenerarea mărcii, care nu poate rezulta decât din confuzia între marcă și produsul desemnat și din incapacitatea publicului de a identifica semnul ca indicând originea unui produs.

Și această condiție legală este îndeplinită, întrucât sintagma "Ediție Specială" este atât de frecvent utilizată de comercianții din România pentru produsele și serviciile pentru care este această marcă înregistrată, dar și pentru multe altele, din domenii atât de variate, încât publicului relevant, în speță consumatorului mediu, îi este practic imposibil să asocieze sintagma "ediție specială" cu o singură sursă de origine.

Atitudinea titularului (acțiune/inacțiune) este relevantă, fiind important dacă titularul a făcut sau nu eforturi pentru a împiedica marca să devină desemnarea uzuală în comerț a produsului/serviciului. Cu atât mai mult, dacă aceasta era de la momentul înregistrării desemnarea uzuală a serviciului sau produsului protejat, este relevant dacă titularul prin atitudinea sa a perpetuat această stare de fapt.

Instanța de apel a mai reținut în mod greșit că degenerarea mărcii are la bază ideea că titularul are obligația de a nu-și utiliza marca în așa fel încât publicul să înțeleagă că este vorba de o denumire a produsului, deoarece degenerarea poate opera și ca urmare a inacțiunii titularului de marcă și nu doar a acțiunii sale. Chiar și în cazul în care nu titularul este cel care folosește marca în această formă, ci mulți alți jucători pe piață, indiferent că sunt competitori sau nu, folosința generalizată creează natura mărcii ca fiind sau devenind uzuală, tocmai prin rămânerea în pasivitate a titularului și neîntreprinderea de demersuri în sensul protejării mărcii sale pentru a nu se degenera.

Este criticabil și considerentul instanței de apel în sensul că titularii au utilizat, alături de marcă, o desemnare generică, potrivită pentru produs, respectiv aceea de "cotidian", fără să existe o probă în acest sens în dosar. A anexat recursului și capturi de pe site-ul intimaților "ediție.ro", de unde rezultă foarte clar că această denumire apare în prim - plan pe pagina principală, însă nu este însoțită de niciun alt adagiu, singurele cuvinte ale titlului fiind "Ediție Specială". De asemenea, pe site-ul ziare.ro se evidențiază o serie de articole realizate de "Ediție Specială de Oltenia", unde nu apare vreun alt cuvânt generic, precum "cotidian".

În mod eronat s-a reținut în considerente faptul că acele capturi din emisiunile televizate având mențiunea "Ediție Specială" nu au nicio legătură cu prezenta cauză, deoarece prin acestea se arăta degenerarea mărcii.

Sunt nelegale considerentele în sensul că nu au fost invocate care sunt acțiunile sau inacțiunile titularilor mărcii care au condus la situația reclamată, având în vedere că nu a făcut vreo afirmație potrivit căreia marca a devenit uzuală ca urmare a acțiunii intimaților, ci ca urmare a inacțiunii lor, precum și cele prin care s-a reținut faptul că definiția din DEX a sintagmei "Ediție Specială" nu ar fi trebuit să fie luată în seamă de către instanța de fond, deoarece această definiție exista și la momentul înregistrării mărcii în anul 1997 și a fost analizată în procedura de înregistrare a mărcii.

Nici demersurile pârâtului D. de somare a recurentei în sensul încetării folosirii mărcii "Ediție Specială" nu constituie acțiuni de protejare a mărcii pentru a nu deveni uzuală, în sensul normei legale.

Analizând decizia de apel în raport de criticile formulate (odată cu cererea de completare a deciziei în ceea ce privește capătul de cerere subsidiar, cum s-a reținut în raport și în încheierea de admitere în principiu), în limitele fixate de acestea și de dispozițiile art. 488 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte constată că recursul este nefondat, în considerarea argumentelor ce succed:

În acest context, în considerentele deciziei au fost redate sentința primei instanțe împreună cu argumentele care o susțin, apoi motivele de apel formulate în cauză, argumentele reținute în analiza acestora, urmate de dispozitiv. Cu referire la probele administrate în dosarul de apel, în temeiul cărora a fost infirmată soluția primei instanțe, instanța de apel a arătat argumentele care susțin decizia, procedând și la o soluționare sistematizată a apărărilor care se circumscriu cazului particular al speței prin același considerent, ținând cont și de criteriile de analiză consacrate doctrinar și jurisprudențial, nefiind necesar să se facă o reluare detaliată a acestora.

Este de subliniat și că în Legea nr. 84/1998 a mărcilor și a indicațiilor geografice se prevede în art. 46 alin. (4) că dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia și poate fi făcută prin orice mijloc de probă. În aceste condiții, regula din dreptul comun, în sensul că cel ce face o propunere înaintea instanței trebuie să o și dovedească, nu este aplicabilă în cazul decăderii pentru nefolosire, deoarece ar trebui ca reclamantul să facă dovada unui fapt negativ, nefolosirea. Sarcina probei este răsturnată, titularul mărcii sau terțul care o folosește cu acordul acestuia trebuind să dovedească faptul pozitiv contrar, respectiv folosirea mărcii - context în care instanța de apel a analizat probele valorificate în susținerea cererii de apel și în combaterea cererii în decădere.

Decizia nu încalcă astfel normele procedurale naționale sau convenționale invocate și nu este nici contradictorie sub aspectul subliniat în susținerea criticii, întrucât intimatul pârât nu a fost considerat titular al mărcii, considerentele referitoare la relevanța dispozițiilor art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998 conturând calitatea de terț, calitate care îl îndreptățește la o folosire a mărcii asemenea titularului, în limitele consimțământului dat de acesta.

Motivația de respingere a excepției, arătată în justificarea criticii de recurs, nu se regăsește astfel în decizie, aceasta reprezentând argumentul prin care partea în discuție a solicitat respingerea excepției.

În ceea ce privește cadrul procesual al cauzei fixat prin cererea de chemare în judecată, în limitele fixate prin critica aferentă, se observă și că, în fața primei instanțe, recurenta reclamantă a confirmat calitatea intimatului pârât E. de reprezentant legal al intimatului pârât C., cu sublinierea acestei calități în formularea întâmpinării în cauză.

a. Prin decizie s-a reținut, cu justificarea pe dovezile depuse de apelanți în dosarul de apel, că marca "Ediție Specială" a făcut obiectul unei folosiri efective, reale, neechivoce și serioase pe teritoriul României în perioada 2013 - 2014, având în vedere natura produsului, durata și frecvența folosirii mărcii, natura și dimensiunea întreprinderii, consecvența apariției publicației pe parcursul acestor ani. Marca a fost folosită pentru produsele pentru care a fost înregistrată, din clasele 16, 35, 39, 41 (publicație periodică, cotidian, servicii editoriale și redacționale, difuzare, activități de publicare), în mod public, ziarul fiind pus în vânzare prin circuitele comerciale normale, acesta fiind destinat vânzării, față de prețul afișat pe prima pagină.

În susținerea acestei concluzii, s-a făcut referire la aplicarea mărcii pe F. regional publicat în Craiova, edițiile tipărite ale acestuia, depuse la dosar, din lunile iulie, august, septembrie, octombrie, decembrie 2013, precum și din ianuarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie 2014.

S-a mai reținut că folosirea a avut loc cu titlu de marcă și cu îndeplinirea scopului de a distinge produsele oferite spre vânzare de S.C. G. S.R.L., care editează ziarul, de cele ale altor producători, iar acest lucru a fost evidențiat și de contractele de prestări servicii de publicitate depuse la dosarul de apel, în care se menționează că societatea comercială menționată editează F..

Instanța a confirmat această folosire, făcând aplicarea art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998, prin care este asimilată folosirii efective a mărcii și folosirea acesteia de către un terț, cu consimțământul titularului, context în care a arătat în mod corect că neîndeplinirea condițiilor de opozabilitate a contractului încheiat cu D., prin înscrierea în Registrul Național al Mărcilor, nu are drept consecință înlăturarea actelor de folosință efectuate de către acesta, către care drepturile se transferă chiar la momentul încheierii valabile a convenției, acte ce intră în categoria exploatării efective cerute de art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Recurenta reclamantă a contestat decizia din perspectiva îndreptățirii utilizatorului și a folosirii mărcii, respectiv a întinderii acestora.

În ceea ce privește consimțământul titularului, impus de dispozițiile art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998, pentru ca folosirea mărcii de către terț să fie considerată ca folosire a acesteia de către însuși titular, recurenta reclamantă a reclamat lipsa îndreptățirii utilizatorului de folosire a mărcii, sub aspectele detaliate în susținerea criticii.

Situația juridică privind cota de participare a intimatului pârât D. la capitalul societății S.C. G. S.R.L. a fost recunoscută de către acesta, iar instanța de apel a reținut folosirea mărcii de către societate, dând astfel în mod corect relevanță juridică apelului formulat de către titulari, pe care l-a și admis, prin care aceștia, cunoscând situația, au invocat dispozițiile art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998 cu referire expresă și la contractul în discuție, afirmând încă odată acordul la utilizare, astfel cum aceasta a fost valorificată în cauză, poziție care reprezintă o reconsiderare a clauzei vizate, în ipoteza confirmării în sensul subliniat.

Prin cererea de recurs se arată că avut loc o limitare a consimțământului titularului, care nu s-ar referi și la produsul din clasa 16 confirmat și care astfel nu ar mai intra sub protecția art. 46 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 84/1998, critică ce nu ar putea fi primită, inclusiv în cazul în care ar fi confirmată de actul de referință, pentru considerentele anterior arătate, privind poziția procesuală a titularilor mărcii.

Abilitarea S.C. G. S.R.L. de a desfășura activitățile ce fac obiectul contractului încheiat între titulari - intimații pârâți C. și B. și intimatul pârât D., din perspectiva obiectului de activitate, nu se circumscrie cadrului procesual al cauzei și limitelor de cercetare din partea instanței de judecată.

Instanța de apel a constatat că marca a fost folosită pentru toate produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, din clasele 16, 35, 39, 41 (publicație periodică, cotidian, servicii editoriale și redacționale, difuzare, activități de publicare) - în mod evident fiind avute în vedere și serviciile din clasele aferente, considerentul referitor la produsele din clasele menționate fiind afectat numai de o eroare de consemnare.

Concluzia referitoare la edițiile tipărite ale cotidianului regional este urmarea analizării materialului probator administrat în cauză, în fața instanței de apel cum s-a reținut, ce nu poate fi reapreciat de instanța de recurs, în conformitate cu dispozițiile art. 488 alin. (1) C. proc. civ. și, oricum, aceasta a fost acceptată limitat de către recurenta reclamantă, care a arătat că aplicarea mărcii pe un cotidian poate fi considerată folosire reală cel mult în cazul clasei 16, numai pentru produsul "cotidian" - fără a se detalia argumentele care să susțină diferențe esențiale între acesta și publicația periodică, produs, de asemenea, protejat prin clasa 16. Aceasta deoarece folosirea mărcii pentru unul dintre produsele pentru care este înregistrată ar trebui să fie suficientă pentru ca totalitatea produselor figurând pe lista produselor înregistrate, care sunt asemănătoare cu produsul utilizat, să continue să fie protejate.

În ceea ce privește clasa 35 - servicii editoriale și redacționale, argumentele sunt o consecință a concluziei referitoare la clasa 16, produsul neputând fi disociat de aceste servicii și realizat de către recurenta reclamantă în lipsa acestora.

Pentru clasele 39 - difuzare și 41 - activități de publicare, concluzia instanței a fost justificată pe trimiterea generică la probele administrate în dosarul de apel, fără o particularizare, iar o verificare a acestora în sensul solicitat prin recurs excede limitelor de competență ale prezentei instanțe. Cu toate acestea, date fiind considerentele anterioare referitoare la celelalte clase în discuție, Înalta Curte reține, cu aplicarea și a dispozițiilor art. 33 C. proc. civ., că nu se justifică interesul, față de scopul acțiunii, concretizat în intenția de folosire în continuare a semnului, cu precizarea recurentei reclamante în fața primei instanțe că nu are activitate editorială. Interesul a fost justificat prin cererea de chemare în judecată pe faptul că reclamanta este o societate multi-națională care deține lanțul de magazine "A." din România, transmițând periodic clienților sau potențialilor clienți o broșură publicitară care conține informații despre produsele și serviciile oferite, sub denumirea "A.", iar, ocazional, a folosit sintagma "Ediție Specială" pentru a denumi campania pe care o derula la momentul respectiv, conferind anumite avantaje pecuniare, prezentate în broșura publicitară - condiții în care a primit de la intimatul pârât D., în data de 7 noiembrie 2013, o notificare prin intermediul căreia i se interzicea folosirea denumirii "Ediție Specială" în broșuri.

Relativ la folosirea mărcii, cu referire la contractele de prestări servicii, se observă că acestea au susținut un argument suplimentar în justificarea soluției, argumentul principal fiind dat de edițiile tipărite ale F., iar ceea ce este de necontestat în ceea ce le privește este produsul reprezentat de obiect, asociat cu clasele de servicii aferente, iar dacă editorul cotidianului se bucură de protecție sau nu în temeiul acordului titularului și pentru serviciul de publicitate reprezintă o chestiune distinctă, ce nu face obiectul prezentului dosar.

Folosirea serioasă a mărcii a fost criticată prin susținerea faptului că aceasta nu este echivalentul unor acte izolate de comerț sau sporadice, puțin importante - relativ la care se constată că este o problemă de fapt, supusă liberei aprecieri a instanței, ce nu intră în cenzura instanței de recurs, față de dispozițiile art. 488 alin. (1) C. proc. civ.

Folosirea neechivocă a mărcii, adică folosirea semnului cu acest titlu, cu funcția esențială de distingere a provenienței, a fost justificată, în principal, cu referire la edițiile tipărite ale cotidianului, iar în ceea ce privește clasele de servicii urmează a fi avute în vedere considerentele anterior menționate.

În analiza acestei funcții este esențială percepția consumatorului mediu, utilizator final, care văzând marca distinge proveniența, nefiind necesar ca producătorul să fie menționat în modalitatea concretă de folosire a mărcii, cum se susține prin cererea de recurs.

Se poate observa însă că folosirea neechivocă a mărcii prezintă o particularitate în speță, în care are loc o folosire a acesteia de către terț cu acordul titularului, ținând cont de perioada în care s-a reținut folosirea mărcii (2013 - 2014), de data acestui acord (30 aprilie 2013) și de perioada de timp de când este deținută de către intimații pârâți - primul fiind E. în 2004, după care au avut loc cesiuni către membrii aceleiași familii, perioadă de care aceștia s-au și prevalat, susținând că există o mare notorietate în Craiova și în regiunea Oltenia cu privire la faptul că brandul "Ediție Specială" este deținut de familia V., ajungându-se și la un tiraj de 25.000 de exemplare pe zi - elemente care determină ca cerința legală să se discute și în alți parametri decât cei valorificați prin cererea de recurs.

Din considerentele deciziei de apel rezultă că aceasta nu a fost fundamentată în aprecierea cerințelor folosirii mărcii pe succesiunea de contracte de cesiune încheiate între titularii mărcii de la înregistrarea acesteia și până în prezent, acțiunile de protejare a mărcii (somații) sau acțiuni de reînnoire de marcă, respectiv pe faptul că societățile la care membrii familiei au fost asociați sau grupul de firme afiliate societăților la care au fost acționari și asociați au folosit marca, contrar celor susținute prin cererea de recurs.

Pe aceeași linie, nu contractul încheiat de titularii mărcii și intimatul pârât D., ca act juridic, s-a aflat printre elementele care au susținut concluzia instanței de apel referitoare la folosirea conformă a mărcii, ci actele de folosire efectivă a acesteia, făcute în temeiul acordului titularilor, iar acestea au fost plasate în perioada 2013 - 2014 și nu în anul 2010, cum se arată în recurs.

b. În ceea ce privește motivul de decădere reglementat de art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, instanța de apel a reținut că denumirea "Ediție Specială" nu desemnează ziarele în general, aceasta nefiind obișnuită și necesară în comerțul pentru care marca a fost înregistrată, că degenerarea mărcii are la bază ideea că titularul are obligația de a nu-și utiliza marca în așa fel încât publicul să înțeleagă că este vorba de o denumire a produsului și că titularii au utilizat alături de marcă o desemnare generică, potrivită pentru produs, respectiv aceea de "cotidian".

Criticând decizia, recurenta reclamantă a susținut că marca a devenit uzuală, desemnând chiar produsul pentru care a fost înregistrată, arătând în acest sens, pe de o parte, că marca a devenit o denumire uzuală (cu sublinierea elementelor probatorii de referință), iar, pe de altă parte, că a avut loc o degenerare a mărcii, generată de confuzia între marcă și produsul desemnat și din incapacitatea publicului de a identifica semnul ca indicând originea unui produs.

Nu este justificată distincția făcută de recurenta reclamantă cu privire la cerințele impuse de norma legală, întrucât acestea sunt reglementate corelativ și cer ca marca să fi devenit desemnarea uzuală în comerț a produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată, sancționând astfel pierderea distinctivității prin faptul că marca a devenit uzuală, cu alte cuvinte degenerarea mărcii.

Este de subliniat că norma legală vizează pierderea distinctivității în timp și nu distinctivitatea mărcii la înregistrare, concretizată în funcția ei esențială, lipsa acesteia constituind motivul de anulare reglementat de art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, față de critica aferentă.

Semnul vizat nu trebuie să distingă produsul sau serviciul per se, ci trebuie să le distingă de alte produse sau servicii în privința provenienței, iar aprecierea puterii distinctive nu se realizează decât în raport cu produsele sau serviciile pentru care s-a făcut înregistrarea - clasa 16: publicație periodică, cotidian, clasa 35: servicii editoriale și redacționale, clasa 39: difuzare și clasa 41: activități de publicare. Totodată, marca trebuie să devină uzuală în comerț și nu în limbajul obișnuit, comun, cele două situații fiind diferite.

Cererea în decădere a fost justificată prin cererea de recurs pe frecvența utilizării acesteia de către comercianții din România pentru produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, dar și pentru multe altele, din variate domenii.

Parte dintre elementele probatorii de referință, valorificate în acest sens, au fost administrate în etapele procesuale anterioare, iar concluzia instanței de apel în sensul că denumirea "Ediție Specială" nu desemnează produsul pentru care a fost înregistrată marca în general, circumscrisă considerentelor de legalitate anterior subliniate, este urmarea propriei aprecieri, ce nu poate fi cenzurată de prezenta instanță, față de dispozițiile art. 488 alin. (1) C. proc. civ.. Celelalte înscrisuri atașate cererii de recurs, în parte datate ulterior pronunțării deciziei de apel, fie nu sunt conforme cerințelor de legalitate, astfel cum acestea au fost detaliate anterior, fie nu sunt în măsură să contureze caracterul uzual al mărcii de desemnare a obiectului protecției, lipsind volumul și frecvența utilizării care să-l confirme.

Contrar susținerilor din recurs, atitudinea titularului, respectiv a terțului care are consimțământul acestuia, nu prezintă nicio relevanță în analiza motivului de decădere, întrucât indiferent că rezultatul s-a produs ca urmare a acțiunii sau inacțiunii acestora (cum prevede expres textul de lege), contează numai degenerarea mărcii.

Considerentul din decizie referitor la obligația titularului este o particularizare a acesteia la datele concrete ale speței și nu în general, în contextul în care s-au confirmat folosirea și modalitățile de folosire, infirmându-se ipoteza susținută de recurenta reclamantă, referitoare la folosirea de către terți, aptă să atragă decăderea în temeiul aceluiași motiv.

Metoda reținută a fi folosită în utilizarea mărcii, de natură a înlătura degenerarea acesteia, respectiv asocierea cu termenul generic corespunzător produsului, nu poate face obiectul verificării din partea prezentei instanțe, sub aspectul temeiniciei, iar înscrisurile atașate cererii de recurs și indicate în susținerea criticii nu respectă cerința de legalitate impusă de norma legală, de a viza obiectul protecției, astfel cum acesta a fost înregistrat.

Referirea la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (Hotărârea din 6 martie 2014, în Cauza C-409/12) s-a făcut și din perspectiva faptului că titularul unei mărci se expune decăderii din drepturile conferite de această marcă asupra unui produs pentru care aceasta este înregistrată atunci când, prin activitatea sau prin inactivitatea acestui titular, marca respectivă a devenit desemnarea uzuală a produsului în cauză doar din punctul de vedere al utilizatorilor finali ai acestuia (cu subliniere prin recurs a reperului de referință al utilizatorului final) - fără ca în motivarea deciziei de apel să se regăsească argumente care să o contrazică, recurenta reclamantă rezumându-se, de altfel, numai la redarea dispoziției acestei hotărâri.

Întrucât criticile din ultimele trei alineate ale motivului de recurs nu se reflectă în argumentele reținute în justificarea deciziei de apel, acestea nu pot face obiectul controlului de legalitate, decizia de apel fiind cenzurată pe calea recursului, potrivit art. 483 alin. (1). C. proc. civ.

În considerarea acestor argumente, care susțin caracterul nefondat al recursului, din perspectiva dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ., Înalta Curte urmează să facă aplicarea art. 496 alin. (1) C. proc. civ. și să dispună în consecință.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta A. împotriva Deciziei nr. 721/A din data de 14 octombrie 2016, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2014.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 13 noiembrie 2018.

Procesat de GGC - MM