ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1149/2020

Ședința publică din data de 16 iunie 2020

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a III-a Civilă sub nr. x/2014, reclamanta A.. a chemat în judecată pe pârâții B., Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună, în temeiul art. 46 alin. (1), lit. a) din Legea 84/1998 rep., decăderea paratei B. din drepturile conferite de marca combinata C..

Prin sentința civilă nr. 1591/18.12.2015 Tribunalul București, secția a III-a civilă a admis cererea reclamantei A.., în contradictoriu cu pârâții B. și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și a dispus decăderea pârâtei B. din drepturile conferite de marca figurativă "x" nr. x/2005 pentru clasele 14 și 25, pe teritoriul României, cu cheltuieli de judecată în sumă de 5068,34 RON.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâta B..

În drept, pârâta a invocat Acordul TRIPS, Interpretarea OMPI/UP, Convenția de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale, Legea nr. 84/1998.

Prin decizia nr. 534/6.07.2016 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a Civilă a fost admis apelul declarat de către pârâta B. împotriva sentinței civile nr. 1591/18.12.2015 pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă și a schimbat sentința apelată, în sensul respingerii cererii ca nefondată.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanta A.. și recurs incident pârâta B..

Prin decizia nr. 1400/20.04.2018, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă a admis recursul principal declarat de reclamanta A.. și recursul incident formulat de pârâta B. împotriva deciziei nr. 534A din 6 iulie 2016 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, a casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel.

În rejudecare, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, prin decizia nr. 31A din 11 ianuarie 2019, a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-pârâtă B. împotriva sentinței civile nr. 1591/18.12.2016, pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă în dosarul nr. x/2014. A obligat apelanta să plătească intimatei A.. suma de 1.000 euro cu titlu de cheltuieli de judecată.

Împotriva deciziei pronunțate de Curtea de Apel București a declarat recurs pârâta B..

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

"Instanța de apel ar fi trebuit sa cerceteze dacă Pârâta (apelanta) urmărește a demonstra folosirea efectivă în România a mărcii înregistrate, pentru produsele pentru care a fost înregistrată sau chiar pentru servicii în legătură cu acele produse, prin intermediul altor mărci ale pârâtei, folosite ia nivel internațional pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată. (...) Pe de altă parte, instanța de apel, valorificând înscrisurile administrate de către pârâtă, ar fi trebuit să țină cont de legătura pe care pârâta pare că a făcut-o între aceste înscrisuri și caracterul notoriu sau de mare renume al mărcilor înregistrate la nivel internațional, a căror folosire în România sau în afara României ar putea conduce la concluzia folosirii efective în România a mărcii înregistrate. Acest lucru nu s-a întâmplat în cauză (...)".

Or instanța de apel în rejudecare nu analizează aceste chestiuni prin prisma motivelor de apel, așa cum au fost întemeiate în drept, ci se limitează să susțină că "nu poate fi primită în drept teza apelantei", fără a analiza chiar modul cum a fost întemeiată această teză în drept (pp. 14-5 din decizie):

"Nu poate fi primită în drept teza apelantei, potrivit căreia notorietatea unei mărci pentru anumite clase de produse/servicii s-ar extinde automat și asupra tuturor celorlalte clase de produse sau servicii. Notorietatea pentru clase de produse chiar complementare nu se prezumă, ci trebuie dovedită. Or, în cauză, nu doar că nu s-a dovedit notorietatea pentru produsele din clasele 14 și 25, dar nu s-a dovedit nici măcar folosirea efectivă. Contrar apelantei, Curtea reține, de altfel, că notorietatea ori renumele, dacă ar fi fost dovedite, nu ar fi împiedicat formularea unei acțiuni în decădere, căci chiar și o marcă notorie trebuie să fie folosită, cu respectarea principiului specialității mărcilor și a funcției esențiale a mărcilor, de garantare a provenienței produselor respective."

Același manieră de abordare, în care nu este analizat argumentul apelantei, așa cum a fost întemeiat în drept, este folosită și în privința caracterului notoriu sau de mare renume.

Instanța de apel în rejudecare își începe motivarea prin aceea că înlătură pe fond motivele privind notorietatea mărcii C., pe care le declară nefondate. Acestea însă intraseră în autoritate de lucru judecat, pentru că prima instanță a stabilit în mod expres și necontestat de către intimată că marca x este o marcă notorie pe teritoriul României (pag. 7, par. 2), reclamanta A. nu a făcut apel incident.

În consecință, acestea nu mai puteau face obiectul judecății în apel, așa cum în mod nelegal a procedat instanța de apel în rejudecare.

Sub acest aspect, decizia instanței de apel după rejudecare este și nemotivată, dat fiind că instanța de apel nu respinge motivat argumentele așa cum au fost întemeiate în drept de apelanta-pârâtă x.

Instituția mărcii notorii și instituția decăderii din drepturile asupra mărcii sunt incompatibile.

În condițiile art. 6 bis din Convenția de la Paris și art. 6 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 84/1998, o marcă notorie/de mare renume nu are nevoie de înregistrare pe teritoriul României pentru a beneficia de întreaga protecție normativă. O marcă notorie/de mare renume beneficiază de aceeași protecție indiferent dacă este înregistrată la nivel național sau nu. Or, prin reducere la absurd, dacă nu ar fi înregistrată, nu rezultă din ce ar putea fi decăzută.

Mai mult decât atât, o astfel de marcă este indivizibilă, iar prin înregistrarea unei mărci notorii nu se poate fragmenta în niciun fel acest caracter, chiar dacă din totalul serviciilor sau produselor identificate prin marca națională se înregistrează doar unele.

O interpretare contrară, în sensul încetării efectelor notorietății chiar și parțial prin înregistrarea națională a mărcii, ar fi absurdă și ar lipsi de orice efect instituția notorietății, ceea ce este în mod evident contrar intenției legiuitorului.

Scopul pentru care Convenția de la Paris și toate actele normative subsecvente au consfințit un caracter aparte mărcilor notorii este acela că o astfel de marcă ajunge la acest statut deoarece este folosită atât de intens și de repetat, este folosită pe un areal geografic atât de extins, se bucură de o publicitate atât de bogată, astfel încât un număr semnificativ de potențiali consumatori ai produselor sau serviciilor aferente mărcii vor recunoaște marca notorie drept semnul distinctiv al calității proprii, față de orice alți concurenți ai titularului.

Sub acest aspect, decizia instanței de apel după rejudecare este și nemotivată, dat fiind că instanța de apel nu respinge motivat argumentele așa cum au fost întemeiate în drept de apelanta-pârâtă x.

Termenul de "folosire" în privința mărcilor notorii/de mare renume comportă o multitudine de sensuri, nu doar comercializarea clasică a produselor/serviciilor oferite, așa cum reține instanța de apel în rejudecare.

Potrivit art. 2, alin. (3), pct. (i) din Interpretarea OMPI/UP Statele Membre în care se solicită protecția, nu vor condiționa caracterul de marcă notorie de folosirea mărcii pe teritoriul respectivului stat membru, înregistrarea mărcii pe teritoriul respectivului stat membru sau depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii pe teritoriul respectivului stat membru.

Drept urmare, în corelație cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-5 din Interpretarea OMPI/UP, caracterul notoriu/renumele unei mărci se raportează la orice folosire de durată și extinsă a mărcii pe o suprafață geografică importantă fără a include statul membru în care se solicită protecția, gradul de cunoaștere a mărcii de către publicul relevant pentru produsele/serviciile în cauză din statul membru în care se solicită protecția, publicitatea de durată și extinsă a mărcii pe o suprafață geografică importantă, ce include statul membru în care se solicită protecția, durata și întinderea geografică a cererilor de înregistrare/înregistrărilor mărcii în alte state decât statul membru în care se solicită protecția.

În cadrul notei explicative la art. 2 din Interpretarea OMPI/UP, paragraful 2.5 se precizează că se consideră act de folosire orice utilizare a mărcii pe internet. Alte criterii de identificare a actelor de folosire nu sunt determinate, fiind exemplificat în paragraful 2.8 al aceleiași note explicative, criteriul implicării în procedurile de înregistrare a altor mărci similare mărcii notorii (e.g., opoziții, acțiuni în anulare, în contrafacere etc).

Astfel, caracterul de marcă notorie/de mare renume nu se dobândește și nici nu se pierde prin neutilizarea pe teritoriul statului membru OMPI/UP în care se solicită protecția, fiind suficientă utilizarea mărcii notorii/de mare renume pe internet sau pe un teritoriu geografic important fie din proximitatea statului membru, fie la nivel internațional.

Or în prezenta cauză marca x este o marcă notorie recunoscută la nivel internațional, folosită într-o mare parte din Statele Membre OMPI/UP, inclusiv în România și în statele vecine (a se vedea ANEXA 1 la apel).

Este evident că produsele din clasele 14 și 25, anume bijuterii și îmbrăcăminte/încălțăminte se află într-o legătură directă, fiind similare/înrudite cu serviciile obiect al mărcii notorii x pentru că nu exista prezentări, evenimente sau orice alte activități legate de modă care să nu implice piese de îmbrăcăminte, încălțăminte sau bijuterii.

Sub acest aspect, decizia instanței de apel după rejudecare este și nemotivată, dat fiind că instanța de apel nu respinge motivat argumentele așa cum au fost întemeiate în drept de apelanta-pârâtă x.

Chiar dacă, prin reducere la absurd, s-ar admite lipsa de legătură/similitudine directă, efectul mărcii notorii x reținut de prima instanță trebuie în toate cazurile să fie extins și asupra produselor din clasele 14 și 25 înregistrate la OSIM în baza normelor internaționale imperative.

Acordul "Aspecte ale Drepturilor de Proprietate Intelectuală legate de Comerț" constituind Anexa 1C la Acordul de înființare a Organizației Mondiale a Comerțului, încheiat la Marrakesh în 15 aprilie 1994 (în continuare) Acordul TRIPS") a fost ratificat de România prin Legea nr. 133/1994 și efecte directe și în dreptul intern.

Potrivit art. 16 alin. (3) din Acordul TRIPS, art. 6bis din Convenția de la Paris se va aplica mutatis mutandis produselor sau serviciilor care nu sunt similare celor ce fac obiectul unei mărci notorii, cu condiția să existe o legătură între aceste produse sau servicii și titularul mărcii.

Prin urmare Acordul TRIPS include în protecția conferită mărcii notorii toate celelalte mărci asemănătoare ca formă de folosire, dar care se referă la produse sau servicii care nu sunt similare celor ce fac în mod curent obiectul mărcii notorii, având însă o legătură cu titularul acesteia. Practic titularul unei mărci notorii neînregistrate într-un anume stat poate aplica respectiva marca pe orice produse sau servicii comercializate în statul respectiv și va beneficia automat de aceeași protecție pentru toate produsele și serviciile sale întocmai precum o marcă națională înregistrată.

Or în situația de față și în considerarea celor de mai sus, marca x este o marcă notorie pe teritoriul României, pentru toate clasele de produse sau servicii la care se referă prin voința titularului, indiferent dacă acestea sunt oficial înregistrate la OSIM total sau parțial.

Marca x, parte a familiei/seriei/brand-ului x, are natura juridică unitară chiar și după înregistrare, caracterul notoriu neputându-se pierde prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Notorietate/marele renume al brand-ului x rezultă din dovezile prezentate de recurentă, dovezi care atestă inclusiv gradul de cunoaștere, publicitatea, utilizarea și promovarea prin intermediul internetului, conform secțiunilor 3 și 4 din apelul formulat de x (a se vedea și anexa 1, anexa 3, anexa 4 și anexa 5 la cererea de apel). Notorietatea/renumele mărcilor brand-ului x este relevată prin Studiul EMS 2010 (Studiul european de marketing și media - European Media and Marketing Survey - ANEXA 4 la cererea de apel), ale cărui constatări au fost prezentate ca dovadă a gradului de cunoaștere a mărcii x de către publicul la nivel european, fiind unui dintre cele mai cunoscute si prestigioase astfel de studii statistice. Acesta este realizat de către compania D., una dintre cele mai mari societăți de acest profil, cu o rețea de peste 80 de țări acoperite la nivel mondial. Dovezi în acest sens au fost administrate și în fața primei instanțe.

Atât prima instanță prin sentință, cât și intimata prin apărările formulate și susținerile orale în fața instanțelor, în cele două cicluri procesuale, aduc în discuție un raționament logic eronat. Acest raționament eronat se bazează pe dualitatea între marca notorie/de mare renume x și marca înregistrată x, fără a se avea în vedere că notorietatea Mărcii x și a familiei/seriei/brand-ului x preexistau înregistrării la OSIM.

Incompatibilitatea dintre decăderea mărcii pentru neuz și instituția mărcii notorii/de mare renume este generată de însăși condiția sine qua non a utilizării frecvente și a promovării elaborate si exhaustive a mărcii notorii/de mare renume. Or, după cum s-a arătat prin probele administrate în prima instanță și în cadrul apelului, brand-ul x și, implicit, marca x sunt utilizate și promovate într-un mod suficient pentru a dobândi caracter de notorietate/mare renume, excluzând de plano posibilitatea de a fi decăzute pentru neuz.

Contrar susținerilor tribunalului și apărărilor intimatei făcute de-a lungul judecății, în urma înregistrării, marca x este una și aceeași pe teritoriul României, beneficiind de dubla protecție, a notorietății și înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Drept urmare, având în vedere caracteristicile unei mărci notorii/de mare renume, aceasta nu poate fi lipsită de utilizare, întrucât aceasta ar echivala cu însăși dispariția caracterului notoriu/de mare renume, între acest caracter juridic și utilizarea efectivă a mărcii fiind o legătură indisolubilă.

În concluzie, marca înregistrată x și marca notorie/de mare renume x, parte componentă a familiei/seriei/brand-ului x, formează un tot unitar, iar având în vedere că orice marcă notorie/de mare renume nu poate exista în lipsa utilizării, rezultă că marca x nu poate fi decăzută pentru neuz, în temeiul art. 46 din Legea nr. 84/1998. Caracterul de notorietate/de mare renume al unei mărci împiedică aplicabilitatea art. 46 din Legea nr. 84/1998, motivul pentru care nu se regăsește enumerat în alin. (2) - (4) ale acestui articol fiind dat de natura sa de dispoziție specială (lex specialis).

Marca x a fost utilizată în mod efectiv, serios și public pe teritoriul României, în condițiile prevăzute în secțiunea 5 din apelul formulat și susținute prin probele administrate în prima instanță, respectiv prin anexele 7 - 10 la cererea de apel.

Reiterează susținerile fundamentate pe prevederile art. 16 din Acordul TRIPS. respectiv art. 2. alin. (3). pct. (i) din Interpretarea OMPI/UP, normă de interpretare oficială a art. 6 bis din Convenția de la Paris, potrivit cărora utilizarea mărcii x a fost realizată efectiv, serios și public în baza principiilor unității (marca protejează unitar toate produse și serviciile aferente), relativității (utilizarea mărcii într-un număr de state vecine echivalează cu însăși utilizarea în statul de referință) și echivalentei (utilizare mărcii doar pentru o parte din servicii/produse echivalează cu utilizarea mărcii în ansamblu).

Arată că aceste susțineri nu au fost analizate de instanța de apel.

Protecția conferită mărcii notorii/de mare renume se extinde și acoperă atât toate produsele/serviciile similare celor pentru care marca și-a dobândit renumele, cât și cele care nu sunt similare acestora, dar au o legătură strânsă cu titularul mărcii.

În prezenta cauză, marca x a fost înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru Clasele Nisa 14 și 25.

Marca notorie/de mare renume x, parte a brand-ului x, și-a dobândit acest caracter datorită spectacolelor și evenimentelor de modă, promovării și comercializării produselor de modă, atât producție proprie, cât și ale altor mărci. În acest sens, recurenta deține canale de televiziune, drepturi exclusive de realizare de festivaluri și evenimente destinate modei, multiple magazine online și offline la nivel mondial. Îmbrăcămintea, încălțămintea, bijuteriile și alte accesorii din metale prețioase și aliaje ale acestora reprezintă produse proprii pe care recurenta le comercializează în mod direct și le promovează prin intermediul platformelor online și offline, inclusiv canelele C. și site-urile: http://wvw.x.com/, http://www.x.ro/, http://www.x.com/, www.x.ro/.

După cum se poate remarca, în concordanță cu prevederile art. 2 din Interpretarea OMPI/UP, par. 2.5 din notele explicative ale acestui act normativ, marca x a fost utilizată prin intermediul internetului, prin aplicarea ei pe produse fabricate special pentru x, prin distribuirea acestor produse în România și în toate statele vecine din UE, prin publicitatea extensivă a mărcii în toată mass-media românească, europeană și internațională.

Mai mult decât atât, anexele 3, 5 și 9 la cererea de apel reprezintă dovezi neechivoce și concludente ale folosirii efective a mărcii x, prin cataloage de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii/bijuterii, mijloace de promovare în rândul publicului țintă (i.e. canalele C.), comercializarea pe site-uri de specialitate distincte de cele ale recurentei. Prin anexele 7 și 8 la cererea de apel se arată faptul că marca x este folosită pentru producerea de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii/bijuterii prin contractele de producție și dovezile de expediere ale produselor în cauză pe teritoriul României. Aceste produse vor putea fi identificate în materialele de promovare administrate în fața primei instanțe, precum și în anexele cererii de apel. Opozițiile privind înregistrarea mărcii intimatei (anexa 10 la cererea de apel) reprezintă acțiuni întreprinse de recurenta B. în sensul neechivoc de a-și apăra propria marcă pe teritoriul României.

În acest scop, recurenta x a utilizat mijloacele cele mai potrivite pentru a avea succes în apărarea mărcii proprii, intenția sa fiind în mod exclusiv aceasta, îndeplinind condiția regăsită în par. 2.8 al notei explicative a art. 2 din Interpretarea OMPI/UP.

Pentru a evita orice dubiu, societățile E. și B. sunt membre ale aceluiași grup de societăți, ambele având drepturi depline asupra mărcilor învederate în anexa 1 la apel, conform celor prezentate prin adresa din 25 martie 2015 anexată la concluziile scrise depuse de recurenta x în primă instanță.

În subsidiar, produsele regăsite în Clasele Nisa 14 și 25, pentru care s-a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci marca x sunt acoperite în mod conform de protecția brand-ului x. Acestea sunt parte componentă a acestei familii/serii de mărci conform art. 16, alin. (3) din Acordul TRIPS și nu pot fi decăzute pentru neuz.

Recurenta-pârâtă x a făcut referire în motivele de apel la o protecție lărgită, legată de existenta unei familii/serii de mărci. Astfel, potrivit jurisprudenței instanțelor UE în cauzele T-194/03 și C-234/06 P, II Ponte Finanziaria SpA v OHIM, existenta unei familii de mărci fundamentează folosința oricăreia dintre mărcile componente prin folosirea celorlalte mărci din familie. Marca x și întreaga familie/serie de mărci din care aceasta face parte beneficiază de caracter notoriu/de mare renume.

În primul rând, marca x face parte dintr-o familie (serie) de mărci la nivel european și internațional, după cum se detaliază în cuprinsul anexei 1 la cererea de apel (denumită în continuare "brand-ul x"). Brand-ul x cuprinde toate mărcile recurentei, care se identifică în mod distinctiv prin elementul figurativ, format din diamantul stilizat în plan bidimensional prin intermediul unui poligon cu 5 laturi, având în mijloc lit. f) urmată de un punct.

De asemenea, în cauza C-553/11 Rintisch, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Camera a treia) a reținut că:

"Articolul 10 alin. (2) litera (a) din Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că nu se opune posibilității ca titularul unei mărci înregistrate, pentru a dovedi utilizarea acesteia în sensul dispoziției sus menționate, să invoce utilizarea sa într-o formă care diferă de cea sub care a fost înregistrată această marcă, fără ca diferențele dintre aceste două forme să altereze caracterul distinctiv al acestei mărci, în pofida faptului că forma diferită este de asemenea înregistrată ca marcă."

Astfel, CJUE are în vedere necesitatea ca operatorii economici să se poată adapta rapid evoluțiilor de piață și din acest motiv să le fie permis să probeze utilizarea serioasă a unei mărci înregistrate chiar sub o altă formă, care nu aducere atingere caracterului distinctiv al acesteia.

În același sens, potrivit art. 46, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, este asimilată folosirii efective a mărcii folosirea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia.

Prin urmare, existența familiei/seriei/brand-ului x, contrar susținerilor instanței de apel, asigură folosirea fiecărei mărci componente identificate prin elementul distinctiv de mai sus.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 7 și 8 C. proc. civ.

Prin încheierea din 17 martie 2020 completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de pârâta B. împotriva deciziei nr. 31A din 11 ianuarie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.

Înalta Curte a constatat nefondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat în temeiul art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea 84/1998 rep. decăderea paratei B. din drepturile conferite de marca figurativă "x" nr. x/2005 pentru clasele 14 și 25, pe teritoriul României.

În principal, în cadrul recursului, recurenta a susținut că instituția decăderii din drepturile conferite asupra unei mărci înregistrate pentru anumite clase (în speță clasele 14 și 25 din cadrul Clasificării de la Nisa), ar fi incompatibilă cu instituția protecției mărcilor notorii sau de mare renume.

În prealabil, este de reținut că în sistemul normativ al Uniunii Europene termenii notoriu și reputație denumesc concepte juridice diferite, deși, în fapt, pragul care permite să se stabilească dacă o marcă este notorie sau se bucură de reputație este același deseori.

De exemplu, art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (CE) 207/2009 se raporta la mărcile cu reputație, identificând mărcile înregistrate care au reputație, termenul notoriu fiind folosit de regulă cu privire la mărcile neînregistrate.

În aceste condiții este de observat că recurenta folosește termenii notoriu și de mare renume doar pentru a releva o diferență în gradul de cunoaștere a mărcii, iar nu a regimului de protecție a mărcii menționat mai sus.

Notorietatea/reputația trebuie determinată în raport cu teritoriul relevant. Pentru mărcile înregistrate trebuie plecat de la faptul că, în general, marca trebuie să se bucure de reputație pe teritoriul pe care este înregistrată. Pentru mărcile Uniunii Europene teritoriul relevant este Uniunea Europeană, pentru mărcile naționale teritoriul relevant este cel al țării respective. Pentru mărcile notorii (neînregistrate) notorietatea trebuie dovedită raportat la teritoriul unde se pretinde încălcarea/protecția acestora.

În ceea ce privește nivelul probatoriu în materie, referitor la dovedirea notorietății/reputației, probele trebuie să fie clare și convingătoare, trebuie să se stabilească clar toți factorii necesari pentru a se concluziona fără rezerve că marca este cunoscută de o parte semnificativă a publicului. Notorietatea/reputația mărcii trebuie demonstrată în mod suficient și nu poate fi doar presupusă.

Trecând la analiza motivelor de casare propriu-zise, este nefondat motivul de recurs, care va fi analizat din perspectiva art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., prin care se susține că instanța de apel în rejudecare a ignorat linia de casare stabilită de ÎCCJ, la pag. 11-12 din decizia pronunțată în recurs, unde se rețin următoarele:

"Instanța de apel ar fi trebuit sa cerceteze dacă pârâta (apelanta) urmărește a demonstra folosirea efectivă în România a mărcii înregistrate, pentru produsele pentru care a fost înregistrată sau chiar pentru servicii în legătură cu acele produse, prin intermediul altor mărci ale pârâtei, folosite la nivel internațional pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată. (...) Pe de altă parte, instanța de apel, valorificând înscrisurile administrate de către pârâtă, ar fi trebuit să țină cont de legătura pe care pârâta pare că a făcut-o între aceste înscrisuri și caracterul notoriu sau de mare renume al mărcilor înregistrate la nivel internațional, a căror folosire în România sau în afara României ar putea conduce la concluzia folosirii efective în România a mărcii înregistrate. Acest lucru nu s-a întâmplat în cauză (...)".

Recurenta pârâtă, în argumentarea acestei susțineri a arătat că "instanța de apel în rejudecare nu analizează aceste chestiuni prin prisma motivelor de apel, așa cum au fost întemeiate în drept, ci se limitează să susțină că "nu poate fi primită în drept teza apelantei", fără a analiza chiar modul cum a fost întemeiată această teză în drept (pp. 14-5 din decizie):

"Nu poate fi primită în drept teza apelantei, potrivit căreia notorietatea unei mărci pentru anumite clase de produse/servicii s-ar extinde automat și asupra tuturor celorlalte clase de produse sau servicii. Notorietatea pentru clase de produse chiar complementare nu se prezumă, ci trebuie dovedită. Or, în cauză, nu doar că nu s-a dovedit notorietatea pentru produsele din clasele 14 și 25, dar nu s-a dovedit nici măcar folosirea efectivă. Contrar apelantei, Curtea reține, de altfel, că notorietatea ori renumele, dacă ar fi fost dovedite, nu ar fi împiedicat formularea unei acțiuni în decădere, căci chiar și o marcă notorie trebuie să fie folosită, cu respectarea principiului specialității mărcilor și a funcției esențiale a mărcilor, de garantare a provenienței produselor respective." "

Or, din chiar paragraful citat de către recurentă din decizia atacată rezultă că instanța de apel a avut în vedere aceste indicații ale deciziei de casare motivând de ce nu sunt relevante aceste apărări ale apelantei pârâte pentru a se reține existența unui impediment la intervenirea decăderii.

De altfel, paragraful citat reprezintă o concluzie a unei analize mai ample care se regăsește la filele x ale deciziei atacate.

Recurenta pârâtă susține că nu este analizat argumentul apelantei așa cum ar fi fost întemeiat în drept, dar nu arată în cadrul acestui motiv de recurs care ar fi temeiul de drept care a fost ignorat de către instanța de apel.

În ceea ce privește lipsa analizei argumentelor privind notorietatea mărcii, această susținere urmează a fi avută în vedere mai jos.

Este nefondat motivul de recurs prin care se susține că decizia recurată este pronunțată cu încălcarea autorității de lucru judecat privind aspectele referitoare la notorietatea mărcii C. (art. 488 alin. (1) pct. 7 C. proc. civ.), întrucât prima instanță ar fi stabilit că marca x este o marcă notorie pe teritoriul României (pag. 7, par. 2), iar reclamanta A. nu a făcut apel incident.

Așa cum rezultă din sentința civilă nr. 1591 din 18.12.2015 a Tribunalului București, secția a III-a civilă, prin întâmpinare pârâta a invocat faptul că marca x a devenit notorie în România fiind folosită pentru desemnarea canalului de televiziune C. internațional și pentru organizarea unor evenimente legate de prezentări de modă, care ar fi beneficiat de o campanie de promovare foarte amplă.

Legat de problema notorietății mărcii C., sunt de reținut următoarele considerente ale primei instanțe de fond:

"Pârâta a depus la dosar contracte pentru programul C. tv din 2007, în lb. engl. și trad. lb. rom., extrase diverse site-uri ref F., Caravana x, ev. București- capitala europeană, contracte privind organizare evenimente C.- Municipiul Constanța, G., H., articole presa scrisă etc.

Tribunalul constată însă că înscrisurile și DVD-urile depuse la dosar de către pârâtă nu fac dovada folosirii efective, serioase și publice a mărcii x pentru produsele pentru care s-a înregistrat, respectiv clasa 14 (Metale prețioase și aliajele lor și produse din aceste materiale, placate sau nu, necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre prețioase, ceasornicărie și instrumente pentru măsurarea timpului) sau pentru clasa 25 (îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care servesc la acoperirea capului). Pârâta a folosit marca în cadrul unor evenimente de modă sau de turism, spectacole, program tv etc. dar nu în legătură cu produsele pentru care s-a înregistrat.

Așa fiind, tribunalul constată că pârâta nu a dovedit o folosire efectivă, serioasă și publică a mărcii înregistrate, iar împrejurarea că marca C. este notorie nu poate determina înlăturarea decăderii din drepturi pentru nefolosirea acestei mărci pentru produsele din clasele 14 și 25, pentru care s-a înregistrat în România."

Astfel, pe de o parte, ceea ce rezultă cu certitudine este faptul că prima instanță de fond nu a reținut existența vreunei notorietăți a mărcii x pentru produsele din clasele 14 și 25, fapt care nici nu a fost invocat de către pârâtă în apărare, aceasta susținând folosirea intensă și îndelungată a mărcii x pentru canalul TV și evenimente legate de prezentări de modă.

De altfel, chiar în apel pârâta a criticat faptul că prima instanță nu ar fi reținut notorietatea mărcii x pentru produsele din clasele 14 și 25, considerând că nu a motivat deloc problema obiectului notorietății mărcii x.

Cunoașterea mărcii de către consumator, și astfel notorietatea mărcii, este legată de produsele și serviciile pentru care este folosită acea marcă. Prin folosirea intensivă și îndelungată a mărcii pentru a desemna anumite produse sau servicii consumatorii ajung să atribuie acestor produse și servicii o anumită origine comercială.

Autoritatea de lucru judecat pretinsă de către recurenta pârâtă ar rezulta din următorul paragraf al sentinței: "tribunalul constată că pârâta nu a dovedit o folosire efectivă, serioasă și publică a mărcii înregistrate, iar împrejurarea că marca C. este notorie nu poate determina înlăturarea decăderii din drepturi pentru nefolosirea acestei mărci pentru produsele din clasele 14 și 25, pentru care s-a înregistrat în România."

Autoritatea de lucru judecat, conform art. 430 alin. (2) C. proc. civ., poate privi și considerentele care sprijină dispozitivul inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă.

Or, atâta timp cât, referitor la dovedirea notorietății, probele trebuie să fie clare și convingătoare, trebuie să se stabilească clar toți factorii necesari pentru a se concluziona fără rezerve că marca este cunoscută de o parte semnificativă a publicului, notorietatea mărcii trebuind demonstrată în mod suficient, neputând fi doar presupusă, iar potrivit susținerilor chiar din apelul formulat de către pârât, prima instanță de fond nu a motivat ce face obiectul notorietății mărcii, este evident că prima instanță de fond nu a considerat util să dezlege vreo astfel de chestiune litigioasă, socotind că notorietatea, raportat la serviciile pentru care s-a pretins folosirea mărcii C. de către pârât, nu poate influența soluția privind decăderea din drepturi pentru nefolosirea acestei mărci pentru produsele din clasele 14 și 25, pentru care s-a înregistrat în România.

Ca atare, sintagma "împrejurarea că marca C. este notorie" din motivarea deciziei primei instanțe trebuie citită "împrejurarea că marca C. ar fi notorie potrivit susținerilor pârâtei", nereprezentând vreo chestiune litigioasă dezlegată de către prima instanță de fond care să fi intrat în autoritatea de lucru judecat.

De altfel, instanța de apel a făcut o analiză (argumentul reducerii la absurd) pornind și de la premisa acceptării că ar rezulta indirect din probatoriu indicii care să contureze notorietatea mărcii x, caz în care a considerat că această notorietate ar privi doar serviciile, îndeosebi emisiunile TV și prezentările de modă asociate îndeobște acestui post TV și nu ar putea fi extinsă automat asupra altor clase sau servicii, deci că o astfel de premisă nu ar fi de natură a duce la înlăturarea decăderii ce face obiectul prezentului litigiu.

În consecință, nu se poate reține încălcarea prin decizia atacată a autorității de lucru judecat legat de pretinsa notorietate a mărcii x.

În cadrul motivelor de recurs 3, 4 și 5, pentru a susține ideea că instituția decăderii din drepturile conferite asupra unei mărci înregistrate pentru anumite clase (în speță clasele 14 și 25 din cadrul Clasificării de la Nisa) ar fi incompatibilă cu instituția protecției mărcilor notorii, recurenta pârâtă a invocat neluarea în considerare de către instanța de apel a următoarelor prevederi:

- art. 6 bis din Convenția de la Paris și art. 6 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 84/1998 referitoare la mărcile notorii;

- interpretarea oficială a prevederilor internaționale privind protecția mărcilor notorii din cuprinsul Recomandării Comune privind Prevederile Protecției Mărcilor Notorii, adoptate la Geneva în sesiunea 20-29 septembrie 1999 în comun de către Uniunea de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale și Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale referitoare la folosirea mărcii notorii;

- art. 16 din Acordul TRIPS, respectiv interpretarea oficială a normelor privind notorietatea mărcilor din cuprinsul Interpretării OMPI/UP.

În prealabil, este de subliniat că analiza acestor motive de recurs se va face cu rezerva celor reținute în cadrul motivului de recurs anterior, referitor la notorietatea mărcii x, și anume legat de faptul că instanța de apel a analizat ca motivare subsidiară și premisa ca marca x să fi dobândit notorietate în România pentru serviciile privind postul TV de modă și spectacolele de modă.

Se poate observa că aceste norme/interpretări privesc condițiile și limitele protecției mărcilor notorii față de înregistrarea unor mărci/folosirea unor semne identice sau similare pentru produse identice sau similare, aplicabile în cadrul unor cereri de nulitate a mărcilor, respectiv acțiuni în contrafacere.

Recurenta nu a menționat nicio prevedere legală care ar interzice intervenirea decăderii dintr-o marcă înregistrată pentru anumite produse pe motivul că marca ar fi notorie sau prin care să se menționeze expres că decăderea nu se aplică mărcilor notorii sau cu reputație

Recurenta pârâtă a susținut că din normele/interpretările referitoare la recunoașterea și protecția mărcilor notorii ar rezulta că instituția mărcii notorii și instituția decăderii din drepturile conferite de marcă ar fi incompatibile.

Un prim argument susținut de către recurenta reclamantă este acela că mărcile notorii nu au nevoie de înregistrare pentru a fi protejate, astfel că dacă nu ar fi înregistrată nu ar avea din ce să fie decăzută.

În primul rând, niciuna dintre instanțele de fond nu a reținut, nici direct și nici implicit, faptul că marca x ar fi notorie pentru produsele din clasele 14 și 25 ale Clasificării de la Nisa, pentru care a fost înregistrată marca referitor la care s-a formulat cererea de decădere din drepturile date de înregistrare.

În al doilea rând, faptul că o marcă notorie beneficiază de protecție chiar dacă nu este înregistrată, aceasta nu însemnă că nu ar putea fi decăzută din drepturile date de înregistrare, în cazul în care nu se face dovada utilizării efective și serioase care să împiedice decăderea, pe teritoriul relevant, unde a fost înregistrată.

Procedura înregistrării mărcilor, chiar și a celor cu reputație, conferă anumite avantaje față de situația mărcilor neînregistrate. De exemplu, înregistrarea mărcii ușurează proba caracteristicilor mărcii și a limitelor de protecție date de clasele de servicii și produse pentru care a fost înregistrată, pe când în cazul mărcilor neînregistrate, pentru a invoca protecția acestora, titularul lor trebuie să aducă dovezi clare și convingătoare cu privire la notorietatea mărcii în ceea ce privește produsele și serviciile pentru care a fost folosită ca marcă, probațiune dificil de administrat de cele mai multe ori și care necesită efectuarea unor cheltuieli substanțiale.

Recurenta pârâtă a mai susținut că marca notorie ar fi indivizibilă, conferind protecție pentru toate produsele și serviciile pentru care și-a dobândit notorietatea (s-a dovedit a fi notorie), iar acest caracter nu ar putea fi fragmentat prin înregistrarea mărcii doar pentru o parte din aceste produse și servicii.

Așa cum s-a reținut anterior, niciuna dintre instanțele de fond nu a reținut, nici direct și nici implicit, faptul că marca x ar fi notorie pentru produsele din clasele 14 și 25 ale Clasificării de la Nisa, pentru care a fost înregistrată marca referitor la care s-a formulat cererea de decădere din drepturile date de înregistrare.

Astfel, premisa de la care se pleacă în susținerea acestui argument nu se regăsește în situația de fapt reținută de instanța de apel ca rezultând din probele administrate în cauză.

Un alt argument susținut de recurenta pârâtă a fost acela că termenul de "folosire" în privința mărcilor notorii/de mare renume comportă o multitudine de sensuri, nu doar comercializarea clasică a produselor/serviciilor oferite, așa cum ar reține instanța de apel în rejudecare, și că potrivit regulilor de protecție a mărcilor notorii statele membre în care se solicită protecția, nu vor condiționa caracterul de marcă notorie de folosirea mărcii pe teritoriul respectivului stat membru, înregistrarea mărcii pe teritoriul respectivului stat membru sau depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii pe teritoriul respectivului stat membru.

Este nefondat și acest argument, din susținerea căruia rezultă că recurenta pârâtă face confuzie între recunoașterea caracterului notoriu al unei mărci, independent de folosirea acelei mărci pe teritoriul statului unde se solicită protecția mărcii (recunoaștere care ar putea fi solicitată în cadrul unei cereri de constatare a nulității înregistrării unei mărci sau în cazul formulării unei acțiuni în contrafacere), și noțiunea de utilizare serioasă și efectivă a mărcii pe teritoriul unde a fost înregistrată pentru a preîntâmpina intervenirea decăderii din drepturile conferite de acea înregistrare, noțiuni juridice care sunt diferite și care necesită verificarea îndeplinirii unor condiții distincte.

Recurenta pârâtă a mai susținut că ar fi evident că produsele din clasele 14 și 25, anume bijuterii și îmbrăcăminte/încălțăminte se află într-o legătură directă, fiind similare/înrudite cu serviciile obiect al mărcii notorii x, întrucât nu ar exista prezentări, evenimente sau orice alte activități legate de modă care să nu implice piese de îmbrăcăminte, încălțăminte sau bijuterii.

Deși această susținere nu este foarte clară, nerezultând legătura ei cu îndeplinirea condițiilor pentru împiedicarea intervenirii decăderii din drepturile conferite de înregistrarea în cauză, ceea ce pare să susțină recurenta pârâtă este faptul că folosirea mărcii x pentru prezentări, evenimente sau orice alte activități legate de modă ar atrage concluzia folosirii mărcii x și pentru produsele din clasele 14 și 25, anume bijuterii și îmbrăcăminte/încălțăminte, întrucât acestea s-ar afla într-o legătură directă, fiind similare/înrudite cu serviciile pentru care a fost folosită această marcă.

Este de remarcat că, în acest context, este irelevant dacă marca x este notorie pentru serviciile: emitere post TV, prezentări, evenimente legate de modă, care se încadrează în Clasa 41 a Clasificării de la Nisa, întrucât instanța de apel nu a negat folosirea în România a acestei mărci pentru acest tip de servicii, ci faptul că s-ar fi dovedit notorietatea mărcii pentru aceste servicii. Or, pentru a împiedica decăderea nu este necesar ca folosirea mărcii să aibă a asemenea amploare încât să ducă la dobândirea notorietății mărcii.

Ca atare, raportat la aceste susțineri se pune problema dacă utilizarea mărcii x pentru servicii din clasa 41 (educație; furnizarea de instruire; divertisment; activități sportive și culturale) a Clasificării de la Nisa ar putea împiedica intervenirea decăderii din drepturile conferite de înregistrarea mărcii pentru clasele 14 și 25 ale Clasificării de la Nisa.

Recurenta reclamantă susține că ar fi suficient faptul că acestea (produsele din clasele 14 și 25) s-ar afla într-o legătură directă, fiind similare/înrudite cu serviciile pentru care a fost folosită această marcă.

Această susținere este nefondată fiind contrară jurisprudenței CJUE în materia decăderii.

În primul rând, complementaritatea între produsele și/sau serviciile desemnate de mărcile opuse reprezintă unul dintre factorii relevanți enumerați exemplificativ în jurisprudența CJCE (Hotărârea din 29 septembrie 1998, C-39/97, Canon), care trebuie luați în considerare împreună pentru a evalua similaritatea produselor/serviciilor, alături de natura, scopul preconizat, metoda de utilizare, concurența. Ulterior au mai fost identificați ca factori suplimentari canalele de distribuție, publicul relevant, originea obișnuită a produselor/serviciilor.

Produsele/serviciile sunt complementare dacă există o legătură strânsă între acestea, în sensul că unul este indispensabil (esențial) sau important (semnificativ) pentru utilizarea celuilalt (Hotărârea din 11 mai 2011, T-74/10, Flanco, paragraful 40) într-un asemenea fel încât consumatorii să creadă că responsabilitatea pentru producerea acelor bunuri și pentru furnizarea acelor servicii aparține aceleiași întreprinderi.

Or, în paragraful 54 al Hotărârii din 14 iulie 2005, Reckitt Benckiser (Espana)/OAPI - Aladin (ALADIN), T-126/03 se reține în mod expres că eventualele reguli de apreciere a similitudinii între produse și servicii nu sunt pertinente verificării îndeplinirii dispozițiilor referitoare la dovada utilizării mărcii în termenul de 5 ani (în analiza decăderii) care este prealabilă oricărei aprecieri a riscului de confuzie între mărcile în cauză și care vizează doar determinarea dacă și în ce măsură marca a făcut obiectul unei utilizări serioase în relație cu produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

În al doilea rând, pentru a împiedica intervenirea decăderii, marca trebuie să fie utilizată pentru produsele și serviciile pentru care marca este înregistrată.

Astfel, în prealabil trebuie să se verifice dacă produsele sau serviciile pentru care marca a făcut obiectul unei utilizări aparțin categoriilor de produse și servicii înregistrate, fiind important să se stabilească dacă produsele sau serviciile pentru care o marcă a fost utilizată corespund uneia dintre indicațiile generale enumerate în titlul unei anumite clase de produse sau servicii, în vederea evaluării naturii utilizării.

Or, în speță este evident că folosirea mărcii x pentru serviciile: emitere post TV, prezentări, evenimente legate de modă, care se încadrează în Clasa 41 a Clasificării de la Nisa, nu poate reprezenta folosire pentru produsele care se încadrează în clasa 14 (Metale prețioase și aliajele lor și produse din aceste materiale, placate sau nu, necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre prețioase, ceasornicărie și instrumente pentru măsurarea timpului) și clasa 25 (îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care servesc la acoperirea capului) ale Clasificării de la Nisa, categoriile de produse și servicii fiind diferite, aparținând unor clase diferite.

Această interpretare este confirmată chiar de principiul utilizării parțiale pentru analiza căruia este reprezentativă Hotărârea din 14 iulie 2005, Reckitt Benckiser (Espana)/OAPI - Aladin (ALADIN), T-126/03, menționată anterior, cauză unde s-a pus problema (paragraful 44) interpretării prevederilor care limitează protecția mărcii doar la partea de produse sau servicii pentru care a fost folosită efectiv în perioada de timp relevantă, iar aceasta s-a făcut în sensul că urmăresc să evite ca o marcă utilizată de o manieră parțială să se bucure de o protecție extinsă doar pentru că a fost înregistrată pentru o gamă largă de produse sau servicii. "Astfel, în aplicarea acestor dispoziții, trebuie să se țină cont de întinderea categoriilor de produse sau de servicii pentru care marca anterioară a fost înregistrată, în special de generalitatea termenilor utilizați în acest scop pentru a descrie aceste categorii, care să se raporteze la produsele sau serviciile a căror folosire efectivă a fost, prin ipoteză, stabilită."

Paragrafele 45 și 46 din aceeași hotărâre au următorul conținut:

"45. Rezultă din prevederile citate mai sus că, dacă o marcă a fost înregistrată pentru o categorie de bunuri și servicii suficient de largă încât să fie posibilă identificarea în cadrul ei a unui număr de subcategorii capabile să fie văzute independent, dovada faptului că marca a fost folosită efectiv cu privire la o parte din acele bunuri și servicii acordă protecție, în cadrul procedurilor de opoziție, doar cu privire la subcategoria sau subcategoriile cu privire la care bunurile sau serviciile pentru care a marca a fost efectiv folosită aparțin. Cu toate acestea, dacă o marcă a fost înregistrată pentru bunuri și servicii definite atât de precis și îngust încât nu este posibil să se facă nicio subdivizare semnificativă în cadrul categoriei vizate, atunci dovada folosirii efective a mărcii pentru acele bunuri și servicii vizează întreaga categorie în scopul opoziției.

Pentru aceleași argumente nu sunt relevante nici referirile recurentei pârâte la art. 16 din Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) al Organizației Mondiale a Comerțului și interpretarea oficială a normelor privind notorietatea mărcilor din cuprinsul Interpretării OMPI/UP.

Pe de o parte, din aceste norme nu rezultă, contrar susținerilor recurentei pârâte, că o marcă ar fi notorie pentru toate clasele de produse sau servicii la care se referă prin voința titularului mărcii.

Ceea ce este relevant pentru stabilirea notorietății unei mărci este larga cunoaștere în cadrul segmentului de public vizat de produsele și servi