Decizia nr. 1349/2016 — ÎCCJ, Secția I civilă

Obiectul cauzei La data de 13 iunie 2013, reclamantul A. a învestit instanța de judecată cu o acțiune prin care a invocat încălcarea dreptului său asupra mărcii naționale verbale B. de către pârâtul C., solicitând obligarea acestuia să înceteze să mai folosească denumirea B. în afișele, reclamele, spectacolele, contractele sau evenimentele pe care le organizează; să înceteze tipărirea, editarea, publicarea sau promovarea oricăror materiale în desfășurarea activității lui; să înceteze imediat oferirea serviciilor, promovarea directă sau electronică, audio-video, cu sau fără fir, pe internet, a serviciilor, în orice formă, verbală și/sau combinată, alb/negru sau/și color, cu sau fără alte elemente verbale și/sau grafice, sub denumirea "B."; obligarea pârâtului la plata sumei de 10.000 euro, echivalentul în lei, la data efectuării plații (45.000 lei la data introducerii acțiunii), cu titlu de daune morale. În drept, acțiunea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 36, raportat la art. 35 alin. (1), lit. a), b) și c), din Legea nr. 84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, raportat la art. 139 din Legea nr. 8/1996, precum și art. 1, 4, 5, 7, raportate la art. 9 din Legea nr. 298/2001 privind concurența neloială și art. 8 lit. d) și g) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea comparativă. La data de 19 martie 2014, numitul D. a formulat cerere de intervenție accesorie în interesul pârâtului.

Hotărârea pronunțată în primă instanță de tribunal Prin Sentința nr. 421 din 26 martie 2014, Tribunalul București, secția a III-a civilă, a respins, ca neîntemeiată, acțiunea reclamantului și, ca rămasă fără obiect, cererea de intervenție accesorie.

Hotărârea pronunțată în apel de curtea de apel Prin Decizia nr. 446 A din 11 noiembrie 2014, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, a admis apelul declarat de reclamantul A. și a schimbat în parte sentința apelată, în sensul că: a admis în parte acțiunea; a obligat pe pârâtul C. să nu mai folosească marca națională individuală verbală B., în afișele, reclamele, spectacolele, contractele sau evenimentele pe care le organizează sau la care participă, singură ori alături sau/și împreună cu alte denumiri de formații de muzică din care face parte pârâtul sau cu care participă la evenimente, în țară sau străinătate; a respins acțiunea pentru restul pretențiilor și a păstrat sentința sub aspectul soluționării cererii de intervenție, pârâtul fiind obligat să plătească reclamantului suma de 1200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parțiale în fața primei instanțe.

Cererea de recurs Împotriva decizii pronunțate de instanța de apel, pârâtul a declarat recurs, dosarul fiind înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, la data de 19 noiembrie 2015. A fost invocat motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., dispozițiile art. 488 alin. (2) fiind îndeplinite, întrucât prezentele motive de recurs nu au fost invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului. În dezvoltarea motivelor de recurs s-a arătat că Decizia nr. 446 din 11 noiembrie 2014 a fost pronunțată cu încălcarea și aplicarea greșită a normelor de drept material, fiind reținută în mod eronat calitatea de "comerciant", respectiv de "profesionist" a recurentului-pârât. Asimilarea recurentului cu o întreprindere este eronată. Faptul că acesta este remunerat pentru activitatea sa de interpretare de opere muzicale nu îl face întreprindere, profesionist sau comerciant. Veniturile obținute de către recurentul-pârât sunt ca urmare a unei activități independente și nicidecum din exploatarea unei întreprinderi. Recurentul-pârât în cadrul activității sale încheie contracte de cesiune de drepturi de autor, dar nu în baza trupei B. sau Ex-B., ci în baza activității sale de artist-interpret, activitate care se încadrează în Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturi conexe. Instanța de apel a dedus din aceste considerente greșite că apărarea recurentului prin care a arătat că nu utilizează semnul Ex-B. cu scop de marcă este nefondată, pentru că, susține instanța "afișele în care este reprodus semnul asemănător cu marca (Ex-B.) au tocmai scopul de a distinge concertele pârâtului de cele ale altor artiști care prestează servicii muzicale". Utilizarea semnului Ex-B. sau B1 cu C. se face strict din considerente de respect față de public care face asocierea recurentului-pârât cu solistul trupei B. chiar și în prezent. Instanța de apel realizează o gravă încălcare a dispozițiilor cuprinse în art. 2 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, în raport de care trebuia să analizeze calitatea recurentului-pârât strict din prisma acestuia de a fi artist-interpret, distinct de vreo utilizare a unei mărci în exercițiul unei întreprinderi, de vreme ce recurentul-pârât nu a acționat în niciun moment în această calitate. Totodată, se arată că instanța de apel a constatat în mod greșit că sunt îndeplinite condițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998. Momentul la care instanța trebuie să se raporteze pentru stabilirea riscului de asociere este anul 1977, dată la care a luat ființă trupa B. și de la care s-a bucurat de notorietate și admirație în rândul segmentului de public căruia i se adresează. Până la momentul înregistrării mărcii de către intimatul-reclamant - anul 1992 - a trecut suficient timp pentru ca publicul să asimileze membrii trupei cu numele de B. Marca "B." a fost înregistrată pentru prima oară de SC E. B. SRL în data de 30 iulie 1992. În cadrul aceste societăți atât recurentul-pârât C., cât și intimatul-reclamant, precum și alte persoane au avut calitatea de asociați. Intimatul-reclamant a obținut protecția mărcii abia în anul 2010, deci la o diferența de aproximativ 8 ani de la momentul expirării protecției conferite prin înregistrarea realizată de către societatea SC E. B. SRL. Instanța de apel a refuzat a analiza acest aspect, considerând în mod netemeinic că este suficient ca folosirea semnului să fie aptă a produce confuzia sau asocierea în discuție, asociere realizată de către publicul-țintă. Recurentul-pârât nu utilizează marca B., cu atât mai puțin în scop economic, cum în mod eronat susține instanța de apel. Dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 nu sunt incidente deoarece recurentul-pârât nu utilizează efectiv marca B. în activitatea sa sau în activitățile de promovare, iar asocierile realizate în mass-media sau în alte împrejurări sunt distincte de voia sa, fără a exista un act sau fapt al recurentului-pârât care să determine această asociere. Recurentul-pârât nu creează niciun risc de confuzie prin asocierea între prestațiile sale și cele ale intimatului, în vederea obținerii unor daune în mod netemeinic, astfel cum rezultă din materialul probator administrat constând în platforma de comunicare a recurentului-pârât de tip F. în cadrul căreia sunt prezentate și promovate toate concertele. În cadrul prezentului dosar este necesară realizarea unei distincții între utilizarea semnului Ex-B. ca marcă și utilizarea semnului Ex-B. pentru identificarea recurentului-pârât. Funcția esențială a unei mărci este dată de posibilitatea de a fi distinse produsele și serviciile unui producător de altul, astfel încât publicul să nu fie într-o stare de confuzie atât directă cât și/sau indirectă. Analiza cererii de chemare în judecată, precum și a materialului probator administrat dovedesc faptul că recurentul nu utilizează în activitatea sa denumirea B.. Referirile la formația B. se realizează exclusiv prin sintagma "Ex-B.", astfel încât nu se creează un risc de confuzie pentru public, întrucât recurentul-pârât nu susține că este membru al acestei formații sau că există vreo legătură între formațiile în care a performat și formația B. Denumirea B., chiar dacă este înregistrată ca marcă de către intimatul-reclamant reprezintă denumirea trupei celebre în care recurentul-pârât a performat foarte mulți ani, motiv pentru care nu se poate reține existența unei ipoteze de conflict, din perspectiva art. 36 din Legea nr. 84/1998. Expresia "B1 BY C. & D. EX B." determină reducerea oricărui risc de confuzie sau de asociere între prestațiile recurentului-pârât și cele ale intimatului-reclamant sau între marca B. și activitatea recurentului-pârât de artist-interpret. Prin întâmpinarea depusă la dosar intimatul-reclamant a solicitat în principal respingerea recursului ca inadmisibil, în raport de dispozițiile art. 488 alin. (2) C. proc. civ., susținând că instanța de apel a cercetat și soluționat deja toate aspectele invocate de recurentul-reclamant ca și motive de recurs, acestea constituind, încă de la fond, motivele acțiunii și însăși temeiul juridic al cererii de chemare în judecată cu care a fost învestită instanța iar, în subsidiar, a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Procedura derulată în recurs Raportul întocmit în cauză, în condițiile art. 493 alin. (2) și (3) C. proc. civ. a fost analizat în complet de filtru, fiind comunicat părților în conformitate cu dispozițiile art. 493 alin. (4) din același cod. Prin încheierea din 13 mai 2016 completul de filtru a constatat, în acord cu raportul întocmit în cauză, că cererea de recurs îndeplinește condițiile de admisibilitate și, pe cale de consecință, a apreciat recursul declarat ca fiind admisibil în principiu, în temeiul art. 493 alin. (7) C. proc. civ., fixând termen de judecată pe fond a acestuia. Excepția inadmisibilității recursului apare ca nefondată, atât din perspectiva art. 488 alin. (2), cât și a art. 489 alin. (2) C. proc. civ., astfel cum a fost precizată la cuvântul pe fond. Potrivit art. 488 alin. (2) C. proc. civ., "Motivele prevăzute la alin. (1) nu pot fi primite decât dacă ele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului ori, deși au fost invocate în termen, au fost respinse sau instanța a omis să se pronunțe asupra lor". Din interpretarea per a contrario a acestui text legal, rezultă că recursul este admisibil când motivele de casare nu au putut fi invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului ori, deși au fost invocate în termen, au fost respinse sau instanța a omis să se pronunțe asupra lor. În cauza de față motivele de casare au fost invocate în termen în fața instanței de apel și, după analizare, au fost respinse, astfel încât reluarea lor în cererea de recurs este posibilă. Criticile recurentului pot fi încadrate în motivul de casare menționat în art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., astfel că recursul nu poate fi privit ca inadmisibil nici din perspectiva sancțiunii nulității prevăzută în art. 489 alin. (2) C. proc. civ. determinată de imposibilitatea încadrării sale în motivele de casare prevăzute la art. 488 C. proc. civ. 5. Considerentele Înaltei Curți asupra recursului Examinând hotărârea atacată, având în vedere raportul asupra admisibilității în principiu și limita impusă de criticile invocate, Înalta Curte constată că recursul este nefondat, pentru considerentele care urmează. Recurentul invocă reținerea în mod greșit de către instanța de apel a calității sale de comerciant sau profesionist, ca și asimilarea activității sale cu noțiunea de "întreprindere", context în care apreciază că a avut loc încălcarea art. 2 al Legii nr. 84/1998 întrucât activitatea recurentului trebuia analizată doar din perspectiva calității sale de artist-interpret independent, distinctă de utilizarea unei mărci în cadrul unei întreprinderi. Această critică este nefondată întrucât instanța de apel nu a cercetat calitatea recurentului de comerciant sau de profesionist, considerând că o astfel de discuție nu este utilă cauzei de vreme ce art. 2 al Legii nr. 84/1998, vorbind despre distinctivitatea pe care marca trebuie să o asigure între serviciile și produsele unor întreprinderi, se referă la noțiunea de "întreprindere", astfel încât a considerat necesar să stabilească dacă pârâtul îndeplinește cerințele din art. 2, prin coroborare cu art. 3 alin. (2) lit. r) al Legii nr. 84/1998 care definește noțiunea de "întreprindere" (ca desfășurare, de către orice entitate, indiferent de natura sa juridică și de modul ei de funcționare, a unei activități economice). În mod corect instanța de apel a apreciat că activitatea recurentului se încadrează în noțiunea de "întreprindere" de vreme ce serviciile pe care părțile le prestează sunt identice (încadrându-se în clasa 41) și constituie activități economice, fiind remunerate. Întrucât cerința esențială pe care art. 3 alin. (2) lit. r) al Legii nr. 84/1998 o impune este desfășurarea unei activități remunerate, deci a unei activități economice, desfășurate de către orice entitate, indiferent de natura sa juridică și de modul ei de funcționare, nu prezintă relevanță calitatea recurentului de artist-interpret independent. Astfel fiind, nu se poate considera că instanța de apel a făcut o aplicare greșită a art. 2 al Legii nr. 84/1998. Recurentul susține și că s-a realizat și o greșită aplicare a dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) al Legii nr. 84/1998 întrucât instanța de apel nu ar fi analizat în mod corect momentul de la care există riscul de asociere și nu a luat în considerare: faptul asimilării membrilor trupei cu formația B. în perioada anterioară înregistrării mărcii de către reclamant; împrejurarea că recurentul nu utilizează marca "B." în sens economic; apărarea că asocierile între persoana sa și formația B. sunt realizate de mass-media, independent de voința sa. Analiza acestor critici trebuie să pornească de la drepturile conferite de marcă și de la acțiunea negatorie pe care titularul dreptului la marcă o are la dispoziție pentru protecția drepturilor sale. Din actele dosarului reiese că reclamantul A. este titularul actual al mărcii naționale individuale verbale "B.", pentru clase 16 (afișe, publicații, hârtie), 35 (publicitate, gestiunea afacerilor comerciale), 41 (servicii oferite de o trupă muzicală, servicii educative, spectacole), astfel cum rezultă din decizia din 10 septembrie 2010 a O.S.I.M. Potrivit art. 36 alin. (1) al Legii nr. 84/1998, se acordă titularului mărcii, de la momentul înregistrării mărcii, un drept exclusiv asupra acesteia, în baza căruia poate impune terților anumite restricții, în condițiile legii. Una dintre acestea este cea menționată în art. 36 alin. (2) lit. b) al Legii nr. 84/1998 în sensul că titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său, un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă. Protecția acordată de lege îl privește exclusiv pe titularul mărcii "B.", calitate care se apreciază în raport de momentul formulării cererii de chemare în judecată. Analiza unei perioade anterioare acestui moment nu prezintă relevanță în cauză de vreme ce nu există nici un temei juridic pe care un terț să îl poată invoca împotriva titularului mărcii pentru a putea folosi un semn identic sau similar cu marca și a face inaplicabil art. 36 alin. (2) lit. b) al Legii nr. 84/1998, cu excepția dovedirii notorietății sau a unui anumit nivel de protecție juridică pe care un astfel de semn l-ar fi dobândit anterior înregistrării mărcii de către reclamant (astfel cum s-a recunoscut în cauza Lindt C-529/07, parag. 39, 46-47 și cum era reglementat anterior în art. 3 lit. c) al Legii nr. 84/1998). Însă, în speță, pârâtul-recurent nu invocă notorietatea sau un anumit nivel de protecție juridică pe care semnul "Ex-B." ar fi dobândit-o anterior depozitului, ci însăși notorietatea mărcii "B.", de care pârâtul dorește să profite, în calitatea sa de fost membru al trupei rock B. (calitate care rezultă din adăugarea la numele "B." a particulei "Ex"). Apartenența sa la formația B. și notorietatea pe care această trupă a dobândit-o în perioada în care recurentul funcționa în cadrul acestei formații nu îi conferă recurentului niciun drept asupra mărcii "B.", deci nici vreun drept rezultând din utilizarea acestui cuvânt în semnul "Ex- B.". Scopul Legii nr. 84/1998, republicată, este acela de a asigura protecție exclusiv persoanei sau persoanelor care au solicitat, în condițiile art. 13 al acestei legi, înregistrarea mărcii. Protecția juridică este asigurată exclusiv persoanei care are calitatea de titular al mărcii la momentul introducerii acțiunii, fiind limitată la o perioadă de protecție, astfel că nu privește nici o altă persoană, indiferent de legătura sa trecută cu semnul care a dat notorietate mărcii. Instanța de apel a analizat apărările recurentului-pârât privind apartenența sa la această formație încă din momentul înființării sale în anul 1977 și calitatea sa de membru al SC E. B., societate care a avut calitatea de titulară a mărcii "B." după înregistrarea acestei mărci în anul 1992, însă a decis că nici fostul titular, nici vreun terț (care ar fi putut folosi marca cu acordul titularului) nu se mai pot prevala de vreun drept asupra mărcii deoarece aceasta a ieșit de sub protecție. Prin urmare, este nefondată susținerea recurentului că nu a fost luat în considerare faptul asimilării membrilor trupei cu formația B. în perioada anterioară înregistrării mărcii de către reclamant. Funcția principală a mărcii, de diferențiere a produselor și serviciilor, urmărește evitarea riscului de asociere între serviciile oferite de ambele părți ale cauzei. Recurentul susține că utilizarea semnului Ex-B. sau B1 cu C. se face strict din considerente de respect față de public, care face asocierea recurentului-pârât cu solistul trupei B. chiar și în prezent. Prin această susținere se recunoaște, implicit, că funcția principală a mărcii B. nu se poate realiza, tocmai datorită utilizării semnului Ex-B., care creează similitudini între serviciile prestate, iar nu diferențierea necesară între acestea. Astfel fiind, este corect argumentul instanței de apel că este nefondată apărarea că semnul Ex-B. nu este utilizat cu scop de marcă, din moment ce rolul afișelor, în care este reprodus semnul asemănător cu marca (Ex-B.), este tocmai acela de a distinge concertele pârâtului de cele ale altor artiști care prestează servicii muzicale. Câtă vreme pârâtul ar putea folosi marca al cărui titular este ("B.C.-L.") în scopul individualizării prestațiilor sale artistice, nu există nicio rațiune pentru care este nevoie să își raporteze performanța profesională actuală la o epocă trecută, decât nevoia de a atrage publicul prin valorificarea notorietății de care se bucura formația "B." în perioada în care a activat în cadrul său. Totodată, acest fapt este de natură a crea și un risc actual de asociere între activitatea artistică din prezent a pârâtului-recurent și activitatea artistică curentă a formației B., în condițiile în care formația continuă să asigure servicii muzicale sub marca B., aflată în perioada de protecție. Acceptarea de către recurent să participe la spectacole mediatizate prin individualizarea sa ca fost membru al trupei B., prin folosirea semnului "Ex-B." în cuprinsul afișelor publicitare, dovedește faptul că pârâtul utilizează semnul cu scop de marcă (pentru a distinge concertele pârâtului de cele ale altor artiști care prestează servicii muzicale) și implică asumarea riscului de asociere între activități artistice prestate de artiști-interpreți diferiți, astfel încât nu poate fi primită apărarea recurentului că nu a săvârșit acte sau fapte care să determine riscul de asociere. Totodată, este lipsit de relevanță și faptul că semnul "Ex-B." trimite la calitatea recurentului de fost membru al formației, de vreme ce acesta acceptă să se folosească de notorietatea trecută și prezentă a formației B., în condițiile în care, astfel cum s-a motivat anterior, de notorietatea mărcii care denumește formația B. trebuie să profite exclusiv titularul mărcii aflate pendinte sub protecție juridică. Legea nu recunoaște nici un drept foștilor sau actualilor membri ai formației B. după momentul ieșirii acesteia din perioada de protecție. Reproducerea mărcii "B." în cadrul semnului care aparține altei persoane ("Ex-B.") creează confuzie și atunci când nu se realizează în mod concret, cu condiția ca inducerea în eroare a consumatorului să fie posibilă. Această condiție este îndeplinită întrucât, prin folosirea particulei "Ex", care sugerează calitatea de fost membru al formației B., se naște o corelație nefirească între o activitate artistică desfășurată în cadrul spectacolului anunțat și cea a altei persoane care nu participă la spectacol. Astfel fiind, riscul de asociere este dovedit. Sunt considerate astfel ca nefondate apărările recurentului care a susținut că riscul de asociere nu există (de vreme ce recurentul nu utilizează denumirea "B." pe platforma sa de comunicare F.) și că nu a fost analizată distinct utilizarea semnului ca marcă și utilizarea semnului pentru identificarea recurentului, ceea ce ar fi dovedit că nu se creează risc de asociere și confuzie pentru public între activitatea celor doi artiști. Pentru toate aceste considerente, Înalta Curte apreciază că s-a făcut o corectă aplicare de către instanța de apel și a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) al Legii nr. 84/1998, astfel încât motivul de recurs invocat, cel menționat în art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., nu este incident în cauză, astfel că recursul urmează a fi respins, ca nefondat.