2ra-574/13 — Anularea mărcii

prima instanţă:I.Secrieru dosarul nr.2ra-574/13 DECIZIE 30 octombrie 2013 mun.

Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: Preşedinte completului, judecătorul Svetlana Novac, Judecătorii Ion Druţă, Tamara Chişca-Doneva, Ion Vîlcov, Nicolae Clima, examinînd recursul declarat de către avocatul Guzun Cristina, reprezentantul societăţii cu răspundere limitată „Ergolemn”, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de către SRL „Ergolemn” împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii, împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 25 septembrie 2012, prin care acţiunea înaintată a fost respinsă, ca nefondată, c o n s t a t ă: La data de 10.03.2011, SRL „Ergolemn” a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii.

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că, SRL „Ergolemn" activează pe piaţa mobilei din RM din 1999 şi s-a recomandat ca un producător de mobilă exclusivă, de o calitate înaltă, ca un agent economic ce respectă regulile concurenţei şi drepturile concurenţilor săi. În activitatea sa, pentru identificarea produselor sale compania utilizează marca comercială combinată „E Ergolemn". La data de 09.03.2006 la AGEPI a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii pentru clasa 20 conform clasificatorului de la Nisa. La data de 13.08.2008 marca a fost înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor, dar litera „E" fiind disclamată, iar marca a fost înregistrată pentru clasa 20 cu excepţia produsului mobilă.

Prin actele anexate la cerere se constată că SRL „Ergolemn" utiliza marca „E Ergolemn", chiar înainte de a fi înregistrată la AGEPI. La data de 26.09.2005, ÎI „Service-Aramă", folosindu-se de lapsusul reclamantului a depus cererea de înregistrare a literei „E" în calitate de marcă pentru clasele 20(mobilă) şi 35(întreaga clasa). ÎI „Service-Aramă" cunoştea că aceasta marcă este o parte a mărcii utilizate de către SRL „Ergolemn", deoarece acesta este şi el producător de mobilă şi activează în mun.Chişinău, adică este concurent cu reclamantul. 1 Compania SRL „Ergolemn" produce mobilă de mai bine de 10 ani. Datorită examinării preferinţelor consumatorilor, compania poate să răspundă la cele mai sofisticate cerinţe.

Promovarea reuşită a mărcii pe piaţă este realizată prin intermediul unei campanii publicitare importante. Astfel, pentru realizarea acestui scop, conform scrisorii informative de la departamentul de marketing al companiei, au fost investiţi în promovarea mărcii, doar în perioada 2008-2010 peste 515 000 lei. De asemenea, compania a participat la nenumărate expoziţii, fapt confirmat de diplomele obţinute în 2004, 2005, 2007, 2009 în cadrul expoziţiilor Internaţionale Specializate desfăşurate la Centrul Internaţional de Expoziţii "Moldexpo" SA. SRL „Ergolemn" deţine şi diploma învingătorului concursului internaţional de mobilă - Mobilis-2007. Compania a participat şi la expoziţii în afara hotarelor Republicii Moldova, de exemplu în 2005, 2007 la expoziţiile de mobilă desfăşurate la Kiev.

SRL „Ergolemn" a creat relaţii parteneriale longitive cu companii din Italia, România, Federaţia Rusă. Mai mult de cît atît îşi desfăşoară activitatea atît în mun.Chişinău cît şi în republică prin intermediul distribuitorilor. Pe perioada 5-20 februarie 2010, SRL „Ergolemn", prin intermediul Centrului de Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS-AXA, a efectuat un sondaj de opinie în rîndurile consumatorilor şi a pesoanelor ce activează în reţelele de comercializare a mobilei în scopul determinării nivelului de cunoaştere a mărcii „E Ergolemn". Rezultatele sondajului au demonstrat că marca este cunoscută de 32,5% din numărul total de respondenţi. Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 20.05.2010, marca menţionată a fost recunoscută notorie.

Pîrîtul fiind concurent cu reclamantul şi ţinînd cont de faptul că piaţa mobilei în Republica Moldova şi în special în municipiul Chişinău este destul de restrînsă, practic toţi producătorii de mobilă se cunosc între ei, ÎI „Service- Aramă", ştia perfect că marca „E Ergolemn" aparţine companiei cu acelaşi nume şi pentru a obţine avantaje nemeritate a înregistrat o parte a mărcii. Faptul că pîrîtul a acţionat cu rea-credinţă este demonstrat şi de modul în care acesta utilizează marca „E”. Astfel Igor Aramă, fondatorul II „Service-Aramă" a fondat o companie SRL „Elio Design" căreia ia transmis prin contract de licenţă marca E. Aceasta din urmă încălcînd fraudulos drepturile companiei SRL „Ergolemn" utilizează marca.

De facto acesta şi era scopul pîrîtului de a obţine o marcă cunoscută fără mari investiţii. În scopul protejării drepturilor sale, SRL „Ergolemn" s-a adresat cu o cerere către Agenţia Naţională a Protecţiei Concurenţei prin care s-au stabilit acţiunile companiei SRL „Elio Design" ca concurenţă neloială. Cu atît mai mult că rea-credinţă a pîrîtului se confirmă şi prin solicitarea înregistrării mărcii „E Ergolemn" pe numele său. Însă în perioada de înregistrare a mărcii, reclamantul a depus contestaţie la AGEPI împotriva înregistrării mărcii. Contestaţia fiind admisă integral. Dar SRL „Elio Design"' a depus alte cereri de înregistrare a mărcillor „E Elio Design" si "Fabrica de Mobila Eliodesign", care la momentul actual se află în procedura de înregistrare.

Solicită reclamantul anularea mărcii E a titularului ÎI „Service Aramă” şi 2 încasarea de la ÎI „Service Aramă” cheltuielile de judecată. Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 25 septembrie 2012, acţiunea înaintată a fost respinsă, ca nefondată. La 06.12.2012, avocatul Guzun Cristina, reprezentantul SRL „Ergolemn” a declarat recurs, în termen legal, deoarece copia scrisorii privind expedierea hotărîrii pentru cunoştinţă este datată cu 12.11.2012, iar confirmare privind recepţionarea scrisorii date la materialele cauzei nu există, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii atacate, cu pronunţarea unei noi hotărîri, prin care acţiunea înaintată de SRL „Ergolemn” să fie admisă. În motivarea recursului, recurentul a indicat că, conform art.21 al Legii cu privire la protecţia mărcilor, se prevede că motiv absolut de nulitate a mărcii este acţionarea cu rea-credinţă din partea solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

La fel, a indicat că legislatorul a explicat în ce situaţie se va considera că marca a fost înregistrată cu rea-credinţă. Atît recurentul, cît şi intimatul în anul 2005 au participat la expoziţia Furniture 2005, care a avut loc la Moldexpo SA. Acest aspect, demonstrează că pîrîtul „ştia sau putea şti” despre faptul că marca E este parte componentă a mărcii „E Ergolemn”, marcă ce aparţine SRL „Ergolemn”. Intimatul utilizează marca E „în scop de blocaj”, acest fapt este demonstrat că pîrîtul foloseşte această marcă modificînd-o neesenţial în E Elio Design, fapt demonstrat de Agenţia Naţională privind Protecţia Concurenţei. Faptul că intimatul a acţionat cu rea-credinţă este demonstrat şi de modul în care acesta utilizează marca „E”.

Astfel, Igor Aramă, fondatorul ÎI „Service-Aramă” a fondat o companie SRL „Elio Design” căreia i-a transmis prin contract de licenţă marca E. Aceasta din urmă, încălcînd fraudulos drepturile companiei SRL „Ergolemn” utilizează marca „E Elio Design”. Consideră că scopul intimatului era de a obţine o marcă cunoscută fără mari investiţii. În scopul protejării drepturilor sale, SRL „Ergolemn” s-a adresat cu o cerere către Agenţia Naţională a Protecţiei Concurenţei prin care s-au stabilit acţiunile companiei SRL „Elio Design” ca concurenţă neloială. Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul întemeiat şi care urmează a fi admis, din următoarele considerente.

În conformitate cu art.445 alin.(1) lit.b) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să caseze integral sau parţial decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, pronunţînd o nouă hotărîre. Din materialele dosarului s-a constatat, că SRL „Ergolemn” a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii. Fiind investită cu examinarea prezentului litigiu, prima instanţă s-a pronunţat în favoarea respingerii acţiunii, ca fiind nefondată. Pentru a emite soluţia enunţată, instanţa a reţinut că, Legea privind mărcile şi denumirile de origine a produselor nu prevede vreun temei de declarare a nulităţii mărcii în urma existenţei pretinsei rele-credinţe a titularului înregistrării, ce urmează a fi probată.

Legea privind protecţia mărcilor nu produce efect retroactiv şi nu poate fi aplicată vizavi de o marcă înregistrată în baza cererii 3 din 26.09.2005. Instanţa de judecată nu a constatat că ar exista rea-credinţă a pîrîtei la depunerea cererii pentru înregistrarea mărcii, or, marca reclamantei a fost înregistrată ulterior mărcii pîrîtei, reclamanta nu a obiectat în termen împotriva înregistrării mărcii în ordinea stabilită de Lege după publicarea acesteia, iar faptul că prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 20.05.2010 marca reclamantei a fost recunoscută ca notorie este irelevant în condiţiile în care notorietatea acesteia a fost recunoscută de la data rămînerii definitive a hotărîrii, fără ca această recunoaştere să dispună de caracter retroactiv.

Verificînd legalitatea şi temeinicia hotărîrii judecătoreşti contestate, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră neîntemeiată şi eronată soluţia instanţei de judecată. Din materialele cauzei se constată că la data de 26.09.2005 la Agenţia de Stat pentru Protecţie Intelectuală a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii „E” cu numărul depozitului 017814 de către solicitantul ÎI „Service Arama” pentru serviciile şi produsele din clasa 20 şi 35. În urma examinării cererii de înregistrare a mărcii, AGEPI la 29.08.2006 a emis decizia de publicare a cererii de înregistrare a mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, iar la data de 15.02.2007 AGEPI a emis decizia de înregistrare a mărcii figurative E nr.14501 pe numele titularului ÎI „Service Arama”.

Reclamantul SRL „Ergolemn” a depus cerere de înregistrare a mărcii sale la data de 09.03.2006, iar marca 16826 a fost înregistrată la 13.08.2008, refuzîndu-se înregistrarea mărcii combinate pentru produsele clasei 20 „mobilă” şi pentru clasa 35, deoarece acest semn repeta marca combinată 14501 a pîrîtului. În sensul art.2 din Legea privind protecţia mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, prin marca notorie se înţelege marcă larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorităţii revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele şi/sau serviciile cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă.

Recunoaşterea notorietăţii unei mărci are drept consecinţă acordarea unei protecţii mai largi care va afecta în primul rînd mărcile similare înregistrate pentru produse şi servicii identice sau similare. Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 18.01.2013, menţinută prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 23.10.2013, s-a recunoscut notorietatea mărcii „E Ergolemn” începînd cu 01.01.2005, titular SRL „Ergolemn”. La data de 10.03.2011, SRL „Ergolemn” a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii „E” a titularului ÎI „Service Aramă”. Conform art.21 alin.(1) lit.b) din Legea privind protecţia mărcilor nr.38- XVI din 29.02.2008, marca este declarată nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti 4 despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare.

Conform art.6 bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20.03.1983, la care Republica Moldova a aderat în baza hotărârii Parlamentului RM nr.1328-XII din 11.03.1993, ţările uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislaţia ţării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea şi să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ care constituie o reproducere, imitaţie sau traducere putînd crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a ţării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenţie şi ca fiind folosită pentru produse identice sau similare.

Se va proceda la fel atunci cînd partea esenţială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitaţie putînd fi confundată cu aceasta. La fel, se remarcă că prin hotărîrea Consiliului administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei din 19.08.2010, s-a hotărît de a califica acţiunile SRL „Elio Design” ca concurenţă neloială prin folosirea neautorizată parţială a mărcii comerciale „E Ergolemn” înregistrată după titularul SRL „Ergolemn” şi prin copierea formei şi aspectului exterior al modelului de mobilă GRAND ce aparţine companiei „Ergolemn” SRL. S-a dispus emiterea prescripţiei către SRL „Elio Design” de a înceta folosirea parţială fără autorizare a mărcii comerciale „E Ergolemn” pentru produsele clasei 20 şi copierea formei şi aspectului exterior al modelului de mobilă GRAND ce aparţine companiei „Ergolemn” SRL (f.d.12-22).

Avînd în vedere că ÎI „Service-Aramă” a depus cerere de înregistrare a literei „E” în calitate de marcă pentru clasele 20 (mobilă) şi 35 (întreaga clasă), cunoscînd că această marcă este o parte a mărcii utilizate de către SRL „Ergolemn”, astfel, producînd confuzie în rîndul consumatorilor, cu rea-credinţă încălcînd dreptul al titularului mărcii SRL „Ergolemn”, instanţa de recurs ajunge la concluzia temeiniciei şi legalităţii cerinţei SRL „Ergolemn” privind anularea înregistrării mărcii „E” a titularului ÎI „Service-Aramă”. Cu atît mai mult că, prin hotărîre judecătorească s-a recunoscut notorietatea mărcii „E Ergolemn” din 01.01.2005, titular fiind SRL „Ergolemn”, iar solicitantul ÎI „Service Arama” pentru serviciile şi produsele din clasa 20 şi 35 a depus cerere de înregistrare a mărcii „E” la 26.09.2005.

În astfel de circumstanţe, se menţionează că hotărîrea instanţei de judecată a fost emisă în contradicţie cu prevederile normelor de drept material, iar argumentele invocate de recurent sînt întemeiate, astfel, instanţa de recurs ajunge la concluzia de a admite recursul declarat, de a casa hotărîrea judecătorească contestată şi de a emite o nouă hotărîre, prin care acţiunea urmează a fi admisă. 5 În conformitate cu prevederile art.445 alin.(1) lit.b) CPC, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, d e c i d e: Se admite recursul declarat de către avocatul Guzun Cristina, reprezentantul societăţii cu răspundere limitată „Ergolemn”.

Se casează hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 25 septembrie 2012, şi se emite o nouă hotărîre prin care: Se admite cererea de chemare în judecată intentată de SRL „Ergolemn” împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii. Se declară nulă marca „E” înregistrată de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală conform certificatului de înregistrare a mărcii nr.14501 după titularul „Service-Aramă” întreprindere individuală, MD. Se obligă Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să anuleze decizia de înregistrare a mărcii „E” după titularul „Service-Aramă” întreprindere individuală, MD. Se încasează de la ÎI „Service-Aramă” în beneficiul SRL „Ergolemn” cheltuielile de judecată în mărime de 100 (una sută) lei.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii. Preşedintele şedinţei, judecătorul Svetlana Novac Judecătorii Ion Druţă Tamara Chişca-Doneva Ion Vîlcov Nicolae Clima 6 7