ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 7226/2009

Deliberând asupra recursului de față; Din examinarea actelor și lucrărilor cauzei constată următoarele: Prin sentința civilă nr. 492 din 12 martie 2008 pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă, s-a admis în parte acțiunea reclamantei SC B. SA și s-a constatat că pârâta SC A.G. SA a săvârșit acte de contrafacere privind marca „Colebil” 19009 a reclamantei. S-a dispus interzicerea comercializării de către pârâtă a produselor purtând denumirea „Cholebilin”, care aduce atingere drepturilor exclusive ale reclamantei. S-a respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind confiscarea produselor pârâtei ce poartă denumirea „Cholebilin”. A fost obligată pârâta la plata sumei de 39,30 lei către reclamantă, reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a dispune în acest sens, instanța a avut în vedere următoarele motive: Sunt fondate susținerile reclamantei privind cererea de contrafacere formulată împotriva pârâtei, fiind îndeplinite condițiile stabilite la art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, prin care se prevede că înregistrarea unei mărci conferă titularului său un drept exclusiv, acesta putând solicita instanței să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului, un semn similar cu marca, pentru produse sau servicii identice pentru care a fost înregistrată marca și care ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul.

Reclamanta a dovedit că este titulara mărcii înregistrate COLEBIL, nr. R 19009, pentru produse farmaceutice cu denumirea CHOLEBILIN. Denumirea menționată este similară cu marca reclamantei și este aplicată pe produse identice cu produsele pentru care reclamanta a înregistrat marca sa, fiind dovedit astfel și riscul de confuzie produs în percepția consumatorului care poate să asocieze cele două denumiri cu un singur producător de reputație, care este reclamanta din cauză, iar această asociere nu este favorabilă reclamantei. Tribunalul a constatat că reclamanta a atenționat pârâta că săvârșește acte de contrafacere, notificând-o în vederea încetării acestora, dar pârâta a refuzat să se conformeze, invocând medierea în instanță, precum și faptul că reclamanta nu este proprietarul mărcii „CHOLEBILIN”, marcă ce a fost refuzată la înregistrare de către O.S.I.M., aceasta fiind deja înregistrată în Uniunea Europeană.

S-a mai reținut că în cauză sunt întrunite și condițiile prevăzute de Legea nr. 11/1991 privind concurența neloială, prin aceleași acte ale pârâtei, arătate mai sus, fiind aplicabile astfel și dispozițiile de la art. 5 lit. a), b) și g) din această lege.

Capătul de cerere prin care reclamanta a solicitat să se dispună măsura confiscării produselor puse în circulație de pârâtă, cu denumirea de „Cholebilin”, tribunalul l-a respins ca neîntemeiat, având în vedere că nu se prevede o astfel de măsură în Legea nr. 84/1998 în cadrul cererilor formulate pe cale civilă de titularii mărcilor; confiscarea produselor contrafăcute poate fi dispusă doar în cadrul soluționării procesului penal pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 83, în temeiul dispozițiilor de la art.84, care stabilesc că titularul mărcii poate solicita instanței de judecată să dispună măsura confiscării și, după caz, a distrugerii produselor care au servit nemijlocit la comiterea infracțiunilor prevăzute la articolul menționat mai sus.

Prin decizia civilă nr. 246 A din 25 septembrie 2008 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, s-a respins ca nefondat apelul declarat de pârâtă împotriva sentinței primei instanțe, pentru următoarele motive: Dreptul procesual la apărare al pârâtei-apelante i-a fost respectat de către prima instanță care a dat curs cererii depuse prin registratură și prin care se solicita acordarea unui nou termen, în vederea angajării unui apărător. Citarea pentru termenul următor, fixat la diferență de o lună de cel dintâi termen de judecată, s-a efectuat în condițiile art. 92 1 C. proc. civ., menționându-se în procesul verbal de îndeplinire a procedurii împrejurarea absenței oricărei persoane de la sediul ce a fost indicat în mod corect.

Prin urmare, este nefondată susținerea apelantei în sensul că nu ar fi a vut cunoștință de termenul acordat și, cu atât mai puțin, de a se apăra și dovedi netemeinicia pretențiilor reclamantei, având în vedere și dispozițiile art. 129 alin. ( 1) C. proc. civ., potrivit cărora „Părțile au îndatorirea ca, în condițiile legii, să urmărească desfășurarea și finalizarea procesului ...să îndeplinească actele de procedură în condițiile, ordinea și termenele stabilite de lege sau de judecător... ". În ce privește motivele de apel susținute pe fondul cauzei, Curtea a constat că circumstanțele din cauză sunt oarecum schimbate față de cele avute în vedere de prima instanță la pronunțarea hotărârii apelate.

Reclamanta intimată a dobândit între timp un drept exclusiv asupra mărcii „CHOLEBILIN”, prin obținerea certificatului de înregistrare nr. 87129 a acestei mărci pentru clasa 5 de produse, având o durată de protecție de 10 ani, cu începere de la 26 iunie 2007, dată ce se situează anterior cererii de chemare în judecată, astfel încât argumentele aduse de apelantă în sprijinul susținerilor sale privind utilizare însemnului „CHOLEBILIN” pe produse incluse în clasa de produse 5, potrivit Clasificării de la Nisa, în baza drepturilor conferite prin constituirea legală a depozitului reglementar al acestei mărci, înregistrat la 30 ianuarie 2008, precum și cele privind interpretarea riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere a semnului astfel utilizat cu marca înregistrată pe numele reclamantei, COLEBIL,se impun a analizate și din această nouă perspectivă.

Apelanta nu deține niciun drept cu privire la însemnul „CHOLEBILIN", depus spre înregistrare ca marcă pentru clasa de produse nr. 5, fără ca această cerere să fi fost urmată și de înregistrarea mărcii, singura ce conferă, potrivit dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 84/1998, un drept de protecție, cu începere de la depozitului național reglementar. Dimpotrivă, apelanta a renunțat la cererea de înregistrare, astfel cum rezultă actul prezentat de aceasta și aflat la fila 26 din dosarul de apel. Oricum, la data notificării de către reclamanta intimată asupra încetării de utilizare a însemnului „CHOLEBILIN”, care i-ar aduce atingere dreptului asupra mărcii acesteia, legal înregistrate și aflate în cadrul termenului de protecție, „COLEBIL”, apelanta nu efectuase niciun demers care să poată justifica această utilizare.

Pe de altă parte, apelanta se află în eroare odată ce susține că legea ar asigura protecția depozitului reglementar, cu excluderea existenței contrafacerii, de o asemenea protecție neputând beneficia decât acele mărci care au fost admise la înregistrare. In ce privește susținerile legate de distincțiile existente între produsele comercializate de reclamanta intimată, sub marca „COLEBIL”- medicamente, respectiv cele comercializate de apelantă, sub semnul „CHOLEBILIN”- suplimente alimentare, digestive, diferite prin aceasta, Curtea a apreciat că și acestea sunt nefondate. Astfel cum rezultă din prospectul medicamentului „COLEBIL”, aflat la filele 8-9 din dosarul de fond, acest medicament are rolul de a stimula secreția biliară, aceasta fiind cea mai importantă proprietate terapeutică, precum și de a ușura digestia și absorbția grăsimilor și a unor vitamine liposolubile.

Potrivit datelor înscrise pe ambalajul produsului comercializat de apelantă sub semnul „CHOLEBILIN”, caracteristica acestuia este cea a unui digestiv care asigură dizolvarea grăsimilor, proteinelor și carbohidraților, ajută digestia și menține tractul digestiv în stare optimă. In plus, astfel cum în mod corect a relevant intimata prin întâmpinarea depusă în cauză, ambele produse conțin în compoziția lor extract de bilă bovină - fel tauri. Compoziția similară și acțiunea terapeutică a celor două produse, chiar dacă această acțiune este descrisă diferit în prospectul, respectiv pe ambalajul în care este comercializat, chiar dacă sunt calificate diferit de producători, ca medicament, respectiv supliment alimentar, sunt de natură să confirme caracterul similar al celor două produse, susținut de către intimata reclamantă.

Caracterul diferit al produselor nu poate fi apreciat, astfel cum a solicitat apelanta, exclusiv din perspectiva distincției ce ar trebui făcută între medicamente și suplimente alimentare, distincție care, de cele mai multe ori, scapă percepției consumatorilor cărora li se adresează produsele, neavizați în mod obișnuit asupra reglementărilor pe baza cărora sunt acceptate la comercializare cele două tipuri de produse. In plus, împrejurarea dovedită în cauză de către intimată, a comercializării produselor prin aceleași rețele, incluzând farmaciile, sub aceeași formă farmaceutică și fără a fi necesară prescripție medicală, crește riscul de confuzie în privința semnului utilizat de apelantă cu marca înregistrată a intimatei, incluzând și riscul de asociere a produselor purtând cele două însemne/marcă diferite, cu producătorul recunoscut pe piață, care este reclamanta intimată, asociere care, astfel cum a apreciat și prima instanță, nu este în favoarea acesteia.

Apelanta face referire în mod trunchiat la interpretarea dată de ECJ dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Directiva 89/104/CEE, transpusă în legislația română prin art. 6 lit din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora „o marcă este refuzată la înregistrare, dacă este similară cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse și servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară ". Ceea ce s-a subliniat în interpretarea dată de ECJ acestor dispoziții este că riscul de confuzie trebuie apreciat global, luându-se în calcul toți factorii relevanți circumstanțelor de caz. O asemenea apreciere vizează similarea din punct de vedere vizual, oral sau conceptual și trebuie să se bazeze pe impresia generală dată de mărci, cu un accent deosebit asupra elementelor distinctive dominante.

Aceasta a fost și interpretarea dată de prima instanță în privința existenței un risc de confuzie incluzând și riscul de asociere a semnului utilizat de apelantă cu marca înregistrată a intimatei. În cauză semnul este utilizat pentru același gen de produse, având acelea prescripții din punct de vedere medical, deci aceeași destinație, aceeași prezentare comercializate în aceleași locuri - farmacii.

Din punct de vedere vizual și auditiv, fiind vorba de marcă/semn verbal, acestea sunt similare, similaritate dată de faptul că marca se regăsește integral în semnul utilizat de către apelantă, acesteia adăugându-i-se sufixul „in" și o literă ,,h"(mut) după litera de început „C". Consumatorul mediu căruia i se adresează produsele purtând marca și semnul aflat în conflict, percepând marca în ansamblu, ca un tot, va fi indus în eroare de asemănările ce există între cele două semne, putându-le atribui aceleiași proveniență comercială cu cea a mărcii înregistrate, astfel încât riscul de asociere există, așa cum fost reținut prin hotărâre.

Apărarea apelantei, potrivit căreia marca reclamantei are o slabă distinctivitate, este lipsită de semnificație în cauza de față, în care se analizează existența unor acte de contrafacere, caracterul mai slab distinctiv pe care l-ar putea avea o marcă înregistrată neputând fi avut în vedere ca element în raport de care să se poată aprecia în sensul absenței unor asemenea acte de contrafacere sau exonerării pârâtei-apelante de răspunderea ce îi revine ca urmare a contrafacerii săvârșite. Înregistrarea ca marcă a semnului folosit de pârâta apelantă, de către intimați reclamantă, în baza depozitului constituit anterior datei promovării cererii de chemare în judecată, întărește protecția acordată mărcii anterior înregistrate și în raport de care s-a solicitat a se constata existența actelor de contrafacere.

Împotriva deciziei de apel a formulat cerere de recurs pârâta-apelantă. Înalta Curte urmează să dispună anularea recursului ca netimbrat pentru următoarele motive: Potrivit art. 20 alin. (1) și (2) din Legea nr. 146/1997 taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat iar dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal în momentul înregistrării cererii, instanța îi pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată. Alin. (3) al aceluiași articol prevede că neîndeplinirea obligației de plată până la termenul stabilit se sancționează cu anularea cererii. Potrivit art. 9 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, în cazul nerespectării dispozițiilor ordonanței privind achitarea timbrului judiciar, se procedează conform prevederilor legale referitoare la taxa de timbru.

Pârâta-apelantă nu a achitat taxa de timbru și timbrul judiciar atât la înregistrarea cererii de recurs cât și pentru primul termen acordat în cauză, deși a fost citată cu această mențiune. În consecință, Înalta Curte urmează să facă aplicarea dispozițiilor legale sus-menționate și să anuleze recursul ca netimbrat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Anulează ca netimbrat recursul declarat de pârâta SC A.G. SA împotriva deciziei nr. 246A din 25 septembrie 2008 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. Irevocabilă. Pronunțată, în ședință publică, astăzi 3 iulie 2009.