ÎCCJ, decizie (scj.ro #81711)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81711) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Marcă. Nume de internet similar înregistrat anterior

mărcii. Reaua-credință a titularului la înregistrarea numelui de

domeniu. Încălcarea dreptului la marcă și interzicerea folosirii

domeniului de internet.

Cuprins pe materii :

Drept civil. Dreptul proprietății

intelectuale. Marcă

Index alfabetic :

marcă

-

nume de domeniu de internet

Legea nr. 84/1998, art. 35

Dreptul de proprietate cu privire la o marcă

care a fost dobândit ulterior înregistrării unui nume de domeniu similar,

ar trebui, de principiu, să conducă la concluzia că dreptul la

marcă nu a fost încălcat.

Însă în situația în care titularul

numelui de domeniu  a cunoscut, prin intermediul raporturilor comerciale

existente între firmele la care era asociat cu societatea titulară a

mărcii, valoarea produselor importate de aceasta  și, deci și

posibilitatea obținerii unor avantaje comerciale specifice comerțului

on-line, reținându-se reaua-credință la înregistrarea domeniului

de internet, sunt aplicabile dispozițiile art.35 din Legea nr.84/1998, în

sensul că dreptul exclusiv de marcă prevalează asupra dreptului

de folosință dobândit  anterior înregistrării mărcii.

Secția

I civilă, decizia nr. 507 din 31 ianuarie 2012

Prin sentința civilă nr. 1194 din 07.07.2010

Tribunalul București Secția a III-a civilă a admis în parte

cererea astfel cum a fost precizată, cerere formulată de reclamanta

S.C. N.P. S.R.L., în contradictoriu cu pârâții C.T. și Institutul de

Cercetare Dezvoltare în Informatică; a respins ca inadmisibil, primul

capăt de cerere; a admis al doilea capăt de cerere și a interzis

pârâtului C.T. folosirea domeniului de internet universalnutrition.ro; a

respins cererea de obligare la plata daunelor cominatorii, ca inadmisibilă

și a luat act de renunțarea la judecarea capătului al treilea al

cererii.

Instanța

a reținut că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului

București, reclamanta S.C. N.P.C. S.R.L. a chemat în judecată pe

pârâții C.T. și Institutul de Cercetare Dezvoltare în

Informatică, solicitând să se constate dreptul exclusiv al

reclamantei asupra denumirii de domeniu internet „universalnutrition.ro”,

să se anuleze înregistrarea numelui de domeniu de către pârâtul

persoană fizică sub sancțiunea daunelor cominatorii de 100 lire

pe zi de întârziere de la rămânerea definitivă a hotărârii

până la anularea efectivă a înregistrării numelui de domeniu,

să se suspende înregistrarea numelui de domeniu până la

soluționarea definitivă a cauzei.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 111 C.proc.civ., art. 998, 1000 alin.(3) și 1003 C.civ. și art. 35 din Legea nr. 84/1998

și art. 8 din Legea nr. 148/2000.

În fapt, reclamanta a susținut că a înregistrat

marca Universal Nutrition, pentru care deține exclusivitate în România

pentru import și comercializare, iar domeniul de internet al pârâtului o

împiedică să își deschidă un site cu acest nume și

creează confuzie printre consumatorii produselor comercializate.

Prin cererea depusă la data de 18.02.2008,

reclamanta și-a precizat cel de-al doilea capăt de cerere în sensul

că solicită instanței să interzică pârâtului folosirea

în continuare a domeniului de internet universalnutrition.ro sub

sancțiunea daunelor cominatorii de 100 euro pe zi de întârziere, în baza

art. 35 din Legea nr. 84/1998.

Prin sentința civilă nr. 963

pronunțată la data de 4.06.2008, a fost respinsă acțiunea,

reținându-se că între marca înregistrată a reclamantei și

domeniul de internet al pârâtului există un conflict, însă având în

vedere că domeniul de internet este înregistrat anterior nu poate fi

admisă nici cererea de constatare a unui drept exclusiv al reclamantei

asupra domeniului și nici cererea de anulare a înregistrării

acestuia.

Prin decizia nr. 262 pronunțată la data de

2.12.2008 de Curtea de Apel București, Secția a IX-a a fost admis

apelul formulat de reclamantă, s-a desființat sentința cu

trimiterea cauzei spre rejudecare, constatându-se că instanța de fond

nu s-a pronunțat asupra cererii precizate a reclamantei privind

interzicerea folosirii domeniului de internet de către pârât.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul

Tribunalului București, Secția a III-a civilă.

Considerentele Tribunalului avute în vedere la

pronunțarea hotărârii sunt următoarele:

Faptul că reclamanta este distribuitor unic și

exclusiv în România al produselor Universal Nutrition este confirmat de

societatea producătoare din Statele Unite ale Americii prin adresa din

10.10.2005, iar potrivit certificatului de înregistrare a mărcii nr.

76142/2006, reclamanta este titulara drepturilor decurgând din înregistrarea

mărcii. De asemenea, la data de 3.08.2007, reclamanta a notificat pârâtul

să dezactiveze domeniul www.universalnutrition.ro.

Acesta solicitase, anterior, înregistrarea domeniului la

data de 30.03.2004, iar pârâtul Institutul Național de Cercetare

Dezvoltare în Informatică ICI București a înregistrat domeniul

potrivit Regulamentului pentru înregistrarea numelor de domenii și subdomenii

din zona.ro.

În ceea ce privește primul capăt de cerere

întemeiat pe dispozițiile art. 111 C.proc.civ. și având ca obiect constatarea dreptului exclusiv al denumirii de internet universalnutrition,

tribunalul a constatat că o asemenea cerere nu poate fi admisă.

Astfel  nu  există  nicio  dispoziție

legală care  să consfințească dreptul titularului unei

mărci asupra unui domeniu de internet. Prin urmare, chiar dacă nu ar

exista înregistrat acest domeniu pe numele pârâtului persoană fizică,

în lipsa solicitării adresate administratorului zonei.ro și a

achitării taxelor nu se poate statua existența unui drept asupra

domeniului în favoarea reclamantei.

Neexistând niciun temei legal sau convențional,

admiterea cererii reclamantei ar aduce atingere drepturilor administratorului

domeniului respectiv.

În ceea ce privește cererea de interzicere a

folosirii de către pârât a domeniului de internet, tribunalul

constată că prin această cerere se tinde la antrenarea

răspunderii civile delictuale a pârâților pentru o faptă

ilicită de natură să contravină dispozițiilor art. 35

din Legea nr. 84/1998.

Altfel spus, se solicită sistarea faptei ilicite

și culpabile (folosirea domeniului internet), ca modalitate de repunere a

părților în situația anterioară și ca formă specială

a răspunderii reglementate de art. 998 – 999 C.civ., ceea ce implică analiza condițiilor prevăzute pentru antrenarea acestei

răspunderi.

Sub aspectul faptei ilicite, tribunalul a constatat

că se poate imputa pârâtului folosirea numelui de internet cu încălcarea

dreptului exclusiv asupra mărcii al reclamantei – nerespectarea

dispozițiilor art. 35 din Legea 84/1998, fiind evidentă și

legătura de cauzalitate dintre această faptă și prejudiciul

suferit de reclamantă (și care constă în imposibilitatea de

a-și înregistra ea însăși un site cu această denumire).

Nici apărarea pârâtului privind lipsa oricărei

vinovății și a relei-credințe nu a fost reținută

ca exoneratoare de răspundere. Astfel, reclamanta a răsturnat

prezumția de bună credință care operează în favoarea

pârâtului, susținând că acesta a fost asociat al unor

societăți comerciale cu care reclamanta s-a aflat în relații

comerciale în perioada înregistrării domeniului de internet (aspect

recunoscut prin întâmpinare) și a depus la dosar facturi prin care aceste

societăți achiziționau produse comercializate de la

reclamantă.

În ceea ce privește susținerea pârâtului

privind faptul că nu folosește domeniul de internet deloc și

că nu îl folosește pentru o activitate comercială, tribunalul a

constatat că faptul că domeniul este inactiv și conduce la un

alt domeniu de internet www.nutriline.ro, constituie în sine o

folosire din punct de vedere juridic, iar, faptul că pârâtul este

persoană fizică nu contravine calității de comerciant, cu

atât mai mult cu cât activitatea comercială în care acesta este sau a fost

implicat este recunoscută prin aceeași întâmpinare. În plus, nu

există o justificare plauzibilă a alegerii acestui nume de domeniu,

care să conducă tribunalul la o concluzie contrară admiterii

cererii reclamantei.

Curtea de Apel București, Secția a IX-a

civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală,

învestită cu soluționarea apelului declarat de pârâtul C.T., prin

decizia nr.295A din 21.12.2010, a respins calea de atac, ca nefondată

pentru considerentele ce urmează :

Curtea a reținut că, pe lângă

analiza temeiului și a condițiilor răspunderii civile

delictuale, tribunalul a analizat și prevederile art. 35 din Legea nr.

84/1998.

Astfel, deși temeiul de drept al

răspunderii civile delictuale nu a fost invocat de către

reclamantă și o reîncadrare în drept nu se reține ca fiind

necesar a fi efectuată de către instanță, Curtea a

reținut că această problemă nu atrage nulitatea

sentinței pronunțate.

Instanța, prin decizia de apel a suplinit

motivarea privitor la analiza condițiilor art. 35 din Legea nr. 84/1998.

Astfel, câtă vreme în speță,

temeiul de drept invocat de către reclamantă îl reprezintă

dispozițiile speciale ale art. 35 din Legea nr. 84/1998 în temeiul

cărora se recunoaște titularului unui drept la marcă un drept

exclusiv  asupra semnului reprezentat de acesta, simpla analiză a

existenței condițiilor din actul normativ este suficientă

și înlătură posibilitatea de a analiza condițiile generale

ale răspunderii civile delictuale.

Din analiza dispozițiilor art. 35 din Legea

nr. 84/1998 a rezultat că titularului dreptului la marcă i se

recunoaște dreptul exclusiv de a interzice terților folosirea unui

semn similar sau identic cu cel al mărcii sale pentru produse similare sau

identice.

În speță, Curtea a reținut că

semnele sunt similare, analizate în ansamblu, deoarece marca reclamantului mai

cuprinde și un element figurativ pe lângă elementul verbal însă

elementele verbale sunt identice atât în ceea ce privește marca de

comerț cât și în ceea ce privește numele de domeniu.

Curtea a reținut și faptul că

produsele pentru care cele două semne sunt destinate constau în suplimente

nutritive pentru sportivi.

Astfel, riscul de confuzie este previzibil

câtă vreme, dată fiind utilizarea pe scară largă a

internetului, consumatorul poate fi indus în eroare cu privire la proveniența

produselor câtă vreme va găsi site-ul pârâtului.

Pe de altă parte faptul folosirii efective

de către pârât a site-ului sau folosirii lui doar pentru a face trimitere

la alt site este irelevant în cauză câtă vreme riscul de confuzie se

apreciază în abstract iar nu în concret și, pe de altă parte,

pagina de web la care se face trimitere are un conținut identic și o

formă similară.

În speță situația specifică a

constat în faptul că pârâtul deține un drept de folosință

asupra semnului său dobândit prin înregistrarea la Institutul național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică în temeiul

Regulamentului pentru înregistrarea de domenii și subdomenii din zona.ro.

Mai mult, acest drept de folosință este

dobândit anterior (la 30.03.2004) dobândirii de către reclamantă a

dreptului său exclusiv asupra mărcii (6.03.2006).

Așa cum rezultă din adresa semnată

de către Managerul General al Societății Universal Nutrition,

reclamanta comercializează în România produse aparținând acestei

societăți, și sub această denumire încă din anul 1997.

Prin întâmpinarea depusă la dosarul

instanței de fond, pârâtul a arătat că s-a aflat în raporturi de

colaborare comercială cu  reclamanta încă din anii 2004, 2005 și

2006, perioadă când pârâtul a obținut acest nume de domeniu.

Prin urmare, Curtea a reținut că

pârâtul a cunoscut despre existența acestei oportunități de

afaceri ca urmare a contactelor avute cu societatea reclamantă, având în

vedere că aceasta desfășura activitatea de import încă din

cursul anului 1997.

Date fiind circumstanțele concrete ale

cauzei, Curtea a înlăturat aplicabilitatea efectelor principiului

prior

tempore potior jure

în materia drepturilor de proprietate intelectuală

și a reținut că dreptul exclusiv al reclamantei prevalează

asupra dreptului de folosință al pârâtului.

Împotriva deciziei a declarat recurs

apelantul-pârât, întemeiat pe dispozițiile art.304 pct.9 C.proc.civ.

Prin dezvoltarea motivelor de recurs se arată că instanța a

încălcat principiile disponibilității și

contradictorialității.

Astfel,  instanța  de  fond  a  reținut  drept  temei  al

acțiunii  art. 998-999 C.civ.  Instanța  de  apel  reține

că  temeiul  de  drept  al răspunderii  civile  delictuale  nu  a

fost  invocat  de  reclamantă  și că tribunalul a analizat

fondul cauzei în considerarea îndeplinirii condițiilor răspunderii

civile delictuale.

În aceste condiții, soluția

instanței de apel de a suplini motivarea este nelegală, pe de o parte

pentru încălcarea principiilor disponibilității și

contradictorialității, iar pe de altă parte această

soluție nu este prevăzută în procedură.

O altă critică se referă la

greșita aplicare a dispozițiilor art.35 alin.(2) din Legea nr.84/1998

deoarece, instanța a omis din text condiția exercitării de

către pârât a unei activități comerciale.

Pârâtul nu folosește domeniul de internet în

activitatea sa comercială, deoarece nu este comerciant.

Atunci când afirmă că pârâtul a avut

relații comerciale, instanța de apel face confuzie între pârât,

persoană fizică, și firmele la care acesta este asociat, acestea

din urmă având relații comerciale cu reclamanta.

Instanța de apel reține

reaua-credință a pârâtului în înregistrarea domeniului, deși

aceasta nu a fost dovedită.

Numele de domeniu a fost înregistrat cu

bună-credință deoarece nu avea cunoștință de

intenția ulterioară a reclamantei de a înregistra o marcă.

În consecință, instanța trebuia

să dea eficiență juridică principiului

prior tempore

potior jure

.

Înalta Curte, analizând decizia prin prisma

criticilor formulate și a temeiurilor de drept incidente în cauză, a

reținut caracterul nefondat al recursului pentru argumentele ce succed :

Textul alin.(1) al art.297 C.proc.civ. permite

desființarea hotărârii atacate, cu trimiterea cauzei spre rejudecare,

doar în două ipoteze: prima instanță a rezolvat procesul

fără a intra în cercetarea fondului ori judecata s-a făcut în

lipsa părții care nu a fost citată.

Niciuna dintre ipotezele avute în vedere de

legiuitor nu se regăsește în cauză astfel cum rezultă din

expunerea cursului procesului.

Așa cum a reținut și instanța

de apel, tribunalul a analizat și prevederile art.35 (în prezent art.36)

din Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice,

așa încât nu subzistă critica privind încălcarea celor două

principii menționate.

Drept urmare, instanța de apel,

reținând că soluția pronunțată pe fond de prima

instanță, atât din perspectiva dispozițiilor art.998-999 C.civ.,

cât și art.35 (36) din Legea nr.84/1998 este corectă, a dezvoltat

propriile argumente, suplimentare celor reținute de tribunal.

Contrar celor susținute de recurent,

instanța are obligația, față de dispozițiile art.261

alin.(1) pct.5 C.proc.civ. și art.298 C.proc.civ., cu referire și la

art.6 par.1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, de a

analiza problemele ridicate în apel și, examinând în mod corect

mijloacele, concluziile și elementele probatorii administrate, să

prezinte propria motivare.

Astfel, instanța superioară de fond,

prin motivare, poate întregi, suplini ori adăuga la considerentele avute

în vedere de prima instanță, ori de câte ori constată că

soluția pronunțată este corectă, dar insuficient de clar

exprimată ori motivată.

Drept urmare, instanța de apel, identificând

carențele din motivarea hotărârii ce nu atrăgeau nulitatea

acesteia, a arătat considerentele ce au determinat-o să ratifice

hotărârea pronunțată de tribunal.

Reclamanta este distribuitor unic și

exclusiv în România pentru produsele Universul Nutrition încă din anul

1997, situație de fapt necontestată de pârât.

Acesta este asociat al unor societăți

comerciale cu care reclamanta s-a aflat în relații comerciale cu privire

la produsele arătate, în perioada anterioară înregistrării

domeniului de internet universalnutrition.ro ce a intervenit în 2004.

Prin certificatul de înregistrare a mărcii

nr.76142 reclamanta a devenit titulara mărcii Universal Nutrition, care,

pe lângă elementul verbal cuprinde și un element figurativ, durata de

protecție a mărcii fiind de 10 ani, cu începere de la data de

6.03.2006.

Numele de domeniu înregistrat de pârât în 2004

este identic cu numele produselor al căror unic și exclusiv

distribuitor în România este reclamanta din 1997, precum și cu marca

înregistrată ulterior de reclamantă.

Pârâtul nu a justificat niciun moment alegerea

denumirii ce sugerează produse/activități/servicii de

nutriție, denumire identică cu produsele destinate vânzării.

Particularitatea speței constă în aceea

că dreptul de proprietate industrială al reclamantei cu privire la

marca Universal Nutrition a fost dobândit ulterior înregistrării numelui de

domeniu, ceea ce ar trebui, de principiu, să conducă la concluzia

că dreptul la marcă nu a fost încălcat.

Numai că pârâtul a cunoscut, prin

intermediul raporturilor comerciale existente între firmele la care este sau a

fost asociat cu societatea reclamantă, valoarea produselor importate din

S.U.A. pentru România doar de către reclamantă și, deci,

posibilitatea obținerii unor avantaje comerciale specifice comerțului

on-line.

Din această perspectivă este

lipsită de relevanță împrejurarea că nu recurentul, ca

persoană fizică, a derulat activități comerciale, câtă

vreme potențialul avantaj financiar obținut prin intermediul

site-ului deținut de pârât de societățile comerciale îi revenea

lui, în calitatea sa de acționar.

Instanța de apel, reținând reaua-credință

a pârâtului la înregistrarea domeniului de internet, a aplicat

corespunzător dispozițiile art.35 din Legea nr.84/1998, atunci când a

reținut că dreptul exclusiv de marcă prevalează asupra

dreptului de folosință dobândit de pârât anterior înregistrării

mărcii.

Înalta Curte, pentru cele ce preced, în temeiul

dispozițiilor art.312 alin.(1) C.proc.civ., a respins recursul.