ÎCCJ, decizie (scj.ro #141607)

Conflict între o marcă anterioară și nume de domeniu. Includerea mărcii în numele de domeniu. Lipsa acordului titularului mărcii. Comercializarea prin intermediul site-ul a produselor purtând marca înregistrată. Încălcarea drepturilor conferite de marcă

Cuprins pe materii

: Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic

: domeniu de internet

epuizarea dreptului la marcă

risc de confuzie

similaritate

Legea nr. 84/1998, art. 2, art. 36, art. 38

Preluarea în întregime a mărcii protejate în cuprinsul numelui de domeniu de internet, în lipsa unui acord al titularului mărcii, este de natură a crea confuzie în rândul consumatorilor vizați de produsele comercializate de către acesta, fiind de așteptat ca ei să creadă că societatea care deține numele de domeniu „John Deere” este una și aceeași cu cea care produce și comercializează produsele sub numele „John Deere”.

Această manieră de abordare a publicității prin internet nu este conformă bunelor practici, întrucât induce credința consumatorilor că bunurile sunt direct valorificate de titularul mărcii, de natură a aduce avantaje comerciale în sensul că produsele sunt garantate a fi originale. De altfel, este lipsit de importanță faptul că bunurile comercializate prin intermediul site-ul sunt originale, căci ceea ce se impută deținătorului domeniului de internet nu este punerea în circulație de mărfuri contrafăcute, ci faptul folosirii mărcii ca denumire de domeniu fără acordul titularului mărcii.

Secția I civilă, decizia nr. 1784 din 14 noiembrie 2017

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, la data de 10.02.2012, reclamanta A., prin mandatar autorizat B. S.A., a solicitat în contradictoriu cu pârâții C. Întreprindere Individuală, S.C. D. S.R.L. și, pentru opozabilitate Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Informatică (I.C.I.), în temeiul prevederilor art. 109 C.proc.civ., ca prin hotărârea ce se va pronunța să se constate încălcarea dreptului de folosire exclusivă, ce aparține reclamantei, titulara mărcilor „JOHN DEERE" înregistrate la nivel internațional și comunitar; să se constate că numele de domeniu www.tractoarejohndeere.ro, încalcă drepturile exclusive asupra mărcilor reclamantei și să se dispună interzicerea utilizării acestui domeniu de internet de către pârâtă, sub sancțiunea unor daune cominatorii de 100 euro/zi de întârziere, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești; să se dispună interzicerea folosirii și încetarea înregistrării numelui de domeniu www.tractoarejohndeere.ro pe numele pârâtei și să oblige Institutul de Cercetare Dezvoltare în Informatică să suspende folosirea domeniului de internet menționat; să se dispună obligarea pârâtului I.C.I. București de a efectua transferul numelui de domeniu către reclamant, conform Regulilor pentru înregistrarea numelor de domenii și subdomenii din zona.ro, după îndeplinirea procedurii legale, reglementată de I.C.I., necesare transferului și formularea unei cereri în acest sens cu plata taxelor aferente transferului numelui de domeniu; să se dispună publicarea, într-un ziar cu tiraj național, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii care se va pronunța, în cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a acesteia.

Prin sentința civilă nr.517 din 12.03.2013 Tribunalul București, Secția a IV-a civilă a respins, ca neîntemeiată, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Institutul Național de cercetare Dezvoltare în Informatică; a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei SC D. SRL; a respins acțiunea formulată de reclamanta A. Illinois Statele Unite ale Americii, prin mandatar autorizat B. S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C. D. S.R.L., ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă; a admis cererea formulată de reclamantă, prin mandatar autorizat B. S.A., în contradictoriu cu pârâții C. Întreprindere Individuală și Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Informatică (I.C.I.); a constatat că numele de domeniu www.tractoarejohmdeere.ro încalcă drepturile exclusive asupra mărcilor reclamantei; a interzis pârâtei C. Întreprindere Individuală să utilizeze acest domeniu de internet; a obligat pârâtul I.C.I. București să efectueze transferul numelui de domeniu către reclamantă; a obligat pârâta C. Întreprindere Individuală să publice dispozitivul hotărârii, pe cheltuiala sa, într-un ziar de/cu tiraj național, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii; a obligat pârâta C. Întreprindere Individuală la plata către reclamantă a sumei de 3.000 euro în echivalent în lei la data plății, la cursul B.N.R. - reprezentând onorariu de avocat și 46,30 lei contravaloare taxă judiciară de timbru și timbru judiciar.

Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, învestită cu soluționarea apelului declarat de pârâta C. Întreprindere Individuală, prin decizia nr.246/A din 18.12.2013 a respins calea de atac, ca nefondată pentru considerentele ce se vor arăta.

Apelanta - pârâtă a invocat teoria  epuizării dreptului la marcă potrivit căreia titularul său nu poate să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața comunitară sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia

,

adică pentru produsele introduse în regim legal (art. 13 din Regulamentul  CE 207/2009).

În cauză, această teorie nu poate fi valorificată ca apărare, întrucât actul de contrafacere  reclamat este folosirea mărcii prin preluarea acesteia în  întregime în cuprinsul numelui de domeniu înregistrat de pârâtă, în lipsa  unui acord al titularului. Drepturile conferite de marcă titularului se  epuizează doar pentru exemplarele produsului care au făcut obiectul unei prime  introduceri  pe piață de titularul însuși sau cu consimțământul său. În schimb, titularul poate să interzică oricând utilizarea mărcii pentru alte exemplare din același produs, care nu au făcut obiectul unei astfel de prime  introduceri pe piață, așa cum poate interzice și în situația în care starea produselor este modificată/alterată după punerea lor în comerț.

Numele de  domeniu  reprezintă un semn distinctiv, folosit cu intenția de a identifica un site de internet, implicit produsele și serviciile oferite prin site-ul respectiv. În aceste condiții, semnul poate intra în conflict cu drepturi de proprietate intelectuală anterior înregistrate, conflictul cu marca fiind reglat de art.36  alin.(1) din Legea  nr.84/1998.

Consecința epuizării dreptului este că, odată puse în circulație  produsele acoperite de  marcă, dreptul la marcă  nu poate împiedica libera circulație a produselor marcate și nu constituie un obstacol pentru  tranzacțiile ulterioare.

Titularului mărcii i se recunoaște însă un drept de intervenție atunci  când intermediarul săvârșește acte incompatibile cu funcția mărcii. Recunoașterea pentru titularul mărcii a dreptului de a interveni constituie o  limitare a teoriei epuizării dreptului. Această limitare are ca fundament funcția mărcii de a garanta consumatorului autenticitatea, originea și  calitatea produsului acoperit de marcă.

Folosirea numelui de domeniu, ce are ca scop promovarea propriei activități comerciale, având ca punct de plecare marca reclamantei, reprodusă în întregime, denotă intenția de crea o asemănare sau confuzie cu  marca (prin sugerarea unei afilieri sau a altui tip de legătură) în scopul obținerii de câștiguri comerciale.

Deținătorul numelui de domeniu a încercat în mod intenționat să atragă prin folosirea numelui de domeniu utilizatorii de internet către web site-ul său, prin crearea unei asemănări sau confuzii cu marca reclamantului (prin sugerarea unei afilieri sau a altui tip de legătură) în scopul obținerii de câștiguri comerciale.

Numele de domeniu reproduce

quasi

identic marca reclamantei, similaritatea din semn și marcă fiind dată de elementul distinctiv, dominant ”John Deere”. Percepția mărcilor în mintea consumatorului mediu joacă un rol decisiv în aprecierea globală a probabilității de confuzie, un astfel de  consumator percepe  marca, în mod normal, ca pe un întreg și nu ii analizează  diferitele detalii.

Adăugarea, în cuprinsul numelui de domeniu, a elementului verbal ”tractoare”, desemnând produsul pus în vânzare, nu este aptă de a conferi  caracter distinctiv combinației de cuvinte utilizată de  pârâtă.

În condițiile  identității de produse, și a similarității dintre marcă și semn, dată de  elementul comun ” JOHN DEERE”, foarte distinctiv, riscul de confuzie este demonstrat.

Politica Uniformă de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii adoptată de registrul ROTLD se aplică în procedura administrativă, facultativă pentru părți, care nu sunt împiedicate să sesizeze  instanța  judecătorească, în lipsa parcurgerii  acestei  proceduri.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâta C. Întreprindere Individuală, întemeiat pe dispozițiile art.304 pct.7 și 9 C.proc.civ., solicitând casarea hotărârii recurate și trimiterea cauzei pentru rejudecare la aceeași instanță de fond în vederea administrării de probe de către ambele părți pentru cele ce urmează:

Deși instanța refuză aplicarea efectelor juridice ale epuizării dreptului intimatei-reclamante la marca "John Deere" pentru tractoarele puse în comerț de către titulară, instanța de apel reține: „consecința epuizării dreptului este că, odată puse în circulație produsele acoperite de marcă, dreptul la marcă nu poate împiedica libera circulație a produselor marcate și nu constituie un obstacol pentru tranzacțiile ulterioare”.

Contradicția în raționamentul instanței de apel este evidentă, deoarece, dacă, urmare a epuizării dreptului la marcă al titularei intimate-reclamante pentru tractoarele marca "John Deere" puse în comerț de către aceasta pe piața Uniunii Europene, titulara nu are dreptul de a interzice ulterior libera circulație a produselor marcate și de a obstacula tranzacțiile comerciale cu tractoarele marca "John Deere", atunci intimata-reclamantă nu are nici dreptul de a interzice actele de comercializare a acestor tractoare originale marca "John Deere", inclusiv actele de comercializare efectuate prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro .

Contrar considerentelor instanței, epuizarea dreptului la marca "John Deere", ca efect al punerii în comerț a tractoarelor pe teritoriul Uniunii Europene, de către titulara mărcii, nu poate fi încălcat pe același teritoriu, fiind exclusă ipoteza săvârșirii unei fapte de contrafacere prin comercializarea ulterioară a acestor tractoare originale sub marca "John Deere", inclusiv prin intermediul site-ului www.tractoareiohndeere.ro.

În condițiile în care un drept la marcă este epuizat, este exclus orice risc de confuzie pentru consumatori cu privire la originea comercială a tractoarelor originale marca "John Deere", comercializate liber pe teritoriul Uniunii Europene, ulterior punerii în comerț a acestora de către titulara mărcii.

Raționamentul juridic contradictoriu al instanței de apel sub aspectul efectelor juridice ale epuizării dreptului la marcă a avut drept consecință efectuarea operațiunii de comparare a produselor originale tractoare comercializate de intimata-reclamantă sub marca "John Deere", în privința cărora dreptul la marcă s-a epuizat cu produsele originale (tractoare) comercializate de recurenta-pârâtă sub marca "John Deere", prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro pentru a stabili „identitatea de produse” (în realitate, aceleași produse, provenite de la un producător unic - intimata-reclamantă, titulară a dreptului la marcă), care, - în condițiile similarității dintre marcă și numele de domeniu, ar da naștere unui risc de confuzie pentru consumatori cu privire la originea comercială a unor produse originale.

Este contradictoriu raționamentul juridic al instanței de apel, sub aspectul încălcării funcției esențiale a mărcii "John Deere".

Este esențial că tractoarele comercializate de recurenta-pârâtă sub marca "John Deere" prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro au aceeași origine cu tractoarele puse în comerț pe piața Uniunii Europene de către intimata-reclamantă, titulară a mărcii "John Deere".

Nu există nicio o dovadă depusă de intimata-reclamantă la dosarul instanțelor de fond, din care să reiasă suspiciuni că tractoarele marca "John Deere" comercializate prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro ar proveni de pe o altă piață decât piața Uniunii Europene.

Raționamentul contradictoriu al instanței de apel a avut drept consecință admiterea acțiunii în contrafacere, în condițiile în care comercializarea unor tractoare originale marca "John Deere" prin intermediul site-ului www.tractoareiohndeere.ro nu era aptă să încalce funcția mărcii "John Deere" de a garanta consumatorului autenticitatea, originea și calitatea produsului comercializat sub marca producătoarei, intimată-reclamantă.

În mod contradictoriu, aceasta nu a observat că produsele identificate prin numele de domeniu www.tractoarejohndeere.ro sunt în realitate tractoarele originale marca "John Deere", care au ca origine comercială producătoarea intimată-reclamantă, tractoare pe care aceasta le-a pus în comerț anterior pe teritoriul Uniunii Europene, ceea ce semnifică că recurenta-pârâtă nu a săvârșit niciun act de contrafacere a mărcii "John Deere".

Sub aspectul incidenței dispozițiilor art.38 alin.(2) din Legea nr. 84/1998, motivarea hotărârii instanței de apel care a menținut cele statuate de Tribunalul București, nu corespunde unor dovezi care să fi fost administrate în dosar.

La dosarul cauzei nu s-au administrat probe din care să fi rezultat că prin intermediul site-ului cu nume de domeniu www.tractoarejohndeere.ro ar fi comercializate tractoare care nu provin de pe piața Uniunii Europene, nici probe din care să fi rezultat ca starea tractoarelor originale marca "John Deere" ar fi fost modificată sau alterată după punerea lor în comerț de către titulara mărcii, pe piața Uniunii Europene.

În raport de situația de fapt care rezultă din dovezile administrate în dosar, statuările instanței de apel nu sunt motivate.

Se mai invocă faptul că hotărârea atacată a fost pronunțată cu aplicarea greșită a dispozițiilor art. 2 și ale art. 36 din Legea nr. 84/1998.

Astfel, art. 2 din Legea nr. 84/1998 reglementează condițiile pe care semnele înregistrate ca marcă trebuie să le întrunească pentru a putea îndeplini funcția în vederea căreia legea le recunoaște protecție juridică: „[...] aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.”

Potrivit jurisprudenței constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, dreptul la marcă înregistrată este protejat legal în vederea îndeplinirii funcției mărcii de a garanta consumatorului originea produselor comercializate sub semn, prin aceea că îi permite să distingă, fără confuzie, acel produs de alte produse, care au o altă origine (CJUE, C-102/77,

Hoffmann-La Roche v. Centrafarm

).

Întinderea sferei drepturilor la marcă este reglementată prin dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998.

Art. 36 din Legea nr. 84/1998 nu reglementează dreptul titularului unei mărci de a înregistra sau dobândi toate categoriile de semne distinctive identice sau similare cu marca sa (cum ar fi numele de domeniu).

Riscul de confuzie pentru consumatori cu privire la originea comercială a produselor comercializate sub semnele aflate în conflict este condiția

sine qua non

pentru admiterea acțiunii întemeiate pe dispozițiile art. 36 alin. (2). lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Considerentele referitoare la existența riscului de confuzie dintre numele de domeniu www.tractbarejohndeere.ro și marca "John Deere", semne distinctive considerate în sine, sunt evident greșite, deoarece riscul de confuzie trebuie să se producă nu între semnele distinctive comparate, ci cu privire la originea comercială a produselor care sunt comercializate sub semnele comparate.

Or, în speță, din dovezile aflate la dosar reiese că prin intermediul site-ului cu nume de domeniu www.tractoarejohndeere.ro sunt comercializate, sub marca "John Deere"; tractoare originale, care provin de pe piața Uniunii Europene, de la una și aceeași întreprindere - intimata-reclamantă, tractoare care au fost anterior puse în comerț pe piața Uniunii Europene de către intimata-reclamantă, titulara mărcii.

Sub aspectul comparării produselor, în vederea aplicării dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b), instanța a greșit, deoarece au fost comparate produsele tractoare originale, comercializate sub marca "John Deere" prin intermediul site-ului www.tractoarejohndeere.ro cu produsele tractoare originale, puse anterior în Comerț pe piața Uniunii Europene de către intimata-reclamantă, sub marca "John Deere" și nu permit compararea produselor care provin de la unul și același producător, pentru a stabili că produsele sunt identice și pentru a concluziona că, în consecință, există un risc de confuzie pentru consumatori cu privire la originea comercială a acestor produse.

În aceste condiții, este fără dubiu că numele de domeniu www.tractoarejohndeere.ro, care include marca "John Deere", fără consimțământul titularei mărcii, este folosit pentru a identifica tractoare originale, comercializate după ce titulara mărcii a pus în comerț pe teritoriul Uniunii Europene aceste tractoare, și că publicul consumator este informat corect cu privire la originea comercială a tractoarelor, tocmai prin folosirea mărcii "John Deere".

Un alt motiv de recurs se referă la faptul că hotărârea atacată a fost pronunțată cu încălcarea dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și ale art. 38 alin. (1) și (2) din Legea nr. 84/1998.

Procedeul instanței de apel de a înlătura efectele juridice ale epuizării dreptului la marca, stabilite prin dispozițiile de principiu ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, și de a aplica cu prioritate dispozițiile cu valoare de excepție de la regulă, reglementate prin alin. (2) al art. 38 din Legea nr. 84/1998, este contrar legii, în condițiile în care nu există la dosarul instanțelor de fond dovezi din care să reiasă că tractoarele originale, comercializate sub marca John Deere prin intermediul site-ului cu nume de domeniu www.tractoarejohndeere.ro nu ar fi făcut obiectul unei prime introduceri pe piața Uniunii Europene cu consimțământul titularei mărcii, nici dovezi din care să reiasă că starea tractoarelor ar fi fost modificată sau alterată după punerea lor pe piață.

Au fost încălcate și dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, care, în lipsa existenței unui risc de confuzie cu privire la originea comercială a tractoarelor originale comercializate prin intermediul unui site internet, tractoare care provin de pe piața Uniunii Europene și care au fost anterior puse pe piața Uniunii Europene de titulara mărcii, nu recunosc titularei mărcii dreptul de a interzice sau de a permite unor terți includerea mărcii într-un nume de domeniu.

Sub aspectul interpretării și aplicării dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, este esențial că legea nu reglementează dreptul intimatei-reclamante să controleze sau să limiteze sau să interzică unor terți efectuare unor acte de comercializare â tractoarelor marca "John Deere", care au fost comercializate-anterior pe piața Uniunii Europene cu acordul acesteia, prin acordarea sau neacordarea consimțământului său de a include în numele lor de domeniu marca "John Deere".

Or, efectul epuizării dreptului la marcă, urmare a punerii pe piața Uniunii Europene a produselor originale, cu consimțământul titularului mărcii, este reglementat tocmai pentru a permite libertatea comerțului paralel cu produse originale în interiorul pieței Uniunii Europene.

În condițiile în care în dosar nu s-au administrat dovezi din care să rezulte că ar exista motive temeinice care să justifice opoziția titularului la comercializarea liberă a tractoarelor marca "John Deere" pe piața Uniunii Europene, ulterior punerii în comerț pe piața Uniunii Europene de către titulara mărcii, interpretarea dată prin hotărârea atacată, în sensul că, după epuizarea dreptului la marcă pe piața Uniunii Europene, titulara mărcii poate exercita prerogativa de a interzice sau permite terților includerea mărcii în numele de domenii pentru site-uri de internet prin intermediul cărora sunt comercializate ulterior aceste tractoare originale, în mod condiționat de calitatea lor de distribuitori oficiali sau agreați încalcă în mod vădit dispozițiile articolului 101 (fostul art. 81 din Tratatul CE) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

În speță, prevederile art. 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzic împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în cadrul pieței interne prin încheierea de contracte (acorduri) între titularul mărcii "John Deere", al cărui drept la marcă s-a epuizat ca urmare a punerii în comerț pe piața europeană a tractoarelor, cu anumiți distribuitori care să fie protejați de orice concurență din partea oricăror alți distribuitori care comercializează aceste tractoare originale provenite de pe piața Uniunii Europene sub marca "John Deere".

Art. 101 din Tratat interzice în mod expres ca, prin contracte de distribuție exclusiva/selectivă, anumiți distribuitori să beneficieze de protecție teritorială absolută pentru un anumit teritoriu sau Stat Membru al Uniunii Europene, dacă astfel de contracte de distribuție au ca obiect sau ca efect în special limitarea sau controlul comercializării tractoarelor "John-Deere" și împărțirea pieței Uniunii Europene.

Hotărârea atacată încalcă în mod vădit prevederile art. 26 alin. (2) și cele ale art. 34, art. 35, art. 36 și art. 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și contravine jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțată în interpretarea prevederilor Directivei de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci în lumina dispozițiilor din Tratatul UE.

Astfel, prin hotărârea

Consten și Grundig

(cauzele conexate C-56/64 și C-58/64), Curtea de Justiție a Uniunii Europene a interpretat dispozițiile de drept european indicate supra în sensul că titularul mărcii nu are dreptul de a interzice terților liberul comerț cu produsele comercializate sub marca sa, după punerea acestora pe piața Uniunii Europene, pentru a-și proteja proprii distribuitori agreați, oficiali său exclusivi, cu consecința limitării concurenței între terții care comercializează produsele sub marcă pe piața europeană.

Din hotărârea

Bristol-Myers Squibb și alții împotriva Parănova A/S

(cauzele conexate C-427/93, Q429/93 și C-436/93), Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit, în interpretarea dispozițiilor art. 5 și 7 din Directiva de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, în lumina prevederilor art. 36 din Tratatul UE reiese că epuizarea dreptului la marcă, urmare a punerii pe piața europeană a produselor sub acea marcă, cu acordul titularului, are drept consecință că titularul mărcii nu poate interzice terților sa aplice marca pe un produs.

A fortiori

, în mediul online, titularul mărcii nu poate, după epuizarea dreptului său, să interzică terților includerea mărcii în numele de domeniu al unui site internet prin intermediul căruia sunt comercializate produsele originale anterior puse în comerț pe piața Uniunii Europene de către titulara mărcii.

Titularul mărcii al cărui drept s-a epuizat nu poate condiționa includerea mărcii în numele de domeniu al unui site internet prin intermediul căruia sunt comercializate produsele originale anterior puse în comerț pe piața Uniunii Europene de către titulara mărcii de calitatea terțului de distribuitor agreat, oficial sau exclusiv, deoarece aceasta ar echivala cu recunoașterea dreptului titularului unei mărci de a controla, limita sau denatura concurența între terții care/ulterior epuizării dreptului la marcă, comercializează produsele originale, în conformitate cu principiul liberei circulații a mărfurilor în interiorul pieței Uniunii Europene.

Printr-un alt motiv de recurs se arată că hotărârea a fost pronunțată cu încălcarea dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și ale art. 39 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 84/1998, deoarece s-a statuat în mod greșit că includerea mărcii „John Deere” în numele de domeniu folosit pentru a comercializa tractoare originale marca „John Deere”, anterior puse în comerț pe piața Uniunii Europene cu consimțământul titulare mărcii, constituie un act de contrafacere.

În speță, art. 39 alin. (1) lit. e) permite utilizarea mărcii de către recurenta-- pârâta pentru a desemna în activitățile comerciale tractoarele originale pe care, după ce acestea au fost introduse pe piața Uniunii Europene de către titularul mărcii "John Deere", recurenta-pârâtă le comercializează sub marcă, asigurarea liberei circulații a acestor tractoare pe teritoriul Uniunii Europene fiind obligatorie conform dispozițiilor art. 26, art. 34, art. 35, art. 36 și art. 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Folosirea de către recurenta-pârâtă a mărcii "John Deere", pentru a desemna chiar tractoarele originale marca "John Deere" în activitățile comerciale efectuate după introducerea pe piața europeană a tractoarelor de către titulara mărcii, este conformă bunelor practici în domeniul industrial și comercial, în sensul dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, deoarece Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene impune libera circulație a acestor tractoare în interiorul pieței europene, în condiții de concurență efectivă, liberă și nedistorsionată între distribuitori, inclusiv cu privire la prețul produselor sau alte condiții de comercializare a acestora.

Se susține, printr-un ultim motiv de recurs că hotărârea atacată a fost pronunțată cu încălcarea dispozițiilor art. 274 alin. 3 C.pr.civ., deoarece nici la dosarul primei instanțe, nici la dosarul instanței de apel, nu s-au depus înscrisuri care să emane de la o formă de exercitare a profesiei de avocat, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

La dosarul Tribunalului București și la dosarul Curții de Apel București, sunt depuse două facturi fiscale emisă de către societatea pe acțiuni B. pe numele intimatei-reclamante.

Potrivit Deciziei nr. 9 din 4 aprilie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în dosarul nr. 507/1/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 400 din 26 mai 2016, dispozițiile art. 84 alin. (1) C.pr.civ. au fost interpretate în sensul că „reprezentarea convențională a persoanei juridice în fața instanțelor de judecată nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.”

Potrivit prevederilor art. 521 alin. - (3) C.pr.civ., decizia este obligatorie pentru interpretarea prevederilor art. 84 alin. (1) C.pr.civ.

Înalta Curte

,

analizând decizia prin raportare la criticile formulate reține caracterul nefondat al recursului pentru argumentele ce succed.

Prioritar, Înalta Curte, învederează că își însușește în totalitate situația de fapt și de drept reținută de instanța superioară de fond.

De asemenea, înainte de analiza motivelor de recurs, se constată că recurenta nu aduce critici statuărilor instanței de apel referitoare la similaritatea semnului cu marca, dat de elementul comun „John Deere”, foarte distinctiv, la identitatea de produse precum și la faptul că riscul de confuzie, prezumție relativă întemeiată pe prevederile art.16 din T.R.I.P.S., conform cărora atunci când se utilizează un semn identic sau similar pentru servicii identice sau similare în activitatea comercială, se naște un risc de confuzie, este demonstrat, aspecte ce au intrat în autoritatea lucrului judecat.

O primă critică întemeiată pe dispozițiile art.304 pct.7 C.proc.civ., arată că instanța a dezvoltat considerente contradictorii ce semnifică nemotivarea hotărârii și, implicit, imposibilitatea exercitării controlului judiciar câtă vreme situația de fapt nu a fost pe deplin stabilită.

În esență, se arată că instanța refuză aplicarea efectelor juridice ale epuizării dreptului la marcă și anume aceea că dreptul la marcă nu poate împiedica libera circulație a produselor marcate și nu constituie un obstacol pentru tranzacțiile ulterioare.

Critica nu poate fi primită întrucât ceea ce apreciază recurenta a fi argumente contradictorii, sunt, în fapt, pași logici făcuți de instanță în rejectarea apărării formulate, epuizarea dreptului la marcă.

Împrejurarea că instanța a pronunțat o soluție în defavoarea pârâtei nu semnifică, în nicio împrejurare, motivare contradictorie.

Astfel, cum rezultă din expunerea rezumativă a considerentelor deciziei, instanța, după expunerea efectelor juridice ale epuizării dreptului la marcă, arată motivele pentru care această teorie nu este aplicabilă cauzei: actul de contrafacere reclamat este folosirea mărcii prin preluarea acesteia în întregime în cuprinsul numelui de domeniu înregistrat de pârâtă, în lipsa unui acord al titularului, drepturile conferite de marcă titularului se epuizează doar pentru exemplele produsului care au făcut obiectul unei prime introduceri pe piață. Se mai arată că deținătoarea numelui de domeniu, pârâta, a încercat în mod intenționat să atragă prin folosirea numelui de domeniu utilizatorii de Internet către

website-ul

său, prin crearea unei asemănări sau confuzii cu marca reclamantului (prin sugerarea unei afilieri sau altui tip de legătură, în scopul obținerii de câștiguri comerciale.

În alți termeni, instanța de apel cu respectarea dispozițiilor art.261 alin.(1) pct.5 C.proc.civ., cu aplicarea dispozițiilor art.298 C.proc.civ., a arătat logic și juridic de ce a înlăturat apărarea pârâtei.

Și cea de-a doua critică, întemeiată pe dispozițiile art.304 pct.9 C.proc.civ. este nefondată în considerarea celor ce urmează.

Prin nume de domeniu, în sens larg, se înțeleg adresele ce permit localizarea serverelor, a site-ului web și/sau  utilizării lor și chiar a sectorului de activitate a acestora. Semnul înregistrat ca nume de domeniu poate intra în conflict cu drepturi de proprietate industrială anterior protejat, cum este dreptul la marcă.

Recurenta invocă aplicarea greșită a dispozițiilor art.2, art.36 alin.(2) lit.b), art.38 alin.(1) și (2) din Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, art.101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și jurisprudența Curții de Justiție Europeană în cauzele

Hoffmann-La Roche v Centrafarm,

Consten și Grundig, Bristol-Myers Squibb și alții împotriva Paranova A/S

prin care s-au dezvoltat adevărate reguli de drept, obligatoriu pentru toate statele Uniunii Europene.

De necontestat, realitatea teoretică și jurisprudențială invocată de recurentă, însă, așa cum a arătat și Curtea de Apel, este inaplicabilă cauzei.

Astfel, terții sunt obligați să se abțină de la orice act care ar putea produce atingere unui drept de proprietate industrială legal ocrotit, or, în speță, includerea mărcii reclamantei în numele de domeniu de internet este de natură a crea confuzie în rândul consumatorilor vizați de produsele comercializate de reclamantă, fiind de așteptat ca ei să creadă că societatea care deține numele de domeniu „John Deere” este una și aceeași cu cea care produce și comercializează produsele sub numele „John Deere”. Includerea mărcii în numele de domeniu este de natură să înfrângă concurența liberă pe piață a tractoarelor, câtă vreme această manieră de abordare a publicității prin internet determină consumatorul țintă să creadă că este vorba de o vânzare direct de la titularul mărcii.

Jurisprudența dezvoltată nu are legătură în cauză căci nu este vorba de faptul că titularul mărcii și-ar proteja distribuitorii sau că ar fi vorba de interzicerea aplicării mărcii pe produs și, cu atât mai mult, despre intenția reclamantei de a împiedica pârâta să comercializeze tractoarele marca „John Deere”.

Ceea ce afirmă reclamanta, confirmat de ambele instanțe de fond, este că pârâta denaturează libera concurență între terți care, ulterior epuizării dreptului la marcă, comercializează produsele originale, în conformitate cu principiul liberei circulații a mărfurilor în interiorul pieții Uniunii Europene.

Contrar opiniei recurentei, folosirea de către pârâtă a denumirii mărcii pentru site-ul său, nu este conformă bunelor practici, întrucât induce credința consumatorilor că bunurile sunt direct valorificate de producător, de natură a aduce avantaje comerciale în sensul că produsele sunt garantate a fi originale.

Este lipsit de importanță faptul că bunurile comercializate de pârâtă sunt originale, căci nu se impută pârâtei punerea în circulație de mărfuri contrafăcute, ci faptul folosirii mărcii ca denumire de domeniu fără acordul titularului mărcii.

Susținerea recurentei că instanța de apel a încălcat dispozițiile art. 274 C.pr.civ. cu referire la decizia nr. 9/2016, pronunțată de Înalta Curte  de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin care dispozițiile art. 84 alin.(1) C.pr.civ. au fost interpretate în sensul că reprezentarea convențională a persoanei juridice în fața instanțelor de judecată nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilier juridic sau avocatul acesteia din urmă, deoarece la dosar s-au depus două facturi fiscale emise de către societatea pe acțiuni B. pe numele intimatei-reclamante.

Critica nu poate fi primită față de cele reținute de Înalta Curte de Casație și Justiție în Decizia nr.2/2017 prin care au fost interpretate dispozițiile art.28 alin.(2) coroborate cu cele ale art.20 alin.(1) din O.G. nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, reprezentarea convențională a persoanelor juridice în fața instanțelor de judecată poate fi asigurată și prin consilierul juridic angajat al uneia dintre formele de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industrială, în măsura în care consilierul juridic are și calitatea de consilier în proprietate industrială, situație de fapt incidentă cauzei.

Rezultă astfel că instanța de apel la evaluarea cheltuielilor de judecată în anul 2013 a interpretat dispozițiile legii speciale în raport de dispozițiile art.84 C.proc.civ., în același mod ca în Decizia nr.2/2017.

Înalta Curte, reținând că motivele de recurs nu sunt incidente în cauză, în temeiul dispozițiilor art. 312 alin. (1) și (2) C.pr.civ., a respins recursul ca nefondat.