ÎCCJ, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 3338/2003

ÎCCJ, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 3338/2003 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2003)

Asupra recursului de față;

Din examinarea lucrărilor din dosar,

constată următoarele:

Circumstanțele cauzei.

Acțiunea reclamantei.

La data de 25 octombrie 2000, SC T.C.T.C.

SA Chișinău – Republica Moldova a cerut, în contradictoriu cu O.S.I.M.

București și SC E.T.G. SRL, anularea certificatelor de înregistrare nr. 27398

din 15 octombrie 1996 și nr. 27399 din 15 octombrie 1996, privind „mărcile

verbale M.T. cu element figurator”, întemeindu-și acțiunea pe dispozițiile art.

6 septies din Convenția de la Paris, 1883, adoptată de România și art. 998 C.

civ., precum și art. 17 lit. b) din Legea nr. 28/1967.

În esență, se susține că:

- între reclamantă și pârâta SC

E.T.G. SRL s-a încheiat și executat contractul de distribuție exclusivă din 22

februarie 1996, pentru țigarete M.T., prelungit la 30 iulie 1996;

- profitând de calitatea de

reprezentant în România pârâta SC E.T.G. SRL „a înregistrat fraudulos mărcile

de țigarete M.T., pe care le distribuie în mod exclusiv în România”, la 15

octombrie 1996;

- după încetarea raporturilor

contractuale dintre cele două părți, la 12 septembrie 2000, „pârâta SC E.T.G.

SRL a pretins noului distribuitor M.T. al reclamantei 300.000 dolari S.U.A., în

echivalentul cedării drepturilor asupra mărcilor M.T.”, iar la 13 septembrie 2000,

a fost informată reclamanta, care, la 22 septembrie 2000, a notificat pe SC E.T.G.

SRL.

Prin întâmpinare, pârâta SC E.T.G.

SRL invocă următoarele excepții și apărări:

- nu sunt îndeplinite condițiile

cumulative cerute de art. 6 septies al Convenției de la Paris, întrucât

reclamanta nu a dovedit că Republica Moldova a aderat la Convenție și că este

titulara acestei mărci în Moldova și nu a înregistrat marca în România înainte

de 15 octombrie 1996,

- cele două temeiuri, art. 6 septies

din Convenție și art. 17 din Legea nr. 28/1967, se exclud, iar

- marca M.T. este diferită de cea a

reclamantei.

Pârâtul O.S.I.M., prin întâmpinare,

relevă că:

- nu este posibilă aplicarea directă a art. 6 septies, cât

timp textul nu a fost introdus într-o normă internă, iar Legea nr. 28/1967 nu

reglementează domeniul acelui text;

- contractul dintre părți nu conține

clauze referitoare la marcă;

- marca M.T. în România este diferită de marca M.T. – 5 din

Moldova;

- marca reclamantei nu a dobândit

notorietate în România, iar

- certificatele eliberate în

Republica Moldova conferă drepturi exclusive numai în această țară, cât timp

marca n-a fost înregistrată în România.

- Hotărârile pronunțate

Tribunalul București, secția civilă,

prin sentința civilă nr. 381 din 10 mai 2001, respinge acțiunea reclamantei, ca

nefondată, reținând succint că aceasta nu a înregistrat marca în România și că

nu a dovedit că este titulara ei în Republica Moldova.

Curtea de apel București, secția a

III civilă, prin decizia civilă nr. 524/A din 26 noiembrie 2001, a respins

apelul reclamantei, ca nefondat, întrucât

- cele două temeiuri sunt diferite – art. 6 septies Convenție

și art. 17 lit. b) din Legea nr. 28/1967 – și produc „consecințe juridice

diferite, astfel că nu pot fi aplicate concomitent”;

- cele două mărci M.T. nu sunt

identice, având unele elemente distincte;

- „protecția acordată pentru mărcile românești se referă la

clasele de produse 34, 35 și 39, iar mărcile protejate de Republica Moldova

sunt pentru țigările din clasa 34”;

- nu s-a făcut dovada notorietății pe teritoriul României, „fiind

produse prea puțin comercializate în teritoriu”,

- iar, în realitate, „anularea

mărcii ca sancțiune există în art. 27 din Legea nr. 28/1967”.

Motivele de recurs

Reclamanta a invocat două motive

distincte de nulitate a certificatelor de înregistrare a mărcilor M.T.:

- prin eliberarea certificatelor

s-au încălcat prevederile art. 6 septies, iar

- prin înregistrarea mărcilor M.T.

s-au încălcat dispozițiile art. 17 alin. (6) din Legea nr. 28/1967, iar

instanța de apel nu a cercetat unul din cele două motive, oprindu-se numai la

motivul de notorietate, fiind de neînțeles „cum, în România anului 2001, un S.R.L.,

care nu a folosit niciodată mărcile, le înregistrează doar cu scopul de a le

vinde titularului legitim”.

Instanța de apel a declarat lipsa de

notorietate fără a examina dovezile concludente existente în dosar (materiale

publicitare, vecinătatea, unicul trafic de frontieră ș.a.) dar nici criticile

concrete care pot atesta notorietatea.

Compararea celor două mărci s-a

făcut subiectiv și părtinitor, instanța de apel evidențiind diferențele dintre

marca 5/1991 – Moldova și 27398/1996 – România, cu elemente nesemnificative,

fără a observa că marca înregistrată în România este imaginea negativă a celei

din Moldova, fără nici-o deosebire.

Deși, în decizie, se arată că

protecția pentru marcă se referă la clasa 34 de produse, în ambele țări,

concluzia eronată este că se acordă o protecție diferită.

II. În drept

Recursul este fondat.

părți.

1.1. Între reclamantă și pârâta SC E.T.G. SRL s-a încheiat

și executat un contract de distribuție exclusivă în România a produselor de

tutun și țigări M.T. în perioada 22 februarie 1996 – 12 septembrie 2000,

contract care nu cuprinde clauze speciale privind regimul mărcii aceste țigări

M.T. în România și drepturile pârâtei. Cu privire la executarea și încetarea

acestui contract, nu s-au făcut referiri la eventualele litigii ale celor două

părți.

1.2. Pârâtei SC E.T.G. SRL, pe baza documentației depuse la

O.S.I.M., i se înregistrează și eliberează certificatele de marcă nr. 27398 din

15 octombrie 1996 și nr. 27399 din 15 octombrie 1996, pentru mărcile verbale M.T.

cu element figurativ, fără a avea împuternicirea reclamantei.

Pârâta s-a legitimat ca titulara

acestei mărci și a obținut dreptul de proprietate atestat prin cele două

certificate O.S.I.M.

părți

2.1. Reclamanta a invocat încălcarea

dispozițiilor art. 17 lit. b) din Legea nr. 28/1967, în vigoare la data

înregistrării mărcilor, care prevede că: „Nu pot fi înregistrate, ca mărci,

semnele care constituie copierea, imitarea sau tratarea unei mărci din alt

stat, notoriu cunoscute în România pentru produse, lucrări sau servicii

identice sau similare”.

2.2. Art. 6 septies din Convenția de

la Paris din anul 1883, care acordă o protecție specială mărcilor înregistrate

în țara de origine în raport cu agentul sau reprezentantul comercial dintr-o

altă țară a Uniunii, adoptată în forma revizuită de România, prin Decretul nr. 1176

din 28 decembrie 1976, și de Republica Moldova, prin Hotărârea Parlamentului nr.

1328-XII din 11 martie 1993.

„Dacă agentul sau reprezentantul

celui care este titularul unei mărci într-una din țările Uniunii va cere, fără

autorizația acestui titular, înregistrarea pe propriul nume a mărcii respective,

în una sau mai multe din aceste țări, titularul va avea dreptul să se opună

înregistrării cerute sau să reclame radierea ei sau, dacă legea țării îngăduia

aceasta, să ceară transferul înregistrării în favoarea sa, afară de cazul în

care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare a faptelor sale.

Titularul mărcii va avea dreptul,

sub rezerva alin. (1) de mai sus, să se opună folosirii mărcii de către agentul

sau reprezentantul său, dacă el nu a autorizat această folosire.

Legislațiile naționale pot să

prevadă în termen echitabil în care titularul unei mărci să valorifice drepturile

prevăzute de prezentul articol”.

2.3. Dispozițiile de procedură

specială, prevăzute de art. 48 din Legea nr. 84/1998, privind mărcile și

indicațiile geografice:

„Orice persoană interesată poate

cere Tribunalului București anularea înregistrării mărcii pentru oricare dintre

motivele următoare:

a) înregistrarea mărcii s-a făcut cu

nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1);

b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu

nerespectarea dispozițiilor art. 6;

c) înregistrarea mărcii a fost

solicitată cu rea-credință;

d) înregistrarea mărcii aduce

atingere dreptului la imagine sau numelui patrimonic al unei persoane;

e) înregistrarea mărcii aduce

atingere unor drepturi anterior dobândite, cu privire la o indicație geografică

protejată, un desen sau un model industrial protejat sau alt drept de

proprietate industrială protejat ori cu privire la un drept de autor.

Acțiunea în anulare, pentru motivul

prevăzut la alin. (1) lit. c), poate fi introdusă oricând în perioada de

protecție a mărcii.

Termenul în care poate fi cerută

anularea înregistrării mărcii, pentru motivele prevăzute la alin. (1) lit. a),

b), d) și e), este de 5 ani și curge de la data înregistrării mărcii.

Anularea înregistrării mărcii nu poate fi cerută pentru

motivul existenței unui conflict cu o marcă anterioară, dacă aceasta din urmă

nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 45 și 46”.

Una din părți este persoană juridică străină, de naționalitate

a Republicii Moldova, SC T.C.T.C., cu sediul social în Chișinău, titulara

dreptului de proprietate asupra mărcii, atestat prin certificatele de

înregistrare nr. 5/1991 și 384/1994, emblema M.T., țara de origine Republica

Moldova.

Ambele țări – România și Moldova –

au ratificat Convenția de la Paris - 1883 și sunt membre ale Uniunii de la

Paris. În consecință, din 8 decembrie 1991, textul Convenției, în baza art. 11

alin. (2) din Constituția României, face parte din dreptul intern („Tratatele

ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”).

Aceasta exclude teza, susținută

generic de pârâta, SC E.T.G. SRL, a inadmisibilității aplicării directe a

Convenției și de pârâtul O.S.I.M., în lipsa încorporării normei de drept

internațional într-o lege specială internă.

Așadar, într-o cauză cu element de

extraneitate, ca în speță, aplicarea Convenției este obligatorie, norma de

procedură fiind, însă, cea din dreptul intern român, adică din Legea nr. 84/1998

(art. 48 enunțat).

De asemenea, în speță sunt incidente și celelalte dispoziții

de drept intern din art. 17 lit. b) ale Legii nr. 28/1967, în vigoare la 15

octombrie 1996, data înregistrării mărfii, referitoare la condițiile de formă

și de fond impuse pentru înregistrarea unei mărci.

Așadar, legea uniformă stabilește reglementarea cadru, de

drept material, rezolvând conflictul de legi, iar în legea națională sunt

cuprinse dispoziții de procedură și unele prevederi speciale de realizare a

dreptului subiectiv.

pentru înregistrarea mărcii E.T.

4.1. Pârâta a preluat marca M.T. a

reclamantei, în calitatea de reprezentant comercial exclusiv al acesteia în

România, conform contractului de comision (destinație) din 22 februarie 1996 și

a înregistrat-o în nume propriu, fără autorizația titularului la O.S.I.M.

Reclamanta aprobat că este titulara mărcilor figurative M.T.,

înregistrate în Republica Moldova (certificatele nr. 5/1991 și 364/1994), iar

mărcile înregistrate de pârâtă sub aceeași titulatură, M.T. cu element

figurativ, rezultând, neechivoc, că marca 5/1991 – emblema M.T. a fost copiată

în ambele mărci din 15 octombrie 1996, iar marca 384/1996 în cea cu nr. 27399

din 15 octombrie 1996.

Sub acest aspect, se constată aplicabile

și îndeplinite cerințele din art. 6 alin. (1) septies din Convenție, cât timp

reprezentantul comercial al reclamantei, pârâta SC E.T.G. SRL a înregistrat

marca acesteia fără autorizația ei, la O.S.I.M.

4.2. Ambele mărci sunt protejate în clasa 34 de produse

tutun și țigări în cele două țări, înregistrarea lor în Republica Moldova fiind

anterioară celei din România, dar nefiind necesară această înregistrare și în

România, întrucât sunt incidente dispozițiile art. 6 septies din Convenție,

legea uniformă aplicabilă, în aceeași măsură, în cele două țări.

Pârâta SC E.T.G. SRL, deci, în timp ce se afla în relații

contractuale exclusive cu reclamanta, în calitatea sa de reprezentant comercial

unic și exclusiv în România, pentru distribuția țigărilor produse de reclamantă

sub marca M.T. – T.C.T.C., cu element figurativ, s-a legitimat la O.S.I.M. ca titular

și a înregistrat aceeași marcă în nume propriu, ceea ce interzice, cum s-a

arătat, expres art. 6 septies din Convenție.

Pârâta cunoștea că marca, pentru

care a cerut înregistrarea, aparținea reclamantei, că privește aceleași

produse, cu aceeași reprezentare grafică și colorit și i-a ascuns reclamantei

cererea și depozitul regulamentar în perioada 1996 – 1998, astfel că această

atitudine subiectivă, cât și fapte săvârșite relevă reaua credință și lipsa de

onestitate comercială.

4.3. Pârâta invocă lipsa de

notorietate a mărcii reclamantei în România, spre a demonstra că sunt

îndeplinite condițiile art. 17 lit. b) din Legea nr. 28/1967, iar instanța de

apel și-o însușește, formulând un considerent generic fără trimitere la probe.

Reclamanta a depus un „dosar de

notorietate a mărcii M.T.”, cuprinzând date asupra politicii de marketing în

România, publicitatea comercială făcută (extras din pagina de Internet,

fotografii, pliante publicitare ș.a.), situația vânzărilor de țigarete din anul

1996 cu emblema M.T. ș.a.

De asemenea, s-a solicitat a se

observa toate criteriile de notorietate prevăzute în regula 16 (pct. 3 lit. c) din

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998, între care vecinătatea celor două

țări este un factor major, vizând, în principal, comunitatea de limbă, unicul

trafic de frontieră, schimburile comerciale, mijloacele de informare comună și

altele.

Nu este lipsit de importanță că cel care contestă

notorietatea mărcii M.T. în România este tocmai reprezentantul comercial unic

al acesteia din România, care asigura distribuția exclusivă a țigărilor M.T.

și, deci, contribuia la indicele de notorietate al acestora.

Așadar, nu poate fi reținut drept unic criteriu al

notorietății, cantitatea de țigări M.T. vândute în anul 1996 în România, cum a

procedat instanța de apel, cât timp, legea, dar și doctrina și jurisprudența,

au stabilit anumite criterii pertinente, cum sunt vechimea mărcii, intensitatea

publicității, ideea de calitate, identificarea cu întreprinderea, reacția

publicului la produsul pe care îl reprezintă ș.a.

Ambele

instanțe au dat o interpretare eronată raporturilor juridice dintre părți,

precum și dispozițiilor legale aplicabile acestora, ceea ce atrage modificarea

deciziei și schimbarea în tot a sentinței, cu consecința admiterii acțiunii,

așa cum a fost modificată și anularea certificatelor de înregistrare nr. 27398

din 15 octombrie 1996 și nr. 27399 din 15 octombrie 1996 emise de O.S.I.M.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite

recursul declarat de reclamanta SC T.C.T.C. SA Chișinău cu sediul ales la

avocat G.N.T. București, în contradictoriu cu SC E.T.G. SRL și O.S.I.M.

Modifică decizia nr. 524 A din 26

noiembrie 2001 a Curții de Apel București, secția a III a civilă, și schimbă în

tot sentința civilă nr. 531 din 10 octombrie 2001 a Tribunalului București, secția

a III a civilă, în sensul că admite acțiunea, așa cum a fost modificată, și

dispune anularea certificatelor de înregistrarea mărcii la O.S.I.M. nr. 27398

din 15 octombrie 1996 și nr. 27399 din 15 octombrie 1996.

Irevocabilă.

Pronunțată, în ședință publică,

astăzi, 7 iulie 2003.