ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6759/2010

Asupra cauzei de față, constată următoarele: Prin sentința civilă nr. 466 din 6 martie 2008 pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, în Dosarul nr. 26050/3/2007, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta SC A.N. SRL, în contradictoriu cu pârâții SC T.M. SRL România și O.S.I.M., având ca obiect anularea mărcii naționale verbale „D.V." din 28 aprilie 2004, pentru înregistrare cu rea-credință. În motivarea sentinței, s-a reținut, din probele administrate, că în România marca „D.V." a fost înregistrată în anul 1998 de SC H.T. SRL, pentru clasa de produse 32, iar în anul 2004, cu consimțământul titularului mărcii inițiale, pârâta a solicitat înregistrarea aceleiași mărci, înregistrarea făcându-se pentru clasele de produse 5, 30 și 32, iar ulterior reclamanta a dobândit de la SC H.T.

SRL, prin cesiune, drepturile asupra mărcii inițiale.

Or, în condițiile în care inițial în România marca „D.V." a fost înregistrată de o terță persoană, nu se poate susține că existența raporturilor de concurență pe o altă piață decât cea românească a fost elementul care a determinat-o pe pârâtă să înregistreze marca a cărei nulitate se solicită, în scopul de a bloca intrarea reclamantei pe piața românească, cu produse comercializate sub marca „D.W.". Reaua credință a pârâtei ar fi putut fi reținută doar în măsura în care marca „D.V." nu ar fi fost protejată în România și pârâta ar fi solicitat și obținut prima înregistrarea acestei mărci pentru clasa de produse 32 . Cum marca a fost înregistrată în România de către un terț, terț care ulterior a permis înregistrarea și de către pârâtă a mărcii menționate, nu poate fi reținută o intenție a pârâtei în sensul de a bloca accesul pe piața românească a concurentei reclamante, întrucât accesul acesteia ar fi fost oricum împiedicat de existența mărcii „D.V." al cărui titular era SC H.T.

SRL. Nu poate fi reținută susținerea reclamantei în sensul că pârâta nu ar fi comercializat produse sub marca „D.V.", din actele de la dosar rezultând că pârâta a făcut operațiuni de import și de comercializare a unor tablete efervescente sub marca menționată, precum și acțiuni de promovare a acestui produs pe piață, așa încât nu se poate reține că înregistrarea mărcii s-a făcut în scop de blocaj. Faptul că marca a fost înregistrată pentru aceeași clasă de produse pentru care reclamanta are înregistrată marca nu poate fi reținut ca element care să contureze reaua - credință, întrucât chiar reclamanta susține că acționarul majoritar al pârâtei și reclamanta sunt concurente pe piața poloneză a producătorilor de sucuri, așa încât era firesc ca, înregistrând o marcă în altă țară, această înregistrare să se facă pentru acele clase de produse din categoria care face obiectul de activitate al pârâtei.

Marca a fost înregistrată cu acordul titularului de la acel moment al mărcii „D.V.", marcă ce fusese înregistrată pentru aceeași clasă de produse în anul 1998, aproximativ 7 ani înainte ca reclamanta să devină titularul mărcii „D.W.". Apelul declarat de către reclamantă împotriva sentinței menționate a fost admis prin decizia nr. 75/A din 14 aprilie 2009 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, schimbându-se în tot sentința apelată, în sensul admiterii acțiunii, anulării mărcii înregistrate din 28 aprilie 2004, cu cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această decizie, s-a reținut, în fapt, că reclamanta este titulara mai multor mărci comunitare „D.W.", respectiv înregistrată la data de 08 august 2006 pentru clasele 5, 29 și 32; înregistrată la data de 17 noiembrie 2004 pentru clasele 5, 29 și 32; marca „D.W.P." înregistrată la data de 08 august 2006, precum și a mai multor cereri de înregistrare pentru semnul „D.W." și „D.W.P.L.". Reclamanta a primit mai multe avize de refuz provizoriu pentru înregistrarea în România a mărcii „D.W.", pe motivul prevăzut de art. 6 lit. c) Legea nr. 84/1998, respectiv faptul că marca este similară cu o marcă anterioară (respectiv marca „D.V.", clasele 5 și 32) și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, existând un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.

În ceea ce privește marca „D.V.” a pârâtei, a cărei anulare se solicită în cauză, s-a reținut că a fost înregistrată pe numele SC F.I. SRL din 28 aprilie 2004, pentru clasele de produse nr. 5, 30 și 32, iar la data de 14 mai 2007, O.S.I.M. a luat act de modificarea denumirii pârâtei din SC F.I. SRL în SC T.M. SRL România. Această marcă a fost înregistrată cu consimțământul SC H.T. SRL, care era, la acea dată, titularul mărcii „D.V." înregistrate din 1 noiembrie 1998 pentru produsul „sucuri" din clasa 32; ulterior, SC H.T. SRL a cesionat pârâtei SC T.M.

SRL România drepturile asupra acestei mărci, cesiune opozabilă terților de la data înscrierii în Registrul Național al Mărcilor, respectiv 07 iulie 2006. Din perspectiva atitudinii subiective a pârâtei la data înregistrării mărcii, instanța de apel a reținut că marca „D.W." aparținând reclamantei a fost înregistrată pentru prima dată în Polonia ca marcă națională din 8 septembrie 1994 pentru produse din clasa 32. În anul 1998, această marcă a făcut obiectul unui aport în natură al numitului A.W., titularul mărcii, la capitalul social al societății „D.W.", cu sediul în Varșovia. La data de 14 decembrie 1998, a avut loc prima schimbare a titularului mărcii „D.W.", noul proprietar devenind „S.D.W." cu sediul în Varșovia, schimbarea de proprietate asupra mărcii publicându-se în Buletinul informativ pentru patente nr. 3/1999, din Varșovia.

În decursul următorilor ani, marca „D.W." a avut diverși titulari, schimbările fiind evidențiate în publicațiile de specialitate, iar din anul 1996, marca a început să fie cunoscută pe piața poloneză, căpătând autoritate și un însemnat loc pe piața sucurilor de fructe și a băuturilor nealcoolice, aspect care reiese din articolele publicate în ziare cu privire la cotele de piață ale firmei. Ulterior, marca comunitară „D.W." a fost înregistrată în 2006, iar datorită notorietății căpătate, mai multe companii concurente pe aceeași piață s-au arătat interesate de achiziționarea acestei mărci, precum și a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală create în jurul acesteia. La finalul anului 2004, negocierile privind achiziționarea drepturilor exclusive ale mărcii „D.W." au ajuns într-un punct final, iar în noiembrie 2004, reprezentanții SC A.N.

SRL au încheiat un contract de cesiune totală cu titularul mărcii de la acel moment, Grupa D.W. (contractul fiind tradus în limba română sub denumirea de „contract de vânzare a drepturilor asupra unor mărci de comerț și a altor drepturi"). Atât negocierile, cât și încheierea efectivă a contractului au fost descrise pe larg în presa poloneză, ajungând astfel să fie cunoscute nu numai de concurenții de pe piață, ci și de publicul larg, iar drepturile exclusive ale SC A.N. SRL asupra mărcii „D.W." au fost, de asemenea, înscrise în Buletinul Informativ pentru Patente nr. 6/2005. Aceste drepturi ale SC A.N. SRL asupra mărcii „D.W." reies și din extrasul din Registrul Mărcilor de Comerț al Oficiului pentru Patente al Poloniei.

Cât privește societatea care a înregistrat inițial marca „D.V." în România, SC H.T. SRL, din extrasul de la Oficiul Național al Registrului Comerțului reiese că unul dintre asociați este G.K., cu o cotă de 30 % din beneficii și pierderi. Pe de altă parte, firma SC F.I. SRL (actualmente SC T.M. SRL România) face parte din grupul SC M. SRL (care este acționar majoritar al acesteia), iar conform traducerii unui articol dintr-un ziar polonez, numitul G.K. a fost unul dintre directorii firmei SC F.I. SRL, punând bazele acestei afaceri în România, la V.M.. De asemenea, SC A.N. SRL și SC M. SRL erau concurenți direcți pe piața poloneză, așa cum reiese din articolele de ziar și din studiile de specialitate publicate în presa poloneză.

Astfel, SC T.M. SRL România este o societate română înființată de către SC M. SRL Polonia și K.M.G., că societatea pârâtă are ca acționar compania SC M. SRL, cu un procent de 85% din acțiuni, aceeași companie prezentă și pe piața poloneză, aflată în relații de concurență directă cu reclamanta atât pe piața poloneză, cât și pe alte piețe internaționale, deci cunoscând mărcile existente pe piața poloneză, precum și valoarea acestora. Relația de concurență reiese în mod clar din prezența pe aceeași piață, cu același tip de produse, precum și din extrasele din ziarele poloneze, care arată inclusiv modul în care societatea poloneză s-a extins pe piața din România prin scindarea unei societăți.

Se constată astfel că atât societatea cedentă a mărcii „D.V.", cât și societatea cesionară au avut ca element comun persoana numitului K.M.G., ceea ce creează o puternică prezumție de coordonare a intereselor economice ale celor două societăți, prezumție întărită și de acordul cedentului la înregistrarea în România a mărcii „D.V.". Astfel, nu se poate susține că pârâta nu a avut cunoștință despre existența mărcii „D.W.", atât pe piața poloneză, cât și pe piața comunitară, la momentul înregistrării mărcii „D.V." în România.

O primă critică formulată de apelantă este aceea că instanța de judecată, cu încălcarea principiului disponibilității, a respins acțiunea, soluția fiind fundamentată pe existența unei înregistrări anterioare distincte a mărcii „D.V.", deși, prin cererea de chemare în judecată, nu s-a solicitat și anularea înregistrării, și deci, instanța de judecată nu ar fi trebuit să supună analizei și acest aspect, ci ar fi trebuit să raporteze îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru anularea înregistrării ca fiind făcută cu rea credință strict la marca „D.V." înregistrată. Curtea a înlăturat ca fiind nefondat acest motiv, deoarece instanța nu a extins cadrul cercetării judecătorești, ci a avut în vedere mai multe circumstanțe de fapt existente momentul înregistrării mărcii a cărei anulare se cere, precum și preexistenta înregistrării mărcii inițiale.

Analiza atitudinii subiective a intimatei nu se putea face tară a lua în considerare situa de fapt existentă, atât la momentul înregistrării mărcii „D.V." de către SC H.T. SRL, cât și de către pârâtă, tocmai față de cele reținute anterior, în sensul existenței unei legături economice între cele două societăți. În ceea ce privește celelalte argumente aduse de apelantă, subsumate motivului de apel legat de existența relei credințe a pârâtei la înregistrarea mărcii a cărei anulare se solicită, instanța de apel a constatat că sunt întemeiate. Pe lângă situația de fapt prezentată anterior, se mai reține că numitul K.M.G. avea cunoștință de existența mărcii „D.W.", având în vedere că încă de la începutul anilor 1990, el și-a desfășurat activitatea în cadrul grupului SC M. SRL, grup care s-a extins ulterior și în alte țări din centrul și estul Europei.

De asemenea, ambii asociați ai pârâtei cunoșteau existența și folosirea mărcii pe piața poloneză, cu atât mai mult cu cât în perioada 2003-2004 mai multe companii concurente pe piața poloneză a sucurilor s-au arătat interesate de achiziționarea acestei mărci, precum și a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală create în jurul acesteia, între care și compania SC M. SRL. Mai mult decât atât, înregistrarea mărcii în România a fost făcută într-un moment în care reprezentanții SC A.N. SRL purtau discuții în vederea achiziționării drepturilor asupra mărcii „D.W.", acestea fiind dobândite printr-un contract de cesiune încheiat în noiembrie 2004. Aspectul constatării decăderii pârâtei din marca „D.V.", înregistrată de către SC H.T.

SRL, care a făcut obiectul Dosarului nr. 26048/3/2007, nu are o incidență directă asupra soluționării prezentei cauze, cât timp este vorba despre anularea unei alte mărci, iar, în conformitate cu dispozițiile art. 48 lit. c) Legea nr. 84/1998, se poate dispune anularea unei mărci pentru rea credință, fără ca acest lucru să fie condiționat de o utilizare ulterioară a mărcii de către titularul acesteia. Altfel spus, împrejurarea că SC T.M. SRL România a folosit sau nu ulterior înregistrării marca „D.V." pentru care a obținut protecția este fără relevanță, atât timp cât interpretarea textului de lege vizează analizarea bunei sau relei credințe a deponentului la momentul introducerii cererii de înregistrare.

În strânsă legătură cu acest argument, Curtea a constatat ca fiind corectă susținerea apelantei, în sensul că existența unei alte mărci înregistrate anterior nu exclude reaua credință a SC T.M. SRL România la momentul înregistrării mărcii a cărei nulitate se solicită, dat fiind că reaua credință se analizează distinct pentru fiecare înregistrare. În schimb, odată dovedite legăturile economice strânse dintre K.M.G., SC M. SRL și SC T.M. SRL România, este probată fraudarea intereselor comerciale ale apelantei-reclamante, respectiv prin împiedicarea folosirii mărcii „D.W." pe piața românească. În dreptul mărcilor, noțiunea de rea credință are un conținut și o întindere diferite de cele din dreptul comun și trebuie să primească o interpretare autonomă.

Reprimarea fraudei și a concurenței neloiale este cea care justifică dobândirea dreptului la marcă prin prioritate de folosință, dar acest argument este pe deplin valabil și în sistemul atributiv (sistemul românesc), unde terții au, în plus față de sistemul declarativ, și posibilitatea de a identifica, prin consultarea registrelor publice, semnele ocupate de alți comercianți. Aceasta înseamnă însă că reaua-credință este dedusă fie din dezinteresul manifestat față de semnele ocupate ca mărci de alții, fie din lipsa de diligentă în consultarea registrelor publice și echivalează cu a sancționa, pur și simplu, lipsa de diligentă. Or, lipsa de diligentă în acțiunile întreprinse conduce la calificarea conduitei ca fiind de rea-credință, pentru că un comerciant trebuie să se informeze, trebuie să cunoască ce se întâmplă pe piața în care operează, trebuie să fie onest cu sine însuși și cu concurența.

Dacă aceasta este o obligație, atunci nerespectarea acestei obligații constituie culpă. Legea română a mărcilor nu conține dispoziții relative la anularea înregistrării mărcilor pentru motiv de fraudă, considerând că reaua-credință include și frauda. Dacă prin fraudă se înțelege săvârșirea cu rea-credință a unor acte de atingere a drepturilor altuia pentru a obține foloase injuste, atunci frauda este o specie, o formă de manifestare a relei-credințe. Frauda este sinonimă cu viclenia și se poate manifesta în raport cu terțe persoane (fraudarea unui terț) sau cu organe ale autorității (frauda la lege). În mod concret, frauda poate consta în cunoștința pe care o are cel care face depozitul asupra faptului că marca depusă de el este folosită de altcineva sau că altcineva avea intenția de a o folosi.

El realizează că nu pot folosi ambii aceeași marcă, dar profită de faptul că această marcă nu a fost încă depusă în România; eludează regulile concurenței loiale - de a nu folosi un semn distinctiv ce aparține unui concurent - și urmărește să înlăture de pe piață acel concurent, folosindu-se de efectul atributiv al depozitului. Cunoștința pe care o are deponentul despre marca depusă sau cunoștința pe care a putut-o avea cu minime diligente ce, în mod normal, ar fi trebuit întreprinse, adică reaua-credință a acestuia, trebuie dovedită de cel care o invocă pentru a se putea răsturna prezumția generală a bunei credințe. Acest element intențional este mai ușor de dovedit dacă există sau au existat relații directe între deponent și cel care folosește marca, faptul de a fi avut cunoștință putând fi dedus tocmai din aceste relații; relațiile directe pot fi foarte variate și nu neapărat de natură comercială, ci și civilă sau raporturi de muncă.

Elementul relei-credințe se apreciază în relațiile dintre cei doi concurenți; frauda trebuie să existe fată de concurentul însuși, nu fată de o altă persoană, iar reaua credință poate exista chiar și în lipsa unei folosiri anterioare a semnului, când cel care afirmă caracterul fraudulos al unui depozit la marcă trebuie să stabilească faptul că a manifestat intenția de a utiliza semnul în mod public și să justifice existența dreptului în violarea căruia depozitul a fost efectuat. Un argument în plus pentru existența relei-credințe la înregistrarea mărcii „D.V." este acela că în limba română nu există diferențe auditive între marca reclamantei „D.W." și marca „D.V.", acestea pronunțându-se identic.

În ceea ce privește aspectul folosirii efective sau a mărcii „D.V." în România, Curtea a reiterat argumentul referitor la faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. 48 lit. c) Legea nr. 84/1998, se poate dispune anularea unei mărci pentru rea-credință, fără ca acest lucru să fie condiționat de o utilizare ulterioară a mărcii de către titularul acesteia. Altfel spus, împrejurarea că SC T.M. SRL România a folosit sau nu, ulterior înregistrării, marca „D.V." pentru care a obținut protecția este fără relevanță, atât timp cât interpretarea textului de lege vizează analizarea bunei sau relei credințe a deponentului la momentul introducerii cererii de înregistrare. Împotriva deciziei anterior menționate, a declarat recurs pârâta SC T.M.

SRL România, criticând-o pentru nelegalitate, în temeiul dispozițiilor art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ. și susținând, în esență, următoarele: 1. Hotărârea recurată cuprinde motive contradictorii, astfel: a) Deși recunoaște în considerente că preexistenta „D.V." înregistrată de SC H.T. SRL încă din anul 1998 trebuie luată în considerare pentru a determina atitudinea subiectivă a pârâtei la momentul înregistrării mărcii „D.V." în 2004, instanța de apel concluzionează în mod greșit că intenția de fraudare a intereselor apelantei-reclamante ar rezulta din cunoașterea de către pârâtă a tratativelor purtate în Polonia în intervalul 2003-2004 cu privire la dobândirea mărcii „D.W." de către SC A.N.

SRL, tratative finalizate în noiembrie 2005, neobservând că, în anul 1998, nici recurenta SC T.M. SRL România, nici domnul K.M.G. (căruia i s-a imputat dubla calitate de asociat în SC H.T. SRL și de președinte al Consiliului de Administrație al SC T.M. SRL România) nu aveau cum să fi avut în vedere faptul că SC A.N. SRL va dobândi peste circa 7 ani o marcă similară în Polonia. În plus, marca din anul 1998 era suficientă pentru a împiedica folosința pe teritoriul României a mărcii „D.W." de către SC A.N. SRL, astfel încât, dacă scopul urmărit de pârâtă ar fi fost blocarea intrării pe piață a reclamantei, așa cum greșit afirmă instanța de apel, înregistrarea unei noi mărci în 2004 ar fi fost lipsită de orice logică (implicând un cost inutil).

În realitate, scopul înregistrării mărcii „D.V." în 2004 a fost acela de a o folosi pentru „tablete efervescente", comercializate la scurt timp după depunerea cererii de înregistrare a mărcii. b) O altă contradicție în raționamentul instanței de apel constă în aceea că, deși recunoaște că elementul relei-credințe se apreciază în relațiile dintre cei doi concurenți, frauda trebuind să existe fată de concurentul însuși, nu față de o altă persoană, instanța de apel nu observă că, la data de 11 noiembrie 1998, data înregistrării mărcii inițiale în România, titularul mărcii „D.W." în Polonia era o persoană fizică (domnul A.W.), care a constituit această marcă drept aport în natură la capitalul social al societății D.W., aceste persoane neavând nici o legătură cu SC A.N.

SRL, ce a dobândit marca în Polonia printr-un contract încheiat abia în noiembrie 2004, după cum a reținut chiar instanța de apel. 2. Instanța de apel a făcut o greșită aplicare a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. c) Legea nr. 84/1998. Conceptul de „rea-credință la înregistrarea unei mărci" a fost clarificat prin Hotărârea Curții Europene de Justiție din 11 iunie 2009, emisă în urma soluționării unui recurs prejudicial, cu privire la interpretarea art. 51 alin. (1) lit. b) din Regulamentul 40/94 privind marca comunitară (normă preluată în art. 52 din noul Regulament privind marca comunitară nr. 207/2009).

Prin hotărârea Curții Europene, s-a constatat că „împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează de multă vreme, cel puțin Într-un stat membru, un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere nu este suficientă în sine pentru a stabili existența relei credințe a solicitantului". Prin decizia recurată în cauză, nu se face o corectă aplicare a raționamentului Curții Europene de Justiție, deoarece s-a apreciat în mod greșit că prezumția simplă că pârâta avea cunoștință de existența mărcii „D.W." pe piața poloneză, întemeiată pe structura acționariatului SC T.M. SRL România (prezumție, de altfel, neîntărită de nicio altă probă) nu conduce automat la dovedirea intenției de fraudă și, implicit, a relei credințe a pârâtei.

În realitate, ceea ce trebuia să aibă în vedere instanța pentru a aprecia asupra existenței sau inexistenței relei credințe, este, astfel cum se arată în hotărârea Curții Europene de Justiție, „intenția solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare", intenție care trebuie apreciată în funcție de toate elementele speței, în special prin raportare la „atitudinea ulterioară a deponentului cererii de înregistrare", așadar, de comportamentul exteriorizat al pârâtei ulterior înregistrării mărcii „D.V.". În acest sens, recurenta-pârâtă a susținut că sunt relevante două împrejurări, anume că marca „D.V." a fost efectiv folosită, totodată, că denumirea a fost aleasă datorită caracterului distinctiv.

În ceea ce privește primul aspect, recurenta a subliniat că s-a dovedit în cauză că a folosit marca „D.V." pentru comercializarea produsului „tablete efervescente cu aromă de portocale", fapt necontestat de instanța de apel și care reiese din împrejurări obiective precum aplicarea mărcii pe ambalajele produselor sale sau promovarea acesteia printr-o campanie publicitară intensă și susținută, campanie publicitară care a generat costuri de peste 4 miliarde de ROL. În ce privește cel de-al doilea aspect, denumirea „D.V." a fost înregistrată de pârâtă în dorința de a sublinia caracteristicile produselor sale, creând în mintea utilizatorului o legătură evidentă cu noțiunile de și „vitalitate" și „vitamine", implicit și cu ideea de sănătate.

Or, pârâta este un important producător de sucuri naturale pentru copii, nectaruri de fructe și alte asemenea, caracterul sănătos al produselor SC T.M. SRL România fiind de esența activității sale. Din această împrejurare, rezultă, o dată în plus, faptul că prin dobândirea (prin cesiune) a mărcii înregistrate în anul 1998 și prin înregistrarea subsecventă a mărcii a cărei anulare se cere, pârâta nu a urmărit altceva decât finalitatea licită de a conferi distinctivitate produselor pe care le comercializa. S-a subliniat și faptul că SC T.M. SRL România nu a urmărit și nu a pretins niciodată reclamantei (sau altei persoane) niciun fel de avantaje patrimoniale sau de altă natură în schimbul cesionării sau licențierii drepturilor asupra mărcii „D.V.". Mai mult, între pârâtă (sau acționarul său majoritar) și SC A.N.

SRL nu există și nu au existat niciun fel de relații comerciale cu privire la marca a cărei anulare se cere. La termenul de judecată din 19 noiembrie 2010, s-a invocat de către intimata-reclamantă excepția tardivității declarării recursului, ce trebuie soluționată cu prioritate față de cercetarea motivelor de recurs. Se constată că excepția este neîntemeiată, în condițiile în care decizia de apel a fost comunicată pârâtei SC T.M. SRL România la o altă adresă decât cea indicată de parte în dosar pe parcursul procesului ca reprezentând sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură. Astfel, deși pârâta a menționat, prin întâmpinările depuse la prima instanță, respectiv în apel, că sediul procesual ales este la „B.

și A.", în M.B.C, sector 2, București, decizia de apel recurată în cauză a fost comunicată la sediul social al pârâtei, respectiv în V.M., jud. Prahova. În aceste condiții, actul de procedură al comunicării deciziei de apel către este lovit de nulitate, conform art. 100 alin. (1) pct. 4 și alin. (3) C. proc. civ., față de mențiunea greșită din procesul-verbal de comunicare privind sediul la care pârâta trebuia citată în cursul procesului, ales pentru efectuarea actelor de procedură, în temeiul art. 93 C. proc. civ.. Contrar susținerilor intimatei din întâmpinarea depusă în faza procesuală a recursului, pârâta a indicat și persoana primitorului actului, potrivit cerinței din art. 93, respectiv societatea de avocatură la al cărei sediu urmau a se îndeplini toate actele de procedură.

Nu s-ar poate reține că sintagma „persoana primitorului actului" din art. 93 se referă doar persoanele fizice, întrucât norma nu distinge, în privința persoanelor juridice, actul de procedură urmând a se îndeplini întocmai ca în ipoteza sediului social, în conformitate cu prevederile art. 87, 91 și 92 1 C. proc. civ., respectiv prin înmânare, funcționarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenței, ori prin afișare. Actul de procedură al alegerii de domiciliu (sediu) fiind legal îndeplinit, comunicarea deciziei de apel ar fi trebuit efectuată la sediul indicat de către parte, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză, pentru motivele deja arătate, cu consecința nulității actului comunicării.

Drept urmare, nu a curs termenul de declarare a recursului, prevăzut de art. 301 C. proc. civ., calculat fiind de la data comunicării deciziei de apel, astfel încât recursul promovat la data de 26 noiembrie 2009 nu este tardiv, Înalta Curte urmând a respinge excepția cu acest obiect invocată de către intimată. În ceea ce privește recursul declarat, examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte constată că este fondat, pentru următoarele considerente: 1. Instanța de judecată a fost învestită în cauză cu solicitarea de anulare a mărcii „D.V.", înregistrată de către pârâta SC T.M. SRL România (ce purta, la acea dată, denumirea SC F.I. SRL) pentru produse din clasele 5, 30 și 32, marcă asupra căreia protecția a început să curgă de la data de 28 aprilie 2004, pentru motivul de nulitate prevăzut de art. 48 lit. c) Legea nr. 84/1998.

Prin decizia de apel recurată, schimbându-se în tot hotărârea primei instanțe, a fost admisă cererea, astfel cum a fost formulată, instanța de apel apreciind că pârâta a fost de rea-credință la momentul înregistrării mărcii în discuție. Prin primul motiv de recurs formulat în cauză, se susține că motivarea acestei soluții cuprinde argumente contradictorii, invocând cazul prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., ce vizează ipoteza existenței, în cuprinsul aceluiași raționament juridic, a unor considerente de drept ce se contrazic reciproc și care, esențiale fiind în explicarea adoptării soluției, creează dificultăți în exercitarea controlului judiciar ierarhic ori chiar împiedică atare cenzură de legalitate a deciziei.

Se observă, însă, că recurenta se referă la împrejurări de fapt, și nu la argumente de drept, criticând modul în care instanța de apel a înțeles să le valorizeze, în evaluarea probatoriului administrat.

Astfel, recurenta critică modul de apreciere a împrejurării preexistentei mărcii înregistrate în anul 1998, susținând că, deși enunță relevanța acesteia, instanța de apel ajunge să ignore această împrejurare din ansamblul faptic pe care își întemeiază concluzia relei-credințe a pârâtei, din moment ce se raportează și la fapte petrecute ulterior anului 1998. În același timp, recurenta pretinde că, în mod greșit, instanța de apel s-a raportat, în aprecierea atitudinii subiective a pârâtei, la persoana reclamantei, în condițiile în care titular al mărcii cesionate de către reclamantă era o altă persoană juridică, la nivelul anului 1998. Este evident, din cele expuse, că primul motiv de recurs vizează elemente faptice considerate de către recurentă drept greșit evaluate ori chiar ignorate, ceea ce echivalează cu finalitatea reaprecierii situației de fapt reținute în cauză.

Or, atare finalitate, tinzând la cercetarea temeiniciei deciziei de apel, este incompatibilă cu controlul judiciar presupus a se exercita de către această instanță de recurs, circumscris cazurilor de legalitate prevăzute expres și limitativ în art. 304 C. proc. civ.. Drept urmare, vor fi înlăturate criticile relative la incidența cazului de modificare descris de art. 304 pct. 7 C. proc. civ.. 2. Înalta Curte constată, însă, ca fiind fondate susținerile recurentei vizând aplicarea greșită a legii. În aplicarea dispozițiilor art. 48 lit. c) Legea nr. 84/1998, instanța de apel a evaluat atitudinea subiectivă a pârâtei la momentul cererii de înregistrare a mărcii „D.V.", respectiv la data de 28 aprilie 2004, conchizând în sensul relei-credințe.

Evident, premisa unei asemenea analize este aceea ca marca solicitată spre înregistrare să fie identică sau similară cu marca titularului cererii de anulare sau cu un semn utilizat de acesta în activitatea sa comercială, premisă ce este, necontestat, întrunită în cauză. Concluzia relei - credințe s-a întemeiat, în esență, pe faptul că pârâta a avut cunoștință, la acel moment, despre existența mărcii „D.W.", atât pe piața poloneză, cât și pe piața comunitară. S-a considerat relevant că SC M. SRL Polonia, din care provine pârâta SC T.M. SRL România, era, în anul 2004, în concurență directă cu reclamanta din cauză, SC A.N. SRL, pe piața sucurilor de fructe și a băuturilor nealcoolice din Polonia, piață în care reclamanta deținea un loc însemnat, fiind de notorietate, în acea perioadă, negocierile privind achiziționarea de către reclamantă a drepturilor exclusive ale mărcii „D.W."; totodată, K.M.G., președintele Consiliului de Administrație al SC T.M.

SRL România avea cunoștință de existența mărcii „D.W.", având în vedere că, încă de la începutul anilor 1990, el și-a desfășurat activitatea în cadrul grupului SC M. SRL, grup care s-a extins ulterior și în alte țări din centrul și estul Europei. Astfel, instanța de apel a apreciat că reaua-credință, ca motiv de nulitate expres reglementat prin Legea nr. 84/1998, este întrunită prin simpla cunoaștere a existenței mărcii anterioare, de către deponentul cererii de înregistrare a mărcii a cărei anulare se solicită sau prin cunoștința pe care ar fi putut-o avea, cu minime diligente ce, în mod normal, ar fi trebuit întreprinse.

Această cunoaștere înseamnă, în aprecierea instanței de apel, că pârâta a realizat, la momentul înregistrării mărcii, că cei doi titulari nu pot folosi aceeași marcă, dar a profitat de faptul că reclamanta nu a solicitat înregistrarea propriei mărci în România și, eludând regulile concurenței neloiale - de a nu folosi un semn distinctiv ce aparține unui concurent -, a urmărit să înlăture de pe piață pe acel concurent. Prin motivele de recurs, nu s-a contestat că, la momentul solicitării de înregistrare a mărcii, societatea pârâtă - evident, prin organele sale de conducere, deoarece atitudinea subiectivă trebuie raportată la persoane fizice, nu la însăși persoana juridică - cunoștea sau ar fi putut cu ușurință să cunoască despre existența mărcii poloneze, însă s-a arătat că instanța de apel a reținut un conținut conceptual eronat al relei-credințe, implicit, criterii necorespunzătoare de evaluare a acesteia.

Criticile cu acest obiect sunt fondate. Contrar aprecierii instanței de apel, simpla cunoștință a existenței și folosirii mărcii anterioare depozitului mărcii pârâtei nu este suficientă pentru întrunirea relei-credințe, fiind necesar ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă. Așadar, reaua-credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte, vizând, pe de o parte, cunoașterea „faptului relevant" (existența și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă) iar, pe de altă parte, intenția frauduloasă. Astfel concepută, reaua-credință, ce interesează dispozițiile art. 48 lit. c), este asimilabilă întotdeauna fraudei.

Instanța de apel, deși a definit în mod corect frauda ca fiind săvârșirea unor acte de atingere a drepturilor altuia pentru a obține foloase injuste, a apreciat eronat că aceasta reprezintă doar o formă de manifestare a relei-credințe, în sensul normei în discuție, când, în realitate, se suprapune acesteia în toate cazurile. Dacă s-ar retine contrariul, ar însemna ca reaua-credință să includă și forma de vinovăție a culpei, dedusă de către instanța de apel din lipsa de diligentă în acțiunile întreprinse, în raporturile cu concurenții de pe aceeași piață de produse sau servicii. Or, este exclus ca simpla culpă să aibă semnificația relei-credințe, ca motiv de nulitate a înregistrării mărcii, deoarece sancțiunea aplicată ar fi excesivă față de atitudinea comerciantului, ce nu a urmărit eliminarea, discreditarea sau parazitarea concurenței.

Doar intenția frauduloasă poate determina aplicarea sancțiunii nulității, cât timp intenția solicitantului mărcii nu a fost aceea ca marca să-și îndeplinească funcțiile specifice, respectiv de a dobândi drepturile asupra unei mărci pe care să o folosească ulterior și să o impună pe piață, ci de a bloca accesul concurentului pe piață sau de a-și crea un avantaj comercial, profitând de semnul preexistent (în cazul solicitantului comerciant), asigurându-și posibilitatea de a crea confuzie între marca sa și cea a reclamantei, pe care o parazitează, în acest fel, sub o aparență de legalitate. De altfel, intenția reprezintă forma de vinovăție cerută pentru existenta oricărui act concurential neloial.

Constatările anterioare sunt confirmate de aprecierile Curții de Justiție a Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009, în cauza C - 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG contra Franz Hauswirth GmbH), la care, în mod corect, s-a făcut referire prin motivele de recurs. Această decizie fiind ulterioară deciziei recurate în prezenta cauză, nu se reproșează instanței de apel că nu a ținut cont de jurisprudența Curții Europene, ci că nu a făcut o aplicare corespunzătoare a unor principii ce guvernează raporturile concurențiale între comercianți, din perspectiva cărora trebuie evaluată atitudinea subiectivă a solicitantului mărcii, reguli confirmate prin decizia instanței europene.

Revenind la decizia menționată, este de menționat că instanța europeană a arătat că intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs poate, în anumite circumstanțe, să caracterizeze reaua-credință a solicitantului mărcii, situație întrunită, în special, în cazul în care se dovedește că solicitantul a înregistrat marca fără intenția de a o utiliza, exclusiv în scopul de a bloca accesul terțului comerciant pe piață, caz în care marca nu este aptă de a-și îndeplini funcțiile esențiale. Raportând aceste aprecieri teoretice la datele speței, rezultă că nu este suficientă cunoașterea de către solicitantul mărcii a „faptului relevant" (existența și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă), fiind necesar a se dovedi că intenția pârâtei, la momentul cererii de înregistrare a mărcii, a fost aceea de a împiedica intrarea mărcii reclamantei pe piața românească, astfel cum a pretins reclamanta.

Cât privește criteriile de apreciere a acestor cerințe, implicit, mijloacele de dovedire a intenției frauduloase, această instanță apreciază că simpla cunoaștere a „faptului relevant" nu prezumă, prin ea însăși, existența unei intenții frauduloase, astfel cum rezultă din considerentele deciziei de apel, atare intenție trebuind a fi probată distinct de prima cerință și apreciată ca atare. În evaluarea unei asemenea intenții, este relevantă cercetarea actelor de comercializare a produselor cărora marca le-a fost destinată, ulterior înregistrării (în primul rând, evident, dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată), pentru a se determina dacă și în ce măsură marca și-a îndeplinit funcțiile esențiale specifice.

Este de precizat, totodată, că decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene face referire la o a treia cerință necesară pentru ca reaua-credință să subziste, distinct de condiția cunoașterii existenței mărcii terțului și de cea a intenției frauduloase, anume cerința gradului de protecție juridică de care se bucură atât marca terțului, cât și semnul a cărui înregistrare se solicită a fi anulată. Această cerință este, de asemenea, importantă pentru reținerea relei-credințe, fiind necesar a se evalua ca atare.

În acest context, se impune a se verifica, în primul rând, limitele teritoriale la care se raportează protecția juridică a fiecărui semn în dispută, înregistrat sau nu, răspunzându-se la întrebarea care este teritoriul pe care funcționează piața produselor sau serviciilor, relevantă în cauză, respectiv cel polonez - fiind vorba despre preexistenta unei mărci înregistrate în Polonia -, cel românesc sau chiar teritoriul Uniunii Europene, dat fiind că, în prezent, semnul similar mărcii pârâtei beneficiază de protecție juridică și pe teritoriul României, începând cu data de 1 ianuarie 2007. Dacă se va aprecia că cea din urmă ipoteză este viabilă, se va ține cont de împrejurarea că reclamanta a înregistrat semnul, drept marcă comunitară, abia la sfârșitul anului 2004, moment la care marca a cărei anulare se solicită era deja înregistrată în România.

În măsura în care se va aprecia că piața relevantă este plasată pe teritoriul polonez, trebuie lămurit, de asemenea, dacă poate subzista reaua-credință la înregistrarea unei mărci în România independent de principiul teritorialității ce guvernează protecția juridică a unei mărci. Se constată, din cele expuse, că instanța de apel a făcut o aplicare greșită a dispozițiilor art. 48 lit. c) Legea nr. 84/1998, din perspectiva conținutului conceptual al relei-credințe și a criteriilor de apreciere a acestuia, analiza sa vădind, în același timp, prin prisma celor redate prin prezentele considerente, că situația de fapt și de drept nu este pe deplin și în mod corect stabilită. Se impune, așadar, casarea deciziei, cu trimiterea cauzei spre rejudecare, în aplicarea art. 314 C. proc.

civ., chiar dacă este întrunit cazul prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., pentru a se cerceta toate cerințele pentru întrunirea relei-credințe în persoana solicitantului mărcii a cărei anulare constituie obiectul cererii deduse judecății în cauză, în conformitate cu dezlegările regăsite în prezenta decizie și avându-se în vedere și susținerile pârâtei din motivele de recurs, în special referitoare la modul de utilizare de către pârâtă a mărcii, ulterior înregistrării. Drept urmare, Înalta Curte va admite recursul pârâtei și va casa decizia, cu trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului, la aceeași instanță.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Respinge excepția tardivității recursului invocată de intimata-reclamantă SC A.N. SRL. Admite recursul declarat de pârâta SC T.M. SRL România împotriva deciziei nr. 75/A din 14 aprilie 2009 a Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. Casează decizia și trimite cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi, 17 decembrie 2010.