ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1620/2006

Deliberând asupra recursului civil

de față în condițiile art. 256 C. proc. civ. constată următoarele:

Prin acțiunea înregistrată la 2

aprilie 2002 pe rolul Tribunalului București reclamanta SC R. (România) SRL a

chemat în judecată pe pârâții O.S.I.M. și SC XXL C. SRL pentru a se dispune

anularea mărcii XXL înscrisă în Registrul Național al Mărcilor de la O.S.I.M.

cu nr. 35817 în beneficiul pârâtei SC XXL C. SRL Rădăuți. În motivarea acțiunii

a fost invocat motivul prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr.

84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și Regula 32 din Regulamentul

de aplicare a acestei legi aprobat prin HGR nr. 833/1998, întrucât marca a fost

înregistrată cu nesocotirea dispozițiilor art. 6 alin. (1) pct. c și d din

Legea nr. 84/1998.

În motivarea acțiunii s-a arătat că

la cererea reclamantei, de a înregistrat marca „XXL mega discount”, a primit de

la O.S.I.M. la 27 septembrie 2001 un aviz de refuz provizoriu deoarece la

această înregistrare a formulat un protest beneficiarul unei mărci XXL cu nr.

35817 deja înregistrată. La 10 ianuarie 2001 O.S.I.M. a emis o decizie de refuz

de înregistrare.

Reclamanta a considerat abuzivă

respingerea având în vedere că XXL reprezintă un termen des utilizat în comerț

pentru indicarea măsurii, mai ales la articole de îmbrăcăminte, în înțelesul de

„foarte, foarte mare”.

Pârâta „XXL C. SRL” a formulat o

cerere reconvențională de obligare a reclamantei de a nu mai folosi numele,

marca și sigla „XXL mega discount” pe motiv că în România însemnele XXL nu sunt

recunoscute ca mărime, sistemul metrologic românesc folosind la articolele de

îmbrăcăminte cifre și nu litere.

Tribunalul București prin sentința

civilă nr. 17881 din 17 decembrie 2002 a admis acțiunea principală și a dispus

anularea înregistrării mărcii XXL înscrisă în registrul O.S.I.M. la nr. 35817

în beneficiul pârâtei SC XXL C. SRL Rădăuți și a respins cererea

reconvențională ca neîntemeiată.

Pentru a pronunța această soluție

Tribunalul București a reținut că cererea reclamantei de înregistrare a mărcii

XXL mega discount nr. M2001 00418 R. România SRL a fost soluționată de O.S.I.M.

printr-un aviz de refuz provizoriu în temeiul art. 6 lit. c) din Legea nr.

84/1998 și regula 15 alin. (1) Regulament aprobat prin HGR 833 față de opunerea

la înregistrare din partea pârâtei XXL C. SRL. La 10 ianuarie 2001 O.S.I.M. a

emis în aviz definitiv de refuz apreciind că există un risc de confuzie între

cele 2 mărci, risc evident, acest aviz definitiv fiind urmat de o decizie de

respingere a înregistrării mărcilor (decizie nr.102334).

Comisia de reexaminare mărci, din

cadrul O.S.I.M. prin decizia nr. 151 din 1 iunie 2002 a admis contestația

reclamantei împotriva deciziei O.S.I.M. de respingere a înregistrării mărcii, a

desființat decizia nr. 1002334 din 28 ianuarie 2002 și a dispus retrimiterea

dosarului la Serviciul mărci în vederea continuării procedurii de înregistrare

a mărcii. S-a stabilit, că între cele două mărci există diferențe conceptuale,

vizuale, fonetice care exclud orice risc de confuzie în rândul consumatorilor

de nivel mediu, nefiind aplicabile dispozițiile art. 6 lit. c) din Legea nr.

84/1998.

Tribunalul a constatat că reclamanta

are interes în formularea acțiunii precum și că înregistrarea mărcii XXL în

beneficiul pârâtei SC „XXL C. SRL a fost făcută cu încălcarea dispozițiilor

art. 5 lit. c) și d) din Legea nr. 84/1998.

S-a constatat că este de notorietate

că termenul XXL folosit pentru indicarea măsurii la îmbrăcăminte se referă la

măsuri mari, și termenul se plasează într-o anume scară de valori de la XS la

XXXL.

S-a respins apărarea pârâtei, că în

România acest simbol nu este recunoscut în desemnarea măsurilor articolelor de

îmbrăcăminte, față de frecventa sa folosire în practica comercială din țară.

Faptul de notorietate a fost remarcat din articolele din presă, practicile

comerciale și din definiția dată acestui termen determinând cea mai mare măsură

de îmbrăcăminte (extra, extra large).

S-a considerat suficient, în termeni

legali, dovedirea că noțiunea în discuție servește în comerț pentru desemnarea

unor caracteristici ale unui produs sau ale unei prestări de servicii și faptul

că însemnele au devenit uzuale în limbajul curent sau din practicile locale

[lit. c)] sau desemnează caracteristici ale unui produs comercializat [lit.

d)].

S-a constatat în egală măsură că

înregistrarea unei mărci cu conținutul „XXL” conduce la monopolizarea unui

termen uzual situație ce contravine spiritului Legii nr. 84/1998.

S-a mai constatat că cererea

reclamantei de înregistrare a mărcii are în compunere nu numai semnul XXL ci și

termeni „mega discount” care sunt meniți să înlăture orice confuzie posibilă.

Ca urmare a admiterii acțiunii

principale de anulare a mărcii XXL, pârâta deși pierde dreptul de a folosi

exclusiv marca sub acest text XXL și ca urmare s-a respins cererea

reconvențională a pârâtei.

Curtea de Apel București, secția a

IV-a civilă, prin decizia nr.1010/28 mai 2004 a admis apelul pârâtei SC XXL C.

SRL împotriva sentinței nr. 1788 din 17 decembrie 2002 a Tribunalului

București, secția a III-a civilă, pe care a schimbat-o în parte în sensul că a

respins ca nefondată acțiunea reclamantei. A fost menținută sentința în

privința respingerii cererii reconvenționale.

În motivarea acestei decizii Curtea

de apel a reținut numai critica referitoare la greșita aplicare a art. 5 lit.

c) și d) din Legea nr. 84/1998.

Astfel s-a apreciat că art. 5 lit.

c) trebuie interpretat în sensul că semnele sau indicativele pentru a fi

excluse de la protecție trebuie să fi devenit uzuale cu referire la produsele

sau serviciile pe care tind să le protejeze. Acesta este și sensul exprimat de

Curtea Europeană de Justiție într-o decizie dată în interpretarea art. 3.1 din

Directiva Comunitară în materie, articol cu conținutul identic cu art. 5 lit.

c) din legea română invocată.

S-a arătat că definiția mărcii dată

de art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998 include elemente capabile să distingă

produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de produsele sau

serviciile altei persoane.

S-a constatat că în speță, marca XXL

poate fi considerată destinată pentru serviciile de taximetrie, această marcă

nedevenind uzuală pentru acest gen de servicii prestate de firma pârâtă care a

înregistrat această marcă.

S-a mai constatat că serviciile de

taximetrie și produsele de îmbrăcăminte nu sunt în situația similarității

cerută de art. 35 lit. b) din Legea nr. 84/1998, deci nu sunt aplicabile în

speță nici dispozițiile art. 5 lit. c) și d) ale aceleiași legi.

Împotriva acestei decizii reclamanta

a declarat recurs în termen, la 5 iulie 2004 în temeiul art. 304 pct. 9 și 10

C. proc. civ.

În fapt în esență s-a pretins că în

mod greșit s-a considerat neaplicabil art. 5 lit. c) și d) din Legea nr.

84/1998, întrucât nu a fost luată în considerație o probă administrată,

hotărâtoare și anume certificatul de înregistrare al mărcii „XXL” nr. 35817

(fila 137-138), care prevede clasa de servicii/produse pentru care marca a

obținut protecția pe teritoriul României și anume clasa 35, import export,

comerț iar reclamanta a solicitat înregistrarea mărcii „XXL mega discount”

pentru aceeași clasă de servicii, 35 pentru care a obținut protecție și pârâta.

Recursul este nefondat urmând a fi

respins pentru considerentele de mai jos.

Reclamanta și-a motivat interesul în

acțiunea în anulare cu care a sesizat instanța de judecată pe împrejurarea că

există mărci „XXL” înregistrate de pârâtă care împiedică înregistrarea propriei

sale mărci „XXL mega discount”, înregistrând la cererea depusă la O.S.I.M., în

acest scop, o hotărâre de refuz de înregistrare, determinată la rândul ei de

opoziția adresată beneficiarului mărcii înregistrate, XXL, pârâta din cauză.

Instanțele au reținut în mod exact

că în procedura înregistrării mărcii, hotărârea O.S.I.M. de respingere a fost

atacată de petiționara reclamantă cu o contestație soldată cu desființarea

hotărârilor de refuz de înregistrare și s-a trimis dosarul la Serviciul mărci,

pentru continuarea procedurii de înregistrare a mărcii.

Atât comisia de reexaminare mărci

cât și instanța de apel în prezenta cauză au reținut în mod corect în raport de

datele concrete ale cauzei că nu ar putea exista riscul de confuzie în rândul

consumatorului mediu cu privire la marca „XXL mega discount” în culorile galben

și roșu cu element figurativ, solicitată a fi înregistrată de reclamantă,

societate cu activitate de comercializare de produse alimentare și nealimentare.

Pe de o parte diferența netă a

sferei de activitate a celor două societăți, taximetrie și, respectiv,

comercializare de produse alimentare și nealimentare, reduce până la eliminare

riscul de confuzie al folosirii produselor sau serviciilor prestate în cele

două sfere distincte de activitate.

Pe de altă parte particularitățile

speciale care diferențiază cele două mărci, text, culoare și grafie,

consolidează faptul că nu există posibilitatea de confuzie prin folosirea

simbolului „XXL” în discuție.

În sfârșit date conținute de marca

„XXL” atât la momentul adresării cererii în anul 1997 de către pârâtă cât și în

prezent nu sunt de natură a atrage concluzia că s-au încălcat dispozițiile

expres prevăzute de Legea nr. 84/1998. Marca a cărei înregistrare se cere a fi

anulată este formulată în limitele și cu caracteristicile arătate de art. 3

lit. a) și nu se regăsește în enumerările prevăzute în art. 5 lit. c) și d)

pentru a-i fi negată protecția prin înregistrare.

Potrivit definiției date de art. 6

lit. a) din lege mărcilor similare, este necesar ca marca pretinsă similară să

fie aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un

risc de confuzie pentru public, existând și risc de asociere cu marca

anterioară.

Nici împrejurarea că ambele mărci

vizează clasa de produse/servicii 35 care, potrivit Aranjamentului de la Nisa

se referă la import-export, nu este de natură a impune anularea mărcii

înregistrate a pârâtei, față de elementele semnalate de diferențiere și față de

larga varietate a acestei clase.

Pentru considerentele arătat, în temeiul art. 312 C.

proc. civ. și constatare că nu sunt întrunite în cauză dispozițiile art. 304

lit. 9 și 10 C. proc. civ. care să impună modificarea deciziei atacate se va

respinge ca nefondat recursul.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge recursul declarat de

reclamanta pârâtă SC R. România SRL împotriva deciziei nr. 1010 din 28 mai 2004

a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 1

4 februarie

2006.