ÎCCJ, decizie (scj.ro #81966)

ÎCCJ, decizie (scj.ro #81966) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Anularea înregistrării mărcii pentru

rea-credință. Anularea contractului subsecvent de cesiune a

mărcii

Cuprins pe materii

: Dreptul proprietății intelectuale.

Marcă. Stingerea dreptului la marcă.  Modalități de

transmitere a dreptului la marcă.

Index

: Dreptul

proprietății intelectuale ;

-

Marcă ;

-

Cesiunea dreptului la marcă ;

-

Anularea înregistrării mărcii ;

-

Reua credință la înregistrarea

mărcii ;

-

Anularea contractului de cesiune.

Legea nr. 84/1998, art. 5, art. 6, art. 48

1.

Potrivit

dispozițiilor Legii nr. 84/1998 se poate solicita nulitatea mărcii

dacă înregistrarea mărcii a fost făcută cu

rea-credință. Reaua-credință a soliciantului la momentul

depunerii cererii de înregistrare există dacă acesta avea

cunoștiință de folosirea anterioară a acestui semn pentru

produse identice și similare de către un concurent.

privește anularea contactului de cesiune a mărcii,  aplicarea în

speță a  principiilor

quod nullum est nullum producit effectus

și

resoluto jure

dantis, resolvitur jus accipientis

este justă.

Dacă s-ar menține contractul

de cesiune, pe considerentul că se află într-o situație care-l

exceptează de la aplicarea principiilor enunțate, dobândind dreptul

asupra mărcii cu titlu oneros și cu bună-credință,

recurentul s-ar găsi în situația de a fi proprietarul unei mărci

anulate

.

ICCJ,

Secția Civilă și de Proprietate Intelectuală, decizia

civila nr. 2815 din 30 martie 2007

Prin cererea înregistrată la data de 5 noiembrie 2004 reclamanta G.B.C. a

chemat în judecată pe pârâții T.C.V., C.I.A.C. P. și Oficiul de

Stat pentru Invenții și Mărci – O.S.I.M., solicitând

instanței să dispună anularea înregistrării mărcii

„GBC” nr.050097 din 15 martie 2002, pentru clasele 16 și 35, al cărei

titular inițial a fost pârâtul T.C.V., anularea contractului de cesiune a

mărcii, încheiat între pârâți, precum și obligarea O.S.I.M.

să radieze marca și înregistrarea cesiunii din Registrul Național

al Mărcilor - R.N.M.

În motivarea cererii,

reclamanta a arătat că pârâtul T.C.V. a înregistrat marca cu

rea-credință, întrucât a avut cunoștință cu mult timp

înainte despre faptul că marca „GBC” a fost creată și

aparține reclamantei, partenerul de afaceri la care pârâtul era asociat.

Marca

reprezintă, de fapt, prescurtarea denumirii reclamantei, care a

înregistrat aceeași marcă în S.U.A., beneficiind de protecție pe

teritoriul acestora din 1960. La data de 4 octombrie 2004, reclamanta a depus o

cerere de înregistrare a mărcii „GBC”, combinată, pentru clasele 7,

16 și 17.

Pârâtul

T.C.V. este asociat la S.C. T.B. S.R.L., distribuitor de birotică al

reclamantei pe piața românească, încă din 1998 și a avut

cunoștință de faptul că reclamanta intenționa să

promoveze marca „GBC” în România.

Contractul de

cesiune a mărcii este lovit de nulitate, ca act subsecvent; pe de

altă parte, pârâtul C.I.A.C.P. nu putea dobândi prin cesiune marca,

față de prevederile art.14 lit.c din Legea nr.51/1995.

Prin sentința civilă nr.475 din 10 mai 2005 Tribunalul

București, Secția a IV-a Civilă a admis acțiunea, a dispus

anularea înregistrării

mărcii ca fiind făcută de către pârât

cu rea-credință, precum și contractul de cesiune, dispunându-se

radierea înregistrării mărcii, precum și a cesiunii.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reținut interesul reclamantei în

formularea acțiunii în anulare, întrucât aceasta a creat și folosit marca

„GBC”, anterior cererii de înregistrare a mărcii pe teritoriul României de

către pârâtul T.C.V., și a protejat-o în S.U.A., iar în 2004 a depus

cerere de înregistrare a mărcii pe teritoriul României.

S-a reținut că marca reprezintă prescurtarea denumirii

reclamantei, precum și faptul că reclamanta și-a creat pe

teritoriul României o piață de desfacere a produselor sale.

Sub aspectul fondului, tribunalul a arătat că

reprezintă o dovadă de fraudă cunoașterea de către

deponentul cererii de înregistrare a folosirii anterioare a aceluiași semn

pentru produse identice și similare de către un concurent.

Pe baza probelor administrate în cauză

tribunalul a reținut că s-a făcut dovada

relei-credințe a pârâtului T.C.V. la momentul înregistrării mărcii.

Întreaga corespondență purtată între părți, actele

constitutive ale societăților implicate, documentele fiscale depuse

au fost reținute ca probe în sensul că produsele marcate de

către reclamantă au început să fie comercializate de către

reclamantă pe piața românească prin intermediul distribuitorului

S.C. T.B. S.R.L., anterior datei de înregistrare a mărcii de către

asociatul acesteia.

Instanța de fond a reținut identitatea fonetică și

vizuală a celor două mărci - cea folosită de către

reclamantă și cea înregistrată de către pârâtul T.C.V. -

și identitatea dintre produsele pentru care a fost înregistrată marca

de către pârât și cele importate în România de către societatea

al cărei administrator și asociat este pârâtul.

S-a apreciat în consecință, faptul că înregistrarea unei

mărci

absolut identice pentru produse identice și similare

cu cele ale reclamantei constituie un act de înregistrare cu

rea-credință a mărcii.

În calitatea sa de distribuitor unic autorizat al

produselor reclamantei, pârâtul a cunoscut neîndoielnic faptul că marca

aparține reclamantei, iar negocierile părților privind

cesionarea mărcii nu dovedesc decât interesul acesteia de a-și vedea

protejată marca pe teritoriul României. Reclamanta este unul dintre asociații

I.Gmbh, fostă I. AG, cu care pârâtul a avut relații comerciale.

S-a apreciat că pârâtul a eludat astfel regulile concurenței loiale

de a nu folosi un semn distinctiv ce aparține unui concurent și a

urmărit înlăturarea de pe piață a acestuia sau blocarea

lui, folosindu-se de atributul exclusiv al depozitului.

Contractul de cesiune a fost anulat în virtutea principiului potrivit

căruia nulitatea actului principal determină nulitatea actului

subsecvent, principiul ocrotiri subdobânditorului cu titlu oneros de

bună-credință fiind aplicabil doar în materia bunurilor imobile.

În privința prevederilor art.1909 C.civ., buna-credință a

cesionarului mărcii nu are relevanță, întrucât aceasta se aplică

bunurilor mobile corporale, iar nu celor incorporale, așa cum este marca.

Împotiva acestei hotărâri pârâtele au declarat apel.

Prin decizia

civilă nr.93 din 25 mai 2006 Curtea de Apel București – Secția a

IX-a Civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală a

respins ca nefondate ambele apeluri.

Pentru a decide astfel, Curtea de apel a reținut

următoarele:

Prima instanță a procedat la o

temeinică interpretare sistematică și la o corectă aplicare

a prevederilor art.48 lit.c din Legea nr.84/1998, precum și la o

temeinică apreciere coroborată a probatoriului administrat în

cauză, reținând reaua-credință a pârâtului T.C.V. la

înregistrarea mărcii „GBC”.

Instanța de fond a procedat în final, la

o corectă aplicare a principiului

resoluto jure dantis, resolvitur jus

accipientis,

în privința contractului subsecvent de cesiune a

mărcii, principiu de drept civil substanțial, neconsacrat

in

terminis

de vreo reglementare legală, dar constituind efectul firesc

al constatării nulității sau anulării unui act juridic.

Tribunalul a apreciat în mod legal și

temeinic faptul că distribuirea anterioară de către pârâtul

T.C.V. a produselor reclamantei marcate „GBC”, în calitate de distribuitor al

acesteia din urmă, respectiv anterior înregistrării mărcii de către

acesta, constituie dovada certă și neechivocă a

relei-credințe a acestuia la momentul înregistrării mărcii.

Faptul că societatea comercială al

cărei asociat și administrator era pârâtul era doar unul dintre

distribuitorii reclamantei pe piața românească nu prezintă nici

o relevanță sub acest aspect, iar efortul de a critica

reținerea, chiar eronată, de către instanța de fond a

faptului că firma respectivă ar fi fost unicul distribuitor autorizat

este unul inutil.

De asemenea, confuzia făcută de

către instanța de fond în legătură cu calitatea de

concurenți, iar nu de parteneri pe piața românească, a firmei

S.C. T.B. S.R.L. și a reclamantei, cea dintâi în calitate de distribuitor

al celei din urmă, nu prezintă nici o relevanță sub

aspectul reținerii relei-credințe a asociatului celei dintâi la

înregistrarea mărcii înregistrată pe teritoriul altui stat de

către cea din urmă.

Curtea de Apel a înlăturat aprecierile

greșite făcute de către prima instanță privind

calificarea actului abuziv de folosire a unui semn distinctiv aparținând

unui concurent pentru a marca produsele sub aspectul indicării

provenienței acestora, întrucât aprecierea excede cadrului procesual. O

astfel de apreciere poate fi făcută exclusiv în cadrul procesual

declanșat de o acțiune comercială în concurență

neloială, iar nu în cadrul acțiunii civile speciale în anularea

înregistrării cu rea-credință a mărcii. În cadrul acestei

din urmă acțiuni, actul abuziv,

ilicit, constă în solicitarea cu

rea-credință a înregistrării naționale a mărcii

aparținând partenerului comercial al solicitantului, sub care acesta

distribuia produsele celui dintâi pe piața românească sau cunoscând

ori putând cunoaște, cu minime diligențe, ținând de

corectitudinea raporturilor comerciale, faptul că marca este

folosită, iar nu neapărat înregistrată de către partenerul

său comercial.

Sancțiunea actului ilicit este anularea acestuia, obținută pe

calea acțiunii civile speciale, întemeiate pe dispozițiile art.48

al.1 lit.c din Legea nr.84/1998.

Pentru a epuiza aspectele teoretice legate de

regimul juridic al acțiunii în anularea înregistrării cu

rea-credință a mărcii, față de criticile formulate în

ambele apeluri sub acest aspect, Curtea de Apel a precizat că niciun text

legal nu condiționează exercițiul dreptului la acțiunea în

anulare înregistrării mărcii de urmarea obligatorie a proceduri

opoziției, ca etapă în procedura administrativă de înregistrare

a mărcii.

Pe de altă parte, în procedura

administrativă de înregistrare a mărcii, examinarea din oficiu a

fondului cererii se circumscrie  cercetării condițiilor de fond

de registrabilitate, prevăzute de art.5-6 din Legea nr.84/1998, buna sau

reaua-credință a solicitantului la momentul înregistrării

nefăcând obiectul cercetării din oficiu.

Persoana interesată are deschisă

atât calea administrativă a opoziției, cât și calea

acțiunii în anulare, ulterior înregistrării.

Așa cum în mod legal și temeinic a reținut prima

instanță, interesul legitim, direct și personal al reclamantei

în formularea acțiunii în anularea înregistrării cu

rea-credință a mărcii subzistă, independent de producerea

vreunui prejudiciu cert prin înregistrare. Este avut în vedere prejudiciul

potențial ce s-ar produce astfel pentru reclamant. Înregistrarea de către

asociatul distribuitorului a mărcii partenerului său comercial, ale

cărui produse purtând marca respectivă le-a distribuit în

România, constituie un  act  juridic

ilicit prejudiciabil, reclamanta aflându-se în imposibilitatea în primul

rând, de a beneficia de protecția mărcii folosite pe teritoriul

României, prin înregistrarea mărcii pe numele său, pentru clasele de

produse pe care și le dorește, ori de a alege liber strategia de

marketing agreată pentru promovarea pe piața românească a

mărcii etc.

Nu prezintă nici o relevanță

sub acest aspect faptul că reclamantA a depus cerere de înregistrare a

mărcii „GBC” pe teritoriul României după doi ani de la data

depozitului național reglementar constituit de către pârâtul T.C.V.

cu privire la marca sa, neinteresând motivele pentru care aceasta nu și-a

înregistrat mai devreme marca în România. Cel care folosește pe teritoriul

României o marcă nu poate fi obligat a o înregistra într-un anumit termen,

pentru a beneficia de protecția conferită de sistemul atributiv.

Acesta beneficiază, însă, de protecție

împotriva înregistrării mărcii neînregistrate pe care o

folosește împotriva actului abuziv de înregistrare cu

rea-credință a mărcii respective de către partenerul

său comercial ori de către asociatul acestuia.

Nu prezintă relevanță nici

faptul că reclamanta a depus cerere de înregistrare a aceleiași

mărci pentru alte clase de produse decât cele pentru care a înregistrat

marca pârâtul T.C.V., analiza făcută de către instanța de

fond sub acest aspect fiind superfluă. Reclamanta ar fi justificat un interes

legitim, direct și personal în formularea acțiunii în anularea

înregistrării cu rea-credință a mărcii și în ipoteza

în care nu ar fi depus cerere de înregistrare  - națională sau

internațională, cu România țară desemnată - a

mărcii respective, caz în care nu s-ar fi putut reține cu certitudine

pentru ce clase de produse ar fi intenționat aceasta înregistrarea. Chiar

dacă reclamanta ar fi intenționat sau ar fi cerut înregistrarea

mărcii pentru produse diferite - ipoteză ce nu se confundă

cu ipoteza înregistrării pentru clase diferite,

produse/servicii din clase diferite putând fi identice sau similare - de cele

pentru care pârâtul a obținut înregistrarea mărcii, interesul

reclamantei ar fi fost unul legitim, din perspectiva dreptului său de a

dispune în viitor de marca sa, inclusiv sub aspectul extinderii protecției

și la alte produse/servicii.

În ceea ce privește folosirea de

către reclamantă a mărcii înregistrate de către pârât,

anterior înregistrării mărcii de către acesta din urmă, nu

se impune ca folosirea mărcii de către cea dintâi să se fi

făcut pe teritoriul României.

Ceea ce interesează în speță

este atitudinea subiectivă a solicitantului la momentul depunerii cererii

de înregistrare a mărcii.

Folosirea, anterior înregistrării de

către pârât, a mărcii de către reclamantă constituie doar

faptul prin care aceasta își justifică interesul în formularea

acțiunii în anulare, precum și un aspect al fondului acțiunii,

din perspectiva modului în care solicitantul înregistrării a avut ideea

înregistrării acestei mărci.

Folosirea anterioară a mărcii poate

fi înlocuită cu orice act, fapt sau împrejurare care să denote faptul

că solicitantul înregistrării avea cunoștință sau

putea avea cunoștință, cu minime diligențe, de faptul

că partenerul său comercial a creat semnul și este interesat sau

ar putea fi interesat de semnul respectiv, prin ipoteză această

preocupare fiind sursa de inspirație pentru înregistrarea mărcii de

către solicitant.

Simplul fapt că solicitantul

înregistrării unei mărci este partenerul comercial al celui care a

creat doar semnul, chiar fără a fi ajuns să îl folosească,

înaintea datei depozitului reglementar, creație de care solicitantul ar fi

putut afla, indiferent prin ce mijloace  - faptul că solicită

înregistrarea ca marcă a semnului creat de către partenerul său

comercial este o dovadă certă și evidentă a faptului

că a luat cunoștință, într-un fel sau altul, despre

existența semnului respectiv, fără a se putea

admite ipoteza unei coincidențe - constituie prin el

însuși dovada relei-credințe a solicitantului.

De asemenea, faptul că partenerul

comercial al solicitantului are înregistrată marca respectivă într-un

alt stat, constituie o dovadă a relei-credințe a solicitantului, care

nu poate justifica înregistrarea în România a unei mărci identice sau

similare într-un grad foarte ridicat cu cea înregistrată anterior de

către partenerul său comercial într-un alt stat.

Tribunalul a procedat la o temeinică

apreciere coroborată a probatoriului administrat în cauză, sub

aspectul reținerii unor raporturi comerciale în cadrul cărora pârâtul

T.C.V. a venit în contact cu semnul „GBC”, chiar dacă acesta constituia

doar un antet al corespondenței purtate cu terți, respectiv cu alte

societăți comerciale decât reclamanta.

Efortul pârâtului de a critica reținerea

eronată de către instanța de fond a susținerilor sale

și a elementelor de probatoriu privind firmele cu care societatea al

cărei asociat este a avut raporturi comerciale este unul inutil, după

cum inutile sunt și reținerile detaliate făcute de către

instanța de fond sub acest aspect.

Nu interesează dacă există

și un alt titular al unei mărci identice înregistrate național

sau internațional, în afara reclamantei, cât timp ceea ce interesează

în acțiunea în anularea mărcii pentru înregistrarea ei cu

rea-credință este atitudinea subiectivă a solicitantului la

momentul înregistrării mărcii.

Ori, pârâtul nu a arătat nici un moment

în ce condiții, altele decât cele prezumate simplu, pe baza probatoriului

administrat în cauză, a ajuns să înregistreze în România marca „GBC”,

ce apare ca semn în antetul corespondenței sale cu terții.

Solicitantul de bună-credință,

înainte de a proceda la înregistrarea acestui semn ca marcă, pe numele

său, ar fi întrebat terții-parteneri contractuali (pornind de la

ipoteza susținută ca atare de către pârât, prin

motivele de apel, că nu ar fi fost depuse la dosar

înscrisuri din care să rezulte existența raporturilor comerciale

dintre firma S.C. T.B. S.R.L. și reclamantă) dacă ar exista un

impediment pentru a înregistra semnul respectiv ca marcă în România, pe

numele său.

De altfel, în mod nejustificat, pârâtul T.C.V.

formulează susțineri exclusiv formale privind lipsa dovezii

raporturilor comerciale dintre S.C. T.B. S.R.L. și reclamanta, pentru ca

apoi să recunoască faptul că firma a avut calitatea de

distribuitor al acesteia din urmă. Mai mult, pârâtul recunoaște chiar

faptul că a comercializat pe piața românească, ulterior

înregistrării mărcii, doar produsele reclamantei purtând marca „GBC”,

iar nu produse proprii, deși a înregistrat marca.

Ori, și recunoașterea pârâtului se

coroborează cu celelalte probe din dosar, în sensul existenței unor

raporturi comerciale între S.C. T.B. S.R.L. și reclamantă, în cadrul

cărora pârâtul a venit în contact cu semnul „GBC”, pe care a decis, cu

rea-credință, să și-l aproprie ca marcă, prin

înregistrarea lui în România.

Nu interesează în ce măsură

raporturile comerciale au fost directe și nici dacă acestea au trecut

de faza negocierilor sau a simplelor contacte. Ce interesează sub aspectul

relei-credințe a solicitantului la momentul depunerii cererii de

înregistrare este ca acesta să fi luat cunoștință de

existența semnului (chiar dacă, prin ipoteză acesta nu ar fi

fost înregistrat ca marcă), cu ocazia contactelor/negocierilor cu

reprezentanți ai reclamantei sau ai unor firme aparținând

aceluiași grup (în sensul de firme partenere de afaceri sau aflate în alte

raporturi juridice ori având aceeași asociați etc.).

Cele două notificări, adresate de

către pârâtul C.I.A.C.P. terțului M.C.&C.R. S.R.L. pentru a

înceta comercializarea produselor marcate „GBC” nu prezintă,

într-adevăr, nici o relevanță, sub aspectul aprecierii

relei-credințe a solicitantului la momentul depunerii cererii de

înregistrare.

Nici eșuarea negocierilor privind

cesiunea mărcii în favoarea reclamantei nu prezintă vreo

relevanță, întrucât este vorba despre un fapt ulterior momentului de

referință pentru aprecierea relei-credințe (data depozitului

național reglementar, respectiv data depunerii cererii de înregistrare a

mărcii de către pârât).

În

ceea ce privește contractul de cesiune, tribunalul a procedat la o

temeinică aplicare a principiului

resoluto jure dantis, resolvitur jus

accipientis,

principiu de drept substanțial ce guvernează

efectele nulității actului juridic, nefiind necesară o

consacrare legală expresă a unui principiu de drept substanțial.

În materia specială a mărcilor,

sistemul de protecție fiind unul atributiv (protecția este

acordată de către stat, pe teritoriul său, în urma unei

proceduri administrative de înregistrare), anularea înregistrării are ca

efect inexistența, cu efect retroactiv, a mărcii, ceea ce

lipsește de obiect contractul subsecvent de cesiune.

În consecință, principiul

validității aparenței în drept, ce ocrotește interesele

subdobânditorului cu titlu oneros de bună-credință, aflat într-o

eroare comună și invincibilă este incompatibil cu materia

mărcilor, bunuri mobile incorporale, cât timp, ca efect al anulării

înregistrării mărcii, aceasta nu mai există, cu efect

retroactiv, de la data depozitului național reglementar.

Principiul validității

aparenței în drept constituie, în dreptul comun, o excepție de la

principiile

quod nullum est nullum producit effectus

și

resoluto

jure dantis, resolvitur jus accipientis,

prin ipoteză obiectul

material și juridic al actului juridic principal, lovit de nulitate,

subzistând.

În materia mărcilor, o dată anulată

înregistrarea, marca nu mai există, în sensul că semnul nu mai

beneficiază de protecție pe teritoriul României ca marcă, decât

dacă se invocă și se face dovada notorietății,

marca notorie beneficiind de protecție pe teritoriul

României fără a fi nevoie de înregistrare, potrivit art. 3 lit.c din

Legea nr. 84/1998. În consecință, semnul anulat ca marcă nu poate

urma regimul juridic al mărcii, susceptibile de cesiune.

Așa cum în mod legal și temeinic a

apreciat instanța de fond, prevederile art. 1909 Cod civil nu sunt

aplicabile în materia mărcilor, marca, bun mobil incorporal, neputând fi

dobândită în România prin simpla folosință - nu posesie,

specifică bunurilor mobile corporale -, sistemul de protecție a

mărcii fiind unul atributiv.

Dreptul

la marcă se dobândește pe teritoriul României exclusiv prin

înregistrare, într-o procedură administrativă specială

reglementată de lege, în cadrul căreia autoritatea

administrativă, O.S.I.M., cercetează îndeplinirea unor condiții

de registrabilitate, iar nu prin simpla folosință a semnului pentru

identificarea produselor/serviciilor sub aspectul provenienței lor.

Împotriva acestei sentințe au declarat

recurs pârâții T.C.V. și C.I. A.C. P.

sale, arată că:

Instanța de apel a

reținut în mod greșit că distribuirea anterioară de

către el a produselor reclamantei marcate „GBC” înainte de înregistrarea

mărcii, constituie dovada certă și neechivocă a

relei-credințe la momentul înregistrării mărcii.

Instanța de apel a analizat eronat

speța dedusă judecății prin prisma faptului că pârâtul

ar fi fost unic distribuitor al produselor comercializate de reclamantei.

Concluzia instanței de apel este

eronată deoarece niciunul din actele aflate la dosarul cauzei nu face

dovada faptului că, înaintea datei de 15 martie 2002, care este cel al

solicitării înregistrării mărcii, ar fi fost distribuite în

România produse având marca „GBC”.

În mod greșit instanța de apel

a reținut că înregistrarea de către asociatul distribuitorului a

mărcii partenerului său comercial constituie un act juridic ilicit,

prejudiciabil.

În acest sens, recurentul arată în

continuare că nu s-a făcut dovada că în intervalul de peste doi

ani de la înregistrarea mărcii ar fi întreprins vreo acțiune

menită să obstrucționeze sau să incomodeze activitatea

reclamantei în România; nu a uzat nici măcar de dispozițiile art.35

din Legea nr.84/1998, chiar dacă în această perioadă de timp a

avut un drept exclusiv asupra mărcii.

Mai mult, în anul 2002 a obținut

distincția de „Distribuitor al anului 2002”, ceea ce a reprezentat o

confirmare a activității deosebite pe care S.C. T.B. S.R.L. a

prestat-o în favoarea reclamantei, deși chiar la începutul anului 2002 se

depusese de către pârât cererea de înregistrare a mărcii „GBC” la

O.S.I.M.

De asemenea, în mod greșit a reținut

instanța de apel că simplul fapt că partenerul comercial al

solicitantului are înregistrată marca respectivă într-un alt stat

constituie o dovadă a relei-credințe a solicitantului, care nu poate

justifica înregistrarea în România a unei mărci identice sau similare cu

cea înregistrată anterior de partenerul său comercial într-un alt

stat.

Recurentul arată

că a făcut dovada faptului că marca „GBC” este înregistrată

internațional de către un alt titular, respectiv G.B.C. I. S.P.A., cu

o cu totul altă grafie decât marca reclamantei, pentru cu totul alte clase

de produse și servicii.

Având în vedere dovezile depuse la dosar de

recurent pe acest aspect, instanța trebuia să înlăture concluzia

potrivit căreia el ar fi dat dovadă de rea-credință.

Recurentul consideră eronată

concluzia instanței de apel potrivit căreia prima instanță

ar fi procedat la o temeinică apreciere a probatoriului administrat în

cauză sub aspectul reținerii unor raporturi

comerciale în cadrul cărora pârâtul T. a venit în

contact cu semnul „GBC”, chiar dacă acesta a constituit doar un antet al

corespondenței purtate cu terți.

Aceasta, deoarece S.C. T.B. S.R.L. a

comercializat înainte de data depunerii cererii de înregistrare a mărcii

produse marca „IBICO”, și nu „GBC”, iar faptul că IBICO AG s-a

transformat în  IBICO GmbH, acționariatul ei fiind alcătuit din

GBC International Inc. și General Binding Corporation nu are

relevanță, cât timp produsele comercializate au fost marca IBICO.

Între S.C. T.B. S.R.L. și G.B.C. nu au

luat niciodată naștere raporturi juridice, la dosar neexistând nicio

dovadă în acest sens.

Reclamanta nu a făcut dovada faptului

că G.B.I. S.R.L., și nu G.B.C. ar fi titulara mărcii

înregistrată în străinătate.

Recurentul mai solicită instanței

că cenzureze întreg materialul probator administrat în cauză, cu

excepția dovezilor de înregistrare a mărcii „GBC” în Statele Unite

ale Americii și să țină seama de faptul că, în

procedura de înregistrare a mărcii în România, atât pârâtul cât și

O.S.I.M. au respectat toate termenele și prevederile Legii nr.84/1998,

neexistând niciun temei pentru care să se considere că pârâtul a

acționat cu rea-credință.

nelegală hotărârea în ceea ce privește anularea contractului de

cesiune a mărcii.

Se susține că instanța a

aplicat greșit principiul

resoluto jure dantis resolvitur jus

accipientis

, care se aplică doar în anumite materii, cum ar fi cea

reglementată de art.1770 C.civ., nefiind consacrat într-un text de

principiu sau cu caracter general.

Recurentul mai arată că nimic nu împiedică

un cabinet de avocatură să înregistreze la O.S.I.M. o marcă sau

o emblemă sub care își desfășoară activitatea,

legislația în materie neimpunând nicio restricție

în acest sens.

Faptul că un cabinet de avocatură

poate să achiziționeze o marcă reiese din dispozițiile

art.46 al Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificate prin O.U.G.

nr.138/2004.

Pe de altă parte, încheierea acestui

contract nu a reprezentat o faptă de comerț, ci exercitarea unui

drept legal protejat.

Recursul a fost respins ca nefondat pentru

următoarele considerente:

fapt reținută pe baza evaluării probelor, dispozițiile

legale incidente au fost corect aplicate atunci când s-a dispus anularea

înregistrării mărcii pentru rea-credință.

Astfel,

s-a reținut - ca situație de fapt – că, anterior

înregistrării mărcii, pârâtul a distribuit pe piața din România

produse ale reclamantei, marcate „GBC”, adică cu semnul utilizat de

reclamantă pentru a-și distinge produsele.

Acest aspect nu poate fi contestat în

calea de atac a recursului, deoarece recursul nu mai poate fi exercitat pentru

greșita reținere a situației de fapt ca urmare a

interpretării eronate a probelor.

Prin urmare, susținerea recurentului,

conform căreia nu s-a făcut nicio dovadă a comercializării

produselor sub semnul „GBC”, anterior cererii de înregistrare a mărcii de

către el nu poate fi analizată.

Contrar susținerilor recurentului,

instanța de apel nu a reținut că acesta a fost singurul

distribuitor al produselor reclamantei în România.

Ceea ce a considerat esențial curtea de

apel în adoptarea soluției a fost împrejurarea că, fiind distribuitor

al produselor reclamantei, marcate „GBC”,  a avut

cunoștință, atunci când a solicitat înregistrarea mărcii pe

numele său de faptul că acesta este deja utilizat de un partener

comercial, ceea ce reprezintă o dovadă de netăgăduit a

relei-credințe a pârâtului.

Împrejurarea că, după înregistrarea

mărcii, pârâtul nu a stânjenit-o pe reclamantă în utilizarea

aceluiași semn, că nu i-a produs acesteia vreun prejudiciu sau faptul

că, în calitate de distribuitor al acesteia, a fost extrem de diligent nu

sunt de natură a înlătura reaua-credință cu care a

acționat la înregistrarea mărcii.

În realitate, recurentul ignoră

principalul efect al înregistrării mărcii pe numele său,

constând în acela că reclamanta nu mai poate pretinde protecția

aceluiași semn pe teritoriul României, ceea ce este suficient pentru a

justifica interesul promovării acțiunii în anulare.

Tot irelevantă a fost considerată de

către curtea de apel și susținerea potrivit căreia marca în

litigiu ar fi fost înregistrată pe cale internațională, de

către un alt titular, pentru cu totul alte produse sau servicii.

Recurentul se limitează la a relua

aserțiunile legate de existența acestei înregistrări,

fără a demonstra de ce dovedirea acestei împrejurări ar putea

forma convingerea instanței cu privire la buna sa credință.

Atitudinea subiectivă a pârâtului a fost corect analizată, atât de

tribunal cât și de curtea de apel, în cadrul strict al relației

dintre reclamantă și pârât.

Câtă vreme s-a reținut că

pârâtul a acționat cu rea-credință, în dauna intereselor

partenerului său comercial, nu are nicio importanță că

față de alte subiecte de drept, inclusiv față de un titular

al unei înregistrări internaționale a mărcii „GBC”, pentru alte

produse și servicii decât cele protejate de marca în litigiu, conduita

pârâtului nu ar putea fi considerată culpabilă.

Solicitările din final ale recurentului,

referitoare la reevaluarea întregului material probator al cauzei, nu pot fi

primite, nefiind compatibile cu structura recursului.

În concluzie, Înalta Curte constată

că, la situația  de  fapt  reținută s-au

aplicat corect dispozițiile art.48 lit. c din Legea nr.84/1998, nefiind

incident motivul de recurs prevăzut de art.304 pct. 9 C. pr. civ.

recursul C.I.A. A.C. Pop, Curtea l-a respins ca nefondat.

Criticile referitoare la legalitatea

achiziționării de către un cabinet de avocatură a unei

mărci ori la respectarea condițiilor prevăzute de Legea

nr.84/1998 pentru încheierea sau înregistrarea de către O.S.I.M. a

contractului nu au legătură cu hotărârea atacată.

Aceasta, deoarece singurul motiv pentru care

s-a încuviințat anularea contractului de cesiune a mărcii „GBC” a

fost acela că acest contract este subsecvent unui act juridic  nul.

Concluzia la care au ajuns ambele

instanțe, respectiv aceea a aplicabilității în speță a

principiilor

quod nullum est nullum producit effectus

și

resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis

este justă.

Deși insistă în menținerea

contractului de cesiune, pe considerentul că se află într-o

situație care-l exceptează de la aplicarea principiilor

enunțate, dobândind dreptul asupra mărcii cu titlu oneros și cu

bună-credință, recurentul pierde din vedere că, în ipoteza

în care ar obține această soluție, s-ar găsi în

situația de a fi proprietarul unei mărci anulate.

Având în vedere că a devenit titular al

mărcii prin cesiune, recurentul nu este beneficiarul unei noi

înregistrări a mărcii, ci se subrogă în drepturile și

obligațiile titularului anterior.

Din moment ce capătul de cerere

privind anularea înregistrării mărcii a fost admis, odată cu

punerea în executare a hotărârii și radierea mărcii din

Registrul Național al Mărcilor dispare însuși obiectul

contractului de cesiune, ceea ce nu se întâmplă în cazul transmiterii

dreptului de proprietate asupra unui bun - mobil sau imobil - dar corporal,

cum corect a sesizat instanța de apel atunci când a

considerat că, în speță, cesiunea mărcii nu poate fi

exceptată de la aplicarea principiului anulabilității actului

subsecvent ca urmare a anulării actului principal.

În baza art.312 C. pr. civ., Înalta Curte a menținut decizia atacată

și a respins ambele recursuri ca nefondate.