ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2559/2014

Asupra cauzei de față constată următoarele: Fondul și considerentele instanței de fond: Prin cererea înregistrată la data de 27 august 2012, pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă, sub nr. 33830/3/2012, reclamanta SC X.C.

SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâta C. Romanian Telecomunication SA (în prezent T. Romania Mobile Telecommunications S), ca prin hotărârea ce se va pronunța, să-i fie interzis pârâtei să mai folosească în activitatea sa comercială: - semne identice sau asemănătoare cu marca sa înregistrată; - aplicarea însemnului „XXL” pe produse sau pe ambalaje; - oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn; - utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate; Întrucât există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marca „XXL”, cu consecința obligării pârâtei la repararea pagubelor pricinuite societății reclamante, care se ridică la suma echivalentă cu cifra de afaceri realizată de pârâtă în campania comercială promovată ilegal, plus suma echivalentă publicității, efectuate pentru desfășurarea campaniei promoționale, precum și la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea acestei cauze.

Prin sentința civilă nr. 80 din 16 ianuarie 2013, tribunalul a respins capătul de cerere prin care se solicită interzicerea folosirii de către pârâtă a semnelor identice/similare mărcii reclamantei, ca neîntemeiată, a luat act de renunțarea reclamantei la capătul de cerere privind obligarea pârâtei la despăgubiri și a luat act că pârâta solicită cheltuieli pe cale separată. Tribunalul a reținut următoare: reclamanta SC X.C. SRL s-a înființat în anul 1996, dar nu precizează prin acțiune care este obiectul de activitate principal sau ce produse sau servicii a pus la dispoziția consumatorilor în perioada 1996-2012, activitatea reclamantei fiind suspendată în perioada 2007-2009. Prin precizarea cererii de chemare în judecată reclamanta a susținut că are în proiect crearea și dezvoltarea unei rețele de distribuție și vânzare de dispozitive mobile (telefoane mobile, laptop-uri, tablete, modem-uri, PDA-uri și altele) în România, încheind contract cu parteneri străini.

Tribunalul constată că reclamanta a înregistrat la O.S.I.M. marca verbală XXL nr. AA/1997, reînnoită în 2007, pentru clasa 35 import-export, comerț, iar prin acțiunea de față a solicitat să se interzică pârâtei folosirea în activitatea sa comercială semnul XXL identic cu marca sa protejată, aplicarea pe orice produse sau pe ambalaje, oferirea sau comercializarea sau utilizarea semnului pe documente pentru publicitate. Reclamanta a invocat dispozițiile art. 36 din legea mărcilor privind drepturile exclusive ale titularului de marcă și dreptul de a se adresa instanței de judecată pentru a cere interzicerea folosirii semnelor identice sau similare mărcii înregistrate, reclamanta susținând de asemenea că pârâta încalcă dispozițiile legii privind publicitatea, afirmând că există un risc de confuzie pentru consumatorii în cauză.

Tribunalul constată că susținerile reclamantei nu sunt întemeiate, aceasta nefăcând dovada că a utilizat în vreun fel sau altul marca înregistrată XXL, în legătură cu serviciile din clasa 35, care cuprinde „publicitatea; gestiunea afacerilor comerciale; administrație comerciala; lucrări de birou”, marca reclamantei fiind înregistrată doar pentru serviciile de „Import, export, comerț”. Pe de altă parte C. Romanian Mobile Telecomunication SA are ca obiect principal de activitate activitățile de telecomunicații prin rețele fără cablu, având șase planuri tarifare standard corespunzătoare mărimilor serviciului de telefonie mobilă: Extrasmall (XS), Small (S), Medium (M), Large (L), Extralarge (XL) și Extra-extralarge (XXL).

Astfel, Portofoliul C. Sizes conține C. XS, C. S, C. M, C. L, C. XL, C. XXL, iar Portofoliul de abonamente C. pentru iPhone conține planurile tarifare: Smart L, Smart XL și Smart XXL. Portofoliul de abonamente de date conține planurile tarifare: Co. XS, Co. S, Co. M, Co. L, Co. XL, Co. XXL etc. Rezultă, în primul rând, că pârâta nu folosește semnul XXL ca atare, aplicat unor produse sau servicii, acest semn fiind folosit alături de alte semne, pentru indicarea mărimii unor servicii, fapt ce diferă în mod evident de marca XXL a reclamantei, înregistrată pentru servicii de import, comerț, export. Tribunalul constată că serviciile de telefonie mobilă ale pârâtei se includ în Clasa 38 și nu sunt identice sau similare serviciilor cuprinse în Clasa 35, care nu se referă la furnizarea unor produse și servicii destinate consumatorilor, ci strict la servicii auxiliare către alți comercianți.

Deci prin serviciile din clasa 35 se oferă altor întreprinderi industriale sau comerciale asistență în exploatarea/conducerea propriilor afaceri sau a funcțiilor lor comerciale. Pârâta nu a furnizat servicii auxiliare din cele incluse în Clasa 35, ci comercializează exclusiv propriile produse de telefonie mobilă incluse în altă clasă.

Reclamanta nu poate pretinde astfel că folosirea semnului XXL de către pârâtă se face pentru aceleași servicii, pentru a se reține existența riscului de confuzie în percepția publicului, atâta timp cât acesta reprezintă doar un indicator cantitativ, pe o scara de mărimi XS-XXL, corespunzătoare fiecărui tip de abonament C. Acronimul XXL (exprimând mărimea) este plasat întotdeauna după denumirea serviciului/tipului de abonament și încadrată în scara de mărimi XS-XXL în funcție de numărul de minute, mesaje ori de cantitatea de trafic de internet alocat și de tariful aferent, care variază în mod corespunzător mărimilor indicate, clienții percepând astfel semnul doar pentru delimitarea cantitativă a planului tarifar corespunzător.

Tribunalul constată că semnul nu are în percepția publicului un caracter distinctiv, nici măcar între serviciile furnizate de pârâtă, fiecare serviciu având planuri tarifare aferente mărimilor XS-XXL, de asemenea riscul de confuzie fiind exclus având în vedere că sferele de activitate ale părților în proces sunt complet diferite. Tribunalul reține și dispozițiile invocate de pârâtă de la art. 39 din Legea nr. 84/1998, precum și pe cele ale art. 6 alin. (1) lit. (b) din Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislațiilor statelor membre privind mărcile, prevederi conform cărora indicațiile caracterizatoare ale produselor, inclusiv cele privind valoarea și cantitatea, nu pot fi interzise a fi folosite în activitatea comercială dacă sunt conforme bunelor practici comerciale.

În acest sens, prescurtarea XXL având natura unei indicații referitoare la cantitatea și valoarea serviciilor, nu ar putea să fie interzisă comercianților decât pe motiv de încălcare a bunelor practici comerciale, fapt ce nu se confirmă în speță. Apelul și considerentele instanței de apel: Împotriva sentinței a declarat apel reclamanta SC X.C. Analizând sentința apelată, în limita cererii de apel, conform art. 292 alin. (1) C. proc. civ., instanța de apel a reținut următoarele: Apelanta este titulara mărcii XXL înregistrată la data de 25 martie 1997 pentru clasele de produse și servicii 35 - import, export, comerț, conform clasificării de la Nisa, aspect ce rezultă din certificatul de înregistrare depus la dosarul primei instanțe, în timp ce intimata folosește semnul XXL pentru comercializarea serviciilor reprezentate de abonamente de telefonie mobilă.

Dacă semnul reprezentând marca reclamantei este identic cu semnul folosit în vânzarea produselor și serviciilor pârâtei, în ceea ce privește identitatea sau similaritatea produselor susținută ca indicând riscul de confuzie, instanța de apel a reținut următoarele: Apelanta susține încadrarea serviciilor prestate de pârâtă în clasa 35, ceea ce ar conduce, în opinia sa, la constatarea identității sau similarității produselor, în condițiile în care marca sa a fost înregistrată pentru această clasă. Însă, susținerea apelantei reclamante, conform căreia marca sa a fost înregistrată pentru întreaga listă de produse și servicii incluse în clasa 35 conform Clasificării de la Nisa, nu poate fi primită, atâta vreme cât în certificatul de înregistrare a mărcii a fost menționat punctual la denumirea serviciilor: import, export, comerț.

Abonamentele la serviciile de telecomunicații pentru terți, sunt menționate ca servicii în cadrul clasei 35, având referința nr. A 0001, însă, pe de o parte, nu constituie un serviciu pentru care s-a înregistrat marca reclamantei, iar pe de altă parte, nici nu se poate constata că serviciile pârâtei se încadrează în această clasă, care, în mod generic, are în vedere „Publicitatea, conducerea și administrarea afacerilor, lucrări de birou”.

În nota explicativă a Clasificării de la Nisa: „Clasa 35 cuprinde în general servicii prestate de persoane sau organizații al căror scop principal este: să ofere asistentă în exploatarea sau conducerea unei întreprinderi comerciale sau să ofere asistență în ceea ce privește conducerea afacerilor sau a funcțiilor comerciale ale întreprinderilor industriale sau comerciale, ca și serviciile asigurate de firme de publicitate care se ocupă în principal de comunicare publică, declarații sau anunțuri prin toate mijloacele de difuzare, pentru toate tipurile de produse sau servicii.

Această clasă cuprinde în mod particular: strângerea la un loc, în beneficiul terților, a unor produse diverse (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod (aceste servicii pot fi asigurate de magazine en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondentă sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping); servicii care constau în înregistrarea, transcrierea, compunerea, compilarea sau sistematizarea unor comunicări scrise sau înregistrări, ca și compilarea datelor matematice sau statistice; serviciile agențiilor de publicitate, ca și servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau distribuirea de mostre.

Această clasă se poate referi și la publicitate în legătura cu alte servicii, cum ar fi publicitatea pentru credite bancare sau publicitatea prin radio.” Potrivit notei explicative din cadrul clasificării de la Nisa, clasa 38 denumită „Telecomunicații”(menționată de pârâtă ca fiind clasa în care se încadrează propriile servicii) cuprinde „în general servicii care permit cel puțin unei persoane să comunice cu altă persoană prin mijloace senzoriale. Acestea sunt servicii care permit unei persoane să vorbească cu altă persoana; transmit mesaje de la o persoană la alta și pun o persoana în comunicare orală sau vizuală cu altă persoană (radio și televiziune).

Această clasă cuprinde în mod particular servicii care constau în general în difuzarea de programe de radio și televiziune, fără a cuprinde servicii de publicitate prin radio (ce aparțin clasei 35).” Comerțul pârâtei cu dispozitive electronice ale altor producători (telefoane mobile, laptopuri, tablete etc.) se încadrează în clasa 38, întrucât constituie obiecte prin intermediul cărora se realizează comunicarea, separat de furnizarea serviciului de comunicație telefonică sau trafic de internet.

Concluzia apelantei că produsele și serviciile pârâtei se încadrează în clasa 35 întrucât sunt destinate terților (aceasta făcând o distincție între licența de telecomunicații pentru sine și licența de telecomunicații pentru terți), este eronată, atâta vreme cât clasa 35 se referă la asistență în exploatarea sau conducerea unei întreprinderi comerciale sau asistență în ceea ce privește conducerea afacerilor sau a funcțiilor comerciale ale întreprinderilor industriale sau comerciale, astfel că serviciile din această clasă nu pot fi privite separat de domeniul pentru care au fost incluse într-o categorie. Titlul clasei 35 indică trăsătura specifică produselor și serviciilor cuprinse, care se referă la servicii oferite altor comercianți cu scopul susținerii și dezvoltării managementului, marketingului și logisticii acestora, și nu la furnizarea de produse și servicii destinate consumatorilor.

Pe de altă parte, instanța de apel a reținut că, în stabilirea similarității produselor și serviciilor, clasificarea nu poate fi decisivă, apartenența sau neapartenența produselor sau serviciilor analizate la aceeași clasă nefiind un criteriu unic și absolut de determinare a gradului lor de asemănare, potrivit art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 1344/2010 de aprobare a Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 84/1998. Criteriile utilizate pentru a stabili similaritatea sunt obiective, precum asemănarea produselor, sau subiective, cum ar fi identitatea modurilor de comercializare și de prezentare către public. Ori, dovezile administrate nu au conturat existența posibilității ca publicul să creadă că produsele și serviciile comercializate de pârâtă au o legătură cu cele ale reclamantei, născând confuzie cu privire la proveniența acestora.

Asemănarea bunurilor trebuie analizată prin prisma posibilității rezonabile ca publicul să creadă că ele provin din aceeași sursă comercială. Între noțiunile de similaritate a semnelor, similaritate a bunurilor/serviciilor și risc de confuzie există o interdependență. În ce privește inaplicabilitatea art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, Curtea de apel a reținut că, față de categoria serviciilor prestate de pârâtă, se poate afirma că „XXL” cu sensul de „foarte mare”, face parte din caracteristicile produsului, la care se referă textul indicat, avându-se în vedere și dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Directiva 2008/95/CE.

Astfel, dacă textul din legea națională menționează că „titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea comercială indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale acestora, Directiva indică imposibilitatea interzicerii indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului”. Această enumerare pune în discuție măsura în care acronimul XXL exprimă cantitatea, pentru a se încadra în ipoteza textului directivei, fiind deci exceptat de la interzicere, sub condiția folosirii conform bunelor practici, prevăzută de alin. (2) al art. 39 din Legea nr. 84/1998.

Instanța de apel reține calitatea de semn uzual a acronimului XXL (extra extra large), care servește în comerț pentru a desemna mărimea, constituind etalon cu privire la îmbrăcăminte, totodată fiind intrat în limbajul comun cu înțelesul de „foarte mare”, indiferent de produse sau servicii. Acronimul folosit de pârâtă „XXL” are caracter descriptiv, întrucât transmite consumatorului mesajul că serviciile prestate se oferă într-o anumită cantitate. Ori, față de sensul acronimului XXL, echivalent al lui „foarte mare”, se reține că acesta poate să vizeze orice produs și serviciu, termenul nefiind de natură a stabili în mod special o asociere cu un anumit obiect, bun sau prestație. Concluzia este că marca reclamantei are caracter slab distinctiv, fiind descriptivă, astfel că, deși înregistrată, recunoscându-i-se astfel validitatea, concurenții nu pot fi privați de folosirea unui termen curent, uzual.

În ce privește critica referitoare capătul de cerere privind despăgubirile, instanța de apel a reținut contradicția dintre această critică și afirmația ulterioară a apelantei, potrivit căreia va solicita despăgubiri pe cale separată, precum și cererea din dosarul primei instanțe, prin care se renunță la judecata capătului de cerere privind repararea pagubelor, astfel că cele consemnate în dispozitiv cu privire la acest aspect corespund voinței părții exprimate în scris.

Instanța de control judiciar a respins și criticile privind încălcarea jurisprudenței Curții de Justiție, fiind indicată de către apelantă cauza C 17/06 CELINE, întrucât ipoteza acestei cauze are în vedere utilizarea de către un terț, care nu a fost autorizat în acest scop, a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice cu o marcă anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, în condițiile în care în speța de față conflictul privește marca și un semn identic iar produsele nu sunt identice. Cu privire critica privind greșita reținere de către tribunal a lipsei riscului de confuzie, instanța de apel a constatat că inexistența confuziei privind originea produselor sau serviciilor se impune odată ce s-a stabilit că produsele și serviciile nu sunt identice sau similare.

Identitatea dintre marca reclamantei și semnul utilizat de pârâtă nu este suficientă pentru a constata riscul de confuzie, fiind necesară identitatea sau similaritatea produselor sau serviciilor, iar argumentele curții referitoare la acest aspect au fost anterior expuse în cuprinsul prezentei decizii. Așa cum s-a arătat, identitatea semnelor nu presupune existența riscului de confuzie, care este prezumat de Legea nr. 84/1998 în ipoteza prevăzută de art. 36 alin. (2) lit. a), adică în caz de identitate a produselor și serviciilor, și care trebuie justificat în ipoteza de la lit. b) a aceluiași text, adică în caz de similaritate a produselor. În același timp, Curtea reține și că, odată constatată aplicabilitatea art. 39 din Legea nr. 84/1998, verificarea identității sau similarității produselor cerută de art. 36 alin. (2) lit. b) apare ca inutilă.

Curtea de apel reține că solicitarea apelantei de obligare a pârâtei la plata daunelor cominatorii de 10.000 euro pe zi de întârziere, constituie cerere nouă în apel, inadmisibilă potrivit art. 294 alin. (1) C. proc. civ.. Față de considerentele expuse, în aplicarea a art. 296 C. proc. civ., apelul a fost respins ca nefondat. Recursul și considerentele instanței de recurs: Împotriva deciziei nr. 112A din 5 iunie 2013 a Curții de Apel București, secția a IX-a, a declarat recurs reclamanta. Recurenta reclamantă a invocat, indicând art. 304 pct. 6 și 7 C. proc. civ., faptul că hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii, precum și faptul că, interpretând greșit actul juridic dedus judecății, instanța a schimbat natura ori interesul lămurit și vădit neîndoielnic al acestuia.

Referitor la motivarea contradictorie, susține că instanța de apel a dat o motivare contradictorie cu privire la includerea în clasele 35 și 38 a produselor și serviciilor pentru care s-a obținut marca și pe care le prestează părțile. Astfel, uneori Curtea susține că marca XXL este înregistrată doar pentru comerț, import-export, așa cum este „menționat punctual la denumirea serviciilor în certificatul de înregistrare a mărcii", iar alteori înclină balanța în favoarea pârâtei, și susține că: „această clasă (35) cuprinde în mod particular: strângerea la un loc în beneficiul terților, a unor produse diverse pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine, cataloage, website-uri", lucru care reprezintă ”comerț”.

Pe de altă parte, arată că „titlul clasei 35 indică trăsătura specifică a produselor și serviciilor cuprinse, care se referă la servicii oferite altor comercianți cu scopul susținerii și dezvoltării managementului, marketingului și logisticii acestora, și nu la furnizarea de produse și servicii destinate consumatorilor". Ori, dacă marca este înregistrată doar pentru comerț, rezultă că nimeni altcineva nu poate utiliza această marcă în comerț (produse diverse, inclusiv telefoane mobile, laptopuri, tablete, etc). Motivarea contradictorie vizează și faptul că se arată că vânzarea de bunuri precum telefoane mobile, laptopuri, tablete, etc. reprezintă uneori ”comerț” și alteori ”servicii de comunicație” Din descrierea serviciilor ce cuprind clasa 38 specificată de către instanță, nu apare precizat în nici o formă, comerțul cu bunuri ce fac posibilă comunicarea, ci doar serviciile de telecomunicație.

Ori, activitatea desfășurată de pârâtă sub sigla „XXL", respectiv vânzarea de produse se numește comerț, așa cum noțiunea este definită de dicționarele limbii române (DEX ediția din 1998, definește termenul ”comerț” ca fiind un „schimb de produse prin cumpărarea și vânzarea lor"; (NODEX), ediția din 2002, definește termenul ”comerț” ca fiind „activitatea economică de valorificare a mărfurilor prin procesul de vânzare-cumpărare; negoț"; iar Dicționarul de neologisme (DN) ediția 1986, definește termenul ”comerț” ca fiind un schimb de produse prin vânzare și cumpărare"; Astfel, în oricare din interpretări, fie că marca XXL este înregistrată pentru întreaga clasă de produse și servicii 35, fie că este înregistrată numai pentru comerț, import-export, pârâta nu avea dreptul să utilizeze marca, iar instanța trebuia s-o oblige să nu mai folosească marca pe viitor, în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (1), 36 și 37 din Legea nr. 84/1998 republicată, care sunt clare și fără echivoc.

Ori, instanța, interpretând greșit actul juridic dedus judecății, a schimbat natura ori interesul lămurit și vădit neîndoielnic al acestuia. Atâta timp cât pârâta utilizează un semn grafic pentru acronimul XXL, similar cu grafica mărcii înregistrate XXL®, există riscul ca publicul, consumatorul mediu, să creadă că produsele titularului de marcă provin de la pârâtă și nu de la titular. Susține că în prezent vinde pachete comerciale de comunicație, prin închirierea de căsuțe de poștă electronică, cât și pachete de procesare date și transmitere de mesaje SMS încât beneficiarii serviciilor ar putea crede că serviciile le sunt oferite de pârâtă, sau în asociere cu serviciile pârâtei, fără să distingă în mod cert serviciile, existând riscul să se creadă că provin de la aceeași sursă comercială.

Față de considerentele de la pagina 20 din decizie, potrivit cărora „între noțiunile de similaritate a semnelor, similaritate a bunurilor/serviciilor și risc de confuzie există o interdependență, astfel că o analiză separată a similarității serviciilor strict în raport de Clasificarea Nisa, prin clasele au fost stabilite în mod administrativ, nu este relevantă pentru verificarea condițiilor acțiunii în contrafacere" susține că este irelevantă întrucât acțiunea sa nu are ca temei contrafacerea, ci obligarea pârâtei de a nu mai utiliza marca în comerțul propriu, solicitând protecția acordată de lege. Pe de altă parte, utilizarea de către terți a unei mărci, pe motiv că bunurile/serviciile sunt diferite, atrage titularului mărcii efecte economice negative în situația în care titularul mărcii va avea, sau va dori să dezvolte în viitor bunuri și servicii identice cu cele ale terțului care utilizează marca.

Astfel, o soluție în sensul deciziei recurate poate fi defavorizantă pentru titularul mărcii, în momentul în care ar dori să dezvolte o afacere similară cu cea a terțului care fură marca. În anul 2006, prin decizia nr. 1620 din 14 februarie 2006, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis utilizarea mărcii XXL® de către concernul R., pe motiv că la acea dată subscrisa utiliza marca XXL® pentru comerțul cu servicii de taximetrie și televiziune prin cablu, iar concernul R. pentru magazine alimentare, admițând înregistrarea mărcii XXL Mega Discount de către R. În anul 2007 - 2008, a dezvoltat un proiect comercial, prin care urma să dezvolte o rețea națională de magazine alimentare de cartier în franciză, cu numele mărcii înregistrate XXL®.

Deși condițiile comerciale oferite francizaților și potențialilor francizați erau atractive, nu a putut finaliza acel proiect, datorită temerilor că R. ar fi putut să ceară despăgubiri partenerilor săi, și că marca sa XXL® ar fi putut fi asociată cu copia mărcii XXL Mega Discount și astfel să creeze confuzie în rândul consumatorilor. Astfel, decizia instanței ne-a afectat în mod negativ și ireversibil. Cuantumul pierderilor nu se rezumă doar la activitatea premergătoare demarării acelui proiect, precum: instruiri, prezentări ale proiectului în cadrul Camerelor de Comerț din întreaga țară, personal angajat să prezinte franciză și să încheie contracte, personal angajat pentru negocierea de furnizarea de produse cu furnizori din întreaga țară, etc, ci și pierderea afacerii în sine, a veniturilor ulterioare prezumate.

În același mod, în viitorul apropiat, ar putea dezvolta activități comerciale de vânzare de telefoane mobile, laptopuri, tablete, etc, iar publicul larg să perceapă comerțul sau, cu comerțul pârâtei care ar utiliza pe mai departe marca sa înregistrată XXL®. Ori marca sa este înregistrată și opozabilă pentru comerț, indiferent de natura comerțului, fie că este vorba de comerțul cu servicii, comerțul cu bunuri sau comerțul cu lucrări, marca XXL® trebuie să rămână identificabilă doar cu titularul mărcii.

Pe de altă parte, susține că, dacă textul din legea națională menționează că „titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea comercială indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum și orice caracteristici ale acestora, Directiva indică imposibilitatea interzicerii indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului". Această enumerare pune în discuție dacă acronimul XXL exprimă cantitatea, pentru a se încadra în ipoteza textului directivei, fiind deci exceptat de la interzicere, sub condiția folosirii conform bunelor practici, prevăzută de alin. (2) al art. 39 din Legea nr. 84/1998". Cu privire la această apărare a pârâtei, susține că a solicitat să se constate că denumirea XXL utilizată de pârâtă, nu are rolul de a identifica o mărime sau o cantitate iar instanța de apel, preluând considerentele primei instanțe, nu a analizat dacă acronimul XXL este utilizat de pârâtă ca un indicator al cantității sau ca un nume comercial.

Susține că pachetele comerciale ale pârâtei XS-XXL nu au o asemenea caracteristică, iar orice indicație privind cantitatea, ar trebui să fie etalonată și cuantificabilă. Ori, în lumina Directivei 2008/95/CE cantitatea trebuie definită de însușirea câtimii, de număr, iar atributele utilizate în indicarea cantității să aibă un etalon. Nu putem defini cantitatea în mod aleatoriu ca fiind mititică, mică, potrivită, măricică, mare, foarte mare, cea mai mare, decât dacă există un etalon pentru unul din atribute, iar celelalte să se raporteze prin diviziune sau multiplicare, în mod corespunzător. Sistemele metrologice care recunosc denumiri cantitative pe scara XS-XXL, au corespondent în unități de măsură metrice, se cunosc diviziunile și multiplii etalonului.

Sistemul de măsurare inventat de pârâtă și acceptat de instanțele de judecată, nu ne oferă indicii care să stabilească criterii de măsurare și comparare a mărimilor pachetelor sale comerciale, cu cele ale altor comercianți, respectiv ale altor operatori de telefonie mobilă. Susține că denumirea XXL utilizată de pârâtă, are un caracter pur comercial și denumește în mod fantezist pachetele comerciale proprii, așa cum o altă compania de telefonie mobilă O. și-a denumit pachetele comerciale cu nume de animale Este evident că denumirile XS-XXL sunt denumiri comerciale ale pachetelor comerciale ale pârâtei și nu denumiri cantitative, așa cum a reținut instanța, în mod greșit. Dacă a admite că marca XXL® are un caracter slab distinctiv, atunci și alte mărci ar fi slabe dacă s-ar urma această logică, prin popularitate sau din alte motive, însă li se respectă drepturile conferite de marcă.

În speță, similaritatea produselor este evidentă, respectiv comerțul, iar instanța ar fi trebuit să remarce acest lucru, dacă ar fi analizat înregistrarea mărcii. Ambele instanțe ar fi trebuit să analizeze cum este utilizat acronimul XXL de către pârâtă și să constate că acesta este utilizat ca nume comercial al unui pachet comercial și nu ca denumire a unei cantități. Instanțele au refuzat să vadă că însemnul XXL este utilizat de pârâtă într-un mod grafic similar cu marca XXL® și nu ca un text menit să arate cantitatea, precum și faptul că este utilizat în culoarea roșie, proprie utilizării titularului de marcă.

Este de notorietate că mărimile XXL înscrise pe etichetele ce arată mărimea obiectelor de îmbrăcăminte, sunt scrise într-un loc puțin vizibil și nu la vedere în mod expus, sunt folosite caractere text și nu caractere grafice, dar mai ales nu sunt promovate în materiale publicitare, așa cum promovează pârâta „cantitatea XXL", atât în presa scrisă cât și în cea audiovizuală, în pliante, sau pe internet. Riscul de confuzie în rândul consumatorilor mărcii XXL®, este evident, grafica și fonetica fiind identice, denumirea pachetelor cu acronimele XS-XXL oferite fiind de natură comercială și nu de indicare cantitativă.

Concluzia instanței potrivit căreia nu poate fi reținută încălcarea jurisprudenței Curții de Justiție, fiind indicată cauza C17/06 Celine, este eronată, atâta timp cât instanța nu vede similaritatea produselor pentru care a fost înregistrată marca, respectiv comerțul, dar face similare mărimile XS-XXL cu denumirile de pachete folosite de alt comerciant de telefonie. Odată greșită logica de apreciere a denumirii unui pachet comercial și asimilarea acestuia cu o denumire cantitativă, este evident că întreaga ecuație a speței va fi eronată. Marca XXL® a fost înregistrată pentru comerț, indiferent că acesta se numește bunuri, servicii, lucrări.

Dacă astăzi am accepta că pârâta utilizează denumirea XXL ca un acronim pentru cantitate, iar anul viitor titularul mărcii ar deschide un magazin fizic sau unul virtual cu pachete comerciale XXL® în care să vândă telefoane mobile, laptopuri, tablete, etc, precum pârâta, publicul, consumatorii de nivel mediu, ar crede că marca și produsele provin de la C. și nu de la titularul mărcii. Pe aceste considerente, este absolut necesar a se analiza contextul în care pârâta utilizează semnul XXL și a se constata faptul că această utilizare este de natură comercială și nu una de indicare a cantității. Principiile de drept stabilite de jurisprudența C.J.U.E. sunt pe deplin aplicabile pe fondul cauzei, scopul art. 5 alin. (1) din Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008, transpus în legislația română prin dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, fiind acela de a proteja funcția mărcii de indicare a originii comerciale.

Instanțele trebuiau să constate că prin utilizarea de către pârâtă a denumirii XXL în componența denumirii pachetelor sale comerciale, sunt încălcate disp. art. 8 din Legea nr. 148/2000, care interzice publicitatea de natură a crea confuzie pe piață, între mărcile de comerț, denumirile comerciale sau alte semne distinctive, creându-se astfel un prejudiciu titularului mărcii. Instanțele au ignorat criteriile stabilite de C.J.C.E. în jurisprudență și a făcut o greșită aplicare a dispozițiilor art. 39 lit. b) din Legea nr. 84/1998. Excepția nulității recursului este nefondată, urmând a fi respinsă, motivele invocate de recurentă încadrându-se în prevederile art. 304 pct. 7 și pct. 8 C. proc. civ.

Recursul este nefondat pentru cele ce se vor arăta în continuare: Instanța de recurs apreciază că motivul de nelegalitate privitor la motivarea contradictorie a instanței de apel nu poate fi primit. Instanța de apel a dat o motivare consecventă cu privire la includerea în clasa 35 a serviciilor pentru care s-a obținut marca și în clasa 38 a serviciilor pe care le prestează pârâta. În mod constant se argumentează că marca XXL® este înregistrată doar pentru servicii din clasa 35, import-export, comerț dar comerț reprezentând produse din clasa 35 adică în general servicii destinate să ofere asistență în exploatarea sau conducerea unei întreprinderi comerciale, în conducerea afacerilor sau a funcțiilor comerciale ale întreprinderilor industriale sau comerciale, ca și serviciile asigurate de firme de publicitate, folosindu-se ca argument mențiunile din certificatul de înregistrare a mărcii și nota explicativă a Clasificării de la Nisa.

Este vorba de servicii oferite altor comercianți cu scopul susținerii și dezvoltării managementului, marketingului și logisticii acestora, excluzând comerțul și serviciile către consumatori. Nu poate fi primită apărarea reclamantei ca marca sa este înregistrată și opozabilă pentru comerț, indiferent de natura comerțului, fie că este vorba de comerțul cu servicii, comerțul cu bunuri sau comerțul cu lucrări, marca fiind înregistrată doar pentru categoria indicată de servicii, protecția limitându-se la categoria respectivă. A extinde marca la întregul comerț ar însemna să se recunoască protecția mărcii asupra unor servicii care nu sunt incluse în clasa 35 potrivit Clasificării de la Nisa, ceea ce nu poate fi acceptat, deoarece s-ar infirma scopul încadrării într-o anumită clasă, acela de a identifica strict produsele și/sau serviciile pentru care operează protecția unei mărci înregistrate.

S-a argumentat detaliat și corect că serviciile prestate de pârâtă se încadrează în clasa 38 „Telecomunicații” a Clasificării de la Nisa, vânzarea de pachete de telecomunicații, cu denumirile ce cuprind și acronimele de la XS la XXL, intrând în domeniul principal de activitate al pârâtei, comerțul pârâtei cu dispozitive electronice ale altor producători constituind activități adiacente prin intermediul cărora se realizează comunicarea, și prin care se asigură furnizarea serviciului de comunicație telefonică sau trafic de internet (dispozitive care pun două persoane în comunicare orală sau vizuală) . De altfel, noțiunea de comerț are un sens extrem de larg - în sensul de activitate comercială, producătoare de profit, și trebuie privită în contextul general al clasificării de la Nisa și a explicațiilor date acestei clasificări, cu valoare obligatorie, precum și în contextul general al activităților comerciale desfășurate de părți.

În acest context, corect s-a apreciat că pârâta utilizează un semn identic - necontestat - cu marca înregistrată de reclamantă pentru servicii diferite de cele pentru care marca reclamantei este înregistrată, absența similarității serviciilor decurgând nu atât din simpla lor încadrare în clase distincte, cât din natura lor diferită. Drept urmare, instanța de apel a apreciat în mod corect că nu sunt întrunite condițiile de aplicare a disp. art. 36 din Legea nr. 84/1998, neputându-se reține nici interpretarea greșită a actului juridic dedus judecății, ori schimbarea naturii ori interesului lămurit și vădit neîndoielnic al acestuia.

Susținerea recurentei reclamante potrivit căreia în prezent vinde pachete comerciale de comunicație, prin închirierea de căsuțe de poștă electronică, cât și pachete de procesare date și transmitere de mesaje SMS încât beneficiarii serviciilor ar putea crede că serviciile le sunt oferite de pârâtă, sau în asociere cu serviciile acesteia, existând riscul să se creadă că provin de la aceeași sursă comercială nu constituie un argument care să conducă la aplicarea dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998. Reclamanta nu are înregistrată marca XXL® pentru astfel de produse sau servicii și deci nu are protecție și exclusivitate pentru ele. Pentru aceste servicii care se includ în clasa 38 reclamanta are înregistrată o cerere pentru o altă marcă în 2012 - denumirea combinata www.A.ro cu element figurativ femeia reprezentând justiția legată la ochi cu balanța.

În aceste condiții nu exista nici un risc de confuzie. În ce privește folosirea de către instanța de apel a noțiunii de acțiune în contrafacere, Curtea constată ca noțiunea a fost folosită, în contextul general al motivării, în sens larg, în sensul că săvârșirea faptelor de contrafacere poate consta în producerea sau comercializarea de produse prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală reglementate de lege ca drepturi exclusive și care permite titularului mărcii să ceară instanței în temeiul art. 36 din Legea nr. 84/1998 să înceteze folosirea mărcii sau a unui semn identic. Pe de altă parte, faptul că titularul unei mărci ar intenționa să dezvolte ulterior o activitate pentru care nu are înregistrată marca respectivă și că ar putea fi prejudiciat pentru motivul ca un alt comerciant folosea anterior un semn asemănător pentru o clasa de servicii sau produse respective nu poate constitui un motiv de protecție pentru orice produs sau serviciu.

Potrivit art. 9 lit. d) din Legea nr. 84/1998 marca se înregistrează pentru o lista de produse sau servicii, care nu poate fi extinsa potrivit art. 34 din același act normativ, iar o protecție extinsă se poate acorda doar în condițiile art. 36 lit. c) pentru o marcă cu renume, ceea ce nu s-a susținut și dovedit în speță. Curtea reține că instanța de apel motivează detaliat și în acord cu Directiva 2008/95/CE folosirea de către pârâta a acronimului XXL cu semnificația de mărime, fiind deci exceptat de la interzicere, sub condiția folosirii conform bunelor practici, prevăzută de alin. (2) al art. 39 din Legea nr. 84/1998. Instanța de apel a analizat și motivat în hotărâre acesta apărare, nelimitându-se doar la preluarea considerentelor primei instanțe.

Pachetele comerciale ale pârâtei purtând o denumire specifică, însoțite de acronimele de la XS la XXL, semnifica caracteristica mărime (un plan tarifar de minute incluse, SMS-uri incluse, mărime trafic de date și preț corespunzător) mărimea fiind cuantificabilă potrivit managementului pârâtei. Nu este obligatoriu să existe un sistem cuantificabil universal, câtă vreme, astfel, corect s-a reținut ca acronimele XS-XXL adăugate unei denumiri proprii semnifică mărimea, semnul fiind unul larg utilizat ca mărimi de îmbrăcăminte, ca mărimi de accesorii de mână (bagaje), ca un text grafic menit să arate cantitatea. Faptul că acești indicatori de mărime sunt utilizați și în materiale publicitare nu înlătură caracterul lor.

Instanța de apel a motivat corect și neincidența în speță a dezlegărilor date de C.J.U.E. în cauza C17/06 Celine, căta vreme nu se reține identitatea premiselor. Principiile de drept explicate în jurisprudența Curții Europene de Justiție trasate prin Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008, s-au transpus în legislația română prin dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, iar textul a fost interpretat și aplicat în cauza în acord cu acestea. Față de considerentele expuse, soluția instanței de fond este temeinică încât recursul urmează să fie respins ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Respinge excepția nulității recursului. Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta SC X.C. SRL împotriva deciziei nr. 112A din 5 iunie 2013 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale. Obligă pe recurenta reclamantă SC X.C. SRL la 11.086,23 RON către intimata pârâtă T. Romania Mobile Telecommunications SA reprezentând cheltuieli de judecată în recurs. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 3 octombrie 2014.