ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2559/2014

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2559/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2014)

Asupra cauzei de față

constată următoarele:

Fondul și considerentele

instanței de fond:

Prin cererea înregistrată la data de 27

august 2012, pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă, sub nr. 33830/3/2012,

reclamanta SC X.C. SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâta C. Romanian Telecomunication

SA (în prezent T. Romania Mobile Telecommunications S), ca prin hotărârea ce se

va pronunța, să-i fie interzis pârâtei să mai folosească în activitatea sa comercială:

- semne identice sau asemănătoare

cu marca sa înregistrată;

- aplicarea însemnului

„XXL” pe produse sau pe ambalaje;

- oferirea produselor

sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau

prestarea serviciilor sub acest semn;

- utilizarea semnului

pe documente sau pentru publicitate;

Întrucât există un risc

de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și

marca „XXL”, cu consecința obligării pârâtei la repararea pagubelor pricinuite societății

reclamante, care se ridică la suma echivalentă cu cifra de afaceri realizată de

pârâtă în campania comercială promovată ilegal, plus suma echivalentă publicității,

efectuate pentru desfășurarea campaniei promoționale, precum și la plata cheltuielilor

de judecată ocazionate de soluționarea acestei cauze.

Prin sentința civilă

nr. 80 din 16 ianuarie 2013, tribunalul a respins capătul de cerere prin care se

solicită interzicerea folosirii de către pârâtă a semnelor identice/similare mărcii

reclamantei, ca neîntemeiată, a luat act de renunțarea reclamantei la capătul de

cerere privind obligarea pârâtei la despăgubiri și a luat act că pârâta solicită

cheltuieli pe cale separată.

Tribunalul a reținut următoare:

reclamanta SC X.C. SRL s-a înființat în anul 1996, dar nu precizează prin acțiune

care este obiectul de activitate principal sau ce produse sau servicii a pus la

dispoziția consumatorilor în perioada 1996-2012, activitatea reclamantei fiind suspendată

în perioada 2007-2009. Prin precizarea cererii de chemare în judecată reclamanta

a susținut că are în proiect crearea și dezvoltarea unei rețele de distribuție și

vânzare de dispozitive mobile (telefoane mobile, laptop-uri, tablete, modem-uri,

PDA-uri și altele) în România, încheind contract cu parteneri străini.

Tribunalul constată că

reclamanta a înregistrat la O.S.I.M. marca verbală XXL nr. AA/1997, reînnoită în

2007, pentru clasa 35 import-export, comerț, iar prin acțiunea de față a solicitat

să se interzică pârâtei folosirea în activitatea sa comercială semnul XXL identic

cu marca sa protejată, aplicarea pe orice produse sau pe ambalaje, oferirea sau

comercializarea sau utilizarea semnului pe documente pentru publicitate. Reclamanta

a invocat dispozițiile art. 36 din legea mărcilor privind drepturile exclusive ale

titularului de marcă și dreptul de a se adresa instanței de judecată pentru a cere

interzicerea folosirii semnelor identice sau similare mărcii înregistrate, reclamanta

susținând de asemenea că pârâta încalcă dispozițiile legii privind publicitatea,

afirmând că există un risc de confuzie pentru consumatorii în cauză.

Tribunalul constată că

susținerile reclamantei nu sunt întemeiate, aceasta nefăcând dovada că a utilizat

în vreun fel sau altul marca înregistrată XXL, în legătură cu serviciile din clasa

35, care cuprinde „publicitatea; gestiunea afacerilor comerciale; administrație

comerciala; lucrări de birou”, marca reclamantei fiind înregistrată doar pentru

serviciile de „Import, export, comerț”.

Pe de altă parte C. Romanian

Mobile Telecomunication SA are ca obiect principal de activitate activitățile de

telecomunicații prin rețele fără cablu, având șase planuri tarifare standard corespunzătoare

mărimilor serviciului de telefonie mobilă: Extrasmall (XS), Small (S), Medium (M),

Large (L), Extralarge (XL) și Extra-extralarge (XXL). Astfel, Portofoliul C. Sizes

conține C. XS, C. S, C. M, C. L, C. XL, C. XXL, iar Portofoliul de abonamente C.

pentru iPhone conține planurile tarifare: Smart L, Smart XL și Smart XXL. Portofoliul

de abonamente de date conține planurile tarifare: Co. XS, Co. S, Co. M, Co. L, Co.

XL, Co. XXL etc.

Rezultă, în primul rând,

că pârâta nu folosește semnul XXL ca atare, aplicat unor produse sau servicii, acest

semn fiind folosit alături de alte semne, pentru indicarea mărimii unor servicii,

fapt ce diferă în mod evident de marca XXL a reclamantei, înregistrată pentru servicii

de import, comerț, export.

Tribunalul constată că

serviciile de telefonie mobilă ale pârâtei se includ în Clasa 38 și nu sunt identice

sau similare serviciilor cuprinse în Clasa 35, care nu se referă la furnizarea unor

produse și servicii destinate consumatorilor, ci strict la servicii auxiliare către

alți comercianți. Deci prin serviciile din clasa 35 se oferă altor întreprinderi

industriale sau comerciale asistență în exploatarea/conducerea propriilor afaceri

sau a funcțiilor lor comerciale. Pârâta nu a furnizat servicii auxiliare din cele

incluse în Clasa 35, ci comercializează exclusiv propriile produse de telefonie

mobilă incluse în altă clasă.

Reclamanta nu poate pretinde

astfel că folosirea semnului XXL de către pârâtă se face pentru aceleași servicii,

pentru a se reține existența riscului de confuzie în percepția publicului, atâta

timp cât acesta reprezintă doar un indicator cantitativ, pe o scara de mărimi XS-XXL,

corespunzătoare fiecărui tip de abonament C. Acronimul XXL (exprimând mărimea) este

plasat întotdeauna după denumirea serviciului/tipului de abonament și încadrată

în scara de mărimi XS-XXL în funcție de numărul de minute, mesaje ori de cantitatea

de trafic de internet alocat și de tariful aferent, care variază în mod corespunzător

mărimilor indicate, clienții percepând astfel semnul doar pentru delimitarea cantitativă

a planului tarifar corespunzător.

Tribunalul constată că

semnul nu are în percepția publicului un caracter distinctiv, nici măcar între serviciile

furnizate de pârâtă, fiecare serviciu având planuri tarifare aferente mărimilor

XS-XXL, de asemenea riscul de confuzie fiind exclus având în vedere că sferele de

activitate ale părților în proces sunt complet diferite. Tribunalul reține și dispozițiile

invocate de pârâtă de la art. 39 din Legea nr. 84/1998, precum și pe cele ale

art. 6 alin. (1) lit. (b) din Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislațiilor

statelor membre privind mărcile, prevederi conform cărora indicațiile caracterizatoare

ale produselor, inclusiv cele privind valoarea și cantitatea, nu pot fi interzise

a fi folosite în activitatea comercială dacă sunt conforme bunelor practici comerciale.

În acest sens, prescurtarea XXL având natura unei indicații referitoare la cantitatea

și valoarea serviciilor, nu ar putea să fie interzisă comercianților decât

pe motiv de încălcare a bunelor practici comerciale, fapt ce nu se confirmă în speță.

Apelul și considerentele

instanței de apel:

Împotriva sentinței a

declarat apel reclamanta SC X.C.

Analizând sentința apelată,

în limita cererii de apel, conform art. 292 alin. (1) C. proc. civ., instanța

de apel a reținut următoarele:

Apelanta este titulara

mărcii XXL înregistrată la data de 25 martie 1997 pentru clasele de produse și servicii

35 - import, export, comerț, conform clasificării de la Nisa, aspect ce rezultă

din certificatul de înregistrare depus la dosarul primei instanțe, în timp ce intimata

folosește semnul XXL pentru comercializarea serviciilor reprezentate de abonamente

de telefonie mobilă.

Dacă semnul reprezentând

marca reclamantei este identic cu semnul folosit în vânzarea produselor și serviciilor

pârâtei, în ceea ce privește identitatea sau similaritatea produselor susținută

ca indicând riscul de confuzie, instanța de apel a reținut următoarele:

Apelanta susține încadrarea

serviciilor prestate de pârâtă în clasa 35, ceea ce ar conduce, în opinia sa, la

constatarea identității sau similarității produselor, în condițiile în care marca

sa a fost înregistrată pentru această clasă. Însă, susținerea apelantei reclamante,

conform căreia marca sa a fost înregistrată pentru întreaga listă de produse și

servicii incluse în clasa 35 conform Clasificării de la Nisa, nu poate fi primită,

atâta vreme cât în certificatul de înregistrare a mărcii a fost menționat punctual

la denumirea serviciilor: import, export, comerț. Abonamentele la serviciile de

telecomunicații pentru terți, sunt menționate ca servicii în cadrul clasei 35, având

referința nr. A 0001, însă, pe de o parte, nu constituie un serviciu pentru care

s-a înregistrat marca reclamantei, iar pe de altă parte, nici nu se poate constata

că serviciile pârâtei se încadrează în această clasă, care, în mod generic, are

în vedere „Publicitatea, conducerea și administrarea afacerilor, lucrări de birou”.

În nota explicativă a Clasificării de la Nisa: „Clasa 35 cuprinde în general servicii

prestate de persoane sau organizații al căror scop principal este: să ofere

asistentă în exploatarea sau conducerea unei întreprinderi comerciale sau să ofere

asistență în ceea ce privește conducerea afacerilor sau a funcțiilor

comerciale ale întreprinderilor industriale sau comerciale, ca și serviciile

asigurate de firme de publicitate care se ocupă în principal de comunicare publică,

declarații sau anunțuri prin toate mijloacele de difuzare, pentru toate

tipurile de produse sau servicii.

Această clasă cuprinde

în mod particular: strângerea la un loc, în beneficiul terților, a unor produse

diverse (exceptând transportul) pentru a permite clienților să le vadă și

să le achiziționeze cât mai comod (aceste servicii pot fi asigurate de magazine

en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondentă sau prin mijloace

electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping);

servicii care constau în înregistrarea, transcrierea, compunerea, compilarea sau

sistematizarea unor comunicări scrise sau înregistrări, ca și compilarea datelor

matematice sau statistice; serviciile agențiilor de publicitate, ca și

servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau distribuirea de mostre. Această

clasă se poate referi și la publicitate în legătura cu alte servicii, cum ar

fi publicitatea pentru credite bancare sau publicitatea prin radio.”

Potrivit notei explicative

din cadrul clasificării de la Nisa, clasa 38 denumită „Telecomunicații”(menționată

de pârâtă ca fiind clasa în care se încadrează propriile servicii) cuprinde „în

general servicii care permit cel puțin unei persoane să comunice cu altă persoană

prin mijloace senzoriale. Acestea sunt servicii care permit unei persoane să vorbească

cu altă persoana; transmit mesaje de la o persoană la alta și pun o persoana în

comunicare orală sau vizuală cu altă persoană (radio și televiziune). Această clasă

cuprinde în mod particular servicii care constau în general în difuzarea de programe

de radio și televiziune, fără a cuprinde servicii de publicitate prin radio (ce

aparțin clasei 35).”

Comerțul pârâtei cu dispozitive

electronice ale altor producători (telefoane mobile, laptopuri, tablete etc.) se

încadrează în clasa 38, întrucât constituie obiecte prin intermediul cărora se realizează

comunicarea, separat de furnizarea serviciului de comunicație telefonică sau trafic

de internet. Concluzia apelantei că produsele și serviciile pârâtei se încadrează

în clasa 35 întrucât sunt destinate terților (aceasta făcând o distincție între

licența de telecomunicații pentru sine și licența de telecomunicații pentru terți),

este eronată, atâta vreme cât clasa 35 se referă la asistență în exploatarea sau

conducerea unei întreprinderi comerciale sau asistență în ceea ce privește conducerea

afacerilor sau a funcțiilor comerciale ale întreprinderilor industriale sau comerciale,

astfel că serviciile din această clasă nu pot fi privite separat de domeniul pentru

care au fost incluse într-o categorie. Titlul clasei 35 indică trăsătura specifică

produselor și serviciilor cuprinse, care se referă la servicii oferite altor comercianți

cu scopul susținerii și dezvoltării managementului, marketingului și logisticii

acestora, și nu la furnizarea de produse și servicii destinate consumatorilor.

Pe de altă parte, instanța

de apel a reținut că, în stabilirea similarității produselor și serviciilor, clasificarea

nu poate fi decisivă, apartenența sau neapartenența produselor sau serviciilor analizate

la aceeași clasă nefiind un criteriu unic și absolut de determinare a gradului lor

de asemănare, potrivit art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 1344/2010 de aprobare a Regulamentului

de punere în aplicare a Legii nr. 84/1998. Criteriile utilizate pentru a stabili

similaritatea sunt obiective, precum asemănarea produselor, sau subiective, cum

ar fi identitatea modurilor de comercializare și de prezentare către public. Ori,

dovezile administrate nu au conturat existența posibilității ca publicul să creadă

că produsele și serviciile comercializate de pârâtă au o legătură cu cele ale reclamantei,

născând confuzie cu privire la proveniența acestora. Asemănarea bunurilor trebuie

analizată prin prisma posibilității rezonabile ca publicul să creadă că ele provin

din aceeași sursă comercială. Între noțiunile de similaritate a semnelor, similaritate

a bunurilor/serviciilor și risc de confuzie există o interdependență.

În ce privește inaplicabilitatea

art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, Curtea de apel a reținut că, față

de categoria serviciilor prestate de pârâtă, se poate afirma că „XXL” cu sensul

de „foarte mare”, face parte din caracteristicile produsului, la care se referă

textul indicat, avându-se în vedere și dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b) din

Directiva 2008/95/CE. Astfel, dacă textul din legea națională menționează că „titularul

mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea comercială

indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică,

perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă,

precum și la orice alte caracteristici ale acestora, Directiva indică imposibilitatea

interzicerii indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația,

valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului”. Această enumerare

pune în discuție măsura în care acronimul XXL exprimă cantitatea, pentru a se încadra

în ipoteza textului directivei, fiind deci exceptat de la interzicere, sub condiția

folosirii conform bunelor practici, prevăzută de alin. (2) al art. 39 din Legea

nr. 84/1998.

Instanța de apel

reține calitatea de semn uzual a acronimului XXL (extra extra large), care servește

în comerț pentru a desemna mărimea, constituind etalon cu privire la îmbrăcăminte,

totodată fiind intrat în limbajul comun cu înțelesul de „foarte mare”, indiferent

de produse sau servicii. Acronimul folosit de pârâtă „XXL” are caracter descriptiv,

întrucât transmite consumatorului mesajul că serviciile prestate se oferă într-o

anumită cantitate. Ori, față de sensul acronimului XXL, echivalent al lui „foarte

mare”, se reține că acesta poate să vizeze orice produs și serviciu, termenul nefiind

de natură a stabili în mod special o asociere cu un anumit obiect, bun sau prestație.

Concluzia este că marca reclamantei are caracter slab distinctiv, fiind descriptivă,

astfel că, deși înregistrată, recunoscându-i-se astfel validitatea, concurenții

nu pot fi privați de folosirea unui termen curent, uzual.

În ce privește critica

referitoare capătul de cerere privind despăgubirile, instanța de apel a reținut

contradicția dintre această critică și afirmația ulterioară a apelantei, potrivit

căreia va solicita despăgubiri pe cale separată, precum și cererea din dosarul primei

instanțe, prin care se renunță la judecata capătului de cerere privind repararea

pagubelor, astfel că cele consemnate în dispozitiv cu privire la acest aspect corespund

voinței părții exprimate în scris.

Instanța de control

judiciar a respins și criticile privind încălcarea jurisprudenței Curții de

Justiție, fiind indicată de către apelantă cauza C 17/06 CELINE, întrucât ipoteza

acestei cauze are în vedere utilizarea de către un terț, care nu a fost autorizat

în acest scop, a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme

identice cu o marcă anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor

produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată această marcă, în condițiile

în care în speța de față conflictul privește marca și un semn identic iar produsele

nu sunt identice.

Cu privire critica privind

greșita reținere de către tribunal a lipsei riscului de confuzie, instanța

de apel a constatat că inexistența confuziei privind originea produselor sau serviciilor

se impune odată ce s-a stabilit că produsele și serviciile nu sunt identice sau

similare. Identitatea dintre marca reclamantei și semnul utilizat de pârâtă nu este

suficientă pentru a constata riscul de confuzie, fiind necesară identitatea sau

similaritatea produselor sau serviciilor, iar argumentele curții referitoare la

acest aspect au fost anterior expuse în cuprinsul prezentei decizii. Așa cum s-a

arătat, identitatea semnelor nu presupune existența riscului de confuzie, care este

prezumat de Legea nr. 84/1998 în ipoteza prevăzută de art. 36 alin. (2) lit. a),

adică în caz de identitate a produselor și serviciilor, și care trebuie justificat

în ipoteza de la lit. b) a aceluiași text, adică în caz de similaritate a produselor.

În același timp, Curtea reține și că, odată constatată aplicabilitatea art. 39 din

Legea nr. 84/1998, verificarea identității sau similarității produselor cerută de

art. 36 alin. (2) lit. b) apare ca inutilă.

Curtea de apel reține

că solicitarea apelantei de obligare a pârâtei la plata daunelor cominatorii de

10.000 euro pe zi de întârziere, constituie cerere nouă în apel, inadmisibilă potrivit

art. 294 alin. (1) C. proc. civ..

Față de considerentele

expuse, în aplicarea a art. 296 C. proc. civ., apelul a fost respins ca nefondat.

Recursul și considerentele

instanței de recurs:

Împotriva deciziei

nr. 112A din 5 iunie 2013 a Curții de Apel București, secția a IX-a, a declarat

recurs reclamanta.

Recurenta reclamantă a

invocat, indicând art. 304 pct. 6 și 7 C. proc. civ., faptul că hotărârea nu cuprinde

motivele pe care se sprijină sau cuprinde motive contradictorii ori străine de natura

pricinii, precum și faptul că, interpretând greșit actul juridic dedus judecății,

instanța a schimbat natura ori interesul lămurit și vădit neîndoielnic al acestuia.

Referitor la motivarea

contradictorie, susține că instanța de apel a dat o motivare contradictorie

cu privire la includerea în clasele 35 și 38 a produselor și serviciilor

pentru care s-a obținut marca și pe care le prestează părțile. Astfel,

uneori Curtea susține că marca XXL este înregistrată doar pentru comerț, import-export,

așa cum este „menționat punctual la denumirea serviciilor în certificatul de înregistrare

a mărcii", iar alteori înclină balanța în favoarea pârâtei, și susține că:

„această clasă (35) cuprinde în mod particular: strângerea la un loc în beneficiul

terților, a unor produse diverse pentru a permite clienților să le vadă și să le

achiziționeze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine, cataloage,

website-uri", lucru care reprezintă ”comerț”. Pe de altă parte, arată că „titlul

clasei 35 indică trăsătura specifică a produselor și serviciilor cuprinse, care

se referă la servicii oferite altor comercianți cu scopul susținerii și dezvoltării

managementului, marketingului și logisticii acestora, și nu la furnizarea de

produse și servicii destinate consumatorilor".

Ori, dacă marca este înregistrată

doar pentru comerț, rezultă că nimeni altcineva nu poate utiliza această marcă în

comerț (produse diverse, inclusiv telefoane mobile, laptopuri, tablete, etc).

Motivarea contradictorie

vizează și faptul că se arată că vânzarea de bunuri precum telefoane mobile,

laptopuri, tablete, etc. reprezintă uneori ”comerț” și alteori ”servicii de

comunicație” Din descrierea serviciilor ce cuprind clasa 38 specificată de către

instanță, nu apare precizat în nici o formă, comerțul cu bunuri ce fac posibilă

comunicarea, ci doar serviciile de telecomunicație. Ori, activitatea desfășurată

de pârâtă sub sigla „XXL", respectiv vânzarea de produse se numește comerț,

așa cum noțiunea este definită de dicționarele limbii române (DEX ediția din

1998, definește termenul ”comerț” ca fiind un „schimb de produse prin cumpărarea

și vânzarea lor"; (NODEX), ediția din 2002, definește termenul ”comerț”

ca fiind „activitatea economică de valorificare a mărfurilor prin procesul de vânzare-cumpărare;

negoț"; iar Dicționarul de neologisme (DN) ediția 1986, definește termenul

”comerț” ca fiind un schimb de produse prin vânzare și cumpărare";

Astfel, în oricare din

interpretări, fie că marca XXL este înregistrată pentru întreaga clasă de produse

și servicii 35, fie că este înregistrată numai pentru comerț, import-export, pârâta

nu avea dreptul să utilizeze marca, iar instanța trebuia s-o oblige să nu mai folosească

marca pe viitor, în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (1), art. 4 alin.

(1), 36 și 37 din Legea nr. 84/1998 republicată, care sunt clare și fără echivoc.

Ori, instanța, interpretând

greșit actul juridic dedus judecății, a schimbat natura ori interesul lămurit și

vădit neîndoielnic al acestuia.

Atâta timp cât pârâta

utilizează un semn grafic pentru acronimul XXL, similar cu grafica mărcii înregistrate

XXL®, există riscul ca publicul, consumatorul mediu, să creadă că produsele titularului

de marcă provin de la pârâtă și nu de la titular. Susține că în prezent vinde

pachete comerciale de comunicație, prin închirierea de căsuțe de poștă electronică,

cât și pachete de procesare date și transmitere de mesaje SMS încât beneficiarii

serviciilor ar putea crede că serviciile le sunt oferite de pârâtă, sau în asociere

cu serviciile pârâtei, fără să distingă în mod cert serviciile, existând riscul

să se creadă că provin de la aceeași sursă comercială.

Față de considerentele

de la pagina 20 din decizie, potrivit cărora „între noțiunile de similaritate a

semnelor, similaritate a bunurilor/serviciilor și risc de confuzie există o interdependență,

astfel că o analiză separată a similarității serviciilor strict în raport de Clasificarea

Nisa, prin clasele au fost stabilite în mod administrativ, nu este relevantă pentru

verificarea condițiilor acțiunii în contrafacere" susține că este irelevantă

întrucât acțiunea sa nu are ca temei contrafacerea, ci obligarea pârâtei de a nu

mai utiliza marca în comerțul propriu, solicitând protecția acordată de lege.

Pe de altă parte, utilizarea

de către terți a unei mărci, pe motiv că bunurile/serviciile sunt diferite, atrage

titularului mărcii efecte economice negative în situația în care titularul mărcii

va avea, sau va dori să dezvolte în viitor bunuri și servicii identice cu cele ale

terțului care utilizează marca.

Astfel, o soluție

în sensul deciziei recurate poate fi defavorizantă pentru titularul mărcii, în momentul

în care ar dori să dezvolte o afacere similară cu cea a terțului care fură marca.

În anul 2006, prin decizia

nr. 1620 din 14 februarie 2006, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis utilizarea

mărcii XXL® de către concernul R., pe motiv că la acea dată subscrisa utiliza marca

XXL® pentru comerțul cu servicii de taximetrie și televiziune prin cablu, iar concernul

R. pentru magazine alimentare, admițând înregistrarea mărcii XXL Mega Discount de

către R. În anul 2007 - 2008, a dezvoltat un proiect comercial, prin care urma să

dezvolte o rețea națională de magazine alimentare de cartier în franciză, cu numele

mărcii înregistrate XXL®. Deși condițiile comerciale oferite francizaților și potențialilor

francizați erau atractive, nu a putut finaliza acel proiect, datorită temerilor

că R. ar fi putut să ceară despăgubiri partenerilor săi, și că marca sa XXL®

ar fi putut fi asociată cu copia mărcii XXL Mega Discount și astfel să creeze confuzie

în rândul consumatorilor. Astfel, decizia instanței ne-a afectat în mod negativ

și ireversibil. Cuantumul pierderilor nu se rezumă doar la activitatea premergătoare

demarării acelui proiect, precum: instruiri, prezentări ale proiectului în cadrul

Camerelor de Comerț din întreaga țară, personal angajat să prezinte franciză și

să încheie contracte, personal angajat pentru negocierea de furnizarea de produse

cu furnizori din întreaga țară, etc, ci și pierderea afacerii în sine, a veniturilor

ulterioare prezumate.

În același mod, în viitorul

apropiat, ar putea dezvolta activități comerciale de vânzare de telefoane mobile,

laptopuri, tablete, etc, iar publicul larg să perceapă comerțul sau, cu comerțul

pârâtei care ar utiliza pe mai departe marca sa înregistrată XXL®. Ori marca sa

este înregistrată și opozabilă pentru comerț, indiferent de natura comerțului,

fie că este vorba de comerțul cu servicii, comerțul cu bunuri sau comerțul cu lucrări,

marca XXL® trebuie să rămână identificabilă doar cu titularul mărcii.

Pe de altă parte, susține

că, dacă textul din legea națională menționează că „titularul mărcii nu poate cere

să se interzică unui terț să folosească în activitatea comercială indicații care

se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică, perioada

de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum

și orice caracteristici ale acestora, Directiva indică imposibilitatea interzicerii

indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea

geografică sau data fabricației produsului". Această enumerare pune în discuție

dacă acronimul XXL exprimă cantitatea, pentru a se încadra în ipoteza textului directivei,

fiind deci exceptat de la interzicere, sub condiția folosirii conform bunelor practici,

prevăzută de alin. (2) al art. 39 din Legea nr. 84/1998".

Cu privire la această

apărare a pârâtei, susține că a solicitat să se constate că denumirea XXL utilizată

de pârâtă, nu are rolul de a identifica o mărime sau o cantitate iar instanța

de apel, preluând considerentele primei instanțe, nu a analizat dacă acronimul

XXL este utilizat de pârâtă ca un indicator al cantității sau ca un nume comercial.

Susține că pachetele comerciale ale pârâtei XS-XXL nu au o asemenea caracteristică,

iar orice indicație privind cantitatea, ar trebui să fie etalonată și cuantificabilă.

Ori, în lumina Directivei 2008/95/CE cantitatea trebuie definită de însușirea câtimii,

de număr, iar atributele utilizate în indicarea cantității să aibă un etalon. Nu

putem defini cantitatea în mod aleatoriu ca fiind mititică, mică, potrivită, măricică,

mare, foarte mare, cea mai mare, decât dacă există un etalon pentru unul din atribute,

iar celelalte să se raporteze prin diviziune sau multiplicare, în mod corespunzător.

Sistemele metrologice care recunosc denumiri cantitative pe scara XS-XXL, au corespondent

în unități de măsură metrice, se cunosc diviziunile și multiplii etalonului. Sistemul

de măsurare inventat de pârâtă și acceptat de instanțele de judecată, nu ne oferă

indicii care să stabilească criterii de măsurare și comparare a mărimilor pachetelor

sale comerciale, cu cele ale altor comercianți, respectiv ale altor operatori de

telefonie mobilă. Susține că denumirea XXL utilizată de pârâtă, are un caracter

pur comercial și denumește în mod fantezist pachetele comerciale proprii, așa cum

o altă compania de telefonie mobilă O. și-a denumit pachetele comerciale cu nume

de animale Este evident că denumirile XS-XXL sunt denumiri comerciale ale pachetelor

comerciale ale pârâtei și nu denumiri cantitative, așa cum a reținut instanța, în

mod greșit.

Dacă a admite că marca

XXL® are un caracter slab distinctiv, atunci și alte mărci ar fi slabe dacă s-ar

urma această logică, prin popularitate sau din alte motive, însă li se respectă

drepturile conferite de marcă. În speță, similaritatea produselor este evidentă,

respectiv comerțul, iar instanța ar fi trebuit să remarce acest lucru, dacă ar fi

analizat înregistrarea mărcii. Ambele instanțe ar fi trebuit să analizeze cum

este utilizat acronimul XXL de către pârâtă și să constate că acesta este utilizat

ca nume comercial al unui pachet comercial și nu ca denumire a unei cantități. Instanțele

au refuzat să vadă că însemnul XXL este utilizat de pârâtă într-un mod grafic similar

cu marca XXL® și nu ca un text menit să arate cantitatea, precum și faptul că este

utilizat în culoarea roșie, proprie utilizării titularului de marcă. Este de notorietate

că mărimile XXL înscrise pe etichetele ce arată mărimea obiectelor de îmbrăcăminte,

sunt scrise într-un loc puțin vizibil și nu la vedere în mod expus, sunt folosite

caractere text și nu caractere grafice, dar mai ales nu sunt promovate în materiale

publicitare, așa cum promovează pârâta „cantitatea XXL", atât în presa scrisă

cât și în cea audiovizuală, în pliante, sau pe internet.

Riscul de confuzie în

rândul consumatorilor mărcii XXL®, este evident, grafica și fonetica fiind identice,

denumirea pachetelor cu acronimele XS-XXL oferite fiind de natură comercială și

nu de indicare cantitativă.

Concluzia instanței potrivit

căreia nu poate fi reținută încălcarea jurisprudenței Curții de Justiție, fiind

indicată cauza C17/06 Celine, este eronată, atâta timp cât instanța nu vede similaritatea

produselor pentru care a fost înregistrată marca, respectiv comerțul, dar face similare

mărimile XS-XXL cu denumirile de pachete folosite de alt comerciant de telefonie.

Odată greșită logica de apreciere a denumirii unui pachet comercial și asimilarea

acestuia cu o denumire cantitativă, este evident că întreaga ecuație a speței va

fi eronată. Marca XXL® a fost înregistrată pentru comerț, indiferent că acesta se

numește bunuri, servicii, lucrări.

Dacă astăzi am accepta

că pârâta utilizează denumirea XXL ca un acronim pentru cantitate, iar anul viitor

titularul mărcii ar deschide un magazin fizic sau unul virtual cu pachete comerciale

XXL® în care să vândă telefoane mobile, laptopuri, tablete, etc, precum pârâta,

publicul, consumatorii de nivel mediu, ar crede că marca și produsele provin de

la C. și nu de la titularul mărcii. Pe aceste considerente, este absolut necesar

a se analiza contextul în care pârâta utilizează semnul XXL și a se constata faptul

că această utilizare este de natură comercială și nu una de indicare a cantității.

Principiile de drept stabilite

de jurisprudența C.J.U.E. sunt pe deplin aplicabile pe fondul cauzei, scopul

art. 5 alin. (1) din Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului

din 22 octombrie 2008, transpus în legislația română prin dispozițiile art. 36 din

Legea nr. 84/1998, fiind acela de a proteja funcția mărcii de indicare a originii

comerciale.

Instanțele trebuiau

să constate că prin utilizarea de către pârâtă a denumirii XXL în componența denumirii

pachetelor sale comerciale, sunt încălcate disp. art. 8 din Legea nr. 148/2000,

care interzice publicitatea de natură a crea confuzie pe piață, între mărcile de

comerț, denumirile comerciale sau alte semne distinctive, creându-se astfel un prejudiciu

titularului mărcii. Instanțele au ignorat criteriile stabilite de C.J.C.E. în jurisprudență

și a făcut o greșită aplicare a dispozițiilor art. 39 lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Excepția nulității recursului

este nefondată, urmând a fi respinsă, motivele invocate de recurentă încadrându-se

în prevederile art. 304 pct. 7 și pct. 8 C. proc. civ.

Recursul este nefondat

pentru cele ce se vor arăta în continuare:

Instanța de recurs

apreciază că motivul de nelegalitate privitor la motivarea contradictorie a instanței

de apel nu poate fi primit.

Instanța de apel

a dat o motivare consecventă cu privire la includerea în clasa 35 a serviciilor

pentru care s-a obținut marca și în clasa 38 a serviciilor pe care le

prestează pârâta. În mod constant se argumentează că marca XXL® este înregistrată

doar pentru servicii din clasa 35, import-export, comerț dar comerț reprezentând

produse din clasa 35 adică în general servicii destinate să ofere asistență

în exploatarea sau conducerea unei întreprinderi comerciale, în conducerea afacerilor

sau a funcțiilor comerciale ale întreprinderilor industriale sau comerciale,

ca și serviciile asigurate de firme de publicitate, folosindu-se ca argument

mențiunile din certificatul de înregistrare a mărcii și nota explicativă

a Clasificării de la Nisa. Este vorba de servicii oferite altor comercianți cu scopul

susținerii și dezvoltării managementului, marketingului și logisticii acestora,

excluzând comerțul și serviciile către consumatori.

Nu poate fi primită apărarea

reclamantei ca marca sa este înregistrată și opozabilă pentru comerț, indiferent

de natura comerțului, fie că este vorba de comerțul cu servicii, comerțul cu bunuri

sau comerțul cu lucrări, marca fiind înregistrată doar pentru categoria indicată

de servicii, protecția limitându-se la categoria respectivă. A extinde marca la

întregul comerț ar însemna să se recunoască protecția mărcii asupra unor servicii

care nu sunt incluse în clasa 35 potrivit Clasificării de la Nisa, ceea ce nu poate

fi acceptat, deoarece s-ar infirma scopul încadrării într-o anumită clasă, acela

de a identifica strict produsele și/sau serviciile pentru care operează protecția

unei mărci înregistrate.

S-a argumentat detaliat

și corect că serviciile prestate de pârâtă se încadrează în clasa 38 „Telecomunicații”

a Clasificării de la Nisa, vânzarea de pachete de telecomunicații, cu denumirile

ce cuprind și acronimele de la XS la XXL, intrând în domeniul principal de

activitate al pârâtei, comerțul pârâtei cu dispozitive electronice ale altor

producători constituind activități adiacente prin intermediul cărora se realizează

comunicarea, și prin care se asigură furnizarea serviciului de comunicație

telefonică sau trafic de internet (dispozitive care

pun două persoane în comunicare

orală sau vizuală)

.

De altfel, noțiunea

de comerț are un sens extrem de larg - în sensul de activitate comercială,

producătoare de profit, și trebuie privită în contextul general al clasificării

de la Nisa și a explicațiilor date acestei clasificări, cu valoare obligatorie,

precum și în contextul general al activităților comerciale desfășurate

de părți.

În acest context, corect

s-a apreciat că pârâta utilizează un semn identic - necontestat - cu marca înregistrată

de reclamantă pentru servicii diferite de cele pentru care marca reclamantei este

înregistrată, absența similarității serviciilor decurgând nu atât din simpla lor

încadrare în clase distincte, cât din natura lor diferită. Drept urmare, instanța

de apel a apreciat în mod corect că nu sunt întrunite condițiile de aplicare a disp.

art. 36 din Legea nr. 84/1998, neputându-se reține nici interpretarea greșită a

actului juridic dedus judecății, ori schimbarea naturii ori interesului lămurit

și vădit neîndoielnic al acestuia.

Susținerea recurentei

reclamante potrivit căreia în prezent vinde pachete comerciale de comunicație, prin

închirierea de căsuțe de poștă electronică, cât și pachete de procesare date și

transmitere de mesaje SMS încât beneficiarii serviciilor ar putea crede că serviciile

le sunt oferite de pârâtă, sau în asociere cu serviciile acesteia, existând riscul

să se creadă că provin de la aceeași sursă comercială nu constituie un argument

care să conducă la aplicarea dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 84/1998. Reclamanta

nu are înregistrată marca XXL® pentru astfel de produse sau servicii și deci nu

are protecție și exclusivitate pentru ele. Pentru aceste servicii care se includ

în clasa 38 reclamanta are înregistrată o cerere pentru o altă marcă în 2012 - denumirea

combinata www.A.ro cu element figurativ femeia reprezentând justiția legată la ochi

cu balanța. În aceste condiții nu exista nici un risc de confuzie.

În ce privește folosirea

de către instanța de apel a noțiunii de acțiune în contrafacere, Curtea constată

ca noțiunea a fost folosită, în contextul general al motivării, în sens larg,

în sensul

că săvârșirea faptelor de contrafacere poate consta în producerea sau comercializarea

de produse prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală reglementate

de lege ca drepturi exclusive și care permite titularului mărcii să ceară instanței

în temeiul art. 36 din Legea nr. 84/1998 să înceteze folosirea mărcii sau a unui

semn identic.

Pe de altă parte, faptul

că titularul unei mărci ar intenționa să dezvolte ulterior o activitate pentru care

nu are înregistrată marca respectivă și că ar putea fi prejudiciat pentru motivul

ca un alt comerciant folosea anterior un semn asemănător pentru o clasa de servicii

sau produse respective nu poate constitui un motiv de protecție pentru orice produs

sau serviciu. Potrivit art. 9 lit. d) din Legea nr. 84/1998 marca se înregistrează

pentru o lista de produse sau servicii, care nu poate fi extinsa potrivit art. 34

din același act normativ, iar o protecție extinsă se poate acorda doar în condițiile

art. 36 lit. c) pentru o marcă cu renume, ceea ce nu s-a susținut și dovedit în

speță.

Curtea reține că instanța

de apel motivează detaliat și în acord cu Directiva 2008/95/CE folosirea de către

pârâta a acronimului XXL cu semnificația de mărime, fiind deci exceptat de la interzicere,

sub condiția folosirii conform bunelor practici, prevăzută de alin. (2) al art.

39 din Legea nr. 84/1998.

Instanța de apel a analizat

și motivat în hotărâre acesta apărare, nelimitându-se doar la preluarea considerentelor

primei instanțe. Pachetele comerciale ale pârâtei purtând o denumire specifică,

însoțite de acronimele de la XS la XXL, semnifica caracteristica mărime (un plan

tarifar de minute incluse, SMS-uri incluse, mărime trafic de date și preț corespunzător)

mărimea fiind cuantificabilă potrivit managementului pârâtei. Nu este obligatoriu

să existe un sistem cuantificabil universal, câtă vreme, astfel, corect s-a reținut

ca acronimele XS-XXL adăugate unei denumiri proprii semnifică mărimea, semnul fiind

unul larg utilizat ca mărimi de îmbrăcăminte, ca mărimi de accesorii de mână (bagaje),

ca un text grafic menit să arate cantitatea. Faptul că acești indicatori de mărime

sunt utilizați și în materiale publicitare nu înlătură caracterul lor.

Instanța de apel a motivat

corect și neincidența în speță a dezlegărilor date de C.J.U.E. în cauza C17/06 Celine,

căta vreme nu se reține identitatea premiselor. Principiile de drept explicate în

jurisprudența Curții Europene de Justiție trasate prin Directiva nr. 2008/95/CE

a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008, s-au transpus în

legislația română prin dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998, iar textul a

fost interpretat și aplicat în cauza în acord cu acestea.

Față de considerentele

expuse, soluția instanței de fond este temeinică încât recursul urmează să fie respins

ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge excepția nulității

recursului.

Respinge ca nefondat recursul

declarat de reclamanta SC X.C. SRL împotriva deciziei nr. 112A din 5 iunie 2013

a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Obligă pe recurenta reclamantă

SC X.C. SRL la 11.086,23 RON către intimata pârâtă T. Romania Mobile Telecommunications

SA reprezentând cheltuieli de judecată în recurs.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică astăzi, 3 octombrie 2014.