ÎCCJ, decizie (scj.ro #137621)

Acțiune în contrafacere. Analiza similarității dintre o marcă de culoare și semnul utilizat de terț. Risc de confuzie.

Cuprins pe materii :

Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Index alfabetic

: marcă comunitară

marcă de culoare

risc de confuzie

similaritatea produselor

Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară, art. 9

Legea nr. 84/1998, art. 3, art. 36

Deși în mod uzual, în evaluarea globală a riscului de confuzie și, implicit, în cercetarea similarității semnelor în conflict, se procedează la analiza similarității în plan vizual, fonetic și conceptual, atare analiză a similarității nu este inerentă oricărei cereri în contrafacere, dată fiind diversitatea semnelor care pot fi apropriate ca marcă.

Așa fiind, o marcă ce reprezintă o culoare unică este incompatibilă cu evaluarea similarității fonetice ori conceptuale, chiar în contextul în care semnul utilizat de terț ar suporta o atare evaluare, întrucât reperul îl constituie marca înregistrată, iar elementul de comparație este semnul utilizat de terț cu privire la care se pretinde că încalcă dreptul protejat, neputându-se susține că lipsa similarității fonetice și conceptuale, în ansamblul evaluării similarității, ar conduce fie la constatarea inexistenței similarității dintre marcă și semn, fie la reținerea unui grad foarte redus al similarității, deoarece similaritatea vizuală reținută ar fi insuficientă pentru justificarea legală a riscului de confuzie.

Aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroși factori: în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similaritate între marcă și semn, precum și similaritatea și gradul de similaritate între produsele și serviciile desemnate.

Or, câtă vreme, procedându-se la compararea culorilor - culoarea lila înregistrată ca marcă  și nuanțele de mov, violet sau lila folosite în cadrul semnului reclamat -, s-a reținut un grad ridicat de similaritate vizuală între marcă și semn, întrucât nuanțele culorii mov folosite în cadrul semnului complex sunt apropiate ca tonalitate cromatică cu marca reclamantei, astfel încât consumatorul mediu, care, în mod obișnuit, nu compară în concret produsele cărora li se aplică, ci se raportează doar la amintirea semnului anterior pe care l-a păstrat în memorie de o manieră imperfectă, este expus riscului de a atribui celor două produse aceeași origine comercială sau unor întreprinderi legate economic între ele, întrucât asociază semnul cu marca. Se reține în același timp și faptul că marca reclamantei conservă o poziție distinctivă autonomă în cadrul semnului complex, chiar dacă această poziție nu este una dominantă, precum și similaritatea produselor protejate prin marcă și produsele pe care este aplicat semnul, astfel încât, în mod corect s-a apreciat că sunt întrunite cerințele prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și art. 9 alin. (1) din Regulament (CE) nr. 207/2009.

Secția I civilă, decizia nr. 768 din 12 mai 2017

Prin sentința nr. 2238 din 12.12.2012 pronunțată de Tribunalul București, Secția a III-a civilă, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta A. GMBH, în contradictoriu cu pârâta S.C. B. S.R.L.

Prin decizia nr. 120 din 18.06.2013, Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală a respins ca nefondat apelul formulat de reclamanta A. GMBH.

Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate, în temeiul dispozițiilor art. 304 pct. 9 C.proc.civ. și susținând, în esență, că instanța de apel a interpretat și aplicat greșit dispozițiile art. 36 lit. b) și c) din Legea nr. 84/1998.

Prin decizia nr. 3290 din 21.11.2014, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I civilă a admis recursul declarat de reclamantă împotriva deciziei nr. 120/A/2013 a Curții de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, a casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte, prin decizia de casare,  a constatat următoarele:

Instanța de apel a confirmat aprecierea primei instanțe în sensul că nu sunt întrunite cerințele de aplicare a normei citate, atât timp cât nu există identitate ori similaritate între mărcile reclamantei și semnele folosite de către pârâtă. În ceea ce privește temeiul juridic menționat, s-a precizat că, astfel cum a reținut instanța de apel, reclamanta a pretins în cauză încălcarea dreptului său exclusiv asupra unei mărci comunitare și a unei mărci internaționale (România fiind țară desemnată).

Dacă din perspectiva mărcii internaționale dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 sunt pe deplin aplicabile, deoarece marca internațională produce efectele unei mărci naționale și nu există prevederi speciale referitoare la efectele mărcii internaționale în Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, ratificat prin Legea nr. 5/1998, nu același lucru este valabil și în privința mărcii comunitare, pentru care rămâne aplicabil Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară.

Astfel, art. 101 alin. (1) din Regulament prevede că: „Instanțele competente în domeniul mărcilor comunitare aplică dispozițiile prezentului regulament”, norma referindu-se la instanțele naționale competente să soluționeze litigii privind contrafacerea și validitatea mărcilor comunitare, conform art. 95 și 96. Doar pentru aspectele care nu intră în domeniul de aplicare a Regulamentului este aplicabilă legislația internă cu privire la contrafacerea unei mărci naționale, conform art. 101 alin. (2).

Efectele mărcii comunitare sunt reglementate exclusiv prin dispozițiile Regulamentului, astfel cum prevede expres art. 14 alin. (1) teza 1, iar art. 9 alin. (1) care prevede prerogativele dreptului exclusiv decurgând dintr-o marcă comunitară face parte din titlul II „Efectele mărcii comunitare”. Prin cererea de chemare în judecată au fost invocate, de altfel, prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din Regulament.

Art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulament coincide, însă, în conținut cu art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, astfel încât nu s-ar putea reține ignorarea ori aplicarea greșită a legii de către instanța de apel, urmând a se considera că trimiterile la norma națională și constatările efectuate în baza acesteia. vizează, în egală măsură, norma echivalentă din Regulamentul nr. 207/2009.

Instanța de apel a reținut că existența identității ori cel puțin a similarității semnelor în conflict reprezintă unul dintre factorii relevanți pentru aprecierea riscului de confuzie în contextul normei în discuție – iar această apreciere, de altfel, necontestată, reflectă în mod corect jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene -, astfel încât a considerat că nu există risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere, între semn și marcă, din moment ce a ajuns la concluzia absenței similarității semnelor comparate.

S-a constatat că această concluzie a fost formulată de instanța de apel prin aplicarea greșită sau chiar ignorarea criteriilor de apreciere a similarității semnelor în conflict, implicit a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, de a cărui existență depinde constatarea încălcării dreptului la marcă pe temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) din lege.

Analiza ce trebuie realizată în cauză implică o comparație, pe de o parte, a mărcii pretins încălcate, iar, pe de altă parte, a semnului utilizat de către terț, care poate genera riscul de confuzie în percepția publicului relevant, avut în vedere de către legiuitor.

În acest context, instanța de casare a verificat susținerile recurentei – reclamante în sensul că, în analiza similarității semnelor și a riscului de confuzie, instanța de apel a comparat ambalajele produselor, iar acest mod de cercetare nu ar răspunde cerinței comparării mărcii cu semnul utilizat de terț, respectiv de pârâta din cauză. De asemenea, au fost examinate criticile referitoare la nerespectarea, de către instanța de apel, a criteriilor de determinare a impresiei de ansamblu a unei mărci, din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În ceea ce privește marca reclamantei, din considerentele deciziei recurate, s-a observat că instanța de apel s-a referit explicit la „mărcile lila” ale reclamantei, pe care le-a identificat ca fiind marca comunitară nr. 31336/4.01.1996 și marca internațională nr. 644464/29.09.1995 (având ca stat desemnat și România), constând în culoarea lila.

Înalta Curte a apreciat că această referire ar putea însemna că instanța de apel s-a raportat la forma în care aceste mărci au fost înregistrate, și nu la forma în care reclamanta utilizează mărcile, prin aplicarea lor pe ambalajul produselor sale, prezumție care ar putea fi susținută și de faptul că la dosar nu s-a depus vreun ambalaj aparținând reclamantei, iar instanța de apel (ca, de altfel, nici prima instanță) nu a precizat ce ambalaj a cercetat.

Cu toate acestea, s-a menționat că s-a analizat eventuala existență a unor similitudini între elementele grafice pe care reclamanta le folosește pe propriile produse (cele identificate în hotărârea primei instanțe) și celelalte elemente decât cele două nuanțe de mov, respectiv grafice și verbale, de pe ambalajele pârâtei, deoarece analiza ar fi necesară pentru a se stabili dacă imaginea de ansamblu a ambalajelor folosite de pârâtă este similară mărcilor lila ale reclamantei, conchizându-se în sensul absenței similarității.

De asemenea, s-a apreciat, la finalul motivării deciziei recurate, că riscul de confuzie în percepția consumatorului este exclus și datorită modalității în care reclamanta și-a folosit mărcile lila pe ambalajele propriilor produse, modalitate care este, potrivit aprecierii instanței de apel, de natură să diferențieze în mod clar aceste produse de altele și ar fi, în mod evident, diferită de felul în care pârâta utilizează culoarea mov pe ambalajele produselor sale.

Față de aceste considerente și reținându-se că, în decizia recurată, a fost invocată și hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza

C–252/12

, în sensul că modalitatea efectivă de utilizare a unei mărci poate, în anumite condiții, să reprezinte „un factor relevant” ce trebuie luat în considerare în aprecierea riscului de confuzie dintre marca respectivă și alt semn, instanța de casare a constatat că instanța de apel a avut în vedere, în analiza similarității și a riscului de confuzie, modalitatea în care reclamanta utilizează în concret mărcile, reflectată de ambalajele produselor sale, și nu înseși mărcile, în forma rezultată din certificatul de înregistrare emis de autoritățile competente.

Ca atare, s-a apreciat că această abordare a analizei comparative relevă aplicarea greșită de către instanța de apel a prevederilor Legii nr. 84/1998, ignorarea efectelor înregistrării oricărei mărci, inclusiv a unei mărci comunitare, precum și aprecierea eronată a efectelor hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene la 18 iulie 2013 în cauza

Specsavers C–252/12

.

Referirea la marcă din art. 36 alin. (2) din lege - după caz, din art. 9 alin. (1) al Regulamentului - ce reprezintă temeiul juridic al acțiunii în contrafacerea unei mărci, are în vedere marca astfel cum a fost înregistrată, în raport de care este posibilă stabilirea identității sau a similarității cu un semn utilizat de un terț.

Înalta Curte a mai arătat că, de altfel, dreptul exclusiv asupra unei mărci comunitare este dobândit prin înregistrare, conform art. 6 din Regulamentul nr. 207/2009, întocmai ca cel asupra unei mărci naționale, în baza art. 4 din Legea nr. 84/1998. Pe baza certificatului de înregistrare, se determină întinderea protecției mărcii, ceea ce înseamnă că, ori de câte ori titularul pretinde încălcarea dreptului dobândit prin înregistrare, întinderea protecției mărcii și stabilirea încălcării se raportează la forma în care marca a fost înregistrată, rezultată din certificatul emis de autoritatea competentă.

În același timp, evaluarea riscului de confuzie se realizează în același mod și pe baza acelorași criterii – cele indicate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene – atât în cazul unei cereri în contrafacere, dar și al cererii având ca obiect nulitatea unei înregistrări a mărcii, cât și al opoziției la înregistrarea unei mărci. Or, în cele din urmă ipoteze, raportarea la utilizarea mărcii este exclusă, astfel încât, pentru identitate de rațiune, nu este justificată nici în ipoteza contrafacerii mărcii.

Este adevărat că riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, se apreciază prin prisma percepției consumatorului mediu, cu scopul de a se stabili dacă acesta confundă semnul utilizat de terț cu marca sau, cel puțin, ar putea crede că produsele purtând semnul utilizat de terț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată economic de acesta. O asemenea apreciere nu se realizează, însă, în privința mărcii, prin cercetarea modului în care marca este utilizată în concret, ci tot prin raportarea semnului utilizat de terț la forma în care marca a fost înregistrată. Premisa – menționată constant în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene – că doar rareori consumatorul mediu are posibilitatea să compare în mod direct diferitele mărci, bazându-se pe imaginea imperfectă a acestora pe care a păstrat-o în memorie, înseamnă tocmai aprecierea în abstract a riscului de confuzie, și nu prin compararea în concret a modului de utilizare a semnelor în conflict.

Modul în care titularul utilizează marca este relevant în cazul stingerii dreptului la marcă prin decăderea din drept, sancțiunea putând fi aplicată dacă marca nu a fost utilizată timp de cinci ani de la data înregistrării (art. 46 din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 51 din Regulamentul nr. 207/2009).

Valorificarea în detrimentul titularului a aprecierii privind modul în care folosește marca înregistrată echivalează cu sancționarea acestuia pentru nefolosirea mărcii. În cazul în care, nu s-a invocat, însă, nefolosirea mărcii în forma în care a fost înregistrată și nu s-a formulat o cerere în decăderea reclamantei din drepturile asupra celor două mărci – situația din speță -, instanța, indiferent de rațiunile pentru care procedează la cercetarea modului de folosire a mărcii, nu ar putea folosi împotriva titularului eventuala apreciere defavorabilă pe acest aspect, deoarece ar depăși limitele învestirii fixate prin cererile formulate de părți.

Instanța de casare a mai arătat că nu este exclus, însă, ca titularul mărcii să invoce modul de folosire a mărcii chiar într-o acțiune în contrafacere, cu scopul de a susține caracterul distinctiv ridicat al mărcii, dobândit prin utilizare, dat fiind că riscul de confuzie este cu atât mai mare cu cât caracterul distinctiv al mărcii, fie intrinsec, fie datorită cunoașterii acesteia pe piață, este mai pronunțat, marca beneficiind, astfel, de o protecție extinsă față de mărcile cu caracter distinctiv mai scăzut (conform jurisprudenței constante a Curții, începând cu cauzele

Sabel C–251/95

și

Canon C–39/97

).

Pe lângă faptul că analiza modului de folosire a mărcii este cerută chiar de către titular, nici în acest caz compararea semnelor în conflict nu are în vedere forma în care marca este folosită în concret, deoarece finalitatea analizei este determinarea gradului de distinctivitate a mărcii. Eventuala infirmare a pretenției titularului privind caracterul distinctiv pronunțat al mărcii nu afectează în vreun fel aprecierea comparativă, care se bazează, în ceea ce privește marca pretins încălcată, pe forma în care aceasta a fost înregistrată.

Contrar aprecierii instanței de apel, hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza

Specsavers C–252/12

nu poate fi invocată în cauză ca argument pentru raportarea, în analiza comparativă a semnelor în conflict, la forma în care titularul utilizează în concret marca înregistrată, o asemenea concluzie neputând fi desprinsă nici din dispozitiv, nici din considerentele hotărârii.

În cauza în care s-a formulat întrebarea preliminară, marca comunitară pretins încălcată a fost înregistrată în alb și negru, în timp ce terțul a folosit un semn similar, dar într-o culoare particulară.

În acest context, Curtea a apreciat că prezintă relevanță, la aprecierea globală a riscului de confuzie, culoarea sau culorile pe care un terț le utilizează pentru reproducerea unui semn indicat ca aducând atingere mărcii respective, atunci când titularul mărcii a utilizat-o în mod extensiv într-o anumită culoare sau într-o anumită combinație de culori, astfel încât aceasta a început să fie asociată, în percepția unei părți importante a publicului, cu această culoare sau combinație de culori.

Curtea de Justiție a considerat, așadar, că modalitatea în care titularul a utilizat marca înregistrată are relevanță în analiza riscului de confuzie doar dacă un anumit element a devenit, prin utilizare, foarte cunoscut în rândul consumatorilor. Această apreciere nu este altceva decât o confirmare, într-un context particular, a jurisprudenței anterioare în sensul că mărcile cunoscute pe piață au un caracter distinctiv mai pronunțat și beneficiază de o protecție extinsă prin comparație cu cele cu un caracter distinctiv mai redus.

Înalta Curte a apreciat că nu se poate interpreta că hotărârea Curții de Justiție a inclus modalitatea efectivă de utilizare a unei mărci în sfera „factorilor relevanți” de apreciere a riscului de confuzie în alt mod decât în legătură cu distinctivitatea mărcii, astfel încât aceasta să poată fi opusă titularului care pretinde încălcarea mărcii de către un terț.

Chiar în ipoteza unui caracter distinctiv pronunțat al mărcii înregistrate, compararea semnelor în conflict se raportează tot la forma sub care marca a fost înregistrată. Indicarea în hotărârea Curții a luării în considerare, în aprecierea globală a riscului de confuzie, a culorii în care marca a fost folosită de către titular „în mod extensiv”, implică premisa că acea culoare intră în sfera de protecție a mărcii comunitare înregistrate și nu reprezintă un simplu element neînregistrat, dar folosit efectiv de titular. Protecția conferită mărcii prin înregistrare nu ar putea fi invocată și pentru elementul neînregistrat, așadar nu ar avea vreo finalitate eventuala constatare în sensul că marca a dobândit caracter distinctiv în forma în care a fost utilizată (adică incluzând elementul neînregistrat).

Aportul jurisprudențial al acestei hotărâri recente a Curții de Justiție rezidă în aprecierea că înregistrarea unei mărci comunitare în alb și negru, așadar fără limitare la o anumită culoare, conferă protecție pentru toate culorile, astfel încât caracterul distinctiv pronunțat dobândit prin utilizarea mărcii într-o culoare particulară trebuie luat în considerare în aprecierea riscului de confuzie, atunci când un terț a folosit un semn similar mărcii în acea culoare (astfel cum a considerat și instanța națională de trimitere în decizia pronunțată pe baza dezlegărilor date de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza

C–252/12

).

Întrucât, în prezenta cauză, este vorba despre o marcă comunitară constând într-o culoare unică, constatările Curții privind sfera de protecție a unei mărci înregistrate în alb și negru nu interesează speța de față, a mai reținut instanța de casare, însă au fost redate în contextul în care prin decizia recurată s-a făcut referire la această hotărâre a Curții de Justiție și s-a reținut în mod greșit că aprecierea similarității semnelor și a riscului de confuzie trebuie să se raporteze la forma în care marca a fost efectiv folosită, și nu la forma înregistrată.

Pe lângă faptul că nici dispozitivul, nici considerentele hotărârii, nu permit o asemenea interpretare făcută de instanța de apel, ar însemna, în plus, în absența vreunei nuanțări prin decizia recurată, să se considere că modalitatea de utilizare a mărcii este relevantă în orice condiții. În acest caz, ar fi posibil să se constate, de exemplu, că terțul nu aduce o atingere mărcii în raport de modul în care titularul a utilizat-o, chiar dacă, față de forma sub care marca a fost înregistrată, s-ar fi putut conchide în sens contrar, iar terțul nu a invocat în proces decăderea titularului pentru neutilizarea mărcii, ceea ce este inadmisibil.

Înalta Curte a mai stabilit că, în realitate, hotărârea Curții de Justiție ar putea interesa cauza de față în legătură cu două aspecte privind aprecierea riscului de confuzie: relevanța unei culori în impresia de ansamblu a unui semn complex și caracterul distinctiv al unei mărci înregistrate. Doar primul interesează identitatea sau similaritatea semnelor comparate. Hotărârea nu schimbă jurisprudența constantă a Curții pe aceste aspecte, ci doar confirmă constatări anterioare în circumstanțe particulare.

Față de considerentele expuse, instanța de casare a constatat că sunt fondate criticile din recurs referitoare la compararea semnelor în conflict pe baza ambalajului folosit de reclamantă în culoarea protejată prin înregistrare, și nu prin raportare la certificatul de înregistrare a celor două mărci ale reclamantei.

În consecință, s-a apreciat că, din această perspectivă, situația de fapt nu este pe deplin lămurită.

În ceea ce privește semnul utilizat de către pârâta din cauză, instanța de apel a reținut că pârâta nu a folosit pe ambalajele sale mărcile lila ale reclamantei, ci a folosit ca fundal două nuanțe de mov, peste care a aplicat propriile mărci. De asemenea, pe ambalajele folosite de pârâtă se regăsesc și alte reprezentări grafice, precum și marca pârâtei, care constituie elemente dominante în impresia de ansamblu, astfel încât nu există similaritate între mărcile lila ale reclamantei și ambalajele pârâtei care conțin și culoarea lila.

Prin motivele de recurs, s-a susținut, în esență, că, în mod greșit, instanța de apel s-a raportat la ambalajele produselor pârâtei, deoarece analiza în cadrul acțiunii în contrafacerea mărcii presupune compararea mărcii cu semnul utilizat de către pârâtă, și nu cu ambalajul pe care acesta este aplicat. Or, semnul utilizat este chiar culoarea lila, cât timp ea poate fi percepută de către consumator și creează acestuia o impresie distinctă, celelalte elemente de pe ambalaje nefiind relevante în analiză.

Recurenta a criticat ignorarea culorii folosite de către pârâtă în analiza comparativă a semnelor și prin prisma criteriilor de determinare a impresiei de ansamblu a unei mărci din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, care implică raportarea la elementele dominante și distinctive. A susținut, astfel, că este important de stabilit dacă elementul dominant al mărcii a cărei protecție se solicită se regăsește, chiar cu rol neesențial, în cuprinsul mărcii opuse și nu și-a pierdut independența ca semn, putând fi perceput ca atare în ansamblul mărcii.

Înalta Curte a apreciat ca fiind în parte fondate, criticile recurentei în legătură cu ignorarea de către instanța de apel a folosirii culorii lila de către pârâtă.

S-a reținut că premisa încălcării unei mărci este aceea a folosirii de către terț a unui semn identic sau similar mărcii, astfel încât aprecierea riscului de confuzie trebuie să se raporteze la modul concret în care terțul folosește semnul pretins a aduce atingere mărcii.

Pe de altă parte, nu există nicio rațiune pentru a nu se aplica și în examinarea încălcării unei mărci - constând într-o culoare unică - regulile generale de apreciere a riscului de confuzie consacrate în jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene - la care a făcut, în mod corect, referire instanța de apel -, indiferent de obiectul mărcii. Aprecierea are în vedere toți factorii relevanți și se face prin prisma consumatorului mediu, care percepe o marcă în mod normal ca pe un tot și nu face o examinare a diferitor detalii ale acesteia.

Or, din moment ce instanțele de fond au reținut că pârâta folosește culoarea lila pe ambalajele unor produse doar împreună cu alte elemente verbale sau figurative, se constată că este corectă, în principiu, examinarea tuturor elementelor de pe acele ambalaje, întregul pe care îl percepe consumatorul mediu fiind reprezentat de ambalajele în culoarea lila folosite de pârâtă.

Contrar susținerilor din motivarea recursului, Înalta Curte a reținut că CJUE nu agreează existența unei contrafaceri parțiale a mărcii înregistrate, constând în reproducerea acesteia în semnul utilizat de către un terț atunci când acest din urmă semn este complex. Dimpotrivă, Curtea a apreciat în mod constant că, în cadrul examinării existenței riscului de confuzie, aprecierea similarității între două mărci nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unei mărci complexe și la compararea acesteia cu o altă marcă, ci trebuie să se realizeze prin examinarea mărcilor în cauză, apreciată fiecare ca întreg (de exemplu, hotărârea din cauza

Shaker C–334/05

, pgf. 41; ordonanța din cauza

Ecoblue C–23/09

, pgf. 47).

Cu toate acestea, instanța de casare a apreciat ca fiind corecte susținerile recurentei în sensul că nu se poate considera, astfel cum a procedat instanța de apel, că riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, este înlăturat prin simplul fapt că elementul identic sau similar mărcii înregistrate nu ocupă o poziție dominantă în cadrul semnului complex utilizat de către terț. Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, aprecierea similarității se va putea face exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile (de exemplu, hotărârea din cauza

C–334/05

, menționată anterior, pgf. 42; hotărârea din cauza

Nestlé C–193/06

, pgf. 42).

Dacă s-ar considera astfel, titularul mărcii ar fi privat de dreptul său exclusiv conferit prin înregistrare, atât timp cât este posibil ca marca să conserve o poziție distinctivă autonomă în semnul complex, chiar dacă această poziție nu este dominantă, fiind suficient ca publicul să atribuie și titularului acestei mărci originea produselor sau serviciilor acoperite de semnul compus (hotărârea din cauza

Medion/Thomson C–120/04

). O marcă nu păstrează poziția distinctivă autonomă dacă este un simplu element descriptiv în semnul complex (hotărârea Tribunalului în cauza

Bimbo T–569/10

, pgf. 62) sau care formează cu celelalte elemente ale semnului, luate împreună, o unitate cu un sens diferit de sensul elementelor respective luate separat (de exemplu, ordonanța din cauza

Ecoblue C–23/09

, pgf. 25; ordonanța din cauza

Perfetti van Melle C-353/09

, pgf. 36 și 37).

În același mod se procedează în analiza comparativă și atunci când doar o componentă a mărcii înregistrate este preluată în semnul complex.

Din cele expuse, rezultă că analiza comparativă a semnelor în cadrul unei cereri în contrafacere presupune examinarea acestora ca întreg.

În toate cazurile, însă, analiza întregului implică, în prealabil, a se verifica dacă marca (sau o componentă a acesteia) este preluată, în mod identic sau similar, în semnul compus utilizat de către terț, așadar dacă semnele în conflict au vreun element comun. Doar dacă subzistă o asemenea legătură între semne este justificată aprecierea similarității pe baza impresiei de ansamblu create de semnul compus în raport cu marca.

Înalta Curte a arătat că în prezenta cauză, trebuia verificat dacă mărcile reclamantei, reprezentate de o anumită nuanță de culoare lila (fără delimitare în spațiu - marca comunitară, respectiv încadrată într-un pătrat - marca internațională), se regăsesc în mod identic sau similar în semnul utilizat de către pârâtă și, în cazul în care o asemenea ipoteză era întrunită, ar fi trebuit să se stabilească dacă mărcile păstrează o poziție distinctivă autonomă în semnul complex sau sunt neglijabile.

Înalta Curte a constatat că decizia recurată nu conține considerente pe niciunul dintre aceste aspecte, astfel încât concluzia absenței similarității semnelor nu este motivată. Mai mult, s-a constatat  că situația de fapt nu este pe deplin lămurită din perspectiva aspectelor relevante pentru aprecierea similarității semnelor, implicit, a riscului de confuzie.

Astfel, în timp ce prima instanță a reținut că nuanța de lila din fundalul ambalajelor pârâtei este „asemănătoare” cu cea înregistrată de reclamantă, instanța de apel a reținut doar că pârâta nu folosește mărcile lila ale reclamantei, ci două nuanțe de mov ca fundal, peste care a aplicat propriile mărci.

Din aceste considerente nu rezultă o comparare a culorilor, care era esențială în stabilirea similarității semnelor, implicit în aprecierea globală a riscului de confuzie.

În ceea ce privește compararea culorilor, instanța de casare a arătat că trebuie să se pornească de la premisa că, în ipoteza folosirii unui semn de către un terț, o marcă comunitară este protejată nu numai atunci când semnul și marca sunt identice, ci și atunci când acestea sunt similare. Considerentul nr. 8 din preambulul Regulamentului (CE) nr. 207/2009, formulat în acest sens, este pe deplin valabil în cazul oricărei mărci comunitare înregistrate, indiferent de obiect, așadar și în cazul unei mărci privind o culoare unică.

O asemenea protecție a mărcii de culoare acoperă nu numai culoarea înregistrată, ci și culori similare, însemnând nuanțe ale aceleiași culori sau chiar alte culori, atât timp cât înregistrarea vizează, de fapt, nuanțe de culoare. Practica OHIM este în acest sens, considerându-se că înregistrarea unei mărci pentru o anumită culoare ar putea împiedica înregistrarea ulterioară nu numai a unei alte mărci pentru aceeași culoare, ci chiar a unor mărci compuse din elemente verbale și/sau figurative care încorporează o culoare identică sau similară, dacă există risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere (de exemplu, decizia din cauza

Wrigley´s Light green - R 122/1998-3

, pgf. 29).

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut că numărul culorilor pe care consumatorul este capabil să le distingă este limitat, deoarece acesta este rareori în poziția de a compara în mod direct produse în nuanțe diferite de culori (hotărârea din cauza

Libertel C-104/01

, pgf. 47). Această constatare trebuie interpretată în sensul că riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, poate surveni nu numai în caz de identitate, ci și de similaritate între culoarea înregistrată ca marcă și culoarea folosită de un terț în activitatea comercială: odată ce o anumită culoare a fost înregistrată, s-a considerat că are caracter distinctiv, iar consumatorul este capabil să o distingă și să identifice în raport de aceasta originea comercială a produselor, astfel încât poate exista risc de confuzie atunci când un terț folosește o nuanță diferită a acelei culori pe care o percepe distinct. Or, dacă poate exista risc de confuzie în acest caz, cu atât mai mult trebuie acceptat că protecția mărcii de culoare operează și pentru culori similare.

Argumentul că, din rațiuni de concurență loială, nu poate fi recunoscută titularului mărcii o protecție extinsă, deoarece s-ar crea un monopol nejustificat asupra unei culori, interesează momentul înregistrării mărcii, și nu cel al exercitării dreptului exclusiv conferit de marcă în cadrul unei cereri în contrafacere (de altfel, în acest fel a fost analizat de Curtea de Justiție în cauza

Libertel

– paragrafele 44 – 60). Prin înregistrare, protecția este asigurată în același mod oricărei mărci, inclusiv mărcilor constând într-o culoare unică, respectiv și pentru culori similare celei înregistrate, în cadrul cererii în contrafacere cercetându-se existența unui risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Față de cele expuse anterior, instanța de casare a arătat că, în principiu, ar trebui ca simpla prezență a unei nuanțe lila, în cuprinsul unui semn complex utilizat de către pârâtă, să indice similaritatea culorii cu cea înregistrată ca marcă de către reclamantă, astfel încât criteriile și mijloacele de comparare a culorilor la care se va face referire în continuare ar urma viza doar gradul de similaritate, necesar a fi stabilit în aprecierea globală a riscului de confuzie.

Acest aspect însă nu a fost stabilit de instanța de casare, având în vedere că din considerentele deciziei recurate nu a rezultat că instanța de apel l-ar fi analizat și ar fi stabilit cu certitudine situația de fapt.

Cât privește modul de comparare efectivă a culorilor, s-a observat că marca comunitară nr. 31336/4.01.1996 constă în culoarea mov (lila), identificată prin codul internațional Pantone ca situându-se între E 176–4 și E 176–3.

În privința culorii folosite de către pârâtă, prin concluziile scrise depuse de către pârâtă la dosarul primei instanțe, s-a arătat că pe ambalajele B.  sunt aplicate nuanțe de mov corespunzătoare codurilor Pantone Process Book 266, 2567 și 2577.

În acest context și față de susținerea reclamantei în sensul că pârâta folosește culori identice sau cvasi-identice (chiar dacă a extras din această împrejurare o concluzie greșită cu privire la însăși identitatea/similaritatea semnelor), compararea tonalității cromatice de pe ambalajele pârâtei cu cea care formează obiectul mărcilor reclamantei nu poate exclude raportarea la un cod de identificare a culorilor, internațional recunoscut. Dacă acest sistem este considerat relevant pentru înregistrarea unei culori ca marcă, dat fiind că este precis și stabil (hotărârea din cauza

Libertel C-104/01

, pgf. 37), pentru identitate de rațiune, Înalta Curte a apreciat că nu poate fi ignorat în cadrul unei cereri în contrafacere, în care determinarea eventualei atingeri aduse unei mărci implică examinarea elementelor unui semn compus care contribuie la impresia de ansamblu produsă de acest semn în memoria publicului vizat (hotărârea din cauza

Bimbo C-591/12

, pgf. 34 și 35).

Întrucât ambalajele reclamantei (chiar dacă ar fi fost depuse la dosar) nu interesează în cauză, instanța de apel ar fi trebuit să aibă în vedere mostre din nuanțele de culori identificate prin codurile menționate, pe baza cărora să procedeze la compararea acestor nuanțe cu cele folosite efectiv de către pârâtă, ceea ce nu s-a întâmplat. Certificatul de înregistrare a mărcii nu este suficient, deoarece nu reflectă o imagine la fel de fidelă a nuanței culorii înregistrate precum un eșantion conținând culoarea identificată potrivit unui cod internațional.

În privința pârâtei, Înalta Curte a apreciat că identificarea culorilor folosite ar trebui să se realizeze pe baza aceluiași cod ca în cazul mărcii comunitare a reclamantei.

Este evident că nu pot fi excluse alte mijloace obiective de determinare a culorilor, a căror relevanță și utilitate ar trebui să formeze obiect al dezbaterilor contradictorii, atât timp cât scopul administrării unor astfel de probe este acela de a înlesni aprecierea similarității ori a gradului de similaritate, prin prisma percepției publicului relevant.

În ceea ce privește aspectul privind poziția distinctivă autonomă a mărcilor în cadrul semnului complex, Înalta Curte a apreciat că este evident că examinarea acestuia depinde de răspunsul la întrebarea dacă mărcile reclamantei se regăsesc, în mod identic sau similar, în semnul complex, aspect care nu a fost clarificat prin decizia recurată.

Întrucât instanța de apel nu a analizat dacă și în ce mod mărcile reclamantei au fost preluate în cadrul semnului utilizat de către pârâtă, nu a cercetat nici apărarea pârâtei în legătură cu utilizarea de culori diferite ca fundal pentru diferențierea sortimentelor de napolitane (mov pentru cele cu cremă de cacao, verde pentru cremă de alune etc.). Această apărare a fost amintită într-un alt context, cel al caracterului dominant al celorlalte elemente de pe ambalaje, fără a se formula vreo apreciere cu privire la eventualul caracter neglijabil al celor două nuanțe de mov (pentru a se justifica ignorarea acestora în evaluarea imaginii de ansamblu a semnului complex folosit de către pârâtă).

Instanța de casare a mai arătat că ar trebui cercetat dacă această apărare tinde la infirmarea aptitudinii culorilor folosite de a distinge produsele pârâtei de cele ale altor comercianți, cât timp scopul folosirii ar fi doar acela al delimitării între ele ale propriilor produse, cu alte cuvinte, la negarea folosirii culorilor cu titlu de marcă. În caz afirmativ, ar trebui să se analizeze percepția consumatorului în contextul folosirii curente a culorilor pe piața produselor de cofetărie, nu mai puțin, al caracterului distinctiv al mărcilor reclamantei, recunoscut prin înregistrare, stabilindu-se dacă o eventuală validare a apărării pârâtei pe acest aspect ar echivala cu o infirmare a aptitudinii mărcilor reclamantei de indica originea produselor (care nu este admisibilă în cauză).

Ca atare, Înalta Curte a concluzionat că situația de fapt nu este pe deplin lămurită în cauză, dat fiind că instanța de apel, în analiza similarității semnelor în conflict, s-a raportat în mod greșit la ambalajele produselor reclamantei, și nu la forma în care mărcile acesteia au fost înregistrate, iar, pe de altă parte, nu a stabilit dacă și în ce mod mărcile reclamantei au fost preluate în cadrul semnului utilizat de către pârâtă, respectiv nu a cercetat comparativ culoarea înregistrată ca marcă și culorile folosite de către pârâtă și nu a determinat dacă mărcile conservă o poziție distinctivă autonomă în cadrul semnului.

În aceste condiții, instanța de casare a reținut că sunt incidente prevederile art. 314 C.proc.civ., nefiind posibilă cercetarea modului de aplicare a legii de către instanța de apel, cât timp situația de fapt nu este pe deplin stabilită.

Celelalte critici ale recurentei au vizat alți factori relevanți în aprecierea globală a riscului de confuzie, anume gradul de similaritate a semnelor în conflict, similaritatea și gradul de similaritate a produselor pentru care mărcile reclamantei au fost înregistrate și a produselor comercializate de pârâtă, caracterul distinctiv pronunțat al mărcilor reclamantei, ca urmare a renumelui acestora în rândul consumatorilor.

Înalta Curte a constatat că instanța de apel nu a cercetat aceste aspecte, atât timp cât a ajuns la concluzia inexistenței similarității semnelor. Această constatare este valabilă și în cazul comparării produselor, întrucât instanța, chiar dacă a reținut că produsele sunt similare, a considerat că acest aspect este lipsit de relevanță în condițiile neîntrunirii similarității semnelor, motiv pentru care nu a dezvoltat vreun considerent în legătură cu similaritatea produselor.

Ca atare, criticile recurentei nu au fost analizate de instanța de casare care a stabilit că ele vor fi eventual cercetate cu ocazia rejudecării apelului, în măsura în care se va stabili că semnele în conflict sunt similare.

Chiar dacă situația de fapt în privința similarității semnelor nu este pe deplin lămurită, Înalta Curte a apreciat că este posibilă verificarea modului de aplicare a normei de către instanța de apel din perspectiva celei de-a doua condiții prevăzute de text, cea referitoare la legătura dintre produsele părților în conflict.

În acest context, s-a apreciat că susținerile recurentei sunt fondate.

Înalta Curte a arătat că dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. c) din lege nu trebuie interpretate literal, astfel cum a procedat instanța de apel, ci prin prisma obligației instanței naționale de a interpreta dreptul intern în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă, atunci când este vorba despre o directivă, care nu produce, de regulă, efect direct în dreptul intern, obligația de interpretare a legii naționale ce transpune directiva prin prisma textului și a finalității acelui act.

S-a mai arătat că această obligație de rezultat, consacrată în dreptul Uniunii Europene (a se vedea, de exemplu, în materia dreptului de autor, hotărârea CJUE din cauza

Stichting de Thuiskopie C-462/09

, pgf. 34, 39 și 41), este reamintită ca atare în hotărârea pronunțată de Curte în cauza

Adidas C-408/01

(în pgf. 21 este citată jurisprudența istorică), hotărâre prin care este interpretat art. 5 pgf. 2 al Directivei nr. 104/1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și care se impune ca atare și în cauza de față, împreună cu hotărârea din cauza

Davidoff C-292/00

, după cum, în mod corect, s-a susținut prin motivele de recurs.

În conformitate cu art. 5 alin. (2) al Directivei nr. 104/1989: „Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin utilizarea semnului obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.”

Norma este identică în conținut cu art. 5 alin. (2) din actuala Directivă nr. 95/2008, astfel încât jurisprudența Curții conturată în interpretarea vechii directive este pe deplin valabilă și în privința noii directive, pentru dispozițiile echivalente.

Prin hotărârea pronunțată în cauza

Adidas C-408/01

, menționată anterior, s-a arătat explicit (pgf. 19 – 22) că dreptul de opțiune al legiuitorului național prevăzut de norma în discuție vizează exclusiv posibilitatea preluării în dreptul intern a prerogativei titularului unei mărci renumite înregistrate, menționate în art. 5 alin. 2 (deci, pentru produse/servicii diferite). S-a arătat că, odată recunoscut acel drept, statul trebuie să acorde o protecție cel puțin la fel de extinsă aceluiași titular și atunci când produsele/serviciile oferite de către terț pentru un semn identic sau similar mărcii renumite înregistrate sunt identice sau similare celor pentru care marca renumită a fost înregistrată, pentru argumentele expuse în hotărârea Curții din cauza

Davidoff C-292/00

(pgf. 24 și 25).

Așadar, dreptul de opțiune al statului membru are ca obiect însuși principiul acordării unei protecții extinse în beneficiul mărcilor renumite, fără a viza, însă, și situațiile în care aceasta se acordă, care sunt prevăzute chiar de către directivă, astfel cum a fost interpretată de către CJUE, respectiv atât pentru produse/servicii identice sau similare, cât și pentru produse/servicii diferite.

După cum s-a menționat deja, Curtea a arătat explicit că, în aplicarea legii naționale prin care a fost transpusă Directiva, instanțele naționale sunt ținute să o interpreteze în lumina textului și a finalității directivei (pgf. 21).

În acest context, instanța de casare a arătat că Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice a prevăzut de la bun început protecția extinsă a titularilor mărcilor înregistrate ce se bucură de renume în România [art. 35 alin. (2) lit. c)], iar prin Legea nr. 66/2010, prin care a fost transpusă Directiva nr. 95/2008, nu s-a adus nicio modificare acestei norme [actualul art. 36 alin. (2) lit. c)], ceea ce confirmă intenția legiuitorului, în exercitarea opțiunii prevăzute de directivă, de a menține atare protecție extinsă.

Prin urmare, instanța națională, în aplicarea dispoziției legale menționate, are obligația să o interpreteze în sensul că vizează atât situația produselor/serviciilor diferite, cât și situația produselor/serviciilor identice sau similare, ceea ce presupune o interpretare a fortiori a normei, și nu una strict literală: dacă mărcile renumite sunt protejate împotriva atingerilor aduse de către terți prin utilizarea semnului pentru produse diferite, cu atât mai mult trebuie să beneficieze de protecție atunci când produsele comercializate de către terț sunt identice sau similare cu cele pentru care marca a fost înregistrată.

Din această perspectivă, Înalta Curte a constatat prin decizia de casare că instanța de apel a făcut o interpretare greșită a dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c), constatare valabilă și în privința riscului de confuzie, recurenta susținând în mod corect că norma nu este condiționată de existența acestuia [ca în ipoteza art. 36 alin. (2) lit. b)], fiind suficient riscul de asociere între semn și marcă (hotărârea din cauza

Adidas C-408/01

, răspunsul nr. 2 din dispozitiv).

În privința mărcii comunitare rămân aplicabile prevederile Regulamentului nr. 207/2009, al cărui art. 9 alin. (1) lit. c) coincide, în esență, în conținut cu art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, a concluzionat instanța de casare.

În aplicarea principiului efectivității, care guvernează dreptul Uniunii Europene, Înalta Curte a arătata că această normă trebuie interpretată întocmai ca prevederea legală națională, pentru a se asigura un tratament egal tuturor titularilor de mărci renumite. De altfel, CJUE a arătat explicit că se impune o aplicare coerentă a diferitor norme care, în ordinea juridică a Uniunii, au ca obiect mărcile, inclusiv a Regulamentului nr. 207/2009, care completează legislația Uniunii în materie de mărci, deoarece acesta urmărește același obiectiv ca și Directiva 2008/95, anume instituirea și funcționarea pieței interne, ceea ce atrage necesitatea unei interacțiuni armonizate a celor două sisteme de mărci comunitare și naționale (hotărârea din cauza

Malayisia Diary Industries C-320/12

, pgf. 35).

În consecință, s-a stabilit în sarcina instanței de apel ca, în rejudecare, să verifice dacă sunt aplicabile în cauză dispozițiile art. 36 alin. (2 ) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009, în raport de existența similarității semnelor în conflict și a riscului de asociere a acestora de către publicul relevant, indiferent dacă produsele sunt similare sau diferite.

Față de considerentele expuse, Înalta Curte a admis recursul și, în aplicarea art. 314 C.proc.civ., a casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe de apel.

Prin decizia civilă nr. 148/A din 2.03.2016 a Curții de Apel București, Secția a IV-a civilă, apelul declarat de reclamantă a fost admis, sentința apelată a fost schimbată în tot, astfel: s-a admis cererea de chemare în judecată, în sensul că s-a interzis pârâtei producerea, importul, distribuirea, comercializarea, publicitatea și orice alt act de folosire neautorizată pe piața românească, în cadrul activității sale comerciale, a unor semne identice sau similare cu marca comunitară nr. 331336/01.04.1996 și marca nr. 644464 din 29.09.1995, înregistrată la nivel internațional cu stat desemnat România, ambele constând în culoarea lila, înregistrată pentru produse din clasa 30 conform Clasificării de la Nisa.

În rejudecare, ținând seama de dezlegările date de Înalta Curte instanța de apel a procedat la compararea mărcii pretins încălcate și semnul utilizat de către terț, a  căror  asemănare  ar  putea  genera riscul de confuzie în percepția publicului relevant.

Instanța de apel a arătat că analiza  similarității dintre  marcă și semn presupune inclusiv  verificarea   măsurii în care  marca se  regăsește în  mod identic sau  similar  în semnul utilizat de  pârâtă, și, în continuare, dacă marca păstrează o poziție distinctivă în semnul complex sau este neglijabilă.

Specificul mărcilor înregistrate de reclamantă  - mărci de culoare (fără delimitare  în spațiu, în cazul mărcii comunitare) - necesită compararea  tonalității  cromatice de pe ambalajele pârâtei  cu cea care formează obiectul mărcii, având  în vedere posibilitatea dată de simțuri unui consumator mediu din segmentul de public căruia i se adresează produsele comercializate de  părți, de a  deosebi culori sau nuanțe de culori, chiar în condițiile în care, la înregistrare, se utilizează un cod de  identificare  a  culorilor, internațional recunoscut.

Curtea de apel a reținut că înregistrarea mărcii comunitare cuprinde reprezentarea culorii, coordonatele de identificare  în spațiul cromatic a culorilor în sistemul  Pantone  Process  Book, între nuanțele  E  176 - 4  și  E   176  - 3,  precum și  denumirea culorii ”lila/violet”.

Instanța de apel a apreciat că nu poate valorificată apărarea intimatei în sensul că, în realitate, protecția a fost cerută pentru culoarea ”maro”, identificată după coordonatele de determinare a nuanței din cuprinsul certificatului de înregistrare a mărcii comunitare nr. 31336/1996, atâta vreme cât coordonatele în spectrul cromatic nu sunt unicele repere de identificare, în sensul că certificatul de înregistrare conține inclusiv reprezentarea grafică a  culorii  și  denumirea  acesteia, elemente  ce  conduc la concluzia  că  protecția  a fost cerută pentru o nuanță a culorii  mov.

Menționarea unor coordonate de identificare a spectrului, care nu corespund culorii  lila/violet, are  semnificația  unei  erori  materiale, ce  a  fost corectată  de OHIM.  Această rectificare  a  reperelor  ce identifică  o culoare nu c