ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 768/2017

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 768/2017 (Înalta Curte de Casație și Justiție)

Decizia nr. 768/2017

Asupra cauzei

de față, constată următoarele:

Prin sentința nr. 2238 din 12 decembrie 2012

pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a

civilă, în Dosarul nr. x/3/2012, a fost respinsă ca neîntemeiată

cererea formulată de reclamanta SC A. GMBH, în contradictoriu cu pârâta SC

B. SRL.

Prin Decizia nr. 120 din 18 iunie 2013,

Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze

privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul formulat

de reclamanta SC A. GMBH.

Împotriva deciziei menționate, a

declarat recurs reclamanta SC A. GMBH, criticând-o pentru nelegalitate, în

temeiul dispozițiilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ. și

susținând, în esență, că instanța de apel a

interpretat și aplicat greșit dispozițiile art. 36 lit. b)

și c) din Legea nr. 84/1998.

Prin Decizia nr. 3290 din 21 noiembrie

2014 Înalta Curte de Casație și Justiție , secția I

civilă, a admis recursul declarat de reclamanta SC A. GMBH împotriva Deciziei

nr. 120/A din 18 iunie 2013 a Curții de Apel București, secția a

IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală,

conflicte de muncă și asigurări sociale, a casat decizia

recurată și a trimis cauza spre rejudecare aceleiași

instanțe de apel.

Examinând decizia recurată, prin

prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte, prin

decizia de casare, a constatat următoarele:

dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 - pe care reclamanta

și-a întemeiat, în principal, cererea de chemare în judecată:

„Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești

competente să interzică terților să folosească, în

activitatea lor comercială, fără consimțământul

său (…) un semn pentru care, datorită faptului că este identic

sau asemănător cu o marcă și din cauză că

produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau

similare, există un risc de confuzie în percepția publicului,

incluzând riscul de asociere între semn și marcă”.

Instanța de apel a confirmat

aprecierea primei instanțe în sensul că nu sunt întrunite

cerințele de aplicare a normei citate, atât timp cât nu există

identitate ori similaritate între mărcile reclamantei și semnele folosite

de către pârâtă. În ceea ce privește temeiul juridic

menționat, s-a precizat că, astfel cum a reținut instanța

de apel, reclamanta a pretins în cauză încălcarea dreptului său

exclusiv asupra unei mărci comunitare și a unei mărci

internaționale (România fiind țară desemnată).

Dacă din perspectiva mărcii

internaționale dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998

sunt pe deplin aplicabile, deoarece marca internațională produce

efectele unei mărci naționale și nu există prevederi speciale

referitoare la efectele mărcii internaționale în Protocolul referitor

la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a

mărcilor, ratificat prin Legea nr. 5/1998, nu același lucru este

valabil și în privința mărcii comunitare, pentru care

rămâne aplicabil Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară.

Astfel, art. 101 alin. (1) din Regulament

prevede că: „Instanțele competente în domeniul mărcilor

comunitare aplică dispozițiile prezentului regulament”, norma

referindu-se la instanțele naționale competente să

soluționeze litigii privind contrafacerea și validitatea

mărcilor comunitare, conform art. 95 și 96. Doar pentru aspectele

care nu intră în domeniul de aplicare a Regulamentului este

aplicabilă legislația internă cu privire la contrafacerea unei

mărci naționale, conform art. 101 alin. (2).

Efectele mărcii comunitare sunt

reglementate exclusiv prin dispozițiile Regulamentului, astfel cum prevede

expres art. 14 alin. (1) teza 1, iar art. 9 alin. (1) care prevede

prerogativele dreptului exclusiv decurgând dintr-o marcă comunitară

face parte din titlul II „Efectele mărcii comunitare”. Prin cererea de

chemare în judecată au fost invocate, de altfel, prevederile art. 9 alin. (1)

lit. b) și c) din Regulament.

Art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulament

coincide, însă, în conținut cu art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr.

84/1998, astfel încât nu s-ar putea reține ignorarea ori aplicarea

greșită a legii de către instanța de apel, urmând a se

considera că trimiterile la norma națională și constatările

efectuate în baza acesteia. vizează, în egală măsură, norma

echivalentă din Regulamentul nr. 207/2009.

Instanța de apel a reținut

că existența identității ori cel puțin a

similarității semnelor în conflict reprezintă unul dintre

factorii relevanți pentru aprecierea riscului de confuzie în contextul

normei în discuție - iar această apreciere, de altfel,

necontestată, reflectă în mod corect jurisprudența

constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene -, astfel

încât a considerat că nu există risc de confuzie, incluzând și

riscul de asociere, între semn și marcă, din moment ce a ajuns la

concluzia absenței similarității semnelor comparate.

S-a constatat că această

concluzie a fost formulată de instanța de apel prin aplicarea

greșită sau chiar ignorarea criteriilor de apreciere a

similarității semnelor în conflict, implicit a riscului de confuzie,

incluzând și riscul de asociere, de a cărui existență

depinde constatarea încălcării dreptului la marcă pe temeiul art.

36 alin. (2) lit. b) din lege.

Analiza ce trebuie realizată în

cauză implică o comparație, pe de o parte, a mărcii pretins

încălcate, iar, pe de altă parte, a semnului utilizat de către

terț, care poate genera riscul de confuzie în percepția publicului

relevant, avut în vedere de către legiuitor.

În acest context, instanța de

casare a verificat susținerile recurentei - reclamante în sensul că,

în analiza similarității semnelor și a riscului de confuzie,

instanța de apel a comparat ambalajele produselor, iar acest mod de

cercetare nu ar răspunde cerinței comparării mărcii cu

semnul utilizat de terț, respectiv de pârâta din cauză. De asemenea, au

fost examinate criticile referitoare la nerespectarea, de către

instanța de apel, a criteriilor de determinare a impresiei de ansamblu a

unei mărci, din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii

Europene.

În ceea ce privește marca

reclamantei, din considerentele deciziei recurate, s-a observat că instanța

de apel s-a referit explicit la „mărcile lila” ale reclamantei, pe care

le-a identificat ca fiind marca comunitară din 4 ianuarie 1996 și

marca internațională din 29 septembrie 1995 (având ca stat desemnat

și România), constând în culoarea lila.

Înalta Curte a apreciat că această

referire ar putea însemna că instanța de apel s-a raportat la forma

în care aceste mărci au fost înregistrate, și nu la forma în care

reclamanta utilizează mărcile, prin aplicarea lor pe ambalajul

produselor sale, prezumție care ar putea fi susținută și de

faptul că la dosar nu s-a depus vreun ambalaj aparținând reclamantei,

iar instanța de apel (ca, de altfel, nici prima instanță) nu a

precizat ce ambalaj a cercetat.

Cu toate acestea, s-a menționat

că s-a analizat eventuala existență a unor similitudini între

elementele grafice pe care reclamanta le folosește pe propriile produse

(cele identificate în hotărârea primei instanțe) și celelalte

elemente decât cele două nuanțe de mov, respectiv grafice și

verbale, de pe ambalajele pârâtei, deoarece analiza ar fi necesară pentru

a se stabili dacă imaginea de ansamblu a ambalajelor folosite de

pârâtă este similară mărcilor lila ale reclamantei,

conchizându-se în sensul absenței similarității.

De asemenea, s-a apreciat, la finalul

motivării deciziei recurate, că riscul de confuzie în percepția

consumatorului este exclus și datorită modalității în care

reclamanta și-a folosit mărcile lila pe ambalajele propriilor

produse, modalitate care este, potrivit aprecierii instanței de apel, de

natură să diferențieze în mod clar aceste produse de altele și

ar fi, în mod evident, diferită de felul în care pârâta utilizează

culoarea mov pe ambalajele produselor sale.

Față de aceste considerente

și reținându-se că, în decizia recurată, a fost

invocată și hotărârea pronunțată de Curtea de

Justiție a Uniunii Europene în cauza C-252/12, în sensul că modalitatea

efectivă de utilizare a unei mărci poate, în anumite condiții,

să reprezinte „un factor relevant” ce trebuie luat în considerare în

aprecierea riscului de confuzie dintre marca respectivă și alt semn, instanța

de casare a constatat că instanța de apel a avut în vedere, în

analiza similarității și a riscului de confuzie, modalitatea în

care reclamanta utilizează în concret mărcile, reflectată de

ambalajele produselor sale, și nu înseși mărcile, în forma rezultată

din certificatul de înregistrare emis de autoritățile competente.

Ca atare, s-a apreciat că această

abordare a analizei comparative relevă aplicarea greșită de

către instanța de apel a prevederilor Legii nr. 84/1998, ignorarea

efectelor înregistrării oricărei mărci, inclusiv a unei

mărci comunitare, precum și aprecierea eronată a efectelor

hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene la

18 iulie 2013 în cauza Specsavers C-252/12.

Referirea la marcă din art. 36 alin.

(2) din Lege - după caz, din art. 9 alin. (1) al Regulamentului - ce

reprezintă temeiul juridic al acțiunii în contrafacerea unei

mărci, are în vedere marca astfel cum a fost înregistrată, în raport

de care este posibilă stabilirea identității sau a

similarității cu un semn utilizat de un terț.

Înalta Curte a mai arătat

că, de altfel, dreptul exclusiv asupra unei mărci comunitare este

dobândit prin înregistrare, conform art. 6 din Regulamentul nr. 207/2009,

întocmai ca cel asupra unei mărci naționale, în baza art. 4 din Legea

nr. 84/1998. Pe baza certificatului de înregistrare, se determină

întinderea protecției mărcii, ceea ce înseamnă că, ori de

câte ori titularul pretinde încălcarea dreptului dobândit prin

înregistrare, întinderea protecției mărcii și stabilirea încălcării

se raportează la forma în care marca a fost înregistrată,

rezultată din certificatul emis de autoritatea competentă.

În același timp, evaluarea

riscului de confuzie se realizează în același mod și pe baza

acelorași criterii - cele indicate în jurisprudența Curții de

Justiție a Uniunii Europene - atât în cazul unei cereri în contrafacere,

dar și al cererii având ca obiect nulitatea unei înregistrări a

mărcii, cât și al opoziției la înregistrarea unei mărci.

Or, în cele din urmă ipoteze, raportarea la utilizarea mărcii este

exclusă, astfel încât, pentru identitate de rațiune, nu este

justificată nici în ipoteza contrafacerii mărcii.

Este adevărat că riscul de

confuzie, incluzând și riscul de asociere, se apreciază prin prisma

percepției consumatorului mediu, cu scopul de a se stabili dacă

acesta confundă semnul utilizat de terț cu marca sau, cel puțin,

ar putea crede că produsele purtând semnul utilizat de terț provin de

la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată economic de

acesta. O asemenea apreciere nu se realizează, însă, în privința

mărcii, prin cercetarea modului în care marca este utilizată în

concret, ci tot prin raportarea semnului utilizat de terț la forma în care

marca a fost înregistrată. Premisa - menționată constant în

jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene - că

doar rareori consumatorul mediu are posibilitatea să compare în mod direct

diferitele mărci, bazându-se pe imaginea imperfectă a acestora pe

care a păstrat-o în memorie, înseamnă tocmai aprecierea în abstract a

riscului de confuzie, și nu prin compararea în concret a modului de

utilizare a semnelor în conflict.

Modul în care titularul

utilizează marca este relevant în cazul stingerii dreptului la marcă

prin decăderea din drept, sancțiunea putând fi aplicată

dacă marca nu a fost utilizată timp de cinci ani de la data

înregistrării (art. 46 din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 51 din

Regulamentul nr. 207/2009).

Valorificarea în detrimentul

titularului a aprecierii privind modul în care folosește marca

înregistrată echivalează cu sancționarea acestuia pentru nefolosirea

mărcii. În cazul în care, nu s-a invocat, însă, nefolosirea

mărcii în forma în care a fost înregistrată și nu s-a formulat o

cerere în decăderea reclamantei din drepturile asupra celor două

mărci - situația din speță -, instanța, indiferent de

rațiunile pentru care procedează la cercetarea modului de folosire a

mărcii, nu ar putea folosi împotriva titularului eventuala apreciere

defavorabilă pe acest aspect, deoarece ar depăși limitele

învestirii fixate prin cererile formulate de părți.

Instanța de casare a mai

arătat că nu este exclus, însă, ca titularul mărcii să

invoce modul de folosire a mărcii chiar într-o acțiune în

contrafacere, cu scopul de a susține caracterul distinctiv ridicat al

mărcii, dobândit prin utilizare, dat fiind că riscul de confuzie este

cu atât mai mare cu cât caracterul distinctiv al mărcii, fie intrinsec,

fie datorită cunoașterii acesteia pe piață, este mai

pronunțat, marca beneficiind, astfel, de o protecție extinsă

față de mărcile cu caracter distinctiv mai scăzut (conform

jurisprudenței constante a Curții, începând cu cauzele Sabel C-251/95

și Canon C-39/97).

Pe lângă faptul că analiza

modului de folosire a mărcii este cerută chiar de către titular,

nici în acest caz compararea semnelor în conflict nu are în vedere forma în care

marca este folosită în concret, deoarece finalitatea analizei este

determinarea gradului de distinctivitate a mărcii. Eventuala infirmare a

pretenției titularului privind caracterul distinctiv pronunțat al

mărcii nu afectează în vreun fel aprecierea comparativă, care se

bazează, în ceea ce privește marca pretins încălcată, pe

forma în care aceasta a fost înregistrată.

Contrar aprecierii instanței de

apel, hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii

Europene în cauza Specsavers C-252/12 nu poate fi invocată în cauză

ca argument pentru raportarea, în analiza comparativă a semnelor în

conflict, la forma în care titularul utilizează în concret marca

înregistrată, o asemenea concluzie neputând fi desprinsă nici din dispozitiv,

nici din considerentele hotărârii.

În cauza în care s-a formulat

întrebarea preliminară, marca comunitară pretins încălcată

a fost înregistrată în alb și negru, în timp ce terțul a folosit

un semn similar, dar într-o culoare particulară.

În acest context, Curtea a apreciat

că prezintă relevanță, la aprecierea globală a

riscului de confuzie, culoarea sau culorile pe care un terț le

utilizează pentru reproducerea unui semn indicat ca aducând atingere

mărcii respective, atunci când titularul mărcii a utilizat-o în mod

extensiv într-o anumită culoare sau într-o anumită combinație de

culori, astfel încât aceasta a început să fie asociată, în

percepția unei părți importante a publicului, cu această

culoare sau combinație de culori.

Curtea de Justiție a considerat,

așadar, că modalitatea în care titularul a utilizat marca

înregistrată are relevanță în analiza riscului de confuzie doar

dacă un anumit element a devenit, prin utilizare, foarte cunoscut în

rândul consumatorilor. Această apreciere nu este altceva decât o

confirmare, într-un context particular, a jurisprudenței anterioare în

sensul că mărcile cunoscute pe piață au un caracter

distinctiv mai pronunțat și beneficiază de o protecție

extinsă prin comparație cu cele cu un caracter distinctiv mai redus.

Înalta Curte a apreciat că nu se

poate interpreta că hotărârea Curții de Justiție a inclus

modalitatea efectivă de utilizare a unei mărci în sfera „factorilor

relevanți” de apreciere a riscului de confuzie în alt mod decât în

legătură cu distinctivitatea mărcii, astfel încât aceasta

să poată fi opusă titularului care pretinde încălcarea

mărcii de către un terț.

Chiar în ipoteza unui caracter

distinctiv pronunțat al mărcii înregistrate, compararea semnelor în

conflict se raportează tot la forma sub care marca a fost

înregistrată. Indicarea în hotărârea Curții a luării în

considerare, în aprecierea globală a riscului de confuzie, a culorii în

care marca a fost folosită de către titular „în mod extensiv”,

implică premisa că acea culoare intră în sfera de protecție

a mărcii comunitare înregistrate și nu reprezintă un simplu

element neînregistrat, dar folosit efectiv de titular. Protecția

conferită mărcii prin înregistrare nu ar putea fi invocată

și pentru elementul neînregistrat, așadar nu ar avea vreo finalitate

eventuala constatare în sensul că marca a dobândit caracter distinctiv în

forma în care a fost utilizată (adică incluzând elementul

neînregistrat).

Aportul jurisprudențial al

acestei hotărâri recente a Curții de Justiție rezidă în

aprecierea că înregistrarea unei mărci comunitare în alb și

negru, așadar fără limitare la o anumită culoare,

conferă protecție pentru toate culorile, astfel încât caracterul

distinctiv pronunțat dobândit prin utilizarea mărcii într-o culoare

particulară trebuie luat în considerare în aprecierea riscului de confuzie,

atunci când un terț a folosit un semn similar mărcii în acea culoare

(astfel cum a considerat și instanța națională de trimitere

în decizia pronunțată pe baza dezlegărilor date de Curtea de

Justiție a Uniunii Europene în cauza C-252/12).

Întrucât, în prezenta cauză, este

vorba despre o marcă comunitară constând într-o culoare unică,

constatările Curții privind sfera de protecție a unei mărci

înregistrate în alb și negru nu interesează speța de

față, a mai reținut instanța de casare, însă au fost

redate în contextul în care prin decizia recurată s-a făcut referire

la această hotărâre a Curții de Justiție și s-a

reținut în mod greșit că aprecierea similarității

semnelor și a riscului de confuzie trebuie să se raporteze la forma

în care marca a fost efectiv folosită, și nu la forma

înregistrată.

Pe lângă faptul că nici

dispozitivul, nici considerentele hotărârii, nu permit o asemenea

interpretare făcută de instanța de apel, ar însemna, în plus, în

absența vreunei nuanțări prin decizia recurată, să se

considere că modalitatea de utilizare a mărcii este relevantă în

orice condiții. În acest caz, ar fi posibil să se constate, de

exemplu, că terțul nu aduce o atingere mărcii în raport de modul

în care titularul a utilizat-o, chiar dacă, față de forma sub

care marca a fost înregistrată, s-ar fi putut conchide în sens contrar,

iar terțul nu a invocat în proces decăderea titularului pentru

neutilizarea mărcii, ceea ce este inadmisibil.

Înalta Curte a mai stabilit că, în

realitate, hotărârea Curții de Justiție ar putea interesa cauza

de față în legătură cu două aspecte privind aprecierea

riscului de confuzie: relevanța unei culori în impresia de ansamblu a unui

semn complex și caracterul distinctiv al unei mărci înregistrate.

Doar primul interesează identitatea sau similaritatea semnelor comparate.

Hotărârea nu schimbă jurisprudența constantă a Curții

pe aceste aspecte, ci doar confirmă constatări anterioare în

circumstanțe particulare.

Față de considerentele

expuse, instanța de casare a constatat că sunt fondate criticile din

recurs referitoare la compararea semnelor în conflict pe baza ambalajului

folosit de reclamantă în culoarea protejată prin înregistrare,

și nu prin raportare la certificatul de înregistrare a celor două

mărci ale reclamantei.

În consecință, s-a apreciat

că, din această perspectivă, situația de fapt nu este pe

deplin lămurită.

În ceea ce privește semnul

utilizat de către pârâta din cauză, instanța de apel a

reținut că pârâta nu a folosit pe ambalajele sale mărcile lila

ale reclamantei, ci a folosit ca fundal două nuanțe de mov, peste

care a aplicat propriile mărci. De asemenea, pe ambalajele folosite de

pârâtă se regăsesc și alte reprezentări grafice, precum

și marca pârâtei, care constituie elemente dominante în impresia de

ansamblu, astfel încât nu există similaritate între mărcile lila ale

reclamantei și ambalajele pârâtei care conțin și culoarea lila.

Prin motivele de recurs, s-a

susținut, în esență, că, în mod greșit, instanța

de apel s-a raportat la ambalajele produselor pârâtei, deoarece analiza în

cadrul acțiunii în contrafacerea mărcii presupune compararea

mărcii cu semnul utilizat de către pârâtă, și nu cu

ambalajul pe care acesta este aplicat. Or, semnul utilizat este chiar culoarea

lila, cât timp ea poate fi percepută de către consumator și

creează acestuia o impresie distinctă, celelalte elemente de pe

ambalaje nefiind relevante în analiză.

Recurenta a criticat ignorarea culorii

folosite de către pârâtă în analiza comparativă a semnelor

și prin prisma criteriilor de determinare a impresiei de ansamblu a unei

mărci din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii

Europene, care implică raportarea la elementele dominante și

distinctive. A susținut, astfel, că este important de stabilit

dacă elementul dominant al mărcii a cărei protecție se solicită

se regăsește, chiar cu rol neesențial, în cuprinsul mărcii

opuse și nu și-a pierdut independența ca semn, putând fi

perceput ca atare în ansamblul mărcii.

Înalta Curte a apreciat ca fiind în

parte fondate, criticile recurentei în legătură cu ignorarea de

către instanța de apel a folosirii culorii lila de către

pârâtă.

S-a reținut că premisa

încălcării unei mărci este aceea a folosirii de către

terț a unui semn identic sau similar mărcii, astfel încât aprecierea

riscului de confuzie trebuie să se raporteze la modul concret în care

terțul folosește semnul pretins a aduce atingere mărcii.

Pe de altă parte, nu există

nicio rațiune pentru a nu se aplica și în examinarea

încălcării unei mărci - constând într-o culoare unică - regulile

generale de apreciere a riscului de confuzie consacrate în jurisprudența

constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene - la care a

făcut, în mod corect, referire instanța de apel -, indiferent de

obiectul mărcii. Aprecierea are în vedere toți factorii

relevanți și se face prin prisma consumatorului mediu, care percepe o

marcă în mod normal ca pe un tot și nu face o examinare a diferitor

detalii ale acesteia.

Or, din moment ce instanțele de

fond au reținut că pârâta folosește culoarea lila pe ambalajele

unor produse doar împreună cu alte elemente verbale sau figurative, se

constată că este corectă, în principiu, examinarea tuturor

elementelor de pe acele ambalaje, întregul pe care îl percepe consumatorul

mediu fiind reprezentat de ambalajele în culoarea lila folosite de pârâtă.

Contrar susținerilor din

motivarea recursului, Înalta Curte a reținut că Curtea de Justiție

a Uniunii Europene nu agreează existența unei contrafaceri

parțiale a mărcii înregistrate, constând în reproducerea acesteia în

semnul utilizat de către un terț atunci când acest din urmă semn

este complex. Dimpotrivă, Curtea a apreciat în mod constant că, în

cadrul examinării existenței riscului de confuzie, aprecierea

similarității între două mărci nu se poate limita la luarea

în considerare numai a unei componente a unei mărci complexe și la

compararea acesteia cu o altă marcă, ci trebuie să se realizeze

prin examinarea mărcilor în cauză, apreciată fiecare ca întreg

(de exemplu, hotărârea din cauza Shaker C–334/05, parag. 41;

ordonanța din cauza Ecoblue C-23/09, parag. 47).

Cu toate acestea, instanța de

casare a apreciat ca fiind corecte susținerile recurentei în sensul

că nu se poate considera, astfel cum a procedat instanța de apel,

că riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, este

înlăturat prin simplul fapt că elementul identic sau similar

mărcii înregistrate nu ocupă o poziție dominantă în cadrul

semnului complex utilizat de către terț. Potrivit jurisprudenței

Curții de Justiție, aprecierea similarității se va putea

face exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte

componente ale mărcii sunt neglijabile (de exemplu, hotărârea din

cauza C-334/05, menționată anterior, parag. 42; hotărârea din

cauza Nestlé C-193/06, parag. 42).

Dacă s-ar considera astfel,

titularul mărcii ar fi privat de dreptul său exclusiv conferit prin

înregistrare, atât timp cât este posibil ca marca să conserve o

poziție distinctivă autonomă în semnul complex, chiar dacă

această poziție nu este dominantă, fiind suficient ca publicul

să atribuie și titularului acestei mărci originea produselor sau

serviciilor acoperite de semnul compus (hotărârea din cauza Medion/Thomson

C-120/04). O marcă nu păstrează poziția distinctivă

autonomă dacă este un simplu element descriptiv în semnul complex

(hotărârea Tribunalului în cauza Bimbo T-569/10, parag. 62) sau care

formează cu celelalte elemente ale semnului, luate împreună, o

unitate cu un sens diferit de sensul elementelor respective luate separat (de

exemplu, ordonanța din cauza Ecoblue C-23/09, parag. 25; ordonanța

din cauza Perfetti van Melle C-353/09, parag. 36 și 37).

În același mod se procedează

în analiza comparativă și atunci când doar o componentă a

mărcii înregistrate este preluată în semnul complex.

Din cele expuse, rezultă că

analiza comparativă a semnelor în cadrul unei cereri în contrafacere

presupune examinarea acestora ca întreg.

În toate cazurile, însă, analiza

întregului implică, în prealabil, a se verifica dacă marca (sau o

componentă a acesteia) este preluată, în mod identic sau similar, în

semnul compus utilizat de către terț, așadar dacă semnele

în conflict au vreun element comun. Doar dacă subzistă o asemenea

legătură între semne este justificată aprecierea

similarității pe baza impresiei de ansamblu create de semnul compus

în raport cu marca.

Înalta Curte a arătat că în

prezenta cauză, trebuia verificat dacă mărcile reclamantei,

reprezentate de o anumită nuanță de culoare lila (fără

delimitare în spațiu - marca comunitară, respectiv încadrată

într-un pătrat - marca internațională), se regăsesc în mod

identic sau similar în semnul utilizat de către pârâtă și, în

cazul în care o asemenea ipoteză era întrunită, ar fi trebuit să

se stabilească dacă mărcile păstrează o poziție

distinctivă autonomă în semnul complex sau sunt neglijabile.

Înalta Curte a constatat că decizia

recurată nu conține considerente pe niciunul dintre aceste aspecte,

astfel încât concluzia absenței similarității semnelor nu este

motivată. Mai mult, s-a constatat că situația de fapt nu este pe

deplin lămurită din perspectiva aspectelor relevante pentru

aprecierea similarității semnelor, implicit, a riscului de confuzie.

Astfel, în timp ce prima

instanță a reținut că nuanța de lila din fundalul

ambalajelor pârâtei este „asemănătoare” cu cea înregistrată de

reclamantă, instanța de apel a reținut doar că pârâta nu

folosește mărcile lila ale reclamantei, ci două nuanțe de

mov ca fundal, peste care a aplicat propriile mărci.

Din aceste considerente nu

rezultă o comparare a culorilor, care era esențială în

stabilirea similarității semnelor, implicit în aprecierea

globală a riscului de confuzie.

În ceea ce privește compararea

culorilor, instanța de casare a arătat că trebuie să se

pornească de la premisa că, în ipoteza folosirii unui semn de

către un terț, o marcă comunitară este protejată nu

numai atunci când semnul și marca sunt identice, ci și atunci când

acestea sunt similare. Considerentul nr. 8 din preambulul Regulamentului (CE) nr.

207/2009, formulat în acest sens, este pe deplin valabil în cazul oricărei

mărci comunitare înregistrate, indiferent de obiect, așadar și

în cazul unei mărci privind o culoare unică.

O asemenea protecție a

mărcii de culoare acoperă nu numai culoarea înregistrată, ci

și culori similare, însemnând nuanțe ale aceleiași culori sau

chiar alte culori, atât timp cât înregistrarea vizează, de fapt,

nuanțe de culoare. Practica OHIM este în acest sens, considerându-se

că înregistrarea unei mărci pentru o anumită culoare ar putea

împiedica înregistrarea ulterioară nu numai a unei alte mărci pentru

aceeași culoare, ci chiar a unor mărci compuse din elemente verbale

și/sau figurative care încorporează o culoare identică sau

similară, dacă există risc de confuzie, incluzând și riscul

de asociere (de exemplu, decizia din cauza Wrigley´s Light green - R

122/1998-3, parag. 29).

Curtea de Justiție a Uniunii

Europene a reținut că numărul culorilor pe care consumatorul

este capabil să le distingă este limitat, deoarece acesta este

rareori în poziția de a compara în mod direct produse în nuanțe

diferite de culori (hotărârea din cauza Libertel C-104/01, parag. 47).

Această constatare trebuie interpretată în sensul că riscul de

confuzie, incluzând și riscul de asociere, poate surveni nu numai în caz

de identitate, ci și de similaritate între culoarea înregistrată ca

marcă și culoarea folosită de un terț în activitatea

comercială: odată ce o anumită culoare a fost înregistrată,

s-a considerat că are caracter distinctiv, iar consumatorul este capabil

să o distingă și să identifice în raport de aceasta

originea comercială a produselor, astfel încât poate exista risc de

confuzie atunci când un terț folosește o nuanță

diferită a acelei culori pe care o percepe distinct. Or, dacă poate

exista risc de confuzie în acest caz, cu atât mai mult trebuie acceptat că

protecția mărcii de culoare operează și pentru culori

similare.

Argumentul că, din rațiuni

de concurență loială, nu poate fi recunoscută titularului

mărcii o protecție extinsă, deoarece s-ar crea un monopol

nejustificat asupra unei culori, interesează momentul înregistrării

mărcii, și nu cel al exercitării dreptului exclusiv conferit de

marcă în cadrul unei cereri în contrafacere (de altfel, în acest fel a

fost analizat de Curtea de Justiție în cauza Libertel - paragrafele 44 - 60).

Prin înregistrare, protecția este asigurată în același mod

oricărei mărci, inclusiv mărcilor constând într-o culoare

unică, respectiv și pentru culori similare celei înregistrate, în

cadrul cererii în contrafacere cercetându-se existența unui risc de

confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Față de cele expuse

anterior, instanța de casare a arătat că, în principiu, ar

trebui ca simpla prezență a unei nuanțe lila, în cuprinsul unui

semn complex utilizat de către pârâtă, să indice similaritatea

culorii cu cea înregistrată ca marcă de către reclamantă,

astfel încât criteriile și mijloacele de comparare a culorilor la care se

va face referire în continuare ar urma viza doar gradul de similaritate,

necesar a fi stabilit în aprecierea globală a riscului de confuzie.

Acest aspect însă nu a fost

stabilit de instanța de casare, având în vedere că din considerentele

deciziei recurate nu a rezultat că instanța de apel l-ar fi analizat

și ar fi stabilit cu certitudine situația de fapt.

Cât privește modul de comparare

efectivă a culorilor, s-a observat că marca comunitară din 4

ianuarie 1996 constă în culoarea mov (lila), identificată prin codul

internațional x ca situându-se între E 176-4 și E 176-3.

În privința culorii folosite de

către pârâtă, prin concluziile scrise depuse de către

pârâtă la dosarul primei instanțe, s-a arătat că pe ambalajele

Alfers sunt aplicate nuanțe de mov corespunzătoare codurilor x.

În acest context și

față de susținerea reclamantei în sensul că pârâta

folosește culori identice sau cvasi-identice (chiar dacă a extras din

această împrejurare o concluzie greșită cu privire la

însăși identitatea/similaritatea semnelor), compararea

tonalității cromatice de pe ambalajele pârâtei cu cea care

formează obiectul mărcilor reclamantei nu poate exclude raportarea la

un cod de identificare a culorilor, internațional recunoscut. Dacă

acest sistem este considerat relevant pentru înregistrarea unei culori ca

marcă, dat fiind că este precis și stabil (hotărârea din

cauza Libertel C-104/01, parag. 37), pentru identitate de rațiune, Înalta

Curte a apreciat că nu poate fi ignorat în cadrul unei cereri în

contrafacere, în care determinarea eventualei atingeri aduse unei mărci

implică examinarea elementelor unui semn compus care contribuie la

impresia de ansamblu produsă de acest semn în memoria publicului vizat

(hotărârea din cauza Bimbo C-591/12, parag. 34 și 35).

Întrucât ambalajele reclamantei (chiar

dacă ar fi fost depuse la dosar) nu interesează în cauză,

instanța de apel ar fi trebuit să aibă în vedere mostre din

nuanțele de culori identificate prin codurile menționate, pe baza cărora

să procedeze la compararea acestor nuanțe cu cele folosite efectiv de

către pârâtă, ceea ce nu s-a întâmplat. Certificatul de înregistrare

a mărcii nu este suficient, deoarece nu reflectă o imagine la fel de

fidelă a nuanței culorii înregistrate precum un eșantion

conținând culoarea identificată potrivit unui cod internațional.

În privința pârâtei, Înalta Curte

a apreciat că identificarea culorilor folosite ar trebui să se

realizeze pe baza aceluiași cod ca în cazul mărcii comunitare a

reclamantei.

Este evident că nu pot fi excluse

alte mijloace obiective de determinare a culorilor, a căror

relevanță și utilitate ar trebui să formeze obiect al

dezbaterilor contradictorii, atât timp cât scopul administrării unor astfel

de probe este acela de a înlesni aprecierea similarității ori a

gradului de similaritate, prin prisma percepției publicului relevant.

În ceea ce privește aspectul

privind poziția distinctivă autonomă a mărcilor în cadrul

semnului complex, Înalta Curte a apreciat că este evident că examinarea

acestuia depinde de răspunsul la întrebarea dacă mărcile

reclamantei se regăsesc, în mod identic sau similar, în semnul complex,

aspect care nu a fost clarificat prin decizia recurată.

Întrucât instanța de apel nu a

analizat dacă și în ce mod mărcile reclamantei au fost preluate

în cadrul semnului utilizat de către pârâtă, nu a cercetat nici

apărarea pârâtei în legătură cu utilizarea de culori diferite ca

fundal pentru diferențierea sortimentelor de napolitane (mov pentru cele

cu cremă de cacao, verde pentru cremă de alune etc.). Această

apărare a fost amintită într-un alt context, cel al caracterului

dominant al celorlalte elemente de pe ambalaje, fără a se formula

vreo apreciere cu privire la eventualul caracter neglijabil al celor două

nuanțe de mov (pentru a se justifica ignorarea acestora în evaluarea

imaginii de ansamblu a semnului complex folosit de către pârâtă).

Instanța de casare a mai

arătat că ar trebui cercetat dacă această apărare

tinde la infirmarea aptitudinii culorilor folosite de a distinge produsele

pârâtei de cele ale altor comercianți, cât timp scopul folosirii ar fi

doar acela al delimitării între ele ale propriilor produse, cu alte

cuvinte, la negarea folosirii culorilor cu titlu de marcă. În caz

afirmativ, ar trebui să se analizeze percepția consumatorului în

contextul folosirii curente a culorilor pe piața produselor de

cofetărie, nu mai puțin, al caracterului distinctiv al mărcilor

reclamantei, recunoscut prin înregistrare, stabilindu-se dacă o eventuală

validare a apărării pârâtei pe acest aspect ar echivala cu o

infirmare a aptitudinii mărcilor reclamantei de indica originea produselor

(care nu este admisibilă în cauză).

Ca atare, Înalta Curte a concluzionat

că situația de fapt nu este pe deplin lămurită în

cauză, dat fiind că instanța de apel, în analiza

similarității semnelor în conflict, s-a raportat în mod greșit

la ambalajele produselor reclamantei, și nu la forma în care mărcile

acesteia au fost înregistrate, iar, pe de altă parte, nu a stabilit

dacă și în ce mod mărcile reclamantei au fost preluate în cadrul

semnului utilizat de către pârâtă, respectiv nu a cercetat comparativ

culoarea înregistrată ca marcă și culorile folosite de

către pârâtă și nu a determinat dacă mărcile conservă

o poziție distinctivă autonomă în cadrul semnului.

În aceste condiții, instanța

de casare a reținut că sunt incidente prevederile art. 314 C. proc.

civ., nefiind posibilă cercetarea modului de aplicare a legii de

către instanța de apel, cât timp situația de fapt nu este pe

deplin stabilită.

Celelalte critici ale recurentei au

vizat alți factori relevanți în aprecierea globală a riscului de

confuzie, anume gradul de similaritate a semnelor în conflict, similaritatea

și gradul de similaritate a produselor pentru care mărcile

reclamantei au fost înregistrate și a produselor comercializate de

pârâtă, caracterul distinctiv pronunțat al mărcilor reclamantei,

ca urmare a renumelui acestora în rândul consumatorilor.

Înalta Curte a constatat că instanța

de apel nu a cercetat aceste aspecte, atât timp cât a ajuns la concluzia

inexistenței similarității semnelor. Această constatare

este valabilă și în cazul comparării produselor, întrucât

instanța, chiar dacă a reținut că produsele sunt similare,

a considerat că acest aspect este lipsit de relevanță în

condițiile neîntrunirii similarității semnelor, motiv pentru

care nu a dezvoltat vreun considerent în legătură cu similaritatea

produselor.

Ca atare, criticile recurentei nu au

fost analizate de instanța de casare care a stabilit că ele vor fi

eventual cercetate cu ocazia rejudecării apelului, în măsura în care

se va stabili că semnele în conflict sunt similare.

dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, Înalta Curte

a constatat că prin motivele de recurs, s-a susținut că instanța

de apel a apreciat în mod greșit că norma în discuție este

aplicabilă, atunci când un terț utilizează un semn identic sau

similar cu marca, doar în ipoteza unor produse sau servicii diferite, nu

și în cazul în care produsele terțului sunt identice sau similare cu

cele pentru care marca a fost înregistrată.

Chiar dacă situația de fapt

în privința similarității semnelor nu este pe deplin

lămurită, Înalta Curte a apreciat că este posibilă

verificarea modului de aplicare a normei de către instanța de apel

din perspectiva celei de-a doua condiții prevăzute de text, cea

referitoare la legătura dintre produsele părților în conflict.

În acest context, s-a apreciat că

susținerile recurentei sunt fondate.

Înalta Curte a arătat că dispozițiile

art. 36 alin. (2) lit. c) din lege nu trebuie interpretate literal, astfel cum

a procedat instanța de apel, ci prin prisma obligației instanței

naționale de a interpreta dreptul intern în conformitate cu dreptul

Uniunii Europene, ceea ce înseamnă, atunci când este vorba despre o

directivă, care nu produce, de regulă, efect direct în dreptul

intern, obligația de interpretare a legii naționale ce transpune

directiva prin prisma textului și a finalității acelui act.

S-a mai arătat că această

obligație de rezultat, consacrată în dreptul Uniunii Europene (a se

vedea, de exemplu, în materia dreptului de autor, hotărârea Curții de

Justiție a Uniunii Europene din cauza Stichting de Thuiskopie C-462/09, parag.

34, 39 și 41), este reamintită ca atare în hotărârea

pronunțată de Curte în cauza Adidas C-408/01 (în parag. 21 este

citată jurisprudența istorică), hotărâre prin care este

interpretat art. 5 parag. 2 al Directivei nr. 104/1989 de apropiere a

legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și care se

impune ca atare și în cauza de față, împreună cu

hotărârea din cauza Davidoff C-292/00, după cum, în mod corect, s-a susținut

prin motivele de recurs.

În conformitate cu art. 5 alin. (2) al

Directivei nr. 104/1989: „Orice stat membru poate, de asemenea, să

prevadă că titularul este îndreptățit să

interzică oricărui terț să utilizeze, fără

consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau

similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru

care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de

renume în statul membru în cauză și când prin utilizarea semnului

obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele

mărcii ori aduce atingere acestora.”

Norma este identică în

conținut cu art. 5 alin. (2) din actuala Directivă nr. 95/2008,

astfel încât jurisprudența Curții conturată în interpretarea

vechii directive este pe deplin valabilă și în privința noii

directive, pentru dispozițiile echivalente.

Prin hotărârea

pronunțată în cauza Adidas C-408/01, menționată anterior,

s-a arătat explicit (parag. 19 - 22) că dreptul de opțiune al

legiuitorului național prevăzut de norma în discuție

vizează exclusiv posibilitatea preluării în dreptul intern a

prerogativei titularului unei mărci renumite înregistrate, menționate

în art. 5 alin. (2) (deci, pentru produse/servicii diferite). S-a arătat

că, odată recunoscut acel drept, statul trebuie să acorde o

protecție cel puțin la fel de extinsă aceluiași titular

și atunci când produsele/serviciile oferite de către terț pentru

un semn identic sau similar mărcii renumite înregistrate sunt identice sau

similare celor pentru care marca renumită a fost înregistrată, pentru

argumentele expuse în hotărârea Curții din cauza Davidoff C-292/00 (parag.

24 și 25).

Așadar, dreptul de opțiune

al statului membru are ca obiect însuși principiul acordării unei

protecții extinse în beneficiul mărcilor renumite, fără a

viza, însă, și situațiile în care aceasta se acordă, care

sunt prevăzute chiar de către directivă, astfel cum a fost

interpretată de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene,

respectiv atât pentru produse/servicii identice sau similare, cât și

pentru produse/servicii diferite.

După cum s-a menționat deja,

Curtea a arătat explicit că, în aplicarea legii naționale prin

care a fost transpusă Directiva, instanțele naționale sunt

ținute să o interpreteze în lumina textului și a

finalității directivei (parag. 21).

În acest context, instanța de

casare a arătat că Legea nr. 84/1998 privind mărcile și

indicațiile geografice a prevăzut de la bun început protecția

extinsă a titularilor mărcilor înregistrate ce se bucură de

renume în România (art. 35 alin. (2) lit. c), iar prin Legea nr. 66/2010, prin

care a fost transpusă Directiva nr. 95/2008, nu s-a adus nicio modificare

acestei norme (actualul art. 36 alin. (2) lit. c), ceea ce confirmă

intenția legiuitorului, în exercitarea opțiunii prevăzute de

directivă, de a menține atare protecție extinsă.

Prin urmare, instanța

națională, în aplicarea dispoziției legale menționate, are

obligația să o interpreteze în sensul că vizează atât

situația produselor/serviciilor diferite, cât și situația

produselor/serviciilor identice sau similare, ceea ce presupune o interpretare

a fortiori a normei, și nu una strict literală: dacă

mărcile renumite sunt protejate împotriva atingerilor aduse de către

terți prin utilizarea semnului pentru produse diferite, cu atât mai mult

trebuie să beneficieze de protecție atunci când produsele

comercializate de către terț sunt identice sau similare cu cele

pentru care marca a fost înregistrată.

Din această perspectivă, Înalta

Curte a constatat prin decizia de casare că instanța de apel a

făcut o interpretare greșită a dispozițiilor art. 36 alin. (2)

lit. c), constatare valabilă și în privința riscului de

confuzie, recurenta susținând în mod corect că norma nu este

condiționată de existența acestuia (ca în ipoteza art. 36 alin.

(2) lit. b), fiind suficient riscul de asociere între semn și marcă

(hotărârea din cauza Adidas C-408/01, răspunsul nr. 2 din

dispozitiv).

În privința mărcii

comunitare rămân aplicabile prevederile Regulamentului nr. 207/2009, al

cărui art. 9 alin. (1) lit. c) coincide, în esență, în

conținut cu art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998, a

concluzionat instanța de casare.

În aplicarea principiului

efectivității, care guvernează dreptul Uniunii Europene, Înalta

Curte a arătata că această normă trebuie interpretată

întocmai ca prevederea legală națională, pentru a se asigura un

tratament egal tuturor titularilor de mărci renumite. De altfel, Curtea de

Justiție a Uniunii Europene a arătat explicit că se impune o

aplicare coerentă a diferitor norme care, în ordinea juridică a

Uniunii, au ca obiect mărcile, inclusiv a Regulamentului nr. 207/2009,

care completează legislația Uniunii în materie de mărci,

deoarece acesta urmărește același obiectiv ca și Directiva nr.

2008/95, anume instituirea și funcționarea pieței interne, ceea

ce atrage necesitatea unei interacțiuni armonizate a celor două

sisteme de mărci comunitare și naționale (hotărârea din

cauza Malayisia Diary Industries C-320/12, parag. 35).

În consecință, s-a stabilit

în sarcina instanței de apel ca, în rejudecare, să verifice dacă

sunt aplicabile în cauză dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. c) din

Legea nr. 84/1998, respectiv art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009,

în raport de existența similarității semnelor în conflict

și a riscului de asociere a acestora de către publicul relevant,

indiferent dacă produsele sunt similare sau diferite.

Față de considerentele

expuse, Înalta Curte a admis recursul și, în aplicarea art. 314 C. proc.

civ., a casat decizia recurată și a trimis cauza spre rejudecare

aceleiași instanțe de apel.

Prin Decizia civilă nr. 148/A din

2 martie 2016 a Curții de Apel București, secția a IV-a

civilă, apelul declarat de reclamantă a fost admis, sentința

apelată a fost schimbată în tot, astfel: s-a admis cererea de chemare

în judecată, în sensul că s-a interzis pârâtei producerea, importul,

distribuirea, comercializarea, publicitatea și orice alt act de folosire

neautorizată pe piața românească, în cadrul

activității sale comerciale, a unor semne identice sau similare cu

marca din 01 aprilie 1996 și marca din 29 septembrie 1995, înregistrată

la nivel internațional cu stat desemnat România, ambele constând în

culoarea lila, înregistrată pentru produse din clasa 30 conform

Clasificării de la Nisa; intimata-pârâtă a fost obligată la

plata sumei de 133.213,97 lei cheltuieli de judecată către

apelanta-reclamantă.

În rejudecare, ținând seama de

dezlegările date de Înalta Curte instanța de apel a procedat la

compararea mărcii pretins încălcate și semnul utilizat de

către terț, a căror asemănare ar putea genera riscul de

confuzie în percepția publicului relevant.

Instanța de apel a arătat

că analiza similarității dintre marcă și semn

presupune inclusiv verificarea măsurii în care marca se regăsește

în mod identic sau similar în semnul utilizat de pârâtă, și, în

continuare, dacă marca păstrează o poziție distinctivă

în semnul complex sau este neglijabilă.

Specificul mărcilor înregistrate de

reclamantă - mărci de culoare (fără delimitare în

spațiu, în cazul mărcii comunitare) - necesită compararea tonalității

cromatice de pe ambalajele pârâtei cu cea care formează obiectul mărcii,

având în vedere posibilitatea dată de simțuri unui consumator mediu din

segmentul de public căruia i se adresează produsele comercializate de

părți, de a deosebi culori sau nuanțe de culori, chiar în

condițiile în care, la înregistrare, se utilizează un cod de identificare

a culorilor, internațional recunoscut.

Curtea de apel a reținut că

înregistrarea mărcii comunitare cuprinde reprezentarea culorii,

coordonatele de identificare în spațiul cromatic a culorilor în sistemul x,

între nuanțele E 176 - 4 și E 176 - 3, precum și denumirea culorii

”lila/violet”.

Instanța de apel a apreciat

că nu poate valorificată apărarea intimatei în sensul că, în

realitate, protecția a fost cerută pentru culoarea ”maro”, identificată

după coordonatele de determinare a nuanței din cuprinsul

certificatului de înregistrare a mărcii comunitare din 1996, atâta vreme

cât coordonatele în spectrul cromatic nu sunt unicele repere de identificare,

în sensul că certificatul de înregistrare conține inclusiv reprezentarea

grafică a culorii și denumirea acesteia, elemente ce conduc la

concluzia că protecția a fost cerută pentru o nuanță a

culorii mov.

Menționarea unor coordonate de

identificare a spectrului, care nu corespund culorii lila/violet, are semnificația

unei erori materiale, ce a fost corectată de OHIM (conform înscrisurilor

de la filele 110, 111 din vol. I, dosar apel). Această rectificare a reperelor

ce identifică o culoare nu constituie o modificare a culorii protejate ca

marcă, ipoteză care ar presupune și că, până la momentul

2015, când a intervenit rectificarea, reclamanta a avut protecție pentru

culoarea maro, și care ar contrazice constatarea tribunalului că

mărcile de culoare lila ale reclamantei sunt renumite, aspect ce nu a fost

contestat de intimata - pârâtă până la momentul rejudecării

apelului.

Mai mult, pârâta a justificat, prin

apărările sale de la prima instanță, utilizarea culorii

lila prin aceea că, astfel, identifică sortimentele de napolitane. Prin

urmare, instanța de apel a apreciat că o asemenea strategie de apărare

în calea de atac, chiar motivată de apariția unui element de noutate cum

este rectificarea certificatului de înregistrare cu privire la reperele de identificare

a culorii în sistemul CIELAB (coordonatele specifice în spectrul cromatic), nu

poate fi valorificată prin raportare la recunoașterile pârâtei

și, pe de altă parte, nici prin prisma dispozițiilor art. 292

alin. (1) C. proc. civ., ce nu permit mijloace de apărare ce nu au fost invocate

la prima instanță sau prin întâmpinarea din calea de atac.

Fiind lămurit aspectul legat de obiectul

mărcilor reclamantei, respectiv - culoarea lila în nuanțe

corespunzătoare sistemului Pantone, E-176-4, E -176-3 (filele 215, 216) -,

cod utilizat la momentul înregistrării, curtea de apel a arătat

că urmează a stabili dacă există asemănare între marca

înregistrată de reclamantă și semnul utilizat de pârâtă.

S-a reținut că nu există

îndoială cu privire la folosirea de către pârâtă a culorii lila în

semnul utilizat ca marcă, analiza ambalajelor precum și

susținerile intimatei determinând această concluzie. Nuanțele utilizate

au fost indicate de intimată prin raportare la codul x, (fila 98). Curtea a

observat însă că sistemul de identificare a culorii x a suferit modificări

în timp, astfel că, o comparare a paletei de culori a sistemului din

momentul înregistrării mărcii comunitare - 1995 și cel din

prezent, pretins utilizat de pârâtă, în funcție de indicatorii numerici

nu mai este posibilă. De altfel, analiza similarității presupune

compararea culorii înregistrate ca marcă și a celei folosite de

pârâtă pe ambalajul produselor, astfel că identificarea acesteia din

urmă într-un sistem de codificare nu poate fi fructificată în cadrul

examinării asemănării culorilor.

Întrucât este indispensabil să se

interpreteze noțiunea de similitudine în raport cu riscul de confuzie, percepția

mărcilor pe care o are consumatorul mediu al tipului de produs sau

serviciu în cauză, joacă un rol hotărâtor în aprecierea

globală a riscului de confuzie.

În analiza similarității dintre

marca de culoare și semn, ins