ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 859/2008

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 859/2008 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2008)

Deliberând, în condițiile art. 256 C. proc. civ., asupra cauzei civile

de față, a reținut următoarele:

1.

Cererea de chemare în judecată

1.1. Obiect

Prin acțiunea

înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, la 26

septembrie 2005, reclamanta C. GMBH & Co. KG a chemat în judecată pe pârâta

SC D. SRL pentru ca instanța, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună:

-

obligarea pârâtei să

înceteze de îndată, pe teritoriul României, producerea, comercializarea,

publicitatea și orice alte acte privind folosirea denumirii F. sau a unei alte

denumiri similare acesteia, cu privire la produse din clasa 29;

-

obligarea pârâtei să își

retragă de îndată de pe piața românească toate produsele din clasa 29 care

poartă denumirea F. sau o denumire similară acesteia;

-    publicarea în

presă, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii judecătorești în

ziarele „Evenimentul zilei" și „Ziarul financiar".

1.2.

În fapt

În motivarea cererii

de chemare în judecată s-a arătat că reclamanta este

titulara mărcii F. nr. 589780. Marca a fost înregistrată internațional

la 24 iulie

1992, pentru clasa de produse 29, conform clasificării de la

Nisa. Prin mecanismul prevăzut de Aranjamentul de la Madrid din 1891 cu privire

la înregistrarea internațională a mărcilor, ratificat de România prin Decretul

nr. 1176/1968, protecția mărcii a fost extinsă și pe teritoriul României încă

din anul 1992 și este protejată până la 24 iulie 2012.

Deși nu există

înregistrată o marcă cu denumirea F., pârâta comercializează pe piața

românească iaurturi cu această denumire. Prin aceasta are loc o contrafacere a

mărcii reclamantei prin modalitatea imitării frauduloase, de natură să producă

în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a

mărcii cu produsul.

1.3.

În drept

În drept, acțiunea a

fost întemeiată pe dispozițiile art. 35, art. 83 alin. (1) lit. a)

și b) din Legea nr. 84/1998, art. 11 și art. 16

din O.U.G. nr.

100/2005.

Prin întâmpinare

pârâta a solicitat respingerea acțiunii deoarece folosirea combinației D.F. nu

constituie o încălcare a mărcii înregistrate F. În cadrul ansamblului de

cuvinte folosite ca marcă, D. este elementul principal, care îndeplinește rolul

de marcă principală. F. este termenul sugestiv, care face trimitere la gama de

produse comercializate sub acest însemn. Este adevărat că F. nu este încă marcă

înregistrată, dar simpla folosire a unui însemn de către o societate, pentru

anumite produse pe care le produce sau le comercializează, respectând

drepturile exclusive de proprietate intelectuală ale altor titulari de mărci,

nu este condiționată de înregistrarea respectivului însemn ca marcă.

F. este un însemn

verbal menit a sugera consumatorului abundența fructului din compoziția

iaurtului, iar datorită sensului de superlativ pe care îl are și

a modului de prezentare a dobândit în scurt timp

o mare putere de distincție. Marca

F. a reclamantei are aceeași valoare

sugestivă indicând, în primul rând, conținutul produsului și nu producătorul.

Descriptiv, marca

folosită de pârâtă este „D.F.-O nebunie de fructe" cu element figurativ și

scris stilizat.

Prin sentința civilă nr. 605 din 2 mai 2006 Tribunalul București,

secția a

IV-

a civilă, a respins acțiunea ca neîntemeiată.

Pentru

a hotărî astfel, prima instanță a reținut că produsele comercializate de

pârâtă, indiferent de gamă, sunt prezentate

sub marca D.. Cuvântul F. este alăturat mărcii D., reieșind că în fapt, pentru

gama de produse iaurturi de fructe pârâta folosește combinația D.F., aptă a

asigura distinctivitate acesteia.

Distinctivitatea

unei mărci se evaluează atunci când marca este capabilă să distingă bunurile și

serviciile în privința originii lor. Este fără discuție, în acest caz, că

folosirea combinației D.F., continuând marca D., ce se regăsește și în numele

comercial al pârâtei, asigură cunoașterea de către consumatorul mediu a

originii produsului comercializat sub această denumire, înlăturând totodată

riscul de confuzie incluzând și riscul de asociere.

Marca folosită de

pârâtă este una figurativă combinată având un caracter distinctiv față de cea a

reclamantei. Aprecierea globală a similarității globale auditive sau

conceptuale a mărcilor trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu creată de

mărci, ce păstrează în memorie în special componentele lor distinctive și

dominante.

Din punct de vedere

descriptiv, marca folosită de pârâtă este „D.

F.-O

nebunie de fructe", având element figurativ și scris stilizat, elementul

central

și dominant fiind D., apt prin el însuși de a asigura distinctivitate

mărcii. Elementul F. apare în contextul imaginii

întregii mărci ca un element

circumstanțial menit a defini gama de

produse căreia i se aplică și având rol evocator, acela de a sugera conținutul

bogat de fructe din compoziția iaurtului.

4.

Hotărârea din apel

Apelul

declarat de reclamantă a fost respins ca nefondat prin decizia civilă nr. 35 A

din 13 februarie 2007 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IX-a

civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Instanța de apel a

arătat că elementul F., prin modul de dispunere pe ambalajul produsului, este

perceput ca semn distinctiv, distinct de semnul D., acesta din urmă

păstrându-și individualitatea prin încadrarea într-un contur (perceput ca parte

componentă a mărcii), și dispunerea în partea centrală sus a ambalajului.

Faptul că un comerciant alege să își marcheze produsele prin mai multe semne

distinctive sub aspectul provenienței produsului, dispuse distinct și

individual pe ambalaj, nu echivalează cu considerarea tuturor acestor semne ca

elemente compunând un singur semn distinctiv sub aspectul provenienței, cât

timp consumatorul mediu, în percepția de ansamblu, nu ar reține caracterul

unitar al semnelor. În speță, consumatorul mediu nu reține semnele distinctive

pe care le

poartă ambalajul produsului ca

fiind un semn unitar, dat fiind modul de dispunere a

acestora pe

ambalaj. Situația celui care folosește mai multe semne distinctive

individuale, distincte prin poziționare, pentru a

marca același produs, este diferită de

aceea a celui care își

înregistrează o marcă combinată complexă.

Semnele

conflictuale analizate sunt F., marca anterioară protejată prin înregistrare,

și F., semnul conflictual folosit de pârâtă.

Sub aspectul

similarității vizuale, ambele semne conflictuale debutează cu

radicalul F., iar F. conține integral literele ce

compus marca F. Faptul

că litera T nu este dublată, în schimb este

dublată litera S nu prezintă nicio

relevanță,

acestea constituind deosebiri nesemnificative, nepercepute în impresia de

ansamblu

a semnelor de către consumatorul mediu. Datorită sufixului „issima", ceea

ce consumatorul mediu percepe în ansamblul semnului aflat în conflict este

lungimea cuvântului ce reprezintă grafic semnul distinctiv F.. Diferența de

trei litere dintre cele două semne este suficientă, dat fiind elementul grafic

al fontului folosit, pentru a percepe vizual, ca diferență semnificativă,

lungimea semnului F.

Sub aspect fonetic,

dată fiind identitatea de litere ce compun radicalul comun, semnele sunt

similare, fiind diferențiate sub aspectul ultimelor silabe. Rezonanța originii

italiene a cuvântului F., dată fiind terminația „issima", este pregnantă

în percepția de ansamblu a semnului, chiar dacă nu se poate reține calitatea

consumatorului mediu din România de cunoscător al limbii italiene sau latine,

sub aspectul semnificației lingvistice și gramaticale a terminației.

Sub aspect

conceptual, ambele semne sugerează faptul că produsul conține fructe, datorită

rezonanței radicalului comun „fruf', astfel că ele sunt similare sub acest

aspect. Faptul că radicalul comun are caracter evocator produce consecințe

deosebite în planul aprecierii similarității

semnelor conflictuale, în legătură cu riscul

de confuzie, sub aspectul

provenienței produselor.

Marca F. este o marcă

slab distinctivă, cu un caracter evocator în raport de produsul marcat, ceea ce

atrage o protecție slabă a acesteia în caz de conflict.

Chiar dacă produsele

sunt identice și sunt comercializate în aceleași locuri și prin aceleași canale

de distribuție, caracterul slab distinctiv al mărcii anterioare,

diferențele sub aspect vizual, fonetic și

conceptual, gradul de cunoaștere a semnului conflictual F. de către

consumatorii potențiali, exclud existența unui risc de

confuzie.

5.1.

Motive

Reclamanta-apelantă

a declarat recurs critica, întemeiată în drept pe dispozițiile art. 304 pct. 9

C. proc. civ., vizând următoarele aspecte:

Instanța de apel nu a

sesizat faptul că semnul folosit de către pârâtă este F. iar nu „F." și că

acest semn are doar 9 litere iar nu 10 cum s-a reținut.

Marca F.

folosită pe teritoriul României este similară cu marca anterioară F. a

recurentei. Aplicarea criteriilor pe care practica judecătorească și

administrativă le are în vedere pentru a decide că există similaritate între

două mărci ar fi dus la concluzia că există un risc de confuzie, astfel că pârâta

săvârșește delictul de imitare frauduloasă a mărcii F.

În

cuprinsul hotărârii recurate, după analize teoretice interminabile, presărate

cu contraziceri de la o pagină la alta,

instanța de apel a reținut eronat că nu este posibilă confuzia între semnele F.

și „F."

Instanța de apel

a reținut și a analizat ca element verbal comun al semnelor

aflate în conflict radicalul F., deși a constatat

că denumirea F. conține

integral literele ce compun marca F.

Din punct de vedere

fonetic elementul comun al celor două semne este

F., iar nu doar F. Singura deosebire de ordin fonetic dintre cele două

semne o

reprezintă terminația „- ima".

Nici

în privința percepției vizuale instanța de apel nu a făcut o analiză corectă

de vreme ce a reținut că „issima" s-ar

scrie cu dublu s.

În ceea ce privește

terminația inexistentă „issima", printr-un raționament ilogic, instanța de

apel îi acordă o relevanță eronată în percepția de ansamblu a semnului de către

consumatorul mediu, atât din punct de vedere fonetic, cât și conceptual.

În mod greșit s-a

reținut că marca recurentei are un nivel scăzut de distinctivitate care ar

atrage o protecție slabă în caz de conflict. Marca F. se află la limita între

mărcile arbitrare, de fantezie, și mărcile sugestive. Pentru un

consumator român instruit, cu un nivel de

inteligență și perspicacitate ridicat, marca F. este aluzivă deoarece sugerează

faptul că iaurturile conțin fructe. Pentru un

consumator cu un nivel de

pregătire mai slab, cu atenție și perspicacitate mai reduse, cuvântul F.

reprezintă o denumire de fantezie. Atâta timp cât marca F. nu se folosește

pentru fructe în stare brută sau prelucrată, nu poate fi

considerată nici măcar ca fiind o marcă la limita

descriptivității, ci este o marcă cu o

individualitate puternică, care

s-a impus în conștiința consumatorilor de iaurturi din România ca urmare a

folosirii sale după anul 1992.

5.2. Întâmpinarea

Prin întâmpinare intimata pârâtă a solicitat

respingerea recursului invocând, în esență, faptul că riscul de confuzie, ca o

chestiune de fapt, nu poate fi analizat de

instanța

de recurs.

În cazul în care

instanța de recurs va analiza totuși riscul de confuzie, față de

principiile stabilite în aprecierea riscului

de confuzie în practica instanțelor europene, se impune respingerea recursului.

Instanța de apel a considerat că între

marca

F. și semnul F. există un risc de asociere, dar nu un risc de

confuzie.

Intimata

nu poate fi de acord cu raționamentul și soluția instanței de apel în

determinarea seninului supus comparației, în

întâmpinarea depusă în apel argumentându-se amplu de ce semnul intimatei nu

este F. ci „D.F., nebunie de fructe".

Instanța de apel a

adoptat o soluție greșită și nemotivată deoarece nu a răspuns argumentelor

pârâtei atunci când a decis că semnul acesteia este numai F. Problema

aprecierii caracterului unitar al unui semn complex, în componenta căruia intră

și o marcă înregistrată anterior care reprezintă și numele comercial al

agentului economic respectiv este o problemă esențială, de a cărei

corectă soluționare depinde cauza de față. De

asemenea, ea trebuie să fie soluționată

pe baza unor reguli comune la

nivel comunitar.

5.3.

Dovezile în recurs

În

dovedirea și în combaterea recursului, în condițiile art. 305 C. proc. civ.,

părțile au depus la dosarul cauzei înscrisuri

în copie respectiv, decizii ale Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci date

în opoziția la înregistrarea mărcii F., adrese ale Oficiului de Stat pentru

Invenții și Mărci privitoare la contestațiile declarate de Companie G.D.

împotriva soluțiilor date asupra opoziției la înregistrare. La notele scrise

depuse după închiderea dezbaterilor, ambele părți au anexat practică judiciară

pe care instanța nu a luat-o în considerare, în respectarea principiilor

contradictorialității și al dreptului la apărare. în plus, intimata a depus

înscrisuri în limba franceză și engleză netraduse, fiind încălcate dispozițiile

art. 112 pct. 5, aplicabile conform art. 316 C. proc. civ., astfel încât, și

pentru acest motiv, au fost înlăturate.

5.4.

Analiza făcută de instanța de recurs

Analizând

hotărârea atacată, în limitele criticii formulate prin motivele de recurs și în

raport de dovezile administrate în toate etapele procesuale, Înalta Curte

a apreciat că recursul este întemeiat pentru

următoarele considerente:

introductivă de instanță s-a solicitat să se interzică pârâtei să

producă, să comercializeze, să facă

publicitate precum și orice alte acte privind

folosirea

denumirii F. sau a unei alte denumiri similare acesteia, cu privire

la

produse din clasa 29, pe teritoriul României.

Temeiul de drept al cererii 1-a

constituit art. 35 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și

indicațiile geografice.

Conform

acestui text, titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să

interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără

consimțământul titularului, un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea

cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor

cărora li

se aplică semnul cu produsele sau

serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția

publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a

mărcii

cu semnul.

Față de acest temei

de drept, este de analizat dacă între marca F. înregistrată de reclamantă

pentru clasa de produse 29, conform Clasificării de la Nisa, și semnul folosit

de pârâtă în comercializarea de iaurturi, există o asemănare de natură să

producă în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de

asociere a mărcii cu semnul.

Cât privește semnul

folosit de pârâtă, în raport de care se verifică riscul de confuzie ori de

asociere cu marca a cărei titulară este reclamanta, în mod corect instanța de

apel a stabilit că acesta este F. și nu „D. F. -Nebunie de fructe".

Faptul

că pârâta folosește pe ambalajul iaurturilor pe care le comercializează

atât elementul D. cât și elementele F. și

„Nebunie de fructe" nu înseamnă că cele trei pot fi considerate ca părți

componente ale unui singur semn

distinctiv

sub aspectul provenienței întrucât, prin modul în care sunt dispuse și sunt

realizate

nu sunt apte să creeze în percepția de ansamblu a consumatorului mediu ideea

caracterului unitar al seninelor, de natură a fi considerate că alcătuiesc o

marcă complexă combinată.

Astfel, semnul D.

este poziționat în partea de sus a ambalajului și este încadrat într-un chenar

care îi conferă individualitate în raport cu semnul F.

dispus

în partea centrală. Tocmai de aceea, el este perceput separat, distinct de 8

elementul F., care este în mod evident elementul dominant, și cu atât

mai mult este perceput separat față de elementul situat în partea de jos a

etichetei. Între caracterele folosite la scrierea celor trei elemente există o

diferență foarte mare, iar prin modul în care sunt poziționate nu sugerează că

alcătuiesc un tot unitar.

Faptul că cele trei

elemente sunt folosite întotdeauna împreună și că sunt utilizate identic pe

toate ambalajele, având exact aceeași poziție și aceeași grafie, așa cum se

arată în întâmpinarea depusă de pârâtă, nu este suficient pentru ca publicul să

le perceapă ca atare, ca reprezentând împreună o marcă. Astfel, înscrisurile

depuse la filele 50-64 din dosarul de apel demonstrează că pentru inspectorii

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, pentru ziariști și

pentru cei care postează pe diferite site-uri informații cu privire la mărcile

companiei D., există marca F. și nu „D. F. -

Nebunie de

fructe".

Pe de altă parte,

faptul că singurul element pentru care pârâta dorește să beneficieze de

protecție este F., și că, deci, în dispută sunt semnele F. și F., rezultă și

din aceea că la Oficiul de Stat pentru Invenții și

Mărci s-a solicitat înregistrarea mărcii F. și nu a mărcii „D. F.

-

Nebunie de fructe".

Nu în ultimul rând este de menționat

că pârâta intimată, dacă era nemulțumită de considerentele deciziei în care s-a

reținut că semnul conflictual este altul decât cel indicat de ea, trebuia să

declare recurs, pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., și nu

să „critice" doar prin întâmpinare faptul că instanța de apel „a adoptat o

soluție greșită și nemotivată" [filele 37-40 din dosarul de recurs]. În

acest caz nu este vorba de considerente care cuprind motivele de fapt și de

drept pentru care instanța a pronunțat soluția înscrisă în dispozitiv, și care

să poată fi înlăturate sau modificate de instanța de control judiciar doar pe

baza apărărilor intimatului, ci de o motivare dată unei dezlegări în drept,

care vizează semnele care pot crea sau nu un risc de confuzie, incluzând și

riscul de asociere, care nu apare evidențiată în soluția înscrisă în dispozitiv

și care, prin nerecurare au intrat în puterea lucrului judecat. Deși apelul

reclamantei a fost respins, pârâta avea interes să declare recurs împotriva

dezlegării din considerente pentru a obține o soluție irevocabilă în privința

semnelor aflate în conflict. Dacă ar fi fost găsit întemeiat un recurs prin

care se invocau astfel de motive, pentru ca părțile să

beneficieze de dublul grad de jurisdicție în analiza semnelor F. și „D.

F. - o nebunie de fructe", în temeiul art. 312 alin. (3) C. proc.

civ. instanța ar fi dispus casarea cu trimitere spre rejudecare. Cu alte

cuvinte, pârâta nu poate deduce ca simple apărări, într-o cale de atac

nedevolutivă, aspecte care, pentru a fi schimbate, trebuie să formeze obiect de

critică printr-o cerere de recurs proprie.

Nu

a putut fi primită apărarea pârâtei în sensul că acțiunea în contrafacere nu

este admisibilă în cauză deoarece sunt în

conflict două mărci înregistrate, astfel încât reclamanta trebuia să exercite o

acțiune în anulare a mărcii F.

Inconsecvența

Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, care, după ce, prin

Decizia nr. 1878 din 7 decembrie 2006 admite

opoziția formulată de C. GMBH & CO. KG la înregistrarea mărcii F. și

respinge înregistrarea mărcii cu motivarea că semnele F. și F. sunt similare

iar din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual creează un potențial risc

de confuzie pentru consumator, [la 10 decembrie 2007 respingându-se contestația

formulată de C.G.D. împotriva acestei hotărâri], la 17 decembrie 2007 admite

contestația făcută de C.G.D. și desființează Decizia nr. 1878, dispunând

trimiterea dosarului la Serviciul Mărci în vederea punerii în aplicare a

hotărârii, nu poate profita părții care invocă faptul că este titulara unei

mărci, iar Înalta Curte nu-și poate întemeia soluția pe înscrisuri

contradictorii

emanând de la autoritatea

română cu atribuții de verificare și înregistrare a mărcilor

într-un

sistem atributiv.

În fine, faptul că

pârâta a înregistrat ca desene industriale etichete ce cuprind și cuvântul F.

nu o îndreptățește să beneficieze de protecția acestui cuvânt și ca marcă, cu

atât mai mult cu cât data constituirii depozitului reglementar pentru desenul

industrial se situează în perioada în care reclamanta începuse să întreprindă

demersuri pentru a opri comercializarea iaurturilor sub denumirea F. Marca și

desenul industrial au funcții diferite, astfel încât nu se pot susține reciproc

atunci când sunt analizate condițiile prevăzute de lege pentru înregistrarea lor.

La

data dezbaterilor în fond asupra recursului pârâta nu a făcut dovada, în

condițiile art. 28 din Legea nr. 84/1998, că

marca F. era înregistrată în Registrul Național al Mărcilor și că Oficiul de

Stat pentru Invenții și Mărci îi eliberase certificatul de înregistrare, pentru

a putea beneficia de dreptul exclusiv asupra acestui semn;

sunt acelea care nu fac decât să sugereze calitățile

produsului sau serviciului, fără a-1 descrie într-o manieră directă și

necesară.

Marca

F. nu este evocatoare și nu a putut fi primită apărarea pârâtei în

sensul că marca este slabă deoarece radicalul

F. sugerează conținutul de fructe și nu producătorul.

Marca este

înregistrată pentru clasa 29, conform Clasificării de la Nisa (6), care

cuprinde produse din lapte fermentat, în special iaurturi; brânză albă și

preparate din brânză albă; deserturi făcute din lapte având adăugată gelatină

și/sau amidon; băuturi din lapte fără alcool.

Marca F. nu este

folosită pentru fructe, astfel încât să se considere că

elementul F. ar fi evocator. Fructele sunt numai o componentă a unor

iaurturi și,

oricum, nu s-a probat că reclamanta ar comercializa toate

tipurile de produse din clasa 29 având în conținutul lor fructe. Tocmai pentru

că nu este folosită pentru fructe, marca permite membrilor publicului vizat să

distingă produsele pe care le vizează de cele care au o origine comercială

diferită și să concluzioneze că toate produsele pe care le desemnează au fost

fabricate, comercializate sau furnizate sub controlul titularului mărcii și că

titularul este responsabil pentru calitatea lor.

Pe de altă parte, din

înscrisul intitulat „Informare" emanând de la SC W.I.E. SRL rezultă că în

anul 2004 reclamanta a vândut 619,3 tone produse F., în anul 2005 - 647,4 tone,

în anul 2006 - 635,5 tone iar în perioada ianuarie - noiembrie 2007, 551 tone.

De asemenea, prin întâmpinare nu s-au contestat afirmațiile din cererea de

chemare în judecată în legătură cu volumul vânzărilor marca F. și cu cel al

cheltuielilor legate de publicitate. S-a dovedit astfel că marca F. este

cunoscută de un număr mare de consumatori, care pot fi induși în eroare prin

folosirea celor două semne.

Prin dovezile

administrate pârâta a urmărit acreditarea ideii că semnul său

„D. F. - o nebunie de fructe" a dobândit

distinctivitate prin folosință. Instanța de recurs a considerat că un sondaj

efectuat în rândul a 303 persoane din București, cu vârste între

18-50

ani nu poate fi luat în considerare

pentru că datele oferite în aceste condiții nu sunt relevante. Sondajul trebuia

efectuat pe un număr

mult mai mare de

persoane, din toată țara, cuprinzând o paletă de vârstă mai largă, inclusiv sub

18 ani și peste 50 de ani, unde riscul de confuzie, incluzând și riscul de

asociere,

la produse de larg consum, cum sunt iaurturile, este mai mare, și fără să se

pună la dispoziția repondenților produse purtând ambele semne întrucât, în mod

obișnuit, consumatorul nu are în față decât marca

deceptivă pe care o compară cu

amintirea avută despre marca anterioară;

3.

în analiza semnelor aflate în conflict s-a pornit de la regula că similaritatea

și riscul de confuzie, incluzând

și riscul de asociere, se apreciază prin prisma asemănărilor și nu a

deosebirilor dintre ele, fiind suficient să existe asemănare într-un singur

domeniu - fie vizuală, fie auditivă, fie conceptuală - dacă induce publicul în

eroare.

În mod normal

prefixele comune sunt mult mai importante iar dacă două semne sunt foarte

asemănătoare la început, există o mai mare posibilitate de confuzie.

Elementul

dominant în ambele semne conflictuale este prefixul „f." chiar

dacă sub aspect grafic marca conține un dublu

„t". Acesta este elementul principal comun deoarece cuvântul folosit nu

este unul românesc, astfel încât scrierea lui să

constituie un criteriu pentru realizarea distincției. Consumatorul îl

percepe mai întâi

fonetic, mai întâi citește cuvântul și, constatând

identitatea fonetică a prefixului, poate bănui că semnul cu care se confruntă

este cel pe care îl cunoaște. Se poate ajunge la acest rezultat deoarece

consumatorul nu compară, de regulă, mărcile una lângă alta, nu vede produsul ce

poartă marca pe care el o cunoaște și pe care și-o amintește cu acuratețe mai

mare sau mai mică. De obicei, el are în față numai semnul fraudulos pe care îl

compară cu amintirea avută despre marca anterioară și

întrucât, în cazul semnelor din speță, impactul fonetic este mare,

„f." având o

rezonanță puternică, poate considera că achiziționează

produsul original pe care vrea de fapt să-1 cumpere.

Faptul

că din punct de vedere vizual semnul folosit de pârâtă este compus din

mai multe litere - 9, față de 7 câte are

marca - nu înseamnă că nu poate să apară riscul de confuzie directă, incluzând

și riscul de asociere, sufixul ,,-ima" putând genera aprecierea că

produsele vândute sub marca pe care consumatorul o preferă

de obicei - și nu s-a contestat că reclamanta

folosește marca F. în România încă din anul 1992 - au fost modernizate și,

implicit, că produsele au aceeași origine.

Gradul de

similaritate fonetică între „frutis" și F. fiind foarte mare, chiar dacă

este evitată asemănarea în scris prin utilizarea sufix-ului, acest lucru nu mai

contează atunci când, față de cele reținute anterior, cele două semne sunt

comparate oral.

La data judecății,

ambele părți folosesc semnele conflictuale pentru iaurturi, deci pentru produse

de larg consum oferite în magazine cu autoservire. Fiind produse de consum

zilnic, nivelul de atenție acordat de către consumatorul mediu deosebirilor

dintre semne nu este ridicat. De vreme ce segmentul de public relevant căruia i

se adresează produsul nu este unul foarte atent, prima impresie este cea

decisivă. Or, prima impresie este cea reținută sub aspect fonetic. Astfel de

produse sunt cumpărate nu numai de un public instruit, cunoscător al limbii

latine, pentru care, eventual, marca F. poate fi aluzivă, conducând la ideea că

este folosită pentru iaurturi care conțin fructe, ci și de consumatorii simpli,

slab educați precum și de copii. Aceștia sunt mai expuși la confuzii pentru că

ei pot doar să bănuiască faptul că semnul pe care îl au în față este cel pe

care îl cunosc.

Având în

vedere cele mai sus arătate, Înalta Curte a considerat că instanțele

de fond au făcut aplicarea greșită a

dispozițiilor art. 35 alin. 2 lit. b) din Legea nr.

84/1998, prin

folosirea semnului F. pentru comercializarea de iaurturi pârâta imitând

fraudulos marca F. aparținând reclamantei, în condiții susceptibile de a crea

un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere, pentru consumatori.

A

fost înlăturată apărarea intimatei în sensul că instanța de recurs nu poate să

analizeze riscul de confuzie, care este o

chestiune de fapt. Existența sau inexistența riscului de confuzie, incluzând și

riscul de asociere, constituie fundamentul chestiunii de drept consacrate de

textul menționat anterior.

Așadar, pentru

motivul prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. recursul va fi admis, conform

art. 312 alin. (1) C. proc. civ., și hotărârea dată în apel va fi modificată.

În temeiul

art. 296 C. proc. civ. va fi admis apelul declarat de reclamantă

împotriva sentinței civile nr. 605 din 2 mai 2006

a Tribunalului București, secția a

IV-a civilă, sentința fiind schimbată

în tot în sensul reținut în dispozitiv.

Întrucât instanța

civilă soluționează un conflict concret iar hotărârile sale nu pot avea

caracter general, nu a fost admisă solicitarea de a se interzice pârâtei

folosirea unei denumiri similare denumirii F. cu privire la produse din clasa

29, cu atât mai mult cu cât chiar reclamanta a recunoscut că nu a formulat

opoziție la înregistrarea de către pârâtă a altei mărci în care apare radicalul

F.

În temeiul art.

998-999 C. civ. a fost admisă cererea de publicare a dispozitivului prezentei

hotărâri, pe cheltuiala pârâtei, ca o măsură necesară pentru repararea

prejudiciului moral adus titularului mărcii F. și totodată pentru a preveni

producerea unui nou prejudiciu în viitor, prin aducerea la cunoștința

publicului a semnului fraudulos în detrimentul mărcii ce se bucură de protecția

legii și a urmărilor imitației frauduloase.

PENTRU

ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul exercitat de

reclamanta C. GMBH & Co. KG împotriva deciziei civile nr. 35 A din 13

februarie 2007 pronunțată de Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și

pentru cauze privind proprietatea intelectuală, și în consecință:

Modifică decizia în sensul că admite apelul declarat de reclamantă

împotriva

sentinței civile nr.

605 din 2 mai 2006 a Tribunalului București, secția a IV-a civilă.

Schimbă în tot

sentința în sensul că admite în parte acțiunea și o obligă pe

pârâta SC D. SRL să înceteze de îndată, pe

teritoriul României, producerea,

comercializarea, publicitatea și orice

alte acte privind folosirea denumirii F. cu privire la produse din clasa 29.

Obligă pe

pârâtă să retragă de îndată de pe piața românească produsele din clasa 29 care

poartă denumirea F.

Dispune

publicarea în ziarele „Evenimentul Zilei" și „Ziarul Financiar" a

dispozitivului prezentei decizii, pe cheltuiala pârâtei.

Respinge cererea privitoare la

interzicerea folosirii de către pârâtă a unor denumiri similare denumirii F.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 12 februarie

2008.