ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6769/2012

Asupra recursurilor de față, constată următoarele: Prin decizia civilă nr. 90A din 15 martie 2011, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a admis apelul declarat de reclamanta F.G.G. împotriva sentinței civile nr. 1212 din 14 iulie 2010 pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți C.G.D. și Oficiul de Stat Pentru Invenții și Mărci. A desființat în parte sentința în ceea ce privește capătul de cerere soluționat prin admiterea excepției inadmisibilității și a trimis cauza pentru continuarea judecății cu privire la acest capăt de cerere. S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței apelate și s-a respins cererea de aderare la apel ca inadmisibilă.

Pentru a pronunța această decizie, Curtea a reținut următoarele considerente: Prin cererea înregistrată la data de 10 octombrie 2008, reclamanta C. a chemat în judecată pe pârâta C.G.D., solicitând instanței ca, în contradictoriu și cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, să anuleze înregistrarea ce face obiectul certificatului de înregistrare a desenului industrial nr. I1. eliberat la data de 17 mai 2005 și să dispună radierea înregistrării acestuia din Registrul național al desenelor și modelelor industriale.

În motivare, reclamanta a arătat că este titulara mărcii F. nr. T1., înregistrată internațional prin intermediul O.M.P.I., la data de 24 iulie 1992, pentru clasa de produse 29, potrivit clasificării de la Nisa, a cărei protecție a fost extinsă și pe teritoriul României prin mecanismul prevăzut de Aranjamentul de la Madrid din 1891 (ratificat de România prin decretul nr. 1176 din 28 decembrie 1968), până la data de 24 iulie 2012. În anul 2005, pe piața românească au apărut iaurturile produse de SC D. SRL, parte a grupului francez C.G.D., comercializate sub denumirea F. și promovate intens prin campanii publicitare susținute.

Prin decizia civilă nr. 859 din 12 februarie 2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a stabilit că prin folosirea semnului F. pentru comercializarea de iaurturi, pârâta a imitat fraudulos marca F. a reclamantei, în condiții susceptibile de a crea risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere pentru consumatori și a fost obligată SC D. SRL să înceteze de îndată comercializarea și orice acte de folosire a denumirii F. cu privire la produse din clasa 29. În aceste condiții, pârâta a înregistrat denumirea F. ca parte componentă a unui desen (certificatul contestat). Or, și această înregistrare este de natură a aduce atingere mărcii reclamantei care beneficiază de protecție anterioară constituirii depozitului reglementar pentru desenul în discuție.

În final, reclamanta susține nulitatea înregistrării desenului și potrivit principiului fraus omnia corrumpit, afirmând că pârâta a fost de rea credință, urmărind pe parcursul întregului proces de înregistrare a desenului litigios să obțină o șansă suplimentară de a folosi o denumire ce forma deja obiect al unui drept de proprietate intelectuală protejat. În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 8, art. 25 alin. (3) lit. d), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 129/1992 în forma în vigoare în 2005 (anul înregistrării desenului litigios), precum și pe dispozițiile art. 22 alin. (3) lit. c) și g) din Legea nr. 129/1992 în forma actuală, art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Pe parcursul procedurii judiciare reclamanta și-a schimbat denumirea din C. în F.G.G., potrivit înscrisurilor depuse la dosar. La ultimul termen de judecată, pârâta a invocat excepția inadmisibilității acțiunii, susținând că pentru motivul invocat (încorporarea în desen a unui drept protejat anterior), reclamanta avea deschisă numai calea de contestare a opoziției, iar nu și o acțiune în anularea desenului industrial. Prin sentința civilă nr. 1212 din 14 iulie 2010 pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă, s-a admis excepția inadmisibilității cererii în anulare întemeiată pe dispozițiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 în vigoare la data eliberării certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial nr. I1.

din 17 mai 2005 și s-a respins această cerere ca atare. A fost respinsă ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată pentru restul motivelor. A fost obligată reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 17.656 RON, cheltuieli de judecată. Pentru a soluționa cauza astfel, Tribunalul a constatat următoarele: Reclamanta C. este titulara mărcii F. pentru clasa de produse 29 potrivit clasificării de la Nisa (produse din lapte fermentat, în special iaurt; brânză și preparate din brânză; deserturi făcute din lapte cu gelatină adăugată și/sau amidon; băuturi pe bază de lapte fără alcool), înregistrată internațional prin intermediul O.M.P.I. sub nr. T1. la data de 24 iulie 1992, a cărei protecție a fost extinsă și pe teritoriul României prin mecanismul prevăzut de Aranjamentul de la Madrid din 1891 (ratificat de România prin decretul nr. 1176 din 28 decembrie 1968), până la data de 24 iulie 2012. Din anul 2005, SC D. SRL, parte a grupului francez C.G.D.

(fapt necontestat în cauză), a început să comercializeze, susținută de campanii publicitare intense, iaurturi cu fructe sub denumirea F. La data de 17 mai 2006 pârâta a obținut certificatul de înregistrare desen/model industrial nr. I1., deci la un moment ulterior celui în care reclamanta a început să beneficieze de protecția mărcii sale pe teritoriul României. Anterior acestei date, între cele două părți s-a purtat o corespondență, prin care reclamanta a solicitat pârâtei să înceteze folosirea denumirii F. și să retragă cererea de înregistrare a acestei mărci.

Este adevărată susținerea pârâtei privind faptul că cererile de înregistrare a mărcilor și a desenului industrial au fost anterioare oricăror demersuri ale reclamantei privind încetarea folosirii de către pârâtă a denumirii F. Astfel, solicitarea înregistrării mărcii individuale verbale a fost făcută la data de 20 decembrie 2004, a mărcii combinate cu element verbal, la data de 25 aprilie 2005, iar a desenului industrial, la data de 29 martie 2005. Raportat la obiectul cererii prezintă relevanță anterioritatea protecției unui drept de proprietate industrială, iar nu a unor demersuri extra - sau judiciare pentru punerea în întârziere a pârâtei cu privire la încălcările aduse acestui drept. La data de 16 septembrie 2005 și 19 septembrie 2005 pârâta a solicitat înregistrarea mărcii individuale combinate și mărcii verbale D.F.

Contestația formulată de pârâtă împotriva deciziei nr. 1878 din 7 decembrie 2006 a Comisiei de Examinare Opoziții din cadrul OSIM (prin care fusese admisă opoziția reclamantei C. și respinsă cererea pârâtei de înregistrare a mărcii individuale verbale F.), a fost, la rândul său, respinsă prin Hotărârea nr. 327 din 10 decembrie 2007 a CRM din cadrul O.S.I.M., constatându-se că există probabilitatea unei confuzii, inclusiv pe cea a unei asocieri, pentru un consumator cu atenție medie care poate fie să confunde mărcile, fie să creadă că produsele provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.

Litigiul inițiat de reclamanta C. în septembrie 2005 pentru încetarea pe teritoriul României a producerii, comercializării și a oricăror acte privind folosirea denumirii F. (care la acel moment nu era înregistrată ca marcă a pârâtei) în clasa de produse 29, de către pârâta SC D. SRL, societate română membră a grupului francez C.G.D., s-a finalizat la data de 12 februarie 2008 prin decizia nr. 859 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția civilă și de proprietate intelectuală, în favoarea reclamantei. Soluția instanței supreme a fost fundamentată pe constatarea că „prin folosirea semnului F. pentru comercializarea de iaurturi pârâta imită în mod fraudulos marca F. aparținând reclamantei, în condiții susceptibile de a crea risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere pentru consumatori”.

Este, însă, corectă afirmația pârâtei în ceea ce privește faptul că această hotărâre nu își extinde efectele analizei și în ceea ce privește prezenta cerere de anulare a desenului industrial (cerere ce face necesară analiza condițiilor de validitate pentru înregistrarea desenului industrial, iar nu a mărcii și care trebuie să aibă în vedere categoria etichete pentru care a fost înregistrat desenul). Tocmai acest aspect este cel care justifică interesul reclamantei de a promova acțiunea de față și că numai cele reținute de către instanța supremă în analiza sa cu privire la riscul de confuzie, inclusiv de asociere între cele două denumiri FR. și F., pot fi opuse în cauză sub putere de lucru judecat.

În analiza condițiilor de validitate ale înregistrării desenului industrial, în concordanță cu susținerile ambelor părți și potrivit principiului neretroactivității legii și al efectului retroactiv al sancțiunii nulității (nefiind de conceput ca nulitatea să afecteze un act, în sens larg, limitat în timp de o anume modificare a legii, iar nu chiar până la momentul emiterii acelui act), tribunalul a constatat că se impune respectarea cerințelor Legii nr. 129/1992 în forma sa în vigoare la data de 29 martie 2005 - data cererii de înregistrare a desenului industrial. Potrivit art. 45 alin. (1), certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial, eliberat de O.S.I.M., poate fi anulat, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, în cazul când se constată că, la data înregistrării cererii, nu erau îndeplinite condițiile pentru acordarea protecției.

Potrivit art. 8, recunoașterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază și nu exclude protecția acordată prin alte dispoziții legale privind proprietatea intelectuală, în special cu privire la dreptul de autor și cele referitoare la mărci, brevete de invenție, modele de utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate și concurența neloială. Potrivit art. 25 alin. (3) lit. d), cererea de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale va fi respinsă dacă încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat.

Cu privire la nerespectarea dispozițiilor art. 45 alin. (1) raportat la art. 25 alin. (3) lit. d), pârâta a invocat excepția inadmisibilității acțiunii, excepție pe care tribunalul a găsit-o întemeiată. Obiectul prezentei cauze îl constituie nulitatea înregistrării desenului industrial din 17 mai 2005 pentru nerespectarea, printre altele, a dispozițiilor art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992. Într-adevăr, potrivit art. 24 din Legea nr. 129/1992 (în forma în vigoare la data solicitării înregistrării desenului), nerespectarea dispozițiilor art. 25 alin. (3) lit. d) constituia temei al opoziției formulate de persoana interesată în termen de 3 luni de la data publicării desenului. Nulitatea este, generic, acea sancțiune civilă care lipsește actul juridic de efectele contrare normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă.

Căile procedurale reglementate de legiuitor în scopul antrenării acestei sancțiuni pot fi diferite (opoziție/acțiune în anulare, în cazul de față). Nu este exclusă invocarea acestei sancțiuni pe calea unei opoziții, având în vedere că opoziția este doar o cale procedurală care tinde la aplicarea sancțiunii respingerii cererii de înregistrare, inclusiv pentru motive de nevalabilitate ale înregistrării. Însă, în situația de față, în care nerespectarea dispozițiilor art. 25 alin. (3) lit. d) este stabilită de legiuitor ca temei al opoziției, partea interesată nu poate eluda termenele și procedurile reglementate, prin alegerea unei alte căi procedurale. Este diferită situația lipsei de noutate, care fiind expres prevăzută între condițiile de acordare a protecției - art. 10 poate face obiectul atât a unei cereri în anulare, cât și a unei opoziții.

Prin urmare, s-a constatat de către Tribunal că cererea de anulare a înregistrării desenului pentru motivul prevăzut de art. 25 alin. (3) lit. d) direct în fața instanței de judecată și fără respectarea termenului de 3 luni de la publicare este inadmisibilă. Nu este inadmisibilă însă invocarea pe această cale a nerespectării dispozițiilor art. 8 și a motivului de nulitate fraus omnia corrumpit pentru care legea nu prevede o cale procedurală specială. Tribunalul nu a primit argumentul pârâtei privind faptul că extinderea motivelor de nulitate la alte dispoziții din lege (art. 8) suplimentar față de cele cuprinse în Capitolul II - „condiții pentru protecția desenelor și modelelor industriale” - art. 9 - 12 constituie o încălcare a principiului separației puterilor în stat, prin adăugarea nepermisă la lege, sau o încălcare a dispozițiilor art. 1 din Protocolul 1 la C.E.D.O., printr-o privare de bun neprevăzută de lege.

Astfel, dispozițiile art. 8 sunt imperative, prevăzute în normele aplicabile la acel moment, și mai mult chiar în aceeași lege, iar încălcarea lor este aptă să afecteze validitatea înregistrării, ca singură sancțiune posibilă, iar principiul fraus omnia corrumpit își are izvorul în dispozițiile art. 966 C. civ. și este dezvoltat jurisprudențial ca fiind acea folosire a normelor legale nu în scopul în care au fost edictate, ci pentru eludarea altor norme legale imperative (o cauză falsă în procedura de înregistrare a desenului industrial). Prin urmare, apărarea pârâtei pe cele două aspecte este pur formală.

În ceea ce privește încălcarea dispozițiilor art. 8 la eliberarea certificatului de desen industrial, tribunalul a constatat că desenul este înregistrat pentru clasa 19-08 potrivit clasificării de la L., respectiv „papetărie și articole pentru birou”, subclasa „alte materiale tipărite”, iar marca reclamantei are protecție numai pentru clasa 29 potrivit clasificării de la Nisa (produse din lapte fermentat, în special iaurt; brânză și preparate din brânză; deserturi făcute din lapte cu gelatină adăugată și/sau amidon; băuturi pe bază de lapte fără alcool). Ca urmare a faptului că desenul industrial al pârâtei poate fi folosit pe o gama largă de produse (nu numai pentru cele din clasa 29), nu există ab initio o prejudiciere a drepturilor exclusive ale reclamantei asupra mărcii.

Nu înregistrarea desenului industrial creează intrinsec o vătămare a drepturilor protejate ale reclamantei, care sunt circumscrise sferei produselor din clasa 29. Or, consecințele anulării desenului industrial ar ajunge să creeze indirect o protecție extinsă a drepturilor reclamantei cu privire la marcă, respectiv o protecție cu privire la toate produsele. Aplicarea desenului industrial pe etichetele iaurturilor este singura de natură a crea prejudicii mărcii reclamantei, iar acest aspect a fost apreciat de tribunal ca fiind o problemă de folosire practică a desenului, iar nu de validitate a certificatului.

Sub acest aspect, reclamanta are deja protecția judiciară decurgând din decizia 859 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție la data de 12 februarie 2008, prin care s-a stabilit în mod irevocabil că pârâta din acel litigiu este obligată să înceteze de îndată, pe teritoriul României, producerea, comercializarea, publicitatea și orice alte acte privind folosirea denumirii „F.” cu privire la produse din clasa 29. Încălcarea acestei obligații, chiar în condițiile în care există acest desen industrial, constituie o faptă ilicită generatoare de prejudicii, deoarece se instituie obligația pentru SC D. SRL, parte a grupului francez al pârâtei de a se abține de la orice folosire a denumirii în clasa de produse 29. Însă aceasta nu poate conduce la lipsirea pârâtei de beneficiul protecției desenului industrial pentru toate celelalte clase de produse, prin anularea desenului categoria „etichete”.

În final, în ceea ce privește pretenția reclamantei de anulare a certificatului pentru înregistrarea sa cu rea credință și cu fraudarea legii, s-a constatat că în procedura derulată în fața O.S.I.M. și în fața primelor două instanțe care au soluționat litigiul ce a făcut obiectul Dosarului nr. 32140/3/2005, riscul de confuzie dintre mărcile/denumirile FR. și F. nu a fost reținut ca existent, ceea ce înseamnă că acesta nu era evident, iar pârâta putea avea o așteptare legitimă de a menține inclusiv înregistrarea mărcilor pe perioada până la soluționarea irevocabilă a cauzei și schimbarea soluției primelor instanțe.

Tot în înlăturarea argumentelor prin care reclamanta a încercat să răstoarne prezumția de bună-credință, tribunalul a constatat că, într-adevăr, cererile pârâtei de înregistrare a mărcilor și a desenului sunt anterioare oricărei corespondențe prin care reclamanta pretindea sistarea procedurilor pentru încălcarea propriilor drepturi exclusive decurgând din marca înregistrată anterior. Or, în condițiile în care erau comercializate produsele pârâtei sub denumirea de F. încă din 2005, alăturat cu campanii de promovare a produselor, nu se poate reține că aceasta a urmărit la înregistrarea desenului industrial un alt scop (de a se folosi, spre exemplu, de notorietatea mărcii reclamantei) decât acela de a proteja propriile drepturi de proprietate industriale.

Prin urmare, tribunalul a respins ca inadmisibilă acțiunea în anulare întemeiată pe dispozițiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 în vigoare la data eliberării certificatului contestat, având în vedere că acest motiv putea constitui doar temeiul unei opoziții și putea fi invocat numai în 3 luni de la publicare, a respins ca neîntemeiată cererea de anulare întemeiată pe dispozițiile art. 8 din aceeași lege, constatând că încălcarea acestor dispoziții poate fi valorificată de reclamantă pe calea unei acțiuni în pretenții sau în contrafacere limitată la produse din clasa 29 și a respins ca neîntemeiată cererea de anulare pentru fraus omnia corrumpit, neputându-se reține că pârâta a urmărit fraudarea drepturilor reclamantei la momentul înregistrării desenului industrial.

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, potrivit înscrisurilor de la dosar și dispozițiilor art. 274 C. proc. civ., tribunalul a obligat reclamanta la suportarea lor, în cuantum de 17.656 RON. Examinând sentința atacată prin prisma motivelor invocate, Curtea a apreciat ca inadmisibilă cererea pârâtei de aderare la apel, iar apelul reclamantei ca întemeiat, urmând a fi admis, cu limitele și considerentele următoare: 1. Cu privire la apelul reclamantei. În analiza capătului de cerere care viza anularea certificatului de înregistrare întemeiată pe dispozițiile art. 8 din Legea nr. 129/1992, instanța de fond a reținut judicios că nu se impune sancționarea prin anulare, față de posibilitatea folosirii desenului industrial în discuție pentru o gamă largă de produse (care nu sunt limitate la cele din clasa 29) și întrucât s-ar crea, indirect, în acest fel, o protecție extinsă a drepturilor reclamantei cu privire la marcă.

Totodată, soluția contrară ar conduce la lipsirea pârâtei de beneficiul protecției desenului industrial pentru toate celelalte clase de produse, prin anularea desenului categoria „etichete”. Nu se poate reține existența de la început a unei vătămări a drepturilor protejate ale reclamantei, cu atât mai mult cu cât eventualitatea aplicării desenului industrial pe etichetele iaurturilor pârâtei nu comportă aspecte de validitate a certificatului, ci intră în sfera modalității de folosire practică a desenului, acolo unde reclamanta a obținut protecția judiciară prin pronunțarea interdicției cu decizia 859 din 12 februarie 2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (a cărei analiză cu privire la riscul de confuzie, inclusiv de asociere între cele două denumiri F. și F., se află sub puterea de lucru judecat și în prezenta cauză).

Analizând capătul de cerere care viza anularea certificatului pentru înregistrarea cu rea credință și cu fraudarea legii, s-a constatat că demersul pârâtei a fost anterior notificărilor reclamantei, fiind justificat de promovarea și comercializarea produselor pârâtei sub denumirea F. încă din 2005, astfel că se poate reține scopul acesteia de a-și proteja propriile drepturi de proprietate industrială, fără existența unei intenții de fraudare la data depunerii cererii de înregistrare a desenului, astfel cum a concluzionat și prima instanță. Instanța de fond, printr-o interpretare eronată a textului legal a soluționat greșit, prin admiterea excepției inadmisibilității, capătul de cerere care viza anularea certificatului de înregistrare întemeiat pe dispozițiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992.

Astfel, s-a considerat că nerespectarea acestor dispoziții nu poate fi temei decât al opoziției la cererea de înregistrare a desenului industrial, limitată de termenul și procedura administrativă prealabilă înregistrării. În virtutea unei interpretări sistematice a textului de lege, validitatea înregistrării unui desen industrial, respectiv posibilitatea anulării acestuia, nu sunt determinate doar de nerespectarea condițiilor strict prevăzute prin capitolul II din Legea nr. 129/1992, ci și de alte dispoziții cuprinse în lege, după cum și de respectarea condițiilor generale de validitate ale actelor juridice în general.

Totodată, ținând seama de caracterul facultativ al jurisdicțiilor speciale administrative [prevăzut de art. 21 alin. (4) din Constituție], titularul dreptului de proprietare industrială încălcat prin desenul industrial înregistrat are deschisă atât calea opoziției la înregistrare, cât și pe cea a unei acțiuni în anulare a desenului industrial, fiind eronat a se considera că protecția dreptului acestuia poate fi limitată de termenul de 3 luni de formulare a opoziției la înregistrare. Legea nu condiționează exercițiul dreptului la acțiunea în anulare de către terțul interesat de parcurgerea etapelor de opoziție corespunzătoare procedurii administrative de înregistrare.

Ca atare, existând posibilitatea desființării titlului de protecție pe calea judiciară a acțiunii în anulare, pentru motive mai numeroase decât desființarea pe calea revocării ori a opoziției, cererea întemeiată pe dispozițiile art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992 apare ca îndeplinind condițiile de admisibilitate. Cum această nulitate nu a fost cercetată în fond de către prima instanță, se impune desființarea în parte a hotărârii atacate, cu trimiterea cauzei pentru continuarea judecății cu privire la acest capăt de cerere, în baza dispozițiilor art. 297 alin. (1) C.proc. civ . 2. Cu privire la cererea de aderare la apel formulată de către pârâtă: Analizând cu prioritate apărarea reclamantei privind inadmisibilitatea cererii de aderare la apel a pârâtei, față de necesitatea verificării prealabile a condițiilor de generale de formulare a căii de atac, rezultă că nu este îndeplinită condiția impusă de art. 293 alin. (1) C. proc.

civ., de a se tinde la schimbarea hotărârii primei instanțe. Prin cerere nu se încearcă în nici un fel schimbarea dispozitivului sentinței pronunțate de Tribunalul București, ci modificarea unor considerente, care nu afectează în nici un fel hotărârea primei instanțe, de respingere în totalitate a acțiunii reclamantei, astfel că, din această perspectivă, cererea de aderare la apel formulată de către C.G.D. apare ca inadmisibilă, făcând de prisos cercetarea celorlalte apărări subsidiare ale apelantei-reclamante, cu privire la existența interesului ori la netemeinicie. Împotriva deciziei au declarat recurs apelanții. 1. Reclamanta F.G.G. a formulat următoarele critici: 1.a. Soluția instanței de apel cu privire la anularea, în temeiul art. 8 din Legea nr. 129/1992, a certificatului de înregistrare desen industrial al intimatei-pârâte a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a legii.

Potrivit acestui text legal, în forma în vigoare în anul 2005 (anul înregistrării desenului litigios), recunoașterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază și nu exclude protecția acordată prin alte dispoziții legale privind proprietatea intelectuală, în special cu privire la drepturile de autor și cele referitoare la mărci. Unul dintre motivele acțiunii în anularea desenului litigios îl reprezintă tocmai necesitatea de a proteja drepturile sale asupra mărcii F., având în vedere că înregistrarea desenului litigios prejudiciază aceste drepturi, prin încorporarea mărcii înregistrate F., care aparține reclamantei din 1992 și până în prezent. Atunci când Legea nr. 129/1992 interzice înregistrarea unui desen care aduce atingere unui drept de proprietate industrială anterior protejat, prin dispozițiile în cauză se urmărește protecția dreptului anterior menționat, în limitele conferite de lege acelui drept.

Potrivit art. 36 alin. (2) lit. b) al Legii nr. 84/1998, dreptul exclusiv asupra mărcii conferă titularului protecție împotriva folosirii în comerț a unor semne similare pentru produse și servicii identice sau similare, dacă această folosire antrenează un risc de confuzie pentru public. În consecință, pentru a se stabili dacă un desen industrial aduce atingere unei mărci anterioare, fiind susceptibil de anulare, urmează a se verifica dacă prin însăși înregistrarea desenului industrial cu privire la o anumită categorie de produse nu se generează cumva un risc de confuzie pentru consumatorii produselor în legătură cu care a fost înregistrată marca anterioară. În speță, astfel cum rezultă din înscrisul depus la dosarul cauzei, desenele industriale au fost înregistrate ca etichete și chiar în cererea de înregistrare a desenului industrial (dosarul cauzei) se precizează că etichetele urmează a fi folosite pentru ambalaje de produse alimentare.

Cum etichetele pot fi aplicate iaurturilor, prin chiar emiterea certificatului de înregistrare se creează posibilitatea ca utilizarea desenului protejat prin certificatul de înregistrare să genereze un risc de confuzie cu marca anterioară a reclamantei pentru consumatorii de iaurturi. Instanța de apel a procedat greșit când a reținut că înregistrarea desenului industrial „Etichete F." nu ar crea în sine o vătămare a drepturilor sale protejate asupra mărcii F., numai folosirea efectivă a desenului industrial cu privire la produse din clasa 29 putând constitui o faptă ilicită. În realitate, acțiunea în anulare a unui desen sau model industrial privește, prin esența sa, însăși înregistrarea unui desen industrial (mai precis, condițiile prevăzute de lege pentru validitatea unei asemenea înregistrări), iar numai în mod indirect posibilitatea utilizării efective a unui desen sau model industrial în temeiul înregistrării existente.

Altfel spus, în acțiunea în anulare a certificatului de înregistrare a desenului industrial este suficient să se stabilească faptul că prin emiterea acestui certificat s-a creat posibilitatea ca titularul certificatului să-l exploateze spre a se încălca drepturile anterioare ale titularului mărcii. Ca urmare, nu se poate susține legitimitatea înregistrării unui desen sau model industrial, din moment ce utilizarea desenului/modelului în temeiul unei asemenea înregistrări aduce atingere drepturilor la marcă ale unei alte persoane. În schimb, dacă prin exercițiul ulterior al drepturilor conferite de certificatul de înregistrare a desenului industrial, această confuzie a fost efectivă, intimata-pârâtă urmează a fi sancționată prin intermediul acțiunii în contrafacere.

În speță, etichetele sunt prin natura lor susceptibile de a fi aplicate oricărui produs. Faptul că ele pot fi aplicate și altor produse decât cele aparținând clasei 29 (potrivit clasificării de la Nisa) este irelevant în cauză, întrucât nu pentru acest motiv s-a solicitat anularea desenului. În subsidiar, dacă instanța de apel ar fi constatat că nulitatea solicitată era prea largă, ar fi trebuit să admită în parte acțiunea, dispunând anularea pentru etichetele aplicabile produselor din clasa 29 (potrivit clasificării de la Nisa) și menținerea înregistrării pentru etichetele aplicabile altor produse decât cele din clasa 29. 1.b. Soluția instanței de apel cu privire la anularea, în temeiul argumentului fraus omnia corrumpit, a certificatului de înregistrare desen industrial a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a legii.

În mod greșit instanța de apel a menținut soluția primei instanțe de respingere a argumentul fraus omnia corrumpit în temeiul unicului fapt că intimata-pârâtă nu a manifestat vreo intenție frauduloasă la data depunerii cererii de înregistrare a desenului, considerând în mod eronat că, pentru a justifica anularea desenului litigios, intenția frauduloasă ar fi trebuit să existe încă de la data depunerii cererii de înregistrare a desenului. Ceea ce este esențial pentru caracterizarea intenției frauduloase a intimatei-pârâte este cunoașterea de către aceasta, pe parcursul procedurii de înregistrare (ulterior depunerii cererii de înregistrare, dar anterior soluționării acesteia), a faptului că încalcă drepturile de proprietate industrială ale unui terț.

S-a făcut referire la jurisprudența Înaltei Curți, secția civilă și de proprietate intelectuală, respectiv dec. nr. 6375 din 5 iunie 2008, din care s-au redat următoarele considerente: „Existența unor societăți comerciale care utilizează un anumit semn cu funcția de marcă, promovat într-o campanie publicitară pe teritoriul țării, nu poate fi ignorată de un comerciant de bună-credință, care în mod obișnuit, este preocupat de a-și distinge printr-un semn propriu produsele și serviciile de cele identice ori similare ale altor întreprinzători și nu de a alege un semn care să creeze confuzie în rândul consumatorilor.

Prin urmare, alegerea de către o societate comercială a aceluiași semn pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice și similare nu poate fi rezultatul unei simple coincidențe, ci un act deliberat, prin care s-a urmărit cu rea-credință să profite de cunoașterea acestuia în rândul segmentului de public relevant, fapt ce duce la aplicarea dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 și la anularea mărcii astfel înregistrate". Prin urmare, pe cale pretoriană s-a decis că există o prezumție de fraudă în cazul în care se stabilește coexistența pe piață a unor comercianți care folosesc aceleași semne. Această prezumție are natură legală, ea fiind extrasă din circumstanțe generale, cum ar fi aceea că, în activitatea comercială, este imposibil ca doi concurenți să folosească semne identice sau similare.

Or, limitând aplicarea acestei prezumții de fraudă numai la ipoteza în care intimata-pârâtă ar fi avut o intenție frauduloasă la data depunerii cererii de înregistrare a desenului, instanța de apel a pronunțat o decizie nelegală. 1.c. Decizia cuprinde considerente contradictorii, dintre care unele tind la admiterea acțiunii, iar altele la respingerea acesteia. Astfel, potrivit celor reținute în considerentele hotărârii atacate (pag.

47 decizie), „(...) reclamanta (C.) a obținut protecția judiciară prin (...) decizia nr. 859 din 12 februarie 2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (a cărei analiză cu privire la riscul de confuzie, inclusiv de asociere între cele două denumiri F. și F., se află sub puterea de lucru judecat în prezenta cauză)". Acest considerent nu formează obiect al prezentului recurs, motive pentru care el se află sub puterea lucrului judecat și, în consecință, folosirea denumirii F. sub orice formă grafică, este ilicită în virtutea unei prezumții absolute decurgând din puterea de lucru judecat a Hotărârii nr. 859 din 12 februarie 2008. Cu toate acestea, instanța de apel mai menționează: „în analiza capătului de cerere care viza anularea certificatului de înregistrare întemeiată pe dispozițiile art. 8 din Legea nr. 129/1992, instanța de fond a reținut în mod judicios că nu se impune sancționarea prin anulare, față de posibilitatea folosirii desenului industrial în discuție pentru o gamă largă de produse (care nu sunt limitate la cele de la clasa 29) și întrucât s-ar crea indirect în acest fel o protecție extinsă a drepturilor reclamantei cu privire la marcă.Totodată, soluția contrară ar conduce la lipsirea pârâtei de beneficiul protecției desenului industrial pentru toate celelalte clase de produse,

prin anularea desenului categoria etichete". Aceste ultime considerente tind la respingerea cererii de anulare a desenului industrial al intimatei-pârâte SC D. SRL, instanța de apel considerând că este lipsită de orice relevanță împrejurarea că etichetele care încorporau respectivul desen industrial pot fi folosite inclusiv pentru produse aparținând clasei 29 de produse, potrivit clasificării de la Nisa. În sinteză, din examinarea considerentelor contradictorii citate mai sus, rezultă că instanța de apel a reținut, pe de o parte, puterea de lucru judecat a deciziei Înaltei Curți nr. 859 din 12 februarie 2008 în ceea ce privește folosirea denumirii F. pentru produse din clasa 29 a clasificării de la Nisa, însă pe de altă parte a reținut că înregistrarea unui desen care permite o astfel de folosire nu este ilicită.

Rezultă astfel că înregistrarea unui drept care permite titularului său să adopte o conduită ilicită nu este, în opinia instanței de apel, ilicită. 2. Pârâta C.G.D., SC D. SA a formulat următoarele critici împotriva deciziei: 2.a. Instanța de apel și-a depășit atribuțiile puterii judecătorești (art. 304 pct. 4 C. proc. civ.). Verificarea concordanței unei dispoziții legale în vigoare cu Constituția României este de competența exclusivă a Curții Constituționale. Prin art. 45 din Legea nr. 129/1992 privind desenele și modelele industriale, instanțele judecătorești (în fond, tribunalul) sunt competente să verifice validitatea unui desen/model „dacă la data înregistrării cererii nu erau îndeplinite condițiile pentru acordarea protecției", verificând respectarea legii în vigoare la data acordării protecției.

Instanța nu și-ar fi încălcat atribuțiile puterii judecătorești în condițiile în care s-ar fi limitat la interpretarea legii și aplicarea dispozițiilor art. 24, art. 25 alin. (3) lit. d) și art. 45 din Legea nr. 129/1992, prin prisma obiectului dedus judecății-dispozițiile menționate au fost în vigoare la data înregistrării dreptului contestat, nefiind declarate neconstituționale. Instanța de apel nici nu a fost sesizată cu o excepție de neconstituționalitate și nici dispozițiile art. 45, respectiv art. 24 din Legea nr. 129/1992 nu au fost declarate neconstituționale, astfel încât orice apreciere privind încălcarea legii fundamentale excede atribuțiilor sale. Soluția este criticabilă și sub aspectul aplicării în timp a raportului de constituționalitate.

Legea în vigoare la momentul constituirii depozitului reglementar este Legea nr. 129/1992 pentru protecția desenelor și modelelor industriale, astfel cum a fost republicată în M. Of. nr. 193 din 26 martie 2003. Constituția României la care face trimitere instanța de apel a fost publicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003, intrând în vigoare la aceeași dată. Textul din Constituție invocat de către instanța de apel - art. 21 (4) „jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative și gratuite" - a fost introdus prin noua lege fundamentală, așadar ulterior datei la care a intrat în vigoare Legea nr. 129/1992. 2.b. Hotărârea pronunțată este lipsită de temei legal și a fost pronunțată cu încălcarea și greșita aplicare a legii (art. 304 pct. 9 C. proc.

civ.). Instanța de apel a făcut o greșită aplicare a dispozițiilor art. 45, art. 25 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 129/1992, deoarece conflictul cu un drept anterior nu era prevăzut în legea veche ca și motiv de anulare. Se face o interpretare eronată, emițându-se motive contradictorii - pe de o parte, se apreciază condițiile de anulabilitate ca fiind strict prevăzute prin capitolul II, iar pe de altă parte se adaugă la lege, considerându-se eronat că aceste condiții de fapt nu mai sunt stricte, ci pot fi extinse la orice alte dispoziții din aceiași lege sau din dreptul comun. Reclamanta-intimată invocă nelegalitatea modelului în conformitate cu art. 25 alin. (3) lit. d) și nu contestă vreuna dintre condițiile prevăzute de capitolul II - „Condițiile de acordare a protecției", din legea aplicabilă - Legea nr. 129/1992.

Instanța de apel adaugă și alte motive de anulare la art. 45 (în speța de față - pe cele de la opoziție) deși acestea nu au fost prevăzute de legiuitor. Atunci când legiuitorul a dorit ca pentru un motiv să poată fi introdusă și opoziție și acțiune în anulare, a prevăzut expres acest lucru (a se vedea art. 24 și art. 9 din Lege), în cazul lipsei noutății și atingerii aduse ordinii publice. Instanța de apel a încălcat art. 1 al Protocolului 1 al C.E.D.O. și art. 17 din Carta Drepturilor Fundamentale din Uniunea Europeană - articol ce protejează dreptul de proprietate. Dreptul conferit de un certificat de înregistrare a unei desen/ model industrial este un „bun" în sensul jurisprudenței C.E.D.O., iar anularea unui asemenea certificat constituie o ingerință în dreptul la „bun" deoarece conduce la pierderea dreptului de a folosi desenul/modelul respectiv.

„Privarea" de „bun" nu poate fi acceptată decât dacă este prevăzută de „lege", urmărește un scop legitim și respectă un raport rezonabil de proporționalitate între interesul general și cel al titularului „bunului". În cazul în speță, prima condiție - cea ca ingerința să fie prevăzută de lege - nu este îndeplinită, deoarece la momentul cererii de înregistrare a desenului, motivul constând în conflictul cu un drept anterior nu era prevăzut ca și condiție de anulare, ci numai ca motiv al opoziției. 2.c. Instanța a omis să se pronunțe pe capătul de cerere privind acordarea cheltuielilor de judecată din apel. Cu ocazia apelului au efectuat cheltuieli de judecată în cuantum de 3644 euro, depunând facturi fiscale atestând prestarea serviciilor de asistență juridică, dar și extrase de cont care confirmă plata acestora.

Cererea de acordare a cheltuielilor a fost formulată prin cererile depuse la dosar (întâmpinare, concluzii scrise), dar și oral de către reprezentanții pârâtei, consemnându-se ca atare. Pârâta-recurentă a formulat întâmpinare la recursul declarat de reclamantă, prin care a solicitat respingerea acestuia ca nefondat, subliniind, în esență, următoarele aspecte: verificarea corectei aplicări a legii se face în raport de data înregistrării desenului industrial; inadmisibilitatea criticii vizând anularea parțială pentru o anumită clasă - ca fiind invocată direct în recurs, precum și a celei referitoare la motivul de nulitate fraus omnia corrumpit - ca vizând exclusiv o atitudine subiectivă, respectiv o situație de fapt.

Reclamanta-recurentă a formulat întâmpinare la recursul declarat de pârâtă, prin care a susținut, în esență, legalitatea modului de dispunere al instanței de apel cu privire la capătul de cerere trimis pentru rejudecare, solicitând totodată respingerea cererii privind cheltuielile de judecată. Analizând decizia în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată că recursurile sunt nefondate, în considerarea argumentelor ce succed: 1. Motivul de recurs comun referitor la cauzele de nulitate, ce se circumscrie dispozițiilor art. 304 pct. 9 C. proc. civ. Potrivit art. 45 alin. (1) din Legea nr. 129 /1992, în forma în vigoare la data înregistrării contestată, certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial eliberat de O.S.I.M.

poate fi anulat, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, în cazul când se constată că, la data înregistrării cererii, nu erau îndeplinite condițiile pentru acordarea protecției. Unul dintre motivele invocate a fost susținut pe dispozițiile art. 8 din lege, care prevede că recunoașterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază și nu exclude protecția acordată prin alte dispoziții legale privind proprietatea intelectuală, în special cu privire la dreptul de autor și cele referitoare la mărci, brevete de invenție, modele de utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate și concurența neloială.

Așa cum susține reclamanta, acțiunea în anulare a unui desen sau model industrial privește însăși înregistrarea acestora, mai exact respectarea condițiile prevăzute de lege pentru validitatea unei asemenea înregistrări, și numai în mod indirect posibilitatea utilizării efective a unui desen sau model industrial în temeiul înregistrării existente. În aceste limite era ținută instanța să se pronunțe în soluționarea unei cereri de anulare a unui drept de proprietate industrială, putând dispune chiar anularea parțială a acestuia - nefiind necesar să se facă o astfel de solicitare de către reclamant, instanța fiind obligată să dispună în limitele în care se confirmă motivele de nulitate invocate.

Cu toate acestea, soluția instanței de apel cu referire la dispozițiile art. 8 din lege va fi confirmată. A ceste dispoziții legale nu conțin în sine decât norme cu caracter general, care se reflectă într-un motiv de refuz de înregistrare, respectiv cel de la art. 25 alin. (3) lit. d), care prevede că cererea de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale va fi respinsă dacă încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat - în acest fel fiind, de altfel, orientată critica de recurs aferentă. Art. 45 din lege face referire la neîndeplinirea condițiilor pentru acordarea protecției, ceea ce, formal, în structura legii ar face trimitere la capitolul II - „Condiții pentru protecția desenelor și modelelor industriale”, respectiv art. 9-12.

Totuși, dispozițiile acestui capitol nu sunt singurele care vizează cerințe necesare pentru acordarea protecției, ceea ce înseamnă că referirea pârâtei în sensul că numai acesta cuprinde condițiile de acordare a protecției nu este concordantă cu legea privită în ansamblul său. Astfel, în capitolul III al legii, intitulat „Înregistrarea și eliberarea titlului de protecție” se prevede că „Cererea de înregistrare va fi respinsă dacă: (...) d) încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat; ( ...) ”, ceea ce reprezintă tot o condiție de acordare a protecției, chiar dacă aceasta nu este cuprinsă, formal, în capitolul II al legii - neputându-se vorbi în acest context nici de o motivare contradictorie, din perspectiva criticii formulată de pârât.

Acest raționament este confirmat și de modificările legislative intervenite ulterior, în urma cărora textele în discuție au următorul conținut: Art. 21. - (1) Persoanele interesate pot face opoziții scrise la O.S.I.M. privind cererea de înregistrare a desenului sau modelului, în termen de două luni de la data publicării acestuia, pentru motivele prevăzute la art. 22 alin. (3). Art. 22. - (3) Cererea de înregistrare a unui desen sau model va fi respinsă sau înregistrarea va fi anulată pentru următoarele motive : a) nu sunt îndeplinite prevederile art. 2, 6 și 7 ; b) obiectul cererii se încadrează în prevederile art. 8 și 9 ; c) încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat; (...)”.

Față de soluția dispusă de instanța de apel relativ la acest motiv de nulitate, care fixează limitele de dispunere de instanța de recurs prin prezenta decizie, orice analiză privind drepturile în conflict excede cadrul procesual al litigiului de față. Principiul fraus omnia corrumpit are semnificația că frauda săvârșită la îndeplinirea unui act compromite validitatea acestuia și se întemeiază pe principiul potrivit căruia drepturile recunoscute persoanelor fizice sau juridice trebuie exercitate cu bună-credință, în conformitate cu scopul urmărit de lege la stabilirea lor. În contextul în discuție, reaua credință reflectă atitudinea subiectivă a solicitantului, la data formulării cererii de înregistrare, care a urmărit prin aceasta prejudicierea intereselor unei alte persoane, în speță a unui titular de drept de proprietate industrială protejat.

În mod cu totul excepțional pot exista situații în care o atitudine ulterioară a titularului poate să denote rea credință la data formulării cererii de înregistrare - însă, temporar, numai acest comportament este ulterior, prin acesta confirmându-se atitudinea subiectivă tot de la data formulării cererii. Este cazul, de exemplu, al înregistrării unui semn de blocaj, care nu a fost utilizat ulterior obținerii protecției, dar care împiedică înregistrarea sau folosirea unui semn identic sau similar de către alte persoane. Într-o astfel de ipoteză, chiar dacă atitudinea analizată este ulterioară înregistrării cererii de obținere a protecției, aceasta este relevantă tot în raport cu data formulării cererii.

Decizia de speță indicată în susținerea criticii nu confirmă apărarea reclamantei, ci cele reținute mai sus, fiind apreciată atitudinea solicitantului tot la data formulării cererii de înregistrare . Date fiind aceste considerente și cum critica s-a limitat numai la clarificarea momentului în care se analizează reaua credință, fără a se mai aduce alte argumente care să susțină nelegalitatea modului de dispunere în soluționarea motivului de apel aferent, se constată că aceasta este nefondată. În considerarea argumentelor mai sus reținute, care confirmă dispozițiile instanței asupra motivelor de nulitate invocate, cu substituirea parțială a motivării, Înalta Curte urmează să constate că nu poate reține în cauză motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc.

civ. 2. Motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ. invocat de către reclamantă nu se mai impune a mai fi analizat în condițiile în care nu este confirmat, ca motiv de nulitate, cel indicat ca fiind prevăzut de art. 8 din Legea nr. 129/1992. 3. Celelalte motive de recurs formulate de pârâta C.G.D. SC D. SA sunt nefondate. a. Instanța de apel nu și-a depășit atribuțiile puterii judecătorești, pentru a fi atrasă incidența în cauză a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 4 C. proc. civ. În cauză nu s-a verificat neconcordanța unei dispoziții legale în vigoare cu Constituția României, nefăcându-se nicio apreciere privind încălcarea legii fundamentale de dispozițiile aplicabile ale legii incidente.

Textul din Constituție invocat de către instanța de apel, respectiv art. 21 alin. (4), care prevede că jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative și gratuite, a fost reținut în mod greșit de instanța de apel, neavând relevanță în cauză - argumentele reținute în justificarea deciziei de apel, cu referire la motivul de nulitate apreciat ca necercetat în mod greșit și confirmate prin prezenta decizie fiind cele redate mai sus. De altfel, în continuare instanța de apel a și reținut că legea nu cond iționează exercițiul dreptului la acțiunea în anulare de către terțul interesat de parcurgerea etapelor de opoziție corespunzătoare procedurii administrative de înregistrare. b. Hotărârea nu a fost pronunțată cu greșita aplicare a legii, pentru a fi atrasă incidența în cauză a motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc.

civ. În condițiile în care, cu privire la prima critică de nelegalitate, s-a apreciat că în mod corect a calificat instanța de apel drept motiv de nulitate încălcarea dispozițiilor art. 25 alin. (1) lit. d) din lege, în forma în vigoare la data formulării cererii, nu poate fi primită ca fondată și cealaltă critică aflată în strânsă legătură cu aceasta. Astfel, instanța de apel nu a încălcat dreptul asupra unui „bun”, în sensul dispozițiilor invocate, astfel cum acestea au fost valorificate de către pârâta-recurentă. În analiza ingerinței statului se face referire la condiția necesității prevederii prin lege a acesteia - ipoteză reținută în speță, după cum s-a arătat mai sus. c. Nepronunțarea de către instanța de apel cu privire la cheltuielile de judecată din apel nu este o omisiune care să afecteze legalitatea decizei față de soluția pronunțată, acestea urmând să fie avute în vedere la rejudecare cauzei.

Față de modul de dispunere asupra criticilor formulate de către reclamantă, astfel cum au fost acestea analizate, nu se va primi excepția inadmisibilității invocată de către pârâtă - care, oricum, sub aspectul referitor la ultimul motiv invocat, ține de neîncadrare în dispozițiile art. 304 C. proc. civ. În considerarea acestor argumente, Înalta Curte urmează să dispună respingerea recursurilor ca nefondate, cu aplicarea și a dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de reclamanta F.G.G. (C.) și de pârâta C.G.D. SC D. SA împotriva deciziei nr. 90A din data de 15 martie 2011 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi 6 noiembrie 2012.