ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6367/2009

Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut următoarele: Reclamanta este titulara mărcii verbale A. și a mărcii combinate A., înregistrată sub nr. 58265/2003 pentru clasa de produse 30 - cafea. Pârâta, este titulara mărcii verbale A.O., pentru clasele de produse și servicii 29, 30, 35 și 39, incluzând și produsul cafea. Părțile sunt, așadar, competitori pe piața de desfacere a produselor de cafea, comercializându-le prin aceleași rețele de distribuție iar produsele fiind așezate alăturat, în aceleași standuri și rafturi, așa cum rezultă din planșele foto depuse la dosar. Deși pârâta comercializează produsul său sub marca A.O., pentru care deține titlu de protecție, prin modalitatea de expunere a mărcii, realizează o contrafacere prin imitație a mărcii reclamantei, respectiv a elementului figurativ al acesteia.

Astfel, alături de elementul verbal A.O., pârâta reproduce o serie de elemente grafice ale mărcii reclamantei pe o cutie metalică cilindrică, având aceeași dimensiune și culoare cu cea a reclamantei. Eticheta produsului este similară, fiind copiat elementul grafic central, respectiv ceașca plică cu cafea, farfurioara de culoare albă, plasată în aceeași zonă a etichetei. Toate acestea sunt apte a crea confuzie pentru consumatorul mediu, care percepe marca în întregul său, fără a reține detaliile, ci numai elementele pe care le consideră esențiale, deturnând astfel marca de la funcțiile sale esențiale, respectiv de a diferenția produsele și serviciile unui comerciant de cele similare ale altor comercianți, de a garanta consumatorului identitatea de origine a produsului sau serviciului desemnat, precum și funcția de concurență.

De asemenea, pârâta copiază întocmai mesajul adresat de reclamantă consumatorului, „O cafea savuroasă 100% tradițional braziliană, deliciul clipelor tale de relaxare". Prin aceasta încalcă dispozițiile art. 1 din Legea nr. 8/1996 modificată, respectiv dreptul de autor al reclamantei cu privire la slogan. Tribunalul a mai reținut în drept aplicabilitatea dispozițiilor art. 35 din Legea 84/1998, a art. 3 din Legea nr. 11/1991 și art. 14 alin. (2) ale O.U.G. nr. 100/2005. Prin decizia civilă nr. 236 din 23 octombrie 2008, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de pârâtă împotriva sentinței, obligând-o totodată la plata sumei de 3501,63 lei, cheltuieli de judecată către reclamantă.

Pentru a pronunța această decizie, curtea de apel a găsit neîntemeiate criticile formulate de pârâtă împotriva sentinței, cu următoarea motivare: Marca intimatei reclamante este o marcă verbală combinată, cu element figurativ în cadrai căruia: se situează în prim plan o ceașcă de cafea pe farfurioara, pe care se află și câteva boabe de cafea și pe care se află înscris în partea dreaptă numărul 56, situat într-un chenar reprezentând o formă stilizată a unei cești de cafea aburinde.

Ca element distinctiv al mărcii înregistrate, acesta a fost reprodus aproape identic pe etichetele produselor comercializate de pârâta-apelantă, ca și elementele grafice secundare, planta de cafea stilizată sub care se află înscris logo-ul „C.D.B.", care sunt copiate identic pe etichetele produselor comercializate de aceasta, astfel încât diferențele sunt nesemnificative pentru cumpărătorul mediu, care nu reține detaliile, ci numai elementele pe care le consideră esențiale, rezultând astfel un risc de confuzie între produsul purtând marca înregistrată și cel purtând semnele identice/similare cu care se confruntă la momentul alegerii. Concluziile apelantei apar eronate în privința elementelor în raport de care prima instanță a apreciat existența riscului de confuzie incluzând și riscul de asociere.

Aprecierea gradului de similaritate, strâns legat de riscul de confuzie, nu se face numai în raport de elementul verbal al mărcii reclamantei intimate, ci și de totalitatea elementelor grafice protejate, ca și a celorlalte elemente care, tară a fi protejate, sunt menite să individualizeze produsele acesteia în raport cu produse din aceeași clasă, aparținând altor producători. În ipoteza în care semnele conflictuale au fost utilizate de apelantă identic pe ambalaje, cu aceeași formă cu cele folosite de intimată, modul de utilizare a semnelor se constituie într-un factor pertinent de apreciere a gradului de similaritate vizuală în percepția de ansamblu asupra produsului, în strânsă legătură cu riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere a semnului cu marca.

Ca reclamă a produsului, slogan sub care este comercializat, textul menționat constituie obiect al dreptului de autor, astfel cum este definit prin dispozițiile art. 7 din Legea nr. 8/1996 republicată, reprezentând o operă originală de creație intelectuală, legea protejând în mod egal „oricare modalitate de creație, indiferent de modul sau forma de exprimare". În ce privește susținerea că la momentul pronunțării sentinței cererea principală nu ar mai fi avut obiect, întrucât apelanta a retras de pe piață produsele purtând eticheta care conținea reclama utilizată de către reclamantă din anul 2005, curtea a reținut că atâta vreme cât încălcarea s-a produs și este posibil să se mai producă și pe viitor în absența unei Hotărâri care să constate aceste fapte, sentința este legală și temeinică, retragerea la un moment dat de pe piață a produselor purtând semne identice sau similare, menite să creeze confuzie în rândul consumatorilor, fiind necesar a fi dispusă în cadrul judecății pe fondul cauzei.

Referitor la critica privind încălcarea dispozițiilor art. 129 alin. (6) C. proc. civ. sub aspectul cuantumului daunelor materiale acordate reclamantei intimate, curtea a privit-o, de asemenea, ca nefondată, întrucât atât prin cererea introductivă, cât și prin cea precizatoare, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la daune, prin indicarea modalității de cuantificare a acestora, pe baza unei expertize ce urma a fi efectuată în cauză și care a și fost efectuată ulterior. Prin concluziile orale și scrise ce au fost depuse la dosar, reclamanta a solicitat plata cu titlu de daune a sumelor evidențiate în raportul de expertiză, în forma pe care urma să o omologheze instanța. Obligarea pârâtei la suma cuprinsă în varianta a ll-a la raportul de expertiză s-a circumscris obiectului cererii de chemare în judecată, fără a se putea pune în discuție încălcarea limitelor învestirii, sub aspect valoric, față de dispozițiile art. 132 alin. (2) pct. 2 C. proc.

civ., potrivit cărora cererea nu se socotește modificată când reclamantul mărește sau micșorează câtimea obiectului ei. Aplicând dispozițiile art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 care privesc modalitatea de evaluare a daunelor, tribunalul a reținut că beneficiul pârâtei este echivalent beneficiului nerealizat de reclamantă, suma stabilită de expert fiind de 23.431,95 lei, iar criteriul de apreciere a daunelor fiind cel propus de reclamantă prin cererea precizatoare.

Acest criteriu propus de reclamantă este un criteriu legal și obiectiv de apreciere a daunelor cauzate prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală protejate, aplicabil unor asemenea raporturi juridice, în condițiile în care există, pe de o parte, o imposibilitate obiectivă de cuantificare a daunelor ce se pot traduce în scăderea vânzărilor, dar și în pierderea clientelei, diluarea mărcii în percepția consumatorului, din perspectiva funcției de garanție a calității produselor marcate, precum și o imposibilitate obiectivă de reparare integrală a prejudiciului, dat fiind caracterul succesiv al actelor abuzive și posibilitatea de amplificare a prejudiciului. Astfel, tribunalul a avut în vedere, la calculul prejudiciului, și dispozițiile Legii nr. 82/1991, republicată.

A mai reținut curtea că, privitor la neluarea în caicul de către instanță a cheltuielilor rezultate din contractul de consultanță încheiat cu F.&F. L.I.C. SRL, conform răspunsului expertei la obiecțiunile formulate în fața primei instanțe, pârâta apelantă nu a prezentat documente din care să reiasă efectuarea cheltuielilor în baza acestui contract de consultantă. Justificarea cheltuielilor trebuia să acopere din punct de vedere al obiectului contractului, categoria produsului respectiv, reținându-se că vânzătorul extern al apelantei este același cu consultantul din contractul menționat, neexistând nicio rațiune pentru a se putea accepta ideea apelantei că, distinct de prețul de achiziție al produselor, s-ar mai plăti și un preț al consultanței în legătură cu același produs.

Faptul că aceste cheltuieli sunt nedeductibile fiscal a fost reținut de expertă din perspectiva faptului că o asemenea cheltuială nu a fost dovedită prin acte contabile care să ateste efectuarea ei. Împotriva deciziei a declarat recurs a declarat recurs pârâta, invocând următoarele: 1. În mod nelegal instanța de apel a anulat ca netimbrată cererea de recuzare formulată de recurentă la adresa unui membru al completului, încălcând dispozițiile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 și principiul asigurării unui proces echitabil. Astfel, constatând, în ședință publică, împrejurarea că un membru al completului se mai pronunțase anterior cu privire la aspectul esențial al cauzei, recurenta a formulat o cerere de recuzare și deși a solicitat un termen pentru achitarea taxei judiciare de timbru, instanța nu a acceptat, punându-i în vedere necesitatea achitării taxei pentru soluționarea cererii de recuzare în cursul aceleiași zile.

Recurenta a achitat taxa judiciară de timbru dar a reușit să o depună la dosar abia la ora 11,30, între timp cererea de recuzare fiind anulată ca netimbrată. În cadrul aceluiași motiv, recurenta mai susține nelegalitatea încheierii din 5 iunie 2008, în sensul nerespectării dispozițiilor art. 167 C. proc. civ., privitoare la luarea interogatoriului. 2. Decizia instanței de apel a fost dată cu încălcarea art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, ceea ce se încadrează de asemenea în dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ. Recurenta susține în dezvoltarea acestui motiv că s-a reținut greșit existența unui risc de confuzie, deoarece din perspectiva cumpărătorului mediu al produsului cafea, cele două semne comparate nu pot fi confundate.

Recurenta arată că denumirea utilizată diferă în mod clar atât din punct de vedere al numărului de litere, de silabe, cât și fonetic sau prin forma literelor. In continuare, arată care sunt deosebirile de culoare utilizate pe cele două ambalaje, în redarea mărcii A.O. și, respectiv, A. Semnul grafic 56 nu reprezintă altceva decât numărul de cești de cafea ce se pot obține dintr-o cutie de cafea solubilă și, întrucât ambele produse se vând în cutii de 100 gr, este logic că din ambele se vor obține câte 56 de cești de cafea. Mențiunea „C.D.B.", alături de planta stilizată de cafea, nu reprezintă decât logo-ul asociației de producători de cafea din Brazilia, ce se regăsește pe toate ambalajele de cafea, având această provenință și nefiind un semn distinctiv al unei mărci anume.

În concluzie, recurenta susține că, analizând în ansamblu partea frontală a celor două etichete, prin prisma unui cumpărător mediu, este exclus ca acesta să confunde produsele. 3. În mod nelegal a reținut instanța de apel incidența dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 8/1996 și împrejurarea că expresia „O cafea savuroasă 100% tradițional braziliană, deliciul clipelor tale de relaxare" ar face obiectul protecției Legii nr. 8/1996. In primul rând, instanța a ignorat art. 129 alin. (6) C. proc. civ., acordând mai mult decât s-a cerut, deoarece nu există un petit distinct prin care să se solicite interzicerea folosiri de către pârâtă a respectivului text. În al doilea rând, potrivit art. 7 din Legea nr. 8/1996, obiect al drepturilor de autor îl pot forma operele originale de creație intelectuală, în domeniul literar, artistic ori științific.

Or, expresia de mai sus nu se încadrează în definiția legală, fiind o simplă referire la originea și calitățile unui produs înscrisă pe ambalajul acestuia. 4. S-au încălcat prevederile art. 129 alin. (6) C. proc. civ. și art. 998 C. civ., prin nelegala menținere a obligării pârâtei la plata de daune materiale. Și în cadrul acestui motiv, recurenta susține că prin sentință s-a acordat mai mult decât s-a cerut, în sensul că reclamanta a solicitat plata daunelor pentru perioada octombrie 2005 - martie 2006, iar la termenul din 30 mai 2006 a fost indicat și cuantumul acestui prejudiciu ipotetic ca fiind 93.472 lei. Cu toate acestea, instanța a admis cererea și pentru perioada ulterioară, respectiv până în octombrie 2006, conform expertizei efectuate în cauză și potrivit concluziilor scrise depuse la dosar după închiderea dezbaterilor, ceea ce nu mai era posibil conform art. 82 C. proc.

civ. Pe de altă parte, susține că soluția de acordare a daunelor interese este nelegală, deoarece reclamanta nu a adus nicio probă în sensul că ar fi suferit vreun prejudiciu ca urmare a comercializării de către pârâtă a produsului A.O. Instanța de apel se referă ipotetic la scăderea vânzărilor, pierderea clientelei, diluarea mărcii în percepția consumatorului, în lipsa vreunei probe care să confirme aceste situații. Nu poate exista vreun prejudiciu suferit de reclamantă, câtă vreme pârâta a înregistrat pierderi în urma comercializării produsului „A.O." și nicidecum un beneficiu, aspect confirmat și în raportul de expertiză în care sunt consemnate pierderi de 24.435,34 lei. În ceea ce privește cheltuielile de consultanță externă și intermediere, pârâta are obligație certă, lichidă și exigibilă față de partenerul de afaceri, care în mod obligatoriu trebuia luată în calcul.

Acordarea de daune interese și pentru intervalul aprilie 2006-octombrie 2006 este lipsită de temei legal, câtă vreme începând cu luna martie 2005, pârâta a comercializat produsul „A.O." cu o nouă etichetă. Reclamanta avea obligația să probeze, conform art. 1169 C. civ., că pârâta a utilizat vechea etichetă până în luna octombrie 2006. Sub acest aspect, nu i se putea cere pârâtei să facă dovada negativă contrară. Recurenta solicită admiterea recursului și în principal casarea deciziei, iar în subsidiar modificarea acesteia, admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinței atacate și respingerea cererii de chemare în judecată. Intimata reclamantă a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat și menținerea deciziei ca fiind legală.

Recursul este, într-adevăr, nefondat și va fi respins pentru următoarele considerente: 1 .In ceea ce privește încheierea prin care s-a anulat de recuzare ca netimbrată, recurenta se plânge de refuzul instanței, având în componență pe judecătorul recuzat, de a acorda un termen pentru achitarea taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar. Din chiar descrierea făcută de recurentă cu privire la desfășurarea soluționării acestui incident procedural, rezultă însă că aceasta avut loc în perfectă concordanță cu prevederile incidente ale Codului de procedură civilă, ale Regulamentului de organizare și funcționare al instanțelor judecătorești și ale Legii nr. 146/1997. Astfel, odată recuzat un membru al completului, același complet nu mai putea lua nicio măsură în cauză, nici chiar pe cea a amânării acesteia, deoarece potrivit art. 31 alin. (3) C. proc.

civ., în cursul judecării cererii de recuzare nu se va face niciun act de procedură. Cu respectarea dispozițiilor art. 98 din Regulament, cererea de recuzare a fost deferită spre soluționare completului constituit prin includerea judecătorului din planificarea de permanență a respectivei zile, în locul judecătorului recuzat. Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 taxele de timbru se plătesc anticipat, ceea ce o obliga pe recurentă să achite taxa judiciară de timbru aferentă cererii de recuzare înaintea formulării acesteia. Prevederile art. 20 alin. (2) din aceeași lege nu sunt aplicabile în speță, deoarece se referă la cererile și acțiunile înregistrate pe rolul instanței cu nerespectarea prevederilor alin. (1) și în legătură cu care această deficiență se poate remedia până la primul termen de judecată.

Or, în speță este vorba despre o cerere privitoare la un incident procedural formulată după primul termen de judecată, respectiv la al treilea termen, iar deficiența netimbrării anticipate a acesteia nu putea servi drept temei al amânării judecății. Prin urmare, constatând că, la momentul soluționării cererii de recuzare, aceasta nu era timbrată, în mod legal completul învestit cu judecata acesteia a dispus anularea cererii în baza art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997. De altfel, recurenta nu justifică nici interesul formulării acestei critici, în condițiile în care decizia recurată nu a fost pronunțată la aceeași dată, 5 iunie 2008, ci ulterior, într-un complet care nu a mai avut în componență pe judecătorul recuzat.

Deși face trimitere și încheierea de ședință din 5 iunie 2008, reclamând încălcarea art. 167 C. proc. civ., recurenta nu dezvoltă această critică de o manieră care să permită exercitarea controlului judiciar. 2. Motivul de nelegalitate constând în reținerea greșită a riscului de confuzie din perspectiva art. 35 alin. (2) al Legii nr. 84/1998 este nefondat În determinarea existenței ori inexistenței acestui risc ceea ce se analizează cu prioritate sunt asemănările, și nu deosebirile. Or, fără a combate argumentele instanței de apel, care a înfățișat minuțios numeroasele asemănări dintre elementul figurativ al mărcii reclamantei și semnul utilizat de pârâtă, recurenta arată care sunt diferențele.

Parte din acestea nici nu interesează în cauză, deoarece nu acțiunea în contrafacere nu a fost intentată și admisă pe considerentul că elementul verbal al mărcii pârâtei A.O. ar încălca dreptul reclamantei asupra mărcii A. Astfel, nu s-a contestat că pârâta este titulara mărcii A.O. și nici nu i s-a interzis folosirea acesteia. Ceea ce s-a stabilit de către curtea de apel, confirmându-se soluția tribunalului, a fost împrejurarea că, pe lângă elementul verbal A., reclamanta a dobândit protecție și asupra elementului figurativ constând într-o ceașcă de cafea, pe o farfurioară, având alături câteva boabe de cafea și numărul 56 într-un chenar reprezentând o formă stilizată a unei cești de cafea aburinde.

Reproducerea acestui element figurativ îi era interzisă pârâtei de prevederile art. 35 din Legea nr. 84/1998, care conferă drepturi exclusive titularului mărcii în folosirea acesteia, cum corect s-a constatat de către instanțele anterioare. 3.Referitor la interzicerea utilizării sloganului, „O cafea savuroasă 100% tradițional braziliană, deliciul clipelor tale de relaxare", recurenta reia criticile din apel referindu-se din nou la sentință, fără a arăta în ce constă nelegalitatea modului în care curtea de apel a înlăturat aceste critici. Procedând astfel, recurenta invocă dispozițiile art. 304 pct. 6 C. proc. civ., care nu pot fi incidente în cauză, deoarece curtea de apel a respins doar apelul, neacordând ea însăși nimic, pentru a fi putut săvârși greșeala de a depăși limitele învestirii.

In legătură cu aceste limite, curtea a arătat că, din modul în care a fost formulată și motivată în fapt și în drept cererea de chemare în judecată, rezultă a că aceasta a avut ca obiect și interzicerea utilizării sloganului. Recurenta mai contestă apartenența expresiei „O cafea savuroasă 100% tradițional braziliană, deliciul clipelor tale de relaxare" la categoria operelor protejate prin drept de autor de art. 7 din Legea nr. 8/1996. Cu toate că în motivarea curții de apel se arată că acest text reprezintă o reclamă, că are un text original și că art. 7 al Legii nr. 8/1996 nu limitează sfera creațiilor care se bucură de protecție după modul sau forma de exprimare, recurenta se mărginește să afirme despre textul incriminat că este evident că nu este o creație literară, artistică ori științifică, deoarece conține o simplă referire la originea și calitățile unui produs.

In realitate, alături de atare referiri, din care consumatorul vizat ia act că este vorba despre cafea și că aceasta este braziliană, textul cu caracter publicitar conține - cu referire ia cafea - adjectivul „savuroasă" și exprimarea metaforică „deliciul clipelor tale de relaxare", despre care nu se poate afirma că sunt simple informații neutre referitoare la produs, ci exprimări originale, menite să capteze atenția consumatorului și să stârnească în mintea acestuia dorința achiziționării produsului. 4. Și în ceea ce privește soluția capătului de cerere referitor la daunele materiale, recurenta reia criticile din apel, inclusiv pe aspecte care vizează situația de fapt, fără a critica modul de soluționare a acestora de către instanța de apel.

Pentru aceleași considerente arătate anterior, motivul de recurs întemeiat pe art. 304 pct. 6 C. proc. civ., plus petita nu poate fi incident în cauză. Referitor la cuantumul daunelor pretinse, curtea de apel a arătat că acesta a fost determinat printr-un raport de expertiză, ale cărui concluzii au fost însușite de reclamantă, cu respectarea art. 132 alin. (2) pct. 2 C. proc. civ., afirmație necombătută de recurentă, care susține că mărirea cuantumului nu se putea face prin concluziile scrise sau orale ale reclamantei. Or, câtă vreme textul de lege anterior menționat prevede că mărirea sau micșorarea câtimii pretențiilor nu constituie o modificare a cererii de chemare în judecată, care să impună rigoarea formulării sale în scris, ci doar menționarea în încheierea de ședință, curtea de apel a procedat legal respingând critica întemeiată pe încălcarea art. 129 alin. ultim C. proc.

civ. Faptul că pârâta ar fi realizat pierderi din comercializare produsului A.O. nu poate constitui un motiv care să o exonereze de plata daunelor materiale către reclamantă. Astfel, pe baza expertizei efectuate în cauză s-a stabilit beneficiul nerealizat de reclamantă ca urmare a punerii pe piață a produsului pârâtei purtând "însemnele contrafăcute, ceea ce reprezintă un criteriu legal de stabilire a daunelor în atare cauze, prevăzut de art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005. Criticile referitoare la perioada de timp în care recurenta a utilizat pentru produsul său ambalajul incriminat sau la modul în care expertul a determinat prejudiciul nu pot face obiect de analiză, deoarece vizează situația de fapt și interpretarea probelor administrate pe acest aspect și nu se încadrează în art. 304 C. proc.

civ. În condițiile în care curtea de apel a reținut ca dovedită, inclusiv la data de 22 august 2008, posibilitatea achiziționării produsului A.O., în ambalajul care poartă elementul figurativ contrafăcut al mărcii reclamantei și sloganul acesteia, în mod legal a obligat-o pe pârâtă la plata daunelor materiale pe întreaga perioadă de timp indicată de reclamantă, adică și perioada aprilie 2006-octombrie 2006, soluție ce corespunde principiului reparării integrale a prejudiciului cauzat prin fapte ilicite. Pentru toate aceste considerente, în baza art. 312 C. proc. civ., Înalta Curte va menține decizia și va respinge recursul ca nefondat. PENTRU

ACESTE MOTIVE

ÎN

NUMELE LEGII

D E C I D E Respinge ca ne fondat recursul declarat de pârâta SC A. SRL împotriva deciziei nr. 236 din 23 octombrie 2008 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală . Irevocabilă. Pronunțată, în ședință publică, astăzi 5 iunie 2009.