Decizia nr. 7102/2012 — ÎCCJ, Secția I civilă · Dosar nr. 2530/2003 — cale de atac împotriva deciziei nr. 232 a Curții de Apel București

Nu este întrunită însăși ipoteza de reglementare, care vizează protecția unei mărci legal înregistrate față de o solicitare ulterioară din partea unui terț în raport cu titularul mărcii deja protejate. Ori, în speță, marca pârâtei a fost înregistrată cu 5 ani înainte de marca reclamantei. Împrejurarea că marca pârâtei a fost înregistrată fără drept exclusiv asupra elementului verbal „ M.A.”, în condițiile Regulii 17 alin. (4) din H.G. nr. 833/1998 - potrivit căreia „în cazul în care marca include și un element care este lipsit de caracter distinctiv și dacă acest element este de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecției mărcii, O.S.I.M. poate cere solicitantului să declare, în termen de două luni de la data notificării, că nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element. Această declarație va fi publicată de O.S.I.M. o dată cu marca înregistrată” , este nerelevantă.

În măsura în care s-ar aprecia că se poate solicita și anularea unei mărci anterior protejate, nu sunt îndeplinite condițiile de fond cerute de textul de lege menționat. Astfel, sub aspectul similarității celor două mărci în conflict , aceasta este slabă. Prin hotărârea nr. 33 din 11 februarie 2003 pronunțată în Dosarul nr. 211/212/2002 de către Comisia de Reexaminare Mărci din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci - pe care reclamanta își întemeiază dreptul său - s-a apreciat că mărcile părților, dacă se face abstracție de elementul verbal, sunt diferite atât din punct de vedere conceptual, cât și vizual, elementele figurative și dispunerea lor fiind diferită. În ceea ce privește elementele verbale, Comisia a constatat că marca aparținând U.Z.E.A.R. are ca element verbal „M.A. U.Z.E.A.R.”, iar marca A.P.A.R. are ca element verbal „ M.A. în România A.P.A.R.”, apreciind că acronimele U.Z.E.A.R. și A.P.A.R. nu trebuie neglijate, cu atât mai mult cu cât ele derivă din numele comercial al solicitanților. Tribunalul a mai reținut totodată că, deși elementele verbale ale celor două mărci conțin sintagma „M.A.”, nu acesta este elementul determinant pentru distinctivitatea mărcii, întrucât aceasta nu poate fi prin ea însăși distinctivă, în sensul art. 5 lit. b) din Legea nr. 84/1998, ci acronimele U.Z.E.A.R. și A.P.A.R., cu puternic caracter de individualizare, cu atât mai mult cu cât membrii A.P.A.R. - astfel cum a arătat reclamanta - sunt personalități marcante, deosebit de cunoscute în domeniu. Referirile Comisiei la distinctivitatea anterioară dobândită de marca reclamantei A.P.A.R., în sensul art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, vizează întreaga sintagmă verbală, utilizată de reclamanta A.P.A.R. în desfășurarea evenimentelor media reținute ca fiind dovedite prin înscrisurile depuse, Tribunalul apreciind că elementul determinant pentru distinctivitatea mărcii este cel menționat mai sus. Sub aspectul similarității bunurilor și serviciilor cărora le sunt destinate mărcile, Tribunalul a apreciat că aceasta este insuficient conturată, bunurile și serviciile pentru care sunt înregistrate mărcile părților, așa cum rezultă din clasele de produse pentru care s-a acordat protecția, fiind în general diferite, cu excepția celor din clasa 35, unde pot viza același segment de public. Cu excepția situației serviciilor din clasele 35 și 41, care va face obiectul analizei ulterioare, Tribunalul a apreciat că nu se poate reține identitatea, similaritatea sau complementaritatea, fiecare realizându-se pentru segmente diferite de piață, prin acțiuni diferite, cu mijloace specifice. Nu există rațiuni pentru a se extinde protecția la orice fel de activități cu caracter tangențial sau ocazional, pentru a califica serviciile oferite ca fiind complementare, întrucât scopul recunoașterii drepturilor asupra unei mărci nu este acela de a exclude de pe piață competitorii, ci de a asigura protecția individualității și distinctivității bunurilor sau serviciilor cărora le este aplicată marca. Din această perspectivă, asocierile și apropierile făcute de către reclamantă prin prezenta acțiune sunt forțate și nu pot fi reținute. În ceea ce privește situația serviciilor din clasele 35 și 41 pentru care mărcile vin în conflict, Tribunalul a apreciat că nu este îndeplinită ultima condiție impusă cumulativ de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv să existe „un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară”. Din acest punct de vedere, mărcile nu se adresează unui public necunoscător, ci evident unui public al cărui hobby, cel puțin, dacă nu activitate obișnuită, este legată de activitățile din clasele menționate, respectiv publicitate, în special prin organizare de târguri și saloane auto, organizare de competiții auto, expoziții și concursuri cu scop publicitar și comercial, expoziții și concursuri cu scop cultural și educațional și servicii editoriale. Criteriile acestui public sunt specifice, precise, astfel încât împrejurarea că ambele mărci folosesc sintagma verbală menționată nu este de natură să îi inducă în eroare și nici să atragă o deturnare către activitățile desfășurate de pârâtă sub marca înregistrată. Împrejurările că reclamanta nu este singura organizație care să organizeze evenimente de natura celor descrise sau nu își poate organiza un site de internet cu numele specific nu sunt relevante, întrucât scopul recunoașterii unei mărci nu este eliminarea competitorilor de pe piață. În ceea ce privește cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, în baza art. 274 C. proc. civ., Tribunalul a apreciat-o ca nedovedită, reținând că pârâta nu a făcut dovada acestor cheltuieli, prin depunerea de înscrisuri doveditoare. Împotriva acestei sentințe au declarat apel atât reclamanta, cât și pârâta U.Z.E.A.R., în analiza cărora s-au reținut următoarele: A. Cu privire la apelul formulat de reclamantă. 1. Un prim aspect care se impune a fi lămurit este acela legat de limitele controlului judiciar care se poate realiza în apelul pendinte, lămurire necesară, în aprecierea Curții, în raport de modul cum au fost formulate, pe de o parte, petitul cererii de chemare în judecată, solicitările concrete ale reclamantei pe parcursul judecății cauzei în primă instanță, dar și solicitările din cuprinsul motivelor de apel, iar pe de altă parte concluziile susținute de apelanta reclamantă după închiderea dezbaterilor în fața instanței de apel. Sub acest aspect, reclamanta a solicitat, în fața primei instanțe, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună „anularea elementului verbal M.A., în sensul eliminării acestuia din ansamblul reprezentării grafice a mărcii combinate înregistrată sub nr. G1.”, al căreia titular este pârâta, și obligarea acesteia de a înceta utilizarea menționatului element verbal. Deosebit de această solicitare, atât în contextul concluziilor orale, cât și în cuprinsul concluziilor scrise depuse în apel, apelanta a solicitat instanței de control judiciar ca, admițând apelul promovat de această parte, să dispună „anularea mărcii individuale combinate constând în denumirea M.A. cu element figurativ, aparținând intimatei pârâte”. Formulând această din urmă solicitare, apelanta reclamantă tinde la lărgirea obiectul acțiunii pe care a promovat-o, invocând aplicarea sancțiunii nulității în privința întregului ansamblu de elemente ce compun marca combinată înregistrată de pârâta-reclamantă, iar nu numai față de elementul verbal ce intră în compunerea respectivei mărci - cum se solicitase la judecata cauzei în primă instanță. O asemenea lărgire a cadrului procesual este însă oprită prin exigențele art. 294 alin. (1) C. proc. civ., potrivit cărora „în apel nu se pot schimba calitatea părților, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată și nici nu se pot face alte cereri noi”. 2. În aceste coordonate, s-a constatat că cererea reclamantei de anulare a elementului verbal „M.A.” din conținutul mărcii înregistrate de către pârâtă a fost fundamentată pe dispozițiile art. 48 coroborat cu art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 (în forma pe care legea o avea la data promovării acțiunii). Potrivit dispozițiilor legale astfel menționate, orice persoană interesată poate cere Tribunalului București anularea mărcii, dacă respectiva marcă este similară cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară. Din economia dispozițiilor legale menționate reiese că incidența motivului de nulitate reglementat prin acestea este subsumată unei condiții premisă, condiție ce constă în preexistența - la data constituirii depozitului reglementar pentru marca a cărei nulitate se invocă - unei mărci protejate în condițiile legii. Potrivit art. 3 lit. b) din Legea nr. 84/1998 „ marca anterioară este marca înregistrată, precum și marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul Național al Mărcilor, cu condiția ca ulterior să fie înregistrată”. Data constituirii depozitului reglementar pentru înregistrarea mărcii pârâtei, în al cărei conținut se regăsește elementul verbal „M.A.”, este 10 noiembrie 2000. Marca al cărei titular este reclamanta apelantă - și în raport de care invocă nulitatea mărcii pârâtei - a fost depusă spre înregistrare, la O.S.I.M., cu patru zile mai târziu, respectiv la data de 14 noiembrie 2000. Prin raportare la menționatele date la care cele două mărci au fost depuse spre înregistrare, dar și la prevederile art. 3 lit. b) din Legea nr. 8/1996, marca reclamantei nu poate fi considerată anterioară solicitării de înregistrare făcută de către pârâtă la 10 noiembrie 2000 și, astfel, nu este îndeplinită condiția premisă cerută pentru a opera motivul de nulitate reglementat prin dispozițiile art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998. Chiar dacă nu este vorba de o diferență în timp de ordinul anilor, cum s-a reținut în mod eronat prin sentința apelată, ci numai de 4 zile - între data la care pârâta a solicitat înregistrarea mărcii nr. G1. și data la care reclamanta a solicitat înregistrarea mărcii în raport de care se pretinde îndreptățită a pretinde invalidarea parțială a mărcii pârâtei pe temeiul dispozițiilor art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 8/1996 - titularul mărcii ulterior solicitată la înregistrare nu este îndreptățit, din perspectiva exigențelor art. 3 lit. b) coroborat cu art. 35 alin. (1) rap. la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, să invoce anterioritatea protecției conferite mărcii sale înregistrate în asemenea condiții. Împrejurarea existenței disclamer-ului pentru o parte a elementului verbal, respectiv pentru „M.A.”, face ca titularul să nu poată opune terților exclusivitatea dreptului său asupra acestui element, după înregistrarea mărcii în condițiile legii. Altfel spus, titularul mărcii astfel înregistrate dobândește dreptul de a utiliza semnul ce conține elementul pentru care s-a acordat disclamer-ul, însă nu se bucură de exclusivitate în utilizarea respectivului element - ca situație de excepție de la exclusivitatea ce o conferă, ca regulă, art. 35 din Legea nr. 84/1998, oricărui titular de marcă. În consecință, el se bucură de protecție în a utiliza semnul ce include elementul în privința căruia a renunțat la exclusivitate, însă nu este îndreptățit să se opună utilizării - în viitor - de către terți, a respectivului element. Având în vedere aceste considerente, Curtea a constatat că argumentul susținut de apelanta reclamantă, potrivit căruia pârâta U.Z.E.A.R. nu ar fi dobândit niciodată vreun drept asupra menționatului element verbal, este rezultatul unei interpretări vădit eronate a prevederilor art. 35 din Legea nr. 84/1998 rap. la art. 17 lit. d) din HG 833/1998 (în vigoare la data la care a fost înregistrată marca pârâtei). Pe de altă parte, dreptul exclusiv dobândit de reclamanta apelantă asupra semnului (în al cărui conținut se regăsește și elementul verbal „M.A.”) ce a fost depus spre a fi înregistrat ca marcă patru zile mai târziu (față de solicitarea similară a pârâtei) asigură acesteia protecție începând cu data la care a formulat respectiva cerere de înregistrare, protecție care, în lumina dispozițiilor art. 35 alin. (1) raportat la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, nu poate avea vreun efect pentru perioada anterioară respectivei date. Ca atare, nu se poate reține anterioritatea dreptului invocat de reclamantă și, astfel, nu poate fi reținută o vătămare încercată de aceasta ca efect al solicitării anterioare relative la înregistrarea mărcii pârâtei, de natură a constitui, în sensul prevederilor art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, o cauză de nulitate parțială a mărcii acesteia din urmă. În lumina prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, dobândirea caracterului distinctiv prin utilizarea semnului - înainte de înregistrarea lui ca marcă de către reclamanta apelantă - a asigurat utilizatoarei beneficiul de a nu-i putea fi opuse trei dintre motivele de refuz la înregistrare [care erau reglementate la art. 5 alin. (1) lit. b), c) și d)]. Beneficiul/dreptul astfel recunoscut prin lege constituie o excepție de la regulile potrivit cărora „sunt excluse de la protecție, și nu pot fi înregistrate: b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv; c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante; d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora”. Fiind vorba de o reglementare cu caracter de excepție, ea nu poate fi extinsă, pe cale de interpretare sau analogie, spre a se reține în favoarea titularului mărcii înregistrate în asemenea condiții și alte drepturi decât cel menționat anterior. Pe cale de consecință, apelanta reclamantă a beneficiat de prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, exercitându-și astfel dreptul de a înregistra ca marcă un semn pe care l-a utilizat încă înainte de formularea cererii de înregistrare - și care nu ar fi fost înregistrabil în absența unei atari utilizări - fără însă ca înregistrarea realizată în asemenea condiții să confere respectivului semn o protecție distinctă pentru perioada premergătoare constituirii depozitului reglementar, protecție ce ar fi aptă a fi opusă solicitării anterioare în baza căreia a fost înregistrată marca pârâtei. Argumentele apelantei care tind a extinde efectele distinctivității dobândite de elementul verbal inclus în marca sa, prin utilizarea lui înainte de a fi astfel înregistrat, nu numai că se fundamentează pe o interpretare eronată a art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/11998, dar în realitate atribuie - fără temei legal - respectivei utilizări, valențe specifice unei mărci notorii (pentru că numai într-un asemenea caz legiuitorul recunoaște protecția specifică unei mărci pentru un semn ce nu a fost înregistrat ca atare).

Prin art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998 este definită marca în sensul de „semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane; pot constitui mărci semne distinctive, cum ar fi cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special forma produsului sau a ambalajului său, combinații de culori, precum și orice combinație a acestor semne”. În condițiile în care marca pârâtei este una combinată, formată dintr-o sumă de elemente grafice și elementul verbal „M.A. U.Z.E.A.R.”, ea se bucură de protecție, în condițiile legii, în ansamblul ei - privită ca un tot - neputându-se descompune marca înregistrată în semnele din care este formată, spre a se evalua numai o parte a elementului verbal menționat prin comparație cu elementul verbal similar din conținutul mărcii combinate al cărei titular este reclamanta. Nu poate avea vreo relevanță împrejurarea că, în baza de date a OSIM, mărcile părților poartă o denumire similară sau identică cu elementul verbal din conținutul lor, atâta vreme cât o analiză comparativă a mărcilor trebuie realizată în raport de ansamblul elementelor care le compun, și de funcția pe care trebuie să o îndeplinească orice marcă - aceea de deosebire a produselor/serviciilor ce provin de la un comerciant de cele ale altor comercianți. Altfel spus, mărcile trebuie evaluate în structura în care au fost înregistrate și sunt destinate a fi aplicate pe produsele sau serviciile fiecăruia dintre titulari, și, corelativ, de modul în care acestea pot fi percepute de consumatorii cărora li se adresează, iar nu în raport de titulatura pe care respectivele mărci o poartă în evidențele Oficiului de Stat pentru Invenții și mărci.

Poziția dominantă a componentei verbale „M.A.”, și/sau importanța acesteia în conținutul celor două mărci aflate în conflict este relevantă în analiza similarității semnelor ce au fost înregistrate ca mărci, analiză care se justifică - astfel cum s-a reținut în considerentele care preced - în ipoteza existenței situației premisă a justificării calității de titular al unei mărci anterioare (în sensul art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998) a celui ce invocă nulitatea unei alte mărci pentru motivul reglementat prin art. 48 lit. b) rap. la art. 6 lit. c) din același act normativ. Atâta vreme cât, în speță, nu se regăsește situația premisă menționată, pretinsa similaritate și riscul de confuzie ce ar exista între marca pârâtei (marca anterioară) și cea a reclamantei (marca ulterioară) constituie elemente ce nu pot fi îndestulătoare pentru a afecta regularitatea înregistrării primeia. Pe de altă parte, Curtea a notat că, în analiza relativă la similaritatea mărcilor în conflict făcută de prima instanță, în mod judicios s-a dat eficiență aspectelor asupra cărora s-a statuat cu prilejul înregistrării mărcii ulterioare a reclamantei - în contextul procedurii speciale a opoziției pe care pârâta din prezenta cauză a declanșat-o cu privire la respectiva înregistrare, procedură care a inclus și etapa judiciară permisă de lege - statuări potrivit cărora mărcile părților (privite în mod global, în acord cu jurisprudența C.E.D.O. invocată de apelanta însăși) sunt diferite atât din punct de vedere conceptual și vizual, cât și din punct de vedere verbal, sub acest din urmă aspect reținându-se că acronimele alăturate sintagmei „M.A.”, în fiecare dintre cele două mărci, sunt elemente ce nu pot fi neglijate, fiind puternice pentru că derivă din numele comercial al titularilor. B. În ce privește apelul formulat de apelanta-pârâtă U.Z.E.A.R., relativ la cheltuielile de judecată solicitate în fața primei instanțe, Curtea a constatat că documentul indicat de apelanta pârâtă ca făcând dovada cheltuielilor ocazionate de asistența juridică de care această parte a beneficiat, respectiv factura depusă la termenul de judecată din data de 09 octombrie 2008 (fila 60 din dosarul de fond), nu se referă la servicii aferente contractului de asistență juridică în baza căruia s-a asigurat această prestație în procesul pendinte. Respectiva factură - cu nr. F1. din 09 iulie 2000 - cuprinde mențiunea că se referă la serviciile de asistență juridică prestate în baza contractului nr. CO1./2008, în timp ce contractul în baza căruia s-a întocmit împuternicirea avocațială în baza căreia s-a realizat reprezentarea și asistența părții în procesul pendinte a avut un număr distinct, respectiv CO2./2008. În condițiile în care înscrisul evocat de apelanta pârâtă nu atestă realizarea unor cheltuieli ocazionate pârâtei de asistența juridică de care a beneficiat în legătură cu procedura judiciară pendinte, în lumina prevederilor art. 129 alin. (1) și art. 1169 din C. civ., prima instanță a reținut în mod judicios că nu au fost dovedite cheltuielile de judecată solicitate în condițiile art. 274 C. proc. civ. Constatând că, în raport de susținerile și apărările părților, și de soluția anterior reținută, apelanta reclamantă are calitatea de parte căzută în pretenții în etapa apelului, Curtea a admis cererea apelantei pârâte de acordare a cheltuielilor judiciare aferente judecății acestei căi de atac. Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta Asociația Presei Auto din România, criticând-o pentru următoarele motive: A. Cererea introdusă în fața instanței are ca prin capăt de cerere anularea elementului verbal „M.A.” din ansamblul reprezentării grafice a mărcii deținută de pârâtă. Al doilea capăt al cererii și anume obligarea pârâtei să înceteze să utilizeze acest element verbal este un capăt subsidiar și nu unul accesoriu primului. Acest lucru rezultă în mod evident din timbrajul cererii de chemare în judecată, acesta fiind achitat distinct pentru fiecare capăt de cerere. Cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere, întemeiat pe dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, instanța nu s-a pronunțat, limitându-și analiza la primul capăt de cerere. În ceea ce privește limitele de sesizare a instanței prin primul capăt de cerere, instanța trebuia să califice ea însăși cererea. Or, atât timp cât în fața ambelor instanțe s-au invocat dispozițiile art. 48 coroborat cu art. 6 lit. c) din lege, care se referă la anularea unei mărci, iar legea nu prevede posibilitatea anulării unui element al mărcii, cererea trebuia calificată ca vizând marca - acest înțeles al capătului de cerere decurgând de altfel din motivarea în fapt a cererii. B. Decizia a fost dată cu încălcarea și aplicarea greșită a legii, cu incidența art. 304 alin. (1) pct. 9 C. proc. civ. 1. Hotărârea se întemeiază pe un presupus drept al intimatei-pârâte, în condițiile în care niciun text de lege nu prevede existența unui astfel de drept. Instanța de apel a reținut că titularul mărcii înregistrate cu disclaimer (...) „dobândește dreptul de a utiliza semnul ce conține elementul pentru care s-a acordat disclaimer-ul, însă nu se bucură de exclusivitate în utilizarea respectivului element". De fapt, un astfel de drept ca cel reținut de instanța de apel ca aparținând intimatei-pârâtă nu există, nefiind cunoscut în dreptul mărcilor. Art. 35 din Legea nr. 84/1998 arată expres că înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii. Acest drept nu cunoaște nici o modalitate neexclusivă prin care titularul ar avea doar un drept de utilizare fără a putea opune dreptul lor terților. Existența unui drept neexclusiv la marcă ar fi de altfel de neconceput, exclusivitatea fiind cea care permite realizarea funcțiilor esențiale ale mărcii și realizarea funcției sale economice. Este astfel evident că dreptul presupus a fi dobândit de intimata-pârâtă nu este un drept la marcă, aceasta renunțând chiar la a solicita un astfel de drept exclusiv în privința elementului verbal „M.A.". Având în vedere inexistența vreunui drept al intimatei-pârâte asupra elementului verbal „M.A." - și cu atât mai puțin a unui drept la marcă - instanța de apel a aplicat în mod incorect și nelegal prevederile art. 6 lit. c) care impun, pentru aprecierea anteriorității, existența unui drept la marcă - drept care, în privința elementului față de care și instanța de apel a făcut analiza, nu exista în patrimoniul intimatei-pârâte, aceasta renunțând expres la a solicita vreun astfel de drept. 2. În mod nelegal a interpretat instanța de apel prevederile art. 35 din legea 84/1998 în sensul că deoarece protecția se acordă doar pentru viitor, titularul nu poate opri utilizări ale semnului începute anterior dobândirii protecției. O astfel de interpretare a art. 35 golește de conținut dreptul asupra mărcii și contravine expres prevederilor exprese ale legii din art. 36. Nu au solicitat niciodată despăgubiri pentru utilizările efectuate de pârâtă anterior datei publicării cererii mărcii pe care o dețin, ci doar obligarea pârâtei să nu mai utilizeze pe viitor semnul asupra căruia au dobândit un drept exclusiv. În niciun caz nu s-ar putea susține că acțiunea sa ar tinde spre conferirea unor efecte retroactive dreptului protejat al său. Efectele urmărite de reclamantă privesc doar actele efectuate după dobândirea dreptului. Art. 35 alin. (2) al vine să sublinieze faptul că titularul mărcii poate solicita încetarea oricărui act de folosire a semnului protejat ca marcă, indiferent de momentul sau titlul cu care terții l-ar folosi (cu excepția situațiilor prevăzute de art. 38). Legiuitorul face evidentă intenția lui de a conferi titularului posibilitatea de a interzice utilizarea semnului și de către cei care îl foloseau anterior fără a-l fi înregistrat în art. 36, unde arată că solicitantul poate interzice terților utilizarea semnului de la publicarea cererii de înregistrare a mărcii (deci evident se referă la utilizări anterioare înregistrării mărcii, aceasta nefiind realizată), el putând obține daune doar pentru actele ulterioare publicării cererii (așadar pentru actele anterioare publicării se poate cere interzicerea continuării acestora dar fără o dezdăunare). 3.Tot nelegală este și aprecierea că dobândirea distinctivității semnului nu ar conferi titularului niciun alt drept decât acela de a nu-i fi opuse prevederile art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) la înregistrare, aceasta fiind o aplicare greșită a prevederilor art. 5 alin. (2). Prin dobândirea distinctivității titularul dovedește că rolul înregistrării mărcii a fost atins deja - publicul relevant asociază semnul cu un anume titular - motiv pentru care marca poate fi înregistrată independent de îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d), deoarece finalitatea urmărită de legiuitor la edictarea interdicțiilor a fost dovedită ca realizată, nefiind în acest caz vorba de vreo exceptare de la realizarea scopului reglementării. Din economia textului rezultă faptul că titularul semnului cu distinctivitate dobândită beneficiază de exact aceleași drepturi ca titularul oricărei mărci înregistrate, inclusiv deci pe acela de a se opune la utilizarea viitoare a unui semn identic sau similar, chiar dacă utilizarea acelui semn a început anterior înregistrării mărcii sale. 4. În mod nelegal instanța de apel, apreciind soluția instanței de fond, a calificat elementele verbale ale mărcilor drept conținând acronimele denumirilor titularilor (acestea fiind expres calificate chiar de către părți, prin solicitarea de înregistrare, ca elemente figurative), aceasta fiind o greșită înțelegere a situației de fapt. Ambele părți, prin cererile de înregistrare, nu au solicitat înscrierea ca element verbal a respectivelor acronime, acestea fiind elemente figurative (litere într-o grafie specială) și având astfel, potrivit regulilor jurisprudențiale stabilite în acest sens, rol secundar față de elementele verbale. Instanța nu poate, în contra voinței părților, să modifice mărcile, în sensul transformării unor elemente din figurative în verbale. Mai mult, elementul „M.A." fiind atât verbal cât și dominant este evident că semnul utilizat de intimata-pârâtă este cvasiidentic cu marca asupra căreia reclamanta are un drept exclusiv.

În cursul judecății în apel au formulat o cerere de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o serie de întrebări preliminare, acestea vizând lămurirea problemei preeminenței funcției esențiale, a întinderii dreptului exclusiv asupra mărcii și a lămuririi regimului juridic al semnului înregistrat sub disclaimer. Neîntemeiat a respins instanța de apel solicitarea, solicitare pe care a reiterat-o în fața instanței de recurs, în susținerea cererii solicitându-se interpretarea, cu referire la dispozițiile naționale incidente, a prevederilor art. 3 alin. (3), art. 4. alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) din Prima Directivă a Consiliului nr. 89/104/CEE din 21 decembrie 1988 de apropriere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci - transpusă în legislația română prin Legea nr. 84/1998, prevederi reluate de aceleași dispoziții din Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din data de 22 octombrie 2008 de apropriere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, transpuse în legislația română prin Legea nr. 66/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 și această lege republicată. Pârâta-intimată a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, susținând legalitatea deciziei. Analizând, cu prioritate, cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, date fiind efectele pe care le-ar produce în cauză o hotărâre pronunțată în acest sens, Înalta Curte urmează să o respingă,confirmând totodată soluția dată de instanța de apel, în considerarea argumentelor ce succed: Valabilitatea înregistrării unei mărci, din perspectiva temeiului legal invocat, se verifică în raport de dispozițiile legale în vigoare la data la care aceasta a intervenit. Or, în speță, la data când s-au înregistrat mărcile, România nu era membră a Uniunii Europene. Numai după data de 1 ianuarie 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, se poate discuta compatibilitatea dispozițiilor legale interne, naționale cu cele comunitare și se aplică actul comunitar în cazul unei neconformități. Numai din acest an legislația comunitară îi este aplicabilă în mod direct, conform art. 3 și 4 alin. (2) din Tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Analizând decizia de apel în raport de motivele formulate, ce se cirscumscriu dispozițiilor art. 304 pct. 5 și 9 C. proc. civ., Înalta Curte constată că recursul este nefondat, în considerarea argumentelor ce succed: A. Prin primul capăt de cerere, reluat și prin cererea de apel, s-a solicitat anularea elementului verbal ”M.A.”, în sensul eliminării acestuia din marca deținută de pârâtă. Prin cel de-al doilea capăt de cerere s-a solicitat obligarea pârâtei să înceteze să utilizeze elementul verbal menționat, cu motivarea că reclamanta deține un drept exclusiv asupra acestuia, prin marca pe care o deține. Instanța de fond s-a pronunțat în sensul detaliat mai sus, iar prin cererea de apel nu s-a invocat o neanalizare distinctă a celui de-al doilea capăt de cerere, ca fiind formulat în temeiul art. 35 din lege, în materia acțiunii în contrafacere. Criticile de apel au vizat greșita aplicare a dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. c) din lege - temei invocat în susținerea cererii de anulare și a cererii de apel, în limitele cărora s-a și pronunțat instanța de apel, așa cum impune art. 295 C. proc. civ. Pe de altă parte, necalificarea obiectului primului capăt de cerere, în sensul relevat de recurentă, nu i-a produs acesteia nicio pagubă în raport de motivul pentru care s-a confirmat sentința primei instanțe, cuprins în norma legală incidentă. În aceste condiții, prima critică de recurs, ce se circumscrie dispozițiilor art. 304 pct. 5 C. proc. civ., este nefondată. B. În cauză s-a făcut o corectă interpretare și aplicare a dispozițiilor legale incidente, din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. 1. În mod corect s-a reținut că nu se poate reține motivul de anulare prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) și art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (în forma în vigoare la data înregistrării) în condițiile în care marca solicitată a fi anulată a fost înregistrată anterior celei de care se prevalează reclamanta. Potrivit art. 48 alin. (1) lit. b) din lege, o rice persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului București anularea înregistrării mărcii dacă aceasta s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6, în vreme ce lit. c) a art. 6 reglementează ca motiv de refuz la înregistrare ipoteza în care marca este similară cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară. Din aceste dipoziții legale rezultă că motivul de nulitate vizează sancționarea mărcii contestate, similară cu o marcă anterioară și care este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară. Marca deținută de pârâtă, atât timp cât nu este anulată, constituie element de anterioritate, capabil să determine respingerea acțiunii. Instanța de apel a reținut în mod corect că titularul mărcii înregistrată cu declarație a solicitantului de renunțare de a invoca un drept exclusiv asupra unui element al mărcii d obândește dreptul de a utiliza semnul, însă nu se bucură de exclusivitate în utilizarea respectivă. Acest drept al solicitantului este permis de Regula nr. 17 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84 /1998 privind mărcile și indicațiile geografice, în vigoare la data înregistrării mărcii, și atât timp cât H.G. nr. 833 /1998 de aprobare a acestuia nu a fost sancționată sub aspectul nelegalității, își produce pe deplin efectele. Potrivit regulii menționată, referitoare la procedura de înregistrare a mărcii, în cazul în care marca include și un element care este lipsit de caracter distinctiv și dacă acest element este de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecției mărcii, O.S.I.M. poate cere solicitantului să declare, în termen de două luni de la data notificării, că nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element - această declarație urmând să fie publicată de O.S.I.M. o dată cu marca înregistrată. În cazul în care solicitantul nu face declarația menționată la alin. (4), O.S.I.M. va decide respingerea cererii, după caz, în totalitate sau parțial - potrivit alin. (5) al aceleași reguli. Prin urmare, un asemenea drept este recunoscut, cu respectarea lui s - a înregistrat marca, iar legalitatea înregistrării, sub acest aspect, excede cadrul procesual al litigiului de față. 2. În susținerea criticii formulată sub acest punct, se invocă alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 84/1998, în sensul că titularul mărcii poate solicita încetarea oricărui act de folosire a semnului protejat ca marcă, indiferent de momentul sau titlul cu care terții l-ar folosi (cu excepția situațiilor prevăzute de art. 38). Aceste dispoziții legale reglementează acțiunea în contrafacere, care este o acțiune distinctă de cea care face obiectul dosarului de față, respectiv cea în anulare a înregistrării unei mărci, cu indicarea ca temei a art. 48 și art. 6 lit. c) din lege - urmând a se avea în vedere și cele arătate mai sus sub pct. A. Pe de altă parte, fără a intra în detalii în sensul relevat de reclamanta-recurentă în susținerea criticii, acțiunea în contrafacere nu se poate formula împotriva titularului unei mărci, calea legală de urmat fiind cea a anulării înregistrării. Altfel, s-ar putea ajunge la situația ca, urmare a admiterii unei acțiuni în contrafacere, titularul unei mărci înregistrate să nu o poată folosi, deși aceasta nu a fost anulată și continuă să figureze pe numele său în Registrul Național al Mărcilor. 3. Contrar celor susținute de către reclamanta-recurentă, problema distinctivității unui semn, inclusiv dobândită, se discută în materia înregistrării mărcilor, aceasta fiind o condiție de registrabilitate reglementată de art. 5 din lege. Potrivit art. 5 alin. (1) lit. b), sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv, în vreme ce alin. (2) al aceluiași articol prevede că dispoziția de la lit. b) alin. (1) nu se aplică, dacă, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv. Recunoșterea distinctivității dobândite nu conferă drepturi titularului mărcii anterior înregistrării, singurul efect legal recunoscut fiind cel de permitere a înregistrării. Potrivit art. 29 din lege, î nregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului național reglementar al mărcii, iar art. 11 prevede că d ata acestui depozit este data la care a fost depusă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci cererea de înregistrare a mărcii. 4. În condițiile în care nu este întrunită una dintre cerințe, respectiv cea premisă a anteriorității mărcii invocate, impusă expres de dispozițiile art. 6 lit. c) din lege, nu se mai analizează celelalte, care nu pot produce niciun efect în soluționarea cererii în anulare - motiv pentru care critica formulată sub acest punct nu va fi analizată. Constatând, prin urmare, că nu sunt fondate motivele invocate, Înalta Curte urmează să facă aplicarea și a art. 312 alin. (1) C. proc. civ. și să dispună în consecință.