ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 7102/2012

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 7102/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2012)

Prin decizia civilă nr. 232A din data de 6

octombrie 2011, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze

privind proprietatea intelectuală, a dispus după cum urmează:

A respins excepția prescripției dreptului la

acțiune.

A respins apelurile formulate de reclamanta

Asociația Presei Auto din România și pârâta Uniunea Ziariștilor și Editorilor

Auto din România împotriva sentinței civile nr. 822 din 11 iunie 2009

pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, în contradictoriu cu

intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, ca nefondate.

A obligat apelanta - reclamantă să plătească apelantei

- pârâte suma de 4253 RON cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

Pentru a pronunța această hotărâre, Curtea de

Apel a reținut următoarele considerente:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului

București, secția a V-a civilă, sub nr. 22320/3 din 10 iunie 2008, reclamanta Asociația

Presei Auto din România A.P.A.R. a chemat în judecată pe pârâtele Uniunea Ziariștilor

și Editorilor Auto din România U.Z.E.A.R. și Oficiul de Stat pentru Invenții și

Mărci, solicitând:

- anularea elementului verbal M.A., în sensul

eliminării acestuia din ansamblul reprezentării grafice a mărcii individuale combinată

nr. G1. constând din denumirea „M.A., U.Z.E.A.R.”, cu element figurativ, aparținând

pârâtei, pentru Clasa 16 „Publicații”, Clasa 35 „Expoziții și concursuri cu scop

publicitar și comercial”,

Clasa 39 „Distribuție de publicații”, Clasa 41 „Expoziții și concursuri cu scop

cultural și educațional și servicii editoriale”, Clasa 42 „Servicii redacționale,

creare și menținere de site-uri web.”, ca urmare a creării riscului de confuzie

și de asociere atât pentru lista de produse și servicii din clasele 35 și 41, cât

și pentru lista de produse și servicii din clasele complementare 16, 39 și 42;

- obligarea pârâtei să înceteze să utilizeze elementul

verbal „M.A.”, pentru clasele 16 , 35 , 39 , 41 și 42;

- obligarea pârâtei să publice hotărârea ce se

va pronunța în prezenta cauză într-un ziar de largă circulație;

- obligarea pârâtei la cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, în

esență, că deține dreptul exclusiv asupra elementului verbal „M.A.”, în cadrul mărcii

nr. M1., drept obținut ca urmare a înscrierii acestuia în Registrul Național al

Mărcilor R.N.M., pentru clasa 35 „Publicitate, în special prin organizare de târguri

și saloane auto” și pentru clasa 41 „Organizare de competiții auto”;

Dreptul său a fost constatat prin Hotărârea ar.

33 din 11 februarie 2003 pronunțată de către Comisia de reexaminare mărci din cadrul

Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, prin decizia civilă nr. 436 A din 04

mai 2004 pronunțată în Dosarul nr. 2530/2003 de către Tribunalul București secția

a V-a civilă și prin decizia civilă nr. 132 R/16 iunie 2005 pronunțată de Curtea

de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

În anul 2000, 4 dintre membrii săi au plecat și

au fondat, împreună cu alți câțiva ziariști, U.Z.E.A.R. Mai mult, U.Z.E.A.R. a organizat,

la sfârșitul anului 2000 în paralel cu „M.A. în România” organizată de A.P.A.R.,

o competiție cu același nume.

Reclamanta a mai arătat că, în prezent, nu a putut

să înregistreze ca nume de domeniul marca asupra căreia deține drept exclusiv întrucât

pârâta a înregistrat ca și nume de domeniu WW., și că o parte însemnată dintre comunicatele

de presă referitoare la evenimentul „M.A.” sunt transmise în format electronic și

prin intermediul internetului.

În drept, au fost invocate prevederile art. 48

coroborate cu art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, detaliindu-se elementele vizate

de aceste norme legale.

Prin sentința civilă nr. 822 din 11 iunie 2009

a fost respinsă acțiunea ca neîntemeiată, iar pentru a dispune astfel, instanța

a reținut, în esență, că:

Reclamanta este titulara mărcii combinate cu element

verbal „M.A.” nr. M1./2005 pentru clasa 35 „Publicitate, în special prin organizare

de târguri și saloane auto „și pentru clasa 41 „Organizare de competiții auto”.

Pârâta este titulara mărcii combinate cu element

verbal „M.A.” nr. G1./2000 pentru clasa 16 „Publicații”, clasa 35” Expoziții și concursuri cu scop publicitar și comercial”, clasa 39 „Distribuție de publicații.”; Clasa

41 „Expoziții și concursuri cu scop cultural și educațional și servicii editoriale”;

Clasa 42 „Servicii redacționale, creare și menținere de site-uri web.”

Reclamanta și-a întemeiat cererea de anulare a

mărcii pârâtei pe dispozițiile art. 48 cu raportare la art. 6 lit. c) din Legea

nr. 84/1998, însă nu sunt îndeplinite condițiile impuse de aceste dispoziții legale.

care vizează protecția unei mărci legal înregistrate față de o solicitare ulterioară

din partea unui terț în raport cu titularul mărcii deja protejate.

Ori, în speță, marca pârâtei a fost înregistrată

cu 5 ani înainte de marca reclamantei.

Împrejurarea că marca pârâtei a fost înregistrată

fără drept exclusiv asupra elementului verbal „ M.A.”, în condițiile Regulii 17

alin. (4) din H.G. nr. 833/1998 - potrivit căreia „în cazul în care marca include

și un element care este lipsit de caracter distinctiv și dacă acest element este

de natură să creeze îndoieli asupra întinderii protecției mărcii, O.S.I.M. poate

cere solicitantului să declare, în termen de două luni de la data notificării, că

nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element. Această declarație va fi

publicată de O.S.I.M. o dată cu marca înregistrată” , este nerelevantă.

solicita și anularea unei mărci anterior protejate, nu sunt îndeplinite condițiile

de fond cerute de textul de lege menționat.

Astfel, sub aspectul similarității celor două

mărci în conflict , aceasta este slabă.

Prin hotărârea nr. 33 din 11 februarie 2003 pronunțată

în Dosarul nr. 211/212/2002 de către Comisia de Reexaminare Mărci din cadrul Oficiului

de Stat pentru Invenții și Mărci - pe care reclamanta își întemeiază dreptul său

- s-a apreciat că mărcile părților, dacă se face abstracție de elementul verbal,

sunt diferite atât din punct de vedere conceptual, cât și vizual, elementele figurative

și dispunerea lor fiind diferită. În ceea ce privește elementele verbale, Comisia

a constatat că marca aparținând U.Z.E.A.R. are ca element verbal „M.A. U.Z.E.A.R.”,

iar marca A.P.A.R. are ca element verbal „ M.A. în România A.P.A.R.”, apreciind

că acronimele U.Z.E.A.R. și A.P.A.R. nu trebuie neglijate, cu atât mai mult cu cât

ele derivă din numele comercial al solicitanților.

Tribunalul a mai reținut totodată că, deși elementele

verbale ale celor două mărci conțin sintagma „M.A.”, nu acesta este elementul determinant

pentru distinctivitatea mărcii, întrucât aceasta nu poate fi prin ea însăși distinctivă,

în sensul art. 5 lit. b) din Legea nr. 84/1998, ci acronimele U.Z.E.A.R. și A.P.A.R.,

cu puternic caracter de individualizare, cu atât mai mult cu cât membrii A.P.A.R.

- astfel cum a arătat reclamanta - sunt personalități marcante, deosebit de cunoscute

în domeniu. Referirile Comisiei la distinctivitatea anterioară dobândită de marca

reclamantei A.P.A.R., în sensul art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, vizează

întreaga sintagmă verbală, utilizată de reclamanta A.P.A.R. în desfășurarea evenimentelor

media reținute ca fiind dovedite prin înscrisurile depuse, Tribunalul apreciind

că elementul determinant pentru distinctivitatea mărcii este cel menționat mai sus.

Sub aspectul similarității bunurilor și serviciilor

cărora le sunt destinate mărcile, Tribunalul a apreciat că aceasta este insuficient

conturată, bunurile și serviciile pentru care sunt înregistrate mărcile părților,

așa cum rezultă din clasele de produse pentru care s-a acordat protecția, fiind

în general diferite, cu excepția celor din clasa 35, unde pot viza același segment

de public. Cu excepția situației serviciilor din clasele 35 și 41, care va face

obiectul analizei ulterioare, Tribunalul a apreciat că nu se poate reține identitatea,

similaritatea sau complementaritatea, fiecare realizându-se pentru segmente diferite

de piață, prin acțiuni diferite, cu mijloace specifice.

Nu există rațiuni pentru a se extinde protecția

la orice fel de activități cu caracter tangențial sau ocazional, pentru a califica

serviciile oferite ca fiind complementare, întrucât scopul recunoașterii drepturilor

asupra unei mărci nu este acela de a exclude de pe piață competitorii, ci de a asigura

protecția individualității și distinctivității bunurilor sau serviciilor cărora

le este aplicată marca. Din această perspectivă, asocierile și apropierile făcute

de către reclamantă prin prezenta acțiune sunt forțate și nu pot fi reținute.

În ceea ce privește situația serviciilor din clasele

35 și 41 pentru care mărcile vin în conflict, Tribunalul a apreciat că nu este îndeplinită

ultima condiție impusă cumulativ de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv

să existe „un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu

marca anterioară”.

Din acest punct de vedere, mărcile nu se adresează

unui public necunoscător, ci evident unui public al cărui hobby, cel puțin, dacă

nu activitate obișnuită, este legată de activitățile din clasele menționate, respectiv

publicitate, în special prin organizare de târguri și saloane auto, organizare de

competiții auto, expoziții și concursuri cu scop publicitar și comercial, expoziții

și concursuri cu scop cultural și educațional și servicii editoriale. Criteriile

acestui public sunt specifice, precise, astfel încât împrejurarea că ambele mărci

folosesc sintagma verbală menționată nu este de natură să îi inducă în eroare și

nici să atragă o deturnare către activitățile desfășurate de pârâtă sub marca înregistrată.

Împrejurările că reclamanta nu este singura organizație

care să organizeze evenimente de natura celor descrise sau nu își poate organiza

un site de internet cu numele specific nu sunt relevante, întrucât scopul recunoașterii

unei mărci nu este eliminarea competitorilor de pe piață.

În ceea ce privește cererea pârâtei de obligare

a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, în baza art. 274 C. proc.

civ., Tribunalul a apreciat-o ca nedovedită, reținând că pârâta nu a făcut dovada

acestor cheltuieli, prin depunerea de înscrisuri doveditoare.

Împotriva acestei sentințe au declarat apel atât

reclamanta, cât și pârâta U.Z.E.A.R., în analiza cărora s-au reținut următoarele:

A. Cu privire la apelul formulat de reclamantă.

este acela legat de limitele controlului judiciar care se poate realiza în apelul

pendinte, lămurire necesară, în aprecierea Curții, în raport de modul cum au fost

formulate, pe de o parte, petitul cererii de chemare în judecată, solicitările concrete

ale reclamantei pe parcursul judecății cauzei în primă instanță, dar și solicitările

din cuprinsul motivelor de apel, iar pe de altă parte concluziile susținute de apelanta

reclamantă după închiderea dezbaterilor în fața instanței de apel.

Sub acest aspect, reclamanta a solicitat, în fața

primei instanțe, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună „anularea elementului

verbal M.A., în sensul eliminării acestuia din ansamblul reprezentării grafice a

mărcii combinate înregistrată sub nr. G1.”, al căreia titular este pârâta, și obligarea

acesteia de a înceta utilizarea menționatului element verbal.

Deosebit de această solicitare, atât în contextul

concluziilor orale, cât și în cuprinsul concluziilor scrise depuse în apel, apelanta

a solicitat instanței de control judiciar ca, admițând apelul promovat de această

parte, să dispună „anularea mărcii individuale combinate constând în denumirea M.A.

cu element figurativ, aparținând intimatei pârâte”.

Formulând această din urmă solicitare, apelanta

reclamantă tinde la lărgirea obiectul acțiunii pe care a promovat-o, invocând aplicarea

sancțiunii nulității în privința întregului ansamblu de elemente ce compun marca

combinată înregistrată de pârâta-reclamantă, iar nu numai față de elementul verbal

ce intră în compunerea respectivei mărci - cum se solicitase la judecata cauzei

în primă instanță.

O asemenea lărgire a cadrului procesual este însă

oprită prin exigențele art. 294 alin. (1) C. proc. civ., potrivit cărora „în apel

nu se pot schimba calitatea părților, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată

și nici nu se pot face alte cereri noi”.

reclamantei de anulare a elementului verbal „M.A.” din conținutul mărcii înregistrate

de către pârâtă a fost fundamentată pe dispozițiile art. 48 coroborat cu art. 6

lit. c) din Legea nr. 84/1998 (în forma pe care legea o avea la data promovării

acțiunii).

Potrivit dispozițiilor legale astfel menționate,

orice persoană interesată poate cere Tribunalului București anularea mărcii, dacă

respectiva marcă este similară cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată

unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie

pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.

Din economia dispozițiilor legale menționate reiese

că incidența motivului de nulitate reglementat prin acestea este subsumată unei

condiții premisă, condiție ce constă în preexistența - la data constituirii depozitului

reglementar pentru marca a cărei nulitate se invocă - unei mărci protejate în condițiile

legii.

Potrivit art. 3 lit. b) din Legea nr. 84/1998

„

marca anterioară

este marca înregistrată, precum și marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul

Național al Mărcilor, cu condiția ca ulterior să fie înregistrată”.

Data constituirii depozitului reglementar pentru

înregistrarea mărcii pârâtei, în al cărei conținut se regăsește elementul verbal

„M.A.”, este 10 noiembrie 2000.

Marca al cărei titular este reclamanta apelantă

- și în raport de care invocă nulitatea mărcii pârâtei - a fost depusă spre înregistrare,

la O.S.I.M., cu patru zile mai târziu, respectiv la data de 14 noiembrie 2000.

Prin raportare la menționatele date la care cele

două mărci au fost depuse spre înregistrare, dar și la prevederile art. 3 lit.

b) din Legea nr. 8/1996, marca reclamantei nu poate fi considerată anterioară solicitării

de înregistrare făcută de către pârâtă la 10 noiembrie 2000 și, astfel, nu este

îndeplinită condiția premisă cerută pentru a opera motivul de nulitate reglementat

prin dispozițiile art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Chiar dacă nu este vorba de o diferență în timp

de ordinul anilor, cum s-a reținut în mod eronat prin sentința apelată, ci numai

de 4 zile - între data la care pârâta a solicitat înregistrarea mărcii nr. G1. și

data la care reclamanta a solicitat înregistrarea mărcii în raport de care se pretinde

îndreptățită a pretinde invalidarea parțială a mărcii pârâtei pe temeiul dispozițiilor

art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 8/1996 - titularul mărcii

ulterior solicitată la înregistrare nu este îndreptățit, din perspectiva exigențelor

art. 3 lit. b) coroborat cu art. 35 alin. (1) rap. la art. 29 alin. (1) din

Legea nr. 84/1998, să invoce anterioritatea protecției conferite mărcii sale înregistrate

în asemenea condiții.

Împrejurarea existenței disclamer-ului pentru

o parte a elementului verbal, respectiv pentru „M.A.”, face ca titularul să nu poată

opune terților exclusivitatea dreptului său asupra acestui element, după înregistrarea

mărcii în condițiile legii.

Altfel spus, titularul mărcii astfel înregistrate

dobândește dreptul de a utiliza semnul ce conține elementul pentru care s-a acordat

disclamer-ul, însă nu se bucură de exclusivitate în utilizarea respectivului element

- ca situație de excepție de la exclusivitatea ce o conferă, ca regulă, art. 35

din Legea nr. 84/1998, oricărui titular de marcă. În consecință, el se bucură de

protecție în a utiliza semnul ce include elementul în privința căruia a renunțat

la exclusivitate, însă nu este îndreptățit să se opună utilizării - în viitor -

de către terți, a respectivului element.

Având în vedere aceste considerente, Curtea a

constatat că argumentul susținut de apelanta reclamantă, potrivit căruia pârâta

U.Z.E.A.R. nu ar fi dobândit niciodată vreun drept asupra menționatului element

verbal, este rezultatul unei interpretări vădit eronate a prevederilor art. 35 din

Legea nr. 84/1998 rap. la art. 17 lit. d) din HG 833/1998 (în vigoare la data la

care a fost înregistrată marca pârâtei).

Pe de altă parte, dreptul exclusiv dobândit de

reclamanta apelantă asupra semnului (în al cărui conținut se regăsește și elementul

verbal „M.A.”) ce a fost depus spre a fi înregistrat ca marcă patru zile mai târziu

(față de solicitarea similară a pârâtei) asigură acesteia protecție începând cu

data la care a formulat respectiva cerere de înregistrare, protecție care, în lumina

dispozițiilor art. 35 alin. (1) raportat la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 84/1998,

nu poate avea vreun efect pentru perioada anterioară respectivei date.

Ca atare, nu se poate reține anterioritatea dreptului

invocat de reclamantă și, astfel, nu poate fi reținută o vătămare încercată de aceasta

ca efect al solicitării anterioare relative la înregistrarea mărcii pârâtei, de

natură a constitui, în sensul prevederilor art. 48 lit. b) raportat la art. 6

lit. c) din Legea nr. 84/1998, o cauză de nulitate parțială a mărcii acesteia din

urmă.

În lumina prevederilor art. 5 alin. (2) din

Legea nr. 84/1998, dobândirea caracterului distinctiv prin utilizarea semnului -

înainte de înregistrarea lui ca marcă de către reclamanta apelantă - a asigurat

utilizatoarei beneficiul de a nu-i putea fi opuse trei dintre motivele de refuz

la înregistrare [care erau reglementate la art. 5 alin. (1) lit. b), c) și d)].

Beneficiul/dreptul astfel recunoscut prin lege

constituie o excepție de la regulile potrivit cărora „sunt excluse de la protecție,

și nu pot fi înregistrate: b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;

c)

mărcile

care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul

curent sau în practicile comerciale loiale și constante; d) mărcile care sunt compuse

exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna specia,

calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării

produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora”.

Fiind vorba de o reglementare cu caracter de excepție,

ea nu poate fi extinsă, pe cale de interpretare sau analogie, spre a se reține în

favoarea titularului mărcii înregistrate în asemenea condiții și alte drepturi decât

cel menționat anterior.

Pe cale de consecință, apelanta reclamantă a beneficiat

de prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, exercitându-și astfel dreptul

de a înregistra ca marcă un semn pe care l-a utilizat încă înainte de formularea

cererii de înregistrare - și care nu ar fi fost înregistrabil în absența unei atari

utilizări - fără însă ca înregistrarea realizată în asemenea condiții să confere

respectivului semn o protecție distinctă pentru perioada premergătoare constituirii

depozitului reglementar, protecție ce ar fi aptă a fi opusă solicitării anterioare

în baza căreia a fost înregistrată marca pârâtei.

Argumentele apelantei care tind a extinde efectele

distinctivității dobândite de elementul verbal inclus în marca sa, prin utilizarea

lui înainte de a fi astfel înregistrat, nu numai că se fundamentează pe o interpretare

eronată a art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/11998, dar în realitate atribuie - fără

temei legal - respectivei utilizări, valențe specifice unei mărci notorii (pentru

că numai într-un asemenea caz legiuitorul recunoaște protecția specifică unei mărci

pentru un semn ce nu a fost înregistrat ca atare).

definită marca în sensul de „semn susceptibil de reprezentare grafică servind la

deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele

aparținând altor persoane; pot constitui mărci semne distinctive, cum ar fi cuvinte,

inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale

și, în special forma produsului sau a ambalajului său, combinații de culori, precum

și orice combinație a acestor semne”.

În condițiile în care marca pârâtei este una combinată,

formată dintr-o sumă de elemente grafice și elementul verbal „M.A. U.Z.E.A.R.”,

ea se bucură de protecție, în condițiile legii, în ansamblul ei - privită ca un

tot - neputându-se descompune marca înregistrată în semnele din care este formată,

spre a se evalua numai o parte a elementului verbal menționat prin comparație cu

elementul verbal similar din conținutul mărcii combinate al cărei titular este reclamanta.

Nu poate avea vreo relevanță împrejurarea că,

în baza de date a OSIM, mărcile părților poartă o denumire similară sau identică

cu elementul verbal din conținutul lor, atâta vreme cât o analiză comparativă a

mărcilor trebuie realizată în raport de ansamblul elementelor care le compun, și

de funcția pe care trebuie să o îndeplinească orice marcă - aceea de deosebire a

produselor/serviciilor ce provin de la un comerciant de cele ale altor comercianți.

Altfel spus, mărcile trebuie evaluate în structura

în care au fost înregistrate și sunt destinate a fi aplicate pe produsele sau serviciile

fiecăruia dintre titulari, și, corelativ, de modul în care acestea pot fi percepute

de consumatorii cărora li se adresează, iar nu în raport de titulatura pe care respectivele

mărci o poartă în evidențele Oficiului de Stat pentru Invenții și mărci.

și/sau importanța acesteia în conținutul celor două mărci aflate în conflict este

relevantă în analiza similarității semnelor ce au fost înregistrate ca mărci, analiză

care se justifică - astfel cum s-a reținut în considerentele care preced - în ipoteza

existenței situației premisă a justificării calității de titular al unei mărci anterioare

(în sensul art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998) a celui ce invocă nulitatea unei

alte mărci pentru motivul reglementat prin art. 48 lit. b) rap. la art. 6 lit.

c) din același act normativ.

Atâta vreme cât, în speță, nu se regăsește situația

premisă menționată, pretinsa similaritate și riscul de confuzie ce ar exista între

marca pârâtei (marca anterioară) și cea a reclamantei (marca ulterioară) constituie

elemente ce nu pot fi îndestulătoare pentru a afecta regularitatea înregistrării

primeia.

Pe de altă parte, Curtea a notat că, în analiza

relativă la similaritatea mărcilor în conflict făcută de prima instanță, în mod

judicios s-a dat eficiență aspectelor asupra cărora s-a statuat cu prilejul înregistrării

mărcii ulterioare a reclamantei - în contextul procedurii speciale a opoziției pe

care pârâta din prezenta cauză a declanșat-o cu privire la respectiva înregistrare,

procedură care a inclus și etapa judiciară permisă de lege - statuări potrivit cărora

mărcile părților (privite în mod global, în acord cu jurisprudența C.E.D.O. invocată

de apelanta însăși) sunt diferite atât din punct de vedere conceptual și vizual,

cât și din punct de vedere verbal, sub acest din urmă aspect reținându-se că acronimele

alăturate sintagmei „M.A.”, în fiecare dintre cele două mărci, sunt elemente ce

nu pot fi neglijate, fiind puternice pentru că derivă din numele comercial al titularilor.

B. În ce privește apelul formulat de apelanta-pârâtă

U.Z.E.A.R., relativ la cheltuielile de judecată solicitate în fața primei instanțe,

Curtea a constatat că documentul indicat de apelanta pârâtă ca făcând dovada cheltuielilor

ocazionate de asistența juridică de care această parte a beneficiat, respectiv factura

depusă la termenul de judecată din data de 09 octombrie 2008 (fila 60 din dosarul

de fond), nu se referă la servicii aferente contractului de asistență juridică în

baza căruia s-a asigurat această prestație în procesul pendinte. Respectiva factură

- cu nr. F1. din 09 iulie 2000 - cuprinde mențiunea că se referă la serviciile de

asistență juridică prestate în baza contractului nr. CO1./2008, în timp ce contractul

în baza căruia s-a întocmit împuternicirea avocațială în baza căreia s-a realizat

reprezentarea și asistența părții în procesul pendinte a avut un număr distinct,

respectiv CO2./2008.

În condițiile în care înscrisul evocat de apelanta

pârâtă nu atestă realizarea unor cheltuieli ocazionate pârâtei de asistența juridică

de care a beneficiat în legătură cu procedura judiciară pendinte, în lumina prevederilor

art. 129 alin. (1) și art. 1169 din C. civ., prima instanță a reținut în mod judicios

că nu au fost dovedite cheltuielile de judecată solicitate în condițiile art. 274

C. proc. civ.

Constatând că, în raport de susținerile și apărările

părților, și de soluția anterior reținută, apelanta reclamantă are calitatea de

parte căzută în pretenții în etapa apelului, Curtea a admis cererea apelantei pârâte

de acordare a cheltuielilor judiciare aferente judecății acestei căi de atac.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs

reclamanta Asociația

Presei Auto din România, criticând-o pentru următoarele motive:

A. Cererea introdusă în fața instanței are ca

prin capăt de cerere anularea elementului verbal „M.A.” din ansamblul reprezentării

grafice a mărcii deținută de pârâtă. Al doilea capăt al cererii și anume obligarea

pârâtei să înceteze să utilizeze acest element verbal este un capăt subsidiar și

nu unul accesoriu primului. Acest lucru rezultă în mod evident din timbrajul cererii

de chemare în judecată, acesta fiind achitat distinct pentru fiecare capăt de cerere.

Cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere,

întemeiat pe dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998, instanța nu s-a pronunțat,

limitându-și analiza la primul capăt de cerere.

În ceea ce privește limitele de sesizare a instanței

prin primul capăt de cerere, instanța trebuia să califice ea însăși cererea. Or,

atât timp cât în fața ambelor instanțe s-au invocat dispozițiile art. 48 coroborat

cu art. 6 lit. c) din lege, care se referă la anularea unei mărci, iar legea nu

prevede posibilitatea anulării unui element al mărcii, cererea trebuia calificată

ca vizând marca - acest înțeles al capătului de cerere decurgând de altfel din motivarea

în fapt a cererii.

B. Decizia a fost dată cu încălcarea și aplicarea

greșită a legii, cu incidența art. 304 alin. (1) pct. 9 C. proc. civ.

al intimatei-pârâte, în condițiile în care niciun text de lege nu prevede existența

unui astfel de drept.

Instanța de apel a reținut că titularul mărcii

înregistrate cu disclaimer (...) „dobândește dreptul de a utiliza semnul ce conține

elementul pentru care s-a acordat disclaimer-ul, însă nu se bucură de exclusivitate

în utilizarea respectivului element".

De fapt, un astfel de drept ca cel reținut de

instanța de apel ca aparținând intimatei-pârâtă nu există, nefiind cunoscut în dreptul

mărcilor.

Art. 35 din Legea nr. 84/1998 arată expres că

înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii. Acest

drept nu cunoaște nici o modalitate neexclusivă prin care titularul ar avea doar

un drept de utilizare fără a putea opune dreptul lor terților.

Existența unui drept neexclusiv la marcă ar fi

de altfel de neconceput, exclusivitatea fiind cea care permite realizarea funcțiilor

esențiale ale mărcii și realizarea funcției sale economice.

Este astfel evident că dreptul presupus a fi dobândit

de intimata-pârâtă nu este un drept la marcă, aceasta renunțând chiar la a solicita

un astfel de drept exclusiv în privința elementului verbal „M.A.".

Având în vedere inexistența vreunui drept al intimatei-pârâte

asupra elementului verbal „M.A." - și cu atât mai puțin a unui drept la marcă

- instanța de apel a aplicat în mod incorect și nelegal prevederile art. 6 lit.

c) care impun, pentru aprecierea anteriorității, existența unui drept la marcă -

drept care, în privința elementului față de care și instanța de apel a făcut analiza,

nu exista în patrimoniul intimatei-pârâte, aceasta renunțând expres la a solicita

vreun astfel de drept.

prevederile art. 35 din legea 84/1998 în sensul că deoarece protecția se acordă

doar pentru viitor, titularul nu poate opri utilizări ale semnului începute anterior

dobândirii protecției. O astfel de interpretare a art. 35 golește de conținut dreptul

asupra mărcii și contravine expres prevederilor exprese ale legii din art. 36.

Nu au solicitat niciodată despăgubiri pentru utilizările

efectuate de pârâtă anterior datei publicării cererii mărcii pe care o dețin, ci

doar obligarea pârâtei să nu mai utilizeze pe viitor semnul asupra căruia au dobândit

un drept exclusiv.

În niciun caz nu s-ar putea susține că acțiunea

sa ar tinde spre conferirea unor efecte retroactive dreptului protejat al său. Efectele

urmărite de reclamantă privesc doar actele efectuate după dobândirea dreptului.

Art. 35 alin. (2) al vine să sublinieze faptul

că titularul mărcii poate solicita încetarea oricărui act de folosire a semnului

protejat ca marcă, indiferent de momentul sau titlul cu care terții l-ar folosi

(cu excepția situațiilor prevăzute de art. 38).

Legiuitorul face evidentă intenția lui de a conferi

titularului posibilitatea de a interzice utilizarea semnului și de către cei care

îl foloseau anterior fără a-l fi înregistrat în art. 36, unde arată că solicitantul

poate interzice terților utilizarea semnului de la publicarea cererii de înregistrare

a mărcii (deci evident se referă la utilizări anterioare înregistrării mărcii, aceasta

nefiind realizată), el putând obține daune doar pentru actele ulterioare publicării

cererii (așadar pentru actele anterioare publicării se poate cere interzicerea continuării

acestora dar fără o dezdăunare).

3.Tot nelegală este și aprecierea că dobândirea

distinctivității semnului nu ar conferi titularului niciun alt drept decât acela

de a nu-i fi opuse prevederile art. 5 alin. (1) lit. b), c), d) la înregistrare,

aceasta fiind o aplicare greșită a prevederilor art. 5 alin. (2).

Prin dobândirea distinctivității titularul dovedește

că rolul înregistrării mărcii a fost atins deja - publicul relevant asociază semnul

cu un anume titular - motiv pentru care marca poate fi înregistrată independent

de îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c), d), deoarece

finalitatea urmărită de legiuitor la edictarea interdicțiilor a fost dovedită ca

realizată, nefiind în acest caz vorba de vreo exceptare de la realizarea scopului

reglementării.

Din economia textului rezultă faptul că titularul

semnului cu distinctivitate dobândită beneficiază de exact aceleași drepturi ca

titularul oricărei mărci înregistrate, inclusiv deci pe acela de a se opune la utilizarea

viitoare a unui semn identic sau similar, chiar dacă utilizarea acelui semn a început

anterior înregistrării mărcii sale.

soluția instanței de fond, a calificat elementele verbale ale mărcilor drept conținând

acronimele denumirilor titularilor (acestea fiind expres calificate chiar de către

părți, prin solicitarea de înregistrare, ca elemente figurative), aceasta fiind

o greșită înțelegere a situației de fapt.

Ambele părți, prin cererile de înregistrare, nu

au solicitat înscrierea ca element verbal a respectivelor acronime, acestea fiind

elemente figurative (litere într-o grafie specială) și având astfel, potrivit regulilor

jurisprudențiale stabilite în acest sens, rol secundar față de elementele verbale.

Instanța nu poate, în contra voinței părților,

să modifice mărcile, în sensul transformării unor elemente din figurative în verbale.

Mai mult, elementul „M.A." fiind atât verbal

cât și dominant este evident că semnul utilizat de intimata-pârâtă este cvasiidentic

cu marca asupra căreia reclamanta are un drept exclusiv.

de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o serie de întrebări preliminare,

acestea vizând lămurirea problemei preeminenței funcției esențiale, a întinderii

dreptului exclusiv asupra mărcii și a lămuririi regimului juridic al semnului înregistrat

sub disclaimer.

Neîntemeiat a respins instanța de apel solicitarea,

solicitare pe care a reiterat-o în fața instanței de recurs, în susținerea cererii

solicitându-se interpretarea, cu referire la dispozițiile naționale incidente, a

prevederilor art. 3 alin. (3), art. 4. alin. (1) lit. b), art. 5 alin. (1) din Prima

Directivă a Consiliului nr. 89/104/CEE din 21 decembrie 1988 de apropriere a legislațiilor

statelor membre cu privire la mărci - transpusă în legislația română prin Legea

nr. 84/1998, prevederi reluate de aceleași dispoziții din Directiva nr. 2008/95/CE

a Parlamentului European și a Consiliului din data de 22 octombrie 2008 de apropriere

a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, transpuse în legislația română

prin Legea nr. 66/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 și această

lege republicată.

Pârâta-intimată a formulat întâmpinare prin care

a solicitat respingerea recursului ca nefondat, susținând legalitatea deciziei.

Analizând, cu prioritate, cererea de sesizare

a Curții de Justiție a Uniunii Europene, date fiind efectele pe care le-ar produce

în cauză o hotărâre pronunțată în acest sens, Înalta Curte urmează să o respingă,confirmând

totodată soluția dată de instanța de apel, în considerarea argumentelor ce succed:

Valabilitatea înregistrării unei mărci, din perspectiva

temeiului legal invocat, se verifică în raport de dispozițiile legale în vigoare

la data la care aceasta a intervenit.

Or, în speță, la data când s-au înregistrat mărcile,

România nu era membră a Uniunii Europene.

Numai după data de 1 ianuarie 2007, când România

a aderat la Uniunea Europeană, se poate discuta compatibilitatea dispozițiilor legale

interne, naționale cu cele comunitare și se aplică actul comunitar în cazul unei

neconformități. Numai din acest an legislația comunitară îi este aplicabilă în mod

direct, conform art. 3 și 4 alin. (2) din Tratatul de aderare a României și Bulgariei

la Uniunea Europeană.

Analizând decizia de apel în raport de motivele

formulate, ce se cirscumscriu dispozițiilor art. 304 pct. 5 și 9 C. proc. civ.,

Înalta Curte constată că recursul este nefondat, în considerarea argumentelor ce

succed:

A. Prin primul capăt de cerere, reluat și prin

cererea de apel, s-a solicitat anularea elementului verbal ”M.A.”, în sensul eliminării

acestuia din marca deținută de pârâtă. Prin cel de-al doilea capăt de cerere s-a

solicitat obligarea pârâtei să înceteze să utilizeze elementul verbal menționat,

cu motivarea că reclamanta deține un drept exclusiv asupra acestuia, prin marca

pe care o deține.

Instanța de fond s-a pronunțat în sensul detaliat

mai sus, iar prin cererea de apel nu s-a invocat o neanalizare distinctă a celui

de-al doilea capăt de cerere, ca fiind formulat în temeiul art. 35 din lege, în

materia acțiunii în contrafacere. Criticile de apel au vizat greșita aplicare a

dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. c) din lege - temei

invocat în susținerea cererii de anulare și a cererii de apel, în limitele cărora

s-a și pronunțat instanța de apel, așa cum impune art. 295 C. proc. civ.

Pe de altă parte, necalificarea obiectului primului

capăt de cerere, în sensul relevat de recurentă, nu i-a produs acesteia nicio pagubă

în raport de motivul pentru care s-a confirmat sentința primei instanțe, cuprins

în norma legală incidentă.

În aceste condiții, prima critică de recurs, ce

se circumscrie dispozițiilor art. 304 pct. 5 C. proc. civ., este nefondată.

B. În cauză s-a făcut o corectă interpretare și

aplicare a dispozițiilor legale incidente, din perspectiva motivului de recurs prevăzut

de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

motivul de anulare prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. b) și art. 6 lit. c) din Legea

nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (în forma în vigoare la data

înregistrării) în condițiile în care marca solicitată a fi anulată a fost înregistrată

anterior celei de care se prevalează reclamanta.

Potrivit art. 48 alin. (1) lit. b) din lege, o

rice persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului București

anularea înregistrării mărcii

dacă aceasta

s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6, în vreme ce lit. c) a art. 6 reglementează

ca motiv de refuz la înregistrare ipoteza în care marca

este similară

cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii

identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând

și riscul de asociere cu marca anterioară.

Din aceste dipoziții legale rezultă

că motivul de nulitate vizează sancționarea mărcii contestate, similară cu o marcă

anterioară și care este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice

sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul

de asociere cu marca anterioară.

Marca deținută de pârâtă, atât timp

cât nu este anulată, constituie element de anterioritate, capabil să determine respingerea

acțiunii.

Instanța de apel a reținut în mod corect că titularul

mărcii înregistrată cu declarație a solicitantului de renunțare

de a invoca un drept exclusiv asupra unui element al mărcii

d

obândește dreptul de a utiliza semnul, însă nu se bucură de exclusivitate

în utilizarea respectivă.

Acest drept al solicitantului este permis de Regula

nr. 17 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84

/1998 privind

mărcile și indicațiile geografice, în vigoare la data înregistrării mărcii, și atât

timp cât H.G. nr.

833

/1998 de aprobare a acestuia nu a fost sancționată sub aspectul nelegalității,

își produce pe deplin efectele.

Potrivit regulii menționată, referitoare

la procedura de înregistrare a mărcii, în cazul în care marca include și un element

care este lipsit de caracter distinctiv și dacă acest element este de natură să

creeze îndoieli asupra întinderii protecției mărcii, O.S.I.M. poate cere solicitantului

să declare, în termen de două luni de la data notificării, că nu va invoca un drept

exclusiv asupra acestui element - această declarație urmând să fie publicată de

O.S.I.M. o dată cu marca înregistrată.

În cazul în care solicitantul nu face

declarația menționată la alin. (4), O.S.I.M. va decide respingerea cererii, după

caz, în totalitate sau parțial - potrivit alin. (5) al aceleași reguli.

Prin urmare, un asemenea drept este

recunoscut, cu respectarea lui s

-

a înregistrat marca, iar legalitatea

înregistrării, sub acest aspect, excede cadrul procesual al litigiului de față.

punct, se invocă alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 84/1998, în sensul că titularul

mărcii poate solicita încetarea oricărui act de folosire a semnului protejat ca

marcă, indiferent de momentul sau titlul cu care terții l-ar folosi (cu excepția

situațiilor prevăzute de art. 38).

Aceste dispoziții legale reglementează acțiunea

în contrafacere, care este o acțiune distinctă de cea care face obiectul dosarului

de față, respectiv cea în anulare a înregistrării unei mărci, cu indicarea ca temei

a art. 48 și art. 6 lit. c) din lege - urmând a se avea în vedere și cele arătate

mai sus sub pct. A.

Pe de altă parte, fără a intra în detalii în sensul

relevat de reclamanta-recurentă în susținerea criticii, acțiunea în contrafacere

nu se poate formula împotriva titularului unei mărci, calea legală de urmat fiind

cea a anulării înregistrării. Altfel, s-ar putea ajunge la situația ca, urmare a

admiterii unei acțiuni în contrafacere, titularul unei mărci înregistrate să nu

o poată folosi, deși aceasta nu a fost anulată și continuă să figureze pe numele

său în Registrul Național al Mărcilor.

problema distinctivității unui semn, inclusiv dobândită, se discută în materia înregistrării

mărcilor, aceasta fiind o condiție de registrabilitate reglementată de art. 5 din

lege.

Potrivit art. 5 alin. (1) lit. b), sunt excluse

de la protecție și nu pot fi înregistrate

mărcile care sunt lipsite de caracter

distinctiv, în vreme ce alin. (2) al aceluiași articol prevede că dispoziția de

la lit. b) alin. (1) nu se aplică, dacă, înainte de data cererii de înregistrare

a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv.

Recunoșterea distinctivității dobândite

nu conferă drepturi titularului mărcii anterior înregistrării, singurul efect legal

recunoscut fiind cel de permitere a înregistrării.

Potrivit art. 29 din lege,

î

nregistrarea mărcii produce efecte cu începere

de la data depozitului național reglementar al mărcii, iar art. 11

prevede că d

ata

acestui depozit este data la care a fost depusă la Oficiul

de Stat pentru Invenții și Mărci cererea de înregistrare a mărcii.

dintre cerințe, respectiv cea premisă a anteriorității mărcii invocate, impusă expres

de dispozițiile art. 6 lit. c) din lege, nu se mai analizează celelalte, care nu

pot produce niciun efect în soluționarea cererii în anulare - motiv pentru care

critica formulată sub acest punct nu va fi analizată.

Constatând, prin urmare, că nu sunt fondate motivele

invocate, Înalta Curte urmează să facă aplicarea și a art. 312 alin. (1) C.

proc. civ. și să dispună în consecință.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge cererea de sesizare a Curții de Justiție

a Uniunii Europene, formulată de recurenta -reclamantă Asociația Presei Auto din

România.

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta

Asociația Presei Auto din România împotriva deciziei nr. 232A din data de 6 octombrie

2011 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Irevocabilă.

Pronunțată

în ședință publică, astăzi 20 noiembrie 2012.