ÎCCJ, decizie (scj.ro #152213)

Apel incident. Respingerea ca inadmisibil a motivului vizând considerentele hotărârii instanței de fond. Nelegalitate

Cuprins pe materii : Drept procesual civil. Căi de atac. Apelul

Index alfabetic: apel incident

apel principal

considerente

C.proc.civ., art. 425, art. 461, art. 471, art. 472

Apelul incident este deschis intimatului din apelul principal nu numai împotriva soluției cuprinse explicit în dispozitivul sentinței sau al încheierii premergătoare atacate, ci și împotriva considerentelor unor asemenea hotărâri, atunci când se urmărește înlăturarea acelor dezlegări date unor probleme de drept ce nu au legătură cu judecata acelui proces sau care sunt greșite ori cuprind constatări de fapt ce prejudiciază partea, în aplicarea art. 461 alin. (2) C.proc.civ., nu și schimbarea soluției din dispozitiv.

Finalitatea schimbării hotărârii primei instanțe, condiție impusă de art. 472 alin. (1) C.proc.civ. pentru promovarea apelului incident, este atinsă și în cazul în care acest apel este declarat doar împotriva considerentelor, deoarece textul nu distinge în privința părții din hotărâre la a cărei schimbare se tinde, iar considerentele reprezintă parte integrantă a oricărei hotărâri judecătorești, conform art. 425 alin. (1) lit. b) C.proc.civ.

Soluția preconizată de art. 461 alin. (2) din cod, anume înlăturarea de către instanța de apel a unor considerente și înlocuirea lor cu propria argumentare în susținerea soluției din dispozitiv, menținute ca atare, poate fi socotită drept o schimbare a hotărârii, în sensul art. 471 alin. (1), respectiv a acelei părți din hotărâre ce explicitează soluția pronunțată și intră sub autoritate de lucru judecat odată cu dispozitivul. Drept urmare, nu există o incompatibilitate între dispozițiile art. 472 alin. (1) și cele ale art.461 alin. (2) C.proc.civ., iar partea are alegerea în privința declarării unui apel principal sau a unui apel incident împotriva considerentelor.

Secția I civilă, decizia nr.4187 din 4 decembrie 2018

Prin cererea înregistrată la data de 3.10.2014 pe rolul Tribunalului București, Secția a IV-a Civilă, reclamanta A. S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu pârâții B. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună: anularea în totalitate a desenului și modelului având nr. depozit f 2010 0170, în temeiul art.42 coroborat cu dispozițiile art. 22 alin. 3 lit. a), c) și g) din Legea nr. 129/1992; interzicerea folosirii de către pârâta B. SRL, în activitatea sa comercială, a graficii de ambalaj ce face obiectul protecției desenului și modelului având nr. depozit f 2010 0170, în special, dar fără a se limita la producerea, oferirea spre vânzare, promovarea, comercializarea, depozitarea, importul sau exportul de produse pe teritoriul României; obligarea pârâtei B. SRL să retragă de pe piață și să distrugă toate produsele, precum și toate materialele publicitare ce încorporează grafica de ambalaj ce face obiectul protecției desenului și modelului având nr. depozit f 2010 0170; obligarea aceleiași pârâte la plata unor despăgubiri în valoare de 30.000 euro pentru încălcarea drepturilor la marcă aparținând reclamantei; publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtei, a hotărârii ce se va pronunța, prin intermediul a trei cotidiane de circulație națională, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din O.U.G. nr.100/2005, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentința nr. 859 din 30.06.2015, Tribunalul București, Secția a IV-a Civilă, a respins,

ca neîntemeiată, excepția lipsei de interes a capătului 1 de cerere, invocată de pârâtă; a admis în parte acțiunea, a dispus anularea desenului/modelului „grafică ambalaj” nr. depozit f 2010 0170 și a interzis pârâtei folosirea în activitatea sa comercială a graficii de ambalaj ce face obiectul desenului/modelului nr. depozit f 2010 0170; totodată, a obligat pârâta să retragă de pe piață și să distrugă produsele și materialele publicitare care încorporează grafica de ambalaj ce face obiectul desenului/modelului nr. depozit f 2010 0170; a respins, ca neîntemeiat, capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata de despăgubiri, a dispus publicarea dispozitivului hotărârii în trei cotidiane, cu cheltuieli de judecată în sumă de 300 lei.

Prin decizia nr. 792 din 4.10.2017, Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, a respins apelul principal declarat de reclamanta SC A. SRL împotriva sentinței menționate și a admis apelul incident declarat de pârâta SC B. SRL împotriva aceleiași sentințe, pe care a schimbat-o în parte, în sensul obligării pârâtei la plata către reclamantă a sumei de 3998,40 lei, reprezentând despăgubiri aferente perioadei 03.10.2011 – 29.05.2017și la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 3998,40 lei, cu cheltuieli de judecată în apel.

Împotriva deciziei menționate, au declarat recurs principal pârâta B. SRL și recurs incident reclamanta A. SRL, criticând-o pentru nelegalitate, după cum urmează:

În esență, recurenta – pârâtă a arătat că, în aprecierea globală a riscului de confuzie, fondată pe impresia de ansamblu produsă de modelele aflate în conflict, ținând cont în particular de elementele lor distinctive și dominante, tocmai aceste elemente au fost înlăturate de către instanța de apel din analiza impresiei de ansamblu, fiind reținute aspecte referitoare la impresia unui consumator mediu și insistându-se pe cuvântul „pufuleți” ca generator al confuziei, cu toate că se comercializează chiar pufuleți.

În cauză, nu există similitudine verbală, figurativă sau intelectuală, care să genereze un risc de confuzie, dimpotrivă, între modelele comparate există diferențe semnificative atât din punct de vedere fonetic, cât și din punct de vedere semantic și conceptual.

Atât instanța de apel, cât și prima instanță de fond au apreciat greșit diferențele dintre cele două semne, stabilind ca fiind nesemnificative detalii care, în mod evident, sunt caracteristice și realizează o diferențiere clară.

Recurenta a subliniat faptul că produsul care încorporează grafica de ambalaj este un produs destinat în special copiilor, astfel că este firească alegerea unui animal stilizat care să reprezinte produsul. De asemenea, modelul reclamantei îl reprezintă cățelul Gusto, în timp ce modelul pârâtei este iepurașul Buggy.

Recurenta a semnalat cele cinci diferențe semnificative nesocotite de instanța de fond și necenzurate de către instanța de apel, arătând că mascotele sunt cele care atrag atenția, respectiv cele care fac diferența și nu fonturile cu care sunt imprimate denumirile Buggy și Gusto.

Este eronată și aprecierea potrivit căreia numele personajelor mascotă constituie un detaliu nesemnificativ, în condițiile în care elementul dominant care conferă distinctivitate mărcii pârâtei este cuvântul BUGGY însoțit de iepuraș, iar elementul dominant care conferă distinctivitate desenului reclamantei este cuvântul GUSTO, însoțit de cățelul Gus.

Recurenta a susținut și faptul că instanța de apel nu a ținut cont de aspecte importante, evidențiate prin întâmpinările depuse în fața instanțelor de fond, care susțin buna credință și spiritul concurențial loial al pârâtei. Pârâta nu s-a dezvoltat din cauză că iepurașul Buggy ar fi fost confundat de către consumatori cu cățelul Gus, ci datorită competitivității și performanței din punctul de vedere al calității ce caracterizează produsele companiei.

S-a precizat că înregistrarea desenului la OSIM conferă legitimitate acestuia, de altfel, și OSIM a arătat, prin întâmpinarea depusă în fața primei instanțe, că eliberarea certificatului de înregistrare a desenului s-a efectuat cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea protecției. Reclamanta nu a formulat opoziție deși, potrivit art. 21 din Legea nr. 129/1992, avea posibilitatea de a se opune înregistrării desenului în cauză.

În ceea ce privește apelul formulat de către societatea reclamantă A. SRL, prin motivele de recurs s-a susținut că a fost admis în mod greșit.

Primul motiv de apel ar fi trebuit respins, deoarece dispozițiile art. 22 alin.(3) lit. a) din Legea nr.

129/1992, invocate de A. SRL în cererea principală, este inaplicabil, aprecierea tribunalului fiind corectă pe acest aspect.

Similaritatea unei mărci cu desenul și identitatea produselor cărora le sunt aplicabile reprezintă situații prevăzute special în cuprinsul art. 22 alin. (3) lit. c) și lit. g) din Legea nr. 129/1992. Condiția de registrabilitate a noutății, precum și cea a caracterului individual, se verifică numai prin raportare la alte desene/modele industriale, și nu prin raportare la dreptul asupra unei mărci anterior înregistrate. Marca protejează consumatorul contra riscului de confuzie privind originea și calitatea produselor sau serviciilor, iar desenul protejează produsul însuși. Asimilarea mărcii cu un desen relevă o interpretare necorespunzătoare a dispozițiilor legale.

Cu privire la al doilea motiv de apel al reclamantei, referitor la calificarea acțiunilor pârâtei ca acte de concurență neloială, prima instanță, contrar susținerilor reclamantei, a răspuns argumentelor invocate, iar incidentul din anul 2010, indicat de reclamantă, nu reprezintă un act de concurență neloială, fiind vorba despre o eroare a producătorului comun de ambalaj care a folosit grafica Gusto pentru produsele Buggy, incidentul fiind soluționat amiabil. Mai mult decât atât, grafica în cauză nu era grafica înregistrată de către pârâtă prin certificatul nr.019291/ 29.09.2010.

Cu privire la al treilea motiv de apel, hotărârea instanței de apel este nelegală sub aspectul admiterii în parte.

Prima instanță a apreciat corect că nu pot fi primite argumentele reclamatei în susținerea solicitării privind despăgubirile, deoarece titularul unei mărci anterioare, care are deschisă calea acțiunii în anularea înregistrării, în speță a unui desen industrial, nu poate uza de acțiunea în contrafacere concomitent cu acțiunea în anulare.

După cum pârâta a arătat în fața instanțelor de fond, chiar dacă se dispune definitiv anularea certificatului de înregistrare nr. 019291/29.09.2010 pentru neîndeplinirea la momentul înregistrării a condițiilor de fond impuse de lege, efectele anulării acestuia nu pot să privească faptele anterioare momentului la care se dispune, până la care pârâta este considerată ca titular al unui drept de proprietate protejat în mod legal, având, astfel, dreptul să se bucure de toate prerogativele pe care acesta i le conferă.

Astfel cum prima instanță a reținut în mod corect, operează o prezumție de legitimitate în folosirea desenului pe întreaga durată cât prezumția nu a fost răsturnată cu caracter definitiv.

Mai mult, nu există un prejudiciu suferit sau dovedit de către reclamantă și nici beneficii nelegale obținute de către pârâtă ca urmare a înregistrării și folosirii desenului în discuție, indiferent de calculul profitului net.

Ambele societăți au vechime în domeniu, cunoscute și semnificative pe piață. Societatea pârâtă deține locul doi în România în producția și distribuirea produselor tip pufuleți, bucurându-se apreciere la nivel național, dar și internațional.

Instanța de apel a respins în mod greșit, ca inadmisibil, motivul de apel ce viza considerentele prin care prima instanță a apreciat că nu sunt aplicabile prevederile art. 22 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 129/1992, prevederi invocate prin cererea de chemare în judecată în susținerea unui motiv distinct de anulare a înregistrării desenului pârâtei B. SRL.

Este adevărat că, în situația în care cererea de chemare în judecată a fost admisă, pentru alte motive de nulitate decât cel prevăzut de art. 22 alin. (3) lit. a), nu exista nicio piedică pentru formularea unui apel principal împotriva considerentelor sentinței referitoare la motivul de nulitate respins. Totodată, este adevărat că articolul 472 alin. (1) C.proc.civ. impune cerința ca apelul să tindă la schimbarea hotărârii primei instanțe.

Cu toate acestea, această premisă a apelului incident nu vine în contradicție cu dispozițiile art. 461 alin. (2), potrivit cărora apelul exercitat împotriva considerentelor poate atrage soluția înlăturării considerentelor excesive, a considerentelor greșite în drept ori care cuprind constatări de fapt ce prejudiciază partea și, eventual a înlocuirii lor, cu menținerea soluției cuprinse în dispozitivul hotărârii atacate.

Soluția presupusă de acest text reprezintă o reformare a hotărârii primei instanțe, chiar dacă nu a soluției cuprinse în dispozitiv, întrucât înlăturarea și înlocuirea unor considerente decizorii atrag o schimbare a soluției; prin urmare, poate fi exercitat apelul incident și numai împotriva considerentelor.

Soluția contrară ar avea ca rezultat obligarea părții care a câștigat, dar este nemulțumită de considerente, să formuleze un apel principal, în anticiparea unui apel formulat de către cealaltă parte. În lipsa unui astfel de apel principal, partea care a câștigat nu va putea să-și valorifice apărările cu privire la care instanța de fond s-a pronunțat și care nu au fost atacate.

În cauză, dacă instanța de apel considera întemeiat apelul formulat de pârâta B. SRL, nu putea să analizeze și motivul de anulare respins de către instanța de fond, deoarece nu a fost sesizată cu judecarea acestuia prin intermediul unui apel principal.

Or, posibilitatea apelului incident a fost prevăzută tocmai pentru a limita sau exclude necesitatea depunerii unor căi de atac de către partea care a câștigat procesul, doar pentru a-și asigura disponibilitatea unor apărări într-un potențial apel formulat de partea care a căzut în pretenții.

În continuare, recurenta – reclamantă a reiterat argumentele din apelul incident, pentru care a considerat că prevederile art. 22 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 129/1992 sunt aplicabile cazului de față.

Prin încheierea din camera de consiliu de la data de 21.09.2018, completul de filtru

a admis în principiu atât recursul principal declarat de pârâta B. SRL, cât și recursul incident declarat de reclamanta A. SRL, pentru motivele arătate în respectiva încheiere și, constatând că nu este incidentă niciuna dintre ipotezele prevăzute de art. 493 alin. (5) sau alin. (6) C.proc.civ., s-a fixat termen în ședință publică, pentru judecata pe fond a recursurilor, în aplicarea dispozițiilor art. 493 alin. (7) din cod.

Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele:

motivele formulate au vizat două aspecte: (a) dispoziția de respingere a propriului apel, declarat pe cale principală și (b) dispoziția din decizia recurată de admitere a apelului incident declarat de partea adversă.

(a) Înalta Curte reține că instanța de apel a menținut soluția primei instanțe prin care a fost anulată, pe temeiul art. 22 alin. (3) lit. c) și g) din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, înregistrarea desenului „grafică ambalaj” cu nr. depozit f 2010 0170, aparținând pârâtei B. SRL și, totodată, a fost admisă acțiunea în contrafacerea mărcii combinate nr. 03887, cu denumirea „Gusto Pufuleți”, aparținând reclamantei A. SRL.

Prima instanță a constatat - iar instanța de apel a confirmat -, existența unui conflict între desenul înregistrat și marca anterioară, în analiza căruia s-a făcut aplicarea regulilor desprinse din legea mărcilor, anume din prevederile art.36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, conchizându-se în sensul încălcării dreptului la marcă al reclamantei.

Prin motivele de recurs, pârâta B. SRL nu a contestat însăși aplicarea criteriilor de evaluare a conflictului dintre desen și semnul distinctiv anterior protejat prin înregistrare, dimpotrivă, a formulat critici concrete referitoare la modul de aplicare în cauză a acestor criterii. Mai mult, prin motivele de recurs vizând soluționarea apelului incident, s-a arătat explicit că incidența motivelor de nulitate a înregistrării desenului prevăzute de art. 22 alin. (3) lit. c) și lit. g) din Legea nr. 129/1992 presupune stabilirea similarității unei mărci cu desenul și a identității produselor cărora semnele le sunt aplicabile.

Criticile formulate în recurs, întemeiate pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct.6 și 8

C.proc.civ., au în vedere modul de evaluare de către instanța de apel a riscului de confuzie între semnele în conflict, risc ce reprezintă condiția specifică a protecției acordate titularului prin înregistrarea mărcii, în aplicarea art. 36 alin.(2) din Legea nr. 84/1998, împotriva folosirii neautorizate a mărcii de către terți.

După cum s-a arătat prin încheierea de admitere în principiu din data de 21.09.2018, aplicarea criteriului privind riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, prevăzut de legea națională, nu poate ignora jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene formată în interpretarea directivei de armonizare a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, dată fiind obligația ce revine instanței naționale de interpretare conformă a legii prin care a fost transpus actul Uniunii Europene.

Din această perspectivă, recurenta – pârâtă a arătat în mod corect că aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie, în ceea ce privește similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală a semnelor în conflict, să fie fondată pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținându-se cont, în special, de elementele lor distinctive și dominante.

Din jurisprudența CJUE, rezultă că aprecierea similarității dintre semne nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unui semn complex și la compararea acesteia cu un alt semn, ci, dimpotrivă, comparația trebuie să se efectueze prin examinarea semnelor în cauză, apreciat fiecare ca întreg. Deși impresia de ansamblu produsă de o marcă complexă în memoria publicului vizat poate fi dominată, în anumite împrejurări, de una sau de mai multe dintre componentele sale, aprecierea similarității se va putea face exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile (a se vedea, de exemplu, hotărârile din cauza C-334/05

Shaker

și din cauza C-193/06

Nestlé

).

În acest context, impresia de ansamblu, în aprecierea globală a similarității vizuale, fonetice sau conceptuale dintre semnele în conflict, implică evaluarea tuturor componentelor din fiecare semn în parte și determinarea elementelor distinctive și dominante în cadrul semnului complex.

Din considerentele deciziei recurate nu reiese că ar fi avut loc o asemenea evaluare, în condițiile în care instanța de apel face vorbire exclusiv despre similaritatea vizuală, iar aceasta doar în raport de elementul verbal comun „pufuleți” și de elementul figurativ compus dintr-un animal cu papion, în culori asemănătoare, prezent în ambele semne.

Chiar dacă s-ar considera că instanța de apel nu a intenționat o analiză comparativă completă, ci s-a limitat doar la aspectele invocate prin motivele de apel, prin a căror înlăturare a confirmat evaluarea globală a primei instanțe, se observă că motivele de apel – în calea de atac exercitată de către pârâtă - puneau în discuție întreaga analiză efectuată prin sentința apelată, nu numai elementele de diferențiere menționate în decizie.

Astfel, pârâta B. SRL a criticat în apel neglijarea numelor personajelor mascotă, deși acestea reprezintă, alături de personaje, elementele dominante în cadrul ambelor semne comparate, reținându-se, totodată, caracterul de element distinctiv și dominant al cuvântului „pufuleți”, cu toate că acesta desemnează chiar produsul căruia îi sunt destinate semnele în conflict.

De asemenea, s-a susținut că s-a acordat o importanță excesivă caracterelor cu care sunt scrise denumirile Gusto și Buggy, față de faptul că denumirile sunt diferite.

Nu s-a ținut cont că produsul care încorporează grafica de ambalaj este un produs destinat în special copiilor, astfel că este firească alegerea unui animal stilizat care să reprezinte produsul, și nici de împrejurarea că animalele sunt diferite, motive pentru care pârâta a susținut inexistența nu numai a similarității verbale, dar și a celei figurative sau conceptuale între semne.

Întrucât aceste susțineri ale pârâtei au fost reiterate în recurs, pentru a se critica evaluarea greșită de către instanța de apel a riscului de confuzie, urmează a se cerceta relevanța lor în aprecierea globală pe care o presupune examinarea semnelor aflate în conflict, făcându-se referire și la considerentele explicit inserate în cuprinsul deciziei recurate.

Semnele supuse comparării sunt, incontestabil, pe de o parte, un animal stilizat, încadrat de numele produsului „pufuleți”, în partea stângă a imaginii și de denumirea „Gusto” în partea de sus (marca reclamantei), iar, pe de altă parte, un animal stilizat, cu aceeași încadrare în ansamblu ca semnul anterior descris, cu deosebirea că denumirea este „Buggy” (desenul pârâtei). În fiecare semn, cele două componente verbale sunt plasate în așa fel încât alcătuiesc două laturi ale unui patrulater, în interiorul căruia și ocupând întregul spațiu se află personajul stilizat.

Cât privește elementele cu caracter distinctiv și dominant, de care trebuie să se țină seama,

după cum s-a arătat, în determinarea impresiei de ansamblu, este de precizat că, potrivit unei jurisprudențe constante a instanței europene, în cazul unei mărci compuse din elemente verbale și figurative, primele sunt considerate, în principiu, ca fiind mai distinctive, deoarece consumatorul mediu va face referire la produsul respectiv mai degrabă prin denumirea mărcii decât prin elementul figurativ. Cu toate acestea, nu este exclus ca elementul figurativ, față de forma, dimensiunile, culorile sau poziția sa în cadrul semnului, să dețină un loc echivalent celui ocupat de elementul verbal (a se vedea, de exemplu, hotărârea din cauza T-110/01

Hubert

, menținută în cauza C-106/03).

În acest context, se impune a se constata,

cu privire la elementele verbale

, că niciunul dintre acestea nu poate fi înlăturat

de plano

în stabilirea impresiei de ansamblu, cât timp este posibil ca semnul distinctiv să fie identificat de consumatorul mediu tocmai prin intermediul unuia sau al tuturor elementelor verbale. Un element verbal ar putea fi ignorat doar dacă este neglijabil, dar acest lucru se constată în urma unei analize efective, stabilindu-se aptitudinea acelei componente de a distinge produsul și ponderea sa în ansamblul semnului, în raport de celelalte elemente.

Din acest motiv, elementele verbale „Gusto”, respectiv „Buggy” nu pot fi ignorate în cadrul examinării fiecărui semn, dacă nu se stabilește în prealabil caracterul neglijabil al acestora.

Or, nu rezultă din decizia recurată că s-ar fi dat atenție acestor componente și că s-a procedat la o analiză efectivă a caracterului distinctiv și a poziției lor în ansamblul fiecărui semn comparat, cu toate că, prin motivele de apel, s-a criticat tocmai ignorarea acestor aspecte de către prima instanță.

Pe de altă parte, nu rezultă că instanța de apel ar fi evaluat caracterul distinctiv al cuvântului „pufuleți”, prezent în ambele semne supuse comparării, chiar dacă a menționat faptul că un consumator mediu își va aminti automat cuvântul identic „pufuleți”.

Distinctivitatea unei componente a unui semn complex se analizează în același fel ca distinctivitatea însăși a mărcii, așadar, prin raportare la produsul pe care semnul este aplicat, în vederea stabilirii aptitudinii acelui element de a distinge produsul unui comerciant de produsele altor comercianți de pe piață. Au relevanță, în egală măsură, caracterul distinctiv intrinsec și caracterul distinctiv dobândit, la momentul evaluării, prin folosirea semnului în cursul comerțului.

În acest context, ar fi trebuit să se răspundă susținerii pârâtei conform căreia cuvântul „pufuleți” ar fi descriptiv și, totodată, să se arate motivele pentru care detaliile reținute de prima instanță legate de modul de scriere și de culoarea cuvântului asigură caracter distinctiv acestui element, mai mult, într-un grad suficient pentru a fi luat în considerare în evaluarea riscului de confuzie și, eventual, plasează cuvântul într-o poziție dominantă în cadrul semnului.

Cu privire la

elementul figurativ central

, reprezentat de un animal stilizat, instanța de apel s-a referit doar la diferențele semnalate prin motivele de apel, ce interesează reprezentarea în sine, fără a analiza, însă, și susținerile referitoare la caracterul dominant al personajului în cadrul fiecărui semn, precum și la obiectul reprezentării, un anumit animal, în condițiile în care prima instanță a sesizat obiectul diferit – un cățel, respectiv un iepuraș -, iar apelanta a reproșat primei instanțe tocmai faptul că nu a valorificat această

constatare în stabilirea impresiei de ansamblu produse de fiecare semn.

Analiza susținerilor din apel ale pârâtei, redate anterior, ar fi fost necesară în legătură cu similaritatea vizuală, dar și cu similaritatea conceptuală, dat fiind că prin motivele de apel s-a pretins, contrar aprecierii primei instanțe, inexistența acestor similitudini. Or, deși a reținut similaritatea din punct de vedere vizual, evaluarea instanței de apel este incompletă, față de cele

expuse mai sus.

Cât privește similaritatea conceptuală, instanța de apel nu a analizat susținerile pârâtei vizând asocierea dintre personaj și numele plasat deasupra acestuia, în cadrul fiecărui semn, respectiv privind împrejurarea că produsul pe care este aplicat semnul este destinat în special copiilor, astfel că este firească alegerea unui animal stilizat care să reprezinte produsul.

În aceste condiții, ar fi trebuit evaluată constatarea primei instanțe privind existența unei puternice similarități conceptuale, asemănare care, deși nu a fost motivată, din contextul în care este plasată, a fost identificată, probabil, din asocierea dintre denumirea produsului și personajul – mascotă, în timp ce numele acestuia din urmă a fost considerat un detaliu nesemnificativ.

Astfel, în măsura în care a confirmat aprecierea tribunalului pe atare aspect, instanța de apel ar fi trebuit să arate motivele pentru care a procedat în acest fel și, eventual, motivele pentru care este relevantă în plan conceptual asocierea dintre cuvântul „pufuleți” și personaj, mai degrabă decât asocierea dintre cățel și denumirea „Gusto” în marca reclamantei, respectiv dintre iepuraș și denumirea „Buggy” în semnul pârâtei, susținută prin motivele de apel, ținând cont, însă, și de susținerea vizând consumatorii principali ai produselor.

În același timp, este adevărat că similaritatea conceptuală poate decurge, potrivit jurisprudenței CJUE, din faptul că două mărci folosesc imagini care concordă în conținutul lor semantic, iar o asemenea asemănare poate crea un risc de confuzie în situația în care marca posedă un caracter distinctiv particular, fie intrinsec, fie datorită notorietății în rândul publicului (hotărârea din cauza C-251/95

Sabel

). În cauză, nu poate fi exclus că renumele mărcii reclamantei – reținut de prima instanță și necontestat în apel – conduce la o distinctivitate pronunțată și se poate datora chiar elementului figurativ reprezentat de personajul din rasa canină.

Aceste aspecte ar fi putut fi reținute, însă, doar în urma unei analize efective, care nu ar putea ignora, dacă se stabilește legătura dintre renumele mărcii și elementul figurativ central, susținerile din apel ale pârâtei referitoare la asocierea dintre nume și personaj, respectiv la obiectul diferit al reprezentării, ca fiind, pe de o parte, cățelul Gus iar, pe de altă parte, iepurașul Buggy.

În măsura în care s-ar stabili legătura menționată și, totodată, s-ar confirma susținerile pârâtei, măcar în parte, este plauzibilă o constatare în sensul că semnificația cel puțin a unuia dintre semnele din cauză este clară și determinată și poate fi sesizată ca atare, în mod direct, de către publicul relevant, cu consecința că, în evaluarea globală a riscului de confuzie, diferențele conceptuale dintre semne pot neutraliza similaritățile vizuale (în acest sens, a se vedea, de exemplu, hotărârea din cauza C-361/04

Picasso

).

Cât privește similaritatea din punct de vedere auditiv, decizia recurată nu conține vreun considerent pe acest aspect, cu toate că pârâta a pretins inexistența unei asemenea similarități, astfel încât nu rezultă dacă a fost confirmată aprecierea tribunalului potrivit căreia comparația fonetică este lipsită de relevanță și nici motivele pentru care ar fi procedat în acest fel, mai ales că nu au fost contestate nici existența unui conflict între marcă și desen și nici aplicarea regulilor referitoare la conflictul între două mărci.

Fără a se dezvolta acest aspect, în absența considerentelor din decizia recurată, se impune doar precizarea că, potrivit jurisprudenței constante a instanței europene, o comparație fonetică a semnelor este lipsită de pertinență doar în cazul în care una dintre mărcile în conflict este o marcă pur figurativă (a se vedea, de exemplu, hotărârile din cauza T-21/15 menținută în cauza C-361/16 și din cauza T-407/15 menținută în cauza C-678/16).

Față de toate considerentele expuse, Înalta Curte constată că decizia recurată nu reflectă aplicarea corespunzătoare a modului de apreciere globală a riscului de confuzie, apreciere ce trebuie, în ceea ce privește similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală a semnelor în conflict, să fie fondată pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținându-se cont, în special, de elementele lor distinctive și dominante.

Cu toate că această constatare este suficientă pentru a se reține întrunirea motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ. și a se dispune casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului principal, pe temeiul art. 497 C.proc.civ., întrucât a fost invocat și motivul de recurs descris de art. 488 alin. (1) pct. 6 C.proc.civ., se constată că, în egală măsură, este întrunit și acest caz de casare.

După cum rezultă din considerentele arătate, decizia recurată nu cuprinde motivele pentru care au fost înlăturate toate susținerile din apel ale pârâtei B. SRL și, drept urmare, se constată că nu cuprinde o motivare corespunzătoare, în fapt și în drept, a soluției pronunțate, în aplicarea art. 425 alin. (1) lit. b) C.proc.civ., astfel încât să fie posibilă exercitarea controlului de legalitate a hotărârii de apel.

(b) În ceea ce privește criticile vizând modul de soluționare a apelului incident declarat de către reclamanta A. SRL, se constată următoarele:

Prin decizia recurată, apelul incident a fost admis, dispunându-se schimbarea în parte a sentinței și admiterea cererii în pretenții a reclamantei.

Cu toate că apelul incident a fost admis, nu a fost primit motivul de apel formulat de reclamantă cu privire la considerentele sentinței prin care s-a reținut că nu este incident motivul de nulitate a înregistrării desenului fondat pe dispozițiile art. 22 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 129/1992 (acest aspect formează obiectul criticilor din recursul incident al reclamantei).

În condițiile în care hotărârea primei instanțe nu a fost schimbată ca urmare a primului motiv din apelul incident, ce a fost înlăturat ca inadmisibil, susținerile din recursul pârâtei B. SRL referitoare la aprecierile instanței de apel pe acest aspect sunt lipsite de finalitate și vor fi respinse ca atare.

În ceea ce privește cel de-al doilea motiv din apelul incident, criticile recurentei – pârâte vor fi analizate împreună cu criticile vizând aprecierile instanței de apel asupra celui de-al treilea motiv din apelul incident, după cum urmează:

Pretențiile bănești ale reclamantei au fost admise în apel odată cu menținerea dispozițiilor primei instanțe de admitere a celorlalte capete de cerere, având ca obiect anularea înregistrării desenului pârâtei și contrafacerea mărcii, apelul principal al pârâtei fiind respins.

Instanța de apel a constatat că sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale, apreciindu-se că fapta ilicită constând în utilizarea desenului ce încorporează marca anterioară de renume a reclamantei A. SRL poate fi considerată contrară uzanțelor cinstite în relațiile comerciale, în sensul art. 5 lit.a) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, dată fiind și voința de a crea confuzie în rândul consumatorilor.

Așadar, pentru a constata săvârșirea unei fapte ilicite și a justifica admiterea cererii în despăgubiri, instanța de apel a valorificat concluziile din cadrul cererii în anularea înregistrării desenului privind încorporarea mărcii anterioare a reclamantei în desenul folosit de pârâtă în cursul comerțului, precum și existența unui risc de confuzie între semnele aflate în conflict.

În mod asemănător, cererea în contrafacere a fost admisă în primă instanță prin valorificarea constatărilor din cererea în anulare privind evaluarea riscului de confuzie, dispoziția fiind menținută în apel prin respingerea apelului pârâtei.

Atare modalitate de soluționare a cauzei este justificată de împrejurarea că ambele cereri presupun analizarea aspectelor comune, indiferent dacă sunt formulate concomitent sau în cadrul aceleiași acțiuni.

În aceste condiții, față de legătura stabilită între cererile deduse judecății de către reclamantă și de admiterea motivului de recurs privind modul de evaluare a riscului de confuzie prin decizia recurată, se impune admiterea și a motivelor de recurs vizând calificarea ca acte de concurență neloială și acordarea de despăgubiri, în condițiile în care instanța de apel a reținut riscul de confuzie creat prin utilizarea nelegală a unui semn similar cu marca, pentru aceleași produse.

În cadrul rejudecării, urmează a se examina și susținerile pârâtei referitoare la propria reputație pe piața de produse relevantă, reiterate în recurs, observându-se că, deși au fost formulate în cursul judecății, nu au fost cercetate de către instanța de apel. Totodată, se vor avea în vedere și susținerile pârâtei referitoare la incidentul din anul 2010, reținut ca relevant în cadrul situației de fapt stabilite de către instanța de apel, conform cărora grafica ce a format obiectul disputei nu era cea înregistrată ca desen prin certificatul nr. 019291.

Înalta Curte va înlătura, însă, susținerile recurentei – pârâte privind lipsa de îndreptățire a reclamantei la despăgubiri pentru perioada anterioară anulării înregistrării desenului, susțineri ce nu țin cont de principiul retroactivității efectelor nulității actului juridic.

În motivarea deciziei, răspunzându-se susținerilor reclamantei, au fost inserate și considerente referitoare la posibilitatea introducerii acțiunii în contrafacere împotriva titularului unui drept de proprietate intelectuală, fără a fi necesară anularea în prealabil a înregistrării dreptului. A fost justificată posibilitatea formulării în acest fel și a unei cereri în despăgubiri, repararea prejudiciului fiind un aspect particular al acțiunii în contrafacere.

Se observă că aplicarea soluției din jurisprudența CJUE presupunea o altă situație decât cea creată prin dispozițiile adoptate în cauză, prin care înregistrarea dreptului pârâtei a fost anulată în prealabil admiterii cererii de reparare a prejudiciului produs prin încălcarea dreptului la marcă, atât sub forma unor obligații de a face stabilite în sarcina pârâtei, cât și sub formă de despăgubiri.

Față de modul de învestire a instanței de judecată în prezenta cauză, chestiunea încălcării dreptului la marcă al reclamantei poate fi dezlegată în cadrul primului capăt de cerere, iar cererile având ca obiect repararea prejudiciului, cu formele de reparație solicitate, a fost soluționată în funcție de rezultatul evaluării.

În condițiile în care instanțele de fond au procedat chiar în acest mod, este suficient, pentru a se răspunde criticilor recurentei – pârâte, faptul că s-a dispus însăși anularea înregistrării desenului pârâtei, cu efecte asupra folosirii de către pârâtă, ulterior înregistrării nelegale, a unui semn considerat a fi similar cu marca reclamantei.

Efectele nulității oricărui act juridic se produc pentru trecut, întinzându-se până la momentul încheierii actului juridic, ceea ce echivalează, în cauză, cu înlăturarea efectelor actului care s-au produs până la momentul anulării efective a înregistrării desenului.

În același timp, însă, dată fiind trimiterea cauzei spre rejudecare prin prezenta decizie, este la latitudinea instanței de rejudecare să reevalueze, dacă socotește necesar, îndreptățirea reclamantei la despăgubiri, într-o altă ipoteză decât cea conturată până în acest stadiu procesual, anume în eventualitatea respingerii cererii în anularea înregistrării desenului. prin prisma existenței autorității de lucru judecat a dezlegărilor din cererea în anulare în privința unui aspect supus examinării și în cadrul celorlalte capete de cerere, anume existența riscului de confuzie.

Față de toate considerentele expuse, Înalta Curte a admis recursul principal declarat de pârâta S.C. B. S.R.L., a casat decizia recurată și a trimis cauza la aceeași instanță de apel, pe temeiul art. 497 C.proc.civ.

Prin decizia recurată, instanța de apel a respins, ca inadmisibil, motivul de apel ce viza considerentele prin care prima instanță, admițând cererea de chemare în judecată în aplicarea art. 22 alin. (3) lit. c) și g) din Legea nr. 129/1992, ar fi apreciat în mod greșit că nu se justifică anularea înregistrării desenului pârâtei și pe temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) lit. a) din aceeași lege.

Criticile recurentei - reclamante pe acest aspect sunt fondate.

Apelul incident este deschis intimatului din apelul principal nu numai împotriva soluției cuprinse explicit în dispozitivul sentinței sau al încheierii premergătoare atacate, ci și împotriva considerentelor unor asemenea hotărâri, atunci când se urmărește înlăturarea acelor dezlegări date unor probleme de drept ce nu au legătură cu judecata acelui proces sau care sunt greșite ori cuprind constatări de fapt ce prejudiciază partea, în aplicarea art. 461 alin. (2) C.proc.civ., nu și schimbarea soluției din dispozitiv.

Finalitatea schimbării hotărârii primei instanțe, condiție impusă de art. 472 alin. (1) C.proc.civ. pentru promovarea apelului incident, este atinsă și în cazul în care acest apel este declarat doar împotriva considerentelor, deoarece textul nu distinge în privința părții din hotărâre la a cărei schimbare se tinde, iar considerentele reprezintă parte integrantă a oricărei hotărâri judecătorești, conform art. 425 alin. (1) lit. b) C.proc.civ.

Soluția preconizată de art. 461 alin. (2) din cod, anume înlăturarea de către instanța de apel a unor considerente și înlocuirea lor cu propria argumentare în susținerea soluției din dispozitiv, menținute ca atare, poate fi socotită drept o schimbare a hotărârii, în sensul art. 471 alin. (1), respectiv a acelei părți din hotărâre ce explicitează soluția pronunțată și intră sub autoritate de lucru judecat odată cu dispozitivul.

Drept urmare, contrar celor constatate prin decizia recurată în prezenta cauză, nu există o incompatibilitate între dispozițiile art. 472 alin. (1) și cele ale art.461 alin. (2) C.proc.civ., iar partea are alegerea în privința declarării unui apel principal sau a unui apel incident împotriva considerentelor.

În cazul formulării unui apel incident, partea va suporta, însă, riscul presupus de relația de dependență între apelul principal al părții adverse, ce vizează însăși soluția din dispozitiv, și apelul incident împotriva considerentelor, în condițiile în care, potrivit art. 472 alin. (2) C.proc.civ., dacă apelantul principal își retrage apelul sau dacă acesta este respins ca tardiv, ca inadmisibil ori pentru alte motive care nu implică cercetarea fondului, apelul incident rămâne fără efect.

Față de considerentele expuse, Înalta Curte a admis și recursul incident formulat de reclamanta A. S.R.L., motiv pentru care trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță de apel, deja dispusă în considerarea recursului principal, potrivit celor arătate la pct. 1 din prezenta decizie, pe temeiul art. 497 C.proc.civ., a vizat rejudecarea ambelor apeluri.