ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6050/2012

Asupra cauzei civile de față constată următoarele: Prin Sentința civilă nr. 956 din 01 iulie 2010 pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, în Dosarul nr. 39420/3/2009, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea principală formulată de reclamanta B.K.C., în contradictoriu cu pârâtele I.B.P. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și, totodată, a respins cererea reconvențională formulată de pârâta I.B.P. SRL. În motivarea sentinței, s-a reținut că reclamanta este titulara mărcii figurative B.K., obținând protecția pe teritoriul Turciei în anul 1999, pe teritoriul Comunității Europene în anul 2000 și pe teritoriul României în anul 1999, protecția fiind reînnoită în anul 2009, potrivit certificatului de înregistrare marcă din 22 martie 2009, pentru clasele de produse și servicii 30, 42, 43, 44 și 45, în timp ce pârâta este titulara mărcii figurative I.B.

pentru clasa de produse 30, depusă la înregistrare la data de 12 decembrie 2000. Au fost înlăturate susținerile reclamantei referitoare la reaua-credință a pârâtei, dedusă de reclamantă din faptul că reclamanta și-a înregistrat marca încă din anul 1999 în Turcia, unde deține 258 de restaurante, iar pârâta este o societate comercială cu doi asociați de naționalitate turcă, ce activează în același domeniu al serviciilor de restaurant, astfel încât pârâta cunoștea, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, despre existența și folosirea anterioară, de către reclamantă, a mărcii similare B.K.

Tribunalul a avut în vedere că reaua-credință la înregistrarea unei mărci implică existența, de principiu, a două componente: prima constând în cunoașterea existenței mărcii anterioare opuse și a doua, intenția de a obține un avantaj semnificativ pe piața concurențială, fie prin folosirea renumelui mărcii anterioare, fie prin blocarea accesului pe o piață determinată și semnificativă a mărcii anterioare. Doctrina și jurisprudența au apreciat în mod constant că existența doar a primei componente este suficientă numai în măsura în care se solicită la înregistrare o marcă identică sau puternic similară cu marca anterioară. Or, din această perspectivă, mărcile în conflict nu sunt identice și nici puternic similare, iar marca pârâtei nu reprezintă o copiere, o imitare a mărcii reclamantei, astfel cum aceasta a susținut.

Este adevărat că ambele mărci sunt mărci combinate, conținând un element verbal și un element figurativ constând într-un arc de cerc de natură a sugera o chiflă de B., numai că mărcile, deși sunt similare din punct de vedere conceptual, sunt puternic diferite din punct de vedere vizual și auditiv. Singurul element comun B. este nedistinctiv, arătând specificul produselor și serviciilor pentru care marca este folosită, elementul distinctiv fiind, în cazul mărcii reclamantei, elementul verbal K. și în cazul mărcii pârâtei, elementul verbal I. Cel mai important aspect în aprecierea lipsei de similaritate este faptul că percepția de ansamblu în cazul mărcilor în conflict este diferită. Scopul înregistrării unei mărci este acela de a conferi distinctivitate produselor sau serviciilor oferite, însă acest scop nu acoperă și interesul comerciantului de împiedica pătrunderea pe piață a altor competitori.

A apreciat instanța că este foarte important ca, pe o piață concurențială puternică, cum este cea din domeniul produselor și serviciilor alimentare, să nu fie permisă monopolizarea elementului verbal B., care este un element descriptiv și nedistinctiv. Sub un alt aspect, s-a reținut că prin probele administrate nu s-a făcut dovada faptului că, la data înregistrării mărcii de către pârâtă, aceasta cunoștea existența mărcii reclamantei, simplul fapt că marca reclamantei era folosită în Turcia și că doi dintre asociații societății pârâte aveau naționalitatea turcă fiind insuficient pentru a proba cunoașterea acestei mărci, în condițiile în care nu s-a dovedit că aceasta a dobândit notorietate pe teritoriul Turciei sau al Comunității Europene.

De asemenea, nu au fost dovedite intențiile pârâtei, sancționabile din punctul de vedere al conduitei corecte pe piața concurențială. Aceasta a urmărit să individualizeze într-un mod specific produsele oferite, folosind în acest scop un element de natură a permite o legătură rapidă în percepția publicului consumator între marcă și produsele oferite, prin urmare, nu a fost dovedită reaua-credință a pârâtei la înregistrarea mărcii sale. În ceea ce privește cererea reconvențională, având ca obiect decăderea reclamantei din drepturile asupra mărcii B.K., s-a reținut, în esență, că reclamanta a făcut dovada folosirii serioase a mărcii de către A.R.S. SRL, care, în temeiul contractului de franciză încheiat în anul 2008 cu reclamanta, a deschis mai multe restaurante în România sub această marcă.

Este lipsit de relevanță, în aprecierea caracterului efectiv al actelor de folosință a mărcii, faptul că eventualele contracte de cesiune sau licență nu au fost înscrise în registrele specifice ale O.S.I.M, potrivit Regulilor 25 - 29 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 aprobat prin H.G. nr. 833/1998, în vigoare la data formulării acțiunii, instituția inopozabilității având alt domeniu de aplicare. Prin Decizia nr. 233 din 6 octombrie 2011 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a anulat ca netimbrat apelul declarat de pârâta I.B.P. SRL împotriva sentinței menționate și a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta B.K.C.

împotriva aceleiași sentințe. În ceea ce privește apelul pârâtei, Curtea a făcut aplicarea sancțiunii instituite prin art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997, deoarece apelanta a fost înștiințată cu privire la cuantumul taxei de timbru și al timbrului judiciar datorate pentru cererea de apel, însă a declarat expres în fața instanței că nu înțelege să achite aceste sume. În ceea ce privește apelul reclamantei, s-a reținut, în privința limitelor devoluțiunii, că prima instanță a constatat prescris dreptul reclamantei la acțiunea în anularea mărcii pârâtei pentru motivul preexistenței mărcii similare a reclamantei, reglementat la art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Soluția astfel pronunțată în privința cererii de anulare întemeiată pe motivul de nulitate menționat nu a fost criticată prin motivele de apel, astfel că, în raport de art. 295 alin. (1) C. proc. civ., Curtea nu este învestită cu evaluarea legalității și a temeiniciei sale. În contextul motivului de nulitate justificat prin reaua-credință imputată pârâtei, instanța avea a analiza, în primul rând, circumstanțele ce au existat anterior sau concomitent înregistrării mărcii, respectiv conduita pârâtei la acea epocă, pentru că numai cauze anterioare sau simultane constituirii depozitului reglementar pentru înregistrarea mărcii pot conduce la sancțiunea invalidării/anulării înregistrării mărcii.

În aceste coordonate, similitudinile dintre cele două mărci au fost analizate de instanța fondului în mod circumstanțial, numai ca elemente de natură a reliefa cele două componente ale relei-credințe imputate pârâtei în contextul art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998 (respectiv cunoașterea mărcii anterioare B.K., și intenția pârâtei-solicitante de a obține un avantaj semnificativ pe piața concurențială, fie prin folosirea renumelui mărcii anterioare a reclamantei, fie prin blocarea accesului mărcii anterioare pe teritoriul pe care s-a solicitat înregistrarea). Analiza astfel efectuată nu se confundă cu aceea care este posibil a fi realizată în evaluarea legalității înregistrării mărcii din perspectiva condiției reglementate prin art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, condiție în contextul căreia devin operante și criteriile consacrate în doctrină și jurisprudență relative la aprecierea similarității mărcilor aflate în conflict.

Împrejurările legate de renumele/notorietatea mărcii reclamantei au fost analizate în mod judicios de instanța de fond în contextul în care aceasta a afirmat, prin cererea introductivă, că reprezentanții pârâtei aveau cunoștință de marca anterior înregistrată B.K. pentru că: restaurantele cu denumirea B.K., deschise de reclamantă în 74 de țări, reprezintă al doilea lanț de restaurante cu servire rapidă din lume; că mărcile B.K. cu element figurativ au fost înregistrate în Turcia la data de 22 martie 1999; că aceste mărci au fost intens promovate de-a lungul anilor și se bucură de o reputație mondială; că reclamanta deține, în Turcia, 258 de restaurante sub această marcă; că doi dintre asociații societății pârâte au naționalitate turcă și, astfel, "fără putință de tăgadă" aveau cunoștință de folosirea anterioară a mărcii anterioare B.K.

Reproșând primei instanțe că a analizat notorietatea mărcii B.K. pe teritoriul Turciei sau al Comunității Europene, fără a se fi invocat asemenea valențe ale acesteia, apelanta reclamantă nu numai că a desprins din context noțiunea de notorietate utilizată în considerentele sentinței apelate, dar ignoră propriile argumente expuse în cererea de chemare în judecată relativ la răspândirea mărcii sale și la percepția acesteia din partea publicului căruia i se adresează produsele pentru care a fost înregistrată. Observând menționata noțiune în contextul în care se regăsește în cuprinsul hotărârii atacate, Curtea a constatat că ea a fost utilizată de instanță cu valențe echivalente celei de "renume mondial" evocată de reclamantă în cererea introductivă, și nicidecum cu valențele conferite prin condiția de registrabilitate de la art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998 - care, dealtfel, se referă exclusiv la notorietatea dobândită pe teritoriul României.

În al doilea rând, potrivit cu prevederile art. 1898 alin. (2) C. civ. în vigoare la data înregistrării mărcii pârâtei intimate, în favoarea acestei din urmă părți operează prezumția legală relativă de buna-credință la înregistrarea mărcii I.B., iar reclamantei - care a alegat reaua-credință - îi incumbă sarcina probei în răsturnarea acestei prezumții. Afirmațiile făcute în cuprinsul cererii de chemare în judecată, în sensul că marca combinată B.K. se bucură de renume mondial și că restaurantele proprii - cu aceeași denumire B.K. - aveau o prezență semnificativă (într-un număr de 258) în țara de origine a asociaților/reprezentanților societății pârâte la epoca înregistrării mărcii a cărei nulitate se invocă impuneau, atât din perspectiva art. 1898 alin. (2) C. civ., cât și a dispozițiilor cu caracter general ale art. 1169 C. civ.

și art. 129 alin. (1) C. proc. civ., obligația reclamantei de a administra probe care să confirme realitatea situației astfel evocate. În absența unui probatoriu concludent, care să permită instanței să verifice realitatea acestor împrejurări de fapt evocate de reclamantă, nu putea fi considerată răsturnată prezumția legală de bună-credință ce operează în favoarea pârâtei intimate. Existența înregistrărilor anterioare anului 2000, în Uniunea Europeană, în Turcia și/sau în alte state ale lumii, a mărcii combinate B.K. reliefează împrejurarea că reclamanta se bucură de protecție/exclusivitate în folosirea semnului pe teritoriile pentru care s-au făcut respectivele înregistrări, și nicidecum faptul că orice persoană ce avea cetățenia statelor în care opera această protecție ar fi cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască dreptul astfel dobândit de reclamantă.

De asemenea, respectivele înregistrări nu erau de natură a asigura reclamantei un drept exclusiv de utilizare a semnului pe teritoriul României (care, la acea dată nu avea calitatea de stat membru al Uniunii Europene). De asemenea, împrejurarea că asociatul/asociații de naționalitate turcă al/ai societății pârâte desfășoară în România activități comerciale în domeniul restaurantelor fast food nu oferă, prin el însuși, niciun indiciu în sensul că și în țara de origine ar fi fost implicați în același gen de activități comerciale. Astfel, susținerea reclamantei în sensul că acești asociați ar fi cunoscut existența înregistrării mărcii combinate B.K. în Turcia și prestigiul de care această marcă se bucura în respectivul stat ca efect al comerțului în care activau, este speculativă, fără suport probator.

Nefiind îndeplinită condiția premisă (cunoașterea existenței și folosirii mărcii B.K. înregistrată în afara teritoriului României), nu există suportul necesar analizării celei de-a doua condiții, respectiv intenția frauduloasă în raport de înregistrările menționate. Cât privește teritoriul României, unde marca reclamantei era, de asemenea, înregistrată anterior datei la care a fost constituit depozitul reglementar pentru marca a cărei anulare se cere, Curtea a apreciat că analiza conduitei pârâtei trebuie făcută în considerarea circumstanțelor concrete în care aceasta s-a derulat. Astfel, în perioada 1999 - 2007, marca combinată B.K. nu a fost utilizată în România, reclamanta beneficiind însă de dreptul exclusiv de a utiliza semnul astfel înregistrat în condițiile Legii nr. 84/1998.

Marca I.B., înregistrată de societatea pârâtă în anul 2000, conține o serie de elemente - figurative și verbale - care se regăsesc și în conținutul mărcii anterioare a reclamantei, iar această coincidență de elemente putea fi constatată printr-o cercetare documentară ce se putea realiza (de către solicitant) în cadrul procedurii de înregistrare a mărcii ulterioare. Pe de o parte, elementul verbal din conținutul mărcii pârâtei este cvasi-identic cu numele comercial al acesteia, iar pe de altă parte marca înregistrată a pârâtei are în conținut și culorile revendicate roșu, galben și maro (spre deosebire de marca reclamantei apelante, care nu beneficiază de protecție decât pentru elementul verbal și cel grafic, iar nu și pentru culorile pe care susține că le folosește în asociere cu marca).

Chiar dacă, din analiza comparativă a celor două mărci, se poate observa un nivel însemnat de similitudine sub aspect vizual și conceptual (din punctul de vedere al alegerii unei chifle secționate ca elementul figurativ central, al grafiei și plasării elementului verbal în secțiunea chiflei, precum și a modalității de încadrare a semnului printr-un arc de cerc), Curtea a apreciat că o atare similitudine nu este îndestulătoare pentru a răsturna prezumția bunei-credințe a pârâtei. Asemănările dintre mărcile aflate în conflict sunt apte a evidenția cunoașterea de către pârâtă a structurii vizuale și conceptuale a mărcii înregistrate de reclamantă, însă elementul cunoașterii nu este suficient pentru a dovedi reaua-credință a pârâtei la momentul înregistrării mărcii I.B., fiind necesar ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă.

Reaua-credință ce interesează dispozițiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998 este asimilabilă întotdeauna fraudei. Frauda constă în săvârșirea unor acte de atingere aduse intereselor altuia, în mod deliberat, cu scopul de a obține foloase injuste. Astfel concepută, reaua-credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte, vizând, pe de o parte, cunoașterea "faptului relevant" (existența și folosirea mărcii anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat) iar, pe de altă parte, intenția frauduloasă.

Pe cale de consecință, numai prezența intenției frauduloase a titularului mărcii ulterior înregistrate poate determina aplicarea sancțiunii nulității; trebuie ca intenția pe care acesta a avut-o în cadrul procedurii de înregistrare a mărcii sale să nu fi fost aceea ca marca să își îndeplinească funcțiile specifice, respectiv de a dobândi drepturile asupra unei mărci pe care să o folosească și să o impună pe piață, ci de a bloca accesul concurentului pe piață, sau de a-și crea un avantaj comercial injust profitând de semnul preexistent. Constatările anterioare sunt confirmate în jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (în cauza Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG contra Franz Haiswirth GmbH).

Instanța europeană a reținut că intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs poate, în anumite circumstanțe, să caracterizeze reaua-credință a solicitantului mărcii, situație întrunită, în special, în cazul în care se dovedește că solicitantul a înregistrat marca fără intenția de a o utiliza, exclusiv în scopul de a bloca accesul terțului comerciant pe piață, caz în care marca nu este aptă a-și îndeplini funcțiile sale esențiale.

Raportând aceste aprecieri teoretice la datele speței pendinte, Curtea a constatat, pe de o parte că, ulterior înregistrării, a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pârâtei - aspect care este confirmat de reclamantă atât prin argumentele expuse în cuprinsul cererii de chemare în judecată, cât și în cererea de apel - ceea ce semnifică faptul că înregistrarea acestei mărci s-a făcut cu scopul de a-și îndeplini funcțiile specifice, iar pe de altă parte că nu a fost dovedit faptul că pârâta ar fi urmărit să își creeze vreun avantaj comercial, profitând de marca anterior înregistrată în România. În ceea ce privește intenția frauduloasă a pârâtei - ca cerință necesară pentru a fi reținută reaua-credință la înregistrarea mărcii combinate I.B.

- se impunea a fi dovedită distinct de cerința cunoașterii "faptului relevant" al existenței înregistrării (în România) a mărcii combinate anterioare B.K. - ce are o structură conceptuală asemănătoare. Simpla cunoaștere a "faptului relevant" nu generează, prin ea însăși, prezumția existenței unei intenții frauduloase, atare intenție trebuind a fi probată distinct și apreciată ca atare. Asemănările puternice ce există între mărcile aflate în conflict reliefează, astfel cum s-a stabilit în cele ce preced, faptul cunoașterii de către pârâtă a mărcii anterioare a reclamantei, fără însă ca acest fapt să facă a fi evidentă intenția de fraudare - cum pretinde apelanta reclamantă.

În condițiile în care: marca anterioară nu fusese folosită în România până la data înregistrării mărcii pârâtei; nu s-a dovedit că cea dintâi se bucura, la nivelul anului 2000, de o reputație/renume, pe acest teritoriu, care ar fi profitat sau ar fi fost de natură să profite pârâtei; s-a probat că pârâta a înregistrat marca ulterioară pentru a fi efectiv utilizată în activitatea proprie, și nu pentru a bloca accesul pe piață al comercianților concurenți, Curtea a respins critica apelantei reclamante pe aspectul nedovedirii celei de-a doua cerințe pentru existența relei-credințe.

Riscul de confuzie evocat de apelanta-reclamantă în apel nu putea fi analizat de instanța fondului ca un criteriu elocvent și suficient pentru determinarea intenției frauduloase, circumscrisă cauzei de nulitate ce se analizează în lumina prevederilor art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, atâta vreme cât acest criteriu a fost conceput de legiuitor ca relevant în contextul unei cauze de nulitate distincte (reglementate prin art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din același act normativ) în privința căreia prima instanță a reținut intervenită prescripția dreptului la acțiune. Dealtfel, prezența unui risc de confuzie între mărcile în conflict reflectă modalitatea în care produsele și/sau serviciile cărora acestea li se aplică sunt percepute de consumatori, iar nu existența intenției titularului mărcii ulterior înregistrate de a obține un asemenea efect.

De aceea, chiar acceptând ipoteza existenței riscului de confuzie, se impunea ca reclamanta să dovedească împrejurarea că pârâta-intimată a acționat cu vinovăție/intenție, urmărind să creeze o confuzie aptă să îi creeze un avantaj comercial injust. În cadrul probatoriului administrat în apel de către apelanta reclamantă, a fost depus un sondaj de opinie realizat de mandatarul acestei părți în perioada 6 - 8 iunie 2011, sondaj din al cărui conținut reiese faptul că semnul B.K. evidențiat în culorile alb și negru (astfel cum acesta beneficiază de protecția conferită de înregistrarea ca marcă) nu a fost recunoscut de respondenți ca reprezentând marca apelantei. Ca atare, afirmația apelantei potrivit căreia s-ar fi creat, din intenția frauduloasă a pârâtei, un însemnat risc de confuzie cu marca anterior înregistrată B.K.

este una făcută cu neobservarea limitelor protecției de care se bucură ca efect al respectivei înregistrări - pe care o extinde fără temei și asupra culorilor pe care le utilizează în asociere cu marca, fără însă a avea exclusivitate asupra combinației astfel rezultate. Cât privește alegația apelantei în sensul că pârâta-intimată ar folosi semnul I.B., astfel cum a fost înregistrat ca marcă, și pentru alte produse/servicii decât cele pentru care a fost înregistrat, Curtea a reținut că aceasta este lipsită de suport probator.

În lumina dreptului de acces la justiție și al dreptului de apărare - reglementate cu valoare de drepturi fundamentale prin art. 21 și 24 din Constituția României - formularea de către pârâta intimată a cererii reconvenționale (având ca obiect decăderea reclamantei din drepturile asupra mărcii în raport de care aceasta a solicitat, prin cererea principală, anularea mărcii pârâtei) apare, formal, ca un exercițiu legitim al celor două drepturi fundamentale menționate anterior.

Demersurile astfel întreprinse de pârâtă erau unele ce aveau ca finalitate apărarea și conservarea, în condițiile legii, a drepturilor asupra mărcii a cărei anulare se solicita, pentru rațiuni ce impuneau o verificare asupra utilizării de către reclamantă a mărcii sale anterior înregistrată, context în care apare ca vădit nefondată susținerea apelantei în sensul că respectivele demersuri ar constitui un indiciu al vinovăției/intenției frauduloase cu care ar fi acționat pârâta la înregistrarea propriei mărci, a conchis instanța de apel. Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs în termen legal reclamanta B.K.C., criticând-o pentru nelegalitate, în temeiul dispozițiilor art. 304 pct. 7 și 9 C. proc.

civ. și susținând, în esență, următoarele: 1. Hotărârea instanței de apel conține motive contradictorii, în sensul că instanța stabilește faptului că există asemănări puternice între cele două mărci aflate în conflict, asemănări care atestă cunoașterea semnului B.K. de către pârâtă, fără însă a trage toate concluziile ce se impuneau din această cunoaștere. Pe de altă parte, instanța a apreciat faptul că, în speță, nu s-ar fi făcut dovada faptului că asociatul de naționalitate turcă al pârâtei intimate ar fi cunoscut existența înregistrării mărcii combinate B.K., pe cale de consecință instanța de apel a considerat ca speculative afirmațiile referitoare la faptul că pârâta intimată ar fi cunoscut marca ce i se opune.

În paragrafele următoare, instanța constată, din contră, faptul că "asemănările dintre mărcile aflate în conflict sunt apte a evidenția cunoașterea de către pârâtă a structurii vizuale și conceptuale a mărcii înregistrată de reclamantă și respectiv "asemănările puternice ce există între mărcile aflate în conflict reliefează, astfel cum s-a stabilit în cele ce preced, faptul cunoașterii de către pârâtă a mărcii anterioare a reclamantei". Astfel, instanța examinează existența relei-credințe a pârâtei intimate, constatând, în mod cu totul surprinzător, că aceasta nu există. Aceste aspecte constituie în fapt considerente contradictorii cuprinse în hotărârea recurată, care reliefează faptul că instanța de apel nu s-a aplecat suficient asupra problemei de drept, respectiv asupra identificării elementelor care atestă reaua-credință a pârâtei la înregistrarea mărcii.

2. Instanța de apel, constatând că între cele două semne aflate în conflict există puternice asemănări, stabilește ulterior că aceste asemănări nu reprezintă o intenție de fraudare a reclamantei. Concluzia instanței se constituie într-o greșită aplicare a prevederilor art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998 și respectiv art. 1898 alin. (2) C. civ. Astfel cum reclamanta a subliniat și în fața instanței de apel, prevederile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998 nu definesc noțiunea de rea-credință la înregistrarea mărcii, aceasta trebuind să fie stabilită de instanță de la caz la caz, prin aplicarea legislației și a principiilor de drept substanțial la situația de fapt stabilită cu ocazia cercetării judecătorești.

În cauză, stabilind dacă există asemănări între cele două mărci, instanța era chemată să decidă dacă aceste împrejurări de fapt constituie sau nu un caz de rea-credință, conform prevederilor art. 48 lit. c) din lege. Întrucât prevederile Legii nr. 84/1998 nu descriu noțiunea de rea-credință și nici componentele acesteia, instanța de apel a făcut o greșită aplicare a legii atunci când a stabilit faptul că noțiunea de rea-credință trebuie privită exclusiv din perspectiva verificării a două condiții cumulative (similaritatea dintre semne, respectiv intenția frauduloasă la înregistrarea mărcii posterioare). Astfel, existența unei intenții frauduloase la înregistrarea mărcii nu este necesar a fi verificată atunci când se dovedește faptul că titularul mărcii a cărei anulare se solicită cunoștea sau nu putea ignora folosirea semnului propriu de către reclamant.

În susținerea acestei poziții, recurenta a invocat decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțată în data de 11 iunie 2009 în Cauza nr. C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG v Franz Hauswirth GmbH, (dată în interpretarea art. 51 (1) (b) al Regulamentului nr. 40/94 cu privire la marca comunitară).

Din această decizie rezultă că factorii relevanți pentru aprecierea bunei sau a relei-credințe la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui însemn ca marcă comunitară, menționați cu titlu exemplificativ (cunoașterea de către pârât a faptului că un terț folosește un semn identic cu al său, intenția de a preveni un terț de la a continua să folosească marca, nivelul de protecție legală de care se bucură însemnul terțului) nu sunt definite drept condiții cumulative care, mutatis mutandis, trebuie verificate în orice împrejurare pentru a se stabili reaua-credință la înregistrarea mărcii, instanța europeană subliniind faptul că instanțele naționale trebuie să examineze toți factorii relevanți, precum și faptul că ipotezele oferite de Curte reprezintă numai o parte din coordonatele pe care le poate îmbrăca reaua-credință.

Cu toate acestea, instanța de apel a aplicat mecanic două criterii privind buna-credință: cunoașterea însemnului aparținând reclamantei și existența unei intenții frauduloase, prin aceasta adăugând în mod nepermis la lege. Din contră, instanța ar fi trebuit să observe faptul că lipsa unei definiții a bunei-credințe în corpul Legii nr. 84/1998 nu este întâmplătoare, legiuitorul dorind să lase libertate judecătorului în a aprecia ce anume constituie rea-credință de la caz la caz, fără a stabili bariere artificiale în fața accesului liber la justiție. Instanța nu a trecut dincolo de stabilirea situației de fapt, în sensul că în temeiul art. 1898 alin. (2) C. civ.

a constatat mecanic faptul că există o prezumție de bună-credință ce operează în favoarea pârâtei, fără a trage toate concluziile ce se impuneau din faptul că marca pârâtei este în fapt o imitație servilă a mărcii reclamantei și a fost înregistrată pentru aceeași clasă de produse, ulterior obținerii protecției mărcii B.K. 3. Chiar și în situația în care instanța de recurs va aprecia faptul că în această cauză trebuie verificate atât existența unei similarități între marca reclamantei și cea a pârâtei, cât și o intenție frauduloasă la înregistrarea mărcii I.B., acest ultim element este pe deplin întrunit în cauză. Instanța de apel a reținut faptul că între mărcile B.K. și I.B. există coincidențe de elemente, apte a evidenția cunoașterea de către pârâtă a structurii vizuale și conceptuale a mărcii înregistrată de reclamantă.

În aceste condiții, este evidentă intenția de fraudare a intimatei pârâte, deoarece marca acesteia reia într-o manieră cvasi-identică modul de dispunere a elementelor verbale și figurative din marca noastră anterioară. De asemenea, instanța de apel ar fi trebuit să observe faptul că aceste coincidențe de elemente nu sunt întâmplătoare. Deși instanța a constatat că, pentru determinarea coincidenței de elemente, era suficientă o cercetare documentară ce se putea realiza (de către solicitant) în cadrul procedurii de înregistrare a mărcii ulterioare, se ignoră că această cercetare cădea în sarcina pârâtei, ce și-a înregistrat marca ulterior mărcii reclamantei. În practică, procedura cercetării documentare este menită tocmai a proteja deponentul de bună-credință de situația în care semnul a cărui protecție o solicită ar intra în conflict cu un semn anterior, din cauza unor similarități întâmplătoare.

Or, neparcurgerea acestei proceduri de către pârâtă atestă faptul că aceasta avea cunoștință deplină de marca anterioară B.K., asumându-și riscul înregistrării semnului similar. De asemenea, distinct de asemănarea izbitoare dintre cele două semne, instanța de apel trebuia să observe faptul că marca ulterioară a pârâtei I.B. a fost înregistrată pentru aceeași clasă de produse ca și marca B.K., astfel încât există intenția clară a pârâtei de a folosi marca sa în competiția comercială cu titularul mărcii anterioare. Din această perspectivă, sunt străine de natura pricinii reținerile instanței de apel în sensul că recurenta nu ar fi dovedit faptul că I.B. a folosit marca și pentru alte produse decât cele pentru care a obținut protecția mărcii.

În realitate, reclamanta a susținut că ambele mărci sunt înregistrate pentru aceeași clasă de produse, indiferent de obiectul de activitate al pârâtei I.B., ceea ce este relevant este obiectul protecției (clasa de produse) și nu obiectul de activitate. Această afirmație a fost făcută în combaterea apărărilor pârâtei care a încercat să crediteze ideea că părțile nu ar fi competitori pe aceeași piață. Or, această conduită a pârâtei intimate care, cunoscând semnul B.K., a înregistrat un semn similar până la identitate cu al reclamantei pentru aceeași clasă de produse, evitând procedura de cercetare documentară, relevă faptul că a existat rea-credință la înregistrarea mărcii proprii. Această rea-credință a avut ca scop crearea unui avantaj comercial injust, în primul rând prin aceea că pârâta nu a investit nimic în propria imagine pe piață - copiind-o pe cea a unui competitor.

La termenul de judecată din 5 octombrie 2012, intimata-pârâtă a invocat excepția nulității recursului, față de imposibilitatea încadrării criticilor formulate în cazurile de recurs prevăzute de art. 304 C. proc. civ. Analizând cu prioritate excepția nulității recursului, Înalta Curte constată că nu este fondată. Din dezvoltarea motivelor de recurs, rezultă că recurenta pretinde, pe de o parte, că decizia atacată conține motive contradictorii, care afectează viabilitatea raționamentului juridic conceput de către instanța de apel în susținerea soluției adoptate, iar, pe de altă parte, că instanța de apel a aplicat criterii greșite de evaluare a bunei-credințe a pârâtei la data cererii de înregistrare a mărcii I.B.

Criticile se referă, astfel, la argumentarea soluției, precum și la modul de aplicare a dispozițiilor art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, în raport și de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, context în care este posibilă analizarea acestora din perspectiva cazurilor descrise de art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ., corect indicate de către recurentă drept temei juridic al criticilor formulate, după cum se va arăta prin considerentele ce vor fi expuse. În consecință, Înalta Curte va respinge excepția nulității invocată de către intimata I.B.P. SRL. Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte constată următoarele: 1. Analizând atitudinea subiectivă a pârâtei la momentul cererii de înregistrare a mărcii I.B.

(12 decembrie 2000), instanța de apel s-a raportat distinct la înregistrările succesive ale mărcii reclamantei B.K. din Turcia (cea originară, din 22 martie 1999), Uniunea Europeană (în anul 2000) și, în sfârșit, România (1999), cu finalitatea de a stabili dacă pârâta a cunoscut aceste înregistrări ale semnului ca marcă (cunoașterea existenței și a folosirii unei mărci anterioare reprezentând unul dintre elementele esențiale de analiză a bunei-credințe la data depozitului reglementar al mărcii, fapt necontestat de către recurenta-reclamantă). Fiind vorba despre același semn al reclamantei (element verbal B.K. cumulat cu un element figurativ), instanța a fost consecventă în aprecierea similitudinilor dintre acest semn și cel pentru care pârâta și-a înregistrat propria marcă, constatând că există asemănări puternice între cele două semne aflate în conflict.

Recunoscând acest aspect (ce-i este, de altfel, favorabil), recurenta-reclamantă pretinde că aprecierea similarității pronunțate între semne ar fi trebuit să conducă la concluzia fermă a cunoașterii de către pârâtă a semnului reclamantei, ceea ce nu s-a întâmplat, instanța contrazicându-se în diferitele etape ale argumentației. Or, instanța de apel s-a raportat la înregistrări distincte, pe teritorii diferite, pentru a răspunde tuturor susținerilor reclamantei, care s-a prevalat, prin cererea de chemare în judecată, de toate înregistrările din Turcia și Europa ale companiei americane B.K.C.

Acest fapt explică aparent paradoxala concluzie la care a ajuns instanța, anume că, la data de 12 decembrie 2000, pârâta nu a cunoscut despre existența mărcii înregistrate în Turcia și Uniunea Europeană, însă a cunoscut despre marca înregistrată în România cu începere de la 22 martie 1999. Instanța nu a apreciat unul și același fapt, ci fapte distincte, respectiv cunoașterea de către pârâtă a fiecărei mărci anterior înregistrate. Această apreciere a fost impusă de împrejurarea că, deși semnul reclamantei B.K.

este protejat în România prin înregistrare de la aceeași dată de la care beneficiază de protecție prin înregistrare în Turcia - 22 martie 1999, protecția din Turcia a operat pentru produse și servicii din clasele 29, 32 și 43 (anume individualizate în certificatele aflate la dosar fond), în timp ce protecția din România operează pentru produse și servicii din clasele 30, 42 - 45. Or, marca pârâtei a fost înregistrată pentru aceleași produse din clasa 30 pentru care marca reclamantei a fost înregistrată în România, ceea ce înseamnă că instanța de apel a pornit de la premisa că produsele vizate de marca pârâtei (din clasa 30) sunt diferite pentru care marca reclamantei a fost înregistrată în Turcia (din clasele 29 și 32), aspect pe care această instanță de recurs îl deduce (în absența unei precizări exprese și a unei analize corespunzătoare) din faptul că instanța de apel a evaluat notorietatea în România a mărcii înregistrate în Turcia.

Instanța de apel a verificat, așadar, dacă semnul aparținând reclamantei a fost protejat în România nu numai pentru produsele și serviciile din clasele 30, 42 - 45 (protecție rezultată din marca înregistrată din 22 martie 1999), însă și pentru clasele 29, 32 și 43, de care sunt legate, practic, serviciile de restaurante tip fast food în domeniul cărora s-a invocat notorietatea reclamantei și activează și pârâta.

Interesul cercetării protecției semnului în România nu decurge din verificarea preexistenței în patrimoniul reclamantei a unui drept la marcă recunoscut pe teritoriul României, în contextul legitimării procesuale active (întrucât cazul de nulitate a înregistrării mărcii descris de art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, în numerotarea de la data formulării cererii de chemare în judecată - reprezentând temeiul juridic al cererii - nu poate fi confundat cu cel din art. 48 lit. b), ci din evaluarea cunoașterii de către pârâtă a semnului reclamantei înainte de înregistrarea în România a mărcii acesteia din urmă.

Nu se poate ignora că protecția conferită prin înregistrarea semnului ca marcă de către reclamantă în momente și pe teritorii diferite se supune, ca regulă, principiului teritorialității, astfel încât evaluarea atitudinii subiective a unui alt titular de marcă, la momentul solicitării de înregistrare a acesteia, depinde de existența și de întinderea protecției mărcii anterioare. Altfel spus, trebuia stabilit dacă pârâta a cunoscut semnul aparținând reclamantei în contextul înregistrării în Turcia inter alia pentru produse și servicii tip fast food, iar semnul se bucura de notorietate la nivelul României pentru aceste produse și servicii, chiar dacă nu era înregistrat pentru acestea ori în contextul înregistrării din România, însă doar pentru produsele și serviciile vizate de aceasta din urmă.

Diferența de regim juridic al protecției asigurate reclamantei în funcție de întinderea teritorială are relevanță în aprecierea bunei-credințe a pârâtului și din perspectiva sarcinii probei și a obiectului probațiunii. Astfel, dacă marca reclamantului din cererea în anularea unei alte mărci pentru înregistrare cu rea-credință nu este protejată în România, îi revine reclamantului sarcina probării acesteia, în favoarea pârâtului operând o prezumție de bună-credință, după cum, în mod corect, a reținut instanța de apel în cauză. Dacă marca reclamantului dintr-o asemenea cerere este protejată în România, cunoașterea mărcii reclamantului - deci, prima cerință a întrunirii relei-credințe - este prezumată, revenind pârâtului sarcina probei contrare.

Această prezumție se bazează pe faptul că pârâtul trebuia și putea, în mod obiectiv, să cunoască marca anterioară, prin cercetările presupuse în sarcina sa la momentul înregistrării mărcii. Instanța de apel a reținut în speță că reclamanta beneficia de protecție/exclusivitate în folosirea semnului pe teritoriile pentru care s-au făcut respectivele înregistrări și nu s-a dovedit că se bucura, la nivelul anului 2000, de o reputație/renume, pe teritoriul României, care ar fi profitat sau ar fi fost de natură să profite pârâtei. În acest context, a apreciat că nu se poate prezuma că orice persoană ce avea cetățenia statelor în care opera această protecție ar fi cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască dreptul astfel dobândit de reclamantă, astfel încât revenea reclamantei sarcina probării susținerii că asociatul/asociații de naționalitate turcă al/ai societății pârâte ar fi cunoscut existența înregistrării mărcii combinate B.K.

în Turcia și prestigiul de care această marcă se bucura în respectivul stat ca efect al comerțului în care activau. Astfel, în mod corect, instanța de apel a apreciat, în speță, că asemănările dintre mărcile aflate în conflict sunt apte a evidenția cunoașterea de către pârâtă a mărcii reclamantei, apreciere ce echivalează cu reținerea unei prezumții de cunoaștere de către pârâtă a mărcii similare anterioare, pe care trebuia și putea, în mod obiectiv, să o cunoască. Din considerentele expuse, rezultă că nu există nicio contradicție în cuprinsul deciziei între constatarea similarității pronunțate între semne și concluzia asupra faptului cunoașterii mărcii reclamantei, în condițiile în care instanța de apel s-a raportat distinct la fiecare marcă înregistrată a reclamantei.

2. În ceea ce privește intenția frauduloasă, pe care instanța de apel a reținut-o drept cerință esențială în aprecierea relei-credințe, ce trebuie întrunită în mod cumulativ cu prima cerință analizată, aceea a cunoașterii mărcii anterioare, prin motivele de recurs se contestă existența unei condiții obligatorii cu acest conținut, care trebuie verificată în toate cazurile, independent de situația de fapt. Aceste susțineri nu pot fi primite, deoarece reaua-credință trebuie evaluată prin prisma principiilor ce guvernează raporturile concurențiale între comercianți, context în care intenția reprezintă forma de vinovăție cerută pentru existența oricărui act concurențial neloial. Așadar, reaua-credință nu poate include forma de vinovăție a culpei, prezumată de către recurenta-reclamantă din simpla cunoaștere a existenței unui semn similar al unui concurent de pe aceeași piață de produse sau servicii.

Culpa nu poate avea semnificația relei-credințe, ca motiv de nulitate a înregistrării mărcii, deoarece sancțiunea aplicată ar fi excesivă față de atitudinea comerciantului, ce nu a urmărit eliminarea, discreditarea sau parazitarea concurenței. Doar intenția frauduloasă poate determina aplicarea sancțiunii nulității, cât timp intenția solicitantului mărcii nu a fost aceea ca marca să-și îndeplinească funcțiile specifice, respectiv de a dobândi drepturile asupra unei mărci pe care să o folosească ulterior și să o impună pe piață, ci de a bloca accesul concurentului pe piață sau de a-și crea un avantaj comercial, profitând de semnul preexistent (în cazul solicitantului comerciant), asigurându-și posibilitatea de a crea confuzie între marca sa și cea a reclamantei, pe care o parazitează, în acest fel, sub o aparență de legalitate.

Referirile instanței de apel la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009 în cauza C - 529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) confirmă considerentele anterioare. Chiar dacă această decizie nu este aplicabilă în mod direct în prezenta cauză, pronunțată fiind în interpretarea și aplicarea regulamentului privind marca comunitară, nu a directivei de armonizare a legislațiilor naționale, raționamentul expus de instanța europeană poate fi aplicat mutatis mutandis și în cazul mărcilor naționale (ori internaționale), fiind vorba despre rațiuni similare.

De altfel, recurenta-reclamantă face ea însăși trimitere prin motivele de recurs la decizia arătată anterior, susținând, însă, că din conținutul acesteia nu s-ar desprinde necesitatea reținerii, în toate cazurile, a intenției frauduloase la data cererii de înregistrare, aceasta fiind doar unul dintre factorii menționați cu titlu exemplificativ, instanța europeană subliniind faptul că instanțele naționale trebuie să examineze toți factorii relevanți, precum și faptul că ipotezele oferite de Curte reprezintă numai o parte din coordonatele pe care le poate îmbrăca reaua-credință.

Este adevărat că prin decizia în discuție s-a arătat că existența relei-credințe a solicitantului trebuie apreciată global, ținând seama de toți factorii pertinenți în speță, însă printre factorii care trebuie luați în considerare Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat explicit intenția pârâtului la momentul solicitării de înregistrare a mărcii, care nu poate fi prezumată din simpla cunoaștere a mărcii anterioare, iar atare intenție trebuie probată distinct de prima cerință și apreciată ca atare, instanța arătând criteriile de apreciere, implicit, mijloacele de dovedire a intenției frauduloase.

În speță, instanța de apel a evaluat toate circumstanțele cauzei, constatând că marca anterioară nu fusese folosită în România până la data înregistrării mărcii pârâtei; nu s-a dovedit că cea dintâi se bucura, la nivelul anului 2000, de o reputație/renume, pe acest teritoriu, care ar fi profitat sau ar fi fost de natură să profite pârâtei; s-a probat că pârâta a înregistrat marca ulterioară pentru a fi efectiv utilizată în activitatea proprie, și nu pentru a bloca accesul pe piață al comercianților concurenți. În aceste condiții, nu se poate reține că instanța de apel a aplicat mecanic două criterii privind buna-credință: cunoașterea însemnului aparținând reclamantei și existența unei intenții frauduloase, cât timp aceste criterii sunt pertinente în evaluarea atitudinii subiective a solicitantului unei mărci, iar aceasta s-a realizat pe baza probatoriului administrat în cauză.

Sunt nefondate susținerile recurentei în sensul că instanța de apel ar fi adăugat în mod nepermis la lege, în condițiile în care însăși recurenta a arătat faptul că art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998 nu conține vreun criteriu legal, determinarea criteriilor relevante fiind lăsată la latitudinea judecătorului. Or, nu există niciun motiv pentru a se înlătura de plano, din ansamblul factorilor relevanți, criteriile indicate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, atât timp cât instanța de apel a apreciat că o asemenea aplicare este pertinentă și utilă.

În niciun caz, aprecierea bunei-credințe nu se putea rezuma la faptul existenței similarității semnelor și chiar a identității produselor pentru care marca este înregistrată, deoarece, în aceste condiții, nu ar mai fi nicio diferență între cazurile de nulitate prevăzute de art. 48 lit. b), respectiv lit. c); or, diferența esențială rezidă în intenția solicitantului mărcii ulterioare de fraudare a intereselor titularului mărcii anterioare, a cărei inexistență a fost constatată de către instanța de apel, prin aplicarea criteriilor menționate și a evaluării ansamblului probator administrat. 3. Considerentele expuse anterior sunt suficiente pentru respingerea și a celui din urmă motiv de recurs, prin care recurenta reia susținerile referitoare la relevanța similarității accentuate între semne și a identității între produsele pentru care marca reclamantei a fost înregistrată în România și cele pentru care pârâta și-a înregistrat propria marcă.

Or, s-a arătat deja că aceste elemente, oricât de pregnante, nu sunt suficiente pentru reținerea relei-credințe, iar instanța de apel a constatat că pârâta a înregistrat marca pentru a o utiliza efectiv în activitatea proprie, fără intenția de a bloca accesul competitorilor pe piață, iar această apreciere nu poate fi reevaluată de către această instanță de control judiciar, ale cărei atribuții sunt circumscrise exclusiv cercetării legalității, nu și a temeiniciei deciziei recurate, prin reaprecierea probelor administrate. Ca atare, concluzia bunei-credințe a pârâtei nu poate fi infirmată, atât timp cât verificarea modului concret de aplicare a criteriilor de evaluare enunțate ar echivala cu cercetarea temeiniciei deciziei, care excede atribuțiilor instanței de recurs.

Față de considerentele expuse, Înalta Curte va respinge recursul ca nefondat, în aplicarea art. 312 alin. (1) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Respinge excepția nulității recursului. Respinge recursul declarat de reclamanta B.K.C. împotriva Deciziei nr. 233A din 6 octombrie 2011 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, ca nefondat. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 5 octombrie 2012. Procesat de GGC - NN