ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6050/2012

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 6050/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2012)

Asupra cauzei civile

de față constată următoarele:

Prin Sentința civilă nr. 956 din 01 iulie

2010 pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, în Dosarul nr.

39420/3/2009, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea principală formulată de

reclamanta B.K.C., în contradictoriu cu pârâtele I.B.P. SRL și Oficiul de Stat

pentru Invenții și Mărci și, totodată, a respins cererea reconvențională

formulată de pârâta I.B.P. SRL.

În motivarea

sentinței, s-a reținut că reclamanta este titulara mărcii figurative B.K.,

obținând protecția pe teritoriul Turciei în anul 1999, pe teritoriul

Comunității Europene în anul 2000 și pe teritoriul României în anul 1999,

protecția fiind reînnoită în anul 2009, potrivit certificatului de înregistrare

marcă din 22 martie 2009, pentru clasele de produse și servicii 30, 42, 43, 44

și 45, în timp ce pârâta este titulara mărcii figurative I.B. pentru clasa de

produse 30, depusă la înregistrare la data de 12 decembrie 2000.

Au fost înlăturate

susținerile reclamantei referitoare la reaua-credință a pârâtei, dedusă de

reclamantă din faptul că reclamanta și-a înregistrat marca încă din anul 1999

în Turcia, unde deține 258 de restaurante, iar pârâta este o societate

comercială cu doi asociați de naționalitate turcă, ce activează în același

domeniu al serviciilor de restaurant, astfel încât pârâta cunoștea, la data

depunerii cererii de înregistrare a mărcii, despre existența și folosirea

anterioară, de către reclamantă, a mărcii similare B.K.

Tribunalul a avut în

vedere că reaua-credință la înregistrarea unei mărci implică existența, de

principiu, a două componente: prima constând în cunoașterea existenței mărcii

anterioare opuse și a doua, intenția de a obține un avantaj semnificativ pe

piața concurențială, fie prin folosirea renumelui mărcii anterioare, fie prin

blocarea accesului pe o piață determinată și semnificativă a mărcii anterioare.

Doctrina și

jurisprudența au apreciat în mod constant că existența doar a primei componente

este suficientă numai în măsura în care se solicită la înregistrare o marcă

identică sau puternic similară cu marca anterioară.

Or, din această

perspectivă, mărcile în conflict nu sunt identice și nici puternic similare,

iar marca pârâtei nu reprezintă o copiere, o imitare a mărcii reclamantei,

astfel cum aceasta a susținut.

Este adevărat că

ambele mărci sunt mărci combinate, conținând un element verbal și un element

figurativ constând într-un arc de cerc de natură a sugera o chiflă de B., numai

că mărcile, deși sunt similare din punct de vedere conceptual, sunt puternic

diferite din punct de vedere vizual și auditiv.

Singurul element

comun B. este nedistinctiv, arătând specificul produselor și serviciilor pentru

care marca este folosită, elementul distinctiv fiind, în cazul mărcii

reclamantei, elementul verbal K. și în cazul mărcii pârâtei, elementul verbal

I.

Cel mai important

aspect în aprecierea lipsei de similaritate este faptul că percepția de

ansamblu în cazul mărcilor în conflict este diferită.

Scopul înregistrării

unei mărci este acela de a conferi distinctivitate produselor sau serviciilor

oferite, însă acest scop nu acoperă și interesul comerciantului de împiedica

pătrunderea pe piață a altor competitori.

A apreciat instanța

că este foarte important ca, pe o piață concurențială puternică, cum este cea

din domeniul produselor și serviciilor alimentare, să nu fie permisă

monopolizarea elementului verbal B., care este un element descriptiv și

nedistinctiv.

Sub un alt aspect,

s-a reținut că prin probele administrate nu s-a făcut dovada faptului că, la

data înregistrării mărcii de către pârâtă, aceasta cunoștea existența mărcii

reclamantei, simplul fapt că marca reclamantei era folosită în Turcia și că doi

dintre asociații societății pârâte aveau naționalitatea turcă fiind insuficient

pentru a proba cunoașterea acestei mărci, în condițiile în care nu s-a dovedit

că aceasta a dobândit notorietate pe teritoriul Turciei sau al Comunității

Europene.

De asemenea, nu au

fost dovedite intențiile pârâtei, sancționabile din punctul de vedere al

conduitei corecte pe piața concurențială. Aceasta a urmărit să individualizeze

într-un mod specific produsele oferite, folosind în acest scop un element de

natură a permite o legătură rapidă în percepția publicului consumator între

marcă și produsele oferite, prin urmare, nu a fost dovedită reaua-credință a

pârâtei la înregistrarea mărcii sale.

În ceea ce privește

cererea reconvențională, având ca obiect decăderea reclamantei din drepturile

asupra mărcii B.K., s-a reținut, în esență, că reclamanta a făcut dovada

folosirii serioase a mărcii de către A.R.S. SRL, care, în temeiul contractului

de franciză încheiat în anul 2008 cu reclamanta, a deschis mai multe

restaurante în România sub această marcă.

Este lipsit de

relevanță, în aprecierea caracterului efectiv al actelor de folosință a mărcii,

faptul că eventualele contracte de cesiune sau licență nu au fost înscrise în

registrele specifice ale O.S.I.M, potrivit Regulilor 25 - 29 din Regulamentul

de aplicare a Legii nr. 84/1998 aprobat prin H.G. nr. 833/1998, în vigoare la

data formulării acțiunii, instituția inopozabilității având alt domeniu de

aplicare.

Prin Decizia nr. 233

din 6 octombrie 2011 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru

cauze privind proprietatea intelectuală, a anulat ca netimbrat apelul declarat

de pârâta I.B.P. SRL împotriva sentinței menționate și a respins ca nefondat

apelul declarat de reclamanta B.K.C. împotriva aceleiași sentințe.

În ceea ce privește

apelul pârâtei, Curtea a făcut aplicarea sancțiunii instituite prin art. 20

alin. (3) din Legea nr. 146/1997, deoarece apelanta a fost înștiințată cu

privire la cuantumul taxei de timbru și al timbrului judiciar datorate pentru

cererea de apel, însă a declarat expres în fața instanței că nu înțelege să

achite aceste sume.

În ceea ce privește

apelul reclamantei, s-a reținut, în privința limitelor devoluțiunii, că prima

instanță a constatat prescris dreptul reclamantei la acțiunea în anularea

mărcii pârâtei pentru motivul preexistenței mărcii similare a reclamantei,

reglementat la art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr.

84/1998.

Soluția astfel

pronunțată în privința cererii de anulare întemeiată pe motivul de nulitate

menționat nu a fost criticată prin motivele de apel, astfel că, în raport de

art. 295 alin. (1) C. proc. civ., Curtea nu este învestită cu evaluarea

legalității și a temeiniciei sale.

În contextul

motivului de nulitate justificat prin reaua-credință imputată pârâtei, instanța

avea a analiza, în primul rând, circumstanțele ce au existat anterior sau

concomitent înregistrării mărcii, respectiv conduita pârâtei la acea epocă,

pentru că numai cauze anterioare sau simultane constituirii depozitului

reglementar pentru înregistrarea mărcii pot conduce la sancțiunea

invalidării/anulării înregistrării mărcii.

În aceste coordonate,

similitudinile dintre cele două mărci au fost analizate de instanța fondului în

mod circumstanțial, numai ca elemente de natură a reliefa cele două componente

ale relei-credințe imputate pârâtei în contextul art. 48 lit. c) din Legea nr.

84/1998 (respectiv cunoașterea mărcii anterioare B.K., și intenția

pârâtei-solicitante de a obține un avantaj semnificativ pe piața concurențială,

fie prin folosirea renumelui mărcii anterioare a reclamantei, fie prin blocarea

accesului mărcii anterioare pe teritoriul pe care s-a solicitat înregistrarea).

Analiza astfel

efectuată nu se confundă cu aceea care este posibil a fi realizată în evaluarea

legalității înregistrării mărcii din perspectiva condiției reglementate prin

art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, condiție în contextul căreia devin

operante și criteriile consacrate în doctrină și jurisprudență relative la

aprecierea similarității mărcilor aflate în conflict.

Împrejurările legate

de renumele/notorietatea mărcii reclamantei au fost analizate în mod judicios

de instanța de fond în contextul în care aceasta a afirmat, prin cererea

introductivă, că reprezentanții pârâtei aveau cunoștință de marca anterior

înregistrată B.K. pentru că: restaurantele cu denumirea B.K., deschise de

reclamantă în 74 de țări, reprezintă al doilea lanț de restaurante cu servire

rapidă din lume; că mărcile B.K. cu element figurativ au fost înregistrate în

Turcia la data de 22 martie 1999; că aceste mărci au fost intens promovate de-a

lungul anilor și se bucură de o reputație mondială; că reclamanta deține, în

Turcia, 258 de restaurante sub această marcă; că doi dintre asociații

societății pârâte au naționalitate turcă și, astfel, "fără putință de

tăgadă" aveau cunoștință de folosirea anterioară a mărcii anterioare B.K.

Reproșând primei

instanțe că a analizat notorietatea mărcii B.K. pe teritoriul Turciei sau al

Comunității Europene, fără a se fi invocat asemenea valențe ale acesteia,

apelanta reclamantă nu numai că a desprins din context noțiunea de notorietate

utilizată în considerentele sentinței apelate, dar ignoră propriile argumente

expuse în cererea de chemare în judecată relativ la răspândirea mărcii sale și

la percepția acesteia din partea publicului căruia i se adresează produsele

pentru care a fost înregistrată.

Observând menționata

noțiune în contextul în care se regăsește în cuprinsul hotărârii atacate,

Curtea a constatat că ea a fost utilizată de instanță cu valențe echivalente

celei de "renume mondial" evocată de reclamantă în cererea

introductivă, și nicidecum cu valențele conferite prin condiția de

registrabilitate de la art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998 - care, dealtfel, se

referă exclusiv la notorietatea dobândită pe teritoriul României.

În al doilea rând,

potrivit cu prevederile art. 1898 alin. (2) C. civ. în vigoare la data

înregistrării mărcii pârâtei intimate, în favoarea acestei din urmă părți

operează prezumția legală relativă de buna-credință la înregistrarea mărcii

I.B., iar reclamantei - care a alegat reaua-credință - îi incumbă sarcina

probei în răsturnarea acestei prezumții.

Afirmațiile făcute în

cuprinsul cererii de chemare în judecată, în sensul că marca combinată B.K. se bucură

de renume mondial și că restaurantele proprii - cu aceeași denumire B.K. -

aveau o prezență semnificativă (într-un număr de 258) în țara de origine a

asociaților/reprezentanților societății pârâte la epoca înregistrării mărcii a

cărei nulitate se invocă impuneau, atât din perspectiva art. 1898 alin. (2) C.

civ., cât și a dispozițiilor cu caracter general ale art. 1169 C. civ. și art.

129 alin. (1) C. proc. civ., obligația reclamantei de a administra probe care

să confirme realitatea situației astfel evocate.

În absența unui

probatoriu concludent, care să permită instanței să verifice realitatea acestor

împrejurări de fapt evocate de reclamantă, nu putea fi considerată răsturnată

prezumția legală de bună-credință ce operează în favoarea pârâtei intimate.

Existența

înregistrărilor anterioare anului 2000, în Uniunea Europeană, în Turcia și/sau

în alte state ale lumii, a mărcii combinate B.K. reliefează împrejurarea că

reclamanta se bucură de protecție/exclusivitate în folosirea semnului pe

teritoriile pentru care s-au făcut respectivele înregistrări, și nicidecum

faptul că orice persoană ce avea cetățenia statelor în care opera această

protecție ar fi cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască dreptul astfel dobândit

de reclamantă. De asemenea, respectivele înregistrări nu erau de natură a

asigura reclamantei un drept exclusiv de utilizare a semnului pe teritoriul

României (care, la acea dată nu avea calitatea de stat membru al Uniunii

Europene).

De asemenea,

împrejurarea că asociatul/asociații de naționalitate turcă al/ai societății

pârâte desfășoară în România activități comerciale în domeniul restaurantelor

fast food nu oferă, prin el însuși, niciun indiciu în sensul că și în țara de

origine ar fi fost implicați în același gen de activități comerciale. Astfel,

susținerea reclamantei în sensul că acești asociați ar fi cunoscut existența

înregistrării mărcii combinate B.K. în Turcia și prestigiul de care această

marcă se bucura în respectivul stat ca efect al comerțului în care activau,

este speculativă, fără suport probator.

Nefiind îndeplinită

condiția premisă (cunoașterea existenței și folosirii mărcii B.K. înregistrată

în afara teritoriului României), nu există suportul necesar analizării celei

de-a doua condiții, respectiv intenția frauduloasă în raport de înregistrările

menționate.

Cât privește

teritoriul României, unde marca reclamantei era, de asemenea, înregistrată

anterior datei la care a fost constituit depozitul reglementar pentru marca a

cărei anulare se cere, Curtea a apreciat că analiza conduitei pârâtei trebuie

făcută în considerarea circumstanțelor concrete în care aceasta s-a derulat.

Astfel, în perioada

1999 - 2007, marca combinată B.K. nu a fost utilizată în România, reclamanta

beneficiind însă de dreptul exclusiv de a utiliza semnul astfel înregistrat în

condițiile Legii nr. 84/1998.

Marca I.B.,

înregistrată de societatea pârâtă în anul 2000, conține o serie de elemente -

figurative și verbale - care se regăsesc și în conținutul mărcii anterioare a

reclamantei, iar această coincidență de elemente putea fi constatată printr-o

cercetare documentară ce se putea realiza (de către solicitant) în cadrul

procedurii de înregistrare a mărcii ulterioare.

Pe de o parte,

elementul verbal din conținutul mărcii pârâtei este cvasi-identic cu numele

comercial al acesteia, iar pe de altă parte marca înregistrată a pârâtei are în

conținut și culorile revendicate roșu, galben și maro (spre deosebire de marca

reclamantei apelante, care nu beneficiază de protecție decât pentru elementul

verbal și cel grafic, iar nu și pentru culorile pe care susține că le folosește

în asociere cu marca).

Chiar dacă, din

analiza comparativă a celor două mărci, se poate observa un nivel însemnat de

similitudine sub aspect vizual și conceptual (din punctul de vedere al alegerii

unei chifle secționate ca elementul figurativ central, al grafiei și plasării

elementului verbal în secțiunea chiflei, precum și a modalității de încadrare a

semnului printr-un arc de cerc), Curtea a apreciat că o atare similitudine nu

este îndestulătoare pentru a răsturna prezumția bunei-credințe a pârâtei.

Asemănările dintre

mărcile aflate în conflict sunt apte a evidenția cunoașterea de către pârâtă a

structurii vizuale și conceptuale a mărcii înregistrate de reclamantă, însă

elementul cunoașterii nu este suficient pentru a dovedi reaua-credință a

pârâtei la momentul înregistrării mărcii I.B., fiind necesar ca acest fapt să

fie unul de natură frauduloasă.

Reaua-credință ce

interesează dispozițiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998 este asimilabilă

întotdeauna fraudei.

Frauda constă în

săvârșirea unor acte de atingere aduse intereselor altuia, în mod deliberat, cu

scopul de a obține foloase injuste.

Astfel concepută,

reaua-credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte,

vizând, pe de o parte, cunoașterea "faptului relevant" (existența și

folosirea mărcii anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat) iar, pe de

altă parte, intenția frauduloasă.

Pe cale de

consecință, numai prezența intenției frauduloase a titularului mărcii ulterior

înregistrate poate determina aplicarea sancțiunii nulității; trebuie ca

intenția pe care acesta a avut-o în cadrul procedurii de înregistrare a mărcii

sale să nu fi fost aceea ca marca să își îndeplinească funcțiile specifice,

respectiv de a dobândi drepturile asupra unei mărci pe care să o folosească și

să o impună pe piață, ci de a bloca accesul concurentului pe piață, sau de a-și

crea un avantaj comercial injust profitând de semnul preexistent.

Constatările

anterioare sunt confirmate în jurisprudența recentă a Curții de Justiție a

Uniunii Europene (în cauza Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG contra

Franz Haiswirth GmbH). Instanța europeană a reținut că intenția de a împiedica

un terț să comercializeze un produs poate, în anumite circumstanțe, să

caracterizeze reaua-credință a solicitantului mărcii, situație întrunită, în

special, în cazul în care se dovedește că solicitantul a înregistrat marca fără

intenția de a o utiliza, exclusiv în scopul de a bloca accesul terțului

comerciant pe piață, caz în care marca nu este aptă a-și îndeplini funcțiile

sale esențiale.

Raportând aceste

aprecieri teoretice la datele speței pendinte, Curtea a constatat, pe de o

parte că, ulterior înregistrării, a avut loc o utilizare efectivă a mărcii

pârâtei - aspect care este confirmat de reclamantă atât prin argumentele expuse

în cuprinsul cererii de chemare în judecată, cât și în cererea de apel - ceea

ce semnifică faptul că înregistrarea acestei mărci s-a făcut cu scopul de a-și

îndeplini funcțiile specifice, iar pe de altă parte că nu a fost dovedit faptul

că pârâta ar fi urmărit să își creeze vreun avantaj comercial, profitând de

marca anterior înregistrată în România.

În ceea ce privește

intenția frauduloasă a pârâtei - ca cerință necesară pentru a fi reținută

reaua-credință la înregistrarea mărcii combinate I.B. - se impunea a fi

dovedită distinct de cerința cunoașterii "faptului relevant" al

existenței înregistrării (în România) a mărcii combinate anterioare B.K. - ce

are o structură conceptuală asemănătoare.

Simpla cunoaștere a

"faptului relevant" nu generează, prin ea însăși, prezumția

existenței unei intenții frauduloase, atare intenție trebuind a fi probată

distinct și apreciată ca atare.

Asemănările puternice

ce există între mărcile aflate în conflict reliefează, astfel cum s-a stabilit

în cele ce preced, faptul cunoașterii de către pârâtă a mărcii anterioare a

reclamantei, fără însă ca acest fapt să facă a fi evidentă intenția de fraudare

- cum pretinde apelanta reclamantă.

În condițiile în

care: marca anterioară nu fusese folosită în România până la data înregistrării

mărcii pârâtei; nu s-a dovedit că cea dintâi se bucura, la nivelul anului 2000,

de o reputație/renume, pe acest teritoriu, care ar fi profitat sau ar fi fost

de natură să profite pârâtei; s-a probat că pârâta a înregistrat marca

ulterioară pentru a fi efectiv utilizată în activitatea proprie, și nu pentru a

bloca accesul pe piață al comercianților concurenți, Curtea a respins critica

apelantei reclamante pe aspectul nedovedirii celei de-a doua cerințe pentru

existența relei-credințe.

Riscul de confuzie

evocat de apelanta-reclamantă în apel nu putea fi analizat de instanța fondului

ca un criteriu elocvent și suficient pentru determinarea intenției frauduloase,

circumscrisă cauzei de nulitate ce se analizează în lumina prevederilor art. 48

lit. c) din Legea nr. 84/1998, atâta vreme cât acest criteriu a fost conceput

de legiuitor ca relevant în contextul unei cauze de nulitate distincte

(reglementate prin art. 48 lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din același act

normativ) în privința căreia prima instanță a reținut intervenită prescripția

dreptului la acțiune.

Dealtfel, prezența

unui risc de confuzie între mărcile în conflict reflectă modalitatea în care

produsele și/sau serviciile cărora acestea li se aplică sunt percepute de

consumatori, iar nu existența intenției titularului mărcii ulterior

înregistrate de a obține un asemenea efect. De aceea, chiar acceptând ipoteza

existenței riscului de confuzie, se impunea ca reclamanta să dovedească

împrejurarea că pârâta-intimată a acționat cu vinovăție/intenție, urmărind să

creeze o confuzie aptă să îi creeze un avantaj comercial injust.

În cadrul

probatoriului administrat în apel de către apelanta reclamantă, a fost depus un

sondaj de opinie realizat de mandatarul acestei părți în perioada 6 - 8 iunie

2011, sondaj din al cărui conținut reiese faptul că semnul B.K. evidențiat în

culorile alb și negru (astfel cum acesta beneficiază de protecția conferită de

înregistrarea ca marcă) nu a fost recunoscut de respondenți ca reprezentând marca

apelantei. Ca atare, afirmația apelantei potrivit căreia s-ar fi creat, din

intenția frauduloasă a pârâtei, un însemnat risc de confuzie cu marca anterior

înregistrată B.K. este una făcută cu neobservarea limitelor protecției de care

se bucură ca efect al respectivei înregistrări - pe care o extinde fără temei

și asupra culorilor pe care le utilizează în asociere cu marca, fără însă a

avea exclusivitate asupra combinației astfel rezultate.

Cât privește alegația

apelantei în sensul că pârâta-intimată ar folosi semnul I.B., astfel cum a fost

înregistrat ca marcă, și pentru alte produse/servicii decât cele pentru care a

fost înregistrat, Curtea a reținut că aceasta este lipsită de suport probator.

În lumina dreptului

de acces la justiție și al dreptului de apărare - reglementate cu valoare de

drepturi fundamentale prin art. 21 și 24 din Constituția României - formularea

de către pârâta intimată a cererii reconvenționale (având ca obiect decăderea

reclamantei din drepturile asupra mărcii în raport de care aceasta a solicitat,

prin cererea principală, anularea mărcii pârâtei) apare, formal, ca un

exercițiu legitim al celor două drepturi fundamentale menționate anterior.

Demersurile astfel întreprinse de pârâtă erau unele ce aveau ca finalitate

apărarea și conservarea, în condițiile legii, a drepturilor asupra mărcii a

cărei anulare se solicita, pentru rațiuni ce impuneau o verificare asupra

utilizării de către reclamantă a mărcii sale anterior înregistrată, context în

care apare ca vădit nefondată susținerea apelantei în sensul că respectivele

demersuri ar constitui un indiciu al vinovăției/intenției frauduloase cu care

ar fi acționat pârâta la înregistrarea propriei mărci, a conchis instanța de

apel.

Împotriva deciziei

menționate, a declarat recurs în termen legal reclamanta B.K.C., criticând-o

pentru nelegalitate, în temeiul dispozițiilor art. 304 pct. 7 și 9 C. proc.

civ. și susținând, în esență, următoarele:

instanței de apel conține motive contradictorii, în sensul că instanța

stabilește faptului că există asemănări puternice între cele două mărci aflate

în conflict, asemănări care atestă cunoașterea semnului B.K. de către pârâtă,

fără însă a trage toate concluziile ce se impuneau din această cunoaștere.

Pe de altă parte,

instanța a apreciat faptul că, în speță, nu s-ar fi făcut dovada faptului că

asociatul de naționalitate turcă al pârâtei intimate ar fi cunoscut existența

înregistrării mărcii combinate B.K., pe cale de consecință instanța de apel a

considerat ca speculative afirmațiile referitoare la faptul că pârâta intimată

ar fi cunoscut marca ce i se opune.

În paragrafele

următoare, instanța constată, din contră, faptul că "asemănările dintre

mărcile aflate în conflict sunt apte a evidenția cunoașterea de către pârâtă a

structurii vizuale și conceptuale a mărcii înregistrată de reclamantă și

respectiv "asemănările puternice ce există între mărcile aflate în

conflict reliefează, astfel cum s-a stabilit în cele ce preced, faptul

cunoașterii de către pârâtă a mărcii anterioare a reclamantei". Astfel,

instanța examinează existența relei-credințe a pârâtei intimate, constatând, în

mod cu totul surprinzător, că aceasta nu există.

Aceste aspecte

constituie în fapt considerente contradictorii cuprinse în hotărârea recurată,

care reliefează faptul că instanța de apel nu s-a aplecat suficient asupra

problemei de drept, respectiv asupra identificării elementelor care atestă

reaua-credință a pârâtei la înregistrarea mărcii.

constatând că între cele două semne aflate în conflict există puternice

asemănări, stabilește ulterior că aceste asemănări nu reprezintă o intenție de

fraudare a reclamantei.

Concluzia instanței

se constituie într-o greșită aplicare a prevederilor art. 48 lit. c) din Legea

nr. 84/1998 și respectiv art. 1898 alin. (2) C. civ.

Astfel cum reclamanta

a subliniat și în fața instanței de apel, prevederile art. 48 lit. c) din Legea

nr. 84/1998 nu definesc noțiunea de rea-credință la înregistrarea mărcii,

aceasta trebuind să fie stabilită de instanță de la caz la caz, prin aplicarea

legislației și a principiilor de drept substanțial la situația de fapt

stabilită cu ocazia cercetării judecătorești.

În cauză, stabilind

dacă există asemănări între cele două mărci, instanța era chemată să decidă

dacă aceste împrejurări de fapt constituie sau nu un caz de rea-credință,

conform prevederilor art. 48 lit. c) din lege.

Întrucât prevederile

Legii nr. 84/1998 nu descriu noțiunea de rea-credință și nici componentele

acesteia, instanța de apel a făcut o greșită aplicare a legii atunci când a

stabilit faptul că noțiunea de rea-credință trebuie privită exclusiv din

perspectiva verificării a două condiții cumulative (similaritatea dintre semne,

respectiv intenția frauduloasă la înregistrarea mărcii posterioare).

Astfel, existența

unei intenții frauduloase la înregistrarea mărcii nu este necesar a fi

verificată atunci când se dovedește faptul că titularul mărcii a cărei anulare

se solicită cunoștea sau nu putea ignora folosirea semnului propriu de către

reclamant.

În susținerea acestei

poziții, recurenta a invocat decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene

pronunțată în data de 11 iunie 2009 în Cauza nr. C-529/07 Chocoladefabriken

Lindt & Sprungli AG v Franz Hauswirth GmbH, (dată în interpretarea art. 51

(1) (b) al Regulamentului nr. 40/94 cu privire la marca comunitară).

Din această decizie

rezultă că factorii relevanți pentru aprecierea bunei sau a relei-credințe la

momentul depunerii cererii de înregistrare a unui însemn ca marcă comunitară,

menționați cu titlu exemplificativ (cunoașterea de către pârât a faptului că un

terț folosește un semn identic cu al său, intenția de a preveni un terț de la a

continua să folosească marca, nivelul de protecție legală de care se bucură

însemnul terțului) nu sunt definite drept condiții cumulative care, mutatis

mutandis, trebuie verificate în orice împrejurare pentru a se stabili

reaua-credință la înregistrarea mărcii, instanța europeană subliniind faptul că

instanțele naționale trebuie să examineze toți factorii relevanți, precum și

faptul că ipotezele oferite de Curte reprezintă numai o parte din coordonatele

pe care le poate îmbrăca reaua-credință.

Cu toate acestea,

instanța de apel a aplicat mecanic două criterii privind buna-credință:

cunoașterea însemnului aparținând reclamantei și existența unei intenții

frauduloase, prin aceasta adăugând în mod nepermis la lege. Din contră,

instanța ar fi trebuit să observe faptul că lipsa unei definiții a

bunei-credințe în corpul Legii nr. 84/1998 nu este întâmplătoare, legiuitorul

dorind să lase libertate judecătorului în a aprecia ce anume constituie

rea-credință de la caz la caz, fără a stabili bariere artificiale în fața

accesului liber la justiție.

Instanța nu a trecut

dincolo de stabilirea situației de fapt, în sensul că în temeiul art. 1898

alin. (2) C. civ. a constatat mecanic faptul că există o prezumție de

bună-credință ce operează în favoarea pârâtei, fără a trage toate concluziile

ce se impuneau din faptul că marca pârâtei este în fapt o imitație servilă a

mărcii reclamantei și a fost înregistrată pentru aceeași clasă de produse,

ulterior obținerii protecției mărcii B.K.

situația în care instanța de recurs va aprecia faptul că în această cauză

trebuie verificate atât existența unei similarități între marca reclamantei și

cea a pârâtei, cât și o intenție frauduloasă la înregistrarea mărcii I.B.,

acest ultim element este pe deplin întrunit în cauză.

Instanța de apel a

reținut faptul că între mărcile B.K. și I.B. există coincidențe de elemente,

apte a evidenția cunoașterea de către pârâtă a structurii vizuale și

conceptuale a mărcii înregistrată de reclamantă.

În aceste condiții,

este evidentă intenția de fraudare a intimatei pârâte, deoarece marca acesteia

reia într-o manieră cvasi-identică modul de dispunere a elementelor verbale și

figurative din marca noastră anterioară. De asemenea, instanța de apel ar fi

trebuit să observe faptul că aceste coincidențe de elemente nu sunt

întâmplătoare.

Deși instanța a

constatat că, pentru determinarea coincidenței de elemente, era suficientă o

cercetare documentară ce se putea realiza (de către solicitant) în cadrul

procedurii de înregistrare a mărcii ulterioare, se ignoră că această cercetare

cădea în sarcina pârâtei, ce și-a înregistrat marca ulterior mărcii

reclamantei.

În practică,

procedura cercetării documentare este menită tocmai a proteja deponentul de

bună-credință de situația în care semnul a cărui protecție o solicită ar intra

în conflict cu un semn anterior, din cauza unor similarități întâmplătoare. Or,

neparcurgerea acestei proceduri de către pârâtă atestă faptul că aceasta avea

cunoștință deplină de marca anterioară B.K., asumându-și riscul înregistrării

semnului similar.

De asemenea, distinct

de asemănarea izbitoare dintre cele două semne, instanța de apel trebuia să

observe faptul că marca ulterioară a pârâtei I.B. a fost înregistrată pentru

aceeași clasă de produse ca și marca B.K., astfel încât există intenția clară a

pârâtei de a folosi marca sa în competiția comercială cu titularul mărcii

anterioare.

Din această

perspectivă, sunt străine de natura pricinii reținerile instanței de apel în

sensul că recurenta nu ar fi dovedit faptul că I.B. a folosit marca și pentru

alte produse decât cele pentru care a obținut protecția mărcii. În realitate,

reclamanta a susținut că ambele mărci sunt înregistrate pentru aceeași clasă de

produse, indiferent de obiectul de activitate al pârâtei I.B., ceea ce este

relevant este obiectul protecției (clasa de produse) și nu obiectul de

activitate. Această afirmație a fost făcută în combaterea apărărilor pârâtei

care a încercat să crediteze ideea că părțile nu ar fi competitori pe aceeași

piață.

Or, această conduită

a pârâtei intimate care, cunoscând semnul B.K., a înregistrat un semn similar

până la identitate cu al reclamantei pentru aceeași clasă de produse, evitând

procedura de cercetare documentară, relevă faptul că a existat rea-credință la

înregistrarea mărcii proprii. Această rea-credință a avut ca scop crearea unui

avantaj comercial injust, în primul rând prin aceea că pârâta nu a investit

nimic în propria imagine pe piață - copiind-o pe cea a unui competitor.

La termenul de

judecată din 5 octombrie 2012, intimata-pârâtă a invocat excepția nulității

recursului, față de imposibilitatea încadrării criticilor formulate în cazurile

de recurs prevăzute de art. 304 C. proc. civ.

Analizând cu

prioritate excepția nulității recursului, Înalta Curte constată că nu este

fondată.

Din dezvoltarea

motivelor de recurs, rezultă că recurenta pretinde, pe de o parte, că decizia

atacată conține motive contradictorii, care afectează viabilitatea

raționamentului juridic conceput de către instanța de apel în susținerea

soluției adoptate, iar, pe de altă parte, că instanța de apel a aplicat

criterii greșite de evaluare a bunei-credințe a pârâtei la data cererii de

înregistrare a mărcii I.B.

Criticile se referă,

astfel, la argumentarea soluției, precum și la modul de aplicare a

dispozițiilor art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, în raport și de

jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, context în care este

posibilă analizarea acestora din perspectiva cazurilor descrise de art. 304

pct. 7 și 9 C. proc. civ., corect indicate de către recurentă drept temei

juridic al criticilor formulate, după cum se va arăta prin considerentele ce

vor fi expuse.

În consecință, Înalta

Curte va respinge excepția nulității invocată de către intimata I.B.P. SRL.

Examinând decizia

recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte

constată următoarele:

atitudinea subiectivă a pârâtei la momentul cererii de înregistrare a mărcii

I.B. (12 decembrie 2000), instanța de apel s-a raportat distinct la

înregistrările succesive ale mărcii reclamantei B.K. din Turcia (cea originară,

din 22 martie 1999), Uniunea Europeană (în anul 2000) și, în sfârșit, România

(1999), cu finalitatea de a stabili dacă pârâta a cunoscut aceste înregistrări

ale semnului ca marcă (cunoașterea existenței și a folosirii unei mărci

anterioare reprezentând unul dintre elementele esențiale de analiză a

bunei-credințe la data depozitului reglementar al mărcii, fapt necontestat de

către recurenta-reclamantă).

Fiind vorba despre

același semn al reclamantei (element verbal B.K. cumulat cu un element

figurativ), instanța a fost consecventă în aprecierea similitudinilor dintre

acest semn și cel pentru care pârâta și-a înregistrat propria marcă, constatând

că există asemănări puternice între cele două semne aflate în conflict.

Recunoscând acest

aspect (ce-i este, de altfel, favorabil), recurenta-reclamantă pretinde că

aprecierea similarității pronunțate între semne ar fi trebuit să conducă la

concluzia fermă a cunoașterii de către pârâtă a semnului reclamantei, ceea ce

nu s-a întâmplat, instanța contrazicându-se în diferitele etape ale

argumentației.

Or, instanța de apel

s-a raportat la înregistrări distincte, pe teritorii diferite, pentru a

răspunde tuturor susținerilor reclamantei, care s-a prevalat, prin cererea de

chemare în judecată, de toate înregistrările din Turcia și Europa ale companiei

americane B.K.C.

Acest fapt explică

aparent paradoxala concluzie la care a ajuns instanța, anume că, la data de 12

decembrie 2000, pârâta nu a cunoscut despre existența mărcii înregistrate în

Turcia și Uniunea Europeană, însă a cunoscut despre marca înregistrată în

România cu începere de la 22 martie 1999. Instanța nu a apreciat unul și

același fapt, ci fapte distincte, respectiv cunoașterea de către pârâtă a

fiecărei mărci anterior înregistrate.

Această apreciere a

fost impusă de împrejurarea că, deși semnul reclamantei B.K. este protejat în

România prin înregistrare de la aceeași dată de la care beneficiază de

protecție prin înregistrare în Turcia - 22 martie 1999, protecția din Turcia a

operat pentru produse și servicii din clasele 29, 32 și 43 (anume

individualizate în certificatele aflate la dosar fond), în timp ce protecția

din România operează pentru produse și servicii din clasele 30, 42 - 45.

Or, marca pârâtei a

fost înregistrată pentru aceleași produse din clasa 30 pentru care marca

reclamantei a fost înregistrată în România, ceea ce înseamnă că instanța de

apel a pornit de la premisa că produsele vizate de marca pârâtei (din clasa 30)

sunt diferite pentru care marca reclamantei a fost înregistrată în Turcia (din

clasele 29 și 32), aspect pe care această instanță de recurs îl deduce (în

absența unei precizări exprese și a unei analize corespunzătoare) din faptul că

instanța de apel a evaluat notorietatea în România a mărcii înregistrate în

Turcia. Instanța de apel a verificat, așadar, dacă semnul aparținând

reclamantei a fost protejat în România nu numai pentru produsele și serviciile

din clasele 30, 42 - 45 (protecție rezultată din marca înregistrată din 22

martie 1999), însă și pentru clasele 29, 32 și 43, de care sunt legate,

practic, serviciile de restaurante tip fast food în domeniul cărora s-a invocat

notorietatea reclamantei și activează și pârâta.

Interesul cercetării

protecției semnului în România nu decurge din verificarea preexistenței în

patrimoniul reclamantei a unui drept la marcă recunoscut pe teritoriul

României, în contextul legitimării procesuale active (întrucât cazul de

nulitate a înregistrării mărcii descris de art. 48 lit. c) din Legea nr.

84/1998, în numerotarea de la data formulării cererii de chemare în judecată -

reprezentând temeiul juridic al cererii - nu poate fi confundat cu cel din art.

48 lit. b), ci din evaluarea cunoașterii de către pârâtă a semnului reclamantei

înainte de înregistrarea în România a mărcii acesteia din urmă.

Nu se poate ignora că

protecția conferită prin înregistrarea semnului ca marcă de către reclamantă în

momente și pe teritorii diferite se supune, ca regulă, principiului

teritorialității, astfel încât evaluarea atitudinii subiective a unui alt

titular de marcă, la momentul solicitării de înregistrare a acesteia, depinde

de existența și de întinderea protecției mărcii anterioare.

Altfel spus, trebuia

stabilit dacă pârâta a cunoscut semnul aparținând reclamantei în contextul

înregistrării în Turcia inter alia pentru produse și servicii tip fast food,

iar semnul se bucura de notorietate la nivelul României pentru aceste produse

și servicii, chiar dacă nu era înregistrat pentru acestea ori în contextul

înregistrării din România, însă doar pentru produsele și serviciile vizate de

aceasta din urmă.

Diferența de regim

juridic al protecției asigurate reclamantei în funcție de întinderea

teritorială are relevanță în aprecierea bunei-credințe a pârâtului și din

perspectiva sarcinii probei și a obiectului probațiunii.

Astfel, dacă marca

reclamantului din cererea în anularea unei alte mărci pentru înregistrare cu

rea-credință nu este protejată în România, îi revine reclamantului sarcina

probării acesteia, în favoarea pârâtului operând o prezumție de bună-credință,

după cum, în mod corect, a reținut instanța de apel în cauză.

Dacă marca

reclamantului dintr-o asemenea cerere este protejată în România, cunoașterea

mărcii reclamantului - deci, prima cerință a întrunirii relei-credințe - este

prezumată, revenind pârâtului sarcina probei contrare. Această prezumție se

bazează pe faptul că pârâtul trebuia și putea, în mod obiectiv, să cunoască

marca anterioară, prin cercetările presupuse în sarcina sa la momentul

înregistrării mărcii.

Instanța de apel a

reținut în speță că reclamanta beneficia de protecție/exclusivitate în

folosirea semnului pe teritoriile pentru care s-au făcut respectivele înregistrări

și nu s-a dovedit că se bucura, la nivelul anului 2000, de o reputație/renume,

pe teritoriul României, care ar fi profitat sau ar fi fost de natură să profite

pârâtei.

În acest context, a

apreciat că nu se poate prezuma că orice persoană ce avea cetățenia statelor în

care opera această protecție ar fi cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască

dreptul astfel dobândit de reclamantă, astfel încât revenea reclamantei sarcina

probării susținerii că asociatul/asociații de naționalitate turcă al/ai societății

pârâte ar fi cunoscut existența înregistrării mărcii combinate B.K. în Turcia

și prestigiul de care această marcă se bucura în respectivul stat ca efect al

comerțului în care activau.

Astfel, în mod

corect, instanța de apel a apreciat, în speță, că asemănările dintre mărcile

aflate în conflict sunt apte a evidenția cunoașterea de către pârâtă a mărcii

reclamantei, apreciere ce echivalează cu reținerea unei prezumții de cunoaștere

de către pârâtă a mărcii similare anterioare, pe care trebuia și putea, în mod

obiectiv, să o cunoască.

Din considerentele

expuse, rezultă că nu există nicio contradicție în cuprinsul deciziei între

constatarea similarității pronunțate între semne și concluzia asupra faptului

cunoașterii mărcii reclamantei, în condițiile în care instanța de apel s-a

raportat distinct la fiecare marcă înregistrată a reclamantei.

privește intenția frauduloasă, pe care instanța de apel a reținut-o drept

cerință esențială în aprecierea relei-credințe, ce trebuie întrunită în mod

cumulativ cu prima cerință analizată, aceea a cunoașterii mărcii anterioare,

prin motivele de recurs se contestă existența unei condiții obligatorii cu

acest conținut, care trebuie verificată în toate cazurile, independent de

situația de fapt.

Aceste susțineri nu

pot fi primite, deoarece reaua-credință trebuie evaluată prin prisma

principiilor ce guvernează raporturile concurențiale între comercianți, context

în care intenția reprezintă forma de vinovăție cerută pentru existența oricărui

act concurențial neloial.

Așadar,

reaua-credință nu poate include forma de vinovăție a culpei, prezumată de către

recurenta-reclamantă din simpla cunoaștere a existenței unui semn similar al

unui concurent de pe aceeași piață de produse sau servicii. Culpa nu poate avea

semnificația relei-credințe, ca motiv de nulitate a înregistrării mărcii,

deoarece sancțiunea aplicată ar fi excesivă față de atitudinea comerciantului,

ce nu a urmărit eliminarea, discreditarea sau parazitarea concurenței.

Doar intenția

frauduloasă poate determina aplicarea sancțiunii nulității, cât timp intenția

solicitantului mărcii nu a fost aceea ca marca să-și îndeplinească funcțiile

specifice, respectiv de a dobândi drepturile asupra unei mărci pe care să o

folosească ulterior și să o impună pe piață, ci de a bloca accesul

concurentului pe piață sau de a-și crea un avantaj comercial, profitând de

semnul preexistent (în cazul solicitantului comerciant), asigurându-și

posibilitatea de a crea confuzie între marca sa și cea a reclamantei, pe care o

parazitează, în acest fel, sub o aparență de legalitate.

Referirile instanței

de apel la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (decizia

pronunțată la data de 11 iunie 2009 în cauza C - 529/07 Chocoladefabriken Lindt

& Sprüngli AG) confirmă considerentele anterioare. Chiar dacă această

decizie nu este aplicabilă în mod direct în prezenta cauză, pronunțată fiind în

interpretarea și aplicarea regulamentului privind marca comunitară, nu a

directivei de armonizare a legislațiilor naționale, raționamentul expus de instanța

europeană poate fi aplicat mutatis mutandis și în cazul mărcilor naționale (ori

internaționale), fiind vorba despre rațiuni similare.

De altfel,

recurenta-reclamantă face ea însăși trimitere prin motivele de recurs la

decizia arătată anterior, susținând, însă, că din conținutul acesteia nu s-ar

desprinde necesitatea reținerii, în toate cazurile, a intenției frauduloase la

data cererii de înregistrare, aceasta fiind doar unul dintre factorii

menționați cu titlu exemplificativ, instanța europeană subliniind faptul că

instanțele naționale trebuie să examineze toți factorii relevanți, precum și

faptul că ipotezele oferite de Curte reprezintă numai o parte din coordonatele

pe care le poate îmbrăca reaua-credință.

Este adevărat că prin

decizia în discuție s-a arătat că existența relei-credințe a solicitantului

trebuie apreciată global, ținând seama de toți factorii pertinenți în speță,

însă printre factorii care trebuie luați în considerare Curtea de Justiție a

Uniunii Europene a precizat explicit intenția pârâtului la momentul solicitării

de înregistrare a mărcii, care nu poate fi prezumată din simpla cunoaștere a

mărcii anterioare, iar atare intenție trebuie probată distinct de prima cerință

și apreciată ca atare, instanța arătând criteriile de apreciere, implicit,

mijloacele de dovedire a intenției frauduloase.

În speță, instanța de

apel a evaluat toate circumstanțele cauzei, constatând că marca anterioară nu

fusese folosită în România până la data înregistrării mărcii pârâtei; nu s-a

dovedit că cea dintâi se bucura, la nivelul anului 2000, de o reputație/renume,

pe acest teritoriu, care ar fi profitat sau ar fi fost de natură să profite

pârâtei; s-a probat că pârâta a înregistrat marca ulterioară pentru a fi

efectiv utilizată în activitatea proprie, și nu pentru a bloca accesul pe piață

al comercianților concurenți.

În aceste condiții,

nu se poate reține că instanța de apel a aplicat mecanic două criterii privind

buna-credință: cunoașterea însemnului aparținând reclamantei și existența unei

intenții frauduloase, cât timp aceste criterii sunt pertinente în evaluarea

atitudinii subiective a solicitantului unei mărci, iar aceasta s-a realizat pe

baza probatoriului administrat în cauză.

Sunt nefondate

susținerile recurentei în sensul că instanța de apel ar fi adăugat în mod

nepermis la lege, în condițiile în care însăși recurenta a arătat faptul că

art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998 nu conține vreun criteriu legal,

determinarea criteriilor relevante fiind lăsată la latitudinea judecătorului.

Or, nu există niciun motiv pentru a se înlătura de plano, din ansamblul

factorilor relevanți, criteriile indicate în jurisprudența Curții de Justiție a

Uniunii Europene, atât timp cât instanța de apel a apreciat că o asemenea

aplicare este pertinentă și utilă.

În niciun caz,

aprecierea bunei-credințe nu se putea rezuma la faptul existenței similarității

semnelor și chiar a identității produselor pentru care marca este înregistrată,

deoarece, în aceste condiții, nu ar mai fi nicio diferență între cazurile de

nulitate prevăzute de art. 48 lit. b), respectiv lit. c); or, diferența

esențială rezidă în intenția solicitantului mărcii ulterioare de fraudare a

intereselor titularului mărcii anterioare, a cărei inexistență a fost

constatată de către instanța de apel, prin aplicarea criteriilor menționate și

a evaluării ansamblului probator administrat.

expuse anterior sunt suficiente pentru respingerea și a celui din urmă motiv de

recurs, prin care recurenta reia susținerile referitoare la relevanța

similarității accentuate între semne și a identității între produsele pentru

care marca reclamantei a fost înregistrată în România și cele pentru care

pârâta și-a înregistrat propria marcă.

Or, s-a arătat deja

că aceste elemente, oricât de pregnante, nu sunt suficiente pentru reținerea

relei-credințe, iar instanța de apel a constatat că pârâta a înregistrat marca

pentru a o utiliza efectiv în activitatea proprie, fără intenția de a bloca

accesul competitorilor pe piață, iar această apreciere nu poate fi reevaluată

de către această instanță de control judiciar, ale cărei atribuții sunt

circumscrise exclusiv cercetării legalității, nu și a temeiniciei deciziei

recurate, prin reaprecierea probelor administrate.

Ca atare, concluzia

bunei-credințe a pârâtei nu poate fi infirmată, atât timp cât verificarea

modului concret de aplicare a criteriilor de evaluare enunțate ar echivala cu

cercetarea temeiniciei deciziei, care excede atribuțiilor instanței de recurs.

Față de

considerentele expuse, Înalta Curte va respinge recursul ca nefondat, în

aplicarea art. 312 alin. (1) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge excepția

nulității recursului.

Respinge recursul

declarat de reclamanta B.K.C. împotriva Deciziei nr. 233A din 6 octombrie 2011

a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind

proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, ca

nefondat.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică astăzi, 5 octombrie 2012.

Procesat

de GGC - NN