ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2097/2014

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2097/2014 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2014)

Asupra recursului de

față, constată următoarele:

Prin Decizia civilă nr. 55/A din data de 14

martie 2013, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze

privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

- a admis apelul

declarat de reclamanta F.M.C. împotriva sentinței civile nr. 865 din 12 aprilie

2012 pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a civilă, în contradictoriu

cu pârâta SC A.I.I. SRL.

- a schimbat în tot

sentința, în sensul că a admis acțiunea și,

- a obligat pe pârâtă

să înceteze importul în vederea comercializării a produselor purtând semne

identice cu mărcile comunitare „F.”, înregistrate de reclamantă, de la

societăți din afara spațiului comunitar, fără autorizarea timbrului de marcă;

- a interzis

comercializarea de către pârâtă a celor 791 de piese auto, reținute conform Deciziei

vamale nr. 14832/3CI din 22 iunie 2011, purtând semne identice cu mărcile

înregistrate de reclamantă;

- a obligat pe pârâtă

să înceteze de îndată exportul, vânzarea, distribuția, precum și orice altă

formă de folosire în activitatea comercială a produselor purtând semne identice

cu mărcile comunitare „Ford” ale reclamantei, provenind din afara spațiului

comunitar, fără autorizarea titularului de marcă;

- a obligat pe pârâtă

să distrugă pe propria cheltuială cele 791 de piese de schimb și/sau părți de

autoturism care poartă semne identice cu mărcile comunitare F. ale reclamantei,

și,

- a obligat pe pârâtă

la plata către reclamantă a sumei de 1.467,10 lei, cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța

această hotărâre, instanța de apel a reținut următoarele:

Prin

cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă, la

data de 10 octombrie 2011, reclamanta F.M.C. (F.) a formulat pretențiile

soluționate prin decizia de apel, justificate pe calitatea de titulară a

drepturilor de proprietate intelectuală conferite de înregistrarea mărcilor

verbale comunitare „F.” din 25 septembrie 2008, „F.” din 01 aprilie 2008,

precum și a mărcii figurative comunitare din 2009, arătând următoarele:

Pârâta SC

A.I.I. SRL este o societate comercială al cărei principal obiect de activitate

este "Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule",

fiind astfel prezentă pe aceeași piață auto ca și compania FORD.

Prin Decizia

nr. 14832/3CI din 22 iunie 2011, autoritățile vamale au reținut de la

societatea pârâtă, ce avea calitatea de importator din Turcia (expeditor fiind

societatea turcă B.O.Y.P.S.), un număr de 791 piese auto purtând fără drept

semne identice cu mărcile comunitare ce aparțin reclamantei.

Produsele

au fost puse inițial pe piață cu acordul său, dar doar în Turcia, nu și pe

teritoriul țărilor din Comunitatea Europeană, situație în care trebuia să se

obțină consimțământul său, deoarece dreptul la marcă nu s-a epuizat în

condițiile art. 7 alin. (1) din Directiva nr. 89/104/CEL din 21 decembrie 1988,

prima comercializare realizându-se în afara spațiului comunitar.

Regulamentul

nr. 40/1994 privind marca comunitară prevede expres, în art. 13, interzicerea

introducerii pe piața comunitară, fără acordul titularului de marcă, a

bunurilor ce au fost deja puse în comerț în afara spațiului comunitar.

Legea nr.

84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice conferă titularului, prin art.

36, drepturi exclusive asupra unei mărci de la momentul înregistrării ei,

drepturi care îi permit să interzică terților folosirea acesteia în activitatea

lor comercială, fără acordul său.

Pârâta

profită de renumele și notorietatea mărcilor reclamantei pentru obținerea unui

profit injust, în condițiile în care titularul de marcă nu și-a dat acordul

pentru importul produselor în cauză pe teritoriul spațiului comunitar, aducând

acestuia și prejudicii de imagine în situația în care cumpărătorii observă o

calitate mai puțin bună a serviciilor de distribuție/ambalare/transport a acestora.

În drept,

cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. art. 36 din Legea nr. 84/1998

privind mărcile și indicațiile geografice, art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005

privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, art. 10

din Directiva nr. 48/2004/EC din 29 aprilie 2004, Directiva nr. 89/104 din 21

decembrie 2008 C.E.E., Regulamentul nr. 40/1994 privind marca comunitară,

Acordul T.R.I.P.S.

Prin

sentința civilă nr. 865 din 12 aprilie 2012, Tribunalul București a respins

excepția lipsei de interes în promovarea acțiunii, invocată de pârâtă prin

întâmpinare, precum și acțiunea, ca neîntemeiate, dispunând obligarea

reclamantei la plata sumei de 6.000 lei cheltuieli de judecată către pârâtă.

În

motivarea sentinței primei instanțe s-au reținut următoarele:

Excepția

lipsei de interes este neîntemeiată, întrucât reclamanta, în calitatea sa de

titulară a mărcilor „F.”, are drepturi care îi permit să solicite să le fie

interzisă terților folosirea acestora în activitatea lor comercială, fără

acordul său, conform prevederilor art. 36 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 84/1998,

republicată.

Cele 791

produse reprezentând piese auto de schimb, pe care pârâta le-a importat din

Turcia de la societatea B.O.Y.P.S., au fost inițial reținute de autoritățile

vamale, iar apoi i-au fost eliberate, reprezentantul titularului de marcă

declarând că aceste piese sunt originale, dar nu trebuia să facă obiectul

importului în România, respectiv pe teritoriul comunitar, întrucât titularul

mărcii a aprobat doar comercializarea pe teritoriul Turciei, adică în afara

comunității europene, importul în România reprezentând import paralel, care nu

este permis.

Susținerile

reclamantei în sensul că produsele inscripționate cu semnele identice cu

mărcile înregistrate „F.” creează risc de confuzie între produsele puse pe

piață cu acordul și controlul titularului de marcă și determină pierderea

posibilității acestuia de a controla rețeaua de distribuție a propriilor sale

produse până la consumatorul final, sunt neîntemeiate, având în vedere că

produsele importate sunt originale, așa încât nu există niciun fel de risc de

confuzie cu mărcile protejate și nu poate fi invocată pierderea credibilității

consumatorilor fideli, ori prejudicierea consumatorilor sau publicitate

negativă, ori alt prejudiciu al titularului mărcii.

Față de

dispozițiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 344/2005, privind unele măsuri

pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul

operațiunilor de vămuire, importurile paralele de produse originale, cum sunt

și piesele de schimb auto importate de pârâtă de la furnizorul din Turcia, sunt

legale și permise.

De

asemenea, prin dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. c) din Directiva nr. 2008/95/CE

de apropiere a statelor membre cu privire la mărci s-a prevăzut limitarea

dreptului conferit de marcă titularului, în sensul că nu permite titularului

său să interzică unui terț utilizarea în cadrul comerțului a mărcii, atunci

când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui

serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate. Această dispoziție se

regăsește și în Legea nr. 84/1998 republicată, în art. 39 alin. (1) lit. c),

conform căruia titularul unei mărci nu poate să interzică unui terț să

folosească în activitatea sa comercială marca, dacă aceasta este necesară

pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru

accesorii sau piese detașabile.

Dispozițiile

invocate de reclamantă, respectiv art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005, art. 36 alin.

(2) lit. a din Legea nr. 84/1998 și art. 7 alin. (1) din Directiva nr.

89/104/CEE din 21 decembrie 1988 nu operează, ținând cont de faptul că

operațiunea de import de piese de schimb de origine marca „F.” efectuată de

pârâta nu încalcă drepturile titularului acestei mărci și nu produce nici un

fel de pagubă reclamantei, că produsele importate de pârâtă sunt

detașabile/demontabile ale produsului complex-autovehicul, având marca aplicată

pe piesa de schimb auto, cu rolul de a informa consumatorul despre destinația

produsului, în scopul de a nu crea confuzie cu alte produse similare ale altor

mărci de autovehicule, precum și de faptul că măsurile solicitate de reclamantă

sunt interzise de legislația comunitară și românească, întrucât constituie

practici anticoncurențiale, monopoliste, care împiedică și denaturează

concurența pe piața românească a pieselor de schimb auto, afectând drepturile

și interesele legitime ale consumatorilor.

Analizând

apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței primei instanțe, Curtea a

constatat caracterul fondat al acestuia.

Așa cum

susține apelanta, întrucât se urmărește protejarea drepturilor sale decurgând

din mărcile comunitare al cărei titular este, dispozițiile legale ce trebuie

aplicate sunt cele ale Regulamentului C.E. al Consiliului nr. 207/2009 privind

marca comunitară. Aceasta, dat fiind caracterul direct, obligatoriu și

aplicabilității generale a regulamentului, ca izvor de drept comunitar, ce

trebuie respectat de cei cărora li se adresează (persoane private, state membre

ori instituții ale U.E.). Aplicarea directă a prevederilor Regulamentului în

domeniul mărcilor comunitare, potrivit regulii enunțate, rezultă o dată în plus

și din justificarea necesității unei astfel de reglementări, arătate la pct. 4

din preambulul Regulamentului, în care se arată că pentru a permite

întreprinderilor să exercite fără nici o piedică o activitate economică în

cadrul întregii piețe interne, sunt necesare mărci reglementate de un drept

comunitar unic, care să se aplice direct în statele membre.

Critica în

sensul interpretării și aplicării greșite a prevederilor art. 12 lit. c) din Regulamentul

privind marca comunitară, potrivit cu care situația de fapt nu se încadrează în

sfera de reglementare a dispozițiilor invocate, este întemeiată.

Prevederile

invocate sunt similare cu cele cuprinse în Directiva nr. 2008/95/CE (art. 6 alin.

(1) lit. c), transpuse în dreptul intern prin art. 39 din Legea nr. 84/1998), iar

acestea reglementează una dintre situațiile de limitare a efectelor mărcii,

anume aceea în care se permite unui terț să folosească în comerț marca, atunci

când se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în

special când produsul este accesoriu sau piesă detașabilă, titularul mărcii, în

virtutea drepturilor conferite de aceasta neputând să obțină interzicerea

acestei utilizări, atâta timp cât aceasta se face conform practicilor loiale în

domeniul industrial sau comercial.

Situația

astfel reglementată este, potrivit redactării suficient de clare a textului,

aceea în care marca este folosită numai în scop informativ, de a arăta

destinația produsului (de exemplu, o anumită piesă auto de schimb este produsă

de un comerciant-evident altul decât titularul mărcii, pentru a fi folosită

numai pentru anumită/anumite mărci de automobile, fiind deci compatibilă numai

cu aceasta).

Or, câtă

vreme, astfel cum rezultă din susținerile ambelor părți și din probele

administrate în fața primei instanțe, produsele importate de intimată purtau

marca apelantei nu în scop de informare (de indicare a destinației), ci în

scopul în care în mod uzual acest lucru se realizează, pentru indicarea

originii produselor, a diferențierii acestora de alte produse similare (având

aceeași destinație, utilizare) aparținând unui alt producător.

De

altfel, însăși intimata recunoaște implicit faptul că marca a fost folosită cât

privește piesele auto importate în scopul de a-și îndeplini funcția sa uzuală

de a diferenția produsele (și de a arăta astfel originea acestora), afirmând în

cuprinsul întâmpinării că bunurile în cauză sunt bunuri de origine, marca fiind

aplicată chiar de către titularul acesteia ori cu acordul acestuia.

Și

critica potrivit cu care prima instanță a reținut în mod greșit efectul Legii nr.

344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de

proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire este întemeiată.

Astfel,

deși pornește de la ipoteza foarte clar reglementată de art. 2 alin. (1) din

Legea nr. 344/2005, prevederi ce reiau fidel dispozițiile art. 3 alin. (1) din

Regulamentul C.E. nr. 1383/2003

privind intervenția autorităților vamale

împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de

proprietate intelectuală și care (dispoziții) sunt direct aplicabile, concluzia

instanței este una greșită.

Potrivit art.

3 alin. (1) din Regulament,

prevederile acestuia nu se aplică mărfurilor pe care a

fost aplicată o marcă comercială cu consimțământul titularului mărcii și care

au fost fabricate cu consimțământul titularului, dar care se află, fără

consimțământul acestuia din urmă, într-una dintre situațiile prevăzute la art.

1 alin. (1).

Așadar,

cum mărfurile ce fac obiectul prezentei cauze (produse originale, dar care au

fost introduse în spațiul economic european fără acordul titularului, ce

autorizase comercializarea numai în afara acestuia, provenite deci din

importuri paralele) se încadrează în categoria descrisă la art. 3 alin. (1) din

Regulament, singura concluzie ce rezultă pe baza prevederilor menționate este

aceea că acestea nu se încadrează în sfera de reglementare a Regulamentului,

altfel spus că autoritățile vamale nu au competența să dispună măsurile

prevăzute de acesta.

În niciun

caz, pe baza acestui raționament nu se poate reține, astfel cum greșit a

stabilit prima instanță, că excluderea din sfera de aplicare a Legii nr. 344/2005

(respectiv a Regulamentului) echivalează cu faptul că sunt legale și permise

importurile paralele cu produse originale, cum sunt piesele de schimb auto importate

de pârâtă din Turcia.

Cu alte

cuvinte, prevederile menționate nu îl pot împiedica pe titularul mărcii în

cazul bunurilor aflate în situațiile menționate la art. 3 alin. (1) din

Regulamentul nr. 1383/2003 să acționeze pentru apărarea drepturilor sale

exclusive asupra mărcii, printr-o acțiune întemeiată pe dispozițiile art. 9 din

Regulamentului C.E. nr. 207/2009 ori ale Legii nr. 84/1998, așa cum aceleași

prevederi nu pot constitui temei pentru ca o astfel de acțiune să fie

considerată neîntemeiată.

Susținerea

apelantei, potrivit cu care în mod greșit s-a înlăturat de către tribunal

existența unui risc de confuzie cu mărcile protejate, este fondată.

Aceasta,

întrucât acțiunea apelantei este una întemeiată pe dispozițiile art. 9 din

Regulamentul C.E. nr. 207/2009 (art. 5 din Directiva nr. 2008/95/CE, art. 36

din Legea nr. 84/1998), care pentru situația de la lit. a) (semne identice cu

marca pentru produse identice cu cele pentru care este înregistrată) nu prevăd

condiția existenței riscului de confuzie.

Dreptul

titularului mărcii de a cere, în temeiul art. 9 lit. a) din Regulament,

interzicerea operațiunilor prevăzute în cuprinsul acestuia (printre care și

importul) de către terți, nu poate fi considerat, în cauză, a fi supus

limitării prevăzute de art. 13 din același regulament (dispoziții ce

reglementează epuizarea dreptului conferit de marca comunitară), câtă vreme

punerea pe piață a produselor purtând marca sa nu s-a făcut de către titular

ori cu acordul său decât pentru un stat/state din afara U.E.

Sub

aspectul epuizării dreptului la marcă, s-a invocat de către apelantă

jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene prin referirea la Hotărârea

din 16 iulie 1998 pronunțată în Cauza C-355/96, Silhouette v. Hartlauer, în

special la răspunsul dat de C.E. la prima întrebare ce i-a fost adresată. La

rândul său, intimata consideră că prevederile art. 13 din Regulamentul nr. 207/2009

și ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 nu pot fi interpretate în sensul

invocat de apelantă și că dreptul la marcă al acesteia s-a epuizat prin

introducerea produselor pe piață, în Turcia, în afara spațiului economic

european (S.E.E.) cu acordul său, invocând însă răspunsul dat de Curte celei

de-a doua întrebări.

Cât

privește hotărârea invocată de cele două părți, se constată că prin răspunsul

dat primei întrebări adresate de

Oberster Gerichtshof (Austria), Curtea de

Justiție a statuat că art.

7

alin. (1) din Prima Directivă nr. 89/104/CEE a Consiliului din 21decembrie 1988

de apropiere a legislațiilor statelor membre privind mărcile, astfel cum a fost

modificată prin Acordul privind S.E.E. din 2 mai 1992, se opune unor norme

naționale care prevăd epuizarea dreptului conferit de o marcă pentru produsele

introduse pe piață în afara S.E.E., sub această marcă, de către titular sau cu

consimțământul

acestuia. S-a apreciat că directiva nu poate fi interpretată în sensul că ar

oferi statelor membre posibilitatea de a prevedea în dreptul lor național

epuizarea drepturilor conferite de marcă pentru produsele introduse pe piață în

țările terțe.

Or, este

de observat că în cauza prezentă apelanta își apără dreptul conferit de marca

al cărei titular este susținând că dreptul său nu s-a epuizat, câtă vreme

punerea pe piață a produselor nu s-a făcut cu acordul său decât în afara

spațiului comunitar (în Turcia), situație în care jurisprudența europeană

invocată susține teza acesteia.

Cât

privește cea de-a doua întrebare, Curtea de Justiție a răspuns că a

rt. 7 alin. (1) din

Directiva 89/104 nu poate să fie interpretat în sensul că, numai pe baza

acestei dispoziții, titularul unei mărci este îndreptățit să obțină un ordin

prin care să interzică unei țări terțe să utilizeze marca sa pentru produsele

introduse pe piață în afara S.E.E., sub această marcă, de către titular sau cu

consimțământul acestuia.

Considerentele

pe baza cărora instanța europeană a formulat, în contextul prezentat de

instanța solicitantă, un astfel de răspuns conduc, însă, la concluzia că în

nici un caz apărarea intimatei potrivit cu care dreptul conferit de marcă

apelantei este epuizat pe teritoriul Uniunii, potrivit art. 13 din Regulamentul

nr. 207/2009, nu se poate întemeia pe jurisprudența invocată.

Cea de-a

doua întrebare a fost adresată întrucât dreptul austriac nu conținea o

prevedere similară art. 5 alin. (1) din Directiva nr. 89/104/CEE (echivalentă

celei din art. 9 al Regulamentului nr. 207/2009 și care reglementează dreptul

conferit de marcă), astfel că în cazul unei atingeri aduse mărcii, un ordin

judecătoresc de interzicere nu ar fi putut fi solicitat decât în cazul în care

ar fi existat, în același timp, o încălcare ce ar fi presupus un risc de

confuzie, caz ce nu se aplică produselor originale ale titularului mărcii. În

aceste condiții, trebuia stabilit dacă art. 7 alin. (1) din directivă prevede

un astfel de drept de a solicita un ordin judecătoresc de interzicere și dacă

titularul mărcii poate solicita, numai pe baza acestei dispoziții, ca terțul să

nu mai utilizeze marca pentru produsele care au fost introduse pe piață, sub

această marcă, în afara S.E.E., răspunsul Curții de Justiție fiind cel arătat

anterior.

Date

fiind aceste aspecte referitoare la contextul legislativ diferit, este în mod

evident fără relevanță în cauză, din punctul de vedere al chestiunii cu privire

la care părțile erau în divergență, respectiv interpretarea și aplicarea în

cauză a prevederilor art. 13 din Regulamentul nr. 207/2009, modul în care

instanța europeană a răspuns la cea de-a doua întrebare.

Așadar,

întrucât, potrivit celor reținute mai sus, pentru U.E. epuizarea dreptului

conferit de marcă nu s-a produs, titularul mărcii își poate exercita deplin

drepturile exclusive, valorificându-le în sfera reglementată de art. 9 din Regulament,

desigur cu singurele limitări prevăzute de art. 12, care însă, astfel cum s-a

arătat anterior, nu își găsesc aplicarea (sub aspectul cazului prevăzut de lit.

c), invocat).

Este

întemeiată și critica privind aprecierea pe care prima instanță a făcut-o cât

privește caracterul anticoncurențial și monopolist al măsurilor solicitate de

apelanta reclamantă, întrucât, în jurisprudența sa, Curtea de Justiție a U.E. a

reținut existența unor situații în care restricțiile la import într-un stat

membru al U.E. nu sunt contrare principiilor concurențiale și liberei

circulații a mărfurilor, în condițiile în care respectarea regulilor de

protecție a drepturilor de proprietate intelectuală impun aceasta. Or, câtă

vreme, pe de o parte, limitările legale la care s-a făcut referire anterior nu

sunt aplicabile drepturilor la marcă al apelantei, iar, pe de altă parte,

situația de fapt nu se încadrează în ipoteza art. 5 lit. b) din Regulamentul U.E.

nr. 461/2010 al Comisiei (nefiind în discuție nici o restricție convenită între

un furnizor de piese de schimb și un producător de autovehicule), nu pot fi

reținute încălcări de natura celor interzise prin art. 101 și art. 102 din T.F.U.E.

și prin art. 5, 6 și 9 din Legea nr. 21/1996.

În

consecință, ținând seama de cele arătate, ce demonstrează că cererea

reclamantei este întemeiată, Curtea a apreciat că apelul este fondat, motiv

pentru care, în temeiul art. 297 C. proc. civ., l-a admis și a schimbat în tot

sentința civilă apelată, în sensul admiterii acțiunii.

Împotriva deciziei a

declarat recurs pârâta SC A.I.I. SRL, prin care a invocat încălcarea și

aplicarea greșită a dispozițiilor legale, formulând următoarele critici:

dispozițiile art. 292 alin. (1) C. proc. civ., care prevăd că părțile nu se vor

putea folosi înaintea instanței de apel de alte motive, mijloace de apărare și

dovezi decât de cele invocate la prima instanță sau arătate în motivarea

apelului ori în întâmpinare.

Cu toate că prin

întâmpinare a arătat că reclamanta nu a invocat prin acțiunea sa Regulamentul C.E.

nr. 207/2009, iar noile aspecte nu au fost avute în vedere la judecarea

fondului, instanța de apel nu a ținut cont de aceste apărări.

Acțiunea reclamantei

s-a întemeiat pe dispozițiile Legii nr. 84/1998, art. 11 din O.U.G. nr. 100/2005,

Directiva nr. 48/2004/EC, Directiva nr. 89/104/2008, art. 13 din Regulamentul nr.

40/1994, Acordul T.R.I.P.S., nefiind invocate prevederile Regulamentului C.E. nr.

207/2009.

dispozițiile art. 101 și art. 102 din Tratatul privind Funcționarea U.E., precum

și cele ale art. 5, art. 6 și art. 9 din Legea concurenței nr. 21/1996,

republicată.

Potrivit acestor

dispoziții legale, sunt considerate incompatibile cu piața și interzise orice

decizii sau măsuri ale instituțiilor și autorităților, care au ca obiect sau au

ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenței pe piața

românească sau pe o parte a acesteia, prin care se urmărește:(i) limitarea sau

împiedicarea accesului pe piață și libertatea exercitării concurenței de către

alte întreprinderi; (ii) limitarea sau controlul producției, comercializării,

dezvoltării tehnice sau a investițiilor; (iii) stabilirea condițiilor de

tranzacționare; (iv) împărțirea piețelor; (v) înțelegerile de a nu cumpăra de

la sau de a nu vinde către anumite întreprinderi fără o justificare rezonabilă.

Consiliul Concurenței

a constatat, după finalizarea investigației pentru cunoașterea pieței pieselor

de schimb pentru automobile, „că există situații de monopol al constructorilor

auto pe segmentul reprezentat de piesele de schimb de origine".

Instanța a ignorat

această realitate, iar prin dispozițiile date se împiedică accesul pe piața de

piese auto, îngrădind libertatea exercitării concurenței și încălcând astfel

prevederile mai sus menționate.

De asemenea, dispozițiile

instanței încalcă Tratatul de Funcționarea al U.E., privind libera circulație a

mărfurilor.

făcut, în mod nelegal, aplicarea prevederilor art. 9 din Regulamentul C.E. nr. 207/2009,

art. 5 din Directiva nr. 2008/95/CE, art. 36 din Legea nr. 84/1998, întrucât,

față de caracteristicile produselor ce fac obiectul litigiului, erau aplicabile

alte dispoziții legale și anume acelea privind limitarea efectelor mărcii

comunitare, prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998

republicată, art. 6 lit. c) din Directiva nr. 2008/95/CE a Parlamentului

European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 și art. 12 lit. c) din

Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului.

Având în vedere că

produsele purtând marca „F.”, ce fac obiectul cererilor reclamantei, nu sunt

produse cu caracteristici de utilizare și funcționare de sine stătătoare (cum sunt

autovehiculele, televizoarele, telefoanele, aparate foto, etc.), ci sunt piese de

schimb auto demontabile, care prezintă pe deplin caracteristicile de produs

detașabil, pentru care funcția mărcii este aceea de a indica pentru ce tip de

automobil sunt destinate aceste piese de schimb, legiuitorul român și comunitar

a prevăzut ca pentru aceste situații, pe care le-a calificat ca fiind speciale,

să limiteze efectele mărcii și să prevadă că titularul nu poate cere terților interzicerea

folosirii mărcii.

Prevederile legale menționate

ilustrează cât se poate de clar că în cazul produselor și accesoriilor

demontabile/detașabile, cum sunt și piesele de schimb auto, funcția mărcii este

aceea de a indica că piesele respective sunt destinate unei anumite mărci de

autovehicule.

Aplicarea mărcii „F.”

pe piesele de schimb auto ce fac obiectul cauzei a fost realizată de către

fabricant în scopul de a indica că acestea sunt destinate numai pentru

autovehiculele F., astfel încât pe traseul comercial de la producător până la

consumator să se poată cunoaște destinația acestor piese, atât de către

comercianți cât și de către consumatori, în scopul de a se evita confuzia cu

alte produse similare ale altor mărci, care ar fi de natură să prejudicieze deținătorii

de autovehicule F., cât și siguranța circulației, legiuitorii național și

comunitar reglementând dreptul terților de utilizare a mărcii „în special când

produsul este accesoriu sau piesă detașată".

Lipsa mărcii de pe o

piesă de schimb auto ar face imposibilă distribuția acestor produse către

consumatorii deținători de autovehicule marca F., întrucât nu există niciun

semn distinctiv care să indice că o anumită piesă de schimb este cea potrivită

pentru a fi montată pe un anumit autovehicul.

Indiferent că piesele

de schimb auto sunt de origine sau sunt fabricate de alți producători, funcția

principală a mărcii în cazul produselor cu caracteristici

detașabile/demontabile/înlocuibile este aceea de a indica destinația acestor

produse, care prevalează funcției privind originea produsului, întrucât în

industria auto marea majoritate a pieselor ce compun un automobil sunt

fabricate de alți producători decât cel ce construiește automobilul care și

este titularul mărcii.

Originea unei piese

auto este dată de numele producătorului său (Ex. Valeo care fabrică

alternatoare auto pentru constructorii de autovehicule), iar marca are funcția

de a indica pentru ce autovehicul a fost fabricată.

contrară jurisprudenței Curții Europene de Justiție.

Instanța de apel a

considerat, în mod nelegal, că hotărârea din data de 16 iulie 1998 pronunțată

în cazul C-355/1996 - Silhouette v Hartlauer de Curtea Europeană de Justiție,

prin răspunsul la a doua întrebare, nu poate fi invocată întrucât reclamanta

și-a dat acordul ca produsele să fie puse pe piață în Turcia, în afara

Spațiului European, reținând că pentru Uniunea Europeană nu s-a produs

epuizarea dreptului conferit de marcă, titularul mărcii putându-și exercita

drepturile exclusive, valorificându-le în sfera reglementată de art. 9 din

Regulament (pe care reclamanta nu l-a invocat ca temei legal în acțiunea sa).

De asemenea, prin hotărârile

pronunțate în cauza Windsurfing Chiemsee și cauza Adam Opel s-a statuat că un

terț poate să invoce limitarea efectelor mărcii, prevăzută la art. 6 din

Directivă, și să se prevaleze în acest context de cerința disponibilității care

stă la baza acestei dispoziții, dacă indicația utilizată de acesta privește una

dintre caracteristicile produsului comercializat de terțul respectiv.

aplicabile și dispozițiile Legii nr. 344/2005.

Conform art. 1,

dispozițiile acestei legi se aplică „mărfurilor care sunt susceptibile a aduce

atingere unui drept de proprietate intelectuală, care:

a) intră sau ies de

pe teritoriul României, inclusiv în/din zone libere sau antrepozite libere (...)".

Or, cererea

reclamantei are ca obiect piese de schimb originale purtând marca autentică „F.”,

intrate pe teritoriul României prin importul pe care l-a efectuat la data de 22

iunie 2011 de la furnizorul extern din Turcia, care au fost reținute în vamă (ulterior

fiind eliberate) tocmai urmare a cererii de intervenție formulată de aceasta,

în temeiul prevederilor cap. II din Legea nr. 344/2005.

Legea nr. 344/2005 și

Regulamentul nr. 1383/2003 sunt acte normative care reglementează asigurarea

respectării drepturilor de proprietate intelectuală, în categoria cărora este

inclus și dreptul asupra mărcilor, a cărui protecție a fost solicitată de chiar

reclamantă atât la autoritatea vamală cât și la instanța de judecată,

prevederile acestora fiind aplicabile pe deplin în prezenta cauză, având ca

materie juridică „proprietate intelectuală".

Instanța de fond a

aplicat în mod corect dispozițiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 344/2005,

constatând că aceste prevederi coroborate cu cele de la art. 1 din același act

normativ sunt aplicabile în materia drepturilor de proprietate intelectuală ce

face obiectul cauzei, iar pe baza acestor dispoziții a stabilit că importurile

de produse originale, cum sunt și piesele de schimb importate de la furnizorul

din Turcia, sunt legale și permise.

În cauză s-a formulat

întâmpinare de către reclamanta-intimată, prin care s-au contestat criticile

formulate, susținându-se legalitatea deciziei de apel.

Analizând decizia de

apel în raport de criticile formulate, ce se circumscriu motivelor prevăzute de

art. 304 pct. 5 și 9 C. proc. civ., Înalta Curte constată caracterul nefondat

al recursului, în considerarea argumentelor ce succed:

alin. (1) C. proc. civ., care prevăd că „părțile nu se vor putea folosi

înaintea instanței de apel de alte motive, mijloace de apărare și dovezi decât

de cele invocate la prima instanță sau arătate în motivarea apelului ori în

întâmpinare" nu au fost încălcate în speță, pentru a fi atrasă incidența art.

304 pct. 5 C. proc. civ.

Regulamentul

Consiliului (C.E.) nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunită,

indicat ca fiind invocat în acțiune, este fostul regulament comunitar în

materie, ale cărui dispoziții se regăsesc în cel actual avut în vedere la

soluționarea cauzei, în vigoare la data săvârșirii faptei reclamată -

dispozițiile vizate fiind aceleași.

Normele acestui regulament

sunt similare cu cele din Directiva comunitară în vigoare, avută în vedere de

prima instanță în justificarea legalității activității desfășurată de către

intimata pârâtă.

Așa cum a reținut

instanța de apel, analiza cererii, astfel cum a fost justificată de reclamantă,

nu putea fi făcută decât cu reținerea cadrului juridic comunitar aferent, atât

timp cât s-a solicitat protecția drepturilor conferite de marca comunitară.

jurisprudența Curții de Justiție a U.E. că prin limitarea

efectelor drepturilor pe care titularul unei mărci le are în temeiul art. 5 din

Directivă, art. 6 alin. (1) din aceeași Directivă urmărește concilierea

intereselor fundamentale ale protecției drepturilor conferite de marcă cu cele

ale liberei circulații a mărfurilor, precum și ale liberei prestări a

serviciilor în cadrul pieței comune (Hotărârea din 23 februarie 1999, BMW,

C-63/97, pct. 62, Hotărârea din 17 martie 2005, Gillette Company și

Gillette Group Finland, C-228/03, pct. 29, Hotărârea 10 aprilie 2008 Adidas

și Adidas Benelux, C-102/07, pct. 45, Hotărârea din 8 iulie 2010,

Portakabin Ltd,Portakabin BV,Primakabin BV, C-558/08, pct. 57) - jurisprudență

ce înlătură integral critica a doua de recurs, din perspectiva dispozițiilor art.

304 pct. 9 C. proc. civ.

față este generat de modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor

privind epuizarea și limitările drepturilor titularului de marcă.

Potrivit art. 13 alin.

(1) din Regulamentul C.E. nr. 107/2009, similar art. 7 alin. (1) din Directiva

nr. 2008/95/CE - transpuse în art. 38 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, dreptul

conferit de marca comunitară nu permite titularului să interzică folosirea

acesteia pentru produse care au fost introduse pe piață în Comunitate sub

această marcă de către titularul mărcii sau cu acordul său.

Cum în mod corect s-a

reținut, nu se pune problema în speță a epuizării dreptului la marcă atât

timp cât produsele nu au fost introduse pe piața comunitară de către

reclamanta-intimată sau cu acordul său, ci dintr-un stat din afara U.E., pe

teritoriul căruia opera acordul titularului - interpretare a normei susținută

de jurisprudența constantă a Curții de Justiție a U.E., reținută de instanța de

apel și la care se va face referire în cele ce urmează.

Articolul 12 din

Regulament, similar art. 6 din Directivă - transpus în art. 39 alin. (1) din

Legea nr. 84/1998, limitează efectele mărcilor comunitare, în sensul că

„Dreptul conferit de

o marcă comunitară nu permite titularului său să interzică terților

utilizarea în comerț:

(a) a numelui sau

adresei sale;

(b) a

indicațiilor privind tipul, calitatea, cantitatea, destinația,

valoarea, proveniența geografică, perioada producerii produsului sau

prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;

(c) a mărcii, atunci

când se impune indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în

special când este accesoriu sau piesă detașată, atât timp cât această

utilizare se face conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.”

Recurenta-pârâtă a susținut

recursul pe sublinierea literei c a acestei norme - apărările sale fiind bazate

pe caracteristica pieselor de schimb de a fi detașabile/demontabile, ceea ce

face ca marca aplicată pe acestea să aibă funcția de indicare, informare a

publicului asupra destinației - ce a și fost avută în vedere de instanța

de apel în soluționarea cauzei - normă ce conține elemente de analiză

distincte de cele avute în vedere la lit. b, la care se face referire prin

coroborare cu lit. c) - sub aspectul caracteristicilor pieselor de schimb, cu

referire și la jurisprudența Curții de Justiție a U.E. relevantă.

Ipoteza vizată prin

norma invocată de către recurenta-pârâtă se referă la o modalitate diferită de

utilizare a mărcii decât cea dedusă judecății în dosarul de față, respectiv

folosirea de către terț a mărcii în legătură cu activitatea de comerț pe care o

desfășoară, respectiv cu privire la propriile produse și servicii, cum în mod

corect s-a reținut de către instanța de apel.

Această interpretare

a normelor comunitare este susținută de jurisprudența Curții de Justiție a

Uniunii Europene, în care s-a subliniat că,

„(….) 64. Situațiile

care intră în domeniul de aplicare al articolului 6 alin. (1) lit. (c)

menționat trebuie totuși limitate la cele care corespund obiectivului

acestei dispoziții. Or, așa cum au arătat în mod întemeiat Portakabin și

Comisia, obiectivul articolului 6 alin. (1) lit. (c) din Directiva nr. 89/104 este

de a permite furnizorilor de produse sau de servicii care sunt complementare

unor produse sau servicii oferite de titularul unei mărci să utilizeze această

marcă pentru a informa publicul cu privire la legătura utilitară care există

între produsele sau serviciile acestora și cele ale titularului mărcii

(….)” - Hotărârea Portakabin Ltd,Portakabin BV,Primakabin BV, citată anterior, cu

referire la Hotărârea Gillette Company și Gillette Group Finland, pct. 33

și 34, (s.n).

În cauza Gillette

Company și Gillette Group Finland, Curtea de Justiție a U.E. a reținut că

„1. (….) Utilizarea

mărcii de către o parte terță care nu este titularul acesteia este necesară

pentru a indica destinația produsului comercializat de această terță parte în

măsura în care utilizarea constituie în practică singurul mijloc de informare a

publicului cu informații inteligibile și complete privind această destinație,

cu scopul de a menține un sistem de concurență nedenaturat pe piața acestui

produs (….).

mărcii nu este în concordanță cu practicile oneste în domeniul industrial sau

comercial dacă, de exemplu: (….) atunci când terța parte își prezintă produsul

ca o imitație sau o replică a produsului purtând marca al cărui titular nu este

(….).

stabilit deja că utilizarea unei mărci pentru informarea publicului că persoana

căreia îi aparține reclama este specializată în vânzarea, repararea sau

întreținerea produselor care poartă această marcă, comercializate sub marca

respectivă de către titular sau cu acordul a acestuia, constituie o utilizare

care indică destinația unui produs,în sensul art. 6 alin. (1) lit. c) al

Directivei nr. 89/104 (a se vedea BMW, parag. 54 și 58-63). Această informație

este necesară pentru menținerea sistemului de concurență denaturată pe piața

acestui produs sau a acestui serviciu.

ca și în acțiunea principală, mărcile al căror titular este Gilette Company

fiind utilizate de un terț pentru a oferi publicului o informație intelegibilă

și completă cu privire la destinația produsului comercializat, cu alte cuvinte

compatibilitatea cu cel care poartă mărcile respective.(….)” (s.n).

În cauza Bayerische

Motorenwerke AG (BMW) and BMW Nederland BV împotriva Ronald Karel Deenik, citată

anterior, s-a reținut că,

„(….) 61. În cele din

urmă, condiția privind utilizarea mărcii în conformitate cu practicile oneste

în domeniul industrial și comercial trebuie privită constituind, în substanță, expresia

unei obligații de loialitate față de interesele legitime ale titularului

mărcii, similară cu cea a revânzătorului care utilizează marca altcuiva pentru

anunțarea revânzării produselor purtând această marcă. (….).

utilizarea mărcii altcuiva pentru informarea publicului despre repararea și

întreținerea de produse purtând această marcă este autorizată în aceleași

condiții în care marca este utilizată pentru informarea publicului despre revânzarea

bunurilor purtând această marcă (….)”. (s.n)

Inclusiv din

perspectiva limitării prevăzută de art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulament - ce

presupune alte elemente decât cele valorificate în prezentul litigiu, pentru ca

un terț să o poată invoca, trebuie ca indicația utilizată de acesta să

privească una dintre caracteristicile produsului comercializat sau a

serviciului furnizat de terțul respectiv (Hotărârea din 4 mai 1999,Windsurfing

Chiemsee, Cauzele reunite C-108/97 și C- 109/97, pct. 28, Hotărârea din 25

ianuarie 2007, Adam Opel, C-48/05, pct. 42-44, Hotărârea 10 aprilie 2008 Adidas

și Adidas Benelux, citată anterior, pct. 47).

În ceea ce

privește sfera de aplicare a normelor comunitare reținute a fi

incidente, confirmate prin prezenta decizie, relevantă este Ordonanța Curții

din data de 28 octombrie 2010, C-449/09, Canon Kabushiki Kaisha împotriva I.P.N.

Bulgaria O.O.D., pronunțată conform articolului 104 alineatul (3) primul

paragraf din Regulamentul de procedură - care permite această modalitate de

soluționare a unei sesizări atunci când răspunsul la o întrebare formulată cu

titlu preliminar poate fi în mod clar dedus din jurisprudență.

Întrebată fiind de

instanța de trimitere dacă art. 5 din Directiva nr. 89/104 trebuie

interpretat în sensul că titularul unei mărci se poate opune primei introduceri

pe piață în S.E.E., fără consimțământul său, a unor produse originale

care poartă această marcă, respectiv cartușe de cerneală care poartă marca

„C.” (semn înregistrat ca marcă comunitară și, în numeroase state membre,

inclusiv în țara unde s-a făcut confiscarea, ca marcă națională), Curtea

a constatat că din mai multe hotărâri ale sale reiese un răspuns afirmativ,

astfel:

„(….) 22. Curtea a

considerat, la punctul 26 din Hotărârea din 16 iulie 1998, Silhouette

International Schmied (C-355/96, Rec., p. I-4799), că Directiva nr. 89/104 nu

poate fi interpretată în sensul că ar lăsa statelor membre posibilitatea de a

prevedea în legislația lor națională epuizarea drepturilor conferite

de marcă pentru produse introduse pe piață în state terțe.

ulterioare, Curtea a precizat că, având în vedere Hotărârea Silhouette

International Schmied, citată anterior, efectul Directivei nr. 89/104 este de a

limita epuizarea dreptului conferit titularului mărcii numai la cazurile în

care produsele au fost introduse pe piață în S.E.E. și de a permite

astfel acestui titular să controleze prima introducere pe piață în S.E.E.

a produselor care poartă marca sa (Hotărârea din 20 noiembrie 2001, Zino

Davidoff și Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, Rec., p. I-8691, punctul 33,

Hotărârea din 8 aprilie 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Rec., p. I-3051, punctul

26, precum și Hotărârea din 30 noiembrie 2004, Peak Holding, C-16/03,

Rec., p. I-11313, punctul 36).

cazul în care produsele care poartă o marcă nu au fost introduse anterior pe

piață în S.E.E. de titularul acestei mărci sau cu consimțământul său,

articolul 5 din Directiva nr. 89/104 conferă titularului menționat un

drept exclusiv care îi permite să interzică oricărui terț, între altele,

să importe produsele în cauză, să le ofere spre vânzare, să le introducă pe

piață sau să le dețină în aceste scopuri (a se vedea Hotărârea Peak

Holding, citată anterior, punctul 34). (….).

considerațiile care precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată

că articolul 5 din Directiva nr. 89/104 trebuie interpretat în sensul că

titularul unei mărci se poate opune primei introduceri pe piață în SEE,

fără consimțământul său, a unor produse originale care poartă această

marcă.(….)” (s.n).

În considerarea celor

mai sus arătate, Înalta Curte constată că utilizarea mărcii, astfel cum a fost

dedusă judecății în cazul în speță, nu intră sub protecția normei de care se

prevalează recurenta-pârâtă, ci se află printre interdicțiile care pot fi

solicitate de către titularul mărcii, în virtutea drepturilor exclusive

conferite de aceasta, potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul C.E. nr.

207/2009, art. 5 alin. (3) lit. c) din Directiva nr. 2008/95/CE cu corespondent

în art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv „importul sau

exportul de produse sub acest semn” de către terți.

Reclamanta-intimată a

invocat și faptul că importul produselor în spațiul comunitar nu a fost

autorizat de către titularul de marcă, susținere de natură a intra sub

protecția textelor legale mai sus subliniate

chiar dacă acestea nu au fost indicate expres

ca temei în susținerea cererii, pretențiile reclamantei nefiind susținute

exclusiv pe dispozițiile comunitare referitoare la epuizarea dreptului la

marcă.

2 alin. (1) din Legea nr. 344/2005, ce exclude aplicarea acestei legi în

anumite situații particulare, prima instanță a apreciat că importurile paralele

de produse originale sunt legale și permise.

Cum în mod corect a

reținut instanța de apel, raționamentul primei instanțe nu poate conduce la

înlăturarea caracterului ilicit al operațiunii dedusă judecății în dosarul de

față atât timp cât există norme interne și comunitare în contextul cărora aceasta

poate fi reclamată.

Constatând, pentru

argumentele mai sus arătate, că nu sunt fondate criticile de recurs formulate,

în cauză făcându-se o

corectă aplicare și interpretare a

normelor privind cadrul procedural în căile

de atac și a dispozițiilor legale incidente (incluzându-se în acestea și

normelor comunitare alături de jurisprudența relevantă), din perspectiva

motivelor de recurs prevăzute de art. 304 pct. 5 și 9 C. proc. civ. Înalta

Curte urmează să facă aplicarea și a dispozițiilor art. 312 alin. (1) C. proc.

civ. și să dispună în consecință.

Va fi obligată recurenta

pârâtă la plata sumei de 2.033,33 lei cheltuieli de judecată către intimata

reclamantă, aferente dosarului de recurs, cu aplicarea dispozițiilor art. 274 alin.

(1) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca

nefondat, recursul declarat de pârâta SC A.I.I. SRL împotriva Deciziei nr. 55/A

din data de 14 martie 2013 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și

pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări

sociale.

Obligă pe recurenta

pârâtă SC A.I.I. SRL la plata sumei de 2.033,33 lei cheltuieli de judecată către

intimata reclamantă F.M.C.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi 1 iulie 2014.