ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 7041/2009

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 7041/2009 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2009)

Pentru a

decide astfel, curtea de apel a reținut aceeași situație de fapt și de drept ca

și prima instanță și a înlăturat criticile aduse de pârâtă primei hotărâri.

Astfel,

s-a reținut că pârâta este titulara mărcii „C.M.", conform certificatului

de înregistrare nr. 54446 din 10 februarie 2003 eliberat de O.S.I.M., pentru

clasele de produse și servicii 16, 35, 39, 40, 41 și 42.

Tribunalul

a considerat, iar curtea de apel a confirmat, că la înregistrarea mărcii nu au

fost încălcate prevederile art. 5 lit. b), c) și d) din Legea nr. 84/1998, așa

cum a susținut reclamanta prin cererea de chemare în judecată.

În

acest sens s-a arătat că sintagma „C.M." are un caracter distinctiv în

raport de produsele și serviciile pe care tinde să le protejeze.

Distinctivitatea

se analizează, pe de o parte, în raport cu produsul sau serviciul vizat, iar pe

de altă parte, în raport cu publicul căruia i se adresează.

Deși

reclamanta a susținut că marca este alcătuită din două cuvinte provenite din

limbajul uzual, instanțele au arătat că această alăturare este aptă a distinge

în cadrul segmentului de public relevant, bunurile și serviciile protejate, în

privința provenienței lor.

Având

în vedere că marca pârâtei a fost înregistrată pentru periodice, publicații,

produse de hârtie și carton imprimat, redactare, publicitate, difuzare,

tipărire, publicare și publicare on-line, creare și menținere de site-uri web,

nu se poate reține că sintagma „C.M." reprezintă o definire sau o

desemnare a acestor produse și servicii sau că ar fi uzuală în aceste operațiuni.

Curtea

de apel a mai reținut că, prevederile art. 48 lit. c) și art. 6 lit. d) din

Legea nr. 84/1998 nu pot fi analizate în calea de atac, deoarece nu au fost

invocate prin cererea de chemare în judecată, iar în apel nu se pot formula

cereri noi conform art. 294 C. proc. civ.

Referitor

la cererea reconvențională, instanțele au reținut că reclamanta fără a avea

acordul pârâtei, a editat, tipărit și difuzat o publicație utilizând marca

„C.M.".

A

fost înlăturată apărarea reclamantei în sensul că dreptul de a utiliza marca

pentru serviciile menționate rezultă din certificatul de înregistrare nr. 67591

eliberat de O.S.I.M., cu motivarea că acest titlu de protecție a fost emis

pentru alte produse și servicii decât cele pentru care s-a acordat protecție

mărcii pârâtei și anume: legătorie, papetărie, adezivi pentru papetărie și

menaj, materiale pentru artiști, pensule, mașini de scris și articole de birou,

materiale plastice pentru ambalare, necuprinse în alte clase, cărți de joc,

telecomunicații și în special internet, educație, instruire, divertisment,

activități sportive și culturale.

În ceea ce

privește modalitatea de determinare a prejudiciului calculat la 3.410.050,6

RON, instanțele au avut în vedere datele concrete privind tarifele percepute de

către reclamantă pentru activitatea de publicitate desfășurată în paginile

publicațiile sale, acestea fiind expuse chiar pe site-ul reclamantei și deci,

fiind însușite de către aceasta.

În acest

sens, curtea de apel a arătat că este adevărat că la determinarea prejudiciului

nu s-au luat în calcul datele concrete din documentele contabile ale

reclamantei, dar că acest fapt s-a datorat numai atitudinii sistematice a

reclamantei, de împiedicare a administrării probei cu expertiză contabilă.

De asemenea,

a mai arătat că atitudinea reclamantei a îmbrăcat forma abuzului de drept, din

moment ce chiar în apel a susținut că nu avea obligația de a depune la dosar

înscrisurile necesare expertizei, câta vreme nu i se indicau în concret datele

de identificare ale documentelor contabile.

De asemenea,

și în faza apelului, reclamanta a împiedicat vreme de 7 luni efectuarea de

către expertul desemnat a unui nou raport de expertiză prin repetate amânări a

depunerii documentelor ori prin depunerea lor incompletă.

În atare situație, în

mod corect s-au avut în vedere datele referitoare la veniturile realizate de

reclamantă prin publicitatea efectuată în publicația incriminată, modalitatea

de calcul a prejudiciului prin raportare la patrimoniul reclamantei fiind una

din posibilitățile pe care le avea la îndemână pârâta ce a formulat cererea

reconvențională.

Tot pe

aspectul capătului de cerere vizând repararea prejudiciului, curtea de apel a

înlăturat ca nefondată excepția lipsei de obiect a acesteia, arătând că petitul

cererii îndeplinește cerințele art. 112 pct. 3 C. proc. civ., valoarea

obiectului pricinii urmând a fi indicată atunci când este cu putință.

Or, câtă

vreme urmau a se administra probe ce se aflau în posesia reclamantei pentru

determinarea cuantumului pretențiilor pârâtei, este evident că valoarea

obiectului nu putea fi indicată la data depunerii cererii reconvenționale.

Împotriva acestei

decizii a declarat recurs reclamanta solicitând admiterea acesteia, casarea

deciziei și în principal, trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar,

modificarea deciziei, admiterea apelului, modificarea sentinței, admiterea

cererii de chemare în judecată și respingerea cererii reconvenționale.

Recurenta a mai

solicitat modificarea în tot a încheierii de ședință din 9 septembrie 2008 și

în consecință, admiterea cererii de recuzare a expertului C.I., cât și cererea

de efectuare a unui nou raport de expertiză, precum și suspendarea executării

silite a deciziei recurate până la soluționarea recursului.

Această din urmă

cerere a fost încuviințată provizoriu prin încheierea din 13 noiembrie 2008 și

cu depunerea unei cauțiuni în valoare de 346.000 RON.

În motivarea cererii

de recurs, recurenta a susținut următoarele: 1. Instanța de apel nu s-a

pronunțat asupra cererii de recuzare a d-nei judecător, formulată la data de 15

septembrie 2008, în baza art. 729 C. proc. civ., pentru motivul prevăzut de

art. 27 pct. 7 C. proc. civ.

În acest sens,

recurenta arată că același judecător a pronunțat sentința civilă nr. 513/2006,

ce avea ca obiect existența dreptului de proprietate intelectuală pe baza

căruia reconvenienta din prezenta cauză și-a formulat pretențiile, ceea ce

înseamnă că judecătorul și-a spus public poziția cu privire la existența

dreptului dedus judecății.

Dat fiind că,

încălcându-se principiul continuității și stabilității completului de judecată

reglementat de art. 52 alin. (1) din Legea nr. 504/2004, componența completului

a fost schimbată de mai multe ori pe parcursul judecării apelului, acest motiv

de recuzare nu a fost cunoscut de către recurentă și în consecință, a formulat

cererea în condițiile art. 29 alin. (2), instanța de apel omițând cu

desăvârșire să se pronunțe asupra ei, ceea ce a avut drept consecință judecarea

cauzei de către un judecător incompatibil.

De asemenea, instanța

s-a pronunțat cu privire la cererea de recuzare a expertului I.C., fără a-l

audia, așa cum se decisese inițial, în sensul respingerii cererii, aspect care

s-a datorat tot schimbării componenței completului de judecată.

În drept, recurenta

și-a întemeiat acest motiv pe dispozițiile art. 304 pct. 1 C. proc. civ.

instanța de apel a respins excepția lipsei de obiect a capătului de cerere 2.6

al cererii reconvenționale.

În opinia recurentei,

această excepție trebuia admisă, deoarece acest capăt de cerere nu întrunea

exigențele art. 112 pct. 3 C. proc. civ., ceea ce atrăgea aplicabilitatea art.

133 alin. (1) C. proc. civ.

Nu poate fi reținută

opinia instanței de apel în sensul că evaluarea obiectului cererii nu era cu

putință.

Evaluarea în linii

mari a obiectului cererii este posibilă numai în anumite situații aparte, ca de

exemplu valoarea unor urmări deosebit de ample a unei fapte ilicite.

Evaluarea estimativă

a pagubei suferite de pârâta-reclamantă era posibil de aproximat.

respins instanța de apel cererea de anulare a înregistrării mărcii „C.M."

aparținând pârâtei.

Marca

„C.M." este compusă din cuvinte uzuale, cu un pronunțat caracter

descriptiv, raportat la clasele de produse pentru care a fost înregistrată.

În opinia

recurentei, înregistrarea acestei mărci împiedică folosirea de către o persoană

a cuvintelor uzuale „C.M." pentru a face referire la propriul copil.

În ipoteza în

care această marca s-ar menține ca fiind legală, s-ar crea o situație contrară

legii, în care, pentru clasele de produse vizate nu ar mai putea fi utilizat de

către nicio persoană termenul arhiuzual și definitoriu „C.M.".

Mai mult, s-ar crea

situații aberante în care o persoană interesată să publice un articol referitor

la copilul propriu, să nu se poată referi la acesta cu termenul uzual

„C.M.", trebuind să găsească tot felul de înlocuitori ai acestei definiții

pentru a nu încălca marca reclamantei.

Recurenta își

întemeiată acest motiv de recurs pe dispozițiile art. 304 pct. 8 și 9 C. proc.

civ.

4.

În legătură cu

probatoriul administrat, recurenta susține că, atât în primă instanță cât și în

apel, au fost încălcate prevederile legale, ceea ce face necesară trimiterea

cauzei spre rejudecare în vederea refacerii probatoriului. În dezvoltarea

acestui motiv, recurenta susține următoarele:

Cererea de

recuzare a expertului C.I. și cererea de efectuare a unui nou raport de

expertiză au fost greșit respinse de către instanța de apel, cu încălcarea

regulamentului de funcționare al CECCAR emis în baza art. 26 și art. 30 lit. b)

din O.G. nr. 65/1994, republicat în M.Of. nr. 601/2008.

Încălcând

standardul profesional conținut în actele normative indicate, expertul C.I. nu

și-a îndeplinit obligațiile de efectuare a expertizei contabile,

antepronunțându-se prin depunerea unui raport de imposibilitate de efectuare a

expertizei, care nu se bazează pe niciun document real sau demers de

expertizare.

Expertul nu a evaluat

nici documentele puse la dispoziție de către recurentă la sediul său și nu a

comparat facturile fiscale primite cu contractele de publicitate puse la

dispoziție.

Fără să studieze în

mod culpabil actele contabile necesare expertizei, acesta a întocmit un raport

de imposibilitate de efectuare a lucrării pe care recurenta l-a învederat ca

fiind fals, iar instanța a omis să se pronunțe asupra falsului conform art. 182

alin. (2) C. proc. civ.

În opinia recurentei,

raportul preliminar de expertiză este nul de drept ș-i nu poate servi ca probă.

În cadrul aceluiași

motiv, recurenta mai susține că în cauză nu a fost dovedită existența

contractelor de publicitate și a contractelor de barter, neadministrându-se

niciun interogatoriu cu privire la aceste contracte.

De asemenea, instanța

nu a ținut seama de clauzele de confidențialitate cuprinse în aceste contracte

supuse reglementărilor art. 172 C. proc. civ.

În atare situație, în

mod greșit instanța de apel a considerat că sunt întrunite condițiile art.174

C. proc. civ. Acest motiv de recurs a fost întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct.

7, 8 și 9 C. proc. civ.

Instanța de apel a

reținut în mod eronat că sunt îndeplinite în ceea ce o privește pe recurentă

condițiile atragerii răspunderii civile delictuale.

În acest sens,

recurenta arată că modalitatea de calcul a prejudiciului avută în vedere de

instanță, nu ține seama de experiența mult mai bogată pe care o au unele țări

în diferite materii de drept și că despăgubirile acordate pârâtei reclamante nu

pot fi nicidecum egale cu veniturile recurentei, ci pot constitui doar un

procent din acestea de maxim 5% din venitul net.

Solicitând

despăgubiri vădit disproporționate față de pretinsul prejudiciu, intimata

înfăptuiește un abuz de drept.

Recurenta mai

susține că este un lider mondial în domeniul publicațiilor și că, chiar în

situația în care nu ar fi existat revista „I.C.M.", ar fi realizat

aceleași venituri.

Recurenta

consideră că veniturile obținute de ea nu se datorează în nicio măsură titlului

care dă tematica revistei „I.C.M.", o dovadă în acest sens fiind aceea că

deși a încetat să folosească sintagma „C.M." încă din luna noiembrie 2006,

încasările din publicitate ale revistei nu au scăzut, ci au crescut.

In acest

context nu se poate admite ideea că, dacă recurenta nu ar fi folosit cuvintele

„C.M." în publicația „I.", pârâta reclamantă ar fi obținut automat

aceleași venituri ca și recurenta.

De altfel,

pârâta-reclamantă nici nu a dovedit faptul că editează vreo publicație, iar

întreținerea unui site de internet ce are un număr mediu de 3,61 vizitatori pe

zi nu este de natură a dovedi faptul că ar avea măcar capacitatea de a

beneficia de aceleași contracte de publicitate ca și recurenta.

Și acest

motiv de recurs a fost întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 7, 8 și 9 C.

proc. civ.

Intimata SC

W. SRL a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca

nefondat și menținerea hotărârii curții de apel, ca fiind legală.

Recursul este

într-adevăr nefondat și va fi respins pentru următoarele considerente:

l. Din

completul care a pronunțat decizia recurată nu a făcut parte niciun judecător

incompatibil, nefiind incidente dispozițiile art. 304 pct. 1 C. proc. civ.

Este real că

reclamanta a formulat o cerere de recuzare, întemeiată pe dispozițiile art. 29 alin.

(2) cu trimitere la art. 27pct. 7 C. proc. civ., care nu a fost soluționată,

fără însă ca prin aceasta să se încalce vreo dispoziție legală.

În primul

rând, art. 29 alin. (2)C. proc. civ. este impropriu invocat de recurentă față

de motivarea în fapt a cererii de recuzare.

Astfel, s-a

susținut că unul din cei doi membri ai completului își spusese părerea cu

privire la pricină într-o altă cauză, în care se statuase asupra dreptului de

proprietate al pârâtei, pe care aceasta își întemeiază cererea reconvențională,

pronunțând sentința civilă nr. 513 din 20 aprilie 2006 la Tribunalul București.

Pentru a se

putea face o cerere de recuzare după începerea dezbaterilor, trebuie ca motivul

de recuzare să se fi ivit după acest moment, și nu să fie preexistent și doar

aflat de parte după începerea dezbaterilor, situație în care intervine decăderea

din dreptul de a cere recuzarea.

Or, în speță,

motivul de recuzare invocat era preexistent, iar cererea a fost făcută nu

înainte de începerea oricăror dezbateri, conform art. 29 alin. (1) C. proc.

civ. și nici după începerea acestora, conform art. 29 alin. (2), ci după

încheierea dezbaterilor.

După acest

moment repunerea cauzei pe rol este o facultate lăsată de legiuitor la

aprecierea instanței, conform art. 151 C. proc. civ., și nu o obligație în

acest sens.

In speță s-a

considerat corect că este inutilă repunerea cauzei pe rol, câtă vreme cererea

de recuzare, tardiv făcută, nu ar fi putut fi admisă.

Critica

referitoare la neaudierea expertului înainte de a se soluționa cererea de

recuzare a acestuia nu are nicio legătură cu dispozițiile art. 304 pct. 1 C.

proc. civ., urmând a fi avută în vedere alături de criticile privitoare la

nerespectarea dispozițiilor procedurale cu ocazia administrării probatoriului.

critica potrivit căreia curtea ar fi trebuit sa găsească întemeiată excepția

lipsei valorii obiectului nu poate fi primită.

Art. 112 pct.

3 C. proc. civ. prevede că în cererea de chemare în judecată trebuie să arate

obiectul acesteia, precum și valoarea sa, când prețuirea este cu putință.

Chestiunea

evaluării obiectului pricinii, respectiv a existenței unei atare posibilități,

este una de apreciere, și nu de legalitate.

În speță,

tribunalul a acceptat ca valoarea prejudiciului - pe care pârâta-reconvenientă

n-a putut să o indice - să se stabilească printr-o expertiză, iar situația este

chiar cea pe care recurenta o consideră de excepție și anume când nu se poate

stabili a priori valoarea unor urmări deosebit de ample a unei fapte ilicite.

3.Referitor

la soluția dată acțiunii principale, critica de nelegalitate privitoare la

încălcarea dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 84/1998, este nefondată.

Recurenta

pretinde că în speță marca pârâtei este alcătuită din doi termeni uzuali și

descriptivi și că înregistrarea de către pârâtă a mărcii „C.M." oprește pe

orice părinte care vrea să scrie ori să se refere la copilul său să-1 desemneze

cu această expresie.

Vădindu-se a

fi într-o totală eroare cu privire la efectele pe care le produce înregistrarea

unei mărci, recurenta: susține în fapt, că înregistrarea ca marcă a unor

cuvinte din limbajul curent ar opri pe utilizatorii limbajului să mai includă

în exprimările lor acele cuvinte.

În realitate,

înregistrarea unei mărci se face pentru anumite produse și/sau servicii și

conferă titularului, potrivit art. 35 din Legea nr. 84/1998, dreptul exclusiv

de a utiliza marca în legătură cu respectivele produse și/sau servicii.

Art. 5 din

Legea nr. 84/1998 exclude de la înregistrare semnele care sunt nedistinctive,

descriptive ori devenite uzuale, însă nu în mod abstract, ci privite în

conexiune cu produsele sau serviciile a căror marcare se urmărește.

Sintagma

„C.M." ar putea fi considerată descriptivă, prin reducere la absurd, numai

dacă „produsul" vizat ar fi copilul însuși.

Or, în speță,

marca „C.M." a fost înregistrată de pârâtă pentru periodice, publicații,

produse de hârtie și carton imprimat, redactare, publicitate, difuzare,

tipărire, publicare și publicare on-line, creare și menținere de site-uri web,

iar în raport de acestea, corect au reținut instanțele anterioare că s-au

respectat la înregistrare prevederile art. 5 din Legea nr. 84/1998.

privește criticile vizând administrarea probei cu expertiză, Înalta Curte

constată următoarele:

Cererea de

recuzare a expertului a fost corect respinsă, pentru că exprimarea opiniei care

să atragă aplicarea art. 27 pct. 7 C. proc. civ. presupune ca expertul, în

afara cadrului procesual, deliberat sau nu, sa-și fi exprimat deja public

părere cu privire la pricina în care este chemat să se pronunțe ca specialist,

ceea ce poate acredita ideea că are deja o idee formată, pe care este puțin

probabil să și-o modifice, privând astfel pe cel puțin una din părți de o

atitudine imparțială.

Or, în speță,

în cadrul procesului, expertul a întocmit un raport în care a arătat care au

fost cauzele care l-au împiedicat să desăvârșească lucrarea.

Faptul că nu

ar fi fost citat la judecarea cererii de recuzare, putea fi invocat, în

condițiile art. 105 alin. (2)cu referire la art. 204 alin. (2) de expert, dacă

ar fi fost vătămat prin admiterea cererii.

În ceea ce

privește împrejurarea că expertul a întocmit un raport privind imposibilitatea

efectuării expertizei, o atare împrejurare nu poate fi considerată o încălcare

a O.G. nr. 2/2000 ori a Standardului profesional.

Raportul doar

atestă o situație în legătură cu care, așa cum reține instanța de apel,

reclamanta nu a demonstrat contrariul.

În rest,

criticile referitoare la necesitatea administrării altor probe, la

interpretarea celor administrate și la situația de fapt reținută pe baza lor nu

pot fi analizate în recurs, deoarece nu se încadrează

în dispozițiile art. 104

C. proc. civ.

privește modalitatea de calcul a prejudiciului, recurenta face o serie de

afirmații de ordin factual, care nu pot fi verificate în recurs.

În plus,

încearcă că acrediteze ideea că la stabilirea prejudiciului criteriul avut în

vedere de instanțe nu este relevant, opinie care însă nu poate fi primită.

Astfel, s-a

reținut, ca situație de fapt, că reclamanta a editat o publicație intitulată „I.C.M.",

incluzând în titlu marca „C.M.", înregistrată legal de către pârâtă pentru

produse identice și, respectiv, similare, fără acordul pârâtei.

Aceasta

constituie o încălcare a dreptului la marcă al pârâtei, în sensul art. 35 alin.

(2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, ceea ce creează pentru reclamantă premisele

răspunderii civile delictuale.

În determinarea

daunelor datorate titularului mărcii, beneficiul realizat pe nedrept de

contrafacător, ca și beneficiul de care este lipsit titularul ca urmare a

faptei de contrafacere reprezintă criterii pertinente, prevăzute ca atare de

art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005 adoptată pentru transpunerea

în dreptul intern a Directivei 2004/47/CE a Parlamentului European și a

Consiliului.

In acest

context, faptul că reclamanta a găzduit publicitate în paginile revistei prin

editarea căreia a încălcat dreptul la marcă al pârâtei a fost corect avut în

vedere la determinarea prejudiciului, câtă vreme o lungă perioada de timp

pârâta însăși a fost împiedicată să-și folosească într-un mod similar propria

marcă.

In lipsa altor

elemente, lipsă datorată culpei reclamantei care a zădărnicit efectuarea unei

noi expertize în apel, pe baza propriilor documente contabile, așa cum se

reține tot ca împrejurare de fapt de către curte - în mod justificat s-au avut

în vedere calculele efectuate la prima instanță.

Aplicarea unui

procent de 5 % la suma identificată drept beneficiu, pe care o solicită

recurenta, nu are nicio justificare legală și nu ar face decât să încurajeze

contrafacerea din moment ce contrafacătorul ar păstra pentru sine 95% din

sumele obținute pe nedrept.

Pentru toate

aceste considerente, în baza art. 312 C. proc. civ. Înalta Curte va menține

decizia și va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU

ACESTE MOTIVE

ÎN

NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca

nefondat recursul declarat de reclamanta SC B.R. SRL împotriva deciziei nr. 205

A din 16 septembrie 2008 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și de

proprietatea intelectuală.

Irevocabilă.

Pronunțată, în ședință publică,

astăzi 12 iunie 2009.