ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2361/2012

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2361/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2012)

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată

la data de 14 ianuarie 2009, pe rolul Tribunalului București, reclamanta SC C.T.

SRL, prin mandatar autorizat SC B.A. SRL Piatra Neamț, a chemat în judecată pe

pârâta SC U.C. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, solicitând

anularea înregistrării mărcii C.T., radierea mărcii din Registrul Național al

Mărcilor, radierea domeniului de site c.t.ro, eferent mărcii și obligarea pârâtei

la cheltuieli de judecată.

În motivarea acțiunii

reclamanta a arătat că T. este unul dintre cele mai puternice branduri din

zonă, având în vedere că, încă din anul 1990, s-a înființat la ieșirea din

municipiul Piatra Neamț, spre Bicaz, asociația familială cu denumirea C.T.,

după numele dealului de vis-a-vis, având ca obiect de activitate cazare și

alimentație publică. Cu timpul această denumire a intrat în conștiința

consumatorului, ajungând notorie cu privire la serviciile oferite de reclamantă.

În prezent reclamanta activează ca societate comercială, cifra de afaceri

ajungând la 766.098 lei în luna iunie 2008.

Reclamanta a mai arătat

că a înregistrat la O.S.I.M. marca T. din 23 aprilie 2007.

Pârâta a construit în

anul 1991, în vecinătate, spre vest, P.B., devenit ulterior P.C., proprietarul

acesteia fiind administratorul SC U.C. SRL, iar între părți există încă din

1996 un litigiu pentru un teren, pe acest fond de dispută pârâta înregistrând

cu rea credință la O.S.I.M. marca C.T., din data de 10 mai  2007, deși

reclamanta avea înregistrată anterior marca sa.

În susținerea

notorietății mărcii T., reclamanta a susținut că a realizat începând cu 1991

pliante, spoturi publicitare, a participat la târguri și expoziții, a obținut

diplome, locația fiind vizitată de artiști de renume din domeniul teatral,

muzical, sportiv, cinema.

Pârâta a înregistrat

marca cu rea credință, încercând să folosească marca reclamantei și portofoliul

său de clienți, cunoscând că reclamanta a înregistrat marca T. Astfel, pârâta a

desfășurat dintotdeauna activitate turistică folosind denumirea P.C., iar în 2007 a înregistrat la O.S.I.M. marca C.T., cele 2 pensiuni fiind la mai puțin de 20 m una de alta. Reclamanta a aflat de înregistrarea pârâtei cu ocazia efectuării unei cercetări

documentare la O.S.I.M. și a depunerii unei cereri pentru o nouă marcă,

respectiv LA C.T., motivat de faptul că reclamanta extinde pensiunea și dorește

să întărească marca T.

Argumentele

reclamantei în susținerea relei credințe la înregistrarea mărcii de către

pârâtă s-au referit și la faptul că, în toate documentațiile (planuri

urbanistice de dezvoltare etc.) se indică în vecinătate spre est Pensiunea T., iar

pe terenul pârâtului P.C., reaua credință rezultând de asemenea din hotărârile

judecătorești anexate cererii.

Cu privire la

înregistrarea numelui de domeniu pe internet c.t.ro de către pârâtă, prin

Institutul de Cercetări în Informatică, reclamanta a susținut că i s-a cauzat

un prejudiciu de imagine, întrucât denumirea T. este de largă notorietate în

zonă, iar pârâta a profitat în mod incorect de renumele mărcii reclamantei, în

scopul obținerii de beneficii prin inducerea în eroare a clienților.

Reclamanta a apreciat

că sunt întrunite condițiile cumulative pentru existența răspunderii civile

delictuale a pârâtei, iar în drept a invocat dispozițiile art. 5, alin. (1), lit.

f), art. 6, alin. (1), lit. a) și art. 48, alin. (1), lit. a), b) și c) din Legea

nr. 84/1998.

Pârâta SC U.C. SRL a

formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția nulității mandatului de

reprezentare al SC B.A. SRL și în consecință lipsa semnăturii reclamantului pe

cererea de chemare în judecată. De asemenea, a solicitat introducerea în cauză

a pârâtei Ro TLD, având în vedere că se solicită radierea site-ului.

Pe fondul cauzei,

pârâta a arătat în întâmpinare că sunt neîntemeiate capetele de cerere

formulate de reclamantă și a solicitat respingerea acestora. A arătat că a ales

o marcă pentru lanțul hotelier creat de ea, care nu poate induce în eroare

publicul cu privire la originea geografică a produsului oferit, întrucât

serviciile hoteliere nu au o origine geografică, putând fi prestate oriunde,

sub o marcă anume. De asemenea marca C.T. nu poate induce publicul în eroare cu

privire la calitatea sau natura produselor, întrucât nu marca prin ea însăși

definește produsul oferit, calitatea produsului fiind dată de numărul de stele

pe care îl are hotelul, iar natura produsului fiind precizată din start:

servicii hoteliere. Sub brandul său, pârâta are investiții hoteliere la Mahmudia și Vatra Dornei, ideea fiind de a crea un lanț hotelier cu marca sa și nu de a

concura afacerea reclamantei.

Pârâta a mai arătat

că T. nu este unul dintre cele mai puternice branduri din zonă, ci este

denumirea unei zone din comuna Alexandru cel Bun (T. înseamnă val de pământ,

zăpadă sau deal), situată la ieșirea din municipiul Piatra Neamț, unde se află

o serie de moteluri și hoteluri de diverse denumiri, iar reclamanta a obținut

înregistrarea mărcii T. ca urmare a scurgerii unor informații din cadrul firmei

pârâte și a obținut o înregistrare anterioară la O.S.I.M., dar în 16 ani de existență

nu a înregistrat nicio marcă. Deci, punctul T. este denumirea zonei din satul

Bistrița, la ieșirea din Piatra Neamț, pe DN 15, spre Bicaz, așa cum rezultă

din actele de proprietate ale familiei F., iar în actul de vânzare din 1941 se

specifică zona Troeni.

S-a mai susținut în

întâmpinare că reclamanta nu a formulat opoziție la înregistrarea mărcii,

brandul C.T. fiind ales în urma unui studiu de piață comandat unei firme de

prestigiu pe o perioadă de 6 luni, pentru o denumire potrivită unui hotel de 4

stele, ușor de memorat. Ulterior, s-a făcut un sondaj de opinie în diverse zone

ale țării, din care a reieșit că pentru segmentul 18-60 de ani denumirea C.T.

este cea mai cunoscută, segmentul 18-27 recunoscând că este un virus software,

iar segmentul 28-60 ani recunoscând că este un cal uriaș construit pentru

cucerirea Troiei. Astfel, denumirea mărcii reclamantei vine de la dealul T.

(îngrămădire mare de zăpadă adusă de vânt și așezată în formă de valuri sau

dune, nămete, sau morman, grămadă, întăritură primitivă făcută de popoarele

antice constând dintr-un dig lung de pământ, cu șanț de apărare), denumire

conformă cu relieful din zonă și care nu are nimic în comun cu C.T. (cal uriaș

de lemn, construit la îndemnul lui Ulise, de locuitorii din Ahaia, în timpul

războiului Troian, în care s-au ascuns aceștia, pentru a cuceri Troia).

Pârâta activează în

domeniul turismului din anul 1996, când a preluat activitatea firmei B., care

activa din 1991 în turism. Reclamanta a început abia în 2002, când a terminat

construcția pensiunii, practicând agroturismul, pe când pârâta practică turism

hotelier de patru stele modern, dotările restaurantului și ale hotelului,

mobilierul de asemenea fiind inscripționate cu semnul grafic al mărcii, iar

decorațiunile interioare, ca și clădirea fiind în stil grecesc. Astfel, nu se

poate vorbi de identitate între mărcile în conflict, întrucât din punct de

vedere vizual și fonetic mărcile au înțeles diferit, fiind percepute de

consumator în mod distinct și oricum în ce privește confuzia, pârâta ar avea de

suferit, deoarece serviciile sale sunt net superioare celor oferite de

reclamantă.

Cu privire la reaua-credință,

invocată de reclamantă în temeiul dispozițiilor art. 48, lit. c) din Legea

mărcilor, pârâta arată că nu a acționat cu rea-credință la data înregistrării

mărcii sale, respectând procedurile legale și alegând o marcă ce nu mai este

utilizată pentru servicii hoteliere.

Prin încheierea din

03 iunie 2009, tribunalul a respins ca neîntemeiată excepția lipsei calității

de reprezentant a reclamantei, invocată de pârâtă.

Prin sentința civilă nr.

1173 din 28 octombrie 2009, Tribunalul București a respins ca neîntemeiată acțiunea.

Pentru a pronunța aceasta hotărâre instanța de fond a reținut următoarele:

Reclamanta a

înregistrat la O.S.I.M. marca națională T., protecția fiind oferită de la data

de 23 aprilie 2007, (certificat de înregistrare eliberat de O.S.I.M. f. 12). Reclamanta

s-a înființat inițial ca asociație familială, iar apoi a devenit societate

comercială cu numele SC C.T. SRL, folosind marca pentru activitatea de

restaurant și pentru activitatea de servicii hoteliere oferite clienților

pensiunii sale agro-turistice, activitatea turistică fiind apreciată în

domeniul respectiv.

Reclamanta a probat

cu înscrisuri că s-a angajat cu pârâta în nenumărate conflicte judiciare, fiind

pronunțate o serie de hotărâri judecătorești și rezoluții în dosare penale, iar

la data de 10 mai 2007, pârâta a înregistrat marca națională C.T., cu element

grafic, (servicii de alimentație publică; servicii de cazare temporară). O.S.I.M.

a emis aviz de refuz provizoriu la înregistrarea mărcii pârâtei, fiind opusă

marca anterioară T., pârâta formulând argumente în vederea admiterii

înregistrării mărcii sale, argumente prin care s-a arătat că marca sa nu este

similară mărcii opuse din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual. Tribunalul

a constatat că pârâta probează folosirea mărcii înregistrate C.T., pentru

serviciile oferite de aceasta, servicii hoteliere, hotel de 4 stele, construit

de aceasta în vecinătatea pensiunii reclamantei.

Tribunalul a considerat

că nu sunt incidente în speță dispozițiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 84/1998

privind mărcile și indicațiile geografice, care prevăd motivele de refuz

absolut la înregistrare. S-a reținut că marca pârâtei nu este de natură să

inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau

natura produsului, fiind înregistrată o marcă cu caracter distinctiv pentru

serviciile hoteliere pe care le oferă pârâta, respectiv C.T., pârâta arătând în

mod corect că nu poate induce în eroare publicul cu privire la originea

geografică a produsului oferit, întrucât serviciile hoteliere nu au o origine

geografică, putând fi prestate oriunde, sub o marcă anume și de asemenea marca

sa nu poate induce publicul în eroare cu privire la calitatea sau natura

produselor.

Din perspectiva art. 48

alin. (1) lit. b) din Legea mărcilor, Tribunalul a apreciat că mărcile în

conflict nu sunt similare, nici din punct de vedere vizual, nici din punct de

vedere fonetic și nici conceptual. T. nu este unul dintre cele mai puternice

branduri din zonă, ci este denumirea unei zone din comuna Alexandru cel Bun,

locul unde părțile au amplasat locațiile proprii pentru desfășurarea

activității de turism, iar T. înseamnă val de pământ, zăpadă sau deal.

Reclamanta nu a făcut în niciun fel dovada distinctivității mărcii sale,

inițiale sau dobândite și a înregistrat marca T. abia în 2007, aproape

concomitent cu pârâta.

Tribunalul a mai reținut

că denumirea mărcii reclamantei vine de la dealul T. (îngrămădire mare de

zăpadă adusă de vânt și așezată în formă de valuri sau dune, nămete, sau

morman, grămadă, întăritură primitivă făcută de popoarele antice constând

dintr-un dig lung de pământ, cu șanț de apărare), denumire conformă cu relieful

din zonă și care nu are nimic în comun cu C.T., cal uriaș de lemn. În concluzie,

mărcile în conflict nu sunt similare din punct de vedere conceptual, din punct

de vedere vizual sunt de asemenea diferite, dată fiind prezența elementului

grafic reprezentând un cal T. în conținutul mărcii pârâtei, iar din punct de

vedere fonetic de asemenea nu există similaritate.

În ce privește

notorietatea invocată de reclamantă a mărcii sale, pentru a fi reținută

notorietatea, aceasta trebuie dovedită în condițiile art. 16 din Regulamentul

de aplicare a legii mărcilor, partea interesată trebuind să facă dovada că

marca este larg cunoscută pentru segmentul de public din România căruia i se

adresează, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii anulabile.

Astfel, notorietatea este o situație de fapt care trebuie raportată la situația

concretă existentă pe piață la un anumit moment, gradul de cunoaștere a mărcii

fiind necesar a fi determinat în mod obiectiv, prin sondaje de piață. Or, prin

documentele depuse de reclamantă (diplome de apreciere obținute de reclamantă,

pliante publicitare, extrase din cartea de oaspeții, declarații ale unor

personalități artistice cu privire la activitatea reclamantei etc.), nu se face

dovada gradului de cunoaștere a mărcii de către segmentul de public vizat la

momentul depunerii cererii de înregistrare de pârâtă. Reclamanta nu a depus

nici alte documente, considerate ca făcând dovada notorietății, respectiv

rapoarte privind sumele cheltuite cu publicitatea pentru marca în discuție,

probe privind categoria de consumatori vizată de serviciile la care se referă marca,

circuitele de distribuire a serviciilor la care se referă marca, promovarea

serviciilor, aria geografică la nivelul României referitor la cunoașterea mărcii.

În consecință, s-a

reținut că nu sunt aplicabile dispozițiile art. 48 lit. b), nefiind posibil

riscul de confuzie între mărci, deși serviciile pentru care sunt folosite sunt

similare.

Cu privire la

dispozițiile lit. c) de la art. 48, privind reaua-credință la înregistrare,

invocate de asemenea de reclamantă, tribunalul a apreciat că reclamanta nu a

dovedit că pârâta a acționat cu rea-credință la înregistrarea mărcii sale, în

sensul fraudării legii în vreun fel sau în sensul că a profitat de eventuale

relații comerciale pe care le-ar fi avut cu reclamanta, pentru a înregistra o

marcă similară sau identică, profitând de renumele mărcii anterioare sau de

distinctivitatea acesteia și producând astfel un prejudiciu reclamantei. Pârâta

a arătat că reclamanta a obținut înregistrarea mărcii T. ca urmare a scurgerii

unor informații din cadrul firmei pârâte și a obținut o înregistrare anterioară

la O.S.I.M., iar reclamanta a susținut că administratorul pârâtei este în

dușmănie cu aceasta și a înregistrat cu naivitatea și complicitatea O.S.I.M. o

marcă identică cu aceea creată de reclamantă. În ce privește identitatea sau

similaritatea, tribunalul a reținut cele expuse mai înainte și a înlăturat

aceste susțineri ale reclamantei, iar în ce privește reaua credință, a apreciat

nu se poate reține că pârâta a acționat cu rea credință pentru a atrage

clienții reclamantei, atâta timp cât segmentul de consumatori cărora li se

adresează serviciile părților sunt diferite.

S-a mai reținut,

totodată, că nu este relevant dacă pârâta a finalizat sau nu construirea

lanțului hotelier sub denumirea C.T., sau dacă are doar intenții în acest sens,

nefiind de asemenea relevante nici celelalte afirmații ale reclamantei cu

privire la autorizarea construcțiilor pârâtei sau cu privire la folosirea pe

facturi a semnului grafic C.T. Mai mult, reclamanta a invocat motive de refuz

absolut la înregistrarea mărcii pârâtei, înlăturate de tribunal, invocând și

reaua credință a pârâtei, dar pe de altă parte a încercat să înregistreze la O.S.I.M.

marca C.T., prin cererea din 13 octombrie 2008.

În consecință, tribunalul

a reținut că nu sunt incidente niciuna dintre dispozițiile de la art. 48 din Legea

nr. 84/1998, invocate de reclamantă.

În ce privește

cererea de radiere a domeniului de internet al pârâtei sub denumirea c.t.ro,

tribunalul a apreciat că nici această cerere nu este întemeiată, având în

vedere că pârâta a înregistrat, în condiții legale, domeniul în discuție, prin

contractul din 27 ianuarie 2007 pentru pagina web, site-ul său având o denumire

identică cu marca înregistrată la O.S.I.M., de asemenea în mod legal, așa încât

nu există niciun motiv pentru a dispune radierea acestei denumiri de site.

Împotriva acestei

hotărâri a declarat apel reclamanta.

Prin decizia civilă nr.

153/A din 15 iunie 2010, Curtea de Apel București, secția a IX a civilă și

pentru cauze privind proprietatea intelectuală a respins apelul reclamantei, ca

nefondat.

Instanța de apel a

reținut că reclamanta și-a întemeiat cererea de anulare a mărcii pe ipoteza

reglementată de dispozițiile art. 48 lit. b) din Legea nr. 84/1996 privind

reaua – credința la momentul înregistrării mărcii, precum si pe ipoteza

identității sau similarității cu o marca notorie în România, pentru produse

identice sau similare, reglementata de prevederile art. 6 lit. d) din același

act normativ.

Deși in cuprinsul

cererii se indica drept temei de drept si prevederile art. 6 lit. a), art. 5 lit.

f), in motivarea cererii se face trimitere exclusiv la noțiunea de

rea-credința, in sensul fraudării intereselor paratei, legându-se totodată

aceasta susținere de noțiunea de notorietate a mărcii paratei.

Cat privește cauza de

nulitate reglementata de art. 48 alin. (1) lit. a) raportat la art. 5 lit. a) și

art. 3 lit. a) din legea mărcilor, prin care se susține caracterul uzual al

mărcii, aceasta nu a fost invocata in cadrul motivării in fapt si in drept a acțiunii

formulata de reclamanta, fiind pentru prima oara dezvoltata in cadrul

concluziilor scrise in fata instanței de fond si ulterior in cadrul motivelor

de apel.

Prin urmare, instanța

de apel a considerat că trebuie să analizeze criticile aduse hotărârii primei

instanțe, in limitele cererilor formulate de părți.

Cât privește cauza de

nulitate reglementata de art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, aceasta

presupune îndeplinirea cumulativa a trei cerințe si anume: marca sa fie identica

sau similara cu o alta marca, aceasta marca sa fie notorie in România, iar

produsele sa fie la rândul lor identice sau si similare.

Similaritatea trebuie

să existe atât sub aspect vizual, cat si verbal si conceptual, avându-se in

vedere, in acest sens prima impresie, de ansamblu, pe care o produc acestea.

Marca individuala

combinata „T.„, aparținând reclamantei, este formata dintr-un element verbal

reprezentat de cuvântul „T.„ scris cu un design specific, având culorile

protejate cărămiziu, negru, alb.

Semnificația

substantivului „ T. „ dată de dicționarul explicativ al limbii romane este

aceea de nămeți de zăpada, respectiv, îngrămădire mare de zăpada adunata de

vânt si așezata sub forma de valuri sau dune/deal, îngrămădire de pământ sub

forma de morman sau grămada/întăritura primitiva, făcuta de popoarele antice,

constituita dintr-un dig lung de pământ, cu scop de apărare.

Adjectivul „T.„ se

refera la locuitor al Troiei. Cât privește marca a cărei anulare se solicita,

aceasta a fost înregistrata de parata exclusiv pentru clasa de produse/servicii

43 - servicii de administrație publica; servicii de cazare temporara, fiind

formata dintr-un element figurativ constând in imaginea unui cal din lemn, pe

fond alb, situat in partea centrala a mărcii si doua elemente verbale, constând

in cuvintele „C.T.„ si având culori revendicate verde si maro.

Semnificația celor

doua cuvinte este aceea de „uriaș cal de lemn construit potrivit legendelor

antice după indemnul lui Ulise de locuitorii din Ahaia in timpul războiului Troian,

si in care aceștia s-au ascuns, contribuind la căderea Troiei / mijloc perfid folosit

pentru subminarea cuiva.

Astfel, din punct de

vedere vizual cele doua mărci nu sunt similare, prima marca având ca element

central cuvântul „T. „, câta vreme elementul central al mărcii înregistrata de

parata este cel figurativ, respectiv, reprezentarea grafica a calului Troian.

Instanța de apel a

apreciat că, în cauză, nu a fost dovedita similaritatea mărcilor, nici din

punct de vedere conceptual, câta vreme semnificația mărcii reclamantei este

aceea de forma de relief (deal) situat in vecinătatea localului „C.T.„ si

reprezintă o denumire legendara dacica, astfel cum însăși reclamanta arata in

cuprinsul acțiunii, iar semnificația elementelor verbale ale mărcii paratei,

alăturata de imaginea grafica a calului Troian, este aceea reținuta de prima

instanță, respectiv, cal de lemn folosit pentru cucerirea Troiei.

Cat privește riscul

de confuzie, incluzând si riscul de asociere, instanța de apel a reținut ca

percepția mărcilor in mintea consumatorului de nivel mediu joaca un rol decisiv

in aprecierea globala a probabilității de confuzie, iar un astfel de consumator

percepe marca in ansamblu, fără sa analizeze diferitele detalii.

Exista risc de

confuzie in măsura in care publicul poate fi indus in eroare in ceea ce

privește originea produselor sau serviciilor in cauza.

Cat privește riscul

de confuzie stricto sensu, instanța de apel a reținut ca exista doua ipoteze:

când cumpărătorul, deși distinge perfect produsele, crede, datorita

caracteristicilor comune ale semnelor cu care sunt protejate, ca aceste produse

provin de la aceeași întreprindere, in aceasta situație existând un risc de confuzie

asupra provenienței lor.

În mod corect a

apreciat prima instanța ca in cauza nu este dovedit riscul de confuzie stricto sensu,

având in vedere lipsa similarității semnelor aflate in conflict, precum si

serviciile pentru care acestea au fost folosite (respectiv, in cazul

reclamantei, agroturism, iar pentru parata, servicii hoteliere de patru stele).

Curtea a apreciat ca,

in cauza, nu a fost dovedit nici riscul de confuzie indirecta lato sensu,

respectiv ipoteza când cumpărătorul este conștient ca cele doua produse sau

servicii provin de la doua întreprinderi diferite, însă consideră că între ele

există legături juridice, financiare, tehnice sau economice, atâta vreme cat similaritatea

nu a fost dovedita.

Referitor la

dispozițiile art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, instanța de apel a reținut

că acestea conferă o protecție extrem de larga mărcii notorii, atunci când este

vorba despre produse sau servicii similare, in sensul ca, in afara de

identitatea sau similaritatea semnelor utilizate ca marca si cea a produselor

sau serviciilor, nu se mai cere nici o alta condiție.

Cat privește

notorietatea mărcii deținute de reclamanta, aceasta urmează a fi apreciata

raportat la normele speciale din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998,

respectiv regula nr. 16, conform căreia, in aprecierea notorietăți unei mărci

este suficient ca aceasta sa fie cunoscuta pe teritoriul României si pentru

segmentul de public din România căruia i se adresează produsele sau serviciile

la care se refera marca.

Segmentul de public

căruia i se adresează serviciile reclamantei este unul foarte larg, fiind alcătuit

din turiști din toate colturile tarii, inclusiv persoane aflate in trecere prin

regiunea Piatra Neamț.

Probatoriile

administrate de reclamanta SC C.T. SRL se refera la gradul de cunoaștere al

mărcii in cadrul unui segment extrem de restrâns de public, respectiv personalități

ale lumii artistice, nefăcându-se dovada cunoașterii mărcii in cadrul

segmentului de public relevant in speța.

Astfel, reclamanta

face confuzie intre notorietatea anumitor artiști si notorietatea mărcii in

România si respectiv pentru segmentul de public căruia i se adresează marca.

Cat privește

înscrisurile care atesta publicitatea făcuta mărcii reclamantei, acestea nu se

coroborează cu alte mijloace de proba pentru a dovedi nivelul de cunoaștere

concreta, pe teritoriul României si respectiv in cadrul segmentului de public

relevant al acesteia.

Criticile ce vizează conflictul

nume comercial/marca nu au fost avute in vedere in apel, în raport de

prevederile art. 294 C. proc. civ., fiind formulate pentru prima oara in cadrul

caii de atac.

Nici constanta in

timp si calitatea serviciilor prestate de reclamanta sub marca „ T. „ nu au

fost considerate relevante, aceste elemente neechivalând cu gradul de cunoaștere

in rândul publicului.

Prin urmare, apreciind

că nu a fost dovedita notorietatea mărcii sau similaritatea cu marca

înregistrata de parata, Curtea a concluzionat în sensul că nu s-a făcut dovada

îndeplinirii cerințelor prevăzute de dispozițiile art. 6 lit. d) din lege.

În ceea ce privește

reaua-credință (definita in general ca atitudine incorecta a unei persoanele

care săvârșește un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de

conviețuire sociala, fiind pe deplin conștienta de caracterul ilicit al

conduitei sale), instanța de apel a reținut că manifestări ale acestei

atitudini subiective pot fi identificate in situații precum frauda in dauna

intereselor unui terț, frauda la lege sau abuzul de drept.

Astfel cum rezulta

din cuprinsul criticilor formulate, reclamanta susține ca manifestarea

relei-credințe a pârâtei se refera la fraudarea intereselor apelantei.

Cat privește noțiunea

de frauda, aceasta presupune săvârșirea unor acte materiale menite sa înșele

terții sau autoritatea publica. Elementul fraudei se apreciază în concret în relațiile

dintre cei doi concurenți, iar obligația de a proba reaua-credința revine în

cauza reclamantei, parata bucurându-se de prezumția bunei-credințe la momentul

înregistrării.

În lipsa stabilirii

similarității mărcilor deținute de părți si a riscului de confuzie, incluzând

si riscul de asociere, instanța a apreciat ca nu poate fi reținuta nici

intenția de fraudare a intereselor paratei, aceasta nefiind, de altfel dovedita.

Parata a ales

denumirea „C.T.„ in urma efectuării unui studiu de piața, comandat printr-o firma

de specialitate in domeniu, astfel încât este nefondata critica reclamantei in

sensul ca denumirea ar fi fost inspirata de numele comercial al acesteia,

avându-se in vedere totodată si nedovedirea riscului de confuzie si asociere,

mai sus amintita.

Existenta mai multor

litigii de natura civila si penala intre cele doua părți nu este de asemenea de

natura a face dovada relei-credințe a paratei la momentul înregistrării mărcii,

ci doar a raporturilor tensionate intre părți, aspect nerelevant in aprecierea atitudinii

subiective a paratei, in situația in care acesta nu se coroborează cu alte

mijloace de proba.

În consecință,

instanța a apreciat ca, in cauza, nu s-a făcut dovada ca parata se afla in

situația reglementata de prevederile art. 48 lit. c) din legea speciala, astfel

încât si aceasta cauza de anulare a mărcii a fost apreciată nefondata.

Cât privește motivul

de anulare prevăzut de dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. a) raportat la art. 5

alin. (1) lit. a) și art. 3 lit. a) din lege, in sensul ca marca intimatei

parate nu îndeplinește funcția de baza a unei mărci, respectiv aceea de a

deosebi serviciile titularului ei de serviciile prestate de alți comercianți, instanța

de apel a apreciat că aceasta critica nu poate fi avuta in vedere in apel, fata

de prevederile art. 294 C. proc. civ., fiind formulata pentru prima data in

fata acestei instanțe. De altfel, critica se întemeiază tot pe ideea puternicei

similarități a celor doua mărci, la nivel conceptual și verbal, aspect ce a

fost analizat anterior.

Împotriva acestei

decizii a declarat recurs, în termenul prevăzut de art. 301 C. proc. civ.,

reclamanta SC C.T. SRL, invocând motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 7

și 9 C. proc. civ.

În dezvoltarea

motivelor de recurs invocate, recurenta reclamantă a susținut următoarele:

făcut aplicarea greșita a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998

Recurenta consideră

că în mod greșit instanța de apel a limitat analiza cererii la întrunirea

condițiilor din art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. d) si,

respectiv din art. 48 alin. (1) lit. c).

Prin cererea de

chemare in judecata s-a invocat ca temei de drept art. 48 alin. (1) lit. a), b)

si c) din Legea nr. 84/1998. Primele litere din articolul de lege invocat fac trimitere

la dispozițiile art. 5 si art. 6 din Legea nr. 84/1998. Dispozițiile art. 48 alin.

(1) lit. b) se coroborează si cu art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, astfel

încât instanța trebuia sa facă o analiza a similarității dintre mărcile in

cauza si a riscului de confuzie pentru public, indiferent daca constata sau nu

notorietatea mărcii reclamantei.

Instanța de apel a

analizat aceasta similaritate numai ca o prima cerința a aplicării cauzei de

nulitate referitoare la conflictul cu o marca notorie, iar in analiza făcuta nu

au fost luate in considerare argumentele invocate de reclamantă, astfel încât

concluziile analizei sunt eronate.

Recurenta mai susține

că o aplicare corecta a dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art.

6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 releva îndeplinirea celor trei condiții pentru

anularea mărcii ulterioare, toate 3 fiind îndeplinite in speța: (i) mărcile in

discuție sunt similare; (ii) sunt destinate a fi aplicate unor produse sau

servicii identice sau similare; (iii) exista un risc de confuzie pentru public,

inclusiv riscul de asociere.

făcut aplicarea greșita a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art.

6 lit. d) din Legea nr. 84/1998 (conflictul cu o marca notorie).

Reclamanta consideră

că a dovedit ca în cauză sunt îndeplinite condițiile pentru aplicabilitatea

dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. d) din Legea nr.

84/1998 și regulii nr. 16 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 pentru

aprecierea notorietății: (i) larga cunoaștere pe teritoriul României, si

respectiv (ii) pentru segmentul de public căruia se adresează produsele sau

serviciile la care se refera marca.

făcut aplicarea greșita a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998

(reaua-credință la înregistrare).

În literatura de

specialitate, înregistrarea unei mărci cu rea-credință presupune intenția de a

folosi această înregistrare în alte scopuri decât acela de a distinge

serviciile titularului de cele ale altor persoane: intenția de a bloca

activitatea comerciala a unor concurenți, de a profita de renumele acestora,

etc. De asemenea, doctrina și practica judiciara au identificat mai multe

cazuri in care se poate prezuma reaua - credința, cazuri ce conduc la ideea

existentei unei intenții de a profita de pe urma unui comerciant, spre exemplu

cazul unui distribuitor care înregistrează marca furnizorului sau, cazul unui

comerciant care înregistrează o marca pentru o multitudine de produse si servicii

pe care nu folosește, blocând astfel concurenta si in general cazul oricărei

persoane care prefigurează obținerea unui avantaj din înregistrarea mărcii,

altul decât acela de a deosebi produsele si serviciile sale de cele ale altor

persoane.

Prin urmare, reaua

credința este definita ca atitudinea subiectiva a persoanei care săvârșește un

act sau fapt contrar legii, fiind pe deplin conștientă de caracterul ilicit al

faptei ale.

Tot practica

judiciara a statuat ca reaua-credință consta in atitudinea subiectiva a titularului

mărcii care avea cunoștința la data depunerii cererii de înregistrare despre

activitatea concurentului sau, condiție a cunoașterii care poate fi considerata

dovedita atunci când fie există relații contractuale intre parți, fie exista

orice alta dovada din care sa reiasă ca părțile au avut contacte anterioare.

Recurenta consideră

că marca a cărei anulare se cere a fost solicitata la înregistrare cu

rea-credință, întrucât: părțile in litigiu sunt vecini de peste 18 ani,

locațiile acestora fiind situate la aproximativ 20 de metri una de alta, părțile

prestează aceeași activitate - servicii de restaurant si cazare, deci sunt

comercianți concurenți pe aceeași piața, reclamanta a folosit întotdeauna

denumirea „T." pentru oferirea de servicii de restaurant si cazare, intimata-pârâta

a folosit de-a lungul timpului alte denumiri pentru a-si promova serviciile: „C.",

„B.", după care, in anul 2007, se decide „brusc" să depună spre

înregistrare o denumire care conține numele reclamantei;

Activitatea

reclamantei a fost în continua creștere, spre deosebire de activitatea

intimatei-pârâte, element de natura sa justifice interesul intimatei-pârâte de

a înregistra o denumire similara cu cea a vecinului, pentru a profita de

succesul acestuia;

Intimata-pârâta are

în perspectivă intenția de a folosi alte denumiri pentru locațiile pe care le

va deschide în alte orașe, așa cum ilustrează rezervările sale de nume de

domenii.

Recurenta mai invocă

și furnizarea de către pârâtă de informații și documente false în fața O.S.I.M.,

în vederea obținerii înregistrării mărcii - facturi si autorizații inexistente

confirmate prin recunoașterea intimatei-pârâte la interogatoriu, precum si prin

începerea urmăririi penale împotriva administratorului intimatei-pârâte.

La dosarul cauzei nu

exista niciun studiu de piața în sensul celor reținute de instanța de apel.

Denumirea propusă ca marcă de intimata-pârâta este inspirată numai din

denumirea sub care cunoștea că reclamanta prestează cu succes serviciile de

peste 20 de ani.

Examinând decizia

recurată, prin prisma motivelor de recurs invocate, care se încadrează în

prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

recurentei, în cadrul căreia se susține că în mod greșit instanța de apel s-a

limitat în analiza cererii la motivele de anulare a înregistrării mărcii

prevăzute de art. 48 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 6 lit. d) și,

respectiv art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, este fondată.

În motivarea cererii

de chemare în judecată reclamanta a arătat că și-a înregistrat la O.S.I.M.

marca T. din 23 aprilie 2007 și că, ulterior, pârâta a înregistrat marca C.T.,

deși reclamanta avea înregistrată anterior marca sa, invocând printre altele și

împrejurarea că pârâta a profitat în mod incorect de renumele mărcii

reclamantei, în scopul obținerii de beneficii prin inducerea în eroare a

clienților.

Ca temei juridic al

cererii s-au invocat dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. f), art. 6 alin. (1) lit.

a) și art. 48 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 84/1998.

Dispozițiile art. 48 alin.

(1) lit. b) se coroborează și cu art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998. Acest

text, astfel cum era în vigoare la data promovării acțiunii, anterior

modificării și republicării Legii nr. 84/1998, prevedea că:

„În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la

înregistrare, dacă: (…) c) este similară cu o marcă

anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice

sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și

riscul de asociere cu marca anterioară.” În prezent, motivul de refuz la

înregistrare prevăzut de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 se regăsește în

actualul art. 6 lit. b) din legea republicată.

Instanța de apel a

reținut, în prima parte a motivării sale, că reclamanta și-a întemeiat cererea

de anulare a mărcii pe ipoteza reglementată de dispozițiile art. 48 lit. b) din

Legea nr. 84/1996 privind reaua – credința la momentul înregistrării mărcii,

precum si pe ipoteza identității sau similarității cu o marca notorie în

România, pentru produse identice sau similare, reglementată de prevederile art.

6 lit. d) din același act normativ, fără a observa că în motivarea în fapt și

în drept a cererii s-a susținut și motivul de anulare prevăzut de art. 48 alin.

(1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Neexaminând acest

motiv de anulare a mărcii, instanța de apel a omis în parte să cerceteze fondul

cauzei, ceea ce atrage, potrivit art. 312 alin. (5) C. proc. civ., casarea

deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță de apel.

critică, referitoare la aplicarea greșita a prevederilor art. 48 alin. (1) lit.

b) raportat la art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, nu poate fi primită. Deși

de susține încălcarea dispozițiilor legale, în dezvoltarea acestei critici se

face trimitere la probele administrate, recurenta apreciind că a făcut dovada

notorietății mărcii sale și că instanța a ignorat anumite dovezi.

Or, în calea

extraordinară de atac a recursului nu are loc o devoluare a fondului, ceea ce

constituie obiect al judecății fiind legalitatea hotărârii pronunțată în apel.

Recurenta tinde la

reaprecierea situației de fapt, finalitate incompatibilă cu controlul judiciar

ce se poate exercita de către instanța de recurs, circumscris cazurilor de

nelegalitate prevăzute expres și limitativ de art. 304 C. proc. civ.

Dispozițiile art. 304

pct. 10 C. proc. civ., care reglementau ca motiv de recurs situația în care

instanța nu s-a pronunțat asupra unui mijloc de apărare sau asupra unei dovezi

administrate, care erau hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii, au fost

abrogate prin art. I pct. 111

1

din O.U.G. nr. 138/2000, punct

introdus ulterior prin art. I pct. 49 din Legea nr. 219/2005.

referitor la aplicarea greșita a prevederilor art. 48 alin. (1) lit. c) din

Legea nr. 84/1998 este fondat pentru considerentele care urmează:

În ceea ce privește

reaua-credință, după invocarea unor considerații teoretice cu privire la

caracteristicile generale ale acestei noțiuni, instanța de apel a reținut că,

în lipsa stabilirii similarității mărcilor deținute de părți și a riscului de

confuzie, incluzând și riscul de asociere, nu poate fi reținută nici intenția

pârâtei de fraudare a intereselor reclamantei.

În subsidiar,

instanța de apel a reținut că reaua-credință nu a fost dovedită, deoarece pârâta

a ales denumirea „C.T.„ în urma efectuării unui studiu de piața, astfel încât

este nefondata critica reclamantei în sensul că denumirea ar fi fost inspirată

de numele comercial al acesteia. De asemenea, existența mai multor litigii de

natură civilă și penală între cele două părți nu a fost apreciată de natură a

face dovada relei-credințe a pârâtei la momentul înregistrării mărcii.

În susținerea motivului

de recurs corespunzător și făcând trimitere la practica judiciară, recurenta

reclamantă consideră că mărcile în conflict sunt similare din punct de vedere verbal

și conceptual, iar marca a cărei anulare se cere a fost solicitata la

înregistrare cu rea-credința, întrucât: părțile în litigiu sunt vecini de peste

18 ani, locațiile acestora fiind situate la aproximativ 20 m una de alta, părțile prestează aceeași activitate - servicii de restaurant și cazare, deci sunt

comercianți concurenți pe aceeași piața, reclamanta a folosit întotdeauna

denumirea „T." pentru oferirea de servicii de restaurant și cazare, în

timp ce intimata-pârâta a folosit de-a lungul timpului alte denumiri pentru a-și

promova serviciile.

Recurenta mai susține

că activitatea reclamantei a fost în continuă creștere, spre deosebire de

activitatea intimatei-pârâte, element de natură să justifice interesul

intimatei-pârâte de a înregistra o denumire similară cu cea a vecinului, pentru

a profita de succesul acestuia. Mai arară că la dosarul cauzei nu există niciun

studiu de piața în sensul celor reținute de instanța de apel și că denumirea

propusă ca marcă de intimata-pârâta este inspirată numai din denumirea sub care

cunoștea că reclamanta prestează cu succes serviciile de peste 20 de ani.

În raport de

împrejurarea că, astfel cum s-a arătat la pct. 1 din prezentele considerente,

neexaminarea de către instanța de apel a motivului de anulare prevăzut de art. 48

alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 determină

casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare, caz în care se va

reanaliza problema similarității celor două mărci, precum și existența riscului

de confuzie sau asociere, Înalta Curte consideră că cercetarea se impune a fi

reluată de către instanța de apel și în ceea ce privește întrunirea condițiilor

relei credințe.

De

asemenea, reținând că nu s-a făcut dovada relei credințe, instanța de apel nu a

lămurit pe deplin situația de fapt, deoarece nu rezultă din considerentele

deciziei că s-ar fi analizat criteriile de apreciere a relei-credințe astfel

cum au fost reflectate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

(decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009 în cauza C – 529/07,

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH).

Potrivit

acestei decizii, p

entru

aprecierea existenței relei‑credințe a solicitantului, în sensul art. 51 alin.

(1) lit. b) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, instanța

națională trebuie să ia în considerare toți factorii pertinenți specifici

speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare a unui semn

ca marcă comunitară și, în special:

împrejurarea că solicitantul are sau trebuie

să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel puțin într-un stat

membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce

poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere; intenția

solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în

continuare; nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului

și semnul a cărui înregistrare se solicită.

Față de aceste

considerente, în temeiul art. 312 alin. (5), art. 313 și art. 314 C. proc. civ,

Înalta Curte va admite recursul declarat de reclamantă, va casa decizia

recurată și va trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță de apel.

În rejudecare,

instanța de apel va examina motivul de anulare a mărcii prevăzut de art. 48 alin.

(1) lit. b) raportat la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, iar în ceea ce

privește motivul prevăzut de art. 48 alin. (1) lit. c) din aceeași lege, se vor

avea în vedere circumstanțele concrete ale speței și se vor analiza argumentele

recurentei în ceea ce privește existența relei-credințe a pârâtei la momentul

solicitării de înregistrare a mărcii, urmând a se stabili, pe baza tuturor

împrejurărilor speței, de natură a configura atitudinea subiectivă a pârâtei la

momentul cererii de înregistrare a mărcii, dacă aceasta a fost sau nu de

rea-credință.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul

declarat de reclamanta

SC C.T. SRL

împotriva deciziei civile nr. 153/A din 15 iunie 2010 a Curții de Apel București, secția a IX a civilă și pentru cauze privind proprietatea

intelectuală.

Casează decizia și

trimite cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi, 30 martie 2012.