ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3774/2013

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3774/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2013)

Deliberând asupra

cauzei de față, în condițiile art. 256 C. proc. civ., constată următoarele:

Reclamanta SC P. SA a chemat în judecată,

printr-o acțiune înregistrată la 23 august 2011 pe rolul Tribunalului

București, pe pârâta SC S.D. SRL pentru ca în contradictoriu și cu O.S.I.M., să

dispună anularea înregistrării mărcii „M.” pentru produsele și serviciile din

clasele 32, 33, 35 aparținând pârâtei, cu obligarea pârâtului O.S.I.M. să

publice hotărârea ce se va pronunța în cauză, în B.O.P.I. și să facă cuvenitele

mențiuni despre această marcă în R.N.M.

Acțiunea a fost

întemeiată pe dispozițiile art. 47 alin. (1) lit. b) și c) art. 6 alin. (1) lit.

h) și art. 7 din Legea nr. 84/1998, art. 1 din Convenția Europeană a

Drepturilor Omului și art. 1, 5, 8 și 6 din O.U.G. nr. 100/2005 privind

asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

În susținerea

acțiunii reclamanta a arătat că din anul 2000 produce și comercializează

băuturi alcoolice sub marca M., marcă individuală combinată, reînnoită în anul

2010 pentru încă 10 ani.

Activitățile

comerciale ilicite întreprinse de pârâtă au fost încetate după ce prin sentința

civilă nr. 1267 din 19 decembrie 2007 Tribunalul Maramureș a admis o acțiune de

contrafacere formulată de reclamantă împotriva pârâtei. Ulterior pârâta a

început să producă și să comercializeze băuturi alcoolice sub denumirea „produs

intermediar M. cu aromă de vodkă”, cu aplicarea pe acestea a unei etichete

corespunzătoare cu denumirea „M.” Și pentru această activitate pârâta a fost

chemată în judecată pentru contrafacere, dosar aflat pe rolul Tribunalului

Timiș.

Marca M. a fost înregistrată

la cererea pârâtei, pentru clasele 32, 33 și 35, de către O.S.I.M., care a emis

în acest sens, Decizia nr. 1015454 din 12 mai 2011. Opoziția formulată de

reclamantă a fost respinsă de C.E.O.

S-a susținut că marca

M. a fost înregistrată cu încălcarea art. 6 art. 1 din Legea nr. 84/1998,

împrejurare pentru care s-a cerut anularea ei în temeiul art. 47 din aceeași

Lege.

În cauză s-au invocat

condițiile de anulabilitate (existența următoarelor elemente: o marcă

anterioară, „M.”, similaritate vizuală și auditivă și conceptuală între cele

două mărci apreciindu-se că lit. „y” poate fi ignorată de consumatori sau că „M.”

poate să apară drept diminutiv de la cuvântul M., identitate sau similaritate

între produsele și serviciile protejate de cele două mărci în conflict, cu risc

de confuzie și de asociere cu marca anterioară pentru public.

Tribunalul București,

secția a V-a civilă prin sentința civilă nr. 2090 din 24 noiembrie 2011 a respins acțiunea formulată de reclamantă ca nefondată.

În considerentele

sentinței, Tribunalul a reținut următoarele:

Potrivit art. 35 alin.

(2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 care transpune art. 5 alin. (1) lit. a) din

Directiva nr. 89/104/EEC din 21 decembrie 1988 pentru apropierea legislațiilor

statelor membre referitoare la mărci, un semn este identic cu o marcă atunci

când reproduce fără nicio modificare și adăugire toate elementele constitutive

ale mărcii sau când, privit ca întreg, conține diferențe atât de

nesemnificative încât acestea ar putea trece neobservate de către un consumator

mediu. Greșita asociere pe care ar putea-o face publicul, ca rezultat al

conținutului semantic analog, nu este prin ea însăși suficientă pentru a

concluziona că există un risc de confuzie în înțelesul art. 4 alin. (1) lit. b)

din Directivă. Un asemenea risc există doar dacă publicul poate fi indus în

eroare în ceea ce privește originea produselor sau serviciilor.

Cele două mărci au

fost examinate, sub aspectul similarității, din perspectiva de ansamblu,

vizual, fonetic, conceptual și al impresiei generale lăsate de cele două mărci,

ținând cont de caracterul lor distinct și de elementele dominante, în ce

privește compararea semnelor.

S-a apreciat apoi și

riscul de confuzie al consumatorului mediu, normal informat, rezonabil de atent

și de avizat.

Din cele două

perspective instanța de fond a reținut următoarele:

Un consumator mediu

are rareori ocazia de a compara mai multe mărci una cu cealaltă, bazându-se pe

amintirea imperfectă a mărcilor respective. În plus, gradul de atenție al consumatorului

mediu poate varia în funcție de produsele vizate. Din punct de vedere vizual și

fonetic mărcile aflate în discuție sunt similare prin prezența elementului

verbal distinctiv comun „M.” Conceptual, marca reclamantei este o marcă

exclusiv verbală, elementul verbal „M.” fiind de origine română, în timp ce

marca pârâtei este o marcă fantezistă, cu un conținut semantic diferit de al

mărcii reclamantei. Publicul relevant este, în mare, același pentru ambele

mărci, însă chiar dacă produsele sunt identice, iar publicul țintă vizează

același segment, diferențele vizuale sub aspectul grafic al elementelor

verbale, impactul fonetic al elementului verbal dominant cu conotații diferite

pentru fiecare marcă în conflict înlătură existența unui risc de confuzie în

percepția consumatorului mediu vizat. Semnele grafice secundare sunt total

diferite, marca reclamantei conținând trei spice de grâu schițate pe o

banderolă, culorile folosite fiind galben și auriu, în timp ce marca pârâtei

conține un desen emblemă cu o construcție stilizată amplasată central pe

etichetă care conține, alături de elementul verbal „M.” și denumirea firmei

producătoare. Fondul este marcat cu linii paralele iar culorile folosite sunt

roșu albastru, alb și argintiu. Așadar cele două mărci în conflict sunt

diferite atât conceptual cât și vizual. Din punct de vedere fonetic, accentul

este diferit astfel că cele două elemente verbale nu pot fi percepute de public

ca fiind unul și același cuvânt.

Având în vedere că

semnele aflate în conflict nu sunt similare până la confuzie, riscul de

confuzie pentru consumatorul mediu vizat este exclus, astfel că se exclude și

reaua credință a pârâtei la înregistrarea mărcii M. Confruntate cu produse

identice, purtând semnul folosit de pârâtă, consumatorul român mediu vizat de

produsele respective, nu-și va aminti automat faptul că marca anterioară

conține elementul verbal „M.”, întrucât în percepția de ansamblu a mărcilor,

respectiv a semnelor, ceea ce se impune este grafica, coloristica și eventual

semantica elementelor verbale diferite. Așa cum s-a apreciat anterior, în

cadrul aprecierii globale a riscului de confuzie, faptul că publicul vizat,

consumator mediu, nu păstrează în memorie decât o imagine imperfectă a mărcii,

denotă importanța majoră a elementelor predominante la care s-a făcut referire.

S-a mai considerat că

persoana vizată, consumatorul mediu român, nu va substitui voluntar produsele,

nu va considera că produsul marcat de semnul folosit de intimată are aceeași

proveniență cu cel marcat de marca reclamantei și nici că între cei doi

producători (potrivit informațiilor inserate pe ambalajul produselor pârâtei

care indică consumatorului proveniența diferită de cea a reclamantei), ar

există o legătură.

Instanța a constatat

că singurul element comun este rădăcina cuvântului „M.”, care este inclus în

structura semnelor pretins aflate în conflict.

Instanța a mai

apreciat că pentru a se reține identitatea mărcilor, ar trebui ca elementele

adăugate să fie atât de nesemnificative încât să poată trece neobservate de un

consumator mediu.

S-a concluzionat că

nu există un risc de confuzie între cele două mărci un conflict, între

accepțiunea art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Reclamanta a declarat

apel împotriva sentinței de respingere a acțiunii, criticând soluția pentru

interpretarea eronată a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 84/1958 prin aceea că

s-a considerat că existența relei- credințe este condiționată de existența

riscului de confuzie, când în realitate, reaua-credință este un motiv de

anulare a mărcii, distinct de riscul de confuzie.

O altă critică s-a

referit la faptul că instanța nu a analizat incidența în cauză a art. 47 alin. (1)

lit. c) din Legea nr. 84/1998, analiză care se impunea a fi făcută distinct de

riscul de confuzie.

O altă critică s-a

referit la greșita interpretare a art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998,

care a permis instanței să aprecieze că în cauză nu există un risc de confuzie.

Curtea de Apel

București, secția a IX-a civilă, prin Decizia civilă nr. 144/A din 11 octombrie

2013 a respins apelul reclamantei ca nefondat.

În motivarea acestei

soluții instanța de apel a reținut următoarele:

Cât privește prima

critică s-a reținut că instanța de fond nu a interpretat eronat art. 47 alin. (1)

din Legea nr. 84/1998, nestabilind că din punct de vedere legal motivele de

nulitate reglementate de art. 47 din Legea nr. 84/1998 distinct, pentru rea-credință

și, respectiv, risc de confuzie, ar fi intercondiționate. Dimpotrivă, a făcut

în mod distinct analiza motivelor de nulitate invocate de apelantă. Faptul că în

analiza celui de-al doilea motiv de nulitate, rea-credință la înregistrarea

mărcii, instanța a subsumat considerentele de la primul motiv de nulitate

invocat, nu duce în speță la concluzia interpretării greșite a legii, pentru că

prima instanță nu putea decât să se refere la motivul de rea-credință invocat

de reclamantă și nu la un alt motiv. Or, faptul invocat de apelanta-reclamantă

ca rea-credință - că intimata-pârâtă avea cunoștință, la data înregistrării mărcii

contestate, de existența mărcii „M.” a apelantei, deoarece intimata folosise

anterior semnul „M.” situație în care i s-a impus pe cale judecătorească

încetarea acțiunii de folosire a acelui semn „M.” - nu reprezintă rea-credință

la înregistrarea mărcii combinate cu element verbal dominant „M.” însoțit de

elemente grafice distincte, marcă cu conotație diferită de marca apelantei.

Instanța de apel a

apreciat că expunerile teoretice ale apelantei cu privire la elementele

relei-credințe sunt lipsite de relevanță în speța de față, în care prima

instanță s-a pronunțat pe elementele de fapt și de drept deduse judecății, o

analiză elaborată la nivel teoretic a condiției relei-credințe fiind inutilă de

vreme ce motivul de rea-credință invocat de reclamantă era cunoașterea

existenței mărcii anterioare M. și folosirea ei anterioară de intimata-pârâtă,

marcă diferită de marca M. cu conotație diferită. Faptul că intimata pârâtă, în

calitate de comerciant, a încălcat anterior dreptul exclusiv la marca M. a reclamantei,

prin folosirea semnului „M.”, nu atrage concluzia generală că orice fapt

ulterior al acesteia a urmărit încălcarea dreptului la marcă al reclamantei,

atât timp cât fiecare situație de fapt se analizează prin elementele sale

materiale și intenționale concrete, înregistrarea contestată în speță fiind a

mărcii „M.” și nu a mărcii „M.”, ceea ce relevă lipsa unei legături

intenționale de încălcare a dreptului la marcă al reclamantei. Pentru a se

putea reține rea-credință la înregistrarea mărcii „M.” trebuie relevat un

element intențional de fraudare a reclamantei de către pârâtă, ceea ce, a

apreciat instanța de apel, nu este cazul în speță, pârâta neînregistrând marca

distinctă „M.” nici pentru a bloca activitatea reclamantei, nici pentru a-i

prelua clienții, prin inducerea acestora în eroare asupra originii/calității produselor.

S-a apreciat în acest sens că în mod corect și legal prima instanță a reținut

că un consumator mediu relevant nu putea fi indus în eroare, deoarece între

cele două mărci în conflict( M. și M. cu conotații distincte și elemente

grafice diferite) nu există confuzie.

A fost apreciată ca

nefondată susținerea apelantei că instanța de fond a interpretat în mod eronat art.

6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și a reținut în mod nelegal și

netemeinic că în cauză nu există un risc de confuzie, deși s-a relevat că cele

două mărci se adresează aceluiași segment de consumatori. S-a observat că deși

publicul relevant pentru mărcile în conflict este același, nu se poate face

însă abstracție de faptul că în analiza similarității mărcilor este vorba

despre consumatorul mediu al produselor care este considerat a fi rezonabil de bine

informat, atent și circumspect. S-a apreciat astfel că în mod nejustificat

apelanta a susținut că ar exista un risc de confuzie deoarece între cele doua

mărci este deosebire doar de o literă, având în vedere că prima instanță a

susținut că semantic și grafic mărcile nu sunt similare. S-a apreciat de

asemenea greșită susținerea apelantei că ar proceda consumatorul mediu la descompunerea

cuvântului M., în marca sa, la care se adaugă lit. y, sau că M. ar reprezenta

un diminutiv al cuvântului M. care ar sugera sticle mai mici, de vreme ce

originea si conotația actuală a celor doua cuvinte în percepția publicului

consumator sunt diferite, cuvântul „M.” fiind un cuvânt românesc iar cuvântul „M.”

englezesc, cel din urmă sugerând denumirea jocului notoriu ale cărui elemente

de joc se referă la vânzări de proprietăți imobiliare, câștigătorul jocului

fiind cel care reușește să obțină poziția de M., joc a cărui primă versiune

românească s-a numit C.

S-a apreciat că în

mod nefondat invocă apelanta, în criticile de apel, și soluția jurisprudențială

referitoare la faptul că în situația unei similarități vagi între mărci ar

exista risc de confuzie datorită unui caracter distinctiv puternic al mărcii

anterioare, de vreme ce această soluție jurisprudențială nu are legătură cu

speța, reclamanta neinvocând (și nici dovedind) în cererea de chemare în

judecată, că marca sa ar fi fost atât de mult cunoscută încât să fi dobândit un

caracter puternic distinctiv. Curtea a observat că marca „M.” are un grad de

distinctivitate normal, elementul dominant fiind elementul verbal „M.”

substantiv comun al limbii române, iar producerea si comercializarea de băuturi

alcoolice din anul 2000 neatribuindu-i prin ea însăși caracter notoriu mărcii „M.”

Așadar, s-a

concluzionat că prima instanța a procedat la aplicarea principiului analizei de

ansamblu a celor două mărci în conflict, așa cum vădesc considerentele sentinței

apelate. Reținând că imaginea de ansamblu, a celor două mărci în conflict, este

diferită, s-a constatat că nu se poate induce publicul în eroare asupra

originii produselor nici măcar prin vreun risc de asociere.

Ca

urmare, s-a concluzionat că prima instanța a respins acțiunea în mod corect și

legal ca neîntemeiată, constatând, în urma analizei, că imaginea de ansamblu a

celor două mărci este determinant influențată de elementele verbale

reprezentate de cele două cuvinte cu pronunție diferită, scrise diferit și cu

origini diferite, a căror conotație actuală, reflectată și în elementele

grafice distincte ale celor două mărci, este diferită. Așadar, s-a validat

soluția primei instanțe de a respinge acțiunea, având în vedere că elementele dominante

ale celor două mărci în conflict nu sunt comune, iar imaginea de ansamblu este

diferită, sentința respectând art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 în

forma în vigoare în litigiu (în afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1),

o marcă este refuzată la înregistrare dacă este similară cu o marcă anterioară

și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau

similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de

asociere cu marca anterioară). În aceste condiții introducerea sau eliminarea

unui element distinctiv suplimentar, denumirea SC S. SA, s-a apreciat a nu fi

relevantă.

Împotriva Deciziei nr.

144/2003 a Curții de Apel București - reclamanta a declarat recurs în termenul

legal prevăzut.

Recursul a fost

întemeiat în drept pe dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.

În primul motiv de

recurs recurenta a susținut că instanța de apel nu a indicat argumentele pe

care se sprijină analiza art. 47 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 cu privire la

care în apel s-a criticat sentința Tribunalului pentru interpretarea și

aplicarea eronată a acestei dispoziții legale, în sensul că instanța a

condiționat existența relei - credințe de existența riscului de confuzie.

Recurenta a arătat

faptul că răspunzând acestei critici, instanța de apel a reformulat

considerentele sentinței atacate reținând în mod superficial că dacă în analiza

relei-credințe la înregistrarea mărcii instanța de fond a subsumat

considerentele de la primul motiv de apel, nu înseamnă că a făcut o

interpretare greșită a legii pentru că instanța de fond nu putea să se refere

decât la motivul de rea credință invocat și nu la un alt motiv.

Nemotivarea deciziei

nu permite instanței de control judiciar să verifice dacă s-a făcut o corectă

aplicare legii la situația de fapt cu privire la care de altfel curtea de apel

nu face nicio analiză.

Cu privire la același

articol, recurenta a formulat o critică și din perspectiva motivului de recurs

referitor la nelegalitatea deciziei.

S-a susținut că s-a

făcut o greșită aplicare a dispozițiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 84/1998,

atunci când s-a statuat că reaua-credință este condiționată de existența

riscului de confuzie, deși solicitarea cu rea-credință a înregistrării unei

mărci este un motiv de anulare de sine stătător, distinct de riscul de

confuzie, nefiind un motiv de nulitate reglementat în mod subsidiar, sau

condiționat de incidența altui motiv de nulitate.

S-a mai susținut că

deși recurenta a prezentat în dosar o documentație efectivă în baza extrasului

din R.N.M., a activității cronologice desfășurate de pârâtă și întreaga

procedură de înregistrare a mărcii „M.”, instanța nu a făcut nici o analiză și

deci nici o referire la aceste argumente, încălcând astfel art. 295 alin. (1) C.

proc. civ.

O altă critică a

privit nelegalitatea deciziei raportată la aplicarea art. 47 alin. (1) lit. c)

din Legea nr. 84/1998 din perspectiva celor două motive de recurs invocate.

Recurenta a arătat că

printr-un al doilea motiv de apel s-a invocat împrejurarea că nu s-a examinat

motivul de anulare a înregistrării mărcii pentru rea-credință, motiv dovedit în

cauză prin realizarea celor două condiții impuse de lege (cunoașterea faptului

relevant - existența și folosirea unei mărci anterioare și, respectiv, intenția

frauduloasă).

Nelegalitatea

deciziei, a susținut recurenta, rezidă în lipsa oricărei analize a faptelor

deduse judecății și probate de reclamantă și calificării ca nereale a expunerii

apelantei.

Cât privește art. 47 alin.

(1) lit. c) din Lege apreciat ca nefiind aplicabil în cauză, recurenta a

susținut că instanța de apel a făcut o greșită interpretare a acestei

dispoziții legale.

Recurenta a mai

arătat că nu a invocat în cauză faptul că folosirea anterioară a mărcii M. de

către intimata SC S.D. SRL constituie rea-credință - cum greșit a reținut

instanța de apel. Acest aspect se subsumează condițiilor care trebuie îndeplinite

pentru a fi incidentă reaua-credință la înregistrarea mărcii și este un indiciu

temeinic în sensul că intimata cunoștea „faptul relevant”, existența și

folosirea mărcii M. de către recurentă.

Aproprierea de către

intimata pârâtă a unui semn de care a fost conștientă că incomodează

activitatea comercială a reclamantei, în calitate de concurent existent, nu

poate fi calificată decât ca o înregistrare cu rea-credință a unei mărci.

Pe lângă litigiul

derulat anterior între părți, întreaga activitate a pârâtei, în procedura de

înregistrare a mărcii M., este relevantă în determinarea relei sale credințe.

Astfel recurenta a

indicat faptul că pârâta a împrumutat în marca sa elemente importante de la o

marcă anterioară, neînregistrată (cu depozit, din 17 mai 1999), de la scutul

emblemă până la elemente cu asemănare incontestabilă din punct de vedere

vizual, cu marca M.

Reclamanta a mai

arătat faptul că elementele adăugate pe marca pârâtei - și inexistente pe marca

reclamantei, codul de bare, ștampila I.S.O. (care sunt prohibite la

înregistrare), marcarea conținutului net de 0,5 l, ștampila de standardizare

pentru aruncat la gunoi - trebuiau să fie supuse codului (observații cu privire

la protecția mărcii) ca elemente de disclaimer, rubrică inexistentă în fișa

mărcii M. Recurenta a apreciat că aceste elemente împrumutate ilegal și

aplicate pe marcă sunt dovezi ale relei- credințe a pârâtei.

S-au indicat și o

serie de alte elemente considerate ca dovezi ale relei-credințe a pârâtei la

înregistrarea mărcii sale. Printre acestea, faptul de a fi copiat emblema din

17 mai 1999 SC N.D. SA Baia Mare refuzată la înregistrare; faptul că la o primă

încercare de înregistrare a mărcii, la 15 noiembrie 2000 s-a respins

înregistrarea pentru ca, ulterior, o marcă, cu aceleași elemente și prezentare

să fie înregistrată la 10 octombrie 2010; faptul că deși în compararea grafică

completă marca pârâtei conține mențiunea clară „băutură spirtoasă cu aromă de vodkă”

(care se înscrie în clasa 33 de produse) și cu toate acestea a obținut

înregistrarea și pentru clasa 32 de produse, care se referă la băuturi

nealcoolice.

Un alt motiv de critică

se referă la dispoziția art. 6 alin. (1) lit. b) sub cele două aspecte -

nemotivare și nelegalitate.

Sub aspectul

nemotivării, recurenta a susținut că instanța de apel nu a analizat gradul de

similaritate al produselor sau serviciilor protejate de mărcile în conflict, o

condiție care trebuie analizată pentru a se verifica incidența art. 6 alin. (1)

lit. b) din Lege, pentru a se stabili dacă în cauză există o anumită

interdependența în sensul că un grad scăzut de similaritate între

produse/servicii poate fi compensat printr-un grad ridicat de similaritate

între semne și invers.

Sub aspectul

nelegalității interpretării art. 6 alin. (1) lit. b), recurenta a criticat

faptul că instanța de apel nu a primit susținerea apelantei cu privire la

existența unui risc de confuzie, bazându-și concluzia pe motivarea instanței de

fond care a stabilit că semantic și grafic mărcile nu sunt similare.

Recurenta a arătat că

pentru analiza existenței unui risc de confuzie nu este suficientă o analiză a

similarității celor două mărci ci este necesar să se analizeze și produsele

protejate de mărci, sub aspectul identității sau similarității.

Recurenta a criticat

și analiza pe care instanța de apel a făcut-o cu privire la etimologica

cuvântului M. Deși s-a reținut corect originea engleză a cuvântului, cu același

sens cu al cuvântului M., din limba română, instanța în concluzie face

trimitere la un joc de societate, în detrimentul reținerii semnificației

cuvântului.

Recurenta a mai

invocat faptul că înlăturarea din marca pârâtei a unui element care oferă un

element de distinctivitate acestei, agravează confuzia consumatorului mediu

vizat care nu mai poate cunoaște proveniența produsului.

S-a concluzionat că

instanța de apel - pentru a reține că mărcile în conflict nu sunt similare și

pentru a stabili aplicabilitatea art. 6 alin. (1) lit. l) - trebuia să

analizeze mărcile din punctul de vedere al criteriilor consacrate de

jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene: a) anterioritatea mărcii

reclamantei și similaritatea între cele două mărci (sub aspect vizual, fonetic/auditiv,

semantic, conceptual), c) similaritatea sau identitatea produselor protejate

prin cele două mărci) și d) riscul de confuzie incluzând riscul de asociere cu

marca anterioară.

Recurenta a dezvoltat

aceste condiții și a relevat în esență următoarele:

Anterioritatea mărcii

reclamantei a fost reținută de ambele instanțe, lucru de altfel necontestat în

proces.

Similaritatea

mărcilor presupune o cercetare a asemănărilor sub triplul aspect fonetic,

vizual și conceptual semantic.

Sub primul aspect,

elementul verbal dominant „M.” iese în evidență din cauza poziției și dimensiunilor

acestuia cu elementele figurative percepute de consumatorul mediu vizat ca fiind

elemente subiective, decorative, iar elementele secundare, dată fiind

dimensiunile acestora, nu vor fi imediat lizibile pentru consumatorul mediu

vizat.

Sub aspect

fonetic/auditiv, recurenta a semnalat existența similitudinii, evidentă

potrivit criticilor deja expuse.

Sub aspect semantic -

conceptual, s-a subliniat că ambele mărci au în comun noțiunea „M.” care în

limba română desemnează un drept exclusiv, un privilegiu special, iar în limba

engleză „M.” are aceeași semnificație, consumatorul mediu putând fi indus în

eroare prin filiera conceptului comun, „M.”

Condiția identității

sau similarității produselor vizate de protecția mărcilor, s-a susținut că este

îndeplinită, prima instanță reținând identitatea produselor, respectiv din

clasa 33, aspect necontestat.

Ținând cont de

condițiile mai sus expuse, recurenta a arătat că riscul de confuzie și riscul

de asociere între cele două mărci nu mai poate fi tăgăduit.

de recurs

Examinând decizia

atacată prin prisma criticilor formulate se constată că aceasta este nelegală

pentru considerentele ce urmează:

Critica întemeiată pe

motivul de recurs prevăzut de pct. 7 este întemeiată.

Instanța de apel a

înlăturat criticile formulate de apelantă, făcând trimitere la analiza

instanței de fond. Demersul este corect, când se are în vedere menținerea

hotărârilor atacate, dar nu este suficient, fiind necesar a se expune propria

analiză a instanței de control judiciar, cu atât mai mult când în situația

identificată în cauză, în care apelantul a formulat critici punctuale.

În acest sens

problema examinării aspectelor de similaritate ale mărcilor, din perspectiva

produselor la care acestea se referă, a rămas neexaminată de instanța de apel.

Sub acest aspect se

identifică în mod corect, prin criticile din recurs, o greșită interpretare a

dispozițiilor art. 6 alin. (1) cu privire la care s-a concluzionat că nu este

aplicabil în cauză, fără să se examineze și aspectele legate de interdependența

care există între gradele de similaritate între produse/servicii pe de o parte,

și, respectiv, între semne, pe de altă parte și determinarea reciprocă a unei

asemenea similarități în stabilirea existenței sau nu a unui risc de confuzie

și de asociere între mărcile în discuție.

Corectă este și

semnalarea că în aprecierea riscului de confuzie nu s-a avut în vedere gradul

de cunoaștere pe piață al mărcii anterioare, fără ca această problemă să fie

condiționată de existența unei anumite notorietăți a mărcii anterioare.

În stabilirea bunei

sau relei credințe se impunea a fi analizat și acest aspect, în condițiile în

care reclamanta a făcut trimitere la istoricul mărcii sale și al încercărilor

pârâtei de înregistrare a mărcii sale.

Ca urmare, se

constată că instanța de apel nu a analizat elementele semnalate în cauză de

reclamantă ca fiind în măsură să conducă la concluzia că pârâta a fost de rea-credință

când a solicitat înregistrarea mărcii sale.

Se constată că în

motivele de apel, la fila 18 în dosarul Curții de apel, apelanta reclamantă a

invocat că s-au îndeplinit în cauză cele două condiții pe care se întemeiază

motivul de anulare a mărcii (pentru rea-credință) și anume constatarea faptului

relevant (faptul că pârâta cunoștea că reclamanta este titulara mărcii M. - ca

probă, sentința civilă nr. 1267 din 19 decembrie 2005 Tribunalul Maramureș)

precum și intenția frauduloasă a pârâtei, sub acest din urmă aspect, fiind

invocate istoricul relației dintre reclamantă și pârâtă și activitatea derulată

de pârâtă anterior înregistrării mărcii, fapte din analiza cărora, recurenta a

susținut că se poate determina intenția urmărită de pârâtă.

Cu privire la cele

două condiții invocate (identitatea faptică relevantă și intențiile pârâtului

cu argumentele arătate), se constată, din examinarea considerentelor deciziei,

că instanța de apel nu a făcut o analiză a acestor condiții invocate.

Instanța de apel a

considerat că o analiză elaborată la nivel teoretic a condiției relei -

credințe „este inutilă de vreme ce motivul de rea - credință invocat de

reclamantă era cunoașterea existenței mărcii anterioare”.

Or, după cum se

constată, instanța de apel în interpretarea relei - credințe a făcut referire

la un singur element, limitându-se numai la compararea cu marca anterioară

folosită de pârâtă, cu privire la care s-au pronunțat deja unele hotărâri

judecătorești în alte cauze.

Instanța de apel a

concluzionat că „pentru a se reține reaua - credință la înregistrarea mărcii M.

trebuia relevat elementul intențional al pârâtei de fraudare a reclamantei,

ceea ce nu este cazul în speță”.

Or această concluzie

nu este susținută de propria analiză a instanței de apel, deși reclamanta în

apel a indicat împrejurările din care rezultă o asemenea intenție.

Procedând în acest

fel, omițând din examinare o serie de elemente menționate în mod expres de

dispozițiile legale invocate, instanța de apel a făcut și o greșită

interpretare a acestor norme.

Sub acest aspect

dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. a) și b), în termenii folosiți de legiuitor,

se referă explicit la identitatea produselor sau serviciilor la care se referă

marca - ca elemente de analizat în cercetarea acestui motiv de anulare a

mărcii.

Pentru considerentele

arătate, constatând că sunt întemeiate, sub aspectele mai sus reținute,

criticile formulate de recurentă, în temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ. a

fost admis recursul.

Față de scăderile

semnalate, s-a impus casarea deciziei Curții de apel, și trimiterea cauzei

aceleiași instanțe, spre rejudecarea apelului pentru completarea analizei

(având în vedere criticile formulate), cu examinarea împrejurării dacă în cauză

există identitate sau similaritate în privința produselor protejate de cele

două mărci, în vederea stabilirii existenței unui risc de confuzie între

mărcile vizate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul

declarat de reclamanta SC P. SA împotriva Deciziei nr. 144/A din data de 11

octombrie 2012 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze

privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Casează decizia și

trimite cauza pentru rejudecare la aceiași curte de apel.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi 17 septembrie 2013.