ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3089/2013

Prin acțiunea din 06 iulie 2009, reclamanta SC S. SA a solicitat instanței de judecată să oblige pârâta să înceteze de îndată orice act de comerț, precum importul, comercializarea și distribuția în România a produselor „L.”, care îi încalcă drepturile de proprietate intelectuală conferite de mărcile din 18 ianuarie 2000 și din 20 februarie 2003. Reclamanta a arătat că deține drepturi exclusive de proprietate intelectuală, reprezentate de marca internațională din 18 ianuarie 2000 și de marca internațională din 20 februarie 2003. Pârâta SC G.C. SRL desfășoară activitatea pe piața românească prin importul, distribuirea și vânzarea dulciurilor, printre care se număra și produsele „L.”, care reproduc pe ambalajele lor elemente grafice ce încalcă în mod vădit drepturile reclamantei de proprietate intelectuală.

Astfel, pralinele comercializate de pârâtă au același aspect și aceeași formă cu pralinele Raffaello, protejate de mărcile reclamantei, în ambele cazuri fiind vorba de aceleași praline rotunde acoperite cu fulgi de cocos, praline ce sunt reprezentate și pe ambalajul produselor. Prin sentința nr. 1800 din 23 noiembrie 2010 Tribunalul București, secția a III-a civilă, a respins, ca neîntemeiată, cererea reclamantei SC S. SA în contradictoriu cu pârâta SC G.C. SRL și a luat act că nu se solicită cheltuieli de judecată. Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, învestită cu soluționarea apelurilor declarate de ambele părți, prin Decizia nr. 205/A din 12 iulie 2011, a respins apelul reclamantei, a admis apelul pârâtei și a schimbat în parte sentința în sensul obligării reclamantei către pârâtă la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 39.804,75 lei.

Totodată au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței, cu obligarea reclamantei la plata sumei de 30.717,90 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, pentru considerentele ce urmează. Anterior analizării datelor specifice ale speței, Curtea a apreciat necesar a face câteva considerații cu caracter teoretic privitoare la caracteristicile distinctivității, ce nu vor mai fi redate la prezentarea conținutului deciziei. În speță, se arată în decizie că pentru a aprecia asupra existenței încălcării dreptului la marcă al reclamantei se arată că Tribunalul era obligat să analizeze caracteristicile de distinctivitate ale mărcii chiar dacă nu a fost investit cu o acțiune în anularea acesteia.

Marca invocată de către reclamantă constă în imaginea unor praline de forma rotundă îmbrăcate în fulgi de nucă de cocos. Forma rotundă este caracteristică produselor de cofetărie constând în praline, fie că sunt din vafă sau nu și îmbrăcarea acestora în învelișuri de fulgi sau pudră sunt produse specifice cofeturilor. Prin urmare, nici forma și nici aspectul exterior al bomboanei nu prezintă caracteristici care să-i permită consumatorului mediu să identifice fără greșeală că bomboana provine de la un anumit producător. Bila de vafă nu are un caracter care să o deosebească de alte produse similare prezente pe piață. Marca reclamantei are prin urmare un nivel redus de distinctivitate, în raport cu formele uzuale ale produselor ce se vând în aceleași lanțuri comerciale și pot fi protejate conform acelorași clase de produse.

Această constatare nu echivalează cu o invalidare, câtă vreme reclamanta este îndreptățită în continuare să folosească marca în scopul în care a fost înregistrată, însă analiza distinctivității și a caracterului slab distinctiv al mărcii în speță este o analiză intrinsecă a speței de față. Protecția conferită mărcii va fi însă afectată de nivelul redus de distinctivitate al mărcii, dând naștere unei așa numite mărci slabe privitor la care, dovada încălcării drepturilor exclusive se face în condiții mult mai dificile. Curtea a reținut că însăși reclamanta a luat în calcul nivelul redus de distinctivitatea al mărcii sale, câtă vreme a invocat și distinctivitatea dobândită. Or, dobândirea distinctivității prin folosire este o instituție menită să atenueze severitatea prevederilor privind refuzul de înregistrare a mărcilor lipsite de caracter distinctiv.

Între semnele al căror caracter distinctiv poate fi atenuat prin probarea distinctivității dobândite se numără și mărcile „constituite exclusiv din forma produsului” refuzate la înregistrare conform art. 5 lit. e). Privitor la dovedirea dobândirii distinctivității pentru marca în cauză, Curtea a reținut că nu este necesar să analizeze argumentele apelantei deoarece, prevederile art. 5 alin. (2) din lege își găsesc aplicabilitatea doar „înainte de data cererii de înregistrare”. Mai precis, distinctivitatea dobândită se poate invoca doar privitor la semne privitor la care se solicită recunoașterea unui drept exclusiv iar nu și privitor la mărci. O altă modalitate prin care apelanta însăși recunoaște caracterul slab distinctiv al mărcii sale este aceea de a indica faptul că marca protejează forma produsului.

Or, potrivit prevederilor art. 5 lit. e) din Lege „Sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate mărcile compuse exclusiv din forma produsului.” În ceea ce privește încălcarea dreptului la marca reclamantei, Curtea a reținut că dată fiind natura de marcă tridimensională ce rezultă din certificatul de înregistrare a mărcii, aceasta protejează nu forma produsului, ci ambalajul astfel cum este redat în cuprinsul certificatului de înregistrare. În ceea ce privește ambalajul produsului pârâtei în raport cu care reclamanta invocă încălcarea dreptului său, acesta este protejat de asemenea de recunoașterea unui drept exclusiv la marcă tridimensională conform certificatului din 03 decembrie 2009 astfel că se bucură de prezumția de legalitate.

Prin urmare, nu se pot analiza argumentele apelantei privind încălcarea dreptului său la marcă câtă vreme pârâta însăși are înregistrat un drept exclusiv asupra ambalajului produsului său iar acesta se bucură de prezumția de legalitate pe toată durata existenței sale. Cât privește aplicarea de către pârâtă pe ambalajele produselor sale a mărcii bidimensionale a reclamantei, Curtea a reținut că semnele ce identifică proveniența produsului sunt în primul rând mărcile nominale și numai în plan secund eventuale alte semne existente pe ambalajul produselor. Mai mult, semnele folosite de către pârâtă nu reprezintă marca reclamantei, ci sunt reproduceri ale pralinelor (o pralină întreagă și o jumătate a altei praline care lasă să se vadă umplutura pralinei din vafă) în forma în care acestea se găsesc în general pe piață, formă sferică dar redată în formă bidimensională.

În sfârșit, în ceea ce privește încălcarea dreptului la marcă aparținând reclamantei prin comercializarea de către pârâtă a produselor a căror formă se poate vedea prin ambalajul transparent al cutiilor în care sunt puse pe piață, Curtea a reținut din nou distincția între finalitatea diferită urmărită de reglementările legale ale mărcilor de comerț și ale modelelor industriale. Astfel, dată fiind funcția mărcii de identificare a originii și provenienței produsului, ea nu poate fi recunoscută asupra formei produselor în sine. Dreptul exclusiv de care se bucură reclamanta nu este recunoscut pentru forma produsului și deci nici nu se poate reține încălcarea dreptului său la marcă prin forma produselor comercializate de către competitori.

Chiar dacă marca reclamantei este o reproducere a unei praline, ea poate fi folosită doar ca semn pentru identificarea produselor reclamantei și nu pentru a împiedica alți comercianți să comercializeze produse de aceeași formă. Cu privire la apelul pârâtei s-a reținut că prin întâmpinarea depusă la dosar pârâta a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată efectuate de către acesta în fața instanței de fond, iar prin concluziile scrise, în anexa 8 a indicat și documentele justificative ale acestor cheltuieli efectuate. Cu toate acestea, Tribunalul, deși a respins acțiunea reclamantei și deci aceasta este partea care a căzut în pretenții, a omis să acorde pârâtei cheltuielile efectuate. Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta, întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 7, 8 și 9 C. proc.

civ., solicitând, în principal, în esență, admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată, iar în subsidiar, casarea deciziei apelate cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiași instanțe pentru motivele de mai jos. Distinctivitatea dobândită a unei mărci este o situație de fapt căreia legea îi asociază efecte juridice cu privire la întinderea protecției, conform practicii constante C.J.U.E. Curtea de Apel susține că distinctivtatea dobândită ar putea fi analizată doar în cadrul procedurii de înregistrare a unei mărci, nu și ulterior înregistrării mărcii. Astfel, jurisprudența constantă europeană arată că, „mărcile cu un caracter distinctiv ridicat, fie în mod inerent sau din cauza reputației pe piață, se bucură de protecție mai extinsă decât mărcile cu un caracter mai puțin distinctiv.

Caracterul distinctiv al mărcii anterioare și, în special, reputația sa, prin urmare, trebuie luate în considerare atunci când se apreciază dacă există un risc de confuzie". Faptul că distinctivitatea dobândită se apreciază la momentul evaluării riscului de confuzie (nu la momentul înregistrării) și că produce efecte la momentul riscului de confuzie rezultă inclusiv din criteriile C.J.U.E. de stabilire a nivelului distinctivității dobândite: cota de piață deținută de marcă, modul în care a fost utilizată, întinderea geografică, utilizarea de lungă durată sau intensivă, suma investită de întreprindere în promovarea mărcii, proporția de clasă relevanta a persoanelor care, datorită mărcii, identifică bunuri ca provenind de la o întreprindere determinată sau ca urmare a declarațiilor camerelor de comerț și industrie sau ale altor asociații profesionale.

Conform regulii C.J.U.E., în cadrul acțiunii în contrafacerea mărcii constând în bomboana neambalată R., Curtea ar fi trebuit analizeze riscul de confuzie, ținând cont de caracterul distinctiv dobândit al mărcilor invocate și să-l evalueze în concret în funcție de factorii și valorile invocate în apel și cu ocazia fondului cauzei, astfel cum rezultă din studiile de piață atașate cererii de chemare în judecată. Refuzul analizării distinctivității dobândite înseamnă un refuz al analizării fondului cauzei, câtă vreme instanța de apel a reținut că marca, din pricina lipsei distinctivității sale inerente, nu poate fi opusă terților care folosesc semne identice sau cvasi-identice în comerțul cu aceleași bunuri; procedând în acest fel, instanța nu a analizat riscul de confuzie sau încălcarea reputației mărcii, ci a considerat pur și simplu că aceasta nu poate fi opusă.

O marcă redând aparența uneia din multiplele forme posibile ale unui produs nu conduce la un monopol asupra pieței respectivului tip de produs și încălcarea art. 5 lit. e) din Legea nr. 84/1998. Forma unui produs poate face obiectul înregistrării ca marcă, însă cu respectarea condițiilor impuse de art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998: forma să nu fie impusă de natura produsului, să nu fie necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanțială produsului.

Ambele părți au depus la dosar numeroase probe demonstrând că pot exista o multitudine de forme, aspecte, aparențe, pe care le poate îmbrăca o pralină/bomboană cu nucă de cocos: bomboane albe, rotunde cu înveliș fondant, cu înveliș din batonașe crocante dreptunghiulare, cu înveliș din glazură ce dă un aspect lucios, bomboane acoperite cu bucăți mai mari de glazură din nucă de cocos, (cu aspect de plăci care se suprapun parțial) sau bomboane învelite cu fulgi de cocos dispuși rarefiat, fără aspect franjurat, pufos, bomboane de alte culori. Produsul tip la care niciun comerciant nu ar putea avea acces exclusiv este produsul „pralină" în general: prin înregistrarea mărcii redând imaginea unei anume forme de pralină nu este îngrădit în nici un fel accesul comercianților pe piața pralinelor.

Forma unui produs poate fi marcă înregistrată, contrar opiniei instanței – încălcarea art. 5 lit. e) din Legea nr. 84/1998, deoarece se redă trunchiat textul de lege. „Potrivit prevederilor art. 5 lit. e din lege, „Sunt excluse de la proiecție și nu pot fi înregistrate mărcile compuse exclusiv din forma produsului". Conform reglementării în vigoare, dispozițiile art. 5 lit. e) din Legea nr. 84/1998 sunt: „Art. 5. alin. (1) Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute: e) mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanțială produsului"; Rezultă astfel că nu s-a ținut cont că regula stabilită de legiuitor e aceea că pot face obiceiul înregistrării ca marcă formele produselor, iar excepțiile sunt prevăzute de același text.

Constatând că imaginea de ansamblu a bomboanei sferice este marcă înregistrată și nu cade sub incidența vreuneia dintre situațiile de excepție, instanța trebuia să analizeze existența actelor de încălcare a mărcii, pe calea acțiunii în contrafacere. Instanța arată că „ chiar dacă marca reclamantei este o reproducere a unei praline, ea poate fi folosită doar ca semn pentru identificarea produselor reclamantei și nu pentru a împiedica alți comercianți să comercializeze produse de aceeași formă". Dispozițiile art. 36 din Legea nr. 84/1998 nu exclud de la protecție nicio marcă înregistrată, categorie de mărci, ci vorbește doar de marcă înregistrată.

Instanța trebuia să purceadă la analiza încălcării, având în vedere următoarele reguli: analiza mărcii și semnului în conflict, potrivit impresiei de ansamblu a acestor semne; să dea efect juridic distinctivității dobândite a mărcii care acordă acesteia un nivel ridicat al protecției; dacă se reține dubla identitate a semnelor și a produselor, riscul de confuzie nu ar mai trebui analizat, potrivit dispozițiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 sau astfel cum prevede expres art. 16 din Acordul T.R.I.P.S. Instanța nu a analizat deloc riscul de confuzie, întrucât a refuzat să recunoască protecția pe motiv că nu se poate interzice folosința semnului de către terți. Cu privire la marca tridimensională, instanța a identificat greșit care sunt semnele în conflict atât semnul protejat ca marcă, dar și semnul folosit de către pârâtă.

Privind semnul protejat de marca reclamantei, în mod greșit instanța reține că obiectul protecției mărcii tridimensionale îl reprezintă doar ambalajul produsului. Marca tridimensională invocată protejează imaginea de ansamblu a unei bomboane sferice ambalate: ambalaj transparent + forma sferică a bomboanei albe (vizibilă prin ambalaj). Instanța, nu a analizat imaginea de ansamblu a mărcii, ci a analizat similaritatea doar în raport cu un element al ansamblului - ambalajul, excluzând din protecție forma produsului (vizibilă prin ambalaj). Privind celălalt semn în conflict, în mod nelegal instanța introduce în analiza comparativă un semn drept al pârâtei care este înregistrat ca marcă (marca tridimensională din 03 decembrie 2009) și nu semnul astfel cum este folosit de către pârâtă și care face obiectul acțiunii în contrafacere.

Dacă instanța ar fi comparat imaginea de ansamblu a mărcii reclamantei (ambalaj transparent + formă sferică produs) și semnul folosit de către pârâtă (bomboana sferică vizibilă prin ambalajul transparent al produselor L.), ar fi ajuns la una dintre următoarele două concluzii: forma produsului face parte din ansamblul protejat ca marcă al reclamantei și este preluată ca atare de către pârâtă, fiind vizibilă prin ambalajul transparent al produsului în conflict; imaginea de ansamblu înregistrată ca marcă de către pârâtă nu conferă protecție asupra formei produselor și nu se suprapune/nu acoperă actele de folosință nelegală efectuate de către pârâtă. Hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină, deoarece potrivit instanței de apel „este cunoscut faptul că forma rotundă este caracteristică produselor de cofetărie constând în praline, fie că sunt din vafă sau nu, și îmbrăcarea acestora în învelișuri de fulgi sau pudră din produse specifice cofeturilor”.

Pentru instanță, acest fapt este cunoscut, însă pentru părți acest aspect de fapt a fost unul disputat, formulându-se probe și contra-probe. Instanța de apel a reținut o situație de fapt aplicabilă speței, privind existența unui anume tip de produs având forma și aspectul mărcii recurentei, fără a arăta care este tipul produsului reluat ca atare de marcă. De asemenea, instanța nu a arătat care sunt probele în baza cărora a ajuns la această concluzie. Înalta Curte, analizând decizia, prin prisma criticilor formulate, reține caracterul fondat al recursului pentru argumentele ce succed. Recurenta este deținătoarea mărcilor din 18 ianuarie 2000, ce reprezintă o pralină învelită într-un ambalaj pe care este desenată o pamblică de culoare roșie și un șervețel dantelat pe care este înscris numele produsului și din 20 februarie 2003 ce reprezintă o pralină acoperită cu fulgi de cocos.

Prin recurs se invocă nelegalitatea deciziei cu referire la jurisprudența C.J.U.E în aprecierea distinctivității, jurisprudență obligatorie pentru statele membre ale U.E. Într-adevăr, interpretarea dată de C.J.U.E. este obligatorie pentru statele membre ale U.E., de la data aderării și pentru mărcile înregistrate ulterior aderării. În cauză se discută distincitivitatea unor mărci înregistrate anterior aderării: marca combinată este înregistrată în anul 2000, iar marca figurativă este înregistrată în anul 2003. Drept urmare, se aplică legea națională, respectiv art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Potrivit acestui text de lege, dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. b) - d) referitoare la refuzul de înregistrarea/declararea ca nulă dacă sunt înregistrate, a mărcilor lipsite de caracter distinctiv, ori care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații, putând servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici sau cele constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care să o valoarea substanțială produsului, nu se aplică în cazul în care înainte de data de depozit a cererii de înregistra, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii.

Legea română nu aplică decât parțial teoria dobândirii caracterului distinctiv prin folosință, prevăzând posibilitatea dobândirii caracterului distinctiv înainte de înregistrare, nu și după înregistrare. Drept urmare critica vizând încălcarea jurisprudenței C.J.U.E cu privire la aprecierea distinctivității și după data depunerii cererii de înregistrare sau după data înregistrării, distinctivitatea invocată de recurentă, este nefondată. Forma produsului poate fi protejată însă cu anumite condiții prevăzute expres de art. 5 lit. e) din legea mărcilor. Astfel, potrivit art. 5 lit. e) sunt refuzate la înregistrarea și pot fi declarate nule, dacă sunt înregistrare mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau alte caracteristici.

Or, în cauză, marca nu este constituită exclusiv din forma produsului-bomboană ci este vorba de o pralină acoperită cu fulgi de cocos. Deși instanța analizează distinctivitatea formei, nu a analizat marca sub aspectul ei exterior, câtă vreme este vorba de un înveliș în fulgi de cocos. Caracterul distinctiv al mărcii nu rezultă din semnul în sine, ci din perceperea lui ca atare de către public, existând o relație trilaterală semn-produs-public. Semnul este distinctiv pentru bunurile la care este aplicat atunci când este recunoscut de cei cărora le este adresat ca identificând bunurile dintr-o anumită sursă comercială sau poate fi recunoscut ca atare. Este deci necesar ca, văzând semnul, publicul vizat să atribuie produsul sau serviciul respectiv unei întreprinderi determinate.

Dacă semnele pot fi percepute de publicul vizat ca identificând și diferențiind bunurile produse de reclamantă de bunurile altor producători, care fac parte din aceeași categorie și care sunt identificate prin același semn. Drept urmare, instanța trebuia să cerceteze marca prin raportare la criticile privind contrafacerea produselor și a modului de folosire a mărcii reclamantei. Cât privește marca tridimensională (ambalaj prin care se vede o pralină), instanța de apel nu a mai făcut analiza din perspectiva contrafacerii, susținută de reclamantă, respectiv de a analiza marca reclamantei în ansamblul ei, ci s-a limitat la analiza mărcii pârâtei. Din cele expuse, rezultă că instanța de apel nu a analizat toate motivele de apel invocate de reclamantă, ceea ce semnifică că situația de fapt nu a fost pe deplin stabilită.

Cum Înalta Curte, potrivit dispozițiilor art. 314 C. proc. civ., hotărăște asupra fondului pricinii numai în scopul aplicării corecte a legii la împrejurări de fapt ce au fost deplin stabilite, recursul va fi admis iar cauza trimisă spre rejudecare aceleiași curți de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Admite recursul declarat de reclamanta SC S. SA împotriva Deciziei nr. 205/A din data de 12 iulie 2011 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. Casează decizia recurată și trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică, astăzi 4 iunie 2013.