ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3089/2013

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 3089/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2013)

Prin

acțiunea din 06 iulie  2009, reclamanta SC S. SA a solicitat instanței de

judecată să oblige pârâta să înceteze de îndată orice act de comerț, precum

importul, comercializarea și distribuția în România a produselor „L.”, care îi

încalcă drepturile de proprietate intelectuală conferite de mărcile din 18

ianuarie 2000 și din 20 februarie 2003.

Reclamanta a arătat că deține drepturi exclusive de proprietate

intelectuală, reprezentate de marca internațională din 18 ianuarie 2000 și de marca

internațională din 20 februarie 2003.

Pârâta SC G.C. SRL desfășoară activitatea pe piața românească prin

importul, distribuirea și vânzarea dulciurilor, printre care se număra și

produsele „L.”, care reproduc pe ambalajele lor elemente grafice ce încalcă în

mod vădit drepturile reclamantei de proprietate intelectuală. Astfel, pralinele

comercializate de pârâtă au același aspect și aceeași formă cu pralinele

Raffaello, protejate de mărcile reclamantei, în ambele cazuri fiind vorba de

aceleași praline rotunde acoperite cu fulgi de cocos, praline ce sunt

reprezentate și pe ambalajul produselor.

Prin sentința nr. 1800 din 23 noiembrie 2010 Tribunalul București,

secția a III-a civilă, a respins, ca neîntemeiată, cererea reclamantei SC S. SA

în contradictoriu cu pârâta SC G.C. SRL și a luat act că nu se solicită

cheltuieli de judecată.

Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze

privind proprietatea intelectuală, învestită cu soluționarea apelurilor

declarate de ambele părți, prin Decizia nr. 205/A din 12 iulie  2011, a respins

apelul reclamantei, a admis apelul pârâtei și a schimbat în parte sentința în

sensul obligării reclamantei către pârâtă la plata cheltuielilor de judecată în

cuantum de 39.804,75 lei. Totodată au fost menținute celelalte dispoziții ale

sentinței, cu obligarea reclamantei la plata sumei de 30.717,90 lei cu titlu de

cheltuieli de judecată în apel, pentru considerentele ce urmează.

Anterior analizării datelor specifice ale speței, Curtea a apreciat

necesar a face câteva considerații cu caracter teoretic privitoare la

caracteristicile distinctivității, ce nu vor mai fi redate la prezentarea conținutului

deciziei.

În speță, se arată în decizie că pentru a aprecia asupra

existenței încălcării dreptului la marcă al reclamantei se arată că Tribunalul

era obligat să analizeze caracteristicile de distinctivitate ale mărcii chiar

dacă nu a fost investit cu o acțiune în anularea acesteia.

Marca invocată de către reclamantă constă în imaginea unor praline

de forma rotundă îmbrăcate în fulgi de nucă de cocos.

Forma rotundă este caracteristică produselor de cofetărie constând

în praline, fie că sunt din vafă sau nu și îmbrăcarea acestora în învelișuri de

fulgi sau pudră sunt produse specifice cofeturilor.

Prin urmare, nici forma și nici aspectul exterior al bomboanei nu

prezintă caracteristici care să-i permită consumatorului mediu să identifice

fără greșeală că bomboana provine de la un anumit producător. Bila de vafă nu

are un caracter care să o deosebească de alte produse similare prezente pe

piață.

Marca reclamantei are prin urmare un nivel redus de

distinctivitate, în raport cu formele uzuale ale produselor ce se vând în

aceleași lanțuri comerciale și pot fi protejate conform acelorași clase de

produse.

Această constatare nu echivalează cu o invalidare, câtă vreme

reclamanta este îndreptățită în continuare să folosească marca în scopul în

care a fost înregistrată, însă analiza distinctivității și a caracterului slab

distinctiv al mărcii în speță este o analiză intrinsecă a speței de față.

Protecția conferită mărcii va fi însă afectată de nivelul redus de

distinctivitate al mărcii, dând naștere unei așa numite mărci slabe privitor la

care, dovada încălcării drepturilor exclusive se face în condiții mult mai

dificile.

Curtea a reținut că însăși reclamanta a luat în calcul nivelul

redus de distinctivitatea al mărcii sale, câtă vreme a invocat și

distinctivitatea dobândită.

Or, dobândirea distinctivității prin folosire este o instituție

menită să atenueze severitatea prevederilor privind refuzul de înregistrare a

mărcilor lipsite de caracter distinctiv. Între semnele al căror caracter

distinctiv poate fi atenuat prin probarea distinctivității dobândite se numără

și mărcile „constituite exclusiv din forma produsului” refuzate la înregistrare

conform art. 5 lit. e).

Privitor la dovedirea dobândirii distinctivității pentru marca în

cauză, Curtea a reținut că nu este necesar să analizeze argumentele apelantei

deoarece, prevederile art. 5 alin. (2) din lege își găsesc aplicabilitatea doar

„înainte de data cererii de înregistrare”. Mai precis, distinctivitatea

dobândită se poate invoca doar privitor la semne privitor la care se solicită

recunoașterea unui drept exclusiv iar nu și privitor la mărci.

O altă modalitate prin care apelanta însăși recunoaște caracterul

slab distinctiv al mărcii sale este aceea de a indica faptul că marca

protejează forma produsului.

Or, potrivit prevederilor art. 5 lit. e) din Lege „Sunt excluse de

la protecție și nu pot fi înregistrate mărcile compuse exclusiv din forma

produsului.”

În ceea ce privește încălcarea dreptului la marca reclamantei,

Curtea a reținut că dată fiind natura de marcă tridimensională ce rezultă din

certificatul de înregistrare a mărcii, aceasta protejează nu forma produsului,

ci ambalajul astfel cum este redat în cuprinsul certificatului de înregistrare.

În ceea ce privește ambalajul produsului pârâtei în raport cu care

reclamanta invocă încălcarea dreptului său, acesta este protejat de asemenea de

recunoașterea unui drept exclusiv la marcă tridimensională conform

certificatului din 03 decembrie 2009 astfel că se bucură de prezumția de

legalitate.

Prin urmare, nu se pot analiza argumentele apelantei privind

încălcarea dreptului său la marcă câtă vreme pârâta însăși are înregistrat un

drept exclusiv asupra ambalajului produsului său iar acesta se bucură de

prezumția de legalitate pe toată durata existenței sale.

Cât privește aplicarea de către pârâtă pe ambalajele produselor

sale a mărcii bidimensionale a reclamantei, Curtea a reținut că semnele ce

identifică proveniența produsului sunt în primul rând mărcile nominale și numai

în plan secund eventuale alte semne existente pe ambalajul produselor.

Mai mult, semnele folosite de către pârâtă nu reprezintă marca

reclamantei, ci sunt reproduceri ale pralinelor (o pralină întreagă și o

jumătate a altei praline care lasă să se vadă umplutura pralinei din vafă) în

forma în care acestea se găsesc în general pe piață, formă sferică dar redată

în formă bidimensională.

În sfârșit, în ceea ce privește încălcarea dreptului la marcă

aparținând reclamantei prin comercializarea de către pârâtă a produselor a

căror formă se poate vedea prin ambalajul transparent al cutiilor în care sunt

puse pe piață, Curtea a reținut din nou distincția între finalitatea diferită

urmărită de reglementările legale ale mărcilor de comerț și ale modelelor

industriale.

Astfel, dată fiind funcția mărcii de identificare a originii și

provenienței produsului, ea nu poate fi recunoscută asupra formei produselor în

sine. Dreptul exclusiv de care se bucură reclamanta nu este recunoscut pentru

forma produsului și deci nici nu se poate reține încălcarea dreptului său la

marcă prin forma produselor comercializate de către competitori.

Chiar dacă marca reclamantei este o reproducere a unei praline, ea

poate fi folosită doar ca semn pentru identificarea produselor reclamantei și

nu pentru a împiedica alți comercianți să comercializeze produse de aceeași

formă.

Cu privire la apelul pârâtei s-a reținut că prin întâmpinarea

depusă la dosar pârâta a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată

efectuate de către acesta în fața instanței de fond, iar prin concluziile

scrise, în anexa 8 a indicat și documentele justificative ale acestor

cheltuieli efectuate.

Cu toate acestea, Tribunalul, deși a respins acțiunea reclamantei

și deci aceasta este partea care a căzut în pretenții, a omis să acorde pârâtei

cheltuielile efectuate.

Împotriva

deciziei a declarat recurs

reclamanta, întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 7, 8

și 9 C. proc. civ., solicitând, în principal, în esență, admiterea acțiunii

astfel cum a fost formulată, iar în subsidiar, casarea deciziei apelate cu

trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiași instanțe pentru motivele de mai

jos.

Distinctivitatea

dobândită a unei mărci este o situație de fapt căreia legea îi asociază efecte

juridice cu privire la întinderea protecției, conform practicii constante C.J.U.E.

Curtea de Apel susține

că distinctivtatea dobândită ar putea fi analizată doar în cadrul procedurii de

înregistrare a unei mărci, nu și ulterior înregistrării mărcii.

Astfel, jurisprudența

constantă europeană arată că, „mărcile cu un caracter distinctiv ridicat, fie

în mod inerent sau din cauza reputației pe piață, se bucură de protecție mai

extinsă decât mărcile cu un caracter mai puțin distinctiv. Caracterul

distinctiv al mărcii anterioare și, în special, reputația sa, prin urmare,

trebuie luate în considerare atunci când se apreciază dacă există un risc de

confuzie".

Faptul că

distinctivitatea dobândită se apreciază la momentul evaluării riscului de

confuzie (nu la momentul înregistrării) și că produce efecte la momentul

riscului de confuzie rezultă inclusiv din criteriile C.J.U.E. de stabilire a

nivelului distinctivității dobândite: cota de piață deținută de marcă, modul în

care a fost utilizată, întinderea geografică, utilizarea de lungă durată sau

intensivă, suma investită de întreprindere în promovarea mărcii, proporția de

clasă relevanta a persoanelor care, datorită mărcii, identifică bunuri ca

provenind de la o întreprindere determinată sau ca urmare a declarațiilor

camerelor de comerț și industrie sau ale altor asociații profesionale.

Conform regulii C.J.U.E.,

în cadrul acțiunii în contrafacerea mărcii constând în bomboana neambalată R.,

Curtea ar fi trebuit analizeze riscul de confuzie, ținând cont de caracterul

distinctiv dobândit al mărcilor invocate și să-l evalueze în concret în funcție

de factorii și valorile invocate în apel și cu ocazia fondului cauzei, astfel

cum rezultă din studiile de piață atașate cererii de chemare în judecată.

Refuzul analizării

distinctivității dobândite înseamnă un refuz al analizării fondului cauzei,

câtă vreme instanța de apel a reținut că marca, din pricina lipsei

distinctivității sale inerente, nu poate fi opusă terților care folosesc semne

identice sau cvasi-identice în comerțul cu aceleași bunuri; procedând în acest

fel, instanța nu a analizat riscul de confuzie sau încălcarea reputației

mărcii, ci a considerat pur și simplu că aceasta nu poate fi opusă.

O marcă redând

aparența uneia din multiplele forme posibile ale unui produs nu conduce la un

monopol asupra pieței respectivului tip de produs și încălcarea art. 5 lit. e)

din Legea nr. 84/1998.

Forma unui produs

poate face obiectul înregistrării ca marcă, însă cu respectarea condițiilor

impuse de art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998: forma să nu fie impusă de

natura produsului, să nu fie necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care

dă o valoare substanțială produsului.

Ambele părți au depus

la dosar numeroase probe demonstrând că pot exista o multitudine de forme,

aspecte, aparențe, pe care le poate îmbrăca o pralină/bomboană cu nucă de

cocos: bomboane albe, rotunde cu înveliș fondant, cu înveliș din batonașe crocante

dreptunghiulare, cu înveliș din glazură ce dă un aspect lucios, bomboane

acoperite cu bucăți mai mari de glazură din nucă de cocos, (cu aspect de plăci

care se suprapun parțial) sau bomboane învelite cu fulgi de cocos dispuși

rarefiat, fără aspect franjurat, pufos, bomboane de alte culori.

Produsul tip la care

niciun comerciant nu ar putea avea acces exclusiv este produsul „pralină"

în general: prin înregistrarea mărcii redând imaginea unei anume forme de

pralină nu este îngrădit în nici un fel accesul comercianților pe piața

pralinelor.

Forma unui produs

poate fi marcă înregistrată, contrar opiniei instanței – încălcarea art. 5 lit.

e) din Legea nr. 84/1998, deoarece se redă trunchiat textul de lege. „Potrivit

prevederilor art. 5 lit. e din lege, „Sunt excluse de la proiecție și nu pot fi

înregistrate mărcile compuse exclusiv din forma produsului".

Conform reglementării

în vigoare, dispozițiile art. 5 lit. e) din Legea nr. 84/1998 sunt:

„Art. 5. alin. (1)

Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate,

pentru următoarele motive absolute:

e) mărcile

constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura

produsului sau este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care dă o

valoare substanțială produsului";

Rezultă astfel că nu

s-a ținut cont că regula stabilită de legiuitor e aceea că pot face obiceiul

înregistrării ca marcă formele produselor, iar excepțiile sunt prevăzute de

același text.

Constatând că

imaginea de ansamblu a bomboanei sferice este marcă înregistrată și nu cade sub

incidența vreuneia dintre situațiile de excepție, instanța trebuia să analizeze

existența actelor de încălcare a mărcii, pe calea acțiunii în contrafacere.

Instanța arată că „

chiar dacă marca reclamantei este o reproducere a unei praline, ea poate fi

folosită doar ca semn pentru identificarea produselor reclamantei și nu pentru

a împiedica alți comercianți să comercializeze produse de aceeași formă".

Dispozițiile art. 36

din Legea nr. 84/1998 nu exclud de la protecție nicio marcă înregistrată,

categorie de mărci, ci vorbește doar de marcă înregistrată.

Instanța trebuia să

purceadă la analiza încălcării, având în vedere următoarele reguli: analiza

mărcii și semnului în conflict, potrivit impresiei de ansamblu a acestor semne;

să dea efect juridic distinctivității dobândite a mărcii care acordă acesteia

un nivel ridicat al protecției; dacă se reține dubla identitate a semnelor și a

produselor, riscul de confuzie nu ar mai trebui analizat, potrivit dispozițiilor

art. 36 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 sau astfel cum prevede expres art. 16

din Acordul T.R.I.P.S.

Instanța nu a

analizat deloc riscul de confuzie, întrucât a refuzat să recunoască protecția

pe motiv că nu se poate interzice folosința semnului de către terți.

Cu privire la marca

tridimensională, instanța a identificat greșit care sunt semnele în conflict

atât semnul protejat ca marcă, dar și semnul folosit de către pârâtă.

Privind semnul

protejat de marca reclamantei, în mod greșit instanța reține că obiectul

protecției mărcii tridimensionale îl reprezintă doar ambalajul produsului.

Marca tridimensională invocată protejează imaginea de ansamblu a unei bomboane

sferice ambalate: ambalaj transparent + forma sferică a bomboanei albe

(vizibilă prin ambalaj).

Instanța, nu a

analizat imaginea de ansamblu a mărcii, ci a analizat similaritatea doar în

raport cu un element al ansamblului - ambalajul, excluzând din protecție forma

produsului (vizibilă prin ambalaj).

Privind celălalt semn

în conflict, în mod nelegal instanța introduce în analiza comparativă un semn drept

al pârâtei care este înregistrat ca marcă (marca tridimensională din 03

decembrie 2009) și nu semnul astfel cum este folosit de către pârâtă și care

face obiectul acțiunii în contrafacere.

Dacă instanța ar fi

comparat imaginea de ansamblu a mărcii reclamantei (ambalaj transparent + formă

sferică produs) și semnul folosit de către pârâtă (bomboana sferică vizibilă

prin ambalajul transparent al produselor L.), ar fi ajuns la una dintre următoarele

două concluzii: forma produsului face parte din ansamblul protejat ca marcă al

reclamantei și este preluată ca atare de către pârâtă, fiind vizibilă prin

ambalajul transparent al produsului în conflict; imaginea de ansamblu

înregistrată ca marcă de către pârâtă nu conferă protecție asupra formei

produselor și nu se suprapune/nu acoperă actele de folosință nelegală efectuate

de către pârâtă.

Hotărârea

nu cuprinde motivele pe care se sprijină, deoarece potrivit instanței de apel

„este cunoscut faptul că forma rotundă este caracteristică produselor de

cofetărie constând în praline, fie că sunt din vafă sau nu, și îmbrăcarea

acestora în învelișuri de fulgi sau pudră din produse specifice cofeturilor”.

Pentru

instanță, acest fapt este cunoscut, însă pentru părți acest aspect de fapt a

fost unul disputat, formulându-se probe și contra-probe.

Instanța

de apel a reținut o situație de fapt aplicabilă speței, privind existența unui

anume tip de produs având forma și aspectul mărcii recurentei, fără a arăta

care este tipul produsului reluat ca atare de marcă. De asemenea, instanța nu a

arătat care sunt probele în baza cărora a ajuns la această concluzie.

Înalta

Curte, analizând decizia, prin prisma criticilor formulate, reține caracterul

fondat al recursului pentru argumentele ce succed.

Recurenta

este deținătoarea mărcilor din 18 ianuarie 2000, ce reprezintă o pralină

învelită într-un ambalaj pe care este desenată o pamblică de culoare roșie și

un șervețel dantelat pe care este înscris numele produsului și din 20 februarie

2003 ce reprezintă o pralină acoperită cu fulgi de cocos.

Prin

recurs se invocă nelegalitatea deciziei cu referire la jurisprudența C.J.U.E în

aprecierea distinctivității, jurisprudență obligatorie pentru statele membre

ale U.E.

Într-adevăr,

interpretarea dată de C.J.U.E. este obligatorie pentru statele membre ale U.E.,

de la data aderării și pentru mărcile înregistrate ulterior aderării.

În cauză

se discută distincitivitatea unor mărci înregistrate anterior aderării: marca

combinată este înregistrată în anul 2000, iar marca figurativă este

înregistrată în anul 2003.

Drept

urmare, se aplică legea națională, respectiv art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998

privind mărcile și indicațiile geografice.

Potrivit

acestui text de lege, dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. b) - d) referitoare la

refuzul de înregistrarea/declararea ca nulă dacă sunt înregistrate, a mărcilor

lipsite de caracter distinctiv, ori care sunt compuse exclusiv din semne sau

indicații, putând servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea,

cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării

produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici sau cele

constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura

produsului sau este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care să o

valoarea substanțială produsului, nu se aplică în cazul în care înainte de data

de depozit a cererii de înregistra, marca a dobândit caracter distinctiv ca

urmare a folosirii.

Legea

română nu aplică decât parțial teoria dobândirii caracterului distinctiv prin

folosință, prevăzând posibilitatea dobândirii caracterului distinctiv înainte

de înregistrare, nu și după înregistrare.

Drept

urmare critica vizând încălcarea jurisprudenței C.J.U.E cu privire la

aprecierea distinctivității și după data depunerii cererii de înregistrare sau

după data înregistrării, distinctivitatea invocată de recurentă, este

nefondată.

Forma

produsului poate fi protejată însă cu anumite condiții prevăzute expres de art.

5 lit. e) din legea mărcilor.

Astfel,

potrivit art. 5 lit. e) sunt refuzate la înregistrarea și pot fi declarate

nule, dacă sunt înregistrare mărcile constituite exclusiv din forma produsului,

care este impusă de natura produsului sau este necesară obținerii unui rezultat

tehnic sau alte caracteristici.

Or, în

cauză, marca nu este constituită exclusiv din forma produsului-bomboană ci este

vorba de o pralină acoperită cu fulgi de cocos.

Deși

instanța analizează distinctivitatea formei, nu a analizat marca sub aspectul

ei exterior, câtă vreme este vorba de un înveliș în fulgi de cocos.

Caracterul

distinctiv al mărcii nu rezultă din semnul în sine, ci din perceperea lui ca

atare de către public, existând o relație trilaterală semn-produs-public.

Semnul este distinctiv pentru bunurile la care este aplicat atunci când este

recunoscut de cei cărora le este adresat ca identificând bunurile dintr-o

anumită sursă comercială sau poate fi recunoscut ca atare.

Este deci

necesar ca, văzând semnul, publicul vizat să atribuie produsul sau serviciul respectiv

unei întreprinderi determinate.

Dacă

semnele pot fi percepute de publicul vizat ca identificând și diferențiind

bunurile produse de reclamantă de bunurile altor producători, care fac parte

din aceeași categorie și care sunt identificate prin același semn.

Drept

urmare, instanța trebuia să cerceteze marca prin raportare la criticile privind

contrafacerea produselor și a modului de folosire a mărcii reclamantei.

Cât

privește marca tridimensională (ambalaj prin care se vede o pralină), instanța

de apel nu a mai făcut analiza din perspectiva contrafacerii, susținută de

reclamantă, respectiv de a analiza marca reclamantei în ansamblul ei, ci s-a

limitat la analiza mărcii pârâtei.

Din cele

expuse, rezultă că instanța de apel nu a analizat toate motivele de apel

invocate de reclamantă, ceea ce semnifică că situația de fapt nu a fost pe

deplin stabilită.

Cum

Înalta Curte, potrivit dispozițiilor art. 314 C. proc. civ., hotărăște

asupra fondului pricinii numai în scopul aplicării corecte a legii la

împrejurări de fapt ce au fost deplin stabilite, recursul va fi admis iar cauza

trimisă spre rejudecare aceleiași curți de apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul

declarat de reclamanta SC S. SA împotriva Deciziei nr. 205/A din data de 12

iulie 2011 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze

privind proprietatea intelectuală.

Casează decizia

recurată și trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică, astăzi 4 iunie 2013.