ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 378/2015

Decizia nr. 378/2015

Prin cererea înregistrată la data de 11 mai 2011, pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă, sub nr. 34121/3/2011, reclamanta A. în contradictoriu cu pârâții SC B. SA și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, a formulat cerere de chemare în judecată constând în prezentele acțiuni conexe:

- acțiune în anularea mărcii combinate C. din 06 ianuarie 2009 și pentru interzicerea folosirii acestei mărci pentru produse din clasa 30;

- acțiune pentru încălcarea mărcilor și a modelului aparținând A. prin folosirea de către pârâtă a formei produselor și a unor reprezentări grafice similare cu marca reclamantei, pentru interzicerea folosirii formei produsului și a reprezentărilor grafice frauduloase pe produs;

- acțiune pentru încălcarea mărcilor aparținând A. și acțiune în concurentă neloială pentru interzicerea folosirii ambalajelor pârâtei SC B. SA, față de imitarea parazitară de către această pârâtă a mărcilor și a altor semne folosite legitim de reclamantă pe ambalajele sale, prin admiterea cărora solicită instanței să dispună:

Prin sentința civilă nr. 1439 din 5 iulie 2012 pronunțată de Tribunalul București, secția a V-a, a fost respinsă ca neîntemeiată excepția nulității cererii pentru lipsa obiectului și a fost respinsă cererea ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentințe reclamanta a declarat apel, solicitând admiterea apelului și schimbarea în tot a sentinței apelate; admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată, obligarea intimatei SC B. SA la plata cheltuielilor de judecată.

Prin decizia nr. nr. 216/A din data de 26 noiembrie 2013 Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, a admis apelul A schimbat în parte sentința apelată în sensul că a admis în parte cererea și a dispus anularea mărcii combinate C. din 6 ianuarie 2009. A obligat pârâta să înceteze de îndată producția, importul, exportul, vânzarea, distribuția precum și orice altă folosire în activitatea comercială a produselor care poartă semnul înregistrat sub marca din 6 ianuarie 2009 precum și orice alt semn identic sau similar cu mărcile comunitare din 8 martie 2007 și cu marca națională din 31 august 2007 și, în special, interzicerea folosirii acestora ca formă a produselor și/sau a aplicării acestora pe produse și/sau pe ambalaje. A obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 12.205 lei, reprezentând cheltuieli de judecată proporționale cu admiterea cererii. A menținut restul dispozițiilor sentinței și a obligat intimata la plata către apelantă a sumei de 18.354,90 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

În motivarea deciziei s-au reținut următoarele.

Referitor la primul motiv de apel, prin care se susține greșita aplicare a regulilor de analiză comparativă a mărcilor, curtea de apel constată că este lipsit de interes.

Astfel, prima instanță nu a negat similaritatea mărcilor în litigiu. Analiza elementelor de distinctivitate nu a fost realizată pentru stabilirea similarității sau gradului de similaritate, ci pentru analiza existenței sau nu a riscului de confuzie și, respectiv, a riscului de asociere.

De altfel, similaritatea celor două mărci nu a fost negată în cauză. Prin urmare, ceea ce s-a analizat a fost întrunirea sau nu în prezenta cauză a condițiilor prevăzute de art. 48 alin. (1) lit. b), rap. la art. 6 lit. b) și e) din Legea nr. 84/1998, acestea fiind temeiurile de drept invocate de reclamantă.

Curtea de apel mai remarcă împrejurarea că, deși reclamanta a indicat dispozițiile art. 6 lit. b), a făcut susțineri de fapt care au determinat și incidența dispozițiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Or, reclamanta a invocat și similaritatea mărcilor în conflict, astfel că în raport de aceste susțineri se conturează și incidența dispozițiilor art. 6 lit. c) din lege.

Referitor la cel de-al doilea motiv de apel, prin care se invocă ignorarea de către Tribunal a protecției specifice unei familii de mărci, curtea de apel reține următoarele:

Tribunalul nu s-a referit explicit la protecția specifică unei familii de mărci, însă această împrejurare s-a datorat faptului că nu a reținut existența unei similarități între mărcile în conflict de așa natură încât marca pârâtei să poată fi considerată ca făcând parte din familia mărcilor figurative D.

Este adevărat că familiile de mărci se bucură de o protecție extinsă, care se întinde și asupra unor reprezentări care nu sunt înregistrate ca marcă, dar numai cu condiția ca aceste reprezentări să prezinte elemente dominante comune cu mărcile înregistrate astfel încât să justifice considerarea lor ca făcând parte dintr-o familie.

Or, atât timp cât Tribunalul a ajuns la concluzia că reprezentarea ursulețului C. cuprinsă în marca pârâtei prezintă mai multe elemente care o diferențiază decât elementele care o aseamănă cu reprezentările ursulețului D. din mărcile reclamantei, similaritatea fiind redusă și fără a exista risc de confuzie sau asociere, a răspuns implicit și susținerilor reclamantei referitoare la protecția familiilor de mărci.

Mai susține apelanta că Tribunalul nu a analizat marca C. în comparație cu mărcile comunitare din 10 decembrie 2004 și din 12 martie 2008, astfel că ar fi fost lipsită de anumite elemente de similaritate între mărcile opuse și marca C., care erau mai bine conturate și reliefate în conținutul acelor mărci (culori, tricou etc.).

Curtea de apel constată că reclamanta nu a invocat în cererea de chemare în judecată că ar fi titulara mărcii comunitare din 10 decembrie 2004. Singurele mărci invocate de reclamanta au fost marca comunitară din 8 martie 2007, marca comunitară tridimensională din 12 martie 2008 și marca internațională din 31 august 2007.

Prin urmare, Tribunalul a făcut analiza în limita legalei sale investiri.

Totodată, marca tridimensională din 12 martie 2009 prezintă un singur element de asemănare cu maca C., respectiv ambele sunt reprezentări ale unui ursuleț. Este evidentă lipsa oricărei similitudini între cele două mărci întrucât ele sunt diferite conceptual, marca reclamantei fiind imaginea unui biscuit cu forma de ursuleț, în timp de maca pârâtei este reprezentarea unui ursuleț cu atitudine umanoidă, cu elemente vestimentare, prezentând anumite elemente cromatice și o anumită dispunere în raport cu alte elemente grafice din compunerea mărcii, inclusiv cu scrierea numelui C.

Prin cel de-al treilea motiv de apel se susține că instanța „ a limitat în mod neîntemeiat sfera de protecție a unui personaj animat la anumite ipostaze statice (1); a omis analiza comparativă din punct de vedere conceptual (2); a avut în vedere în mod greșit diferențele din punct de vedere fonetic, în cazul unor mărci figurative (3).”

Referitor la prima susținere, curtea de apel constată că maca C. nu reprezintă același personaj animat din marca internațională D. în altă ipostază decât cea înregistrată ca marcă, așa cum pretinde apelanta, ci reprezintă un alt personaj animat.

Cât privește elementele anatomice umanoide, curtea de apel reține că nici una dintre părți nu a dobândit prin înregistrarea mărcilor exclusivitate asupra „elementelor anatomice umanoide”, acestea putând fi atașate oricărui personaj căruia se dorește să i se confere caracteristici umanoide.

Ceea ce diferențiază un astfel de personaj de altul sunt ipostazele, vestimentația, cromatica folosită, precum și celelalte elemente care intră în componența mărcilor.

Este corectă susținerea apelantei în sensul că identitatea unui personaj animat nu este modificată sau alterată de ipostaza în care este surprins sau de forma tricoului pe care-l poartă, cu singura condiție ca respectivul personaj să aibă elemente care să îl identifice ca atare, nealterate de ipostază sau de vestimentație. Altfel, anumite personaje sunt recunoscute tocmai datorită unor elemente vestimentare (ex: E., F., ș.a.), corporale (ex. G.) sau unor ipostaze specifice (ex: H.), elemente care sunt definitorii pentru personajul respectiv.

Or, în prezenta cauză, personajul C. prezintă astfel de elemente distinctive, așa cum se va arăta mai jos.

A mai susținut apelanta că Tribunalul nu a comparat mărcile sub aspect conceptual.

Curtea de apel constată că toate susținerile apelantei legate de analiza conceptuală vizează „personajul D.”, astfel cum acesta se regăsește în modalitățile în care apelanta și-a promovat produsele.

Or, aceste ipostaze în care ursulețul D. apare nu sunt înregistrate ca marcă și, prin urmare, nu pot face obiectul analizei conceptuale a mărcilor aflate în conflict.

Din punct de vedere conceptual marca C. este în mod evident total diferită de marca comunitară tridimensională.

De asemenea, marca C. este diferită conceptual de marca comunitară din 8 martie 2007. Astfel, marca C. este complexă, conținând atât elemente figurative, cât și elementul verbal C. Marca C. prezintă un ursuleț animat, aflat într-o ipostază dinamică, purtând un tricou inscripționat pe piept cu litera B și o pelerină roșie, elemente preluate de la personajul „E.”, astfel că este conturată imaginea unui ursuleț „super-erou”. Ursulețul are degetele mari de la fiecare mână ridicate în sus, realizând astfel un tip de comunicare non-verbală, prin care exprimă aprobarea-aprecierea și entuziasmul. În componența mărcii mai intră reprezentările a doi biscuiți, plasați de o parte și de alta a ursulețului și având inscripționate imaginile a două capete de ursuleți.

Conceptual, marca comunitară din 8 martie 2007 cuprinde doar reprezentarea capului unui ursuleț care face cu ochiul.

Tot din punct de vedere conceptual, marca internațională din 8 martie 2007 cuprinde elementul verbal D. scris în interiorul unei elipse, deasupra elementului verbal fiind plasat un ursuleț în poziție statică.

Prin urmare, modul în care mărcile au fost concepute este diferit.

O altă critică a apelantei vizează analiza fonetică realizată de Tribunal, apelanta susținând că o astfel de analiză trebuia realizată doar dacă mărcile erau verbale.

Curtea de apel reține că această analiză fonetică se impunea atât timp cât marca pârâtei are în componență un element verbal, un astfel de element fiind cuprins și în marca internațională a reclamantei. Prin urmare, elementele verbale trebuiau analizate atât separat, din punct de vedere fonetic, cât și în ansamblul mărcilor (din punct de vedere vizual și conceptual).

Prin al patrulea motiv de apel se susține existența unui grad ridicat de similaritate a mărcilor, care determină existența riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere.

Curtea de apel reține că marca tridimensională a reclamante nu prezintă nici un fel de similaritate cu marca pârâtei. Ursulețul din marca tridimensională nu este nici animat și nici nu are caracteristici umanoide.

Capul de ursuleț și, respectiv, ursulețul așezat deasupra elementului verbal D. din celelalte două mărci ale reclamantei nu seamănă cu ursulețul din marca C.

Apelanta susține că produsele în cauză sunt destinate în primul rând copiilor. Prin urmare, consumatorii principali ai acestora sunt copiii și adulții care cumpără aceste produse pentru a le oferi spre consum copiilor.

Or, fiind vorba de produse destinate copiilor, adulții acordă o atenție sporită la achiziționarea acestor produse, iar copiii nu vor confunda niciodată două personaje animate, chiar dacă ele sunt reprezentări umanoide ale aceluiași animal, așa cum nu confundă personajul I. cu personajele J. sau K., personajul L. sau personajul M., deși toți aceștia sunt reprezentări cu caracteristici umanoide ale unor motani, nici personajul „H.” cu personajul N., deși ambele sunt reprezentarea unor marinari, nici personajul „E.” cu personajul „F.”.

În cazul personajelor animate distinctivitatea nu este dată de animalul reprezentat în personajul cu caracteristici umanoide, ci de acele elemente care definesc personajul respectiv, cum ar fi elementele de vestimentație, cromatica folosită, un anumit tip de atitudine sau o expresie facială caracteristică personajului.

Ca atare, ursulețul din marca pârâtei are o atitudine dinamică, o anume expresie facială, care este însoțită de gesturi de aprobare-apreciere, este îmbrăcat în costum de „super-erou”, compus din tricou cu inițiala „B” pe piept și pelerină, fiind astfel diferit de oricare din reprezentările ursuleților din cele trei mărci invocate de reclamantă.

Însă, în cadrul mărcii pârâtei, alăturat ursulețului animat, există imaginea unui biscuit pe care există reprezentarea capului unui ursuleț, această imagine fiind quasi-identică cu marca comunitară din 8 martie 2007 aparținând reclamantei.

Astfel, marca reclamantei constă în reprezentarea animată a capului unui ursuleț care zâmbește înspre partea stângă și face cu ochiul drept.

Imaginea de pe biscuitul reprezentat în dreapta ursulețului din marca pârâtei este a capului unui ursuleț care zâmbește și face cu ochiul stâng. Această imagine se regăsește și pe biscuiții comercializați de pârâtă.

Diferențele dintre cele două imagini sunt nesemnificative și pot fi remarcate doar prin compararea directă. Or, consumatorul nu face o astfel de comparație, reținând doar imaginea capului de ursuleț zâmbitor, care face cu ochiul, fără a reține dacă ochiul închis pentru realizarea expresiei faciale menționate este cel drept sau cel stâng.

Totodată, biscuitul din stânga ursulețului C. are imaginea unui cap de ursuleț purtând ochelari de soare. Această imagine se regăsește și pe biscuiții comercializați de pârâtă și este foarte asemănătoare cu imaginea capului de ursuleț de pe biscuitul din dreapta, singura diferență între cele două imagini fiind existența ochelarilor de soare. Totodată, imaginile de pe cei doi biscuiți reprezintă același ursuleț în două ipostaze diferite.

Trebuie remarcat că pârâta comercializează biscuiți pe care apar și alte imagini ale aceluiași ursuleț, cu alte expresii faciale. Aceste imagini în mod evident seamănă între ele și, fiind vorba de același ursuleț din imaginea de pe biscuitul din dreapta ursulețului, implicit prezintă asemănări cu reprezentarea capului de ursuleț din marca reclamantei O.

Prin urmare, și imaginea de pe biscuitul din stânga ursulețului, fiind asemănătoare cu cea de pe biscuitul din dreapta, este în același timp asemănătoare cu imaginea ursulețului din marca reclamantei O.

Biscuiții de pe părțile laterale ale ursulețului C. nu constituie elemente dominante în ansamblul mărcii figurative C.. Prin urmare, similaritatea între mărcile analizate este, așa cum corect a reținut Tribunalul, una redusă, întrucât elementele de similaritate din marca pârâtei se regăsesc doar în elementele ce ocupă rol secundar în cadrul mărcii.

Cu toate acestea, prezența în cadrul mărcii figurative C. a biscuiților din părțile laterale, care conțin o imagine quasi-identică cu marca reclamantei O. (biscuitul din partea dreaptă a ursulețului) și, respectiv, o imagine asemănătoare cu marca reclamantei O. (biscuitul din partea stângă a ursulețului) determină existența unui risc de asociere, consumatorul putând considera că produsele comercializate sub marca C. reprezintă o nouă gama a produselor D., din moment ce aceste produse poartă pe ele, imaginea unui cap de ursuleț zâmbitor și care face cu ochiul aproape identic cu cel din marca D.

În același timp, imaginea capului ursulețului din O. aparținând reclamantei este aceeași cu imaginea capului ursulețului din marca internațională 938810 aparținând tot reclamantei, dar surprins în altă ipostază facială.

Prin urmare, datorită identității de concepție a elementelor faciale ale ursulețului din cele două mărci D., precum și quasi identității, respectiv asemănării dintre imaginile de pe cei doi biscuiți laterali din marca figurativă C., se poate reține și o oarecare similaritate între marca internațională a reclamantei și marca pârâtei, existând același risc de asociere reținut mai sus.

Ca atare, Curtea de apel constată că, în limitele reținute mai sus, în cauză sunt întrunite dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b), rap. la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, apelul fiind fondat sub acest aspect.

Curtea de apel constată că nu sunt întrunite în cauză condițiile premisă ale art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 84/1998, întrucât nu este vorba de aplicarea mărcilor la produse diferite, ci la produse identice sau similare. Prin urmare, toate criticile formulate în legătură cu acest aspect sunt nefondate.

Prin al cincilea motiv de apel se susține că în mod greșit Tribunalul a reținut că nu este încălcat modelul din 8 ianuarie 2001 aparținând reclamantei.

Curtea de apel constată că în mod corect Tribunalul a reținut că biscuiții în formă de ursuleț comercializați de pârâtă sunt diferiți de prăjiturica al cărui model industrial a fost înregistrat de reclamantă din 8 iunie 2001.

Astfel, impresia vizuală a acestor produse este total diferită.

Modelul industrial al reclamantei este bicolor, spre deosebire de biscuiții pârâtei, care sunt monocolori.

De asemenea, textura produselor este diferită.

Conturarea elementelor anatomice se realizează prin tehnici diferite, iar aspectul general obținut este foarte diferit, ursulețul reclamantei părând copt într-o formă cu diferite niveluri ce corespund elementelor anatomice, în timp ce ursulețul pârâtei pare ștanțat, imaginea rezultând din imprimarea unor linii adâncite în interiorul biscuitului pe conturul elementelor anatomice.

Practic, ursulețul reclamantei pare „sculptat”, în timp ce ursulețul pârâtei pare „gravat”.

De asemenea, ursulețul pârâtei are evidențiate „degetele”, în timp ce ursulețul reclamantei are evidențiat „buricul”.

Referitor la cel de-al șaselea motiv de apel, prin care se critică respingerea cererii de anulare a mărcii pentru rea-credință, Curtea de apel constată că este neîntemeiat.

Astfel, nu s-a făcut în cauză dovada relei-credințe a pârâtei la înregistrarea mărcii.

Chiar dacă se poate prezuma că pârâta cunoștea mărcile reclamantei întrucât erau competitori pe aceeași piață, acest fapt nu este suficient pentru a se reține reaua-credință la momentul formulării cererii de înregistrare.

Pentru a se reține reaua-credință trebuia dovedită în cauză intenția pârâtei de profita de renumele mărcilor reclamantei.

Or, renumele produselor de larg consum se obține în mod special prin publicitate, iar în cauză dovezile reclamantei referitoare la publicitatea produselor proprii vizează perioade ulterioare (începând cu aprilie 2009) momentului înregistrării mărcii pârâtei (ianuarie 2009).

În plus, modalitatea în care marca pârâtei încalcă mărcile reclamantei nu conduce la concluzia existenței vreunei intenții în acest sens.

Prin al șaptelea motiv de apel se critică respingerea cererii în concurență neloială, prin care se solicita obligarea pârâtei de a nu mai folosi ambalajele.

Curtea de apel constată că în mod corect a fost respins acest capăt de cerere, întemeiat pe concurența neloială.

Astfel, acele ambalaje care conțin imaginea biscuiților pe care este figurat un cap de ursuleț încalcă drepturile de marcă ale reclamantei.

Restul ambalajelor nu încalcă aceste drepturi, pentru motivele reținute în analiza încălcării drepturilor de marcă.

Reclamanta nu are drepturi rezultate din înregistrarea modelelor propriilor ambalaje, așa încât argumentul bazat pe decizia preliminară a CJUE din 16 februarie 2012 nu poate fi reținut, întrucât nu este întrunită condiția premisă din cauza respectivă.

Corect a reținut Tribunalul că nu poate fi admisă o cerere în concurență neloială prin care să se tindă la interzicerea exercitării unor drepturi dobândite prin înregistrare.

Reclamanta are la dispoziție o cerere întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 129/1992, în care urmează să demonstreze nelegalitatea înregistrării ambalajelor pârâtei.

Referitor la susținerea potrivit căreia drepturile din 29 august 2008 nu sunt înregistrate pentru biscuiți/produse de patiserie, Curtea de apel constată că această susținere este adevărată, dar irelevantă.

Astfel, marca din 29 noiembrie 2008 este înregistrat pentru clasa 19 subclasa 8 – „grafică ambalaje” și este folosit pentru ambalaje, fiind vorba de modelul unui ambalaj, iar nu de modelul unui produs de patiserie sau al unui biscuit.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta P. (fosta A.), solicitând instanței admiterea recursului, modificarea în parte a deciziei atacate, în sensul obligării pârâtei SC B. SA să înceteze de îndată producția, importul sau exportul, vânzarea, distribuția precum și orice altă folosire în activitatea comercială a produselor care poartă un semn identic sau similar cu marca comunitară din 12 martie 2008 și, în special, interzicerea folosirii acesteia ca formă a produselor și/ sau a aplicării acesteia pe produse și/sau pe ambalaje; obligarea pârâtei SC B. SA să înceteze, de îndată producția, importul sau exportul, vânzarea, distribuția și orice activitate comercială în legătură cu produse care încorporează, ca reprezentare grafică sau formă a produsului, modelul industrial din 08 ianuarie 2001, ori care reproduc în mod cumulativ elementele esențiale ale acestuia; obligarea pârâtei să înceteze de îndată folosirea în activitatea comercială a ambalajelor de produse caracterizate grafic prin reproducerea imaginii unei forme de produs reprezentând un ursuleț, a formei de produs reprezentând capul unui ursuleț și a unui ursuleț animat reprezentat în diverse ipostaze de mișcare, având inscripționat pe piept litera „B”; obligarea intimatei SC B. SA la plata cheltuielilor de judecată.

În drept au fost invocate dispozițiile legale prevăzute de art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

A. I. Decizia civilă nr. 216/A din 26 noiembrie 2013 a fost pronunțată cu încălcarea sau aplicarea greșită a legii (art. 304, pct. 9 C. proc. civ.), încălcarea normelor de procedură - art. 295 C. proc. civ.

Renumele mărcilor reclamantei a fost reținut de prima instanță și nu putea fi înlăturat sau negat prin decizia instanței de apel nici prin dispozitiv și nici în considerente. Cu toate acestea instanța de apel a ignorat acest aspect intrat în puterea lucrului judecat stabilind că „dovezile reclamantei referitoare la publicitatea produselor proprii vizează perioade ulterioare (începând cu aprilie 2009) înregistrării mărcii pârâtei (ianuarie 2009).” Curtea de Apel a încălcat dispozițiile art. 295 C. proc. civ., depășind limitele învestirii prin cererea de apel. Instanța nu poate pronunța o hotărâre privind aspecte ce nu au fost devoluate, cu excepția motivelor de ordine publică. Dispozițiile legale nu comportă interpretare: „Instanța de apel va verifica, în limitele cererii de apel, stabilirea situației de fapt și aplicarea legii de către prima instanță.

”

Orice alte aspecte cu care instanța nu a fost învestită prin cererea de apel rămân definitiv judecate, neputând fi repuse în dezbatere „fără a știrbi un drept definitiv câștigat.”

II. Încălcarea dispozițiilor de drept material incidente în cauză

1) Instanța a aplicat greșit art. 5 din Legea nr. 11/1991, în soluționarea acțiunii în concurență neloială pentru că:

i) a analizat ambalajele în raport cu drepturile conferite de marcă, nu și cu ambalajele anterior și legitim folosite de recurentă;

ii) a considerat că nu este admisibilă o acțiune în concurență neloială împotriva unui desen industrial înregistrat.

i) Potrivit art. 5 din Lege nr. 11/1991, sunt acte de concurență neloială și „folosirea (..) unui ambalaj de natura să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant:”

Instanța a exclus din sfera protecției împotriva actelor de concurență neloială ambalajele folosite legitim de recurentă, analizând doar protecția drepturilor conferite de marcă și de un model industrial, limitând în mod greșit sfera de aplicare a textului de lege menționat. Instanța a precizat în acest sens că „restul ambalajelor (exceptând ambalajele care conțin imaginea biscuiților pe care este figurat un cap de ursuleț) nu încalcă aceste drepturi (drepturile de marcă) pentru motivele reținute în analiza încălcării drepturilor de marcă.”

În speță, în acțiunea în concurență neloială, recurenta nu a invocat numai familia mărcilor D., ci și mai multe ambalaje cu care am susținut că intră în conflict ambalajele intimatei, iar instanța de apel nu a analizat comparativ aceste ambalaje, ca semne distincte.

Folosința legitimă a ambalajului în situația răspunderii civile delictuale pentru faptele de concurență neloială este determinată de anterioritatea folosinței ambalajelor de către recurentă sau de anterioritatea unor drepturi în legătură cu ambalajele.

Dovedirea confuziei ar fi trebuit să fie determinată în strânsă legătură cu „asocierea”, așa cum instanța a reținut-o în analiza încălcării mărcilor, atât ca formă a confuziei indirecte, cât și ca formă specifică de protecție a renumelui sau a reputației.

Astfel, stabilirea unei legături de către consumatori între ambalaje, chiar dacă nu le confundă, este de natură să aducă atingere ambalajelor produselor D. Aprecierea confuziei de către instanță ar fi fost o consecință imediată, în contextul renumelui de care se bucură în rândul consumatorilor ambalajele folosite în mod legitim de către recurentă pentru produsele D.

Analizând ambalajele recurentei, ar fi fost ușor de observat că elementul dominant al fiecărui ambalaj este același personaj animat, respectiv un ursuleț zâmbitor, al cărui cap apare în dublă ipostază pe ambalaje, și chiar dacă nu face cu ochiul în fiecare caz, identitatea sa „nu este modificată sau alterată de ipostaza în care este surprins sau deforma tricoului pe care-l poartă”, așa cum reține instanța.

Instanța a reținut că diversele reprezentări ale personajului D. ce exced formei protejate nu intră în sfera de protecție a mărcii, dar asta nu putea reține instanța să constate că aceste reprezentări sunt protejate și apărate împotriva imitărilor realizate prin fapte de concurență neloială. în fine, nu împărtășim nici părerea că aceste reprezentări necuprinse în marcă nu influențează și nu sporesc sfera de protecție a mărcilor, dar în contextul dat, acest aspect nu trebuia ignorat în analizarea faptelor de concurență neloială.

Prin urmare, în raport cu ambalajele recurentei, în urma unui raționament analog, rezultă că pentru consumator ar fi existat același risc de confuzie indirectă, putând considera la vederea ambalajelor produselor intimate ca are în față o nouă gamă de produse D., astfel că faptele de concurență neloială ale intimatei ar fi fost evidente.

ii) A considerat că nu este admisibilă o acțiune în concurență neloială împotriva unui desen industrial înregistrat;

Instanța de apel a greșit reținând astfel, pentru că în speță nu era incidență o folosință a dreptului în limitele protecției sale.

Potrivit art. 31 din Legea nr. 129/1992, „întinderea protecției este determinată de reprezentările grafice…”, în timp ce impresia vizuală este analizată în raport cu utilizatorul avizat - „acel utilizator care este informat sau competent în domeniul de utilizare a produsului (...)”. Rezultă că sfera de protecție a modelului înregistrat se stabilește doar în raport cu industria pentru care a fost înregistrat, deoarece condițiile de înregistrare a unui model sunt analizate de un utilizator avizat al domeniului, iar cu privire la specialitatea modelului, modelele sunt clasificate în funcție de produsele comercializate către consumatori.

În cauză, vorbim despre un comerț: cu produse de patiserie și biscuiți al recurentei și nu despre un comerț cu produse de papetărie și materiale tipărite. Chiar dacă, modelele intimatei nu vizează forma produsului, ci doar grafica unor ambalaje, în special și orice materiale printate, ambalaje, în general, analiza instanței trebuia raportată la produsul comercializat și nu la domeniul produselor de papetărie și al materialelor printate.

Astfel, în raport cu consumatorul de produse de patiserie și biscuiți, folosirea modelelor intimatei pentru biscuiți, situată în afara limitelor dreptului conferit prin înregistrare, nu este un exercițiu al acestui drept pentru următoarele considerente:

Protecția unui desen/ model industrial se determină numai în raport cu produsul/produsele desemnat/e prin certificatul de înregistrare, pentru care utilizatorul avizat a analizat condițiile de registrabilitate.

Intimata are înregistrate modelele ambalajelor pentru produse de papetărie, articole de birou, materiale pentru activități artistice și didactice sau alte materiale tipărite (clasa 19-08, conform Clasificării de la Locarno).

Produsele enumerate constituie ele însele obiectul unui alt comerț specializat, al industriei de profil, pe care intimata nu îl realizează, în timp ce folosește modelele sale înregistrate pentru biscuiți, deci în afara limitelor protecției conferite prin înregistrare.

Condițiile de înregistrare și validitate a modelelor înregistrate ale intimatei se raportează la domeniul delimitat prin înregistrare și nu la domeniul în care acesta este folosit efectiv. Astfel, în speță, instanța poate reține un drept valid și înregistrat, doar în raport cu domeniul pentru care a dobândit înregistrarea, nu și pentru domeniul produselor de patiserie în care modelele sunt simple ambalaje, asupra cărora nu există drepturi distincte de proprietate intelectuală.

2) Instanța de apel a pronunțat hotărârea cu aplicarea greșită a art. 36 lit. b) din Legea nr. 84/1998, considerând că nu exista o similaritate a mărcilor cu semnul „C.” folosit pe ambalaj de pârâtă, suficientă pentru a determina un risc de confuzie, chiar sub forma unei asocieri

Prin considerentele deciziei atacate, instanța de apel reține o oarecare similaritate între marca și semnele în conflict, dar, din perspectiva acesteia, insuficientă pentru a determina un risc de confuzie.

Această soluție a instanței este o greșită aplicare a legii prin aceea că nu ține cont de efectul gradului ridicat de distinctivitate al mărcilor reclamantei asupra riscului de confuzie (i); efectul existenței unei familii de mărci asupra nivelului de similaritate și riscului de confuzie (ii); efectul rezultat din folosința constantă a mărcilor în reprezentări care exced înregistrării asupra întinderii protecției (iii).

(i) efectul gradului ridicat de distinctivitate a mărcilor reclamantei asupra riscului de confuzie;

Curtea de Apel nu a aplicat principiile stabilite și aplicate constant de CJUE în jurisprudența acesteia potrivit cărora „caracterul distinctiv al mărcii anterioare și, în special, renumele său este, deci, un element ce trebuie avut în vedere pentru a aprecia dacă similaritatea semnelor sau produselor este suficientă pentru a da naștere unui risc de confuzie.”

Astfel, riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv se dovedește important, mărcile care au un caracter distinctiv ridicat, fie intrinsec, fie datorită faptului că sunt cunoscute pe piață, bucurându-se de o protecție mai extinsă decât cele al căror caracter distinctiv este mai redus.

(ii) efectul existenței unei familii de mărci asupra nivelului de similaritate și riscului de confuzie;

Curtea de Apel reține drept corectă motivarea că „Tribunalul (…) nu a reținut existența unei similarități între mărcile în conflict de așa natură încât marca pârâtei să poată fi considerată ca făcând parte din familia mărcilor figurative D.”

Potrivit jurisprudenței comunitare, în cazul în care terțului i se opune o familie de mărci, gradul de similaritate trebuie analizat mai flexibil, ținând seama de elementele componente și de variațiuni. Astfel, se poate considera că există o similaritate ridicată dacă elementele distinctive care sunt prezente în toată familia de mărci se regăsesc preluate în semnele terțului, chiar dacă acestea sunt însoțite de elemente diferite față de oricare din mărcile din familia opusă.

Această soluție se impune pentru că există așteptarea din partea consumatorului ca și un semn având o altă formă de reprezentare sau o formă modificată să fie considerat ca fiind parte a familiei de mărci. O asemenea percepție din partea consumatorului apare cu atât mai mult probabilă, cu cât suntem în situația unei familii de mărci cu renume, reținute de instanțele de fond în prezenta cauză.

Dreptul conferit de marca comunitară din 10 decembrie 2004 a fost înlăturat de instanța de apel pe considerentul că această marcă nu a fost invocată prin cererea introductivă. Aceasta a fost invocată pe parcursul dezbaterilor ca drept ce contribuie la protecția specifică dată de familia de mărci D., aspect invocat în mod distinct prin cererea recurentei13. În acest context era necesară analiza instanței. Chiar dacă nu a constituit un temei al acțiunii recurentei și nu era nevoie de o analiză comparativă pentru a stabili similaritatea și corespunzător existența sau nu a riscului de confuzie, instanța trebuia să țină seama de acest drept când a aplicat regula privind sfera de protecție a familiei de mărci.

Această marcă ar fi conturat elementele distinctive care caracterizează familia de mărci, ceea ce ar fi determinat concluzia așteptării din partea consumatorului ca toate semnele folosite de intimata SC B. SA să se situeze în sfera familiei de mărci D. Instanța ajunge la această concluzie limitându-se în mod greșit numai la marca figurativă C., care vine astfel în conflict cu dreptul anterior asupra mărcii nr. O. aparținând recurentei.

Marca din 12 martie 2008 invocată prin cererea de chemare în judecată, nu a fost deloc avută în vedere în analiza elementelor distinctive care caracterizează familia de mărci. Aceste elemente distinctive, comune familiei de mărci ar fi condus la concluzia existenței unei similarități ridicate dintre imaginea personajului D. și imaginea personajului C.

Chiar dacă între reprezentarea C. pe ambalajele pârâtei și reprezentarea personajului D. în conținutul fiecărei mărci pot fi identificate anumite diferențe contextuale, ele sunt estompate în „imaginea de ansamblu” a personajului D. conturată de familia de mărci.

(iii) efectul rezultat din folosința constantă a mărcilor în reprezentări care exced înregistrării asupra întinderii protecției Alături de similaritatea ridicată dată de imaginea personajului D. desprinsă nu din fiecare marcă luată individual, ci de imaginea conferită de familia de mărci, instanța trebuia să țină cont, la determinarea nivelului de similaritate și implicit la existența riscului de confuzie, de asemănările între semnele în conflict rezultate din elementele grafice care, chiar dacă nu sunt cuprinse în mărci, sunt folosite în mod constant pe ambalaje sau în materialele promoționale alături de mărcile înregistrate.

Aspectele reținute de instanță că „familiile de mărci se bucură de o protecție extinsă, care se întinde și asupra unor reprezentări care nu sunt înregistrate ca marcă” și că „identitatea unui personaj animat nu este alterata de ipostaza în care este surprins sau de forma tricoului” nu ar fi trebuit invalidate de opinia greșită a instanței că „ipostaze în care ursulețul D. apare nu sunt înregistrate ca marcă și, prin urmare, nu pot face obiectul analizei conceptuale a mărcilor aflate în conflict.”.

CJUE a reținut, în acest sens, că „ nu ar fi logic să se aprecieze că împrejurarea că un terț utilizează, pentru reproducerea unui semn indicat ca aducând atingere unei mărci comunitare anterioare, o culoare sau o combinație de culori care, în percepția unei părți importante a publicului, este asociată cu această marcă anterioară prin utilizarea de către titularul său în această culoare sau în această combinație de culori nu poate fi luată în considerare la aprecierea globală pentru simplul motiv că marca anterioară a fost înregistrată în alb și negru.”

O asociere de tipul celei reținute de decizia CJUE este posibilă nu doar în relație cu o culoare sau combinație de culori, dar și în relație cu diverse alte forme grafice sau elemente vestimentare, care deși nu sunt prinse în conținutul nostru trebuie avute în vedere în analiza similarității și a riscului de confuzie.

Contrar acestei interpretări, instanța a reținut că imaginile „personajului D., astfel cum acesta se regăsește în modalitățile în care apelanta și-a promovat produsele” sunt ipostaze care „nu sunt înregistrate ca marcă și, prin urmare, nu pot face obiectul analizei conceptuale a mărcilor aflate în conflict”.

3) Instanța de apel a pronunțat hotărârea cu aplicarea greșită a art. 36 lit. c) din Legea nr. 84/1998, considerând că acest text de lege se aplică doar în cazul produselor diferite

Referitor la renume, Curtea nu a reținut incidența art. 36 alin. (1) lit. c) din Legea 84/1998 și a considerat că acest articol nu este aplicabil în speță deoarece „nu este vorba de aplicarea mărcilor la produse diferite, ci la produse identice sau similare”. Chiar dacă instanța arată în contextul analizei aplicării art. 6 alin. (1) lit. e), că această „condiție premisă” nu este întrunită, Curtea respinge toate criticile recurentei pe acest aspect, prin urmare și cele formulate în contextul acțiunii de interzicere a folosirii semnelor frauduloase de către intimată, întemeiate pe dispozițiile art. 36 lit. c).

Atât art. 6 alin. (1) lit. e), cât și art. 36 lit. c) nu impun condiția produselor diferite astfel cum în mod greșit a interpretat instanța, ci clarifică protecția specifică mărcilor cu renume. Prin cererea de chemare în judecată arătam că, deși art. 48 alin. (1) lit. b) raportat la art. 6 lit. e), și în mod corespunzător și art. 36 lit. c), în contextul interzicerii folosinței semnelor intimatei, se referă la produse diferite, Curtea Europeană de Justiție a decis ca protecția mărcilor cu renume este aplicabilă în baza acestui temei legal și în situația în care produsele sunt identice sau similare.

În cadrul unei întrebări preliminare, în interpretarea art. 5 alin. (2) din Directiva 89/104/CEE care prevede că titularul unei mărci este îndreptățit să interzică terților folosirea unui semn identic sau similar cu marca sa pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca este înregistrată, dacă prin folosirea semnului se profită de renumele mărcii sau se aduc prejudicii titularilor de marcă, CE) a hotărât că interpretarea dată acestei prevederi nu trebuie să fie exclusiv în raport cu modul în care a fost redactat, ci într-un mod general și în raport cu obiectivele cadrului legal în care este inserată.

Astfel, interpretarea și aplicarea textului de lege invocat nu trebuie să aibă drept consecință un nivel de protecție mai redus al mărcii cu renume, dacă utilizarea semnului cu care marca a intrat în conflict este în legătură cu produse sau servicii identice sau similare, iar nu cu produse sau servicii diferite. Potrivit interpretării CEJ, marca cu renume va beneficia, în cazul utilizării unui semn pentru produse sau servicii identice sau similare, de o protecție cel puțin la fel de extinsă ca în situația utilizării unui semn pentru produse sau servicii care nu sunt similare.

Prin urmare, interpretarea dată de Curtea de Apel acestui text de lege este în mod evident nelegală, având în vedere interpretarea obligatorie, a instanței comunitare, conform căreia aceste prevederi sunt aplicabile cu atât mai mult cu cât în speță semnele, respectiv mărcile, sunt folosite în legătură cu produse care sunt identice sau similare, precum în situația de față.

4) Instanța de apel a pronunțat hotărârea cu aplicarea greșită a art. 31 alin. (3) din Legea nr. 129/1992 cu privire la aprecierea diferențelor nesemnificative între modele.

Decizia instanței privind respingerea acțiunii recurentei pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală este greșită, impresia vizuală total diferită asupra produselor fiind reținută de instanță, fără a ține seama de gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau modelului.

Potrivit art. 31 alin. (3) din Legea 129/1992, „la stabilirea sferei de protecție se ia în considerare gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau modelului.”

De asemenea, în jurisprudența comunitară s-a arătat că „în cadrul aprecierii concrete a impresiei globale asupra desenelor sau modelelor industriale în cauză create utilizatorului avizat, care are o anumită cunoaștere a stadiului tehnicii, trebuie să se ia în considerare gradul de libertate al autorului în realizarea desenului sau modelului industrial atacat.”

Având în vedere similitudinile indicate prin cererea de chemare în judecată, dacă instanța ar fi avut în vedere dispozițiile art. 31, trebuia să considere că diferențele constatate sunt insuficiente pentru ca produsele pârâtei să producă, asupra utilizatorului avizat, o impresie globală diferită de cea creată de modelul industrial din 08 ianuarie 2014 aparținând recurentei.

În aceeași decizie a Tribunalului CJUE citată mai sus, s-a stabilit că „gradul de libertate al autorului în realizarea desenului sau modelului industrial este definit în special pe baza constrângerilor aferente caracteristicilor impuse de funcția tehnică a produsului sau a unui element al produsului ori de prevederile legale aplicabile produsului. Aceste constrângeri conduc la normalizarea anumitor caracteristici, care devin astfel comune desenelor sau modelelor industriale aplicate produsului avut în vedere.”

Totodată, „ în ceea ce privește aprecierea impresiei globale produse de desenele sau modelele industriale în cauza asupra utilizatorului avizat”, instanța a arătat că utilizatorul avizat „ar îndepărta în mod automat elementele „care sunt total banale și comune pentru toate exemplele tipului de produs în cauză” și s-ar concentra asupra caracteristicilor „care sunt arbitrare sau care diferă de normă”.

Astfel, textura produselor, conturarea elementelor prin tehnici diferite, precum și celelalte diferențe reținute de instanță legate de produsul „copt” sau de „ștanțare”, de produsul „sculptat” sau „gravat” nu sunt decât aspecte ce țin de constrângerea autorului impusă de caracteristicile tipului de produs, în cauză biscuiți.

Din ansamblul considerentelor de mai sus, rezultă că instanța a realizat o analiză deficitară, cu încălcarea legii, și a reținut în mod greșit că produsele în cauză aparținând intimatei produc o impresie globală diferită asupra utilizatorului avizat, nefiind în conflict cu dreptul protejat al recurentei, în sensul art. 30 din Legea 129/1992.

B. Nemotivarea instanței cu privire la lipsa încălcării drepturilor recurentei asupra mărcii comunitare tridimensionale din 12 martie 2008 prin folosirea formei produselor și a unor reprezentări grafice similare cu marca recurentei (art. 304 pct. 7 C. proc. civ.)

Instanța de apel nu a analizat în niciun fel și nu a motivat hotărârea în legătură cu acțiunea prin care solicitam obligarea intimatei SC B. SA să înceteze actele de încălcare a mărcii din 12 martie 2008, în special, interzicerea folosirii acestei mărci ca formă a produselor, de către intimată.

Hotărârea instanței de apel este limitată la analiza comparativă a mărcii recurentei cu marca anulată a intimatei, în privința căreia stabilește lipsa similarității. De asemenea, instanța analizează numai în parte, în raport cu drepturile de proprietate intelectuală ale recurentei, formele produselor intimatei fie limitându-se la analiza biscuiților în formă de ursuleț exclusiv în raport cu modelul industrial aparținând recurentei; fie limitându-se la biscuiții pe care există reprezentarea capului unui ursuleț, în diferite ipostaze și excluzând biscuiții în formă de ursuleț.

Astfel, analizând motivele 3 și 4 de apel, hotărârea instanței nu cuprinde niciun argument pe care să se întemeieze respingerea acțiunii în raport cu marca din 12 martie 2008 a recurentei. Instanța nu s-a preocupat în niciun fel să cerceteze dacă produsele intimatei - biscuiți în forma unor ursuleți, prin forma lor, încalcă marca tridimensională a recurentei și a respins cererea cu omisiunea motivării pe acest aspect.

Înalta Curte a constatat nefondat recursul pentru considerentele expuse mai jos.

Este nefondat primul motiv de recurs prin care se susține încălcarea art. 295 C. proc. civ. și a puterii de lucru judecat cu privire la existența renumelui mărcilor reclamantei reținută de către prima instanță de fond în considerente.

Cu privire la acest aspect este de reținut că prin sentință a fost respinsă în tot cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată, iar prin apel a fost atacată sentința cu privire la toate capetele de cerere. Ca atare, fondul a fost devoluat în tot, acestea fiind limitele cererii de apel, conform art. 295 C. proc. civ. Atâta timp cât a fost atacată sentința în tot, raportat la soluția din dispozitiv, nu puteau intra în puterea de lucru judecat în mod separat anumite considerente favorabile apelantei. Pârâtul având câștig de cauză în fața primei instanțe, nu avea interesul să declare apel, iar obligația atacării considerentelor nefavorabile nici nu exista potrivit Codului de procedură civilă de la 1865. Pe de altă parte, din considerentele primei instanțe nu rezultă data în raport de care a fost apreciată existența renumelui mărcilor reclamantei, care în raport de cererea de anulare a mărcii pârâtei trebuia apreciată prin raportare la data înregistrării acesteia. A reține în aceste condiții puterea de lucru judecat a unor considerente favorabile apelantei ar însemna încălcarea dreptului la un proces echitabil al pârâtului.

Este nefondat motivul de recurs prin care se susține aplicarea greșită a prevederilor art. 5 din Legea nr. 11/1991 în soluționarea acțiunii în concurență neloială.

Potrivit literei a) a acestui text de lege, invocat de către reclamantă, interpretat din perspectiva răspunderii civile delictuale, constituie faptă ilicită „folosirea unei firme, invenții, mărci, indicații geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant”.

Astfel, ar fi îndeplinite condițiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 11/1991 dacă unui desen sau model industrial ar fi folosit

într-un mod care este de natură să încalce drepturile reclamantei.

Reclamanta a invocat faptul că modelul industrial al pârâtei legal înregistrat le încalcă drepturile pentru că este utilizat cu încălcarea regimului specialității, adică într-o altă arie comercială, decât cea pentru care a obținut protecție prin înregistrare.

Contrar susținerilor recurentei, instanța de apel a analizat îndeplinirea condițiilor acțiunii în concurență neloială, nerefuzând să o analizeze pe motivul că nu ar fi avut înregistrate ca modele industriale aceste ambalaje. Această reținere a făcut-o raportat la inaplicabilitatea unei hotărâri preliminare a CJUE din 16 februarie 2012.

Astfel, instanța de apel a reținut că acțiunea în concurență neloială este neîntemeiată întrucât „(…) nu poate fi admisă o cerere în concurență neloială prin care să se tindă la interzicerea exercitării unor drepturi dobândite prin înregistrare. Reclamanta are la dispoziție o cerere întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 129/1992, în care urmează să demonstreze nelegalitatea înregistrării ambalajelor pârâtei.”

Referitor la susținerea potrivit căreia drepturile asupra mărcii din 29 august 2008 nu sunt înregistrate pentru biscuiți/produse de patiserie, curtea de apel a constatat că această susținere este adevărată, dar irelevantă, întrucât marca din 29 noiembrie 2008 este înregistrat pentru clasa 19 subclasa 8 – „grafică ambalaje” și este folosit pentru ambalaje, fiind vorba de modelul unui ambalaj, iar nu de modelul unui produs de patiserie sau al unui biscuite.

Cele reținute de către instanța de apel sunt corecte. Pentru a fi considerată o faptă ilicită în sensul art. 5 lit. a) din Legea nr. 11/1991 desenul sau modelul industrial înregistrat trebuie ca prin modul de folosire să producă confuzie cu cele folosite de alt comerciant.

În speță, modelele înregistrate ale pârâtei, constând în ambalaje, sunt folosite așa cum au fost înregistrate pentru clasa pentru care au fost înregistrate.

Sunt nefondate motivele de recurs prin care se susține aplicarea greșită a art. 36 lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Faptul că instanța de apel nu a reținut efectul gradului ridicat de distinctivitate a mărcilor reclamantei asupra riscului de confuzie este justificat de aceea că a considerat că reclamanta nu a dovedit existența renumelui în raport cu data relevantă pentru anularea mărcii pârâtei, și anume momentul înregistrării acesteia, ianuarie 2009, care ar fi putut influența dobândirea unui grad sporit de distinctivitate. Or, nu se poate reține un grad de distinctivitate intrinsecă deosebit pentru ursulețul D. ținând cont că, așa cum a reținut instanța de apel, produsele în cauză sunt destinate în principal copiilor, fiind obișnuit ca aceste produse și ambalajele lor să conțină diferite animale