ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 5468/2013

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 84/1998, OSIM trebuia să le solicite un punct de vedere față de cererea de înregistrare a unei mărci identice cu marca sa. Astfel, nu au beneficiat de posibilitatea de a urma procedura de opoziție la înregistrarea mărcii pârâtei-intimate, dreptul său fiind încălcat încă din etapa administrativă.

Instanța de apel a interpretat greșit actul dedus judecații și a schimbat înțelesul lămurit și vădit neîndoielnic al acestuia, interpretând și aplicând greșit totodată norma legală incidentă. a. S-a concluzionat că mărcile ar fi distincte și că asigură unui consumator mediu posibilitatea să le distingă și să le individualizeze, ignorându-se în mod greșit elementul verbal identic. Într-o speță de genul celei de față se analizează toate elementele constitutive ale mărcilor, inclusiv partea verbală, când este cazul, și nu doar ansamblul mărcii combinate, ținându-se cont și de faptul că nu se contestă elementele figurative distinctive ale mărcilor în conflict sau clasele aferente Clasificării de la Nisa pentru fiecare marcă aflată în conflict. S-a motivat distinctivitatea mărcii reclamantei, fără nicio finalitate dată fiind soluția pronunțată. b. Schimbând înțelesul lămurit și vădit neîndoielnic al mărcii sale și al notorietății acesteia, instanța a ajuns la concluzia că în cauză nu se reține notorietatea, deși aceasta este evidentă. S-au ignorat motivele de apel prin care a învederat faptul că intimata-pârâtă SC P. SRL se folosește de notorietatea mărcii reclamantei, mai exact de notorietatea și unicitatea numelui creat în mod special de poetul T.A., pentru fiica sa M. Acest nume reprezintă creația poetului T.M. pentru fiica sa, M., iar din punct de vedere gramatical acest nume este un substantiv, nume propriu. În ceea ce privește creația lui, trebuie să se aibă în vedere faptul că tatăl d-nei M.A., renumitul poet T.A., povestește despre copii săi (M. și B.), folosește aceste nume create special pentru aceștia, le scrie și le dedică poezii și povești , acesta intrând, de altfel, în galeria marilor poeți români mai ales pentru poeziile, poveștile dedicate copiilor, animalelor de companie preferate (între care și pisicile). În acest context, notorietatea numelui M.A. are două izvoare: un renume bazat pe istoria creării acestui nume de "M." și pe cel al binecunoscutului poet T.A. - autor, între altele de multiple cărți pentru copii, precum și un renume bazat pe activitatea desfășurată de către d-na M.A. pe plan artistic (actriță renumită, desenator și editor cărți pentru copii) și politic. D-na M.A. deține calitatea de asociat al reclamantei, care s-a ocupat de editarea și publicarea cărților poetului T.A. în ultimele decenii, sub atenta îndrumare a acesteia. Prin modul de soluționare a cauzei sunt interpretate și aplicate greșit dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. j), art. 6 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar și cele ale art. 8 alin. (2) lit. c), alin. (4) și alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară.

Instanța de apel își sprijină motivarea pe motive contradictorii, în condițiile în care a apreciat că nu a dovedit reaua-credință a pârâtei SC P. SRL, deși i-a respins cererea pe care a formulat-o pentru administrarea probei cu interogatoriul acesteia, care ar fi putut releva anumite fapte cu caracter personal în legătură cu alegerea și originea numelui „M.”, consecințele asocierii produselor lor cu persoana purtând acest nume și anume fiica poetului T.A. Întrucât marca reprezintă un semn distinctiv pentru anumite categorii de produse și servicii, trebuie să se indice, pe calea administrării probei cu interogatoriu, modul în care s-a desfășurat procesul de creație și care este acel element, semn distinctiv al mărcii sale față de alte mărci cu parte verbală identică deja înregistrate la OSIM. În lipsa admiterii probei cu interogatoriu, reclamanta a fost în imposibilitatea de a răsturna prezumția de bună-credință de care s-a reținut că s-ar bucura intimata. S-a făcut o greșită aplicare a prevederilor art. 1899 alin. (2) C. civ. (1864), considerându-se că în speță nu poate fi reținută reaua credință în lipsa oricărei probe care să ateste situația de fapt expusă de apelantă, întrucât instanța a fost cea care a cenzurat administrarea acesteia.

Nu au susținut că marca înregistrată de intimata-pârâtă ar fi folosită în scopul apropierii produselor sale de cele comercializate de reclamantă, aceasta fiind o concluzie a instanței, fără sprijin în motivarea acțiunii introductive sau a apelului. Reclamanta a învederat atât lezarea drepturilor legitime asupra numelui "M.", cât și ignorarea notorietății numelui folosit în marca sa de intimata-pârâtă, ceea ce duce la creșterea volumului vânzărilor produselor sale, folosindu-se în mod neautorizat și abuziv de renumele unor persoane fizice, renume câștigat prin ani de muncă și păstrat ca atare în memoria colectivă a românilor. Nu dorința de a crea confuzie între două categorii de produse (produse ale reclamantei și produse ale pârâtei) este scopul intimatei-pârâte, ci intenția de apropiere dintre produsele sale și numele „M.”, marcă înregistrată, dar și numele unei personalități în viață, un nume unic, cunoscut prin el însuși și prin originea sa deosebită. Pârâta-intimată SC P.C. SRL a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. A arătat că motivul vizând reaua credință a fost invocat în fața instanței de apel, cu încălcarea art. 294 C. proc. civ., și, oricum, nici nu s-a făcut dovada relei credințe la data înregistrării, iar cu privire la celelalte motive de anulare a mărcii s-a făcut o corectă soluționare a cauzei. Analizând decizia în raport de criticile formulate, Înalta Curte constată următoarele: 1. Prin cererea de recurs s-a invocat nesocotirea dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. j), art. 6 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare – ce se circumscriu motivelor de nulitate prevăzute de art. 47 lit. a) și b) din aceeași lege, motivele de fapt fiind susceptibile a susține și pe cele prevăzute de dispozițiile art. 47 alin. (1) lit. c) și d). S-a mai invocat și încălcarea dispozițiilor art. 8 alin. (2) lit. c), alin. (4) și alin. (5) din Regulamentul CE nr. 207/2009 privind marca comunitară. Art. 47 alin. (1) lit. a) și b) din lege ( fost art. 48) prevede că anularea înregistrării mărcii poate fi cerută dacă înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) și art.

Întrucât norma legală face trimitere la înregistrarea mărcii cu nerespectarea anumitor dispoziții legale, care impun motive de refuz la înregistrare, înseamnă că trebuie avute în vedere normele respective în forma de la data respectivă, neputându-se aprecia legalitatea înregistrării unei mărci în temeiul unor texte legale care nu erau în vigoare la momentul de referință. Dacă art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 84/1998 are o formă nemodificată, art. 6 avea un conținut, prevăzând că „În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare, dacă: a) este identică cu o marcă anterioară, iar produsele sau serviciile pentru care înregistrarea mărcii a fost cerută sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată; b) este identică cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii similare cu cele pentru care marca anterioară este protejată, dacă există un risc de confuzie pentru public; c) este similară cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară; d) este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii; e) este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii diferite de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută și dacă, prin folosirea nejustificată a acesteia din urmă, s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii ori această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.” În acest context, art. 6 alin. (1) lit. b) din legea modificată ( din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară) , reținut de instanța de apel (ipoteza similarității mărcilor), este fostul art. 6 lit. c) din forma legii în vigoare la data înregistrării mărcii incriminate. Art. 6 alin. (4) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data sesizării instanței, nu poate fi aplicat în verificarea valabilității mărcii, întrucât reprezintă dispoziții legale care se aplică mărcilor care se înregistrează după modificarea aferentă a legii – art. 47, care reglementează motivele de anulare a unei mărci, făcând referire la înregistrarea mărcii cu nerespectarea dispozițiilor art. 6 din lege. Deși în acțiune a fost indicat art. 6 alin. (4) lit. a) din legea modificată ( marca este identică sau similară cu o marcă anterioară înregistrată în România, în sensul prevederilor alin. (2), și dacă aceasta este destinată a fi înregistrată ori este deja înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată, când marca anterioară se bucură de un renume în România și dacă prin folosirea mărcii ulterioare s-ar obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare ori dacă folosirea ar fi în detrimentul caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare) și c (există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) lit. d), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială) motivarea în fapt a acțiunii este susceptibilă de a pune în discuție art. 6 lit. e) din lege, în forma în vigoare la data înregistrării mărcii pârâtei-intimate, care erau în sensul mai sus detaliat, indicându-se totodată criterii de apreciere a notorietății din Regulamentul de aplicare a legii, aprobat prin H.G. nr. 1134 din 10 noiembrie 2010. Dispozițiile Regulamentului CE nr. 207/2009 privind marca comunitară se referă la motivele de înregistrare a unei mărci comunitare, iar relevanța acestora în soluționarea cauzei este exclusă în condițiile în care înregistrarea mărcii de către pârâta-intimată s-a făcut anterior aderării României la Uniunea Europeană. 2. Potrivit art. 5 alin. (1) lit. j) din lege, sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate mărcile care conțin, fără consimțământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România, în vreme ce unul dintre motivele de anulare a mărcii invocat vizează înregistrarea mărcii aduce atingere dreptului la imagine sau numelui patronimic al unei persoane, respectiv cel prevăzut de art. 47 lit. d) ( fost art. 48 lit. d)). În susținerea criticii de recurs se face referire la numele M.A. Așa cum în mod corect a reținut instanța de apel, îndreptățirea de a reclama acest motiv de anulare a mărcii aparține titularului numelui, iar reclamanta-recurentă, persoană juridică de drept privat, este diferită de persoanele fizice care au calitatea de asociați și titulari ai acestuia, singurii care îl pot valorifica într-o acțiune de genul celei de față. 3. În ceea ce privește motivul de anulare a mărcii prevăzut de art. 47 lit. b) ( fost art. 48 lit. b)), cu referire la dispozițiile art. 6 din Legea nr. 84/1998. 3.a. S-a reținut în mod corect în cauză că nu sunt întrunite cerințele prevăzute de art. 6 lit. c) din lege, în forma în vigoare la data înregistrării mărcii pârâtei-intimate. În cazul mărcilor combinate, similaritatea este determinată de elementul comun ce ar putea duce la confuzie, iar diferențele pe care un consumator obișnuit nu le-ar remarca nu trebuie accentuate. Gradul de similaritate este accentuat dacă elementul comun are un rol central, dominant în structura semnelor, pentru că astfel atenția consumatorului este îndreptată asupra acestuia, cu ignorarea celorlalte componente, care au astfel un loc secundar. Cu cât distinctivitatea elementului comun este mai mare, cu atât și riscul de confuzie va fi mai mare. Deși nu s-a procedat la analiza, în acest context, a elementului comun subliniat de recurenta-reclamantă, acest lucru nu este de natură să ducă la schimbarea soluției. Aceasta întrucât, potrivit normei legale, pe lângă similaritatea semnelor – apreciată de altfel într-un grad redus de instanța de apel, este necesar să existe și o similaritate între produsele/serviciile protejate prin mărcile în conflict - reținută ca inexistentă de către instanță, aspect necontestat prin cererea de recurs. În aceste condiții este exclusă reținerea motivului de anulare a mărcii invocat, nemaiavând relevanță analiza gradului de distinctivitate al mărcii și a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere între cele două semne. 3.b. În ceea ce privește dispozițiile art. 6 lit. e) din lege, s-a constatat în mod corect că în cauză se invocă notorietatea numelui M.A., care are calitate de asociat al reclamantei-recurente, în condițiile în care norma legală face trimitere la marca notorie – caracter ce se stabilește potrivit unor criterii strict determinate de lege și de regulamentul de punere în aplicarea acesteia. Criticile au fost analizate sub pct. 2 și 3, din perspectiva motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ., și nu și cel prevăzut de pct. 8 al aceluiași articol, nepunându-se problema interpretării unui act juridic, în sensul acestor dispoziții procedurale. 4. Instanța de apel a reținut că reclamanta nu a invocat drept cauză de nulitate conduita OSIM în procedura de înregistrare a mărcii pârâtei-intimate, făcând aplicarea dispozițiilor art. 294 alin. (1) C. proc. civ. Reclamanta-recurentă a reluat critica de apel, fără a respecta dispozițiile art. 302 1 alin. (1) lit. c) C. proc. civ., care impun ca cererea de recurs să cuprindă, sub sancțiunea nulității, motivele de nelegalitate ale deciziei de apel sau mențiunea că acestea vor fi depuse printr-un memoriu separat. În respectarea acestor dispoziții procedurale, trebuia ca prin cererea de recurs să se arate nelegalitatea modului de dispunere de către instanță asupra criticii de apel, acest mod de dezlegare a cauzei fiind supus cenzurii instanței de recurs, în conformitate cu dispozițiile art. 299 alin. (1) C. proc. civ. 5. În ceea ce privește motivul de anulare a mărcii pentru înregistrarea cu rea credință, prevăzut de art. 47 lit. c) din Legea nr. 84/1998, se impune admiterea recursului, casarea deciziei și trimiterea cauzei pentru rejudecare la aceeași instanță de apel, cu aplicarea dispozițiilor art. 304 pct. 5 C. proc. civ. Apărarea formulată pe calea întâmpinării, în sensul că acest motiv a fost formulat pentru prima dată prin cererea de apel, nu este conformă actelor dosarului, în condițiile în care acesta a fost indicat în mod expres, fiind susținut și prin elemente de fapt indicate în motivarea acțiunii. În cadrului probatoriului, reclamanta-recurentă a solicitat încuviințarea și a probei cu interogatoriu, pentru lămurirea condițiilor în care s-a ales denumirea mărcii, cu indicarea scrierii cu aceeași ortografie – probă apreciată de instanța de apel ca nefiind utilă și pertinentă în raport de aspectele deduse judecății în apel, iar în motivarea deciziei se reține că reclamanta nu a administrat nicio probă care să contureze conduita factorilor de decizie ai pârâtei-intimate la înregistrarea mărcii. Potrivit art. 129 alin. (5) C. proc. civ., judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greșeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunțării unei hotărâri temeinice și legale. Mai mult, dacă probele propuse nu sunt îndestulătoare pentru lămurirea în întregime a procesului, instanța va dispune ca părțile să completeze probele, aceasta putând, din oficiu, să pună în discuția părților necesitatea administrării altor probe, pe care le poate ordona chiar dacă părțile se împotrivesc. Date fiind aceste obligații care conturează un veritabil rol activ al magistratului, nu se justifică argumentul instanței referitor la lipsa probatoriului administrat de parte în condițiile în care, anterior, respinsese solicitarea părții sub acest aspect. Întrucât probatoriile în recurs sunt limitate de dispozițiile art. 305 C. proc. civ., vătămarea produsă părții nu poate fi înlăturată decât prin casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță, care va avea în vedere și dispozițiile procedurale mai sus detaliate.