ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 5138/2013

Asupra cauzei de față constată următoarele: Prin sentința nr. 2057 din 22 noiembrie 2011 pronunțată în Dosarul nr. 17126/3/2011, Tribunalul București, secția a IV-a civilă, a admis, în parte, cererea formulată de reclamanta SC J.M.R.S. SA, în contradictoriu cu pârâtele SC H.C.R. SRL și O.S.I.M., cu cheltuieli de judecată. În consecință, a dispus decăderea pârâtei SC H.C.R. SRL, din drepturile conferite de marca H.B. pentru clasele 35 (lucrări de birou) și 39 (transport; organizare de călătorii), conform Clasificării internaționale de la Nisa. Totodată, a dispus decăderea parțială a aceleiași pârâte din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T., și anume pentru clasele 35 (publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrație comercială, lucrări de birou, comercializare în domeniu) și 39 (transport; ambalare și depozitare de mărfuri; organizare de călătorii).

În motivarea sentinței, s-a reținut că pârâta este titulară a mărcii combinate H.B. pentru produse/servicii din clasele 35 (lucrări de birou) și 39 (transport; organizare de călătorii), conform Clasificării Internaționale de la Nisa, precum și a mărcii combinate H.B. S.O.F.T., pentru produse/servicii din clasele 03 (detergenți, preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat; preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri, esențe, cosmetice, loțiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinților), 35 (publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrație comercială, lucrări de birou, comercializare în domeniu) și 39 (transport; ambalare și depozitare de mărfuri; organizare de călătorii).

Ambele mărci beneficiază de protecție pe teritoriul României până la data de 23 octombrie 2020. La data de 08 februarie 2007, reclamanta a solicitat extinderea înregistrării mărcii verbale P.D., ca marcă comunitară, în U.E., conform Protocolului de la Madrid, această cerere primind refuz provizoriu în considerarea opoziției formulate de pârâta H., întemeiată pe drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcilor naționale combinate din 23 octombrie 2000, H.B. și din 23 octombrie 2000, H.B. S.O.F.T. Pârâta H. a probat că folosește, cel puțin din anul 2006 și până în prezent, marca H.B. S.O.F.T. prin distribuția și comercializarea de produse din clasa 03, respectiv detergenți, preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat; preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire; săpunuri.

Dovezile administrate nu atestă însă folosirea, în intervalul prevăzut de textul legal incident, a acelorași mărci pentru nici unul dintre produsele sau serviciile din clasele 35 și 39 pentru care au fost înregistrate. Ca urmare, sunt incidente prevederile art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, care sancționează cu decăderea lipsa unei folosiri efective a mărcii, fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de cinci ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată. Pe acest temei, cererea a fost admisă în parte, dispunându-se decăderea pârâtei din drepturile conferite de mărci, pentru produsele și serviciile pentru care nu s-a probat folosirea efectivă a mărcilor.

Prin Decizia nr. 133 din 26 septembrie 2012 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, s-a admis apelul declarat de către reclamanta SC J.M.R.S. SA, a fost schimbată în parte sentința apelată, în sensul că s-a dispus decăderea parțială a pârâtei din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T. și pentru următoarele produse și servicii din clasa 3 a clasificării de la Nisa: săpunuri, parfumerie, uleiuri, esențe, cosmetice, loțiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinților și a menținut celelalte dispoziții ale sentinței.

Pentru a decide astfel, instanța de apel a înlăturat, în primul rând, criticile referitoare la nemotivarea sentinței, deoarece motivarea sumară a hotărârii, fără a se face trimitere concret la probele administrate din care ar rezulta folosirea efectivă a mărcii pentru produsele reținute în considerentele sentinței, nu poate duce prin sine la admiterea apelului și schimbarea sentinței în sensul dorit de către apelanta reclamantă, sau la desființarea sentinței, în condițiile în care prima instanță a intrat în judecata fondului, fiind aplicabile prevederile art. 297 alin. (1) C. proc. civ., urmând a se analiza temeinicia argumentelor apelantei sub aspectul interpretării probelor administrate în fața primei instanțe și apel.

Astfel, în ceea ce privește faptul că pârâta nu a menționat pe copiile înscrisurilor depuse că sunt conforme cu originalul, sancțiunea nu poate fi cea propuse de către apelantă și anume de a nu se ține cont de ele, având în vedere că mențiunea cu privire la certificarea pentru conformitate cu originalul a înscrisurilor se regăsește la art. 112 alin. (1) C. proc. civ., cu privire la înscrisurile anexate cererii de chemare în judecată și art. 116 C. proc. civ. cu privire la înscrisurile anexate întâmpinării, fără a se prevedea sancțiunea neluării în seamă ca probe a înscrisurilor care nu poartă aceste mențiuni. Sancțiunea înlăturării înscrisului administrat ca probă este prevăzută la art. 182 C. proc.

civ. în cadrul verificării de scripte, dar în speță apelanta reclamantă nu a susținut că înscrisurile administrate de către pârâtă ar fi false sau că nu ar fi conforme cu originalul copiile depuse la dosar sau comunicate apelantei reclamante. În ceea ce privește produsele din clasa 3, Curtea a apreciat că pârâta a dovedit utilizarea efectivă a mărcilor în cauză pentru produsele: detergenți; preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat; preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire, fiind nefondate motivele de apel prin care se susține că nu s-ar fi făcut această dovadă. Astfel, s-a reținut că pârâta a depus la dosarul primei instanțe facturi din perioada septembrie 2006 - noiembrie 2008 din care rezultă comercializarea sub marca H.B., a mai multor produse de curățat, detergenți (bingo automat), balsam de rufe (bingo soft), clor.

Faptul că produsele la care se referă facturile sunt din categoria „detergenți” (în sens larg) rezultă chiar din mențiunile aflate în josul facturilor în care se menționează care este termenul de plată pentru detergenți, prin raportare la cele din gama B. (scutece pentru copii). Din planșele fotografice aflate la dosar rezultă modul de utilizare concretă a mărcii pe ambalaje, fotografiile fiind făcute cel mai probabil în România, ținând cont de faptul că afișele care conțin prețurile și ofertele sunt scrise în română. De asemenea, situația facturilor emise în perioada 1 ianuarie 2006 -30 aprilie 2011, contractele de vânzare cumpărare și distribuție și facturile aflate în volumul II al dosarului primei instanțe, nenumerotat, fac dovada unei folosiri reale și serioase a mărcii, având în vedere volumul vânzărilor raportat la natura produselor în cauză și frecvența folosirii.

Având în vedere că elementul dominant al mărcii în cauză este H.B., s-a considerat că marca a fost folosită pentru toate produsele menționate anterior într-o formă ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia. Faptul că fotografiile nu sunt datate nu poate reprezenta un motiv pentru care să se considere că marca în cauză nu a fot folosită pentru produsele menționate anterior pentru care a fost înregistrată, având în vedere că dovada datei și a țării în care marca a fost folosită rezultă din facturile fiscale ce atestă situația vânzărilor produselor. Fotografiile atestă forma de utilizare a mărcii pe produse, dar reclamantul nu a susținut că pârâta ar fi folosit marca în această perioadă într-o altă formă decât cea care rezultă din fotografii, formă care ar fi alterat caracterul distinctiv al acesteia.

Nu i se poate imputa pârâtei faptul că nu și-a preconstituit probe pentru eventualitatea unui litigiu viitor constând în fotografii care să poată fi datate în mod obiectiv, din perioada supusă decăderii. În ceea ce privește faptul că marca H.B. soft apare pe ambalaje în care se comercializează balsam de rufe, acesta, contrar a ceea ce susține apelanta, intră în categoria produselor pentru care este înregistrată marca și anume „alte substanțe pentru spălat”. Curtea a constatat fondate motivele de apel prin care se susține că în mod greșit prima instanță nu a decăzut pârâta și din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T. și pentru următoarele produse și servicii din clasa 3 a clasificării de la Nisa: săpunuri, parfumerie, uleiuri, esențe, cosmetice, loțiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinților, având în vedere că pârâta nu a administrat vreo probă prin care să facă dovada folosirii mărcii pentru aceste produse.

De altfel, din chiar cele reținute de către prima instanță, pârâta nu a dovedit folosirea efectivă a mărcii pentru produse de parfumerie, uleiuri, esențe, cosmetice, loțiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinților. Având în vedere probele administrate în fața primei instanțe de către pârâtă pentru a dovedi folosirea efectivă a mărcii în cauză (întrucât în apel nu s-au administrat alte probe în dovedirea situației de fapt a folosirii efective a mărcii pentru anumite produse) instanța de apel a constatat că nu se poate reține utilizarea mărcii pentru săpunuri, din nicio probă aflată la dosar nerezultând acest lucru. Potrivit art. 49 din Legea nr. 84/1998, dacă un motiv de decădere există numai pentru o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, decăderea va produce efecte numai cu privire la aceste produse sau servicii.

Ca atare, legiuitorul admite posibilitatea folosirii mărcii, înregistrate pentru o anumită clasă de produse, doar pentru anumite produse din acea clasă, fapt care va duce la intervenirea decăderii doar pentru produsele din acea clasă pentru care marca nu a fost folosită. Probarea folosirii mărcii în cauză pentru detergenți, balsam de rufe, produse de albit nu poate duce la concluzia folosirii mărcii și pentru săpunuri, parfumerie, uleiuri, esențe, cosmetice, loțiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinților, având în vedere, pe de o parte, că acest gen de utilizare a mărcii nu intră în situațiile de folosire asimilată prevăzută de art. 46 alin. (2) din Lege, iar pe de altă parte detergenții, balsamul de rufe și produsele de albit sunt destinate curățirii rufelor, în timp ce săpunuri, parfumerie, uleiuri, esențe, cosmetice, loțiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinților sunt destinate înfrumusețării și igienizării umane.

Instanța de apel a respins ca nefondate motivele de apel privind neacordarea de către prima instanță a cheltuielilor de judecată, constând în onorariu de avocat, proporțional cu partea din acțiune admisă, deoarece reclamanta nu a depus dovada achitării onorariului corespunzător judecății în fața primei instanțe, nici măcar în faza apelului, contrar susținerilor din cadrul motivelor de apel, neîndeplinindu-și obligația prevăzută de art. 1169 C. civ. În ceea ce privește cheltuielile de judecată solicitate în apel - la care reclamanta este îndreptățită, dată fiind admiterea apelului, Curtea a reținut că, în dovedirea acestor cheltuieli, reclamanta a depus factura fiscală din 30 martie 2012 și extras de cont pentru a face dovada plății.

Deși la rubrica denumirea produselor sau a serviciilor în factură se menționează „contravaloare lucrări de asistență juridică și reprezentare privind anularea mărcilor B.C.D. și B.S., în timp ce obiectul prezentului litigiu în constituie decăderea pârâtei din drepturile conferite de mărcile H.B. și H.B. S.O.F.T., Curtea a avut totuși în vedere această factură considerând că dintr-o eroare materială s-au făcut mențiunile din factură așa cum au fost prezentate anterior, ținând cont că mărcile sunt numite la fel ca în factură și în împuternicirea aflată la fila 7 a dosarului primei instanțe de fond, în această procură fiind menționate și numerele de înregistrare a acestor mărci, care corespund cu cele care fac obiectul prezentei cauze.

Ținând cont că nu există elemente din care să rezulte că ar fi fost formulată și o cerere de anulare a acelorași mărci, Curtea a considerat că tot dintr-o eroare a fost menționat în factură anulare în loc de decădere. Referitor la cuantumul acestor cheltuieli Curtea a acordat doar suma de 5.000 de lei, din totalul de 7.049,87 lei conform facturii, cu titlu de onorariu de avocat, raportat la partea din motivele de apel considerate întemeiate, doar pentru acestea putându-se considera că pârâta a căzut în pretenții, alături de contravaloarea taxei de timbru și a timbrului judiciar. Împotriva deciziei menționate mai sus, a declarat recurs, în termen legal, reclamanta SC J.M.R.S. SA criticând-o pentru nelegalitate, în temeiul dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9 C. proc.

civ. și susținând, în esență, următoarele: - Instanța nu a motivat soluția de respingere a apelului și, implicit, a cererii de decădere din drepturile conferite din 23 octombrie 2000 H.B. S.O.F.T. pentru produsele: preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire; detergenți, preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat, față de argumentul că marca nu a fost folosită astfel cum a fost înregistrată. Astfel, în legătură cu produsele preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire, instanța a constatat folosirea mărcii și pentru acestea, fără vreo referință la probele care au format convingerea sa în acest sens.

Mai mult, instanța a reținut în mod expres că, din înscrisurile depuse la dosar de pârâtă, rezultă „probarea folosirii mărcii în cauză pentru detergenți, balsam de rufe, produse de albit”, ceea ce nu poate conduce, însă, la păstrarea protecției și pentru celelalte produse din clasa 3. Problema folosirii mărcii trebuie analizată în funcție de categoria de bunuri desemnate și subcategoria de bunuri pentru care s-a probat folosința mărcii, de la caz la caz. Astfel, o marcă folosită inițial pentru o subcategorie de produse nu poate să acopere produse care nu sunt nici similare, nici complementare, conform practicii comunitare. În speță, niciunul din produsele din categoria celor pentru lustruire și șlefuire nu poate fi considerate ca fiind indispensabil sau important pentru folosirea unuia din produsele din categoria detergenților.

Preparatele pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire sunt diferite de cele din categoria detergenților, preparatelor pentru albit și a altor substanțe pentru spălat, prin destinația acestora, având în vedere atât canalele de distribuție, cât și consumatorii finali. În ceea ce privește produsele detergenți, preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat, instanța a arătat în considerente exclusiv faptul că elementul dominant al mărcii este Bingo, ceea ce ar conduce la concluzia folosirii pentru produsele din categoria detergenților, caracterul distinctiv al mărcii nefiind alterat. Instanța nu a arătat motivele în baza cărora a apreciat că elementul dominant este Bingo, astfel încât este nemotivată însăși concluzia dovedirii folosinței neechivoce a mărcii H.B.

S.O.F.T. - În condițiile în care soluția nu a fost motivată, instanța a constatat în mod nelegal că distinctivitatea mărcii H.B. S.O.F.T. nu a fost alterată de folosirea mărcii într-o altă formă decât cea înregistrată, respectiv H.B. S.O.F.T. (pentru detergenți, preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat). Astfel, hotărârea a fost pronunțată cu încălcarea dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 și a regulilor stabilite de jurisprudența C.J.U.E. cu privire la aprecierea caracterului dominant al uneia sau mai multor componente ale unei mărci complexe, în sensul că, în afară de calitățile intrinseci ale fiecărui element component, se va lua în considerare poziția relativă a diferitelor elemente componente în cadrul ansamblului mărcii compuse.

În cadrul mărcii complexe cu caracter vizual reprezentate de marca pârâtei, elementul dominant este H., din punct de vedere vizual, auditiv și conceptual. Din punct de vedere vizual, primul element al mărcii H.B. S.O.F.T. este, care atrage atenția consumatorului, nu numai datorită poziției sale în ansamblul înregistrat ca marcă, dar și prin reprezentarea sa grafică: ca un logo pe un steguleț, pe care îl secționează la jumătate. Fiind primul element al mărcii și singurul element figurativ, componenta H. este dominantă și prezintă o importanță deosebită pentru impresia de ansamblu, captând atenția consumatorului. Poziția elementului „S.", prezentat prin caractere majuscule, este atenuată însă de caracterul său descriptiv în raport cu produsele din categoria detergenților, indicând în mod evident calitatea produselor de a face rufele mai moi, mai pufoase, mai delicate.

Din punct de vedere auditiv, diferențele ce pot fi remarcate din punct de vedere vizual sunt insesizabile, astfel că în percepția consumatorului, elementul dominant al mărcii este H., fiind primul element perceput pe cale auditivă de către consumator. Atenția consumatorului este cu atât mai mult atrasă de acest element, cu cât H. este și numele comercial al societății intimate-pârâte. Din punct de vedere conceptual, H. este un termen fantezist, lipsit de orice înțeles în raport cu produsele desemnate sau cu alte produse. Din acest punct de vedere, H. este o componentă cu puternic caracter distinctiv, pe care îl imprimă și mărcii în ansamblul ei, în condițiile în care celelalte elemente sunt lipsite de caracter distinctiv.

Caracterul descriptiv al termenului „S.” înlătură orice distinctivitate a acestuia pentru produsele din categoria detergenților. Tocmai folosirea diferită a mărcii, prin alăturarea celor doi termeni lipsiți de distinctivitate și lipsa termenului H. cu puternic caracter distinctiv, conduce la alterarea caracterului distinctiv al mărcii H.B. S.O.F.T., situație ce nu poate fi asimilată unei folosiri efective a mărcii pentru produsele din categoria detergenților, dar și pentru preparate pentru albit si alte substanțe pentru spălat. - Hotărârea recurată conține motive contradictorii în legătură cu dovedirea folosirii efective a mărcii din 23 octombrie 2000 pentru produsele preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

În dispozitivul deciziei recurate, instanța a reținut folosirea mărcii și pentru preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire, respingând motivele de apel ca nefondate, deși în considerente s-a arătat că produsele la care se referă facturile sunt din categoria „detergenți” (în sens larg). Motivarea este contradictorie, în condițiile în care soluția adoptată pentru două categorii de produse distincte de detergenți din clasa 3 este diferită, în mod corect dispunându-se decăderea din drepturile conferite de marcă pentru săpunuri, parfumerie, uleiuri, esențe cosmetice, loțiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinților, pentru care nu s-a făcut proba folosirii.

Astfel, dacă pretinsa folosire pentru produsele detergenți, balsam de rufe, produse de albit nu poate fi extinsă cu privire la produsele menționate anterior, pentru identitate de rațiune, ea nu poate fi extinsă nici la preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire, produse diferite de detergenți, balsam de rufe sau produse de albit. Examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente: Prin cererea de chemare în judecată formulată în cauză, s-a solicitat decăderea pârâtei SC H.C.R. SRL din drepturile conferite de marca H.B., înregistrată pentru servicii din clasele 35 și 39, respectiv din drepturile conferite de marca H.BI.

S.O.F.T., înregistrată pentru produse din clasa 3 și servicii din clasele 35 și 39. Prima instanță a admis în parte cererea reclamantei și a dispus decăderea în totalitate a pârâtei SC H.C.R. SRL din drepturile conferite de marca H.B., respectiv decăderea parțială a aceleiași pârâte din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T., doar pentru clasele 35 (publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrație comercială, lucrări de birou, comercializare în domeniu) și 39 (transport; ambalare și depozitare de mărfuri; organizare de călătorii), respingându-se, așadar, cererea privind decăderea pârâtei din drepturile asupra mărcii H.B. S.O.F.T. pentru produse din clasa 3. Instanța de apel, prin decizia pronunțată, a dispus decăderea pârâtei din drepturile conferite de marca H.B.

S.O.F.T. și pentru o parte dintre produsele din clasa 3 a Clasificării de la Nisa, respectiv: săpunuri, parfumerie, uleiuri, esențe, cosmetice, loțiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinților, menținând dispoziția primei instanțe de respingere a cererii cu privire la celelalte produse din clasa 3 pentru care marca a fost înregistrată. Prin recursul declarat, reclamanta tinde la admiterea în totalitate a cererii de chemare în judecată și la pronunțarea decăderii pârâtei din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T. pentru toate produsele din clasa 3 pentru care marca a fost înregistrată, anume și pentru: detergenți; produse pentru albit și alte substanțe pentru spălat; preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

Pentru a menține soluția primei instanțe de respingere a cererii de chemare în judecată în privința acestor din urmă produse, instanța de apel a constatat, în fapt, că pârâta a comercializat sub marca H.B., în perioada 2006 - 2008, detergenți, balsam de rufe, clor, ce fac parte din categoria celor din clasa 3 pentru care marca este protejată prin înregistrare. În raport de această situație de fapt, care nu poate fi cenzurată în faza procesuală a recursului, urmează a se aprecia, în limitele motivelor de recurs concepute de către reclamantă, dacă sunt incidente cazurile prevăzute de art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.

În acest context, Înalta Curte reține, în ceea ce privește produsele comercializate de către pârâtă, că recurenta - reclamantă, pornind de la premisa de fapt că s-a probat în cauză comercializarea produselor „ detergenți”, „balsam de rufe” și „clor”, a acceptat concluzia instanței de apel în sensul că acestea relevă categoriile de produse din clasa 3 a Clasificării de la Clasificarea de la Nisa „detergenți, preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat”, pentru care marca H.B. a fost efectiv înregistrată. Drept urmare, aprecierea instanței de apel pe aspectul încadrării produselor menționate în categoriile regăsite în certificatul de înregistrare a mărcii nu constituie obiect de analiză în prezenta cauză.

Recurenta a formulat, cu toate acestea, critici în legătură cu produsele pentru care s-a dovedit comercializarea, din perspectiva semnului sub care au fost comercializate și, totodată, a criticat aprecierea instanței de apel privind folosirea mărcii, în raport de celelalte produse decât „detergenți”, „balsam de rufe” și „clor”, pentru fiecare dintre cele două aspecte recurenta susținând în context incidența art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ. Urmează a fi analizate cu prioritate motivele de recurs vizând semnul sub care au fost comercializate produsele de către titularul mărcii, întrucât dezlegarea dată pe acest aspect influențează modul de evaluare a celorlalte susțineri ale recurentei.

Astfel, dacă se va ajunge la concluzia că marca nu a fost folosită în mod efectiv pentru produsele pentru care s-a făcut dovada actelor de comercializare, pentru identitate de rațiune, această concluzie se va impune și în legătură cu celelalte produse din clasa 3, pentru care instanța de apel a reținut că poate fi menținută protecția mărcii, cu toate că acele produse nu au fost comercializate în perioada reținută: 2006 - 2008. După cum s-a arătat, instanța de apel a constatat, în fapt, că pârâta a comercializat sub semnul B., în perioada 2006 - 2008, detergenți, balsam de rufe, clor și a apreciat că aceste acte relevă o folosire efectivă a mărcii, în sensul art. 46 din Legea nr. 84/1998, chiar dacă marca înregistrată este H.B.

S.O.F.T., deoarece elementul dominant al mărcii este B. Este adevărat că instanța de apel nu a precizat argumentele pentru care a reținut semnul B. ca fiind elementul dominant în cadrul mărcii, însă acest fapt nu conduce la incidența cazului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., astfel cum pretinde recurenta - reclamantă, deoarece, pe de o parte, aprecierea instanței este una corectă, astfel încât nu ar fi posibilă modificarea deciziei, iar, pe de altă parte, clarificarea aspectului ce formează obiectul aprecierii, deși relevantă, nu era suficientă pentru fundamentarea soluției adoptate în cauză. În contextul art. 304 pct. 9 C. proc. civ., urmează a se analiza dacă instanța de apel a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și a regulilor relevante în speță desprinse din jurisprudența instanțelor Uniunii Europene conturată în materia decăderii din dreptul la marcă.

Potrivit prevederilor art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă se poate dispune dacă, „fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată.” În conformitate cu art. 46 alin. (2) lit. a) din Lege, „ Este asimilată folosirii efective a mărcii, folosirea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia”. Legiuitorul nu precizează criteriile pe baza cărora se poate aprecia dacă forma concretă sub care marca este folosită în fapt, diferită de cea sub care marca a fost înregistrată, alterează sau nu caracterul distinctiv al mărcii.

Nu se poate ignora, însă, că aceste criterii sunt reflectate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Tribunalului de Primă Instanță al Uniunii Europene, în aplicarea normelor europene referitoare la decăderea titularului din dreptul la marcă ( art. 10 alin. (2) din Directiva nr. 95/2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și art. 15 alin. (2) lit. a) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară), norme ce au un conținut identic prevederii din legea națională, citată anterior (jurisprudența fiind formată în baza actualelor ori a vechilor acte europene, identice ca reglementare în materie).

Această jurisprudență este relevantă, cu toate că, în cauză, nu este vorba despre vreo marcă comunitară, iar pretinsele acte de folosire a mărcii naționale vizate de cererea de chemare în judecată s-au derulat parțial anterior aderării României la Uniunea Europeană, dat fiind scopul urmărit prin adoptarea directivei de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, anume armonizare a normelor de fond esențiale în materie.

Astfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a arătat că, „deși este adevărat că, potrivit considerentului (4) al acestei directive, nu se impune o apropiere totală a legislațiilor statelor membre în domeniul mărcilor, la fel de adevărat este că directiva respectivă prevede o armonizare a normelor de fond esențiale în această materie, și anume, potrivit aceluiași considerent, a celor referitoare la dispozițiile naționale care au efectul cel mai direct asupra funcționării pieței interne, și că acest considerent nu exclude ca armonizarea acestor norme să fie completă” (hotărârea pronunțată la 27 iunie 2013 în cauza C - 320/12 Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, parag.

27). În privința regulamentului privind marca comunitară, s-a arătat, în aceeași decizie, că „urmărește același obiectiv ca și Directiva nr. 95/2008, și anume instituirea și funcționarea pieței interne”, iar interpretarea în același fel a unor noțiuni comune „garantează o aplicare coerentă a diferitor norme care, în ordinea juridică a Uniunii, au ca obiect mărcile” (parag. 35). Ca atare, se impune ca raționamentul juridic conturat în diferitele decizii pronunțate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în aplicarea directivei, respectiv de către Tribunalul de Primă Instanță al Uniunii Europene în aplicarea regulamentului mărcii comunitare, să fie preluat mutatis mutandis în hotărârile instanțelor naționale, pentru atingerea finalității actelor europene de armonizare a normelor referitoare la mărci.

Revenind la interpretarea art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, T.P.I. al U.E. reținut în mod constant că scopul normei - privind efectele folosirii de fapt asimilate uneia efective - este acela „de a se evita impunerea unei conformități stricte între forma sub care marca este folosită în fapt și cea sub care marca a fost înregistrată și de a se permite titularului să aducă semnului, cu ocazia exploatării comerciale, variații care, fără a conduce la modificarea caracterului distinctiv, facilitează adaptarea la exigențele comercializării și ale promovării produselor ori serviciilor vizate (de marcă)”. Elementele de diferențiere trebuie să fie, însă, neglijabile, astfel încât semnele comparate să poată fi considerate „în mod global, echivalente” (hotărârea pronunțată la 23 februarie 2006 în cauza T – nr. 194/03 Bainbridge, parag.

50). Așadar, compararea mărcii înregistrate și a celei folosite în fapt se realizează global, urmărindu-se determinarea impresiei pe care ansamblul elementelor ce compun un semn o creează consumatorului produselor/serviciilor desemnate de semnele în discuție. Această constatare evocă modul în care sunt comparate două mărci în cadrul unei acțiuni în contrafacere sau al unei acțiuni în anularea mărcii (fără ca evaluările instanței în aceste cazuri să poată fi confundate, având o finalitate diferită), fapt confirmat de aprecierea constantă a T.P.I. în sensul că examinarea comparativă implică o evaluare a caracterului distinctiv și dominant al componentelor mărcii complexe, fondată pe calitățile intrinseci ale fiecăruia dintre elemente și pe poziția acestora în configurația mărcii (de exemplu, hotărârile pronunțate în cauzele T - 6/01 Matratzen, paragrafe 33 - 35; T - 135/04 Online Bus, parag.

36 și T - 482/08 Atlas Transport, paragraf 31), astfel cum, în mod corect, s-a relevat prin motivele de recurs. Dacă modificarea adusă mărcii înregistrate constă în adăugarea unor elemente, evaluarea menționată anterior se realizează prin raportare la acestea (de exemplu, hotărârile pronunțate în cauzele T - 353/07 Coloris, parag. 30 - 36; T - 209/09 Alder Capital, paragraf 58), în timp ce omisiunea unui element dintr-o marcă înregistrată, în cursul exploatării mărcii conduce la analiza caracterului distinctiv și dominant al acestei componente în cadrul mărcii combinate (de exemplu, hotărârea pronunțată la 24 noiembrie 2005 în cauza T - 135/04 Online Bus, parag.

36 - 41). Ambele cerințe trebuie întrunite în mod cumulativ, ceea ce înseamnă că poziția dominantă a unui anumit element este suficientă pentru a se produce o alterare a caracterului distinctiv al mărcii doar dacă acest element este neglijabil, neavând el însuși caracter distinctiv, în caz contrar, neputând fi evitată consecința preconizată de către legiuitor. În speță, instanța de apel a reținut, în fapt, că elementele, din marca înregistrată, ce au fost omise în forma mărcii folosite, sunt H. și S.O.F.T., precum și elementul figurativ (din moment ce a fost folosit exclusiv semnul B.), context în care, ținându-se cont de considerentele teoretice anterioare, ar fi trebuit ca, în cauză, să se determine caracterul distinctiv și dominant al componentelor omise, cu scopul de a se stabili dacă absența lor a fost sau nu de natură să altereze caracterul distinctiv al mărcii H.B.

S.O.F.T. Marca în discuție, astfel cum a fost înregistrată, reprezintă o marcă combinată, fiind alcătuită din cele trei elemente verbale, dar și dintr-un element figurativ, rezultat din modul de reproducere grafică a denumirii H., ce este inserată, cu un chenar alb, în mijlocul unui fanion roșu. Denumirea H., împreună cu elementul figurativ, sunt plasate în partea stângă sus a mărcii, având o poziție secundară în raport cu elementele verbale B. S.O.F.T., care sunt plasate central și sunt grafiate cu caractere de dimensiuni mari. Date fiind modul de reprezentare grafică a mărcii și poziționarea componentelor, este evident că elementele B. S.O.F.T. domină impresia de ansamblu a mărcii, însemnând că instanța de apel a apreciat în mod corect că denumirea H. (ca element verbal și împreună cu elementul figurativ) nu este elementul dominant în cadrul mărcii.

Faptul că o componentă a mărcii nu este neglijabilă nu înseamnă că respectivul element este, din acest motiv, dominant, însă nici poziția dominantă nu relevă, prin însuși acest fapt, caracterul neglijabil al elementului în discuție (hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza C - nr. 193/06 Nestlé, parag. 44). De aceea, pentru motivele expuse, omisiunea unui element, care nu este cel dominant, din forma în care marca este folosită în fapt, nu conduce la alterarea caracterului distinctiv al mărcii în ansamblu decât dacă este lipsit el însuși de caracter distinctiv, ceea ce nu este cazul în speță, după cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs.

Caracterul distinctiv al unui semn, chiar dacă acesta constituie doar o componentă a unei mărci complexe, nu este întrunit atunci când semnul nu are aptitudinea de a susține funcția esențială a mărcii de identificare a originii produselor și serviciilor și, implicit, de distingere a acestora față de produsele și serviciile altor comercianți.

Acest efect se produce dacă semnul în discuție este descriptiv, relevând caracteristici obiective ale produselor și serviciilor, precum: specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică (de felul celor enumerate exemplificativ în art. 5 lit. d) din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 3 alin. (1) lit. c) din Directiva nr. 95/2008) ori reproduce semne sau indicații devenite uzuale în limbajul curent (în sensul art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 3 alin. (1) lit. d) din directivă) sau nu este apt, din alte considerente, să indice consumatorului originea comercială a produselor sau a serviciilor în cauză.

După cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs, denumirea H. este fantezistă, neavând nicio semnificație în raport cu produsele din clasa 3 (care interesează analiza de față), ca, de altfel, nici elementul figurativ, motiv pentru care nu evocă însușiri esențiale ale acestor produse și nici nu sunt percepute de către public ca desemnând, în mod uzual, aceste produse. Denumirea în discuție și elementul figurativ au, așadar, caracter distinctiv per se, iar acesta subzistă, în raport de criteriile arătate anterior, independent de împrejurarea că H. reprezintă, în același timp, numele comercial al titularului mărcii. Integrarea acestui semn în compunerea mărcii relevă funcția oricărei mărci de identificare a produselor și serviciilor, și nu pe aceea de identificare a comerciantului însuși sau a unui fond de comerț, pe care o îndeplinește un nume comercial (hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza C - 17/06 Céline, parag.

21-22). În consecință, față de împrejurarea că o parte dintre elementele mărcii, care au fost omise în forma mărcii folosite în fapt, au caracter distinctiv, omisiunea lor conduce la alterarea caracterului distinctiv al mărcii, astfel cum a fost înregistrată, implicit la absența unei folosiri efective a mărcii, contrar aprecierii instanței de apel, care a făcut o aplicare greșită a prevederilor art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 și a regulilor desprinse din jurisprudența instanțelor U.E. În ceea ce privește denumirea S.O.F.T., este lipsită de finalitate cercetarea distinctivității sale, atât timp cât o eventuală constatare a caracterului distinctiv ar întări concluzia anterioară, privind alterarea caracterului distinctiv al mărcii, în timp ce constatarea contrară ar conduce la înlăturarea semnului din aprecierea asupra alterării caracterului distinctiv al mărcii, fiind un element neglijabil.

Concluzia alterării caracterului distinctiv al mărcii, demonstrată prin considerentele expuse anterior, este suficientă pentru conturarea soluției ce se impune a fi adoptată în cauză, anume admiterea în totalitate a cererii având ca obiect decăderea pârâtei din drepturile asupra mărcii H.B. S.O.F.T., fiind lipsită de interes analizarea motivelor de recurs referitoare la folosirea mărcii și pentru categoriile „preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire” din clasa 3 a Clasificării de la Clasificarea de la Nisa. În condițiile în care instanța de apel a reținut că pârâta a folosit marca pentru aceste categorii de produse în același mod în care marca a fost folosită în legătură cu produsele pentru care s-a dovedit comercializarea efectivă („detergenți”, „balsam de rufe” și „clor”), respectiv sub semnul B., în loc de H.B.

S.O.F.T., concluzia la care a ajuns această instanță de recurs este valabilă pentru toate produsele din clasa 3 pentru care instanța de apel a considerat că se impune menținerea protecției, indiferent dacă au fost sau nu comercializate efectiv.

Ca atare, soluția adoptată pe baza concluziei expuse nu ar putea fi afectată de modul de dezlegare a celorlalte motive de recurs, astfel încât este lipsit de finalitate a se cerceta dacă decizia cuprinde sau nu argumentele pentru care instanța a considerat că este suficientă dovada folosirii mărcii pentru produsele „detergenți”, „balsam de rufe” și „clor”, pentru a fi justificată menținerea protecției mărcii nu numai pentru categoriile „detergenți, preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat”, ci și pentru categoriile „preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire” din certificatul de înregistrare a mărcii, nici dacă există motive contradictorii în cuprinsul deciziei ori dacă au fost respectate prevederile art. 49 din Legea nr. 84/1998, privind decăderea parțială din drepturile asupra mărcii.

În consecință, față de considerentele expuse, Înalta Curte va admite recursul și, în temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va modifica în parte decizia recurată, în sensul că va dispune decăderea pârâtei SC H.C.R. SRL din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T., pentru toate produsele din clasa 3 a Clasificării de la Clasificarea de la Nisa, pentru care marca a fost înregistrată. În condițiile în care instanța de apel a reținut că reclamanta a făcut dovada cheltuielilor de judecată ocazionate de judecarea apelului prin factura din 30 martie 2012, în cuantum total de 7.049,87 lei, însă a dispus obligarea pârâtei doar la 5.000 lei, proporțional cu partea din motivele de apel considerate întemeiate, față de faptul că, prin prezenta decizie, pretențiile reclamantei au fost admise în totalitate, iar prin recursul declarat, s-a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată, Înalta Curte urmează a obliga pe intimata-pârâtă SC H.C.R.

SRL la cheltuieli de judecată în cuantum de 7.049,87 lei, către apelanta-reclamantă SC J.M.R.S. SA, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în apel, în baza art. 274 C. proc. civ. Urmează a fi menținute dispozițiile de admitere a apelului, de schimbare în parte a sentinței și de menținere a celorlalte dispoziții ale sentinței. În ceea ce privește cheltuielile de judecată efectuate în faza recursului, se reține dovedirea onorariului de avocat, prin facturile din 31 ianuarie 2013 și din 30 septembrie 2013, în cuantum de 11.195,62 lei (file 35 și 36), alături de taxa judiciară de timbru și timbrul judiciar, cheltuieli care urmează a fi reduse la 8.000 lei, în aplicarea art. 274 alin. (3) C. proc.

civ. Astfel, prin comparație cu nivelul cheltuielilor de judecată ocazionate de judecarea apelului (7.049,87 lei), nu este justificată acordarea unor sume de bani cu același titlu la un nivel superior, în condițiile în care faza procesuală a recursului a presupus doar reiterarea unora dintre susținerile invocate în apel. Drept urmare, Înalta Curte va obliga pe intimata-pârâtă SC H.C.R. SRL la cheltuieli de judecată în cuantum de 8.000 lei, reduse, către recurenta-reclamantă SC J.M.R.S. SA, pentru faza procesuală a recursului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Admite recursul declarat de reclamanta SC J.M.R.S. SA împotriva Deciziei nr. 133/ A din 26 septembrie 2012 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale. Modifică în parte decizia recurată, în sensul că: Dispune decăderea pârâtei SC H.C.R. SRL din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T., pentru toate produsele din clasa 3 a Clasificării de la Nisa. Obligă pe intimata-pârâtă SC H.C.R. SRL la cheltuieli de judecată în cuantum de 7.049,87 lei, către apelanta-reclamantă SC J.M.R.S. SA, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în apel. Menține celelalte dispoziții ale deciziei atacate.

Obligă pe intimata-pârâtă SC H.C.R. SRL la cheltuieli de judecată în cuantum de 8.000 lei, reduse, către recurenta-reclamantă SC J.M.R.S. SA, pentru faza procesuală a recursului. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 8 noiembrie 2013.