ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 5138/2013

ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 5138/2013 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2013)

Asupra cauzei de față

constată următoarele:

Prin sentința nr. 2057 din

22 noiembrie 2011

pronunțată în Dosarul nr. 17126/3/2011, Tribunalul București, secția a IV-a

civilă, a admis, în parte, cererea formulată de reclamanta SC J.M.R.S. SA, în

contradictoriu cu pârâtele SC H.C.R. SRL și O.S.I.M., cu cheltuieli de

judecată.

În consecință, a

dispus decăderea pârâtei SC H.C.R. SRL, din drepturile conferite de marca H.B.

pentru clasele 35 (lucrări de birou) și 39 (transport; organizare de

călătorii), conform Clasificării internaționale de la Nisa.

Totodată, a dispus

decăderea parțială a aceleiași pârâte din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T.,

și anume pentru clasele 35 (publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,

administrație comercială, lucrări de birou, comercializare în domeniu) și 39

(transport; ambalare și depozitare de mărfuri; organizare de călătorii).

În motivarea

sentinței, s-a reținut că pârâta este titulară a mărcii combinate H.B.

pentru produse/servicii din clasele 35 (lucrări de birou) și 39 (transport;

organizare de călătorii), conform Clasificării Internaționale de la Nisa, precum și a mărcii combinate H.B. S.O.F.T., pentru produse/servicii din clasele 03

(detergenți, preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat; preparate

pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire; săpunuri; parfumerie,

uleiuri, esențe, cosmetice, loțiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea

dinților), 35 (publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrație

comercială, lucrări de birou, comercializare în domeniu) și 39 (transport;

ambalare și depozitare de mărfuri; organizare de călătorii). Ambele mărci

beneficiază de protecție pe teritoriul României până la data de 23 octombrie 2020.

La data de 08

februarie 2007, reclamanta a solicitat extinderea înregistrării mărcii verbale

P.D., ca marcă comunitară, în U.E., conform Protocolului de la Madrid, această cerere primind refuz provizoriu în considerarea opoziției formulate de pârâta

H., întemeiată pe drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcilor

naționale combinate din 23 octombrie 2000, H.B. și din 23 octombrie 2000, H.B.

S.O.F.T.

Pârâta H. a probat că

folosește, cel puțin din anul 2006 și până în prezent, marca H.B. S.O.F.T. prin

distribuția și comercializarea de produse din clasa 03, respectiv detergenți,

preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat; preparate pentru

curățare, lustruire, degresare și șlefuire; săpunuri. Dovezile administrate nu

atestă însă folosirea, în intervalul prevăzut de textul legal incident, a

acelorași mărci pentru nici unul dintre produsele sau serviciile din clasele 35

și 39 pentru care au fost înregistrate.

Ca urmare, sunt

incidente prevederile art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, care

sancționează cu decăderea lipsa unei folosiri efective a mărcii, fără motive

justificate, într-o perioadă neîntreruptă de cinci ani, pentru produsele sau serviciile

pentru care aceasta a fost înregistrată.

Pe acest temei, cererea

a fost admisă în parte, dispunându-se decăderea pârâtei din drepturile

conferite de mărci, pentru produsele și serviciile pentru care nu s-a probat

folosirea efectivă a mărcilor.

Prin Decizia nr.

133 din 26 septembrie

2012 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind

proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, s-a admis

apelul declarat de către reclamanta SC J.M.R.S. SA, a fost schimbată în parte sentința

apelată, în sensul că s-a dispus decăderea parțială a pârâtei din drepturile

conferite de marca H.B. S.O.F.T. și pentru următoarele produse și servicii din

clasa 3 a clasificării de la Nisa: săpunuri, parfumerie, uleiuri, esențe, cosmetice,

loțiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinților și a menținut celelalte

dispoziții ale sentinței.

Pentru a decide

astfel, instanța de apel a înlăturat, în primul rând, criticile referitoare la nemotivarea

sentinței, deoarece motivarea sumară a hotărârii, fără a se face trimitere

concret la probele administrate din care ar rezulta folosirea efectivă a mărcii

pentru produsele reținute în considerentele sentinței, nu poate duce prin sine

la admiterea apelului și schimbarea sentinței în sensul dorit de către apelanta

reclamantă, sau la desființarea sentinței, în condițiile în care prima instanță

a

intrat

în judecata fondului, fiind aplicabile prevederile art. 297 alin. (1) C. proc.

civ., urmând a se analiza temeinicia argumentelor apelantei sub aspectul

interpretării probelor administrate în fața primei instanțe și apel.

Astfel, în ceea ce

privește faptul că pârâta nu a menționat pe copiile înscrisurilor depuse că

sunt conforme cu originalul, sancțiunea nu poate fi cea propuse de către

apelantă și anume de a nu se ține cont de ele, având în vedere că mențiunea cu

privire la certificarea pentru conformitate

cu originalul a înscrisurilor se regăsește la

art. 112 alin. (1) C. proc. civ., cu privire la înscrisurile anexate cererii de

chemare în judecată și art. 116 C. proc. civ. cu privire la înscrisurile

anexate întâmpinării, fără a se prevedea sancțiunea neluării în seamă ca probe

a înscrisurilor care nu poartă aceste mențiuni.

Sancțiunea

înlăturării înscrisului administrat ca probă este prevăzută la art. 182 C.

proc. civ. în cadrul verificării de scripte, dar în speță apelanta reclamantă

nu a susținut că înscrisurile administrate de către pârâtă ar fi false sau că

nu ar fi conforme cu originalul copiile depuse la dosar sau comunicate

apelantei reclamante.

În ceea ce privește

produsele din clasa 3, Curtea a apreciat că pârâta a dovedit utilizarea

efectivă a mărcilor în cauză pentru produsele: detergenți; preparate pentru

albit și alte substanțe pentru spălat; preparate pentru curățare, lustruire,

degresare și șlefuire, fiind nefondate motivele de apel prin care se susține că

nu s-ar fi făcut această dovadă.

Astfel, s-a reținut

că pârâta a depus la dosarul primei instanțe facturi din perioada septembrie

2006 - noiembrie 2008 din care rezultă comercializarea sub marca H.B., a mai

multor produse de curățat, detergenți (bingo automat), balsam de rufe (bingo

soft), clor. Faptul că produsele la care se referă facturile sunt din categoria

„detergenți” (în sens larg) rezultă chiar din mențiunile aflate în josul facturilor

în care se menționează care este termenul de plată pentru detergenți, prin

raportare la cele din gama B. (scutece pentru copii). Din planșele fotografice

aflate la dosar rezultă modul de utilizare concretă a mărcii pe ambalaje,

fotografiile fiind făcute cel mai probabil în România, ținând cont de faptul că

afișele care conțin prețurile și ofertele sunt scrise în română.

De asemenea, situația

facturilor emise în perioada 1 ianuarie 2006 -30 aprilie 2011, contractele de

vânzare cumpărare și distribuție și facturile aflate în volumul II al dosarului

primei instanțe, nenumerotat, fac dovada unei folosiri reale și serioase a

mărcii, având în vedere volumul vânzărilor raportat la natura produselor în

cauză și frecvența folosirii.

Având în vedere că

elementul dominant al mărcii în cauză este H.B., s-a considerat că marca a fost

folosită pentru toate produsele menționate anterior într-o

formă ce nu alterează

caracterul distinctiv al acesteia.

Faptul că

fotografiile nu sunt datate nu poate reprezenta un motiv pentru care să se

considere că marca în cauză nu a fot folosită pentru produsele menționate

anterior pentru care a fost înregistrată, având în vedere că dovada datei și a

țării în care marca a fost folosită rezultă din facturile fiscale ce atestă

situația vânzărilor produselor. Fotografiile atestă forma de utilizare a mărcii

pe produse, dar reclamantul nu a susținut că pârâta ar fi folosit marca în

această perioadă într-o altă formă decât cea care rezultă din fotografii, formă

care ar fi alterat caracterul distinctiv al acesteia.

Nu i se poate imputa

pârâtei faptul că nu și-a preconstituit probe pentru eventualitatea unui

litigiu viitor constând în fotografii care să poată fi datate în mod obiectiv,

din perioada supusă decăderii.

În ceea ce privește

faptul că marca H.B. soft apare pe ambalaje în care se comercializează balsam

de rufe, acesta, contrar a ceea ce susține apelanta, intră în categoria

produselor pentru care este înregistrată marca și anume „alte substanțe pentru

spălat”.

Curtea a constatat

fondate motivele de apel prin care se susține că în mod greșit prima instanță

nu a decăzut pârâta și din

drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T. și pentru

următoarele produse și servicii din clasa 3 a clasificării de la Nisa: săpunuri, parfumerie, uleiuri, esențe, cosmetice, loțiuni de păr, produse pentru

îngrijirea dinților, având în vedere că pârâta nu a administrat vreo probă prin

care să facă dovada folosirii mărcii pentru aceste produse.

De altfel, din chiar

cele reținute de către prima instanță, pârâta nu a dovedit folosirea efectivă a

mărcii pentru produse de parfumerie, uleiuri, esențe, cosmetice, loțiuni de

păr, produse pentru îngrijirea dinților.

Având în vedere

probele administrate în fața primei instanțe de către pârâtă pentru a dovedi

folosirea efectivă a mărcii în cauză (întrucât în apel nu s-au administrat alte

probe în dovedirea situației de fapt a folosirii efective a mărcii pentru

anumite produse) instanța de apel a constatat că nu se poate reține utilizarea

mărcii pentru săpunuri, din nicio probă aflată la dosar nerezultând acest

lucru.

Potrivit art.

49 din Legea nr. 84/1998,

dacă un motiv de decădere există numai pentru o parte a produselor sau a

serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, decăderea va produce efecte

numai cu privire la aceste produse sau servicii.

Ca atare, legiuitorul

admite posibilitatea folosirii mărcii, înregistrate pentru o anumită clasă de

produse, doar pentru anumite produse din acea clasă, fapt care va duce la

intervenirea decăderii doar pentru produsele din acea clasă pentru care marca

nu a fost folosită.

Probarea folosirii

mărcii în cauză pentru detergenți, balsam de rufe, produse de albit nu poate

duce la concluzia folosirii mărcii și pentru săpunuri, parfumerie, uleiuri,

esențe, cosmetice, loțiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinților, având în

vedere, pe de o parte, că acest gen de utilizare a mărcii nu intră în

situațiile de folosire asimilată prevăzută de art. 46 alin. (2) din Lege, iar

pe de altă parte detergenții, balsamul de rufe și produsele de albit sunt

destinate curățirii rufelor, în timp ce săpunuri, parfumerie, uleiuri, esențe,

cosmetice, loțiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinților sunt destinate

înfrumusețării și igienizării umane.

Instanța de apel a

respins ca nefondate motivele de apel privind neacordarea de către prima instanță

a cheltuielilor de judecată, constând în onorariu de avocat, proporțional cu

partea din acțiune admisă, deoarece reclamanta nu a depus dovada achitării onorariului

corespunzător judecății în fața primei instanțe, nici măcar în faza apelului,

contrar susținerilor din cadrul motivelor de apel, neîndeplinindu-și obligația

prevăzută de art. 1169 C. civ.

În ceea ce privește

cheltuielile de judecată solicitate în apel - la care reclamanta este

îndreptățită, dată fiind admiterea apelului, Curtea a reținut că, în dovedirea

acestor cheltuieli, reclamanta a depus factura fiscală din 30 martie 2012 și

extras de cont pentru a face dovada plății.

Deși la rubrica

denumirea produselor sau a serviciilor în factură se menționează „contravaloare

lucrări de asistență juridică și reprezentare privind anularea mărcilor B.C.D.

și B.S., în timp ce obiectul prezentului litigiu în constituie decăderea

pârâtei din drepturile conferite de mărcile H.B. și H.B. S.O.F.T., Curtea a

avut totuși în vedere această factură considerând că dintr-o eroare materială

s-au făcut mențiunile din factură așa cum au fost prezentate anterior, ținând

cont că mărcile sunt numite la fel ca în factură și în împuternicirea aflată la

fila 7 a dosarului primei instanțe de fond, în această procură fiind menționate

și numerele de înregistrare a acestor mărci, care corespund cu cele care fac

obiectul prezentei cauze.

Ținând cont că nu

există elemente din care să rezulte că ar fi fost formulată și o cerere de

anulare a acelorași mărci, Curtea a considerat că tot dintr-o eroare a fost

menționat în factură anulare în loc de decădere.

Referitor la cuantumul

acestor cheltuieli Curtea a acordat doar suma de 5.000 de lei, din totalul de 7.049,87

lei conform facturii, cu titlu de onorariu de avocat, raportat la partea din

motivele de apel considerate întemeiate, doar pentru acestea putându-se

considera că pârâta a căzut în pretenții, alături de contravaloarea taxei de

timbru și a timbrului judiciar.

Împotriva deciziei

menționate mai sus, a declarat recurs, în termen legal, reclamanta SC J.M.R.S.

SA criticând-o pentru nelegalitate, în temeiul dispozițiile art. 304 pct. 7 și 9

C. proc. civ. și susținând, în esență, următoarele:

- Instanța nu a

motivat soluția de respingere a apelului și, implicit, a cererii de decădere

din drepturile conferite din 23 octombrie 2000 H.B. S.O.F.T. pentru produsele:

preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire; detergenți,

preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat, față de argumentul că

marca nu a fost folosită astfel cum a fost înregistrată.

Astfel, în legătură

cu produsele preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire, instanța

a constatat folosirea mărcii și pentru acestea, fără vreo referință la probele

care au format convingerea sa în acest sens. Mai mult, instanța a reținut în

mod expres că, din înscrisurile depuse la dosar de pârâtă, rezultă „probarea

folosirii mărcii în cauză pentru detergenți, balsam de rufe, produse de albit”,

ceea ce nu poate conduce, însă, la păstrarea protecției și pentru celelalte

produse din clasa 3.

Problema folosirii

mărcii trebuie analizată în funcție de categoria de bunuri desemnate și

subcategoria de bunuri pentru care s-a probat folosința mărcii, de la caz la

caz. Astfel, o marcă folosită inițial pentru o subcategorie de produse nu poate

să acopere produse care nu sunt nici similare, nici complementare, conform

practicii comunitare. În speță, niciunul din produsele din categoria celor

pentru lustruire și șlefuire nu poate fi considerate ca fiind indispensabil sau

important pentru folosirea unuia din produsele din categoria detergenților.

Preparatele pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire sunt diferite de

cele din categoria detergenților, preparatelor pentru albit și a altor

substanțe pentru spălat, prin destinația acestora, având în vedere atât

canalele de distribuție, cât și consumatorii finali.

În ceea ce privește

produsele detergenți, preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat, instanța

a arătat în considerente exclusiv faptul că elementul dominant al mărcii este

Bingo, ceea ce ar conduce la concluzia folosirii pentru produsele din categoria

detergenților, caracterul distinctiv al mărcii nefiind alterat.

Instanța nu a arătat motivele

în baza cărora a apreciat că elementul dominant este Bingo, astfel încât este

nemotivată însăși concluzia dovedirii folosinței neechivoce a mărcii H.B. S.O.F.T.

- În condițiile în

care soluția nu a fost motivată, instanța a constatat în mod nelegal că

distinctivitatea mărcii H.B. S.O.F.T. nu a fost alterată de folosirea mărcii

într-o altă formă decât cea înregistrată, respectiv H.B. S.O.F.T. (pentru

detergenți, preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat).

Astfel, hotărârea a

fost pronunțată cu încălcarea dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998

și a regulilor stabilite de jurisprudența C.J.U.E. cu privire la aprecierea

caracterului dominant al uneia sau mai multor componente ale unei mărci

complexe, în sensul că, în afară de calitățile intrinseci ale fiecărui element

component, se va lua în considerare poziția relativă a diferitelor elemente

componente în cadrul ansamblului mărcii compuse.

În cadrul mărcii

complexe cu caracter vizual reprezentate de marca pârâtei, elementul dominant

este H., din punct de vedere vizual, auditiv și conceptual.

Din punct de vedere

vizual, primul element al mărcii H.B. S.O.F.T. este, care atrage atenția

consumatorului, nu numai datorită poziției sale în ansamblul înregistrat ca

marcă, dar și prin reprezentarea sa grafică: ca un logo pe un steguleț, pe care

îl secționează la jumătate. Fiind primul element al mărcii și singurul element

figurativ, componenta H. este dominantă și prezintă o importanță deosebită

pentru impresia de ansamblu, captând atenția consumatorului. Poziția elementului

„S.", prezentat prin caractere majuscule, este atenuată însă de caracterul

său descriptiv în raport cu produsele din categoria detergenților, indicând în

mod evident calitatea produselor de a face rufele mai moi, mai pufoase, mai

delicate.

Din punct de vedere

auditiv, diferențele ce pot fi remarcate din punct de vedere vizual sunt

insesizabile, astfel că în percepția consumatorului, elementul dominant al

mărcii este H., fiind primul element perceput pe cale auditivă de către

consumator. Atenția consumatorului este cu atât mai mult atrasă de acest

element, cu cât H. este și numele comercial al societății intimate-pârâte.

Din punct de vedere

conceptual, H. este un termen fantezist, lipsit de orice înțeles în raport cu

produsele desemnate sau cu alte produse. Din acest punct de vedere, H. este o

componentă cu puternic caracter distinctiv, pe care îl imprimă și mărcii în

ansamblul ei, în condițiile în care celelalte elemente sunt lipsite de caracter

distinctiv. Caracterul descriptiv al termenului „S.” înlătură orice distinctivitate

a acestuia pentru produsele din categoria detergenților.

Tocmai folosirea

diferită a mărcii, prin alăturarea celor doi termeni lipsiți de distinctivitate

și lipsa termenului H. cu puternic caracter distinctiv, conduce la alterarea

caracterului distinctiv al mărcii H.B. S.O.F.T., situație ce nu poate fi

asimilată unei folosiri efective a mărcii pentru produsele din categoria

detergenților, dar și pentru preparate pentru albit si alte substanțe pentru

spălat.

- Hotărârea recurată

conține motive contradictorii în legătură cu dovedirea folosirii efective a

mărcii din 23 octombrie 2000 pentru produsele preparate pentru curățare,

lustruire, degresare și șlefuire.

În dispozitivul

deciziei recurate, instanța a reținut folosirea mărcii și pentru preparate

pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire, respingând motivele de apel

ca nefondate, deși în considerente s-a arătat că produsele la care se referă

facturile sunt din categoria „detergenți” (în sens larg).

Motivarea este

contradictorie, în condițiile în care soluția adoptată pentru două categorii de

produse distincte de detergenți din clasa 3 este diferită, în mod corect

dispunându-se decăderea din drepturile conferite de marcă pentru săpunuri,

parfumerie, uleiuri, esențe cosmetice, loțiuni de păr, produse pentru

îngrijirea dinților, pentru care nu s-a făcut proba folosirii.

Astfel, dacă pretinsa

folosire pentru produsele detergenți, balsam de rufe, produse de albit nu poate

fi extinsă cu privire la produsele menționate anterior, pentru identitate de

rațiune, ea nu poate fi extinsă nici la preparate pentru curățare, lustruire,

degresare și șlefuire, produse diferite de detergenți, balsam de rufe sau

produse de albit.

Examinând decizia

recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte

constată că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

Prin cererea de

chemare în judecată formulată în cauză, s-a solicitat decăderea pârâtei SC H.C.R.

SRL din drepturile conferite de marca H.B., înregistrată pentru servicii din clasele

35 și 39, respectiv din drepturile conferite de marca H.BI. S.O.F.T.,

înregistrată pentru produse din clasa 3 și servicii din clasele 35 și 39.

Prima instanță a

admis în parte cererea reclamantei și a dispus decăderea în totalitate a pârâtei

SC H.C.R. SRL din drepturile conferite de marca H.B., respectiv decăderea

parțială a aceleiași pârâte din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T., doar

pentru clasele 35 (publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,

administrație comercială, lucrări de birou, comercializare în domeniu) și 39

(transport; ambalare și depozitare de mărfuri; organizare de călătorii),

respingându-se, așadar, cererea privind decăderea pârâtei din drepturile asupra

mărcii H.B. S.O.F.T. pentru produse din clasa 3.

Instanța de apel,

prin decizia pronunțată, a dispus decăderea pârâtei din drepturile conferite de

marca H.B. S.O.F.T. și pentru o parte dintre produsele din clasa 3 a Clasificării de la Nisa, respectiv: săpunuri, parfumerie, uleiuri, esențe, cosmetice, loțiuni de

păr, produse pentru îngrijirea dinților, menținând dispoziția primei instanțe

de respingere a cererii cu privire la celelalte produse din clasa 3 pentru care

marca a fost înregistrată.

Prin recursul

declarat, reclamanta tinde la admiterea în totalitate a cererii de chemare în

judecată și la pronunțarea decăderii pârâtei

din drepturile conferite de marca H.B.

S.O.F.T. pentru toate produsele din clasa 3 pentru care marca a fost

înregistrată, anume și pentru: detergenți; produse pentru albit și alte

substanțe pentru spălat; preparate pentru curățare, lustruire, degresare și

șlefuire.

Pentru a menține

soluția primei instanțe de respingere a cererii de chemare în judecată în

privința acestor din urmă produse, instanța de apel a constatat, în fapt, că pârâta

a comercializat sub marca H.B., în perioada 2006 - 2008, detergenți, balsam de

rufe, clor, ce fac parte din categoria celor din clasa 3 pentru care marca este

protejată prin înregistrare.

În raport de această

situație de fapt, care nu poate fi cenzurată în faza procesuală a recursului, urmează

a se aprecia, în limitele motivelor de recurs concepute de către reclamantă,

dacă

sunt

incidente cazurile prevăzute de art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.

În acest context,

Înalta Curte reține, în ceea ce privește produsele comercializate de către

pârâtă, că recurenta - reclamantă, pornind de la premisa de fapt că s-a probat

în cauză comercializarea produselor „

detergenți”, „balsam de rufe” și „clor”, a

acceptat concluzia instanței de apel în sensul că acestea relevă categoriile de

produse din clasa 3 a Clasificării de la Clasificarea de la Nisa „detergenți, preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat”,

pentru care marca H.B. a fost efectiv înregistrată.

Drept urmare,

aprecierea instanței de apel pe aspectul încadrării produselor menționate în

categoriile regăsite în certificatul de înregistrare a mărcii nu constituie

obiect de analiză în prezenta cauză.

Recurenta a formulat,

cu toate acestea, critici în legătură cu produsele pentru care s-a dovedit

comercializarea, din perspectiva semnului sub care au fost comercializate și,

totodată, a criticat aprecierea instanței de apel privind folosirea mărcii, în

raport de celelalte produse decât „detergenți”, „balsam de rufe” și „clor”,

pentru fiecare dintre cele două aspecte recurenta susținând în context

incidența art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ.

Urmează a fi analizate

cu prioritate motivele de recurs vizând semnul sub care au fost comercializate

produsele de către titularul mărcii, întrucât dezlegarea dată pe acest aspect

influențează modul de evaluare a celorlalte susțineri ale recurentei. Astfel,

dacă se va ajunge la concluzia că marca nu a fost folosită în mod efectiv

pentru produsele pentru care s-a făcut dovada actelor de comercializare, pentru

identitate de rațiune, această concluzie se va impune și în legătură cu

celelalte produse din clasa 3, pentru care instanța de apel a reținut că poate

fi menținută protecția mărcii, cu toate că acele produse nu au fost

comercializate în perioada reținută: 2006 - 2008.

După cum s-a arătat, instanța

de apel a constatat, în fapt, că pârâta a comercializat sub semnul B., în

perioada 2006 - 2008, detergenți, balsam de rufe, clor și a apreciat că aceste

acte relevă o folosire efectivă a mărcii, în sensul art. 46 din Legea nr. 84/1998,

chiar dacă marca înregistrată este H.B. S.O.F.T., deoarece elementul dominant

al mărcii este B.

Este adevărat că instanța

de apel nu a precizat argumentele pentru care a reținut semnul B. ca fiind elementul

dominant în cadrul mărcii, însă acest fapt nu conduce la incidența cazului de

recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., astfel cum pretinde recurenta

- reclamantă, deoarece, pe de o parte, aprecierea instanței este una corectă,

astfel încât nu ar fi posibilă modificarea deciziei, iar, pe de altă parte, clarificarea

aspectului ce formează obiectul aprecierii, deși relevantă, nu era suficientă

pentru fundamentarea soluției adoptate în cauză.

În contextul art. 304

pct. 9 C. proc. civ., urmează a se analiza dacă instanța de apel a făcut o

corectă aplicare a dispozițiilor

art. 46 alin. (2) din Legea nr. 84/1998

privind mărcile și indicațiile geografice și a regulilor relevante în speță

desprinse din jurisprudența instanțelor Uniunii Europene conturată în materia

decăderii din dreptul la marcă.

Potrivit prevederilor

art. 46 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998,

decăderea titularului din drepturile

conferite de marcă se poate dispune dacă, „fără motive justificate, într-o

perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul

mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul

României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost

înregistrată.”

În conformitate cu art.

46 alin. (2)

lit.

a) din Lege, „

Este

asimilată folosirii efective a mărcii, folosirea mărcii sub o formă care diferă

de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv

al acesteia”.

Legiuitorul nu

precizează criteriile pe baza cărora se poate aprecia dacă forma concretă sub care

marca este folosită în fapt, diferită de cea sub care marca a fost înregistrată,

alterează sau nu caracterul distinctiv al mărcii.

Nu se poate ignora,

însă, că aceste criterii sunt reflectate în jurisprudența Curții de Justiție a

Uniunii Europene și a Tribunalului de Primă Instanță al Uniunii Europene, în aplicarea

normelor europene referitoare la decăderea titularului din dreptul la marcă (

art. 10 alin. (2) din

Directiva nr. 95/2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire

la mărci și art. 15 alin. (2) lit. a) din Regulamentul nr. 207/2009 privind

marca comunitară),

norme

ce au un conținut identic prevederii din legea națională, citată anterior

(jurisprudența fiind formată în baza actualelor ori a vechilor acte europene,

identice ca reglementare în materie).

Această jurisprudență

este relevantă, cu toate că, în cauză, nu este vorba despre vreo marcă

comunitară, iar pretinsele acte de folosire a mărcii naționale vizate de

cererea de chemare în judecată s-au derulat parțial anterior aderării României la Uniunea Europeană, dat fiind scopul urmărit prin adoptarea directivei

de apropiere a

legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, anume armonizare a normelor

de fond esențiale în materie.

Astfel, Curtea de Justiție

a Uniunii Europene a arătat că, „deși este adevărat că, potrivit

considerentului (4) al acestei directive, nu se impune o apropiere totală a

legislațiilor statelor membre în domeniul mărcilor, la fel de adevărat este că

directiva respectivă prevede o armonizare a normelor de fond esențiale în

această materie, și anume, potrivit aceluiași considerent, a celor referitoare

la dispozițiile naționale care au efectul cel mai direct asupra funcționării

pieței interne, și că acest considerent nu exclude ca armonizarea acestor norme

să fie completă” (hotărârea pronunțată la 27 iunie 2013 în cauza C - 320/12 Malaysia

Dairy Industries Pte. Ltd, parag. 27). În privința regulamentului privind marca

comunitară, s-a arătat, în aceeași decizie, că „urmărește același obiectiv ca

și Directiva nr. 95/2008, și anume instituirea și funcționarea pieței interne”,

iar interpretarea în același fel a unor noțiuni comune „garantează o aplicare

coerentă a diferitor norme care, în ordinea juridică a Uniunii, au ca obiect

mărcile” (parag. 35).

Ca atare, se impune

ca raționamentul juridic conturat în diferitele decizii pronunțate de către

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în aplicarea directivei, respectiv de

către Tribunalul de Primă Instanță al Uniunii Europene în aplicarea regulamentului

mărcii comunitare, să fie preluat mutatis mutandis în hotărârile instanțelor

naționale, pentru atingerea finalității actelor europene de armonizare a

normelor referitoare la mărci.

Revenind la

interpretarea art. 46 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, T.P.I. al U.E.

reținut în mod constant că scopul normei - privind efectele folosirii de fapt

asimilate uneia efective - este acela „de a se evita impunerea unei

conformități stricte între forma sub care marca este folosită în fapt și cea

sub care marca a fost înregistrată și de a se permite titularului să aducă

semnului, cu ocazia exploatării comerciale, variații care, fără a conduce la

modificarea caracterului distinctiv, facilitează adaptarea la exigențele

comercializării și ale promovării produselor ori serviciilor vizate (de marcă)”.

Elementele

de diferențiere trebuie să fie, însă, neglijabile, astfel încât semnele

comparate să poată fi considerate „în mod global, echivalente”

(hotărârea

pronunțată la 23 februarie 2006 în cauza T – nr. 194/03 Bainbridge, parag. 50).

Așadar, compararea mărcii

înregistrate și a celei folosite în fapt se realizează global, urmărindu-se

determinarea impresiei pe care ansamblul elementelor ce compun un semn o

creează consumatorului produselor/serviciilor desemnate de semnele în discuție.

Această constatare

evocă modul în care sunt comparate două mărci în cadrul unei acțiuni în

contrafacere sau al unei acțiuni în anularea mărcii (fără ca evaluările instanței

în aceste cazuri să poată fi confundate, având o finalitate diferită), fapt

confirmat de aprecierea constantă a T.P.I. în sensul că examinarea comparativă

implică o evaluare a caracterului distinctiv și dominant al componentelor mărcii

complexe, fondată pe calitățile intrinseci ale fiecăruia dintre elemente și pe

poziția acestora în configurația mărcii (de exemplu, hotărârile pronunțate în

cauzele T - 6/01 Matratzen, paragrafe 33 - 35; T - 135/04 Online Bus, parag. 36

și T - 482/08 Atlas Transport, paragraf 31), astfel cum, în mod corect, s-a

relevat prin motivele de recurs.

Dacă modificarea

adusă mărcii înregistrate constă în adăugarea unor elemente, evaluarea menționată

anterior se realizează prin raportare la acestea (de exemplu, hotărârile

pronunțate în cauzele T - 353/07 Coloris, parag. 30 - 36; T - 209/09 Alder

Capital, paragraf 58), în timp ce omisiunea unui element dintr-o marcă

înregistrată, în cursul exploatării mărcii conduce la analiza caracterului

distinctiv și dominant al acestei componente în cadrul mărcii combinate (de

exemplu, hotărârea pronunțată la 24 noiembrie 2005 în cauza T - 135/04 Online

Bus, parag. 36 - 41).

Ambele cerințe

trebuie întrunite în mod cumulativ, ceea ce înseamnă că poziția dominantă a

unui anumit element este suficientă pentru a se produce o alterare a caracterului

distinctiv al mărcii doar dacă acest element este neglijabil, neavând el însuși

caracter distinctiv, în caz contrar, neputând fi evitată consecința preconizată

de către legiuitor.

În speță, instanța de

apel a reținut, în fapt, că elementele, din marca înregistrată, ce au fost

omise în forma mărcii folosite, sunt H. și S.O.F.T., precum și elementul

figurativ (din moment ce a fost folosit exclusiv semnul B.), context în care, ținându-se

cont de considerentele teoretice anterioare, ar fi trebuit ca, în cauză, să se

determine caracterul distinctiv și dominant al componentelor omise, cu scopul

de a se stabili dacă absența lor a fost sau nu de natură să altereze caracterul

distinctiv al mărcii H.B. S.O.F.T.

Marca în discuție,

astfel cum a fost înregistrată, reprezintă o marcă combinată, fiind alcătuită

din cele trei elemente verbale, dar și dintr-un element figurativ, rezultat din

modul de reproducere grafică a denumirii H., ce este inserată, cu un chenar

alb, în mijlocul unui fanion roșu.

Denumirea H., împreună

cu elementul figurativ, sunt plasate în partea stângă sus a mărcii, având o

poziție secundară în raport cu elementele verbale B. S.O.F.T., care sunt plasate

central și sunt grafiate cu caractere de dimensiuni mari.

Date fiind modul de

reprezentare grafică a mărcii și poziționarea componentelor, este evident că

elementele B. S.O.F.T. domină impresia de ansamblu a mărcii, însemnând că instanța

de apel a apreciat în mod corect că denumirea H. (ca element verbal și împreună

cu elementul figurativ) nu este elementul dominant în cadrul mărcii.

Faptul că o

componentă a mărcii nu este neglijabilă nu înseamnă că respectivul element

este, din acest motiv, dominant, însă nici poziția dominantă nu relevă, prin

însuși acest fapt, caracterul neglijabil al elementului în discuție (hotărârea

Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza C - nr. 193/06 Nestlé, parag.

44).

De aceea, pentru

motivele expuse, omisiunea unui element, care nu este cel dominant, din forma

în care marca este folosită în fapt, nu conduce la alterarea caracterului distinctiv

al mărcii în ansamblu decât dacă este lipsit el însuși de caracter distinctiv,

ceea ce nu este cazul în speță, după cum, în mod corect, s-a arătat prin

motivele de recurs.

Caracterul distinctiv

al unui semn, chiar dacă acesta constituie doar o componentă a unei mărci

complexe, nu este întrunit atunci când semnul nu are aptitudinea de a susține

funcția esențială a mărcii de identificare a originii produselor și serviciilor

și, implicit, de distingere a acestora față de produsele și serviciile altor comercianți.

Acest efect se produce

dacă semnul în discuție este descriptiv, relevând caracteristici obiective ale

produselor și serviciilor, precum: specia, calitatea, cantitatea, destinația,

valoarea, originea geografică (de felul celor enumerate exemplificativ în art. 5

lit. d) din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 3 alin. (1) lit. c) din Directiva

nr.

95/2008)

ori reproduce

semne

sau indicații devenite uzuale în limbajul curent (în sensul art. 5 alin. (1) lit.

c) din Legea nr. 84/1998, respectiv art. 3 alin. (1) lit. d) din directivă) sau

nu este apt, din alte considerente,

să indice consumatorului originea comercială

a produselor sau a serviciilor în cauză.

După cum, în mod

corect, s-a arătat prin motivele de recurs, denumirea H. este fantezistă, neavând

nicio semnificație în raport cu produsele din clasa 3 (care interesează analiza

de față), ca, de altfel, nici elementul figurativ, motiv pentru care nu evocă

însușiri esențiale ale acestor produse și nici nu

sunt percepute de

către public ca desemnând, în mod uzual, aceste produse.

Denumirea în discuție

și elementul figurativ au, așadar, caracter distinctiv per se, iar acesta

subzistă, în raport de criteriile arătate anterior, independent de împrejurarea

că H. reprezintă, în același timp, numele comercial al titularului mărcii. Integrarea

acestui semn în compunerea mărcii relevă funcția oricărei mărci de identificare

a produselor și serviciilor, și nu pe aceea de identificare a comerciantului

însuși sau a unui fond de comerț, pe care o îndeplinește un nume comercial (hotărârea

Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza C - 17/06 Céline, parag. 21-22).

În consecință, față

de împrejurarea că o parte dintre elementele mărcii, care au fost omise în

forma mărcii folosite în fapt, au caracter distinctiv, omisiunea lor conduce la

alterarea caracterului distinctiv al mărcii, astfel cum a fost înregistrată, implicit

la absența unei folosiri efective a mărcii, contrar aprecierii instanței de

apel, care a făcut o aplicare greșită a prevederilor art. 46 alin. (2) lit. a)

din Legea nr. 84/1998 și a regulilor desprinse din jurisprudența instanțelor U.E.

În ceea ce privește

denumirea S.O.F.T., este lipsită de finalitate cercetarea distinctivității

sale, atât timp cât o eventuală constatare a caracterului distinctiv ar întări

concluzia anterioară, privind alterarea caracterului distinctiv al mărcii, în

timp ce constatarea contrară ar conduce la înlăturarea semnului din aprecierea

asupra alterării caracterului distinctiv al mărcii, fiind un element

neglijabil.

Concluzia alterării

caracterului distinctiv al mărcii, demonstrată prin considerentele expuse

anterior, este suficientă pentru conturarea soluției ce se impune a fi adoptată

în cauză, anume admiterea în totalitate a cererii având ca obiect decăderea

pârâtei din drepturile asupra mărcii H.B. S.O.F.T., fiind lipsită de interes

analizarea motivelor de recurs referitoare la folosirea mărcii și

pentru categoriile

„preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire” din clasa 3 a Clasificării de la Clasificarea de la Nisa.

În condițiile în care

instanța de apel a reținut că pârâta a folosit marca

pentru aceste

categorii de produse în același mod în care marca a fost

folosită

în legătură cu

produsele pentru care s-a dovedit comercializarea efectivă („detergenți”, „balsam

de rufe” și „clor”), respectiv sub semnul B., în loc de H.B. S.O.F.T.,

concluzia la care a ajuns această instanță de recurs este valabilă pentru toate

produsele din clasa 3 pentru care instanța de apel a considerat că se impune

menținerea protecției, indiferent dacă au fost sau nu comercializate efectiv.

Ca atare, soluția

adoptată pe baza concluziei expuse nu ar putea fi afectată de modul de

dezlegare a celorlalte motive de recurs, astfel încât este lipsit de finalitate

a se cerceta dacă decizia cuprinde sau nu

argumentele pentru care instanța a considerat

că este suficientă dovada folosirii mărcii pentru produsele „detergenți”,

„balsam de rufe” și „clor”, pentru a fi justificată menținerea protecției

mărcii nu numai pentru categoriile „detergenți, preparate pentru albit și alte

substanțe pentru spălat”, ci și pentru categoriile „preparate pentru curățare,

lustruire, degresare și șlefuire” din certificatul de înregistrare a mărcii,

nici dacă există motive contradictorii în cuprinsul deciziei ori dacă au fost

respectate prevederile art. 49 din Legea nr. 84/1998, privind decăderea

parțială din drepturile asupra mărcii.

În consecință, față

de considerentele expuse, Înalta Curte

va admite recursul și, în temeiul art. 312 alin.

(1) C. proc. civ., va modifica în parte decizia recurată, în sensul că va dispune

decăderea pârâtei SC H.C.R. SRL din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T.,

pentru toate produsele din clasa 3 a Clasificării de la Clasificarea de la Nisa, pentru care marca a fost înregistrată.

În condițiile în care

instanța de apel a reținut că reclamanta a făcut dovada cheltuielilor de

judecată ocazionate de judecarea apelului prin factura din 30 martie 2012, în

cuantum total de 7.049,87 lei, însă a dispus obligarea pârâtei doar la 5.000

lei, proporțional cu partea din motivele de apel considerate întemeiate, față

de faptul că, prin prezenta decizie, pretențiile reclamantei au fost admise în

totalitate, iar prin recursul declarat, s-a solicitat acordarea cheltuielilor

de judecată, Înalta Curte urmează a obliga pe intimata-pârâtă SC H.C.R. SRL la

cheltuieli de judecată în cuantum de 7.049,87 lei, către apelanta-reclamantă SC

J.M.R.S. SA, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în apel, în baza art.

274 C. proc. civ.

Urmează a fi

menținute dispozițiile de admitere a apelului, de schimbare în parte a

sentinței și de menținere a celorlalte dispoziții ale sentinței.

În ceea ce privește

cheltuielile de judecată efectuate în

faza recursului, se reține dovedirea onorariului

de avocat, prin facturile din 31 ianuarie 2013 și din 30 septembrie 2013, în

cuantum de 11.195,62 lei (file 35 și 36), alături de taxa judiciară de timbru

și timbrul judiciar, cheltuieli care urmează a fi reduse la 8.000 lei, în

aplicarea art. 274 alin. (3) C. proc. civ.

Astfel, prin comparație

cu nivelul cheltuielilor de judecată ocazionate de judecarea apelului (7.049,87

lei), nu este justificată acordarea unor sume de bani cu același titlu la un

nivel superior, în condițiile în care faza procesuală a recursului a presupus doar

reiterarea unora dintre susținerile invocate în apel.

Drept urmare, Înalta

Curte

va

obliga pe intimata-pârâtă SC H.C.R. SRL la cheltuieli de judecată în cuantum de

8.000 lei, reduse, către recurenta-reclamantă SC J.M.R.S. SA, pentru faza

procesuală a recursului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul

declarat de reclamanta SC J.M.R.S. SA împotriva Deciziei nr. 133/ A din 26

septembrie 2012 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru

cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări

sociale.

Modifică în parte

decizia recurată, în sensul că:

Dispune decăderea

pârâtei SC H.C.R. SRL din drepturile conferite de marca H.B. S.O.F.T., pentru

toate produsele din clasa 3 a Clasificării de la Nisa.

Obligă pe intimata-pârâtă

SC H.C.R. SRL la cheltuieli de judecată în cuantum de 7.049,87 lei, către

apelanta-reclamantă SC J.M.R.S. SA, reprezentând cheltuieli de judecată efectuate

în apel.

Menține celelalte

dispoziții ale deciziei atacate.

Obligă pe

intimata-pârâtă SC H.C.R. SRL la cheltuieli de judecată în cuantum de 8.000 lei,

reduse, către recurenta-reclamantă SC J.M.R.S. SA, pentru faza procesuală a

recursului.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință

publică astăzi, 8 noiembrie 2013.