ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 7677/2012

Asupra cauzei de față, constată următoarele: Prin sentința nr. 1164 din 16 iunie 2011, Tribunalul București, secția a V-a civilă, a admis acțiunea formulată de reclamanta SC V.C.I. SRL, în contradictoriu cu pârâții SC G. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, și a dispus anularea înregistrării mărcii G.S. cu nr. AA număr de depozit nr. BB, obligând pârâta să retragă de pe piață toate produsele purtând denumirea G.S. și interzicând acesteia să folosească pe viitor marca G.S. sau orice semn similar sau identic cu marca S.E. În motivarea sentinței, a reținut că firma SC V.C.I. a înregistrat la 21 octombrie 2004 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci marca „S.E.” cu nr. CC, iar ulterior, pârâta SC G. SRL a înregistrat, la rându-i, marca „G.S.” cu nr. AA, cu protecție din 13 octombrie 2008. S-a considerat că sunt incidente dispozițiile art. 6 și 36 din Legea nr. 84/1998, precum și art. 4 alin. (2) lit. a) (ii) din Directiva 89/104/CE.

Conform certificatului constatator eliberat la 11 aprilie 2011 de către Oficiul Registrului Comerțului, societatea reclamantă are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor farmaceutice - cod Caen 2110, fabricarea săpunurilor detergenților și a produselor de întreținere - cod Caen 2041, fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice - cod Caen 2042. Rezultă că cele două societăți comerciale activează în domenii similare și identice. Deși produsele reclamantei sunt de uz intern, iar ale pârâtei de uz extern, primele vizează procedee de slăbire, iar celelalte de tratare a celulitei, ambele urmăresc menținerea optimă a organismului, cu alte cuvinte sunt produse complementare.

În examinarea similarității între mărcile în discuție, trebuie avută în vedere analiza acestora prin aprecierea de ansamblu din punct de vedere vizual, fonetic, conceptual și asupra impresiei generale lăsate de mărci, ținând cont de caracterul lor distinctiv și de elementele dominante. Consumatorul mediu percepe de obicei o marcă ca un întreg și nu analizează diversele detalii ale acesteia. Pentru astfel de apreciere globală ar trebui să se aibă în vedere un consumator mediu informat care rareori are ocazia de a compara mai multe mărci, bazându-se pe amintirea acestora. Din punct de vedere vizual și fonetic, mărcile aflate în discuție sunt similare prin prezența elementului verbal distinctiv comun S.E.

Restul elementelor verbale nu pot face obiectul unei comparații dintre cele două mărci, în primul rând pentru că nu sunt relevate de aceeași manieră pe produse și în al doilea rând pentru că se referă mai mult la originea produsului. Conceptual, ambele mărci au la bază cuvântul franțuzesc S., care conduce publicul consumator la reprezentarea unei stări optime a corpului, ceea ce face posibilă evidențierea similarității dintre acestea. Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezultă că marca reclamantă este o marcă anterioară cu impact asupra publicului relevant în ceea ce privește calitatea produselor. În aceste condiții, folosirea mărcii S. de către pârâtă ar putea profita necuvenit de caracterul distinctiv și de renumele mărcii anterioare.

Totodată această folosire ar putea produse prejudicii reclamantei deoarece folosirea mărcii de către pârâtă este în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii anterioare. Prin folosirea de către pârâtă a mărcii S. în condițiile existenței unei similarități între cele două mărci și a complementarității produselor, publicul relevant poate reține o legătură între reclamantă și marca pârâtei, legătură care va profita pe nedrept pârâtei, publicul relevant fiind același pentru ambele mărci.

Publicul relevant care cunoaște și apreciază produsele S. ale reclamantei, fiind pus în situația achiziționării unor produse sub o denumire în care este inclus semnul S., în virtutea imaginii clare și apreciative față de marca reclamantei, în cazul în care nu va fi mulțumit de serviciile și produsele pârâtei, vor exista în mod direct și repercursiuni negative asupra imaginii produselor reclamantei, dată fiind legătura existentă în mintea consumatorului putând deci aduce prejudicii titularului mărcii mai întâi înregistrate. Toate cheltuielile de marketing și publicitate efectuate de reclamantă vor profita pe nedrept și pârâtei, care, folosindu-se în activitatea sa comercială curentă de un semn similar mărcii reclamantei, va induce în eroare publicul consumator și va avea beneficii de pe urma investițiilor reclamantei.

Publicul relevant este același, întrucât produsele și serviciile așa cum s-a arătat sunt complementare, ceea ce implică folosirea nejustificată mărcii reclamantei de către pârâtă. Prin decizia civilă nr. 6 din 17 ianuarie 2012, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins, ca nefondat, apelul declarat de pârâta SC G. SRL împotriva sentinței menționate. Pentru a decide astfel, instanța de apel a reținut că sentința atacată nu conține motive contradictorii ori străine de natura pricinii, arătând cu claritate motivele admiterii acțiunii și specificând că produsele unei părți vizează procedee de slăbire, iar cele ale celeilalte părți - de tratare a celulitei și ambele urmăresc menținerea optimă a organismului, cu alte cuvinte sunt produse complementare.

Această concluzie a primei instanțe de fond corespunde situației de fapt din dosar și este susținută în argumentarea primei instanțe și de prezentarea originii și semnificației cuvântului „S.E.” cu privire la menținerea optimă a organismului. Faptul că sentința atacată indică și obiecte secundare de activitate, nu doar pe cel principal al reclamantei, nu reprezintă o motivare contradictorie, ci vine să sublinieze complementaritatea produselor asupra cărora s-au înregistrat mărcile în dispută.

Faptul că produsele unei părți sunt de uz extern, iar ale celeilalte de uz intern, cu modalități diferite de administrare, cum invocă apelanta-pârâtă, este nerelevant, cât timp produsele ambelor părți ce poarta marca, sunt complementare-ele urmărind menținerea optimă a organismului Contrar susținerilor apelantei, prima instanță a făcut o aplicare corectă a legii, prin reținerea motivată a complementarității produselor și a similarității mărcilor, explicarea riscului de confuzie creat consumatorilor de către pârâtă (consumatorul mediu percepe de obicei o marcă drept un întreg și nu analizează diversele detalii ale acesteia).

Similaritatea din punct de vedere vizual și fonetic a mărcilor în discuție fiind întrunită prin prezența elementului verbal distinctiv comun „S.”, ambalajele, forma și conținutul produselor, invocate de apelanta-pârâtă, nu prezintă relevanță, cât timp atât produsele pârâtei care poartă marca „S.”, cât și cele ale reclamantei care poartă marca „S.E.” sunt destinate întreținerii în bună stare a corpului, așa cum și sugerează mărcile similare. Faptul că marca pârâtei menționează și cuvântul „G.” indică mai mult cine ar fi titularul mărcii „S.E.” și, așa cum corect a reținut prima instanță, nu creează distinctivitate mărcii „S.” a pârâtei în raport cu marca reclamantei, înregistrată anterior. În speța de față nu este în litigiu marca „G.” a apelantei-pârâte, al cărei renume nu este contestat de intimata-reclamantă, ci marca „S.E.” a reclamantei.

Faptul că și pârâta a făcut cheltuieli de promovare și publicitate a mărcii este irelevant, atât timp cât, prin crearea de confuzie asupra mărcii intimatei-reclamante, există riscul de a beneficia de cheltuielile de promovare și publicitate realizate de reclamantă pentru marca „S.E.”. Faptul că reclamanta nu a declarat opoziție la înregistrarea mărcii pârâtei este lipsit de semnificație juridică în procesul de anulare a mărcii, cât timp s-a dovedit că cererea de anulare este întemeiată.

Interdicția comercializării/oferirii produselor sub marca anulată, adică retragerea de pe piață a produselor purtând marca „G.S.” dispusă de prima instanță, vizează împiedicarea activităților de comercializare, sub marca anulată, după pronunțarea sentinței, nu retroactiv pe cele deja realizate și finalizate, iar faptul că această comercializare ar viza produse deja fabricate și purtând marca anulată nu înseamnă că sentința s-ar fi pronunțat prin aplicarea retroactivă a legii, ci tocmai în respectarea ei.

Așadar, fie se formulează opoziție în cadrul procedurilor de la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci privind înregistrarea unei mărci, fie orice persoană interesată poate formula în baza art. 47 din Legea nr. 84/1998 o acțiune în anularea respectivei mărci, pentru motivele prevăzute art. 6, rezultatul final nu poate fi decât respingerea/înlăturarea de la înregistrare a mărcii care poate crea, prin similaritate, confuzie, în dauna intereselor consumatorilor și respectiv altui comerciant, în speță intimata. Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs, în termen legal, pârâta SC G. SRL, criticând-o pentru nelegalitate, în temeiul art. 304 pct. 9 C. proc. civ. S-a arătat că recurenta–pârâtă nu înțelege să formuleze critici în legătură cu două aspecte de fapt reținute de către instanța de apel în mod corect, anume caracterul sugestiv al termenilor S./S.E.

pentru calitățile produselor și renumele mărcii G., necontestat de reclamantă. În dezvoltarea motivelor de recurs, s-a susținut, în esență, că decizia de anulare a mărcii G.S. încalcă dispozițiile art. 6 din Legea nr. 84/1998, după cum urmează: Sub aspectul stabilirii similarității mărcilor, instanța a încălcat art. 6 alin. (1) din lege, deoarece nu a analizat mărcile astfel cum au fost înregistrate și nu a identificat elementul dominant din componența mărcii a cărei anulare se solicită în cauză. Dacă ar fi ținut cont de aceste criterii de analiză, ar fi ajuns la concluzia că mărcile în conflict nu sunt similare nici din punct de vedere vizual și nici auditiv sau conceptual. S-a susținut, astfel, că, pentru a dispune anularea mărcii ulterioare, instanța este ținută să analizeze mărcile în conflict, așa cum au fost înregistrate, nu să compare ambalajele produselor pe care apar mărcile, adică modalitatea efectivă de folosire a acestora.

Contrar acestui principiu, instanța, în loc să efectueze analiza celor două mărci, astfel cum sunt înregistrate, analizează doar elementul S., reținând similaritatea fonetică și vizuală dintre cele două mărci doar din prisma acestui element, motivând că celălalt element verbal din componența mărcii pârâtei nu poate fi avut în vedere din cauza modului în care este redat pe ambalaj. De asemenea, instanța nu a determinat similaritatea mărcilor prin aprecierea în ansamblu a acestora, ca semne distinctive unitare, neținând cont de principiul – desprins din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene – potrivit căruia, chiar și atunci când există un element dominant, celelalte elemente ale ansamblului nu pot fi neglijate sau excluse decât dacă sunt nesemnificative în formarea imaginii globale sau au caracter descriptiv.

În speță, instanța nu putea să analizeze doar termenul S. din marca pârâtei, deoarece celălalt element G. nu este un element neglijabil pentru a nu fi luat în considerare. Mai mult, G. este chiar elementul dominant al mărcii, identifică titularul mărcii și dă funcție distinctivă acesteia; or, neglijarea unui astfel de element din componența mărcii determină în mod cert o concluzie greșită privind similaritatea mărcilor. De altfel, instanța nu a identificat elementul dominant din componența mărcii pârâtei, prin aplicarea regulilor stabilite de practică și doctrină, respectiv: între elementele verbale ale unei mărci, cuvântul cu distinctivitate mai mare va fi dominant în raport cu cele cu distinctivitate mai redusă, sugestive sau descriptive; trebuie avută în vedere și poziția relativă a diferitelor componente în configurația mărcii, partea de început a mărcii fiind mai bine percepută de consumator decât finalul acesteia.

Pe baza acestor reguli, elementul verbal G. este elementul dominant din marca G.S. atât din perspectiva poziționării sale în ansamblul mărcii, precum și din perspectiva distinctivității inerente și dobândite prin uz. Astfel, G. este primul cuvânt din cadrul mărcii și are un impact deosebii asupra consumatorului, fiind cel mai ușor de reținut și intrând imediat în atenția acestuia; mai mult, este cuvântul cel mai lung. G. are distinctivitate inerentă puternică, deoarece este un cuvânt fantezist, fără a avea un sens propriu în limba română, în timp ce S. este un termen sugestiv, are un grad redus de distinctivitate intrinsecă, în raport de produsele pentru care marca a fost înregistrată, și anume produse cosmetice.

G. are și o distinctivitate dobândită puternică, dat fiind renumele câștigat atât pe piața românească, dar și în străinătate, având în vedere vechimea mărcii (G. a fost înregistrat ca marcă încă din anul 1990), durata și întinderea publicității efectuate mărcii (spre exemplu, doar în anul 2010 s-au investit peste 760.000 RON în reclama mărcilor), aria geografică de utilizare, utilizarea de lungă durată sau intensivă a mărcii (spre exemplu, volumul vânzărilor în anul 2010 a fost de peste 10 milioane de RON). Deși instanța de apel a reținut distinctivitatea dobândită și renumele mărcii G., nu a dat eficiență în drept acestei constatări de fapt. G. este o marcă umbrelă, iar adăugarea elementului S. s-a făcut pentru a desemna o nouă gamă de produse cosmetice ce cuprinde creme, ser și gel anticelulitice.

Pe aspectul similarității produselor, s-a susținut că instanța de apel a reținut în mod greșit că produsele reclamantei și cele ale pârâtei sunt complementare, prin aplicarea eronată a noțiunii de „produse complementare”, astfel cum aceasta este definită de OHIM în par. 2.6.1 în capitolul 2, partea a 2-a din Regulile privind opozițiile și consacrată de jurisprudență: produsele sunt complementare în cazul în care există o strânsă legătură între ele, în sensul ca unul este indispensabil sau important pentru utilizarea celuilalt, astfel încât clienții pot crede că responsabilitatea pentru producerea acestor mărfuri revine aceleiași întreprinderi.

În cauză, produsele pentru care au fost înregistrate cele două mărci în conflict nu sunt produse complementare și nici nu pot fi considerate ca fiind similare, atâta timp cât unele produse sunt suplimente nutritive folosite pentru slăbit, cu alte cuvinte pentru reducerea masei corporale, iar celelalte produse sunt creme și seruri destinate tratării celulitei. Pe aspectul stabilirii distinctivității și limitei protecției mărcii anterioare, instanța de apel, deși a reținut că marca S.E., înregistrată și folosită pentru produse de slăbit este sugestivă, folosită pentru a indica consumatorului caracteristicile produselor, mai exact că acestea folosesc la slăbit, nu a dat eficiență acestei constatări în aprecierea riscului de confuzie, în sensul că o marcă considerată „slabă” din punct de vedere al distinctivității va fi protejată doar atunci când există o similaritate a semnelor în conflict mai mare decât cel cerut în mod obișnuit.

Recunoașterea unei protecții sporite unei mărci alcătuite din termeni evocatori ar însemna crearea unui monopol asupra acestora, ceea ce ar veni în contradicție cu regulile unei concurențe reale și loiale, respectiv cu desfășurarea unui comerț onest. Prin această protecție slabă se urmărește lăsarea semnului disponibil într-o anumită măsură și pentru ceilalți competitori. Pe aspectul existenței riscului de confuzie, s-a susținut că instanța de apel a stabilit în mod greșit că acesta există în cauză, date fiind greșelile săvârșite în legătură cu analiza semnelor în conflict, efectele distinctivității mărcii anterioare, similaritatea semnelor și produselor și încălcarea regulilor de apreciere a riscului de confuzie, desprinse din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (hotărârea din 06 noiembrie 2005 în cauza Life/Thomson Life C – 120/04).

Aplicând aceste reguli, rezultă lipsa oricărui risc de confuzie, deoarece similaritatea dintre semne este scăzută, la fel și similaritatea dintre produse, marca anterioară are un caracter slab distinctiv, în timp ce marca pârâtei are un caracter distinctiv puternic. Recurenta–pârâtă a conchis în sensul că se impune menținerea valabilității mărcii G.S., cu consecința respingerii și a capetelor de cerere privind retragerea produselor și interzicerea folosirii pe viitor a acestei mărci. În plus, argumentele care au condus la stabilirea inexistenței unui risc de confuzie între cele două mărci în aplicarea art. 6 din Legea nr. 84/1998 își regăsesc aplicabilitatea și în respingerea acțiunii fundamentate pe art. 36 din aceeași lege.

Examinând decizia recurată în raport de criticile formulate și actele dosarului, Înalta Curte apreciază că recursul este fondat, pentru următoarele considerente: Obiectul cererii de chemare în judecată formulate în cauză îl reprezintă anularea înregistrării mărcii G.S. aparținând pârâtei SC G. SRL și interzicerea folosirii acestei mărci, invocându-se similaritatea cu marca S.E., înregistrată anterior de către reclamantă și indicându-se drept temei juridic prevederile art. 47 alin. (1) cu referire la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, precum și cele ale art. 36 alin. (2) lit. b) din același act normativ. Drepturile asupra mărcii a cărei anulare se solicită în cauză au fost recunoscute cu începere de la data de 13 octombrie 2008, așadar potrivit Legii nr. 84/1998 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 66/2010.

În conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. b) din lege [ce coincide în conținut cu art. 47 alin. (1) lit. b) din legea în forma actuală], anularea înregistrării unei mărci se poate cere, între altele, pentru motivele prevăzute de art. 6 din lege. Prin coroborarea art. 47 cu art. 6 alin. (1) lit. c) [ce are corespondent în actualul art. 6 alin. (1) lit. b)], anularea mărcii se poate dispune în ipoteza în care marca este similară cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.

După cum rezultă din jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, se apreciază global, ținându-se cont de interdependența factorilor relevanți, în categoria cărora intră gradul de similaritate a semnelor în conflict și a produselor/serviciilor desemnate de aceste semne, ceea ce impune, în prealabil, determinarea existenței similarității semnelor și a produselor, precum și a gradului de similaritate. În acest sens, instanța europeană a stabilit că un grad ridicat al similarității semnelor poate compensa un nivel mai scăzut al similarității produselor/serviciilor și invers. Se constată că, în cauză, ambele instanțe de fond a făcut o aplicare greșită a tuturor criteriilor de apreciere a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, ajungând la concluzia eronată a existenței unui asemenea risc în privința mărcii pârâtei, comparativ cu marca reclamantei.

În privința conflictului între produsele/serviciile desemnate de mărcile în conflict, se reține că marca reclamantei a fost înregistrată pentru: „produse veterinare; substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi și materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide” (clasa 5), „aparate și instrumente chirurgicale, medicale, dentare și veterinare, membre, ochi și dinți artificiali; articole ortopedice; materiale pentru sutură” (clasa 10), respectiv „servicii medicale; servicii veterinare; servicii de agricultură, horticultură și de silvicultură” (clasa 44). Marca a cărei anulare se solicită în cauză a fost înregistrată pentru „produse cosmetice și de parfumerie” (clasa 3). Prima instanță a reținut identitatea unora dintre produse, respectiv similaritatea în ceea ce privește alte produse, în timp ce instanța de apel a reținut exclusiv similaritatea, apreciind că produsele uneia dintre părți, constând în procedee de slăbire, sunt complementare cu produsele celeilalte părți – de tratare a celulitei, deoarece toate urmăresc menținerea optimă a organismului.

Se observă că instanța de apel nu a preluat constatarea primei instanțe în sensul identității produselor sau a serviciilor, iar această apreciere este corectă, deoarece niciunul dintre produsele vizate de marca reclamantei nu se regăsește ca atare printre cele pentru care a fost înregistrată marca pârâtei. În privința serviciilor, este exclusă identitatea, cât timp marca pârâtei a fost înregistrată doar pentru produse (din clasa 3). În schimb, instanța de apel a considerat că produsele ar fi similare, deoarece sunt complementare, apreciere ce a fost făcută doar în considerarea unora dintre produse. Se observă că niciunul dintre produsele menționate prin decizia recurată nu este redat ca atare în certificatul de înregistrare a mărcilor în conflict („procedee de slăbire”, respectiv „produse de tratare a celulitei”).

Instanța s-a raportat la produsele folosite în concret de către fiecare parte, astfel cum rezultă din ambalajele depuse la dosar. Or, o asemenea modalitate de stabilire a similarității este contrară dispozițiilor art. 48 cu referire la art. 6 alin. (1) lit. c) din lege, deoarece ceea ce interesează este întinderea protecției mărcilor supuse comparării, rezultată din certificatul de înregistrare a fiecărei mărci, astfel încât compararea produselor/serviciilor trebuie să le aibă în vedere pe cele cărora marca este destinată a fi aplicată, strict menționate în certificatul de înregistrare a mărcii. În acest context, este lipsită de relevanță modalitatea în care marca este utilizată în activitatea comercială ori obiectul de activitate al fiecărei societăți (la care s-a referit prima instanță).

Pe de altă parte, nu se poate ignora că produsele indicate de către instanța de apel pot fi încadrate în produsele de gen menționate în certificatele de înregistrare a celor două mărci. Astfel, „procedeele de slăbire” de uz intern ale reclamantei pot fi considerate o specie a substanțelor dietetice de uz medical, regăsite în clasa 5 din certificatul de înregistrare a mărcii reclamantei, în timp ce „produsele de tratare a celulitei” pot fi încadrate în categoria cosmeticelor pentru care este înregistrată marca pârâtei. Ca atare, se va cerceta dacă, în legătură cu aceste produse, este corectă concluzia similarității formulată de către instanța de apel.

După cum rezultă din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, similaritatea se apreciază ținând cont de toți factorii pertinenți care caracterizează raportul între produse sau servicii, în special de natura, destinația și utilizarea lor, precum și de caracterul concurent sau complementar al acestora (hotărârea din 29 septembrie 1998 din cauza Canon C - 39/97). În ceea ce privește complementaritatea, prin motivele de recurs s-a arătat în mod corect că acest termen a fost definit în ghidul elaborat de Oficiul pentru Armonizare în Piața Internă din Alicante (partea referitoare la procedura opoziției, parag. 2.6.1) și, chiar dacă acesta nu are în sine forță juridică, cu atât mai mult cu cât vizează mărcile comunitare, definiția regăsită în ghid a fost confirmată în jurisprudența instanțelor de la Luxemburg.

Astfel, nu există niciun motiv pentru a nu fi aplicată în practica instanțelor naționale în legătură cu similaritatea produselor și serviciilor, într-un context legislativ asemănător celui din legislația europeană. Se consideră că produsele complementare sunt cele între care există o legătură strânsă, în sensul că unul este indispensabil ori, cel puțin, important pentru folosirea celuilalt, astfel încât consumatorul poate crede că producătorul este același. Prin prisma acestei definiții, se constată că recurenta susține în mod corect faptul că produsele comparate în speță (pastile pentru slăbit și produse anticelulitice) nu sunt complementare, deoarece folosirea unora nu este legată de utilizarea celorlalte.

Chiar dacă se pot completa ca funcții terapeutice, acest efect nu se produce în mod necesar, produsele putând fi administrate independent. Dat fiind, însă, că produsele pot răspunde aceleiași necesități - subțierea corpului -, se pot comercializa în aceleași spații (farmacii) și chiar prin aceleași canale de distribuție, se poate considera că sunt concurente, din moment ce pot fi substituite unele prin altele, ceea ce înseamnă că sunt, totuși, similare, astfel cum a apreciat instanța de apel (finalitatea constatărilor fiind aceeași, chiar dacă a stabilit similaritatea în forma complementarității). Similaritatea produselor are, cu toate acestea, un nivel scăzut, în condițiile în care punctele de convergență sunt neînsemnate în raport cu punctele de diferențiere (natură, compoziție, principiu de utilizare, aparență, stare fizică).

Din acest punct de vedere, sunt fondate susținerile recurentei (care a recunoscut, totuși, existența similarității) privind gradul redus al similarității, apreciere ce are relevanță în evaluarea riscului de confuzie, în sensul că, pentru existența acestuia, ar fi necesar un grad mai ridicat al similarității semnelor, potrivit principiului de apreciere a riscului de confuzie ce a fost expus anterior. În privința celorlalte produse pentru care a fost înregistrată marca pârâtei – cosmetice (altele decât produse anticelulitice) și de parfumerie -, se observă că instanța de apel nu a înfățișat niciun argument pentru conturarea unei concluzii în sensul similarității, iar considerentele primei instanțe în acest sens se fundamentează pe compararea greșită a obiectului de activitate al societății reclamante cu cel al societății pârâte.

Or, după cum s-a demonstrat anterior, compararea produselor/serviciilor se realizează exclusiv pe baza certificatului de înregistrare a mărcii, act ce reflectă întinderea protecției mărcilor opuse. Din analiza comparativă a produselor/serviciilor desemnate de marca reclamantei, respectiv de marca pârâtei - altele decât produsele deja comparate -, nu reiese niciun indiciu al similarității, potrivit principiului deja enunțat, desprins din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, respectiv în raport de natura, destinația și utilizarea lor, ținându-se cont de caracterul eventual concurent sau complementar. Ca atare, celelalte produse pentru care marca pârâtei a fost înregistrată sunt diferite de produsele/serviciile desemnate de marca anterioară a reclamantei, riscul de confuzie fiind exclus.

Se constată, în aceste condiții, că nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art. 48 alin. (1) lit. b) cu referire la art. 6 alin. (1) lit. c) din lege, deoarece aceste condiții - printre care și similaritatea produselor/serviciilor, trebuie întrunite cumulativ, motiv pentru care, în mod greșit, s-a dispus anularea mărcii pârâtei pentru alte produse decât produsele anticelulitice din categoria cosmeticelor. În consecință, se verifica dacă sunt îndeplinite celelalte condiții legale exclusiv din perspectiva acestor din urmă produse. În privința conflictului între semnele în conflict, se constată că sunt fondate motivele de recurs prin care se susține un nivel scăzut al similarității, contrar aprecierii instanței de apel, cu consecința inexistenței riscului de confuzie.

S-a reținut în fapt că marca reclamantei, protejată cu începere de la data de 22 noiembrie 2003, este compusă dintr-un singur element verbal S.E., în timp ce marca a cărei anulare se solicită în cauză G.S. este alcătuită din două elemente verbale. S-a apreciat că analiza comparativă a mărcilor se realizează doar în raport de elementul comun S., care are caracter distinctiv, iar simpla preluare a mărcii verbale a reclamantei în conținutul mărcii compuse (diferența dată de ultima literă „E” fiind neglijabilă) este suficientă pentru existența similarității vizuale, fonetice și conceptuale. Este de precizat că, întocmai ca în cazul comparării produselor/serviciilor, confruntarea semnelor se realizează pe baza modului în care mărcile au fost înregistrate, și nu a modului în care acestea sunt efectiv utilizate în activitatea comercială.

Pornindu-se de la această premisă, se constată că instanța de apel – ca, de altfel, și prima instanță – au ignorat regulile de stabilire a similarității semnelor, astfel cum acestea se desprind din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, corect redate prin motivele de recurs. Astfel, aprecierea comparativă trebuie realizată global, urmărindu-se determinarea impresiei pe care ansamblul elementelor ce compun un semn o creează consumatorului produselor/serviciilor desemnate de semnele în discuție, ținându-se cont de elementele dominante și distinctive, în vederea stabilirii existenței unei similarități între semne și, dacă este cazul, a gradului de similaritate (hotărârea din 11 noiembrie 1997 pronunțată în cauza Sabel/Puma C – 251/95).

Operațiunea de comparare trebuie să țină cont de gradul de distinctivitate al mărcii anterioare, fie intrinsecă, fie dobândită, întrucât mărcile care au un caracter distinctiv ridicat, fie intrinsec, fie ca urmare cunoașterii lor pe piața produselor, beneficiază de o protecție mai mare decât cele al căror caracter distinctiv este mai scăzut ( hotărârea din 29 septembrie 1998 din cauza Canon C - 39/97). În aplicarea acestor reguli, instanțele de fond ar fi trebuit să stabilească, pe de o parte, impresia de ansamblu creată consumatorului de marca pârâtei, compusă din mai multe elemente, iar, pe de altă parte, nivelul de distinctivitate al mărcii S.E. În mod greșit, instanța de apel – ca, de altfel, și prima instanță -, a apreciat că elementul G. nu trebuie luat în considerare în compararea semnelor, deoarece marca G. nu face obiectul prezentului litigiu.

În aprecierea imaginii de ansamblu a mărcii, după cum s-a arătat, trebuie avute în vedere toate elementele distinctive. Așadar, ca regulă, nu se poate avea în vedere un singur element, chiar atunci când acesta este cel dominant în imaginea de ansamblu a semnului, decât dacă celelalte elemente sunt neglijabile. Or, componenta G. nu este lipsită de distinctivitate, dimpotrivă, are un caracter puternic distinctiv, atât intrinsec, fiind vorba despre o denumire fantezistă, ce nu sugerează calitățile produselor, dar și dobândit prin folosire, instanța de apel reținând că renumele semnului G., ce reprezintă o marcă înregistrată a pârâtei, nu a fost contestat de către partea adversă. Mai mult, elementul S. este cel care are un caracter slab distinctiv, fiind evocator pentru caracteristicile produselor de combatere a celulitei, ceea ce înseamnă că are o pondere nesemnificativă în impresia de ansamblu asupra mărcii.

Elementul G. este cel dominant în cadrul mărcii pârâtei, avându-se în vedere atât natura sugestivă a elementului S., dar și poziționarea în cadrul mărcii, recurenta susținând în mod corect că prima parte a unei denumiri, chiar compuse din mai mulți termeni, este cea care atrage atenția consumatorului. Pe de altă parte, simpla preluare a unei mărci în alcătuirea unei mărci complexe nu relevă prin ea însăși existența similarității (cu atât mai puțin nu justifică neluarea în considerare a tuturor componentelor distinctive ale mărcii), deoarece aprecierea similarității între mărci nu se realizează prin compararea doar a mărcii anterioare cu elementul corespondent din marca complexă, ci a mărcilor în ansamblu (hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 28 aprilie 2004 în cauza Matrazen Concord C – 3/03).

Drept urmare, în prezența mărcii pârâtei, consumatorul nu va considera că produsele vizate de marcă provin de la titularul mărcii anterioare, cât timp nu va acorda suficientă atenție elementului slab distinctiv, ce sugerează caracteristicile produselor, mai mult, îl va asocia cu elementul dominant, pe care îl va recunoaște ca fiind marca renumită, având convingerea că este un element ce completează componenta principală G., cu un caracter distinctiv puternic. Așadar, nu se poate aprecia că elementul S. își păstrează autonomia în cadrul mărcii pârâtei, fiind percepută drept consumator ca o indicație ce completează elementul dominant, cu consecința că nu subzistă o similaritate conceptuală între cele două mărci, consumatorul fiind conștient că se află în prezența unei alte mărci G., în cadrul căreia elementul S. sugerează caracteristicile produselor vizate.

Nu poate fi vorba nici despre similaritate auditivă: primul cuvânt, format din mai multe litere, estompând fonetic cea de-a doua componentă. Cât privește similaritatea vizuală, deși există, este una scăzută, deoarece atenția consumatorului se concentrează pe elementul puternic distinctiv: deși observă și cel de-al doilea element, consumatorul consideră că definește gama produselor desemnate de noua marcă G., fără să îl asocieze cu marca anterioară. Sunt fondate și susținerile recurentei referitoare la caracterul slab distinctiv al mărcii reclamantei, gradul de distinctivitate al mărcii anterioare fiind, după cum s-a arătat deja, unul dintre criteriile de apreciere a riscului de confuzie. Este de precizat că verificarea gradului de distinctivitate a unei mărci înregistrate nu poate conduce la constatarea lipsei totale a caracterului distinctiv, întrucât s-ar infirma implicit efectele juridice recunoscute mărcii legal înregistrate.

Or, instanța de judecată nu a fost învestită în cauză cu cercetarea valabilității înregistrării mărcii reclamantei, astfel încât se consideră că această marcă produce efecte juridice și are caracter distinctiv. Cu toate acestea, nu este exclus ca, în această analiză, să se ajungă la concluzia că marca este sugestivă, în sensul că evocă produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, ceea ce înseamnă că este o marcă slab distinctivă. Aceasta este situația în prezenta cauză, în condițiile în care distinctivitatea se apreciază doar în raport de produsele „pastile de slăbit”, nu și de celelalte produse și servicii pentru care marca reclamantei a fost înregistrată, pentru considerentele deja expuse.

Distinctivitatea semnificând aptitudinea mărcii de a identifica originea produselor și a serviciilor vizate, evaluarea sa are loc prin prisma acestor produse și servicii, observându-se că marca S.E. evocă tocmai efectele produselor „pastile de slăbit”, anume obținerea supleței prin reducerea greutății corporale. Această semnificație a fost corect stabilită de către instanța de apel, fără a valoriza, însă, această apreciere în sensul unui grad scăzut de distinctivitate intrinsecă a mărcii anterioare (nu s-a reținut și, de altfel, nici nu s-a pretins de către reclamantă că marca sa ar fi dobândit prin folosire o distinctivitate particulară).

În ceea ce privește riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, se constată că, în mod greșit, instanța de apel – ca și prima instanță – a apreciat că acesta există, din moment ce, astfel cum s-a demonstrat prin prezentele considerente, similaritatea semnelor este scăzută (și doar pe plan vizual), la fel și similaritatea unora dintre produse, arătate în decizia de față, în timp ce pentru celelalte produse și pentru serviciile pentru care este înregistrată marca reclamantei, s-a reținut că sunt diferite. Mai mult, marca anterioară are un caracter slab distinctiv. În acest context, nu există riscul ca publicul relevant să confunde originea produselor și a serviciilor desemnate de cele două mărci, considerând că aparțin aceluiași producător, respectiv reclamanta, ori, cel puțin, să creadă că societatea reclamantă și societatea pârâtă s-ar în relații comerciale, astfel încât să atribuie reclamantei produsele vizate de marca pârâtei.

Față de considerentele expuse, Înalta Curte constată că instanța de apel a menținut în mod greșit hotărârea primei instanțe, prin care s-a dispus anularea mărcii G.S., în condițiile în care ambele instanțe de fond au făcut o aplicare greșită a dispozițiilor relevante ale Legii nr. 84/1998 și a principiilor desprinse din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Drept urmare, va admite recursul și, în temeiul art. 312 alin. (1) cu referire la art. 304 pct. 9 C. proc. civ., va m odifica în tot decizia recurată, în sensul admiterii apelului declarat de pârâta SC G. SRL, a schimbării în tot a sentinței apelate, în baza art. 296 C. proc. civ. și a respingerii ca neîntemeiată a acțiunii în anularea mărcii formulate de reclamanta SC V.C.I.

SRL. Soluția de respingere în fond a pretențiilor reclamantei se impune și în ceea ce privește cererea în contrafacere, întemeiată pe dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (în forma de la data cererii de chemare în judecată – 21 februarie 2011). După cum rezultă din cuprinsul cererii de chemare în judecată, acest capăt de cerere are caracter accesoriu față de cererea în anularea mărcii, soarta sa depinzând de modul de soluționare a capătului principal de cerere. Astfel, respingerea cererii în anulare conduce la respingerea și a capătului de cerere accesoriu.

De altfel, în practica judiciară s-a apreciat în mod constant că titularul unei mărci protejate nu are deschisă calea unei acțiuni în contrafacere împotriva unei mărci înregistrate ulterior, întrucât eventuala interzicere a utilizării mărcii ulterioare ar lipsi în mod nejustificat pe titular de exercițiul drepturilor asupra mărcii, cu atât mai mult cu cât aceste drepturi s-au consolidat prin constatarea pe cale judecătorească a validității mărcii înregistrate ulterior. În aplicarea art. 274 C. proc. civ., Înalta Curte va obliga pe reclamanta SC V.C.I. SRL la cheltuieli de judecată către pârâta SC G. SRL pentru toate fazele procesuale, în măsura în care au fost solicitate expres, respectiv: 1500 RON pentru judecata în primă instanță și 11.934,18 RON pentru faza procesuală a recursului, constatându-se că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată în faza apelului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E Admite recursul declarat de pârâta SC G. SRL împotriva deciziei nr. 6A din 17 ianuarie 2012 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale. Modifică în tot decizia recurată în sensul că: Admite apelul declarat de pârâta SC G. SRL împotriva sentinței nr. 1164 din 16 iunie 2011 a Tribunalului București, secția a V-a civilă, și în consecință: Schimbă în tot sentința apelată și, pe fond, respinge ca neîntemeiată acțiunea formulată de reclamanta SC V.C.I. SRL. Obligă pe reclamanta SC V.C.I. SRL la 1500 RON cheltuieli de judecată către pârâta SC G. SRL pentru judecata în primă instanță. Obligă pe intimata reclamantă SC V.C.I.

SRL la 1.1934,18 RON cheltuieli de judecată către recurenta pârâtă SC G. SRL pentru faza procesuală a recursului. Irevocabilă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 14 decembrie 2012.