ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 7677/2012
ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 7677/2012 (Înalta Curte de Casație și Justiție, 2012)
Asupra cauzei de
față, constată următoarele:
Prin sentința nr.
1164
din
16 iunie 2011, Tribunalul București, secția
a V-a civilă, a admis acțiunea formulată de reclamanta SC V.C.I. SRL, în
contradictoriu cu pârâții SC G. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și
Mărci, și a dispus anularea înregistrării mărcii G.S. cu nr. AA număr de
depozit nr. BB, obligând pârâta să retragă de pe piață toate produsele purtând
denumirea G.S. și interzicând acesteia să folosească pe viitor marca G.S. sau
orice semn similar sau identic cu marca S.E.
În
motivarea sentinței, a reținut că firma SC V.C.I. a înregistrat la
21 octombrie 2004 la Oficiul de Stat pentru Invenții și
Mărci marca „S.E.” cu nr. CC, iar ulterior, pârâta SC G. SRL a înregistrat, la
rându-i, marca „G.S.” cu nr. AA, cu protecție din 13 octombrie 2008.
S-a considerat
că sunt incidente dispozițiile art. 6 și 36 din Legea nr. 84/1998, precum și
art. 4 alin. (2) lit. a) (ii) din Directiva 89/104/CE.
Conform certificatului
constatator eliberat la 11 aprilie 2011 de către Oficiul Registrului Comerțului,
societatea reclamantă are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor
farmaceutice - cod Caen 2110, fabricarea săpunurilor detergenților și a produselor
de întreținere - cod Caen 2041, fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice
- cod Caen 2042. Rezultă că cele două societăți comerciale activează în domenii
similare și identice. Deși produsele reclamantei sunt de uz intern, iar ale pârâtei
de uz extern, primele vizează procedee de slăbire, iar celelalte de tratare a celulitei,
ambele urmăresc menținerea optimă a organismului, cu alte cuvinte sunt produse complementare.
În examinarea
similarității între mărcile în discuție, trebuie avută în vedere analiza acestora
prin aprecierea de ansamblu din punct de vedere vizual, fonetic, conceptual și asupra
impresiei generale lăsate de mărci, ținând cont de caracterul lor distinctiv și
de elementele dominante. Consumatorul mediu percepe de obicei o marcă ca un întreg
și nu analizează diversele detalii ale acesteia. Pentru astfel de apreciere globală
ar trebui să se aibă în vedere un consumator mediu informat care rareori are ocazia
de a compara mai multe mărci, bazându-se pe amintirea acestora.
Din punct
de vedere vizual și fonetic, mărcile aflate în discuție sunt similare prin prezența
elementului verbal distinctiv comun S.E. Restul elementelor verbale nu pot face
obiectul unei comparații dintre cele două mărci, în primul rând pentru că nu sunt
relevate de aceeași manieră pe produse și în al doilea rând pentru că se referă
mai mult la originea produsului.
Conceptual,
ambele mărci au la bază cuvântul franțuzesc S., care conduce publicul consumator
la reprezentarea unei stări optime a corpului, ceea ce face posibilă evidențierea
similarității dintre acestea.
Din înscrisurile
depuse la dosarul cauzei rezultă că marca reclamantă este o marcă anterioară cu
impact asupra publicului relevant în ceea ce privește calitatea produselor. În aceste
condiții, folosirea mărcii S. de către pârâtă ar putea profita necuvenit de caracterul
distinctiv și de renumele mărcii anterioare.
Totodată această
folosire ar putea produse prejudicii reclamantei deoarece folosirea mărcii de către
pârâtă este în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii anterioare. Prin folosirea
de către pârâtă a mărcii S. în condițiile existenței unei similarități între cele
două mărci și a complementarității produselor, publicul relevant poate reține o
legătură între reclamantă și marca pârâtei, legătură care va profita pe nedrept
pârâtei, publicul relevant fiind același pentru ambele mărci. Publicul relevant
care cunoaște și apreciază produsele S. ale reclamantei, fiind pus în situația achiziționării
unor produse sub o denumire în care este inclus semnul S., în virtutea imaginii
clare și apreciative față de marca reclamantei, în cazul în care nu va fi mulțumit
de serviciile și produsele pârâtei, vor exista în mod direct și repercursiuni negative
asupra imaginii produselor reclamantei, dată fiind legătura existentă în mintea
consumatorului putând deci aduce prejudicii titularului mărcii mai întâi înregistrate.
Toate cheltuielile de marketing și publicitate efectuate de reclamantă vor profita
pe nedrept și pârâtei, care, folosindu-se în activitatea sa comercială curentă de
un semn similar mărcii reclamantei, va induce în eroare publicul consumator și va
avea beneficii de pe urma investițiilor reclamantei. Publicul relevant este același,
întrucât produsele și serviciile așa cum s-a arătat sunt complementare, ceea ce
implică folosirea nejustificată mărcii reclamantei de către pârâtă.
Prin decizia
civilă nr. 6 din 17 ianuarie 2012, Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă
și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins, ca nefondat, apelul
declarat de pârâta SC G. SRL împotriva sentinței menționate.
Pentru a decide
astfel, instanța de apel a reținut că sentința atacată nu conține motive contradictorii
ori străine de natura pricinii, arătând cu claritate motivele admiterii acțiunii
și specificând că produsele unei părți vizează procedee de slăbire, iar cele ale
celeilalte părți - de tratare a celulitei și ambele urmăresc menținerea optimă a
organismului, cu alte cuvinte sunt produse complementare.
Această concluzie
a primei instanțe de fond corespunde situației de fapt din dosar și este susținută
în argumentarea primei instanțe și de prezentarea originii și semnificației cuvântului
„S.E.” cu privire la menținerea optimă a organismului.
Faptul că
sentința atacată indică și obiecte secundare de activitate, nu doar pe cel principal
al reclamantei, nu reprezintă o motivare contradictorie, ci vine să sublinieze complementaritatea
produselor asupra cărora s-au înregistrat mărcile în dispută.
Faptul că
produsele unei părți sunt de uz extern, iar ale celeilalte de uz intern, cu modalități
diferite de administrare, cum invocă apelanta-pârâtă, este nerelevant, cât timp
produsele ambelor părți ce poarta marca, sunt complementare-ele urmărind menținerea
optimă a organismului
Contrar susținerilor
apelantei, prima instanță a făcut o aplicare corectă a legii, prin reținerea motivată
a complementarității produselor și a similarității mărcilor, explicarea riscului
de confuzie creat consumatorilor de către pârâtă (consumatorul mediu percepe de
obicei o marcă drept un întreg și nu analizează diversele detalii ale acesteia).
Similaritatea
din punct de vedere vizual și fonetic a mărcilor în discuție fiind întrunită prin
prezența elementului verbal distinctiv comun „S.”, ambalajele, forma și conținutul
produselor, invocate de apelanta-pârâtă, nu prezintă relevanță, cât timp atât produsele
pârâtei care poartă marca „S.”, cât și cele ale reclamantei care poartă marca „S.E.”
sunt destinate întreținerii în bună stare a corpului, așa cum și sugerează mărcile
similare.
Faptul că
marca pârâtei menționează și cuvântul „G.” indică mai mult cine ar fi titularul
mărcii „S.E.” și, așa cum corect a reținut prima instanță, nu creează distinctivitate
mărcii „S.” a pârâtei în raport cu marca reclamantei, înregistrată anterior. În
speța de față nu este în litigiu marca „G.” a apelantei-pârâte, al cărei renume
nu este contestat de intimata-reclamantă, ci marca „S.E.” a reclamantei.
Faptul că
și pârâta a făcut cheltuieli de promovare și publicitate a mărcii este irelevant,
atât timp cât, prin crearea de confuzie asupra mărcii intimatei-reclamante, există
riscul de a beneficia de cheltuielile de promovare și publicitate realizate de reclamantă
pentru marca „S.E.”.
Faptul că
reclamanta nu a declarat opoziție la înregistrarea mărcii pârâtei este lipsit de
semnificație juridică în procesul de anulare a mărcii, cât timp s-a dovedit că cererea
de anulare este întemeiată.
Interdicția
comercializării/oferirii produselor sub marca anulată, adică retragerea de pe piață
a produselor purtând marca „G.S.” dispusă de prima instanță, vizează împiedicarea
activităților de comercializare, sub marca anulată, după pronunțarea sentinței,
nu retroactiv pe cele deja realizate și finalizate, iar faptul că această comercializare
ar viza produse deja fabricate și purtând marca anulată nu înseamnă că sentința
s-ar fi pronunțat prin aplicarea retroactivă a legii, ci tocmai în respectarea ei.
Așadar, fie se formulează
opoziție în cadrul procedurilor de la
Oficiul de Stat
pentru Invenții și Mărci
privind înregistrarea unei mărci, fie orice persoană
interesată poate formula în baza art. 47 din Legea nr. 84/1998 o acțiune în anularea
respectivei mărci, pentru motivele prevăzute art. 6, rezultatul final nu poate fi
decât respingerea/înlăturarea de la înregistrare a mărcii care poate crea, prin
similaritate, confuzie, în dauna intereselor consumatorilor și respectiv altui comerciant,
în speță intimata.
Împotriva deciziei menționate,
a declarat recurs, în termen legal, pârâta SC G. SRL, criticând-o pentru nelegalitate,
în temeiul art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
S-a arătat că recurenta–pârâtă
nu înțelege să formuleze critici în legătură cu două aspecte de fapt reținute de
către instanța de apel în mod corect, anume caracterul sugestiv al termenilor S./S.E.
pentru calitățile produselor și renumele mărcii G., necontestat de reclamantă.
În dezvoltarea motivelor
de recurs, s-a susținut, în esență, că decizia de anulare a mărcii G.S. încalcă
dispozițiile art. 6 din Legea nr. 84/1998, după cum urmează:
Sub aspectul stabilirii
similarității mărcilor, instanța a încălcat art. 6 alin. (1) din lege, deoarece
nu a analizat mărcile astfel cum au fost înregistrate și nu a identificat elementul
dominant din componența mărcii a cărei anulare se solicită în cauză.
Dacă ar fi ținut cont
de aceste criterii de analiză, ar fi ajuns la concluzia că mărcile în conflict nu
sunt similare nici din punct de vedere vizual și nici auditiv sau conceptual.
S-a susținut, astfel,
că, pentru a dispune anularea mărcii ulterioare, instanța este ținută să analizeze
mărcile în conflict, așa cum au fost înregistrate, nu să compare ambalajele produselor
pe care apar mărcile, adică modalitatea efectivă de folosire a acestora.
Contrar acestui principiu,
instanța, în loc să efectueze analiza celor două mărci, astfel cum sunt înregistrate,
analizează doar elementul S., reținând similaritatea fonetică și vizuală dintre
cele două mărci doar din prisma acestui element, motivând că celălalt element verbal
din componența mărcii pârâtei nu poate fi avut în vedere din cauza modului în care
este redat pe ambalaj.
De asemenea, instanța
nu a determinat similaritatea mărcilor prin aprecierea în ansamblu a acestora, ca
semne distinctive unitare, neținând cont de principiul – desprins din jurisprudența
Curții de Justiție a Uniunii Europene – potrivit căruia, chiar și atunci când există
un element dominant, celelalte elemente ale ansamblului nu pot fi neglijate sau
excluse decât dacă sunt nesemnificative în formarea imaginii globale sau au caracter
descriptiv.
În speță, instanța nu
putea să analizeze doar termenul S. din marca pârâtei, deoarece celălalt element
G. nu este un element neglijabil pentru a nu fi luat în considerare. Mai mult, G.
este chiar elementul dominant al mărcii, identifică titularul mărcii și dă funcție
distinctivă acesteia; or, neglijarea unui astfel de element din componența mărcii
determină în mod cert o concluzie greșită privind similaritatea mărcilor.
De altfel, instanța nu
a identificat elementul dominant din componența mărcii pârâtei, prin aplicarea regulilor
stabilite de practică și doctrină, respectiv: între elementele verbale ale unei
mărci, cuvântul cu distinctivitate mai mare va fi dominant în raport cu cele cu
distinctivitate mai redusă, sugestive sau descriptive; trebuie avută în vedere și
poziția relativă a diferitelor componente în configurația mărcii, partea de început
a mărcii fiind mai bine percepută de consumator decât finalul acesteia.
Pe baza acestor reguli,
elementul verbal G. este elementul dominant din marca G.S. atât din perspectiva
poziționării sale în ansamblul mărcii, precum și din perspectiva distinctivității
inerente și dobândite prin uz.
Astfel, G. este primul
cuvânt din cadrul mărcii și are un impact deosebii asupra consumatorului, fiind
cel mai ușor de reținut și intrând imediat în atenția acestuia; mai mult, este cuvântul
cel mai lung.
G. are distinctivitate
inerentă puternică, deoarece este un cuvânt fantezist, fără a avea un sens propriu
în limba română, în timp ce S. este un termen sugestiv, are un grad redus de distinctivitate
intrinsecă, în raport de produsele pentru care marca a fost înregistrată, și anume
produse cosmetice.
G. are și o distinctivitate
dobândită puternică, dat fiind renumele câștigat atât pe piața românească, dar și
în străinătate, având în vedere vechimea mărcii (G. a fost înregistrat ca marcă
încă din anul 1990), durata și întinderea publicității efectuate mărcii (spre exemplu,
doar în anul 2010 s-au investit peste 760.000 RON în reclama mărcilor), aria geografică
de utilizare, utilizarea de lungă durată sau intensivă a mărcii (spre exemplu, volumul
vânzărilor în anul 2010 a fost de peste 10 milioane de RON).
Deși instanța de apel
a reținut distinctivitatea dobândită și renumele mărcii G., nu a dat eficiență în
drept acestei constatări de fapt. G. este o marcă umbrelă, iar adăugarea elementului
S. s-a făcut pentru a desemna o nouă gamă de produse cosmetice ce cuprinde creme,
ser și gel anticelulitice.
Pe aspectul similarității
produselor, s-a susținut că instanța de apel a reținut în mod greșit că produsele
reclamantei și cele ale pârâtei sunt complementare, prin aplicarea eronată a noțiunii
de „produse complementare”, astfel cum aceasta este definită de OHIM în par. 2.6.1
în capitolul 2, partea a 2-a din Regulile privind opozițiile și consacrată de jurisprudență:
produsele sunt complementare în cazul în care există o strânsă legătură între ele,
în sensul ca unul este indispensabil sau important pentru utilizarea celuilalt,
astfel încât clienții pot crede că responsabilitatea pentru producerea acestor mărfuri
revine aceleiași întreprinderi.
În cauză, produsele pentru
care au fost înregistrate cele două mărci în conflict nu sunt produse complementare
și nici nu pot fi considerate ca fiind similare, atâta timp cât unele produse sunt
suplimente nutritive folosite pentru slăbit, cu alte cuvinte pentru reducerea masei
corporale, iar celelalte produse sunt creme și seruri destinate tratării celulitei.
Pe aspectul stabilirii
distinctivității și limitei protecției mărcii anterioare, instanța de apel, deși
a reținut că marca S.E., înregistrată și folosită pentru produse de slăbit este
sugestivă, folosită pentru a indica consumatorului caracteristicile produselor,
mai exact că acestea folosesc la slăbit, nu a dat eficiență acestei constatări în
aprecierea riscului de confuzie, în sensul că o marcă considerată „slabă” din punct
de vedere al distinctivității va fi protejată doar atunci când există o similaritate
a semnelor în conflict mai mare decât cel cerut în mod obișnuit.
Recunoașterea unei protecții
sporite unei mărci alcătuite din termeni evocatori ar însemna crearea unui monopol
asupra acestora, ceea ce ar veni în contradicție cu regulile unei concurențe reale
și loiale, respectiv cu desfășurarea unui comerț onest. Prin această protecție slabă
se urmărește lăsarea semnului disponibil într-o anumită măsură și pentru ceilalți
competitori.
Pe aspectul existenței
riscului de confuzie, s-a susținut că instanța de apel a stabilit în mod greșit
că acesta există în cauză, date fiind greșelile săvârșite în legătură cu analiza
semnelor în conflict, efectele distinctivității mărcii anterioare, similaritatea
semnelor și produselor și încălcarea regulilor de apreciere a riscului de confuzie,
desprinse din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (hotărârea din
06 noiembrie 2005 în cauza Life/Thomson Life C – 120/04).
Aplicând aceste reguli,
rezultă lipsa oricărui risc de confuzie, deoarece similaritatea dintre semne este
scăzută, la fel și similaritatea dintre produse, marca anterioară are un caracter
slab distinctiv, în timp ce marca pârâtei are un caracter distinctiv puternic.
Recurenta–pârâtă a conchis
în sensul că se impune menținerea valabilității mărcii G.S., cu consecința respingerii
și a capetelor de cerere privind retragerea produselor și interzicerea folosirii
pe viitor a acestei mărci. În plus, argumentele care au condus la stabilirea inexistenței
unui risc de confuzie între cele două mărci în aplicarea art. 6 din Legea nr.
84/1998 își regăsesc aplicabilitatea și în respingerea acțiunii fundamentate pe
art. 36 din aceeași lege.
Examinând decizia recurată
în raport de criticile formulate și actele dosarului, Înalta Curte apreciază că
recursul este fondat, pentru următoarele considerente:
Obiectul cererii de chemare
în judecată formulate în cauză îl reprezintă anularea înregistrării mărcii G.S.
aparținând pârâtei SC G. SRL și interzicerea folosirii acestei mărci, invocându-se
similaritatea cu marca S.E., înregistrată anterior de către reclamantă și indicându-se
drept temei juridic prevederile art. 47 alin. (1) cu referire la art. 6 alin.
(1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, precum și cele ale art. 36 alin. (2) lit. b)
din același act normativ.
Drepturile asupra mărcii
a cărei anulare se solicită în cauză au fost recunoscute cu începere de la data
de 13 octombrie 2008, așadar potrivit Legii nr. 84/1998 în forma anterioară modificărilor
aduse prin Legea nr. 66/2010.
În conformitate cu dispozițiile
art. 48 alin. (1) lit. b) din lege [ce coincide în conținut cu art. 47 alin.
(1) lit. b) din legea în forma actuală], anularea înregistrării unei mărci se poate
cere, între altele, pentru motivele prevăzute de art. 6 din lege.
Prin coroborarea art.
47 cu art. 6 alin. (1) lit. c) [ce are corespondent în actualul art. 6 alin.
(1) lit. b)], anularea mărcii se poate dispune în ipoteza în care marca
este similară cu o marcă
anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau
similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de
asociere cu marca anterioară.
După cum rezultă din jurisprudența
constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, riscul de confuzie, incluzând
și riscul de asociere, se apreciază global, ținându-se cont de interdependența factorilor
relevanți, în categoria cărora intră gradul de similaritate a semnelor în conflict
și a produselor/serviciilor desemnate de aceste semne, ceea ce impune, în prealabil,
determinarea existenței similarității semnelor și a produselor, precum și a gradului
de similaritate.
În acest sens, instanța
europeană a stabilit că un grad ridicat al similarității semnelor poate compensa
un nivel mai scăzut al similarității produselor/serviciilor și invers.
Se constată că, în cauză,
ambele instanțe de fond a făcut o aplicare greșită a tuturor criteriilor de apreciere
a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, ajungând la concluzia eronată
a existenței unui asemenea risc în privința mărcii pârâtei, comparativ cu marca
reclamantei.
În privința conflictului
între produsele/serviciile desemnate de mărcile în conflict, se reține că marca
reclamantei a fost înregistrată pentru: „produse veterinare; substanțe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi și materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide” (clasa 5), „aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare, membre, ochi și dinți artificiali;
articole ortopedice; materiale pentru sutură” (clasa 10), respectiv „servicii medicale;
servicii veterinare; servicii de agricultură, horticultură și de silvicultură” (clasa
44).
Marca a cărei anulare
se solicită în cauză a fost înregistrată pentru „produse cosmetice și de parfumerie”
(clasa 3).
Prima instanță a reținut
identitatea unora dintre produse, respectiv similaritatea în ceea ce privește alte
produse, în timp ce instanța de apel a reținut exclusiv similaritatea, apreciind
că produsele uneia dintre părți, constând în procedee de slăbire, sunt complementare
cu produsele celeilalte părți – de tratare a celulitei, deoarece toate urmăresc
menținerea optimă a organismului.
Se observă că instanța
de apel nu a preluat constatarea primei instanțe în sensul identității produselor
sau a serviciilor, iar această apreciere este corectă, deoarece niciunul dintre
produsele vizate de marca reclamantei nu se regăsește ca atare printre cele pentru
care a fost înregistrată marca pârâtei. În privința serviciilor, este exclusă identitatea,
cât timp marca pârâtei a fost înregistrată doar pentru produse (din clasa 3).
În schimb, instanța de
apel a considerat că produsele ar fi similare, deoarece sunt complementare, apreciere
ce a fost făcută doar în considerarea unora dintre produse.
Se observă că niciunul
dintre produsele menționate prin decizia recurată nu este redat ca atare în certificatul
de înregistrare a mărcilor în conflict („procedee de slăbire”, respectiv „produse
de tratare a celulitei”). Instanța s-a raportat la produsele folosite în concret
de către fiecare parte, astfel cum rezultă din ambalajele depuse la dosar.
Or, o asemenea modalitate
de stabilire a similarității este contrară dispozițiilor art. 48 cu referire la
art. 6 alin. (1) lit. c) din lege, deoarece ceea ce interesează este
întinderea protecției
mărcilor supuse comparării, rezultată din certificatul de înregistrare a fiecărei
mărci, astfel încât
compararea
produselor/serviciilor trebuie să le aibă în vedere pe cele cărora marca este
destinată a fi aplicată,
strict menționate în certificatul de înregistrare a mărcii.
În acest context, este
lipsită de relevanță modalitatea în care marca este utilizată în activitatea comercială
ori obiectul de activitate al fiecărei societăți (la care s-a referit prima instanță).
Pe de altă parte, nu se
poate ignora că produsele indicate de către instanța de apel pot fi încadrate în
produsele de gen menționate în certificatele de înregistrare a celor două mărci.
Astfel,
„procedeele
de slăbire” de uz intern ale reclamantei pot fi considerate o specie a substanțelor
dietetice de uz medical, regăsite în clasa 5 din certificatul de înregistrare a
mărcii reclamantei, în timp ce „produsele de tratare a celulitei” pot fi încadrate
în categoria cosmeticelor pentru care este înregistrată marca pârâtei.
Ca atare, se va cerceta
dacă, în legătură cu aceste produse, este corectă concluzia similarității formulată
de către instanța de apel.
După cum rezultă din jurisprudența
Curții de Justiție a Uniunii Europene, similaritatea se apreciază ținând cont de
toți factorii pertinenți care caracterizează raportul între produse sau servicii,
în special de natura, destinația și utilizarea lor, precum și de caracterul concurent
sau complementar al acestora (hotărârea din 29 septembrie 1998 din cauza Canon C
- 39/97).
În ceea ce privește complementaritatea,
prin motivele de recurs s-a arătat în mod corect că acest termen a fost definit
în ghidul elaborat de Oficiul pentru Armonizare în Piața Internă din Alicante (partea
referitoare la procedura opoziției, parag. 2.6.1) și, chiar dacă acesta nu are în
sine forță juridică, cu atât mai mult cu cât vizează mărcile comunitare, definiția
regăsită în ghid a fost confirmată în jurisprudența instanțelor de la Luxemburg.
Astfel, nu există niciun motiv pentru a nu fi aplicată în practica instanțelor naționale
în legătură cu similaritatea produselor și serviciilor, într-un context legislativ
asemănător celui din legislația europeană.
Se consideră că produsele
complementare sunt cele între care există o legătură strânsă, în sensul că unul
este indispensabil ori, cel puțin, important pentru folosirea celuilalt, astfel
încât consumatorul poate crede că producătorul este același.
Prin prisma acestei definiții,
se constată că recurenta susține în mod corect faptul că produsele comparate în
speță (pastile pentru slăbit și produse anticelulitice) nu sunt complementare, deoarece
folosirea unora nu este legată de utilizarea celorlalte. Chiar dacă se pot completa
ca funcții terapeutice, acest efect nu se produce în mod necesar, produsele putând
fi administrate independent.
Dat fiind, însă, că produsele
pot răspunde aceleiași necesități - subțierea corpului -, se pot comercializa în
aceleași spații (farmacii) și chiar prin aceleași canale de distribuție, se poate
considera că sunt concurente, din moment ce pot fi substituite unele prin altele,
ceea ce înseamnă că sunt, totuși, similare, astfel cum a apreciat instanța de apel
(finalitatea constatărilor fiind aceeași, chiar dacă a stabilit similaritatea în
forma complementarității).
Similaritatea produselor
are, cu toate acestea, un nivel scăzut, în condițiile în care punctele de convergență
sunt neînsemnate în raport cu punctele de diferențiere (natură, compoziție, principiu
de utilizare, aparență, stare fizică).
Din acest punct de vedere,
sunt fondate susținerile recurentei (care a recunoscut, totuși, existența similarității)
privind gradul redus al similarității, apreciere ce are relevanță în evaluarea riscului
de confuzie, în sensul că, pentru existența acestuia, ar fi necesar un grad mai
ridicat al similarității semnelor, potrivit principiului de apreciere a riscului
de confuzie ce a fost expus anterior.
În privința celorlalte
produse pentru care a fost înregistrată marca pârâtei – cosmetice (altele decât
produse anticelulitice) și de parfumerie -, se observă că instanța de apel nu a
înfățișat niciun argument pentru conturarea unei concluzii în sensul similarității,
iar considerentele primei instanțe în acest sens se fundamentează pe compararea
greșită a obiectului de activitate al societății reclamante cu cel al societății
pârâte. Or, după cum s-a demonstrat anterior, compararea produselor/serviciilor
se realizează exclusiv pe baza certificatului de înregistrare a mărcii, act ce reflectă
întinderea protecției mărcilor opuse.
Din analiza comparativă
a produselor/serviciilor desemnate de marca reclamantei, respectiv de marca pârâtei
- altele decât produsele deja comparate -, nu reiese niciun indiciu al similarității,
potrivit principiului deja enunțat, desprins din jurisprudența Curții de
Justiție a Uniunii Europene, respectiv în raport de natura, destinația și utilizarea
lor, ținându-se cont de caracterul eventual concurent sau complementar.
Ca atare, celelalte produse
pentru care marca pârâtei a fost înregistrată sunt diferite de produsele/serviciile
desemnate de marca anterioară a reclamantei, riscul de confuzie fiind exclus.
Se constată, în aceste
condiții, că nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art. 48 alin. (1) lit.
b) cu referire la art. 6 alin. (1) lit. c) din lege, deoarece aceste condiții -
printre care și similaritatea produselor/serviciilor, trebuie întrunite cumulativ,
motiv pentru care, în mod greșit, s-a dispus anularea mărcii pârâtei pentru alte
produse decât produsele anticelulitice din categoria cosmeticelor.
În consecință, se verifica
dacă sunt îndeplinite celelalte condiții legale exclusiv din perspectiva acestor
din urmă produse.
În privința conflictului
între semnele în conflict, se constată că sunt fondate motivele de recurs prin care
se susține un nivel scăzut al similarității, contrar aprecierii instanței de apel,
cu consecința inexistenței riscului de confuzie.
S-a reținut în fapt că
marca reclamantei, protejată cu începere de la data de 22 noiembrie 2003, este compusă
dintr-un singur element verbal S.E., în timp ce marca a cărei anulare se solicită
în cauză G.S. este alcătuită din două elemente verbale.
S-a apreciat că analiza
comparativă a mărcilor se realizează doar în raport de elementul comun S., care
are caracter distinctiv, iar simpla preluare a mărcii verbale a reclamantei în conținutul
mărcii compuse (diferența dată de ultima literă „E” fiind neglijabilă) este suficientă
pentru existența similarității vizuale, fonetice și conceptuale.
Este de precizat că, întocmai
ca în cazul comparării produselor/serviciilor, confruntarea semnelor se realizează
pe baza modului în care mărcile au fost înregistrate, și nu a modului în care acestea
sunt efectiv utilizate în activitatea comercială.
Pornindu-se de la această
premisă, se constată că instanța de apel – ca, de altfel, și prima instanță – au
ignorat regulile de stabilire a similarității semnelor, astfel cum acestea se desprind
din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, corect redate prin motivele
de recurs.
Astfel,
aprecierea comparativă
trebuie realizată global, urmărindu-se determinarea impresiei pe care ansamblul
elementelor ce compun un semn o creează consumatorului produselor/serviciilor desemnate
de semnele în discuție, ținându-se cont de elementele dominante și distinctive,
în vederea stabilirii existenței unei similarități între semne și, dacă este cazul,
a gradului de similaritate (hotărârea din 11 noiembrie 1997 pronunțată în cauza
Sabel/Puma C – 251/95).
Operațiunea de comparare
trebuie să țină cont de gradul de distinctivitate al mărcii anterioare, fie intrinsecă,
fie dobândită, întrucât mărcile care au un caracter distinctiv ridicat, fie intrinsec,
fie ca urmare cunoașterii lor pe piața produselor, beneficiază de o protecție mai
mare decât cele al căror caracter distinctiv este mai scăzut (
hotărârea din 29
septembrie 1998 din cauza Canon C - 39/97).
În aplicarea acestor reguli,
instanțele de fond ar fi trebuit să stabilească, pe de o parte, impresia de ansamblu
creată consumatorului de marca pârâtei, compusă din mai multe elemente, iar, pe
de altă parte, nivelul de distinctivitate al mărcii S.E.
În mod greșit, instanța
de apel – ca, de altfel, și prima instanță -, a apreciat că elementul G. nu trebuie
luat în considerare în compararea semnelor, deoarece marca G. nu face obiectul prezentului
litigiu.
În aprecierea imaginii
de ansamblu a mărcii, după cum s-a arătat, trebuie avute în vedere toate elementele
distinctive. Așadar, ca regulă, nu se poate avea în vedere un singur element, chiar
atunci când acesta este cel dominant în imaginea de ansamblu a semnului, decât dacă
celelalte elemente sunt neglijabile.
Or, componenta G. nu este
lipsită de distinctivitate, dimpotrivă, are un caracter puternic distinctiv, atât
intrinsec, fiind vorba despre o denumire fantezistă, ce nu sugerează calitățile
produselor, dar și dobândit prin folosire, instanța de apel reținând că renumele
semnului G., ce reprezintă o marcă înregistrată a pârâtei, nu a fost contestat de
către partea adversă.
Mai mult, elementul S.
este cel care are un caracter slab distinctiv, fiind evocator pentru caracteristicile
produselor de combatere a celulitei, ceea ce înseamnă că are o pondere nesemnificativă
în impresia de ansamblu asupra mărcii.
Elementul G. este cel
dominant în cadrul mărcii pârâtei, avându-se în vedere atât natura sugestivă a elementului
S., dar și poziționarea în cadrul mărcii, recurenta susținând în mod corect că prima
parte a unei denumiri, chiar compuse din mai mulți termeni, este cea care atrage
atenția consumatorului.
Pe de altă parte, simpla
preluare a unei mărci în alcătuirea unei mărci complexe nu relevă prin ea însăși
existența similarității (cu atât mai puțin nu justifică neluarea în considerare
a tuturor componentelor distinctive ale mărcii), deoarece aprecierea similarității
între mărci nu se realizează prin compararea doar a mărcii anterioare cu elementul
corespondent din marca complexă, ci a mărcilor în ansamblu (hotărârea
Curții de Justiție a
Uniunii Europene
din 28 aprilie 2004 în cauza Matrazen Concord C – 3/03).
Drept urmare, în prezența
mărcii pârâtei, consumatorul nu va considera că produsele vizate de marcă provin
de la titularul mărcii anterioare, cât timp nu va acorda suficientă atenție elementului
slab distinctiv, ce sugerează caracteristicile produselor, mai mult, îl va asocia
cu elementul dominant, pe care îl va recunoaște ca fiind marca renumită, având convingerea
că este un element ce completează componenta principală G., cu un caracter distinctiv
puternic.
Așadar, nu se poate aprecia
că elementul S. își păstrează autonomia în cadrul mărcii pârâtei, fiind percepută
drept consumator ca o indicație ce completează elementul dominant, cu consecința
că nu subzistă o similaritate conceptuală între cele două mărci, consumatorul fiind
conștient că se află în prezența unei alte mărci G., în cadrul căreia elementul
S. sugerează caracteristicile produselor vizate.
Nu poate fi vorba nici
despre similaritate auditivă: primul cuvânt, format din mai multe litere, estompând
fonetic cea de-a doua componentă. Cât privește similaritatea vizuală, deși există,
este una scăzută, deoarece atenția consumatorului se concentrează pe elementul puternic
distinctiv: deși observă și cel de-al doilea element, consumatorul consideră că
definește gama produselor desemnate de noua marcă G., fără să îl asocieze cu marca
anterioară.
Sunt fondate și susținerile
recurentei referitoare la caracterul slab distinctiv al mărcii reclamantei, gradul
de distinctivitate al mărcii anterioare fiind, după cum s-a arătat deja, unul dintre
criteriile de apreciere a riscului de confuzie.
Este de precizat că verificarea
gradului de distinctivitate a unei mărci înregistrate nu
poate conduce la constatarea
lipsei totale a caracterului distinctiv, întrucât s-ar infirma implicit efectele
juridice recunoscute mărcii legal înregistrate. Or, instanța de judecată nu a fost
învestită în cauză cu cercetarea valabilității înregistrării mărcii reclamantei,
astfel încât se consideră că această marcă produce efecte juridice și are caracter
distinctiv.
Cu toate acestea, nu este
exclus ca, în această analiză, să se ajungă la concluzia că marca este sugestivă,
în sensul că evocă produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, ceea
ce înseamnă că este o marcă slab distinctivă.
Aceasta este situația
în prezenta cauză, în condițiile în care distinctivitatea se apreciază doar în raport
de produsele „pastile de slăbit”, nu și de celelalte produse și servicii pentru
care marca reclamantei a fost înregistrată, pentru considerentele deja expuse.
Distinctivitatea semnificând
aptitudinea mărcii de a identifica originea produselor și a serviciilor vizate,
evaluarea sa are loc prin prisma acestor produse și servicii, observându-se că marca
S.E. evocă tocmai efectele produselor „pastile de slăbit”, anume obținerea supleței
prin reducerea greutății corporale. Această semnificație a fost corect stabilită
de către instanța de apel, fără a valoriza, însă, această apreciere în sensul unui
grad scăzut de distinctivitate intrinsecă a mărcii anterioare (nu s-a reținut și,
de altfel, nici nu s-a pretins de către reclamantă că marca sa ar fi dobândit prin
folosire o distinctivitate particulară).
În ceea ce privește riscul
de confuzie, incluzând și riscul de asociere, se constată că, în mod greșit, instanța
de apel – ca și prima instanță – a apreciat că acesta există, din moment ce, astfel
cum s-a demonstrat prin prezentele considerente, similaritatea semnelor este scăzută
(și doar pe plan vizual), la fel și similaritatea unora dintre produse, arătate
în decizia de față, în timp ce pentru celelalte produse și pentru serviciile pentru
care este înregistrată marca reclamantei, s-a reținut că sunt diferite. Mai mult,
marca anterioară are un caracter slab distinctiv.
În acest context, nu există
riscul ca publicul relevant să confunde originea produselor și a serviciilor desemnate
de cele două mărci, considerând că aparțin aceluiași producător, respectiv reclamanta,
ori, cel puțin, să creadă că societatea reclamantă și societatea pârâtă s-ar în
relații comerciale, astfel încât să atribuie reclamantei produsele vizate de marca
pârâtei.
Față de considerentele
expuse, Înalta Curte constată că instanța de apel a menținut în mod greșit hotărârea
primei instanțe, prin care s-a dispus anularea mărcii G.S., în condițiile în care
ambele instanțe de fond au făcut o aplicare greșită a dispozițiilor relevante ale
Legii nr. 84/1998 și a principiilor desprinse din jurisprudența Curții de Justiție
a Uniunii Europene.
Drept urmare, va admite
recursul și, în temeiul art. 312 alin. (1) cu referire la art. 304 pct. 9 C. proc.
civ., va m
odifica
în tot decizia recurată, în sensul admiterii apelului declarat de pârâta SC G. SRL,
a schimbării în tot a sentinței apelate, în baza art. 296 C. proc. civ. și a respingerii
ca neîntemeiată a acțiunii în anularea mărcii formulate de reclamanta SC V.C.I.
SRL.
Soluția de respingere
în fond a pretențiilor reclamantei se impune și în ceea ce privește cererea în contrafacere,
întemeiată pe dispozițiile
art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 (în forma
de la data cererii de chemare în judecată – 21 februarie 2011).
După cum rezultă din cuprinsul
cererii de chemare în judecată, acest capăt de cerere are caracter accesoriu față
de cererea în anularea mărcii, soarta sa depinzând de modul de soluționare a capătului
principal de cerere.
Astfel, respingerea cererii
în anulare conduce la respingerea și a capătului de cerere accesoriu.
De altfel, în practica
judiciară s-a apreciat în mod constant că titularul unei mărci protejate nu are
deschisă calea unei acțiuni în contrafacere împotriva unei mărci înregistrate ulterior,
întrucât eventuala interzicere a utilizării mărcii ulterioare ar lipsi în mod nejustificat
pe titular de exercițiul drepturilor asupra mărcii, cu atât mai mult cu cât aceste
drepturi s-au consolidat prin constatarea pe cale judecătorească a validității mărcii
înregistrate ulterior.
În aplicarea art. 274
C. proc. civ., Înalta Curte va obliga pe reclamanta SC V.C.I. SRL la cheltuieli
de judecată către pârâta SC G. SRL pentru toate fazele procesuale, în măsura în
care au fost solicitate expres, respectiv: 1500 RON pentru judecata în primă instanță
și 11.934,18 RON pentru faza procesuală a recursului, constatându-se că nu au fost
solicitate cheltuieli de judecată în faza apelului.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E
Admite recursul declarat
de pârâta SC G. SRL împotriva deciziei nr. 6A din 17 ianuarie 2012 a Curții de Apel
București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală,
conflicte de muncă și asigurări sociale.
Modifică în tot decizia
recurată în sensul că:
Admite apelul declarat
de pârâta SC G. SRL împotriva sentinței nr. 1164 din 16 iunie 2011 a Tribunalului
București, secția a V-a civilă, și în consecință:
Schimbă în tot sentința
apelată și, pe fond, respinge ca neîntemeiată acțiunea formulată de reclamanta SC
V.C.I. SRL.
Obligă pe reclamanta SC
V.C.I. SRL la 1500 RON cheltuieli de judecată către pârâta SC G. SRL pentru judecata
în primă instanță.
Obligă pe intimata reclamantă
SC V.C.I. SRL la 1.1934,18 RON cheltuieli de judecată către recurenta pârâtă SC
G. SRL pentru faza procesuală a recursului.
Irevocabilă.
Pronunțată în ședință
publică astăzi, 14 decembrie 2012.