ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1510/2017

Asupra cauzei de față, constată următoarele;

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a-IV-a civilă, la data de 15.05.2012, sub nr. x/3/2012 reclamanta A., prin mandatar autorizat SC D. SA, a chemat în judecată pe pârâții B. și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M), solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună anularea înregistrării mărcii E. din 19 ianuarie 2011, număr de marca x, aparținând pârâtului B. pentru "produse farmaceutice" din clasa 05 și înscrierea acestei modificări în Registrul Național al Mărcilor gestionat de O.S.I.M.

Prin sentința civilă nr. 1950 din 25 noiembrie 2012, prima instanță a admis acțiunea și a dispus anularea mărcii E. nr. x din 19 ianuarie 2011.

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut următoarea situație de fapt și de drept:

Reclamanta A. este titulara unui drept exclusiv, anterior, asupra mărcilor F. înregistrate la nivel internațional sub nr. 312632 din 29 aprilie 1966 și 382907 din 6 octombrie 1971, beneficiind de protecție și pe teritoriul României pentru clasa de produse 05, conform clasificării de la Nisa.

Pârâtul B. a obținut înregistrarea mărcii E., pentru clasele de produse 3 și 5, conform clasificării de la Nisa, potrivit certificatului nr. x, durata de protecție a mărcii pe teritoriul României fiind de 10 ani cu începere de la data de 19.01.2011.

Reclamanta a invocat ca temei al anulării mărcii pârâtului dispozițiile art. 47 lit. b) cu referire la art. 6 lit. b) din Legea nr. 84/1998, respectiv faptul că:

" din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară."; în consecință, a solicitat anularea mărcii pârâtului în ceea ce privește protecția acordată pentru "produse farmaceutice" din clasa 05.

Verificând condițiile legale pentru admisibilitatea cererii de anulare, prin prisma susținerilor părților și în funcție de materialul probator administrat în cauză, tribunalul a reținut că acestea sunt îndeplinite, astfel încât a apreciat în sensul temeiniciei acțiunii formulate de reclamantă.

Astfel, în primul rând s-a reținut identitatea de produse pe care cele două mărci le desemnează în ceea ce privește clasa 05 "produse farmaceutice", atât marca reclamantei cât și marca pârâtei având ca produse protejate medicamente; mai mult, chiar pârâtul în întâmpinare a arătat că produsul E. reprezintă un medicament având la baza acid acetilsalicilic, substanța activă cuprinsă și în medicamentele produse de reclamantă sub marca F.

De altfel, identitatea de produse nu a fost contestată în cauză.

În ceea ce privește identitatea sau similitudinea semnelor, tribunalul a reținut o similitudine pronunțată între cele două semne care desemnează produse identice.

S-a apreciat că, din punct de vedere fonetic mărcile în discuție sunt aproape identice, dacă se au în vedere marca reclamantei F. și cuvântul dominant din marca pârâtului, respectiv G.

Este adevărat că doctrina și practica judiciară a stabilit, ca regulă, că primul cuvânt sau prima parte a cuvântului din denumirea mărcii este cel sau cea care atrage atenția consumatorului, motiv pentru care are o importanță deosebită.

Însă, în ceea ce privește marca pârâtului, E., contestată în cauză, nu poate fi ignorat că G. este cuvântul dominant și cuvântul cu care consumatorul ar urma să desemneze produsul ce se vrea a fi diferențiat prin marca înregistrată de pârât.

Introducerea denumirii producătorului, respectiv E., în prima parte a mărcii, nu este de natură a crea un element de diferențiere puternic, tocmai din cauza faptului că publicul are tendința de a desemna produsul "marcat" printr-un cuvânt sau o prescurtare a cuvintelor cuprinse în semn. Or, în cazul de față, în mod evident, consumatorul nu va desemna produsul medicamentos produs de pârâtă sub marca E. prin primul cuvânt sau prin primele două cuvinte, tocmai din cauza faptului că aceasta, E., este denumirea producătorului, care, așa cum rezultă din actele de la dosar, produce medicamente diferite.

Funcția principală a mărcii este aceea de a diferenția produsele unei întreprinderi, publicul ajungând să diferențieze produsele prin felul în care produsul este "marcat", să îi asocieze un anume renume sau o anumită calitate, fără a mai verifica numele producătorului.

Tocmai de aceea, dacă consumatorul desemnează medicamentul produs de reclamantă cu titulatura de F., medicamentul produs de pârât va fi în mod evident desemnat prin cuvântul G., astfel încât s-a considerat a fi esențială similitudinea rezultată din aceste elemente verbale și faptul că un consumator se va adresa farmacistului solicitând produsul dorit prin desemnarea cu această particulă verbală, F. sau asperan, fără folosirea, ca regulă, a unor elemente suplimentare.

În ceea ce privește similitudinea între elementele verbale F. și G., tribunalul a reținut asemănarea aproape de identitate, care favorizează un risc de confuzie crescut.

Astfel, începutul comun al celor două cuvinte, respectiv particula "asp" are un caracter determinant, la fel ca și literele comune "r" și "p" din restul cuvântului, aceste consoane fiind situate pe aceeași poziție în cadrul fiecărui element verbal. Diferența de două vocale nu are puterea de a crea distinctivitate între cele două elemente verbale, modul de pronunție fiind similar și ușor de confundat.

Asemănarea foarte mare între cele două elemente verbale este capabilă a crea risc de confuzie, tribunalul înlăturând susținerile pârâtului cu privire la faptul că riscul de confuzie este eliminat prin elementele de ordin grafic.

Astfel, în ceea ce privește elementul "E." s-au luat în considerare elementele prezentate anterior.

În ceea ce privește susținerea că marca înregistrată de pârât este o marcă combinată, diferențiindu-se și prin elementul grafic și culorile folosite, tribunalul a reținut că aceste elemente nu sunt de natură a înlătura riscul de confuzie.

În acest sens, s-a avut în vedere caracterul secundar al acestor elemente și tipul produselor protejate, precum și modul de achiziționare a acestora.

În speță, este vorba de medicamente care au ca substanță activă acidul acetilsalicilic, ele putând fi achiziționate din farmacii, fără a fi însă necesară eliberarea unei rețete.

Nefiind în situația eliberării medicamentelor pe bază de rețetă, ele se înmânează de farmacist la cererea consumatorului, devenind astfel ușor de confundat termenul de F. cu cel de G.

Mai mult, faptul că ele se comercializează în farmacii, diminuează mult impactul elementelor grafice, care ar putea avea puterea de diferențiere a produselor, deoarece consumatorul, ca regulă, nu alege produsul de pe raft (ca în situația în care el s-ar comercializa în supermarket), culorile și elementele grafice atrăgându-i atenția cu prioritate, ci îl solicită verbal farmacistului, ceea ce determină un impact crescut al elementelor fonetice ale mărcilor.

Din punct de vedere conceptual, tribunalul a reținut că există, de asemenea, un risc de confuzie ce nu poate fi ignorat.

Pârâtul a afirmat că denumirea G. este fantezistă, nu desemnează din punct de vedere conceptual un termen anume, însă, afirmă că denumirea F. utilizată de pârâtă are semnificația de F., definită de DEX drept "nume comercial dat acidului acetilsalicilic, întrebuințat ca medicament febrifug și calmant".

Ca atare, instanța a apreciat că din punct de vedere conceptual, denumirea aleasă de pârât este una originală, fantezistă, fără nicio legătură cu marca reclamantei F.

Deși cuvântul F. apare definit în DEX, este foarte important a fi reținute două aspecte.

Primul este acela că acest cuvânt nu are o etimologie proprie, el fiind împrumutat de limbajul comun tocmai de la marca deținută de reclamantă, urmare a renumelui acestei mărci (cum, în mod similar se regăsesc în DEX și cuvintele adidas, cognac, șampanie…etc).

Al doilea este faptul că, deși noțiunea de F. este folosită în limbajul comun pentru a desemna medicamentele care au ca substanță principală acidul acetilsalicilic, acest lucru nu poate fi folosit împotriva reclamantei, titularul mărcii înregistrate F., cât timp nu s-a dispus decăderea acesteia din dreptul la marcă și nici pârâtul nu s-a apărat în acest proces prin invocarea decăderii reclamantei în temeiul art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, întrucât marca ar fi devenit denumirea uzuală a produsului pe care îl desemnează, așa numita marcă degenerată.

Prin urmare, față de aceste considerente, singura concluzie la care a ajuns tribunalul este că, în condițiile în care F. este marcă înregistrată a reclamantei, riscul de confuzie cu noțiunea de Asperan subzistă, pârâtul folosind noțiunea de G. cu titlul de marcă.

Noțiunea de G., deși una fantezistă, duce în mod automat consumatorul cu gândul la F., neputându-se folosi argumentul pârâtului cum că denumirea aleasă de acesta G., nu are nicio legătură cu termenul din DEX F.

Pârâtul nu se poate însă folosi de cuvântul F. ca fiind un cuvânt din limbajul comun, atâta timp cât acesta provine din renumele mărcii F., iar reclamanta nu fost decăzută din dreptul la marca sa, având dreptul să o protejeze prin acțiunea în anulare formulată.

Tribunalul a avut în vedere faptul că în acest sens sunt și opiniile din literatura juridică, unde s-a afirmat constant că pierderea caracterului distinctiv prin faptul că marca a devenit uzuală nu poate fi constatată în lipsa unei cereri a pârâtului formulată pe calea cererii reconvenționale, până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus decăderea marca înregistrată beneficiind de protecție. Or, în cauză, nu s-a solicitat tribunalului constatarea decăderii reclamantei din dreptul la marcă.

Aceeași soluție a fost adoptată și de OSIM, precum și de instanțele din alte țări (se face referire la hotărârile din Germania și Bulgaria atașate la dosar de reclamantă), prin care au fost anulate mărci ca H. sau I., din motive de similaritate cu marca F.

Nefiind dispusă decăderea reclamantei prin hotărâre judecătorească din dreptul asupra mărcii F. din cauza faptului că aceasta ar fi devenit uzuală pentru desemnarea produsului în sine, notorietatea mărcii funcționează în favoarea sa, asemănarea puternică a mărcii G. creând risc de confuzie, deoarece consumatorul tinde să asocieze cele două denumiri, existând riscul confuziei produselor ca aparținând aceleiași întreprinderi.

În ceea ce privește soluția de practică judiciară prezentată de pârâtă, privind menținerea mărcii sale G., tribunalul nu a avut-o în vedere, pe de o parte, deoarece nu are caracter definitiv, și, pe de altă parte, deoarece asemănările între termenii F. și G. sunt mult mai mari decât între termenii F. și G.

Față de aceste considerente, tribunalul a admis acțiunea și, în baza art. 47 alin. (1) lit. b) raportat la disp. art. 6 lit. b) din Legea nr. 84/1998, a dispus anularea mărcii E. nr. x din 19 ianuarie 2011 pentru "produse farmaceutice" din clasa 05.

În termen legal, împotriva acestei sentințe a formulat apel pârâtul B. care a formulat critici de nelegalitate și netemeinicie.

Intimata-reclamantă A., prin SC D. SA, a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca nefondat.

Prin decizia civilă nr. 129/A din 28 iunie 2013 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, apelul formulat de pârât a fost admis, iar sentința apelată a fost schimbată în tot, în sensul respingerii acțiunii ca neîntemeiată.

Pentru a decide în acest sens, instanța de apel, spre deosebire de tribunal, a apreciat că similitudinea dintre cele două mărci care desemnează produse identice nu este atât de pronunțată încât să genereze risc de confuzie.

S-a constatat că prima instanță a reținut că, din punct de vedere fonetic, mărcile în discuție sunt aproape identice, dacă se au în vedere marca reclamantei F. și cuvântul dominant din marca pârâtului, respectiv G., însă instanța de apel a considerat că, într-adevăr, cuvântul dominant în marca pârâtului este Asperan, primele două desemnând producătorul, iar publicul consumator nu va desemna produsul medicamentos produs de pârâtă sub marca E. prin primul cuvânt sau prin primele două cuvinte, tocmai din cauza faptului că E. este denumirea producătorului, care, așa cum rezultă din actele de la dosar, produce medicamente diferite.

Totuși, vocalele "e" și "a" ce înlocuiesc în elementul verbal dominant al mărcii pârâtei vocala "i" ce se repetă în marca reclamantei între consoanele (identice, inclusiv în succesiune și silabisire s, p, r, n) schimbă sonoritatea termenului suficient pentru a-l distinge de cel utilizat de reclamantă (G. vs F.) în condițiile în care denumirea F. utilizată de pârâtă a intrat în limbajul comun ca F., definită de DEX drept "nume comercial dat acidului acetilsalicilic", astfel încât, o simplă transformare suficient de semnificativă (cum este cea a vocalelor amintite) este de natură a diferenția clar denumirile în mintea consumatorului.

Din punct de vedere conceptual, denumirea aleasă de pârât este una originală, fantezistă, chiar dacă se poate admite că la origine se află elementul verbal al mărcii reclamantei F.

Chiar dacă este vorba de medicamente care au ca substanță activă acidul acetilsalicilic, ele putând fi achiziționate din farmacii fără eliberarea unei rețete și chiar dacă se înmânează de farmacist la cererea consumatorului, aceasta nu face mai ușor de confundat termenul de F. cu cel de G. de către consumator (care va avea oricum tendința să ceară medicamentul după denumirea din limbajul comun:

" F.ă", adică să se refere la marca reclamantei, iar nu G.) în timp ce farmacistul, specializat, cu atât mai puțin va face confuzia între cele două produse.

Instanța de apel a mai reținut că prezența în cadrul mărcii pârâtului a unor elemente figurative diferite, precum și menționarea prioritară a denumirii producătorului, sunt elemente care, fără să fie dominante sau de impact, desăvârșesc o diferențiere suficientă spre a nu lăsa loc. riscului de confuzie, astfel încât, în temeiul art. 296 C. proc. civ. apelul pârâtului a fost admis, iar sentința apelată a fost schimbată în tot, în sensul respingerii acțiunii ca neîntemeiată; s-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 274 C. proc. civ.

În termen legal, împotriva acestei decizii (ce i-a fost comunicată la 4.07.2017), reclamanta a promovat recurs, prevalându-se de motivul de nelegalitate reglementat de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta susține că decizia atacată este dată cu aplicarea greșită a legii, în concret, a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) și f) din Legea nr. 84/1998.

Cu privire la anterioritatea drepturilor sale, recurenta arată că este titulara mărcilor F. înregistrate la nivel internațional sub nr. 312632 din 29 aprilie 1966 și 382907 din 06 octombrie 1971, beneficiind de protecție și pe teritoriul României pentru clasa de produse 05, conform Clasificării de la Nisa.

Având în vedere ca apelantul pârât B. a depus la O.S.I.M. cererea de înregistrare a mărcii E. în data de 19.01.2011, recurenta arată că beneficiază de un drept anterior exclusiv asupra mărcii, în raport cu orice semn identic sau asemănător în legătura cu care s-a solicitat o înregistrare ulterioară sau a fost folosit fără acceptul titularului.

În ceea ce privește similaritatea semnelor, se impune compararea mărcilor în conflict.

Pentru aprecierea similarității acestora și a riscului de confuzie este necesar să se ia în considerare, în mod deosebit, elementele verbale comune acestora, care și conduc la confuzie, iar diferențele care, în mod normal, sunt trecute cu vederea de consumatorul mediu, nu trebuie accentuate.

Marca anterioară ce aparține recurentei este o marcă verbală constând într-un singur element: F.

Marca pârâtei este una combinată, formată din elementele verbale E., redate într-o anumita grafică.

Recurenta susține că este de notorietate faptul că, în situația în care mărcile supuse analizei conțin atât elemente verbale cat și figurative, de regulă, elementul verbal este cel care prezintă o importanță majoră pentru consumator. Aceasta alegere necondiționată a consumatorului de a se axa pe elementul verbal se datorează în principal faptului că, de obicei, acesta, în momentul în care va dori să identifice o marca, o va face prin nominalizarea elementului său verbal.

Mai mult decât atât, practica statuează faptul că există o mai mare probabilitate de similaritate în cazul semnelor ce conțin elemente verbale identice sau similare și elemente figurative diferite (Cazul 1432/2011, EN, KALMA v. KALMA & device).

La aceasta situație se mai adaugă și faptul că rareori consumatorul are ocazia să facă o comparație directă între cele două mărci și se bazează exclusiv pe amintirea produsului respectiv, care, de cele mai multe ori, este una imperfectă (Cazul C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel BV, OJ OHIM 12/99).

Având în vedere ca E. este numele producătorului, așa cum este Bayer pentru F., cu siguranță consumatorul nu va identifica și retine mărcile/produsele prin numele comercial, sub care pot fi scoase pe piață mai multe produse, ci prin denumirea simplă a medicamentului, respectiv: F./asperan.

Prin urmare, recurenta consideră că elementul distinctiv și dominant al mărcii E. este G., iar diferențele vizuale dintre mărcile analizate sunt nesemnificative, întrucât impactul lor asupra imaginii de ansamblu este unul minor.

Cu privire identitatea/similaritatea produselor din în clasa 05 a Clasificării de la Nisa - "Produse farmaceutice și de uz veterinar; produse sanitare de uz medical; substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinților și pentru amprente dentare; dezinfectanți; produse pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide."

Recurenta solicită instanței de recurs să constate că produsele sunt parțial identice, similare și complementare și se adresează aceluiași gen de consumatori.

Cu privire la riscul de confuzie și riscul de asociere, recurenta susține că potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, riscul de confuzie dintre două mărci trebuie apreciat în mod global, luând în considerare circumstanțele specifice fiecărui caz în parte. Aprecierea globală a riscului de confuzie implică o anumită interdependență a factorilor relevanți și, în mod particular, a similarității semnelor și a produselor sau serviciilor. Astfel, un grad de similaritate mai mic între produse sau servicii poate fi compensat de un grad de similaritate mai mare între mărci și invers ("Canon", alin. (17) și "Lloyd Schuhfabrik", alin. (19). Conceptul de similaritate trebuie interpretat în legătură cu riscul de confuzie, a cărui apreciere depinde, printre altele, de recunoașterea mărcii pe piață și de gradul de similaritate a mărcii cu semnul și a produselor sau serviciilor identificate. În plus, percepția de către consumatorul mediu a mărcilor produselor sau serviciilor în discuție, joacă un rol decisiv în aprecierea riscului de confuzie.

În speța de față, elementele distinctive și dominante ale mărcilor analizate sunt identice, în aprecierea recurentei. În lumina principiului statuat de jurisprudența CJUE, anterior menționat, acest aspect este de natură a compensa o similaritate ușor mai redusă pentru o parte a produselor analizate. Având în vedere, totodată, că o parte a produselor sunt chiar identice, protejate prin elemente distinctive și dominante identice, riscul de confuzie și asociere pentru consumator este unul evident. Mai mult decât atât, potrivit prevederilor legale invocate, riscul de confuzie include și riscul de asociere în sensul că publicul consumator, dacă nu va confunda efectiv semnele în mod direct, va crede cu siguranță că acestea provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi înrudite din punct de vedere economic.

În consecință, recurenta consideră că sunt îndeplinite toate condițiile stabilite de către norma pe care și-a întemeiat acțiunea, precum și de practica și jurisprudența relevante pentru a se reține existența unui risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii aparținând intimatei, cu marca anterioară aparținând recurentei și, prin urmare, aceasta trebuie anulată.

În plus, recurenta învederează că nu a consimțit la înregistrarea mărcii E. de către pârâtă, în condițiile art. 6 alin. (6) din Legea nr. 84/1998.

Cu privire la renumele/notorietatea de necontestat a mărcilor F., recurenta pretinde că a dovedit-o cu înscrisurile deja depuse la dosar - Filele mărcilor F., Jurisprudență, Extrase din ziare, reviste, magazine de specialitate, Articole din presa online, Materiale publicitare/articole promoționale, Produse/ambalaje, Studii/campanie audiență TV, Facturi, Situații vânzări/importuri, Monitorizări outdoor/internet, Spot TV).

Aceste înscrisuri conțin informații despre reclamantă și marca F. ce îi aparține, informații despre diverse evenimente în care recurenta s-a implicat cu marca F., opinii ale instanțelor în situații similare, informații privind gradul de cunoaștere a mărcii, întinderea, audiență/raiting etc.

Inventată în laboratoarele Bayer acum peste 100 de ani, F. este medicamentul care se bucura de cele mai multe cercetări medicale prin care i-au fost descoperite constant noi beneficii, figurând încă din 1950 în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai bine vândut analgezic din lume.

Recurenta consideră că apariția și folosirea ulterioară pe piața din România a mărcii Asperan, similara fonetic cu mărcile notorii ce-i aparțin, vor prejudicia interesele acesteia prin confuzia/asocierea pe care consumatorul o va face și, mai mult decât atât, s-ar profita de caracterul distinctiv și de renumele mărcilor F., lucru ce ar putea cauza o diminuare a reputației pe care recurenta și mărcile sale au câștigat-o de-a lungul timpului, constituindu-se, totodată, într-o sursă de beneficii nemeritate pentru intimată. Este recunoscut faptul că notorietatea trebuie să profite doar titularului, care a făcut investiții în marca devenită notorie prin efortul său exclusiv.

Recurenta consideră că instanța de apel a aplicat greșit prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) și f) din Legea nr. 84/1998, în condițiile în care, în cauză, reclamanta a demonstrat similaritatea semnelor, identitatea parțială/similaritatea produselor, riscul de confuzie/asociere și renumele/notorietatea mărcilor F..

Recurenta mai arată că intimata s-a mărginit să reia (într-o formulare identică) apărările și susținerile formulate în faza fondului și să se prevaleze de aceleași probe, asupra cărora prima instanță s-a pronunțat deja printr-o hotărâre temeinică și legală, susțineri preluate în mod eronat de către instanța de apel.

Contrar opiniei intimatei, consumatorul mediu percepe o marcă ca pe un întreg și nu analizează diversele detalii ale acesteia. Pentru o astfel de apreciere globală se ia în considerare un consumator mediu informat, atent și grijuliu la tipul respectiv de produse sau servicii. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că un consumator mediu are rareori ocazia de a compara mai multe mărci, una cu cealaltă, bazându-se pe amintirea imperfectă a mărcilor respective. În plus, gradul de atenție a consumatorului mediu poate varia în funcție de produsele sau serviciile vizate; iar în cazul de față, produsele fiind de valoare mică, nefiind comercializate pe bază de rețetă prescrisă de un medic, gradul de atenție este unul redus și, pe cale de consecință, riscul de confuzie este unul însemnat, în aprecierea recurentei. De asemenea, potrivit jurisprudentei în materie:

"(...) experiența ne-a învățat ca elementul distinctiv la mărcile grafice și verbale este porțiunea nominativă, din moment ce cuvintele constituie elementul de comunicare și au putere expresivă pentru consumatori, determinându-i pe aceștia să solicite și să caute marca respectivă pe piață."

Având în vedere că E. este numele producătorului, așa cum este Bayer pentru F., cu siguranță consumatorul nu va identifica și reține mărcile/produsele prin numele comercial, ci prin denumirea simplă a medicamentului, respectiv: F./asperan.

Intimata a susținut că produsul aflat sub marca E. nu se află pe piață, motiv pentru care, amintirea imperfectă a mărfurilor învederată de către reclamantă nu poate exista la momentul cererii de chemare în judecată."

Recurenta arată că produsul respectiv nici nu trebuie să existe pe piață la momentul formulării cererii de chemare în judecată, în astfel de cazuri esențial fiind că marca s-a înregistrat pentru a exista pe piață, astfel încât, posibilitatea întâlnirii pe piață și a comparării produselor sub cele două mărci, există și ele.

Pe de altă parte, deși s-a susținut că produsul sub marca E. nu există încă pe piață, intimata a afirmat o distinctivitate dobândită a marcii sale (pct. 2.3 din apel: "putem considera ca marca noastră și-a câștigat distinctivitatea"); de asemenea, intimata a înțeles să se prevaleze de o presupusă existență pe piață a unui număr foarte mare de mărci care au ca prime trei litere:

"ASP"; or, astfel cum a susținut și în fața instanțelor de fond, recurenta susține că acest aspect și real dacă ar fi, ar fi lipsit de relevanță, întrucât conflictul în sine între două mărci nu se rezumă la 3 litere, ci la o analiza de ansamblu a acestora; pe de altă parte, recurenta solicită instanței de recurs să analizeze și să constate că, din lista mărcilor rezultate la căutarea efectuată de către apelanta pârâtă, doar câteva au rămas înregistrate pentru clasa de produse 05, asta neînsemnând că neapărat pentru medicamente, și oricum, respectivele mărci sunt diferite și mult mai îndepărtate fonetic de marca F. (ex.: ASPHALION, ASP AXA, ASPIFOX, ASPENDOS).

Intimata-pârâtă a formulat întâmpinare la motivele de recurs prin care a solicitat respingerea căii de atac, cu cheltuieli de judecată.

Recursul formulat este nefondat.

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a solicitat în contradictoriu cu pârâtul B. și, pentru opozabilitate, și cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, să se dispună anularea parțială a înregistrării mărcii combinate E., înregistrată sub nr. 11497 cu data de începere a protecției 19.01.2011, aparținând pârâtului B., respectiv numai pentru "produse farmaceutice" din clasa 05 a Clasificării de la Nisa și înscrierea acestei anulări în Registrul Național al Mărcilor, gestionat de O.S.I.M.; reclamanta a invocat ca temei juridic al cererii dispozițiile art. 47 lit. b) rap. la art. 6 lit. b) și f) din Legea nr. 84/1998; totodată, recurenta a susținut că în speță nu se poate reține incidența art. 6 alin. (6) din același act normativ (consimțământului său la înregistrarea mărcii de către pârât).

Potrivit art. 47 alin. (1) lit. b) din legea mărcilor: "(1) Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului București de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive:

b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6".

Art. 6 alin. (1) lit. b) și f) din Legea nr. 84/1998 prevăd:

"(1) În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:

b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

f) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenției de la Paris."

În aplicarea acestor norme, prima instanță a apreciat că acțiunea formulată de reclamantă este întemeiată, considerând că în speță se poate reține riscul de confuzie, pornindu-se de la premisele necontestate de pârât în cauză, anume - identitatea produselor marcate prin cele două mărci, anterioritatea drepturilor reclamantei și chiar notorietatea mărcilor F. ce aparțin reclamantei (aspecte reafirmate de către intimat și în cuprinsul întâmpinării la motivele de recurs).

În ceea ce privește identitatea sau similitudinea semnelor însă - F. vs. E. -, prima instanță, după aplicarea criteriilor desprinse din jurisprudența CJUE pentru compararea mărcilor, a concluzionat în sensul unei similitudini pronunțate între aceste două semne protejate ca mărci, care desemnează produse identice, ceea ce favorizează un risc de confuzie crescut, motiv pentru care s-a dispus anularea înregistrării mărcii ulterioare a pârâtului, pentru clasa 5 de produse a Clasificării de la Nisa - produse farmaceutice.

Însă, instanța de apel a considerat, în aprecierea globală a mărcii pârâtului că, într-adevăr, cuvântul dominant în marca ce îi aparține acestuia este elementul Asperan, primele două cuvinte desemnând producătorul - E.a -, dar publicul consumator nu va desemna produsul medicamentos produs de pârâtă sub marca E. prin primul cuvânt sau prin primele două cuvinte, tocmai din cauza faptului că E. este denumirea producătorului.

S-a mai apreciat că vocalele "e" și "a" ce înlocuiesc în elementul verbal dominant al mărcii pârâtei vocala "i" ce se repetă în marca reclamantei între consoane, este de natură a schimba suficient sonoritatea termenului pentru a-l distinge de cel utilizat de reclamantă (G. vs F.); s-a mai reținut că, în plus, denumirea F. utilizată de pârâtă a intrat în limbajul comun ca F., definită de DEX drept "nume comercial dat acidului acetilsalicilic", astfel încât, o simplă transformare suficient de semnificativă (cum este cea a vocalelor amintite) este de natură a diferenția clar aceste două semne în mintea consumatorului.

Instanța de apel a mai reținut că, din punct de vedere conceptual, denumirea aleasă de pârât este una originală, fantezistă, chiar dacă se poate admite că la origine se află elementul verbal al mărcii reclamantei F..

Chiar dacă este vorba despre medicamente care au ca substanță activă acidul acetilsalicilic, ele putând fi achiziționate din farmacii fără eliberarea unei rețete și chiar dacă se înmânează de către farmacist la cererea consumatorului, aceste împrejurări nu fac mai ușor de confundat termenul de F. cu cel de G. de către consumator (care va avea oricum tendința să ceară medicamentul după denumirea din limbajul comun:

" F.ă", adică să se refere la marca reclamantei, iar nu G.) în timp ce farmacistul, specializat, cu atât mai puțin va face confuzia între cele două produse.

Instanța de apel a mai reținut că prezența în cadrul mărcii pârâtului a unor elemente figurative diferite, precum și menționarea prioritară a denumirii producătorului, sunt elemente care, fără să fie dominante sau de impact, desăvârșesc o diferențiere suficientă spre a nu lăsa loc. riscului de confuzie.

Prin motivele de recurs, recurenta-reclamantă a invocat greșita aplicare de către instanța de apel a dispozițiilor art. 6 lit. b) și f) din Legea nr. 84/1998, arătând că, în ceea ce privește condiția similitudinii semnelor se impune compararea mărcilor în conflict.

În continuarea motivelor de recurs însă, procedează la efectuarea unei comparații proprii a mărcilor în conflict, fără a dezvolta critici concrete la cele argumentate de instanța de apel în susținerea concluziei inexistenței riscului de confuzie, fundamentată pe lipsa de similitudine dintre cele două mărci.

Totodată, Înalta Curte constată că recurenta, în acest demers de comparare a mărcilor, face susțineri în sensul celor deja reținute de curtea de apel, anume cu privire la evaluarea globală a mărcii pârâtului, referitor la identificarea elementului dominant în cuprinsul acesteia (Asperan), precum și cu privire la aplicarea criteriului consumatorului mediu, rezonabil de atent, de circumspect și de bine informat, în condițiile în care recurenta a făcut referiri la amintirea imperfectă a mărcii anterioare la care consumatorul face apel atunci când se confruntă cu marca ulterioară; s-a arătat că rareori consumatorul are ocazia să facă o comparație directă între cele două mărci și se bazează exclusiv pe amintirea produsului respectiv, care, de cele mai multe ori, este una imperfectă (Cazul C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel BV, OJ OHIM 12/99).

În plus, prin motivele de recurs, recurenta susține și identitatea produselor din clasa 5 a Clasificării de la Nisa asupra cărora ambele părți opun protecția prin drepturile conferite de mărcile înregistrate, ceea ce constituie o condiție a evaluării presupuse de art. 6 lit. b) din Legea nr. 84/1998, condiție pe care însă instanța de apel a reținut-o ca fiind îndeplinită; mai mult decât atât, acesta este și unul dintre elementele necontestate de către pârât în cauză, încă de la prima instanță.

Deși recurenta tratează distinct riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere, care trebuie apreciat în mod global, potrivit jurisprudenței CJUE, prin luarea în considerare a factorilor relevanți în cauză și raportarea la circumstanțele specifice fiecărei cauze, factori între care există o anumită interdependență, în realitate, verificarea condițiilor cu privire la identitatea sau similitudinea dintre cele două mărci, precum și între produsele pe care fiecare le desemnează, reprezintă elemente de analiză în aprecierea globală a riscului de confuzie.

Riscul de confuzie (incluzând și riscul de asociere) presupune situația în care consumatorul mediu care, de regulă, nu este confruntat cu ambele mărci concomitent, să păstreze în memorie anumite elemente (cele distinctive și dominante) ale mărcii anterioare care îl pot face să atribuie aceleiași surse comerciale originea produsului, date fiind caracteristicile comune ale semnelor cu care acestea sunt protejate ori, în cazul în care distinge produsele, doar să considere că cele două produse provin de la două întreprinderi diferite, între care există anumite legături economice, juridice ori financiare.

Publicul relevant îl reprezintă consumatorul mediu, astfel cum corect a reținut instanța de apel, ambele mărci fiind destinate publicului larg, termenul de consumator referindu-se întotdeauna la consumatorii reali și la cei potențiali, prin urmare, atât cei care cumpără în prezent produsul medicamentos cu substanță activă acid acetilsalicilic (analgezice) sau care vor face acest lucru în viitor; or, consumatorul mediu al categoriei de produse vizate este prezumat a fi bine informat în mod normal, suficient de atent și de avizat, chiar dacă nivelul de atenție poate varia în funcție de categoria de produse sau de servicii în cauză (hotărârea CJUE din 22.06.1999, în cauza C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, par. 26).

Înalta Curte constată că, referitor la compararea mărcilor în conflict, prin decizia recurată s-a aplicat în mod corect regula potrivit căreia această evaluare comparativă trebuie realizată global pentru a se putea stabili impresia pe care ansamblul elementelor ce compun mărcile o creează consumatorului produselor/serviciilor desemnate de acestea, identificându-se elementele distinctive și dominante, în vederea stabilirii existenței unei similarități între mărci și, dacă este cazul, a gradului de similaritate, criterii care au fost corect aplicate.

Pe de altă parte, în cadrul operațiunii juridice de comparare, potrivit criteriilor din jurisprudența CJUE, publicul relevant este unul dintre factorii interdependenței ce influențează riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere între cele două mărci; și acest criteriu a fost corect aplicat de instanța de apel care a avut în vedere că medicamentul a cărui substanță activă este acidul acetilsalicilic poate fi achiziționat de către consumatori din farmacii, fără prescripție medicală, însă prin intermediul farmacistului, personal specializat, care nu este expus riscului de confuzie între cele două produse.

Se impune a se preciza că evaluarea riscului de confuzie implică aprecierea distinctivității fiecărei componente a mărcilor în conflict, întrucât chiar dacă un consumator percepe marca în ansamblu, în mod neîndoielnic percepția sa este influențată de elementele intrinsec distinctive ce reprezintă elementul pregnant al semnului și cărora le acordă o atenție mai mare comparativ cu cele pe care se așteaptă să le regăsească pe un anumit produs (elementele nedistinctive ori chiar neglijabile).

Astfel, compararea semnelor, în integralitatea lor, se realizează pe trei niveluri: vizual, fonetic și semantic sau conceptual, comparație care se realizează luându-se în considerare forma în care acestea sunt protejate, iar nu modul în care sunt efectiv utilizate.

În realizarea comparării semnelor, ambele instanțe de fond, prin urmare, și instanța de apel, au determinat elementul dominant în ansamblul mărcii combinate a pârâtului ca fiind particula verbală Asperan, astfel încât a procedat la realizarea comparării acesteia cu mărcile verbale F. ale recurentei-reclamante, pe cele trei niveluri - vizual, fonetic și conceptual sau semantic.

S-a stabilit că, din punct de vedere conceptual, mărcile sunt diferite, marca pârâtului fiind una originală, fantezistă, chiar dacă s-ar putea admite ca la origine se află elementul verbal al mărcii reclamantei - F.

Nici comparația realizată de instanța de apel în plan vizual și fonetic nu a condus la reținerea unui nivel de similitudine între mărci apt să fundamenteze demostrarea riscului de confuzie.

În ceea ce privește comparația în plan vizual, instanța de apel a dat relevanță includerii în marca înregistrată a pârâtului a elementelor verbale E. (numele comercial al producătorului), precum și a elementului figurativ, pe care nu le-a apreciat ca având un impact minor asupra imaginii de ansamblu a mărcii, constatări de natură a se constitui în argumente pentru înlăturarea riscului de confuzie, cu luarea în considerare și a concluziei stabilite pe baza comparației în plan fonetic.

Referitor la susținerea notorietății mărcilor recurentei-reclamante - din perspectiva art. 6 lit. f) din Legea nr. 84/1998 - instanța de apel a dat acestui element semnificația unei mărci devenite uzuale, care a intrat în limbajul comun ca F., sens în care a invocat definiția din DEX - "nume comercial dat acidului acetilsalicilic", iar nu pe aceea a unei puternice distinctivități; or, Înalta Curte constată că recurenta nu a combătut această concluzie a instanței de apel prin argumente de nelegalitate de natură a se încadra în motivul de recurs pe care și-a întemeiat calea de atac - art. 304 pct. 9 C. proc. civ., astfel încât acestea să fi putut face obiectul evaluării realizate de instanța de recurs.

În plus, în acest context, recurenta face referiri ce privesc aprecierea materialului probator al cauzei sub aspectul notorietății, însă nici eventualele critici de netemeinicie a deciziei recurate nu pot fi analizate în această etapă procesuală; or, astfel cum deja s-a arătat, instanța de apel nu a înlăturat susținerea reclamantei cu privire notorietate, ci, gradului de cunoaștere pe piață a mărcilor reclamantei i-a dat semnificația intrării acestora în limbajul comun ca F., apreciindu-se că o simplă transformare suficient de semnificativă este de natură a diferenția în mod clar mărcile în mintea consumatorului.

Înalta Curte mai constată că recurenta a susținut prin motivele de recurs și aspecte neanalizate de instanța de apel și care, prin urmare, nu au avut nicio pondere în construirea raționamentului juridic al curții de apel în demonstrarea concluziei inexistenței riscului de confuzie, din perspectiva dispozițiilor art. 6 lit. b) din Legea nr. 84/1998, anume apărarea pârâtului cu privire la absența de pe piață la momentul introducerii acțiunii de către reclamantă a produselor farmaceutice protejate prin marca a cărei anulare s-a cerut.

Pe de altă parte, recurenta a conceput și critici de natură a susține riscul de diluare a mărcilor sale - profitarea de către pârât de caracterul distinctiv și de renumele mărcilor sale, ceea ce ar cauza o diminuare a reputației pe care mărcile sale o au pe piață și pe care au câștigat-o de-a lungul timpului și, astfel, s-ar constitui într-o sursă de beneficii nemeritate pentru intimată.

În condițiile în care motivele de anulare a mărcii pârâtului au privit incidența dispozițiilor art. 6 lit. b) și f), iar nu și a celor de la art. 6 lit. a) din Legea nr. 84/1998, astfel de critici apar ca lipsite de obiect în această etapă procesuală, întrucât nu au făcut obiect de analiză a instanțelor de fond și depășesc cadrul procesual stabilit la prima instanță.

Față de toate aceste considerente, Înalta Curte, în aplicarea art. 312 alin. (1) C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul reclamantei.

Având în vedere că intimatul-pârât a solicitat cheltuieli de judecată pentru această fază procesuală, Înalta Curte constată că reclamanta este partea care a căzut în pretenții, astfel încât, cererea intimatului va fi admisă, fiind întrunite cerințele art. 274 alin. (1) C. proc. civ. cu toate acestea, constatând că suma pretinsă cu titlu de cheltuieli de judecată - 16.416,65 lei achitată de către intimat cu titlu de onorariu de avocat - are un caracter nerezonabil în raport cu complexitatea cauzei și durata redusă a judecății în această etapă procesuală (recursul fiind soluționat la primul termen de judecată), luând în considerare și activitățile juridice concrete desfășurate în etapa recursului de către apărătorul intimatului, activități ce au constat în formularea întâmpinării la motivele de recurs, la prezența sa la un singur termen de judecată și susținerea concluziilor orale în fața Înaltei Curți, se va face aplicarea prevederilor art. 274 alin. (3) C. proc. civ. prun urmare, se va dispune obligarea recurentei la achitarea sumei de 8.500 lei către intimatul-pârât B., reprezentând cheltuieli de judecată, reduse, conform art. 274 alin. (3) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamanta A., prin mandatar autorizat SC D. SA, împotriva deciziei nr. 129A din 28 iunie 2013 a Curții de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Obligă pe recurenta-reclamantă A., prin mandatar autorizat SC D. SA, la plata sumei de 8.500 lei către intimatul-pârât B., reprezentând cheltuieli de judecată, reduse, conform art. 274 alin. (3) C. proc. civ.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 6 octombrie 2017.