ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 1152/2022

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

I. Circumstanțele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a V-a civilă la data de 23.10.2017, sub nr. x/2017, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâții B. S.R.L. și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună: anularea înregistrării mărcilor naționale înregistrate la O.S.I.M. de către pârâtă pentru toate produsele desemnate în clasa 32, în special pentru băuturi nealcoolice și băuturi energizante: C. nr. y, D. - nr. z și E. - nr. w; obligarea pârâtului O.S.I.M. la radierea mărcilor y, z și w din Registrul Mărcilor; obligarea pârâtei B. S.R.L. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Prin încheierea din data de 14 iunie 2018, tribunalul a dispus introducerea în cauză în calitate de pârâtă a F. S.R.L.

Hotărârea pronunțată în primă instanță

Prin sentința nr. 90/18.01.2019, Tribunalul București, secția a V-a civilă a respins excepția decăderii invocată de pârâte și a respins acțiunea ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată în cuantum de 58.556,23 RON.

Hotărârea pronunțată în apel

Prin decizia nr. 316A/27.04.2020, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul incident declarat de pârâtele B. S.R.L. și F. S.R.L. împotriva sentinței menționate; a admis apelul declarat de reclamanta A. împotriva aceleiași sentințe, pe care a schimbat-o în parte, în sensul că a admis acțiunea și a dispus anularea mărcilor naționale nr. y, z și w și radierea acestora din Registrul Mărcilor; a menținut dispoziția din sentința apelată privind respingerea excepției decăderii invocate de pârâte, cu cheltuieli de judecată.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă au declarat recurs pârâtele B. S.R.L. și F. S.R.L., criticând-o pentru nelegalitate, pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ.

În susținerea motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., recurentele-pârâte au susținut, în esență, următoarele:

- hotărârea atacată exclude cu desăvârșire din câmpul analizei una dintre apărările esențiale: argumentația vizând întinderea protecției juridice aferente mărcilor slabe, cu consecințe asupra nivelului de similitudine necesar pentru a se constata existența riscului de confuzie [în sensul art. 47 alin. (1) lit. b) prin raportare la art. 6 alin. (1) lit. b) din legea mărcilor];

- hotărârea atacată ajunge la o concluzie diferită de cea a tribunalului asupra examenului similarității mărcilor în conflict, fără însă a conține motivarea netemeiniciei argumentației ce a stat la baza sentinței primei instanțe;

- nu se poate susține că răspunsul față de această apărare ar putea fi dedus -global ori implicit - din soluția dată asupra riscului de confuzie, de vreme ce acest argument este de esența acestei analize juridice a similitudinii și constituie însăși premisa acesteia; instanța de apel o exclude cu desăvârșire din sfera de examinare; o astfel de abordare nu respectă standardul legal al motivării și exigențele procedurale [în sensul art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ..];

- abordarea curții de apel contravine standardului legal aplicabil motivării, jurisprudența înaltei Curți de Casație și Justiție fiind convergentă în a sancționa drept nemotivate - în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. - acele hotărâri ce ignoră argumente esențiale ale părților (respinse implicit);

- în subsidiar, neanalizarea argumentației privind teoria mărcilor slabe se constituie și într-o greșită aplicare a normelor de drept material privind analiza similitudinii mărcilor, determinând, deci, și incidența motivului de casare de la art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

- hotărârea atacată reține că nu s-ar fi probat dincolo de orice dubiu cunoașterea de către intimata-reclamantă a utilizării mărcilor C. pe piață; argumentul are consecințe asupra modului de soluționare a excepției decăderii din dreptul de a solicita anularea Mărcilor C. (în temeiul art. 48 din legea mărcilor), pe care au invocat-o prin întâmpinarea depusă în fond și reiterată prin apelul incident;

- astfel cum arată și instanța de apel, întrunirea condiției cunoașterii mărcilor C. este necontestată de către instanța de fond, însă, hotărârea atacată ajunge la o soluție contrară, mărginindu-se să enunțe pretinsul standard al probei cunoașterii (dincolo de orice dubiu), dar fără a urmări până la capăt raționamentul juridic, analizând dacă și în ce măsură susținerile și probele prezentate în litigiu întrunesc acest standard legal; analiza judicioasă a acestor probe ar fi fost în măsură să conducă la o soluție contrară, probând dincolo de orice dubiu cunoașterea faptului relevant.

- în subsidiar, argumentul cunoașterii faptului relevant este detaliat și din perspectiva greșitei aplicări a normelor de drept material, în contextul analizei condițiilor juridice ale excepției decăderii.

În susținerea motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurentele-pârâte, în esență, au susținut următoarele:

- Curtea de apel a plecat de la o premisă greșită, ignorând pasul inițial, al determinării standardului legal de protecție al mărcilor la care trebuie să se raporteze rezultatele analizei;

- teoria măriilor slabe este aplicabilă în cauză - cu cât marca este mai slab distinctivă, cu atât este mai puțin protejată;

- prin întâmpinare a arătat că: termenul "horse" este sugestiv, cu potențial distinctiv redus, prin raportare la categoria de produse la care se referă; există multiple exemple de mărci cu element figurativ conținând un cal ridicat pe picioarele din spate, care sunt înregistrate la EUIPO pentru clasa 32; calul în această postură este cel puțin sugestiv și aluziv, dacă nu chiar descriptiv, pentru băuturi energizante, deoarece operează o trimitere - fie și subconștientă - în mentalul consumatorului la ideea de energie, vitalitate, putere și la o stare generală de bine. A depus un set extensiv de astfel de mărci identificate în surse publice, însă aceste argumente și înscrisuri au fost complet ignorate de instanța de apel;

- au fost ignorate de către instanța de apel și argumentele prin care, cu trimitere la studii de specialitate, au arătat că eventualul risc de confuzie este redus prin prisma următoarelor particularități ale speței: produsele purtătoare ale mărcilor C. și G. se adresează unui public receptiv la diferențele dintre acestea - un public cu un considerabil nivel de sofisticare, preponderent tânăr, educat, cunoscător al limbii engleze, interesat de sporirea performanței în activități sportive și/sau de învățare, bine ancorat în realitățile contemporane ale marketingului, ce cunoaște oferta, fiind atent și receptiv la eventualele diferențe ale produselor;

- sentința tribunalului aplică în mod corect normele privind similaritatea mărcilor, fiind, sub aspectul inexistenței riscului de confuzie, legală și temeinică, iar hotărârea recurată nu oferă niciun argument pentru care însăși premisa construcției juridice ar fi eronată;

- instanța de apel ignoră complet premisa reținută de tribunal și procedează direct la analiza conflictului de mărci sub aspectul celor trei paliere, omițând să determine nivelul de protecție aferent mărcilor opuse, concluziile analizei efectuate fiind viciate;

- în mod eronat curtea de apel pretinde că în mod incorect s-ar fi procedat la analiza elementului "horse" prin izolare de restul elementelor, iar nu la o analiză globală a imaginii de ansamblu a mărcii, astfel cum a solicitat intimata-reclamantă și cum impune jurisprudența; tribunalul a pornit tocmai de la analiza imaginii de ansamblu pe care o creează mărcile, iar curtea de apel ignoră implicațiile juridice ale teoriei mărcilor slabe și, astfel, rațiunea pentru care, în cadrul analizei aprofundate a similitudinii, se procedează și la o examinare a celorlalte componente ale mărcii - în cazul unui astfel de conflict, când mărcile au în comun un termen cu un caracter foarte slab distinctiv, evaluarea riscului de confuzie se impune a fi axată atât pe imaginea de ansamblu produsă de mărci, cât și pe eventualul impact al elementelor care nu coincid, tocmai datorită slabei distinctivități a elementelor comune;

- tribunalul nu a separat imaginea calului de restul elementelor pentru că ar fi apreciat în mod greșit că se invocă drepturi exclusive asupra acestei componente de către intimata-reclamantă, ci pentru a examina, făcând abstracție de acest element sugestiv, restul elementelor ce compun mărcile în conflict, cu scopul de a determina în mod corect nivelul de similaritate între acestea - motivarea curții de apel denotă confuzie sub aspectul acestor argumente distincte de drept;

- jurisprudența confirmă abordarea asupra problemei de drept a conflictului de mărci, în sensul celor arătate;

- având în vedere că despre mărcile "G." și "C." nu se poate susține că sunt similare până la identitate, soluția instanței de apel este în mod evident eronată; de altfel, nici măcar intimata-reclamantă nu a susținut vreodată identitatea celor două mărci în discuție, nici prin cererea de chemare în judecată și nici prin apelul formulat;

- prin raportare la premise, un nivel de similaritate mediu cu o marcă slabă opusă, așa cum este "G." pentru băuturi energizante, nu poate întemeia soluția anularii mărcilor ulterioare în discuție.

- prin întâmpinarea la acțiunea introductivă au invocat excepția decăderii din dreptul de a solicita anularea mărcilor C. contestate, în temeiul art. 48 din legea mărcilor;

- hotărârea recurată oferă o soluție eronată acestei excepții, curtea de apel susținând că admiterea excepției decăderii ar presupune întrunirea a patru condiții cumulative, între care le apreciază ca fiind neîntrunite pe cele privind: proba cunoașterii mărcilor C. de către intimata-reclamantă și împlinirea unui termen de 5 ani, în interiorul căruia aceste mărci au fost utilizate;

- condiția privind cunoașterea mărcilor atacate a fost greșit analizată, instanța de apel susținând că nu s-ar fi probat dincolo de orice dubiu cunoașterea de către intimata-reclamantă a utilizării mărcilor C. pe piață;

- chiar trecând peste prezumția de cunoaștere, au probat cunoașterea printr-un set de înscrisuri, care nu a fost avut în vedere de către instanța de apel;

- condiția privind modul de calcul al termenului a fost greșit analizată, tema modalității de calcul a termenului de 5 ani a fost complet nouă în apel, nefiind nici măcar implicit inclusă în apărările inițiale ale părții adverse, pentru a face obiectul dezbaterilor contradictorii în fața instanței de fond; aceste susțineri echivalează de facto cu o veritabilă pretenție nouă;

- li s-a produs o vătămare procesuală concretă: privarea de dublul grad de jurisdicție, sub aspectul acestui argument de drept;

- instanța de apel a procedat în mod eronat la analizarea argumentului privind modul de calcul al termenului, soluția corectă fiind cea de cenzurare ca inadmisibil/tardiv, cu consecința excluderii din câmpul analizei juridice;

- în subsidiar, modul de interpretare a textului este oricum eronat;

- termenul de 5 ani începe să curgă de la momentul atribuirii depozitului reglementar al mărcii, astfel, contrar susținerilor intimatei-reclamante, termenul începe să curgă nu de la data publicării mărcii înregistrate, ci de la momentul atribuirii datei de depozit reglementar provizoriu;

- legea nu distinge: se raportează la "marca ulterior înregistrată", însă textul nu împiedică acordarea beneficiului termenului de la un moment anterior acestei înregistrări, ci, dimpotrivă, nu îi pot fi imputate solicitantului de bună-credință eventuale întârzieri în procesul de înregistrare datorate volumului ridicat de activitate al O.S.I.M. [întârzierile frecvente în procesul de înregistrare de mărci sunt un fapt de notorietate publică, în sensul art. 255 alin. (2) C. proc. civ..];

- nu există o prevedere expresă care să specifice momentul de la care începe să curgă termenul de 5 ani; în absența acesteia, modalitatea corectă de interpretare a textului legal este cea care ține seama de rațiunea sistemului de protecție instituit prin legea mărcilor, și anume, protecția (provizorie) conferită de la momentul atribuirii datei de depozit reglementar (desigur, sub condiția rezolutorie a înregistrării ulterioare);

- mărcile se bucură de protecție de la data depozitului reglementar; astfel, legea mărcilor acordă protecție mărcilor începând cu data atribuirii depozitului reglementar, care, conform art. 16 alin. (2) din lege, a este data depunerii cererii complete de înregistrare a unei mărci;

- odată cu publicarea cererii de înregistrare a mărcii, titularul acesteia se bucură de drepturile de a interzice terților acte de executare a unor semne identice ori similare cu aceasta, potrivit art. 36 din legea mărcilor, precum și de a obține despăgubiri pentru astfel de acte, potrivit dreptului comun;

- unica distincție (limitare) cu care textul legal operează este aceea că titlul pentru plata despăgubirilor devine executoriu doar după data înregistrării mărcii - prin urmare, este evident că acesta poate fi obținut printr-un demers legal inițiat anterior acestui moment;

- de vreme ce textul legal face această distincție, limitată strict la executorialitatea titlului, transpare concluzia că, astfel, celelalte drepturi specifice sunt conferite solicitantului încă de la momentul publicării cererii de înregistrare;

- excepțiile sunt de strictă interpretare, iar, conform principiului general enunțat de art. 10 C. civ., prevederile legislației civile ce tind la restrângerea unor drepturi (cum este cel precizat) se aplică doar în situațiile expres și limitativ prevăzute de lege;

- în cauză, au arătat că cea mai veche marcă din familia de mărci C. datează din anul 2004, iar, specific, cele trei mărci C. se bucură de protecție începând cu anul 2011, respectiv 2012; aceste aspecte sunt reflectate și în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, registrul de publicitate opozabil erga omnes în materia mărcilor;

- termenul de 5 ani prevăzut de art. 48 din legea mărcilor s-a împlinit pentru cea din urmă marcă la 21 august 2017 (ori, cel mai târziu, la 31 august 2017, prin raportare la momentul publicării efective a cererii), deci mult anterior datei la care a fost introdusă acțiunea intimatei-reclamante (octombrie 2017);

- protecția mărcii cu începere de la data depunerii cererii de înregistrare este recunoscută inclusiv în sistemul CEDO; astfel, în contextul protecției dreptului de proprietate, potrivit art. 1 din Primul Protocol Adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, s-a recunoscut calitatea de bun inclusiv unei cereri de înregistrare a unei mărci, reținându-se că este just ca de la momentul cererii de înregistrare să îi fie recunoscute o serie de drepturi și interese legitime titularului, precum protecție împotriva actelor terților, chiar și condiționat de înregistrarea finală;

- modificările ulterioare asupra legii mărcilor furnizează un argument suplimentar în acest sens, prin introducerea sintagmei:

"de la data încheierii procedurii de înregistrare", care denotă o veritabilă schimbare de optică a legiuitorului asupra modalității de calcul a termenului.

III. Apărările formulate în cauză

Intimata-reclamantă A. a depus întâmpinare, solicitând anularea recursului, respectiv respingerea recursului, după caz, cu consecința păstrării hotărârii recurate ca fiind legală și temeinică, cu obligarea recurentelor-pârâte, în solidar, la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

În susținerea nulității recursului, intimata-reclamantă a invocat dispozițiile art. 489 alin. (2) C. proc. civ.

Intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a depus întâmpinare, prin care a arătat că își menține punctul de vedere exprimat prin întâmpinările depuse în fazele procesuale anterioare și a solicitat instanței să aprecieze dacă, în speță, au fost analizate corect prevederile art. 47 alin. (1) lit. b) coroborate cu cele ale art. 6 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 84/1998, cât și susținerea recurentelor-pârâte în sensul că intimata-reclamantă este decăzută din dreptul de a solicita anularea mărcilor în litigiu, potrivit art. 48 din Legea nr. 84/1998.

Intimata-reclamantă A. a depus răspuns la întâmpinarea OSIM, arătând că o înregistrare a mărcii realizată de OSIM cu respectarea procedurilor legale privind observația și opoziția poate fi, totuși, contrară legii, motiv pentru care legiuitorul a prevăzut în mod expres remediul acțiunii în constatarea nulității, reglementat de art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

IV. Procedura de filtru

Raportul întocmit în cauză, în condițiile art. 493 alin. (2) și (3) C. proc. civ. a fost analizat în completul filtru, fiind comunicat părților, iar prin încheierea din 15 martie 2022, completul de filtru a admis în principiu recursul declarat de pârâta B. S.R.L. și, totodată, a reținut excepția lipsei capacității procesuale de folosință a recurentei-pârâte F. S.R.L., prorogând pronunțarea asupra acesteia până la soluționarea pe fond a recursului declarat de pârâta B. S.R.L., pentru a soluționarea concomitentă a recursurilor printr-o singură hotărâre. În acest sens, a fost fixat termen de judecată la data de 10 mai 2022, în ședință publică, cu citarea părților.

V. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

În ceea ce privește recursul declarat de pârâta F. S.R.L., se constată că excepția lipsei capacității procesuale de folosință a acestei recurente-pârâte este întemeiată.

După cum s-a arătat în raportul întocmit în procedura de filtrare a recursurilor, însușit de către completul de filtru, pârâta F. S.R.L. a fost radiată din Registrul Comerțului la data de 18 decembrie 2019.

În conformitate cu art. 205 alin. (1) C. civ., persoanele juridice care sunt supuse înregistrării dobândesc aptitudinea de a avea drepturi și obligații, respectiv capacitate de folosință, de la data înregistrării lor, iar potrivit art. 251 alin. (1) C. civ., "Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise."

Prin urmare, radierea din Registrul Comerțului a pârâtei F. S.R.L. a avut ca efect încetarea acestei persoane juridice la data de 18 decembrie 2019, astfel încât la data declarării recursului - 8 aprilie 2021, pârâta nu mai avea capacitate procesuală de folosință.

Potrivit art. 32 alin. (1) C. proc. civ., "Orice cerere poate fi formulată și susținută numai dacă autorul acesteia: a) are capacitate procesuală, în condițiile legii (...)", iar sancțiunea nerespectării acestei condiții de exercitare a acțiunii civile este aceea a nulității cererii formulate de o persoană care nu are capacitate procesuală, astfel cum prevede art. 40 alin. (1) din cod, care nu face nicio distincție între capacitatea procesuală de folosință și capacitatea procesuală de exercițiu.

Pe acest temei, luându-se în considerare și faptul că dispozițiile de procedură privind judecata în primă instanță se aplică și în recurs, în conformitate cu art. 494 C. proc. civ., cererea de recurs formulată de o persoană care nu avea capacitate procesuală la data formulării cererii este lovită de nulitate, drept pentru care Înalta Curte va anula recursul declarat de pârâta F. S.R.L.

În ceea ce privește recursul declarat de pârâta B. S.R.L., Înalta Curte constată următoarele:

Motivele de recurs formulate, întemeiate pe prevederile art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ., conțin critici de nelegalitate a deciziei recurate vizând, pe de o parte, modul de soluționare a apelului principal declarat de reclamanta A. și de anulare a înregistrării celor trei mărci "C." aparținând pârâtei (1), iar, pe de altă parte, soluția de respingere a apelului incident declarat de către pârâta B. S.R.L. (2).

(1) În ceea ce privește modul de soluționare a apelului principal, se reține că instanța de apel, admițând apelul reclamantei, a admis acțiunea, astfel cum a fost formulată, și a dispus anularea înregistrării mărcilor pârâtei, întrucât sunt îndeplinite condițiile de aplicare a dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Prin criticile formulate, recurenta - pârâtă a susținut că prin decizia recurată nu a fost analizat argumentul său privind protecția juridică limitată recunoscută unei mărci "slabe", respectiv unei mărci cu un caracter distinctiv redus, astfel cum sunt mărcile G., invocate de către reclamanta din cauză drept mărci "anterioare" în susținerea cererii de anulare a înregistrării mărcilor pârâtei. În aprecierea recurentei - pârâte, ignorarea acestui argument decisiv echivalează cu nemotivarea corespunzătoare a deciziei, dar și cu o greșită aplicare a dispozițiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 coroborate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din același act normativ.

Criticile recurentei - pârâte sunt fondate, în condițiile în care în decizia recurată nu se regăsește niciun considerent vizând nivelul protecției juridice ce trebuie recunoscută mărcilor reclamantei și nici relevanța coexistenței acestora cu mărcile ce aparțin pârâtei, cu toate că asemenea apărări de fond au fost invocate prin întâmpinarea depusă în fața primei instanțe și reiterate în întâmpinarea depusă în faza procesuală a apelului.

În conformitate cu art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată (23.10.2017), "Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului București de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive: (...) b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6".

În cauză, anularea înregistrării celor trei mărci C. ale pârâtei a fost solicitată în considerarea nerespectării la înregistrare a dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din lege, pentru motivul existenței unor mărci anterioare similare, ce desemnează produse identice și al existenței în percepția publicului a unui risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Prin urmare, față de temeiul juridic invocat prin cererea de chemare în judecată, existența unui risc de confuzie în percepția publicului cu o marcă anterioară, incluzând și riscul de asociere, reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru anularea înregistrării unei mărci.

După cum s-a arătat în mod corect prin decizia recurată, aprecierea globală a riscului de confuzie implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare, iar similaritatea semnelor comparate, respectiv a produselor sau serviciilor pe care acestea le desemnează, precum și gradul de similaritate, figurează incontestabil printre acești factori.

În egală măsură, însă, după cum rezultă din jurisprudența constantă a CJUE (începând cu hotărârea din cauza C-251/95 Sabel), un factor relevant în aprecierea globală a riscului de confuzie îl constituie și gradul de distinctivitate al mărcii anterioare, constând în aptitudinea mărcii de a distinge produsul unui comerciant de produsele altor comercianți de pe piață. Caracterul distinctiv determină întinderea protecției sale, iar riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedește a fi mai important.

Pe de altă parte, contrar a ceea ce a afirmat recurenta - pârâtă în cursul procesului, inclusiv prin motivele de recurs, nu se poate desprinde din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene o "teorie a mărcilor slabe", care ar presupune ca, în toate cazurile și în mod diferențiat, pentru a se dispune anularea unei mărci ulterioare, similaritatea mărcilor aflate în conflict ar trebui să fie una foarte ridicată, în fapt, o cvasi-identitate, ceea ce ar însemna, în viziunea recurentei, ca similaritatea semnelor să existe doar în cazul unei reproduceri aproape integrale a mărcii anterioare în marca ulterioară, a cărei înregistrare se solicită a fi anulată.

Dimpotrivă, CJUE a subliniat fără echivoc în hotărârile pronunțate faptul că o constatare a existenței unui risc de confuzie nu poate fi exclusă ex ante și indiferent de situație, tocmai datorită interdependenței factorilor relevanți în acest sens, nici măcar în cazul în care marca anterioară și semnul a cărui înregistrare se solicită coincid într-un element cu caracter distinctiv slab sau descriptiv în ceea ce privește produsele și serviciile în cauză, deși este adevărat că aprecierea globală a riscului de confuzie în mod frecvent nu va conduce la constatarea existenței acestui risc (în acest sens, hotărârea din data de 12.06.2019 pronunțată în cauza C-705/17 Hansson, pct. 55 și jurisprudența acolo citată).

Așadar, nu se poate formula o regulă, astfel cum susține recurenta, în sensul că riscul de confuzie este exclus de plano în situația în care marca anterioară are un caracter distinctiv scăzut și, ca atare, o protecție juridică limitată, iar mărcile comparate coincid doar în parte și, mai mult, într-un element slab distinctiv ori chiar lipsit de distinctivitate. O astfel de aserțiune ar avea drept efect neutralizarea factorului ținând de similaritatea mărcilor, ceea ce nu este posibil în evaluarea globală a riscului de confuzie, în cadrul căreia factorii relevanți se analizează interdependent, iar similaritatea semnelor în conflict, atunci când există, nu poate fi înlăturată pentru motivul caracterului distinctiv scăzut al mărcii anterioare (în același sens, a se vedea ordonanța pronunțată la data de 27.04.2006 în cauza C-235/05 L`Oréal, pct. 45).

Cu toate acestea, relația de interdependență a factorilor relevanți denotă faptul că, la rându-i, nici factorul relativ la caracterul distinctiv nu poate fi neutralizat de existența identității/similarității semnelor și a produselor sau serviciilor, astfel încât, atunci când este invocat, eventualul caracter distinctiv redus al mărcii anterioare trebuie analizat ca atare în aprecierea globală a riscului de confuzie, întrucât poate influența constatarea existenței sau a inexistenței unui asemenea risc.

În cauză, pârâta a invocat încă din faza judecății în primă instanță apărarea referitoare la caracterul sugestiv pentru categoria băuturilor energizante a termenului "horse", regăsit atât în cadrul mărcilor reclamantei, cât și în cadrul mărcilor pârâtei. De asemenea, pârâta a susținut că există multiple exemple de mărci ale Uniunii Europene, înregistrate pentru produse din clasa 32, care conțin imaginea unui cal cambrat, asemănătoare cu elementul figurativ din cadrul mărcilor combinate aparținând reclamantei, respectiv pârâtei.

Aceste aspecte pot fi relevante în evaluarea globală a riscului de confuzie, din moment ce existența pe piață a mai multor mărci care constau sau cuprind același element poate conduce la un caracter distinctiv redus al semnelor ce reprezintă acele mărci, prin raportare la percepția publicului relevant, respectiv consumatorul mediu al produsului, rezonabil de atent și de informat în privința acestuia.

Astfel, dacă acest consumator se confruntă în mod obișnuit cu folosirea în comerț, în cadrul unor mărci, a unui anumit element (verbal, figurativ ori o combinație între acestea) în asociere cu un anumit produs sau serviciu (cu atât mai mult dacă ar fi vorba despre un element descriptiv), este posibil ca, dată fiind frecvența acestor situații, consumatorul să nu mai atribuie proveniența acelui produs sau serviciu ca aparținând unei întreprinderi determinate, iar marca să aibă o aptitudine redusă de a distinge produsul sau serviciul de cele oferite de alte întreprinderi.

Prin urmare, s-ar putea să nu existe un risc de confuzie, dat fiind că acest risc este definit tocmai prin eroarea în care consumatorul se află în privința originii unui produs/serviciu desemnat de o marcă ulterioară, pe care o identifică în legătură cu o anumită întreprindere.

Considerente similare celor expuse anterior se regăsesc chiar în răspunsul pe care reclamanta l-a formulat la întâmpinarea depusă în apel de către pârâta B. S.R.L.

Cu toate acestea, instanța de apel nu a analizat nici apărările pârâtei pe acest aspect, astfel cum au fost dezvoltate în întâmpinările din ambele faze procesuale, nici susținerile reclamantei în combaterea acestora.

Mai mult decât atât, încă din etapa judecății în primă instanță pârâta B. S.R.L. a invocat drepturile sale asupra unei mărci figurative C., cu număr x și cu dată de depozit 27 mai 2004, însă relevanța acestui aspect urmează a fi subliniată în cadrul motivelor de recurs vizând apelul incident, pentru considerentele ce vor fi expuse.

Față de cele arătate, Înalta Curte constată că sunt fondate criticile recurentei întemeiate pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ. și le va admite ca atare, în condițiile în care nu au fost analizate apărări ale pârâtei ce pot fi relevante în aprecierea globală a riscului de confuzie în percepția publicului, incluzând și riscul de asociere între mărcile în conflict.

În consecință, Înalta Curte va admite recursul și, în aplicarea art. 497 C. proc. civ., va casa decizia și va trimite cauza spre rejudecare.

(2) În ceea ce privește criticile referitoare la modul de soluționare a apelului incident, se constată următoarele:

Prin apelul incident declarat, pârâta B. S.R.L. a arătat în mod explicit că înțelege să conteste dispoziția tribunalului de respingere a excepției decăderii reclamantei din dreptul de a solicita anularea înregistrării mărcilor pârâtei, formulând în acest sens susțineri referitoare la modul de aplicare a prevederilor art. 48 din Legea nr. 84/1998, în forma în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată (23.10.2017), precum și la neanalizarea argumentației sale vizând cunoașterea mărcilor C. de către intimata-reclamantă.

După cum rezultă din considerentele deciziei recurate, instanța de apel a identificat în cuprinsul apelului pârâtei argumente vizând mărcile în privința cărora s-a solicitat anularea înregistrării prin cererea de față, respectiv critici prin care pârâta a solicitat ca instanța să se raporteze la marca C. nr. x, înregistrată de pârâta B. S.R.L. în anul 2004. Din această perspectivă, instanța nu a primit cele din urmă critici, cu motivarea că marca înregistrată în anul 2004 nu formează obiectul litigiului de față, iar cu referire la primele argumente, a apreciat că nu este întrunit termenul de 5 ani prevăzut de art. 48 din Legea nr. 84/1998, astfel încât norma nu este incidentă în cauză.

În contextul criticilor din recurs vizând ambele aprecieri ale instanței de apel, Înalta Curte reține următoarele:

În conformitate cu art. 48 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 (în forma de la data de 23.10.2017), "Titularul unei mărci anterioare, care cu știință a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci ulterior înregistrate, nu poate să ceară anularea și nici să se opună folosirii mărcii ulterioare pentru produsele și serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost folosită, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credință."

Instanța de apel s-a raportat în mod corect la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru interpretarea normei în discuție, dat fiind că, potrivit CJUE, noțiunea de "toleranță" în materia mărcilor "constituie o noțiune a dreptului Uniunii, ale cărei sens și domeniu de aplicare trebuie să fie identice în toate statele membre", motiv pentru care "revine Curții obligația de a da acestor termeni o interpretare autonomă și uniformă în ordinea juridică a Uniunii", astfel cum s-a arătat în hotărârea din 22.09.2011 pronunțată în cauza C-482/09 Budějovický Budvar (pct. 37). Interpretarea dată de CJUE art. 9 alin. (1) din Directiva de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci se impune ca atare instanței naționale, căreia îi revine o obligație de rezultat, anume aceea de interpretare și de aplicare a legii naționale prin care este transpusă directiva în lumina finalității și a obiectivelor acestui act al Uniunii Europene.

Este incontestabil, astfel, că toleranța caracterizează starea de pasivitate a titularului unei mărci față de o marcă ulterior înregistrată și utilizată, de care are cunoștință și a cărei utilizare o putea împiedica.

După cum s-a arătat în mod corect prin decizia recurată, din hotărârea CJUE anterior menționată, pronunțată în cauza C-482/09, reiese că pentru a începe să curgă termenul de 5 ani, de împlinirea căruia legiuitorul leagă efectul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței, este necesară întrunirea a patru condiții, respectiv: înregistrarea mărcii ulterioare; depunerea acestei mărci a fost efectuată cu bună-credință; utilizarea mărcii ulterioare de către titularul acesteia; cunoașterea de către titularul mărcii anterioare a înregistrării mărcii ulterioare și a utilizării acesteia după înregistrare.

Cât privește prima condiție, cea vizând înregistrarea mărcii ulterioare, CJUE a arătat în mod expres că "termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței nu poate să înceapă să curgă prin simpla utilizare a unei mărci ulterioare, chiar dacă titularul acesteia realizează ulterior înregistrarea sa" (pct. 54 din hotărâre).

Prin urmare, termenul de 5 ani la care se referă art. 48 din Legea nr. 84/1998 (ce transpune directiva interpretată de către CJUE) nu poate începe să curgă înainte de data înregistrării mărcii ulterioare, chiar dacă această marcă a fost folosită anterior, încă de la data depunerii cererii de înregistrare, astfel cum este cazul în speță.

Înalta Curte constată că, din moment ce până la data formulării cererii de chemare în judecată (23.10.2017) nu s-a scurs o perioadă de 5 ani, calculată cel mai devreme de la data înregistrării celor trei mărci ale pârâtei vizate de cererea în anulare (5.02.2013 - pentru marca nr. y; 28.12.2015 - pentru marca nr. z, respectiv 29.12.2015 - pentru marca nr. w), instanța de apel a apreciat în mod corect că nu este întrunită una dintre cerințele menționate, de care depinde incidența în cauză a prevederilor art. 48 din Legea nr. 84/1998.

Nu pot fi primite, în aceste condiții, susținerile recurentei - pârâte referitoare la plasarea momentului de început al curgerii termenului de 5 ani la data depozitului reglementar al mărcii, întrucât o asemenea interpretare a dispozițiilor art. 48 din Legea nr. 84/1998 ar contraveni în mod nepermis dezlegării obligatorii date de către CJUE noțiunii de "toleranță" din directivă, ce include și modul de calcul al termenului în care se consideră că titularul unei mărci a stat în pasivitate în raport cu o marcă înregistrată de către o altă persoană.

Înalta Curte constată că este nefondată și critica recurentei potrivit căreia, prin analizarea argumentului invocat abia în apel de către reclamanta A. în legătură cu modalitatea de calcul a termenului de 5 ani, s-ar fi încălcat limitele efectului devolutiv al apelului, determinate de ceea ce s-a supus judecății la prima instanță, respectiv prevederile art. 478 alin. (3) C. proc. civ., în conformitate cu care în apel nu pot fi formulate pretenții noi.

Argumentul în discuție a fost invocat de către reclamantă, în mod necontestat, prin întâmpinarea la apelul incident al pârâtei B. S.R.L., astfel încât caracterizează un mijloc de apărare, și nu o "pretenție" formulată printr-o cerere în justiție, în sensul art. 30 C. proc. civ., nefiind, astfel, incident art. 478 alin. (3) C. proc. civ.

Pe de altă parte, potrivit art. 478 alin. (2) C. proc. civ., interpretat per a contrario, părțile pot folosi în fața instanței de apel mijloace de apărare invocate prin întâmpinarea depusă în această cale de atac.

Pe acest temei, este admisibilă invocarea în apel a unei apărări noi, atât timp cât se regăsește în întâmpinare, efectul devolutiv al apelului presupunând pronunțarea de către instanța de apel și asupra motivelor, mijloacelor de apărare sau dovezilor noi cuprinse în întâmpinare, astfel cum prevede în mod explicit art. 476 alin. (2) C. proc. civ.

Față de cele expuse, Înalta Curte va respinge susținerile recurentei vizând modul de calcul al termenului de 5 ani prevăzut de art. 48 din Legea nr. 84/1998 și, ținând cont de faptul că cele patru condiții pentru ca acest termen să curgă trebuie întrunite în mod cumulativ - astfel încât neîndeplinirea uneia dintre ele, precum în speță, este suficientă pentru constatarea inaplicabilității art. 48 din Legea nr. 84/1998 -, nu va mai analiza susținerile referitoare la celelalte condiții, ce au vizat în special condiția cunoașterii de către de către titularul mărcii anterioare a înregistrării mărcii ulterioare și a utilizării acesteia după înregistrare.

Din cele expuse, rezultă, totodată, că "toleranța" în sensul art. 48 din lege se referă strict la înregistrarea și utilizarea mărcii vizate de cererea în anulare, cele patru condiții pentru ca termenul de tolerare să înceapă să curgă fiind formulate în legătură cu marca "ulterioară".

Din acest punct de vedere și față de toate considerentele expuse, Înalta Curte constată că instanța de apel a făcut o corectă aplicare a legii și va respinge criticile recurentei pe acest aspect.

Cu toate acestea, nu se poate considera că susținerile recurentei referitoare la preexistența mărcii sale C. înregistrate în anul 2004 și la coexistența acesteia cu mărcile reclamantei sunt lipsite de pertinență doar pentru motivul că au fost invocate în contextul art. 48 din Legea nr. 84/1998, cât timp ar putea fi decelată o altă finalitate decât aceea a respingerii cererii în anulare pentru motivul decăderii reclamantei din dreptul de a solicita anularea înregistrării mărcilor.

Este relevant în acest sens faptul că pârâta a invocat de la bun început în cadrul procesului o apărare de fond în legătură cu marca sa figurativă C., cu număr x, ce beneficiază de protecție juridică începând cu data de 27.05.2004 și nu a fost anulată până în prezent, distinct de excepția decăderii din dreptul de a invoca anularea.

Astfel, prin întâmpinarea depusă la tribunal, pârâta B. S.R.L. a susținut, pe de o parte, că este vorba despre o marcă anterioară mărcii internaționale combinate G. nr. x aparținând reclamantei din cauză (protejată doar de la data de 22.03.2010) și care a coexistat în mod pașnic și pentru o perioadă îndelungată de timp cu mărcile reclamantei, inclusiv cu marca verbală G., iar, pe de altă parte, că mărcile sale ulterioare C. (a căror înregistrare se solicită a fi anulată în cauză) sunt "îmbunătățiri" ale mărcii din anul 2004, utilizării mărcii într-o formă care nu-i alterează caracterul distinctiv fiindu-i recunoscute anumite efecte juridice. Pârâta a invocat chiar existența unei familii de mărci (dezvoltând în jurul aceluiași concept și mărcile H. și I.).

Or, aceste susțineri au fost formulate cu finalitatea demonstrării inexistenței riscului de confuzie între mărcile reclamantei și mărcile pârâtei, în privința cărora se solicită anularea înregistrării.

Din acest punct de vedere, susținerile cu atare obiect ar putea interesa evaluarea globală a riscului de confuzie în percepția publicului, în aceeași măsură în care coexistența mai multor mărci pe aceeași piață a produselor sau serviciilor poate conduce la o distinctivitate redusă a semnelor (după cum s-a arătat în analiza motivelor de recurs vizând soluționarea apelului principal).

În egală măsură, este posibil ca, într-o asemenea situație, să nu se aducă atingere funcției esențiale a mărcii care constă în a garanta consumatorilor proveniența produselor sau serviciilor, dacă acel consumator poate să atribuie originea produselor desemnate de mărcile "ulterioare" - în privința cărora se solicită anularea înregistrării - aceleiași întreprinderi, și nu titularului mărcilor "anterioare" pe care se fundamentează cererea în anulare, dată fiind existența unei alte mărci sau chiar a unei familii de mărci aparținând titularului mărcilor ulterioare, astfel cum a susținut pârâta din cauză.

Întrucât susținerile cu acest obiect nu au fost analizate de către instanța de apel, deși au fost reiterate în cadrul apelului incident, urmează a fi cercetate odată cu rejudecarea apelului principal.

Față de toate considerentele expuse, Înalta Curte va admite recursul declarat de pârâta B. S.R.L., va casa decizia recurată și va trimite cauza spre rejudecare, pe temeiul art. 497 C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Anulează recursul declarat de pârâta F. S.R.L. (fostă J. S.R.L.) împotriva deciziei civile nr. 316A din 27 aprilie 2020 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.

Admite recursul declarat de pârâta B. S.R.L. împotriva aceleiași decizii.

Casează decizia recurată și trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță de apel.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 24 mai 2022.