ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 2654/2021

Ședința publică din data de 7 decembrie 2021

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

I. Circumstanțele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată la data de 18.07.2019 pe rolul Tribunalului București, sub nr. x/2019, reclamantul A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâții B. S.R.L. și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, a solicitat: anularea mărcii individuale verbale x, având număr de depozit x/16.01.2019 și număr de marcă x/05.07.2019, înregistrată pentru clasa de servicii 35, radierea acesteia din Registrul Mărcilor și obligarea pârâtului B. S.R.L. la plata cheltuielilor de judecată.

Hotărârea pronunțată în primă instanță

Prin sentința nr. 623/16.06.2020, Tribunalul București, secția a III-a civilă a admis cererea de chemare în judecată și a dispus anularea mărcii naționale individuale verbale x, având număr de depozit x/16.01.2019 și număr de marcă x/05.07.2019, înregistrată pentru clasa de servicii 35 și radierea acesteia din Registrul Național al Mărcilor, cu cheltuieli de judecată în cuantum de 8450 RON.

Hotărârea pronunțată în apel

Prin decizia nr. 910/9.06.2021, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a respins ca nefondat apelul declarat de pârâta B. S.R.L. împotriva sentinței menționate, cu cheltuieli de judecată în sumă de 5836,95 RON.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei menționate, a declarat recurs pârâta C. S.R.L. (fostă B. S.R.L.), criticând-o pentru nelegalitate, pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. și susținând, în esență, următoarele:

- Instanța de apel a aplicat greșit normele de drept și jurisprudența în materie, în aprecierea elementului dominant al mărcii x ce aparține pârâtei.

Elementul dominant din compunerea mărcii este elementul verbal B., care conferă distinctivitate mărcii, fiind plasat la începutul mărcii și având un impact puternic asupra consumatorilor.

Elemental verbal B. este de natură sa diferențieze mărcile în discuție, deoarece, așa cum a fost stabilit atât în doctrină, cât și în practică, în diferențierea a 2 mărci, elementele diferite plasate la începutul mărcii reduc gradul de similaritate al mărcilor comparate, riscul de confuzie fiind mai mic în cazul în care elementele similare nu sunt poziționate la începutul elementelor verbale ale mărcilor comparate.

Partea de început a mărcii este cea care captează în primul rând atenția consumatorului și, prin urmare, această parte va fi reținută mult mai clar decât restul semnului, ceea ce înseamnă că, în astfel de cazuri, partea de început a semnului are o influență semnificativă asupra impresiei generale de ansamblu a mărcii.

Explicația acestui raționament rezidă în faptul că un consumator mediu asociază prima parte a denumirii mărcii cu produsul sau serviciul pe care dorește să îl achiziționeze. În motivarea acestui argument, în Decizia CJUE din cauza T-34/04 Turkish Power/Power se arată că "acest lucru se justifică prin faptul că publicul citește de la stânga la dreapta, ceea ce face ca elementul plasat în partea stângă a semnului (partea inițială) să fie cel care captează în primul rând atenția cititorului".

Este general considerat că dublarea unor litere în compunerea unor mărci are un efect puternic, fiind ușor reținut de consumatori, acesta fiind și motivul pentru care regăsim mărci înregistrate compuse doar din dublarea a doua litere, pentru aproape toate literele alfabetului (ca exemplu, mărcile înregistrate la EUIPO compuse doar din două litere dublate: AA nr. x, BB nr. x, C. civ. nr. x, DD nr. x, EE nr. x, GG nr. x, HH nr. x, JJ nr. x, KK nr. x, LL nr. x, MM nr. x, PP nr. x).

Elementul "B." poate fi considerat ca având mai degrabă o funcție descriptivă, raportat la tipul de servicii pentru care sunt utilizate mărcile în discuție, respectiv servicii de teleshopping, furnizate și comercializate prin intermediului programelor de televiziune, iar aceste aspecte confirmă o dată în plus că elementul dominant din marca pârâtei este elementul verbal B..

- Instanța de apel a aplicat greșit normele de drept și jurisprudența în materie, în aprecierea similarității mărcilor în conflict.

Instanța de apel a considerat că există o similaritate puternică între mărcile analizate, plecând de la greșita apreciere a elementului x ca fiind unul fantezist. Instanța de apel nu a avut în vedere efectiv serviciile prestate de cele două societăți, bazându-și analiza pe serviciile protejate de clasa 35 (prezentate general) și nu pe serviciile prestate efectiv sub marca x, respectiv servicii de teleshopping, furnizate și comercializate prin intermediului programelor de televiziune.

Prin prisma serviciilor prestate, elementul "tele" apare mai degrabă ca fiind comun decât distinctiv, iar elementul "star" este unul destul de previzibil pentru un serviciu promovat la televiziune, respectiv "un star", "o stea" a televiziunii. Astfel, elementul "B." poate fi considerat ca având mai degrabă o funcție descriptivă.

Elementele verbale "tele" și "star" care se regăsesc în compunerea mărcilor în conflict sunt termeni evocatori, iar mărcile care sunt compuse din termeni evocatori beneficiază de un grad mai redus de distinctivitate și, în consecință, de o protecție juridică mai slabă decât cele la care acești termeni nu se regăsesc și care, având un grad mai mare de distinctivitate, beneficiază de o protecție juridică mai extinsă decât primele.

În cazul mărcilor compuse din termeni evocatori, cum este cazul elementului x, pentru a le putea considera similare, este necesar să existe între ele un grad mai mare de similaritate decât cel cerut în mod obișnuit, avându-se în vedere nivelul scăzut al distinctivitații mărcii compuse din termeni evocatori.

În acest context, instanța de apel a apreciat greșit distinctivitatea elementului x, care, în compunerea mărcilor reclamantei, este însoțit de elementele figurative, în măsură să confere distinctivitate mărcilor, iar în compunerea mărcii pârâtei, elementul x este însoțit de elementul B. poziționat la începutul mărcii, pe baza căruia marca pârâtei capătă distinctivitate.

Recurenta a arătat, totodată, că instanța de apel nu a făcut aplicarea principiilor doctrinare și jurisprudențiale pentru mărcile aluzive, evocatoare.

Astfel, în doctrină se arată că această categorie de mărci, reprezentată de semnele care sunt sugestive prin asociere pentru produsele sau serviciile pentru care sunt utilizate, beneficiază de o protecție redusă. Prin recunoașterea validității unei astfel de mărci evocatoare, concurenții nu pot fi privați de folosirea termenilor curenți, uzuali, protecția unor astfel de mărci fiind limitata la interzicerea unor reproduceri identice.

De aceea, făcând aplicarea corectă a principiilor doctrinare și jurisprudențiale, se constată că marca pârâtei nu are un grad de similaritate cu mărcile opuse ale reclamantei de natură a crea un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere, chiar dacă elementele comune "tele" și "star" se regăsesc în mărcile comparate.

Elementul verbal comun "B." nu poate fi monopolizat de un comerciant, cum nu se poate pune monopol nici pe elementul "star" sau pe elementul verbal "tele", cu atât mai mult cu cat elementul "tele" este descriptiv pentru serviciile desfășurate pe canalele de televiziune.

Recurenta a subliniat și faptul că, deși marca sa este o marcă verbală, în practica aceasta este întotdeauna folosită împreună cu un element figurativ, total diferit ca design, culori și concept de cel din mărcile reclamantei: culorile folosite de pârâtă sunt galben și albastru, în timp ce mărcile reclamantei au elementul grafic în culorile roșu și albastru, scrierea este diferit stilizată, iar conceptul grafic este total diferit, astfel încât sub aspectul elementelor figurative, diferențele sunt evidente.

În analiza similarității mărcilor, practica în materie are în vedere consumatorul mediu rezonabil de bine informat, atent și circumspect, iar printr-o minimă procesare a mesajului, publicul va recepționa în primul rând elementul dominant B. ca având un sens abstract, fiind un element fantezist, iar alăturarea elementelor "B." nu este în măsură să înlăture diferențele dintre mărcile în conflict, aceste diferențe fiind suficiente pentru a înlătura riscul de confuzie dintre ele.

Așadar, realizând o analiză de ansamblu a mărcilor în discuție, ținând cont de aspectele legate de poziționare, succesiune, sonoritate, rezultă faptul că din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual, mărcile în cauză nu sunt similare, astfel încât nu generează vreun risc de confuzie sau asociere, s-a conchis prin motivele de recurs.

III. Apărările formulate în cauză

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a formulat întâmpinare, prin care a solicitat instanței să rețină apărările invocate prin întâmpinările depuse în fața instanței de fond, respectiv de apel.

Intimata - reclamantă A. S.R.L. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat și menținerea ca legală și temeinică a deciziei atacate, cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces.

IV. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată, precum și actele și lucrările dosarului, pe baza criticilor formulate și prin raportare la dispozițiile legale aplicabile în cauză, se constată că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 47 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, "Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului București de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive: (…) b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6."

În conformitate cu art. 6 din aceeași lege, "o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative: (…) b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară."

Recurenta a susținut că marca x nu este similară din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual cu marca anterioară "B.", ce aparține reclamantei, astfel încât nu există vreun risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere între mărci, în sensul art. 6 lit. b) din lege.

Criticile formulate nu sunt fondate.

Potrivit recurentei, marca anterioară "B." are un caracter slab distinctiv și, în consecință, beneficiază de o protecție juridică redusă, deoarece elementul verbal din compunerea sa este descriptiv în raport de serviciile de teleshopping, furnizate și comercializate prin intermediul programelor de televiziune, astfel încât ar fi trebuit aplicate principiile dezvoltate în doctrină și în jurisprudența CJUE pentru mărcile aluzive, evocatoare.

Înalta Curte constată că premisa acestei argumentații este una greșită, întrucât, după cum s-a arătat în mod corect în decizia recurată, elementul verbal "B." nu este descriptiv în raport de serviciile de telecomunicații și de publicitate, pentru care a fost înregistrată marca anterioară combinată "B.", aparținând reclamantei A. S.R.L., servicii în care se încadrează și programele de publicitate prin intermediul unui organism de televiziune, la care face referire recurenta.

Incontestabil, fiecare dintre cei doi termeni care compun cuvântul "B." desemnează o noțiune din limbajul curent, astfel cum a arătat recurenta, dar acest fapt nu înseamnă în mod necesar că ansamblul lor are aceeași valoare lexicală, întrucât este posibil ca doi termeni uzuali în limbajul curent să formeze împreună o invenție lexicală, și nu neapărat un cuvânt existent în vocabularul de bază al limbii române.

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar considera că publicul relevant, respectiv consumatorul mediu al serviciilor de televiziune, distinge semnificația întregului drept "star de televiziune", inversarea celor doi termeni împiedică a se reține că ansamblul "B." ar reprezenta o modalitate obișnuită de descriere a serviciului ca atare ori a unei caracteristici esențiale a acestuia, precum specia, calitatea, cantitatea, destinația etc. (a se vedea, în același sens, hotărârea CJUE din cauza C-383/99 Baby Dry, pct. 42-44).

Din acest motiv, se constată că, în mod corect, a apreciat instanța de apel că elementul verbal "B." din cadrul mărcii anterioare a reclamantei nu are caracter descriptiv, ci poate fi considerat ca fiind fantezist, chiar dacă într-un grad moderat, cu consecința că nu se poate reține de plano o slabă protecție juridică a mărcii anterioare.

Drept urmare, susținerile recurentei pe acest aspect nu sunt fondate și vor fi respinse ca atare.

Cât privește marca x, a cărei anulare s-a solicitat în cauză, recurenta a susținut că elementul verbal B. este dominant și cel care asigură distinctivitatea semnului, alături de elementele figurative, astfel cum marca este folosită de către recurenta - pârâtă, iar prezența elementului "B." nu este în măsură să înlăture diferențele evidente dintre mărci sub aspect grafic.

Prioritar analizei acestor susțineri, se impune a se observa că descrierea mărcii indicată prin motivele de recurs nu corespunde formei sub care marca a fost înregistrată, ci relevă modalitatea în care, eventual, pârâta folosește semnul în activitatea sa comercială.

Or, în cazul în care se solicită anularea înregistrării unei mărci, pe temeiul art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, verificările instanței vizează respectarea prevederilor legale la momentul înregistrării mărcii, analiză ce presupune raportarea la forma sub care marca a fost înregistrată, precum și la produsele și/sau serviciile pe care marca le desemnează, nefiind relevantă utilizarea ulterioară a mărcii.

Așadar, în compararea semnelor în conflict, în concordanță cu cerințele din art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, interesează exclusiv descrierea mărcii din certificatul de înregistrare, constatându-se sub acest aspect că nu este vorba despre o marcă combinată, astfel cum susține recurenta, ci despre o marcă verbală, ce conține doar elementele x, neexistând nici vreo revendicare de culoare.

În ceea ce privește elementul dominant al mărcii pârâtei, trebuie constatat că susținerile recurentei cu acest obiect nu sunt apte a conduce la finalitatea afirmată prin motivele de recurs, anume absența similarității între mărcile comparate.

După cum a arătat chiar recurenta, în jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene s-a statuat că aprecierea globală a riscului de confuzie, incluzând și riscul de asociere, se fundamentează, în ceea ce privește similaritatea vizuală, auditivă sau conceptuală a mărcilor, pe impresia de ansamblu produsă de acestea asupra consumatorului mediu al produsului sau serviciului în cauză, ținându-se cont, în special, de elementele distinctive și dominante (hotărârea din cauza C-251/95 Sabel).

Aprecierea similarității se va putea face, însă, exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile (hotărârea din cauza C-193/06 Nestlé).

Or, chiar dacă elementul B. ar fi cel care domină imaginea mărcii pârâtei, componenta "B." nu ar putea fi neglijată în impresia de ansamblu produsă consumatorului.

Astfel, pe de o parte, această componentă nu are caracter descriptiv în raport de serviciile pentru care marca a fost înregistrată (identitatea dintre serviciile desemnate de mărcile în conflict nu a fost contestată de recurentă), având, așadar, caracter distinctiv.

Pe de altă parte, elementul "B." este scris și poziționat în același mod ca litera dublă B. și separat de aceasta, atrăgând, fără dubiu, atenția consumatorului. Mai mult decât atât, prin poziționarea față de celălalt element, "B." este perceput de către consumator ca fiind de sine-stătător, fără vreo legătură cu elementul B..

Prin urmare, nu se poate ignora preluarea identică a unui element distinctiv din marca anterioară, astfel cum tinde pârâta, prin susținerile reiterate în recurs, din moment ce prezența acestuia în marca x nu este neutralizată și nici măcar minimalizată de litera dublă, din punct de vedere vizual, auditiv și conceptual.

Din această ultimă perspectivă, este relevantă jurisprudența CJUE potrivit căreia nu este exclus ca marca anterioară sau o componentă distinctivă a acesteia, preluată de un terț în cadrul unui semn compus, să conserve o poziție distinctivă autonomă. În acest caz, în vederea constatării unui risc de confuzie, este suficient ca publicul să atribuie titularului acesteia originea produselor sau serviciilor acoperite de semnul compus (hotărârea din cauza C-120/04 Medion). O marcă sau doar un element al acesteia, regăsit în semnul terțului, nu păstrează poziția distinctivă autonomă dacă formează cu celelalte elemente ale semnului, luate împreună, o unitate cu un sens diferit de sensul elementelor respective luate separat (de exemplu, ordonanța din cauza C-23/09 Ecoblue; ordonanța din cauza C-353/09 Perfetti van Melle).

Or, plasarea elementului "B." în cadrul mărcii pârâtei, drept o componentă de sine-stătătoare și fără vreo legătură conceptuală cu elementul B., nu conduce la atribuirea pentru întregul semn x, de către consumatorul mediu, a unei semnificații diferite de sensul componentelor luate separat, ceea ce înseamnă că elementul comun conservă poziția distinctivă autonomă și în cadrul mărcii pârâtei.

Nu în ultimul rând, se constată că jurisprudența CJUE la care recurenta a făcut referire nu este relevantă, deoarece instanța europeană a constatat absența similarității într-un context faptic diferit de cel din prezenta cauză, anume într-o situație în care marca ce înglobează o parte din marca anterioară este dominată de un element figurativ central, iar componenta comună mărcilor formează împreună cu cel de-al doilea element verbal o unitate cu un sens diferit de semnificația componentelor (cauza T-34/04 Turkish Power/Power).

De asemenea, faptul că, la nivel european, se permite înregistrarea ca mărci a unei litere duble poate prezenta relevanță doar pentru distinctivitatea unui asemenea semn, însă, acest caracter nu a fost infirmat prin decizia de apel atacată în cauză.

Se constată, în consecință, că niciuna dintre susținerile recurentei nu are temei și, față de toate considerentele expuse, Înalta Curte va respinge recursul ca nefondat, în aplicarea art. 496 C. proc. civ.

În ceea ce privește solicitarea intimatei - reclamante de acordare a cheltuielilor de judecată pentru etapa procesuală a recursului, Înalta Curte constată că este întemeiată, față de soluția dată recursului și pe temeiul art. 453 alin. (1) C. proc. civ.

Cu toate acestea, se constată că suma de bani solicitată cu acest titlu, constând în onorariu avocat, respectiv suma de 5923,82 RON, astfel cum a fost dovedită prin înscrisurile depuse la dosar (factura nr. x/17.09.2021 și extrasul bancar - dosar recurs), este vădit disproporționată în raport de complexitatea cauzei în această fază procesuală și de activitatea prestată de avocat.

Astfel, cauza a fost soluționată la primul termen de judecată fixat în ședință publică, iar motivele de recurs au vizat aceleași chestiuni de drept supuse judecății în apel și dezlegate ca atare prin decizia recurată, motiv pentru care și întâmpinarea redactată de apărătorul ales al intimatei conține, în esență, aceleași argumente precum cele expuse prin întâmpinarea depusă în faza procesuală a apelului.

Prin urmare, în aceste circumstanțe, Înalta Curte apreciază că nu se justifică acordarea în totalitate a cheltuielilor de judecată solicitate, impunându-se reducerea acestora pe temeiul art. 451 alin. (2) C. proc. civ., de la 5923,82 RON la 3000 RON, sumă de bani la care va fi obligată recurenta- pârâtă societatea C. S.R.L., către intimata-reclamantă A. S.R.L.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de pârâta C. S.R.L. (fostă B. S.R.L.) împotriva deciziei nr. 910A din data de 9 iunie 2021 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.

Obligă pe recurenta-pârâtă C. S.R.L. (fostă B. S.R.L.) la plata către intimata-reclamantă A. S.R.L. a cheltuielilor de judecată în cuantum de 3.000 RON, reduse conform art. 451 alin. (2) C. proc. civ.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 7 decembrie 2021.