ÎCCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 552/2025

Ședința publică din data de 4 martie 2025

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

I. Circumstanțele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, la data de 09.10.2020, astfel cum a fost corectată prin cererea din 07.04.2021, de îndreptare a erorii materiale strecurate în cererea de chemare în judecată, reclamanta A. S.R.L. a solicitat decăderea pârâtei A. S.R.L. din drepturile conferite de marca națională nr. x (A.) pentru toate produsele și serviciile din clasele 16, 35, 42 și 45 (conform Clasificării de la Nisa), începând cu luna septembrie a anului 2013.

Prin cererea reconvențională din 17.02.2021, formulată în contradictoriu cu B. și O.S.I.M., pârâta A. S.R.L. a solicitat anularea mărcii înregistrate sub nr. x din data de 28.01.2019, în temeiul art. 56 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (3) lit. c) și d) din Legea 84/1998, cu cheltuieli de judecată.

Prin cererea reconvențională din 07.04.2021, pârâta reconvențională B. și C. au solicitat, în contradictoriu cu pârâta A. S.R.L., recunoașterea calității reclamanților reconvenționali de autori asupra denumirii A., asupra sloganelor Colorful ideas și A., precum și asupra celor două creații grafice A. și A., cu cheltuieli de judecată.

Solicitarea pârâtei, de calificare a cererii de îndreptare erori materiale strecurate în cursul cererii de chemare în judecată formulată de reclamantă la 07.04.2021, ca cerere modificatoare și de respingere a acesteia ca tardiv formulată a fost respinsă prin încheierea din 28.09.2021.

Excepțiile lipsei de interes și lipsei calității procesuale active a reclamantei în formularea cererii principale au fost respinse ca neîntemeiate, iar cererile reconvenționale au fost respinse ca inadmisibile, toate prin încheierea din 28.09.2021.

Cererea formulată de pârâtă, de suspendare a judecății până la soluționarea dosarului nr. x/2021, având ca obiect anularea mărcii naționale y al cărei titular este B., în temeiul art. 56 alin. (1) lit. b) și c) din Legea 84/1998, a fost respinsă prin încheierea din 07.12.2021.

Hotărârea pronunțată în primă instanță

Prin sentința civilă nr. 397 din data de 22.03.2022, Tribunalul București, secția a IV-a civilă a admis acțiunea formulată de reclamanta A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâții A. S.R.L. și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.). A dispus decăderea pârâtei, începând cu luna septembrie 2013 din drepturile conferite de marca națională A. nr. x. A obligat pârâta la plata către reclamanta a cheltuielilor de judecata în suma de 8.418,25 RON - onorariu avocat și taxă judiciară de timbru.

Hotărârea pronunțată în apel

Prin decizia civilă nr. 504/A din data de 24.04.2024, Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă a anulat apelul reclamantei A. S.R.L. ca netimbrat.

A admis apelul pârâtei A. S.R.L. împotriva sentinței civile nr. 397/A din data de 22.03.2022 pronunțate de Tribunalul București, secția a IV-a civilă în dosarul nr. x/2020, în contradictoriu cu reclamanta A. S.R.L. și intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.).

A schimbat în tot sentința atacată în sensul că a respins cererea introductivă ca neîntemeiată.

A păstrat încheierile din data de 07.12.2021 și 28.09.2021.

II. Calea de atac formulată în cauză

Împotriva deciziei civile nr. 504A din data de 24.04.2024, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, în dosarul nr. x/2020, a declarat recurs reclamanta A. S.R.L., criticând-o pentru nelegalitate, pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ., după cum urmează:

Printr-o primă critică, subsumată motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., recurenta-reclamantă a susținut că, prin decizia recurată, instanța de apel a interpretat și a aplicat greșit dispozițiile art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, apreciind eronat că utilizarea mărcii nr. y ("A. A.") poate fi asimilată utilizării mărcii nr. x ("A.").

În primul rând, a arătat că este vorba despre două mărci diferite, atât ca numere de înregistrare și structură/compoziție, cât și cu titulari diferiți.

În opinia recurentei-reclamante, acest ultim aspect per se ar fi trebuit să conducă instanța de apel la o concluzie radical diferită în ceea ce privește posibilitatea asimilării actelor de utilizare ale unei mărci ce aparține unui terț, pentru a salva marca ce face obiectul prezentei acțiuni.

A susținut că marca ce face obiectul prezentei acțiuni, deși este neutilizată de peste 10 ani (acest aspect fiind confirmat de părți, de instanțe și intrat în autoritate de lucru judecat), este menținută în mod artificial de către intimata-pârâtă în Registrul Național al Mărcilor, doar în scop de blocaj, fiind invocată ca drept anterior opozabil chiar împotriva mărcii nr. x, dar echivalată de către instanța de apel chiar cu marca nr. x.

În al doilea rând, a apreciat este greșită modalitatea în care instanța de apel a interpretat și a aplicat art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Astfel, a arătat că apărarea principală a intimatei-pârâte a fost aceea că a utilizat marca nr. x "A." într-o formă "puțin diferită", "o variantă ușor modificată", "identică mărcii y" ori "o variantă similară acesteia", iar instanța de apel a achiesat la o astfel de argumentație care este contrară dispozițiilor art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, raportat la situația faptică din prezentul dosar.

A afirmat recurenta-pârâtă că, pentru a stabili modalitatea corectă de interpretare a sintagmei "sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia", trebuie avută în vedere practica Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a analizat și a dat de-a lungul timpului dispoziția corespondentă din Regulamentul privind marca comunitară/marca Uniunii Europene [art. 15, actualmente art. 18 alin. (1) par. 2 lit. a) - "sub o formă care diferă prin elemente care nu modifică caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată"].

A menționat că, prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, s-a statuat că rațiunea acestei dispoziții este "de a evita impunerea unei cerințe a conformității stricte între forma în care marca este utilizată în comerț și forma în care a fost înregistrată marca, permițându-i astfel titularului unei mărci, în exploatarea comercială a semnului, să aducă variații semnului, făcând posibilă o mai bună adaptare a acestuia la cerințele de marketing și de promovare a produselor sau serviciilor în cauză, fără a-i altera caracterul distinctiv."

Totodată, a arătat că instanța europeană a mai statuat că, pentru a se putea stabili dacă este sau nu alterat caracterul distinctiv al mărcii înregistrate, este necesară, într-o primă etapă, o evaluare a caracterului distinctiv și dominant al elementelor adăugate, bazată pe calitățile intrinseci ale fiecăruia dintre aceste elemente, dar și pe poziția relativă a diferitelor elemente din structura mărcii, iar, într-o a doua etapă, o evaluare a diferențelor din cadrul semnului utilizat și a efectului modificărilor elementelor care contribuie la caracterul distinctiv al semnului astfel cum este înregistrat, procedându-se la o comparație directă (în paralel) a celor două semne.

Recurenta-reclamantă a învederat și că aceste două etape desprinse din practica Curții de Justiție a Uniunii Europene au fost incluse și prin Practica Comună CP8 adoptată de către E.U.I.P.N. în octombrie 2020, cristalizându-se în acest fel testul în două etape, ca instrument util pentru rețeaua E.U.I.P.N., respectiv: etapa 1 - evaluarea semnului înregistrat, prin stabilirea elementelor sale distinctive și dominante vizual; etapa 2 - evaluarea diferențelor din cadrul semnului utilizat și a efectului modificărilor elementelor care contribuie la caracterul distinctiv al semnului înregistrat în semnul utilizat printr-o comparație directă (în paralel) a celor două semne; în ceea ce privește efectul modificărilor, trebuie să se țină cont de măsura mai mare sau mai mică a caracterului distinctiv al semnului înregistrat.

Aplicând cele anterior arătate la cauza de față, recurenta-reclamantă, în cadrul analizei efectuate în cadrul etapei 1, a procedat la evaluarea caracteristicilor mărcii în forma înregistrată.

Astfel a arătat că, în speță; cuvântul "A." este scris cu mov/violet, în jurul literelor de culoare mov fiind aplicat un contur alb, limitat la exterior de un contur gri; deasupra cuvântului "A.", pornind din centru, către dreapta, există mai multe benzi verticale, de aceeași lățime, dar de înălțimi și culori diferite; benzile verticale colorate sunt întrerupte aleatoriu pe înălțime, fiecare într-un mod unic, niciuna nefiind de aceeași dimensiune, culoare ori întreruptă în același loc/mod, ca un equalizer sau a unor oameni de înălțimi, forme, idei diferite; culorile nu sunt în ordinea firească (ROGVAIV - roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet), ci RGOVdVîAdAî (roșu, galben, oranj, verde deschis, verde închis, albastru deschis, albastru închis), culoarea galben fiind inversată cu oranj, lipsind culorile indigo și violet; sub cuvântul "A.", este amplasat pe orizontală, pe aproximativ 55-60% din lățime, pornind din zona centrală, către dreapta, poziționat de asemenea sub logo-ul multicolor de mai sus, sloganul "colorful ideas".

Ca atare, a precizat că există 3 elemente distinctive și dominante vizual în marca înregistrată: cuvântul "A." și modalitatea specială de scriere a acestuia: logo-ul multicolor deloc neglijabil, care are o proporție însemnată și contribuie la caracterul distinctiv; sloganul "colorful ideas".

Recurenta-reclamantă a susținut că, în principiu, atât elementele verbale, cât și cele figurative contribuie la caracterul distinctiv, iar cu cât este mai mare contribuția unui element la caracterul distinctiv, cu atât este mai mare probabilitatea ca modificarea unui astfel de element să modifice caracterul distinctiv al semnului.

Totodată, a arătat că, în situația în care caracterul distinctiv al semnului provine atât din elementele verbale, cât și din cele figurative (inclusiv din caracteristicile lor, precum stilizarea, configurația și culoarea), aceste elemente trebuie respectate, întrucât, dacă dispunerea elementelor contribuie la caracterul distinctiv, modificarea unei astfel de dispuneri poate altera caracterul distinctiv al semnului înregistrat.

Recurenta-reclamantă a susținut că logo-ul multicolor și sloganul au fost omise, în mod greșit, din analiza instanței de apel și a subliniat că, în ceea ce privește sloganul, acesta nu este nici descriptiv și nici generic, având, așadar, un minim caracter distinctiv intrinsec.

Ca atare, față de principiile statuate prin practica Curții de Justiție a Uniunii Europene, a considerat că decizia recurată este greșită, întrucât instanța de apel a exclus în mod nelegal elementul grafic, respectiv, a considerat lipsit de distinctivitate sintagma "colorful ideas", din evaluarea semnului astfel cum era înregistrat.

Evaluând diferențele dintre semnul utilizat și modificările, în cadrul analizei efectuate în etapa 2, față de tipurile de modificări posibile anterior arătate, recurenta-reclamantă a apreciat că suntem în prezența: unei omiteri (elementul grafic/logo lipsește); unei adăugări (cuvântul Strategically); a mai multor modificări (fonturi, nuanțe de culori, "ideas" devine "idea", se modifică pozițiile relative și proporțiile); elementul dominant "A." se modifică devenind "A." - aspect întărit și de denumirea recurentei-reclamante.

A subliniat că, deși apreciază că simpla omitere a elementului grafic/logo-ului era o modificare (omisiune) care per se trebuia să conducă la ideea unei alterări evidente a caracterului distinctiv, în cauză, se impune concluzia că, față de modificările substanțiale intervenite, semnul pe care intimata-pârâtă pretinde că l-a utilizat (înregistrat ca marcă ulterior momentului la care intervine decăderea și care nu-i aparține) este radical diferit față de marcă, în forma în care a fost înregistrată.

În opinia recurentei-reclamante, raționamentul instanței de apel este greșit, rațiunea art. 55 alin. (2) lit. a) nefiind aceea a permite orice fel de modificări, ci doar pe cele care nu conduc la alterarea caracterului distinctiv.

A menționat și că, pentru și mai multă claritate, legiuitorul a avut în vedere posibilitatea unei utilizări în comerț într-o formă ușor diferită care ar putea trece neobservată - acesta fiind în realitate sensul dispozițiilor art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, nicidecum o modificare substanțială de natura celei pe care a evidențiat-o anterior.

Ca atare, a susținut că instanța de apel a interpretat și a aplicat greșit dispozițiile art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, pornind de la o greșită aplicare a textului de lege la marca în forma în care era înregistrată și la semnul pe care intimata-pârâtă a pretins că 1-a utilizat ca reprezentând o formă "puțin diferită", "ușor modificată", "identică mărcii y" ori "o variantă similară acesteia".

Prin cea de-a doua critică, recurenta-reclamantă a afirmat că instanța de apel a interpretat și a aplicat greșit dispozițiile art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, fiind încidente, în opinia sa, deopotrivă motivele de recurs prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ.

A precizat că această critică vizează lipsa oricărei motivări raportate la probele administrate în faza judecății în apel.

Astfel, a arătat că, din moment ce instanța de apel a admis apelul, respingând acțiunea întemeiată pe dispozițiile art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, decizia recurată ar fi trebuit să conțină în mod necesar și motivele de fapt și de drept, precum și considerentele pentru care instanța de apel, față de probele administrate de către intimata-pârâtă, s-a oprit la soluția respingerii acțiunii în decădere.

A menționat că, în practică, instanțele efectuează în toate acțiunile având ca obiect decăderea titularului din drepturile conferite de o marcă națională un examen calitativ și cantitativ al probelor administrate, pentru a decide, în baza unei astfel de evaluări, dacă suntem sau nu în prezența unei utilizări efective, reale, serioase a mărcii care face obiectul acțiunii, pe teritoriul României, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată, putându-se ajunge, în funcție de analiza instanței, la o soluție de decădere totală sau parțială.

A considerat că, în decizia recurată, nu există nicio astfel de motivare raportată la probele administrate și nu reiese în niciun fel cum a ajuns instanța de apel la concluzia că semnul nou ce a fost folosit efectiv de către intimata-pârâtă poate fi asimilat utilizării mărcii nr. x.

De altfel, a apreciat că, din acest considerent, se înțelege în realitate că instanța de apel s-a referit la semnul folosit "în fapt" (efectiv), iar nu la o folosire efectivă a mărcii conform legii (la care se adaugă și cerințele desprinse din practică - reală și serioasă).

De asemenea, a susținut și că, dacă s-ar admite, prin absurd, că actele de utilizare a mărcii nr. y ("A. A.") pot fi asimilate utilizării mărcii nr. x ("A."), instanța de apel ar fi trebui să analizeze îndeplinirea condiției existenței unei utilizări reale și serioase a celui de-al doilea semn, marca "A. A.".

A subliniat recurenta-reclamantă că lipsa motivării îndeplinirii condiției existenței unor acte de utilizare reale și serioase încalcă însăși rațiunea și esența unei acțiuni în decădere, care ar trebui să aibă la bază analizarea utilizării/neutilizării efective a unui anumit semn/marcă.

Totodată, a menționat că singurul aspect tratat în considerente de către instanța de apel a fost problematica asimilării celor două mărci, ignorându-se cu desăvârșire esența unei acțiuni în decădere (problematica utilizării efective a mărcii, oricare ar fi fost aceasta).

Recurenta-reclamantă, făcând trimitere la doctrină, a arătat că, prin aceasta, s-a reținut că o motivare corectă a hotărârii presupune răspunsuri precise la toate capetele de cerere și la toate apărările formulate, pe baza probelor administrate în cauză, a argumentelor și raționamentelor juridice, a principiilor și a regulilor de drept substanțial și procesual - referirea la realitatea faptelor și la judecăți verificate în concret în speța respectivă, prin evitarea motivărilor sprijinite pe formulări generale, abstracte.

A precizat că aspectele mai sus relevate conduc deopotrivă la concluzia unei greșite interpretări și aplicări a dispozițiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998, ceea ce ar atrage incidența dispozițiilor art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., dar și a pct. 6 din același art. 488 alin. (1), din moment ce lipsește orice motivare a instanței în privința respingerii acțiunii în decădere.

III. Soluția și considerentele Înaltei Curți de Casație și Justiție

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și prin raportare la actele și lucrările dosarului și la dispozițiile legale aplicabile, Înalta Curte constată următoarele:

Prin motivele de recurs, recurenta-reclamantă a susținut interpretarea și aplicarea greșită a dispozițiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, formulând, în esență, următoarele critici: utilizarea mărcii aparținând unui terț nu poate fi asimilată folosirii altei mărci, pentru a împiedica decăderea titularului acesteia din urmă din dreptul la marcă; nu au fost respectate criteriile de apreciere a existenței unei alterări a caracterului distinctiv al mărcii, desprinse din jurisprudența CJUE și din ghidul denumit Practica Comună CP8, constând în parcurgerea a două etape de analiză; necercetarea utilizării efective a mărcii, în sensul legii. Cea din urmă critică a fost formulată și din perspectiva nemotivării hotărârii, pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ.

În ceea ce privește prima critică, Înalta Curte constată că privește o situație juridică lipsită de relevanță în cauză pentru modul de aplicare a dispozițiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 84/1998.

Astfel, în mod necontestat, marca nr. x "A." a fost înregistrată pe numele societății pârâte (dată depozit 28.05.2008), în timp ce marca nr. y "A. A." a fost înregistrată pe numele B. (dată depozit 28.01.2019), drepturile asupra acestei mărci fiind cesionate societății reclamante.

Prin decizia recurată, admițându-se apelul pârâtei, a fost respinsă cererea având ca obiect decăderea pârâtei din dreptul la marca nr. x "A.", cu motivarea că această marcă a fost folosită în forma în care a fost înregistrată, din anul 2008 și până în decembrie 2013, iar ulterior a fost utilizată sub semnul "A. A.", ce corespunde mărcii înregistrate sub nr. x și reprezintă o formă ce nu alterează caracterul distinctiv al mărcii nr. x.

Prin urmare, potrivit situației de fapt reținute și care nu poate fi cenzurată în etapa procesuală a recursului, se poate vorbi despre titulari diferiți doar de la data depozitului celei de-a doua mărci - 28.01.2019, până la acea dată autoarea reclamantei neavând vreun drept asupra semnului "A. A." folosit de către pârâtă.

Or, din punctul de vedere al calculului termenului de decădere, este suficient a se verifica dacă, într-adevăr, utilizarea altui semn poate fi asimilată utilizării mărcii înregistrate, în condițiile art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 - aspect ce formează obiectul celei de-a doua critici -, de vreme ce această modalitate de utilizare a avut loc într-o perioadă de cel puțin 5 ani, respectiv din decembrie 2013 și până la 28.01.2019, nefiind necesar a se stabili dacă și perioada următoare, până la data cererii în decădere (9.10.2020), ar trebui sau nu să intre în acest calcul.

În consecință, chestiunea titularității este irelevantă în cauză pentru aplicarea art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Cât privește cea de-a doua critică, se constată următoarele:

Se impune a se preciza prioritar că recurenta-reclamantă s-a referit la dispozițiile art. 55 alin. (2) lit. a) cu conținutul de la data cererii în decădere (9.10.2020), iar această raportare este corectă, întrucât la această dată se evaluează existența unei utilizări neîntrerupte a mărcii timp de 5 ani (în același sens, pentru aplicarea în timp a directivei de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la mărci, a se vedea de exemplu hotărârea CJUE pronunțată la 10.03.2022 în cauza C-183/21 Maxxus Group, pct. 30; pentru aplicarea ratione temporis a Regulamentului privind marca UE, a se vedea hotărârea din 17.12.2020 pronunțată în cauza C-607/19 Husqvarna).

În conformitate cu art. 55 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, "Orice persoană interesată poate solicita oricând în cursul duratei de protecție a mărcii decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă: a) într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data încheierii procedurii de înregistrare, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată; (...)".

Alin. (2) al art. 55 prevede că "Este asimilată folosirii efective a mărcii:

a) utilizarea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia, indiferent dacă marca în forma utilizată este sau nu înregistrată în numele titularului; (...)".

Pe acest temei, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă nu operează dacă marca a fost folosită în comerț de către titular (sau cu acordul său) într-o formă diferită de cea sub care marca a fost înregistrată, cu condiția ca diferențele să nu altereze caracterul distinctiv al mărcii.

Flexibilitatea legiuitorului în privința folosirii în comerț a mărcii după înregistrare este justificată de nevoia de vizibilitate a mărcii pe piața produsului sau a serviciului, în cursul exploatării comerciale a semnului distinctiv, în măsura în care semnul utilizat de facto este perceput în continuare ca o indicație a originii produsului în cauză, reprezentând o variație acceptabilă a mărcii.

Astfel, referindu-se la finalitatea normei din directiva de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la mărci, transpusă în dreptul intern prin art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, CJUE a arătat că "această dispoziție, evitând să impună o conformitate strictă între forma utilizată în comerț și cea sub care a fost înregistrată marca, vizează să permită titularului acesteia din urmă să opereze asupra semnului, cu ocazia exploatării comerciale a acestuia, variațiile care permit, fără să îi modifice caracterul distinctiv, să fie mai bine adaptat la exigențele privind comercializarea și promovarea produselor sau a serviciilor în cauză" (hotărârea din 25 octombrie 2012, cauza C-553/11 Rintisch, pct. 21).

Cerințele menționate presupun o analiză specifică a semnelor, ce constă în identificarea esenței distinctive a mărcii înregistrate și constatarea menținerii sale în noua reprezentare.

După cum, în mod corect, s-a arătat prin motivele de recurs, în cazul unei mărci compuse, în această evaluare trebuie stabilit, în primul rând, impactul componentelor în imaginea de ansamblu a mărcii înregistrate, respectiv caracterul lor distinctiv și dominant sub aspect vizual, pe baza calităților intrinseci ale fiecăreia, a poziției sale în configurația mărcii și a interacțiunii dintre ele (de exemplu, hotărârea din cauza T-6/01 Matratzen, pct. 35).

În al doilea rând, o examinare similară se impune și în privința semnului utilizat, dar prin prisma diferențelor față de forma înregistrată a mărcii, stabilindu-se, așadar, caracterul distinctiv și dominant al elementelor adăugate sau modificate în imaginea de ansamblu, ținându-se cont de aceiași factori.

Potrivit jurisprudenței CJUE, atunci când o marcă este constituită sau compusă din mai multe elemente și când unul sau mai multe dintre acestea nu sunt distinctive, cel mai probabil, modificarea acestora din urmă, adăugarea sau omiterea lor nu afectează caracterul distinctiv al mărcii în ansamblu (de exemplu, hotărârea din cauza T-46/13 El Sabor de Navarra, pct. 37 și jurisprudența acolo citată). Concluzia poate fi, însă, diferită atunci când esența distinctivă a mărcii este dată de combinarea unor elemente nedistinctive ori slab distinctive.

Trebuie reamintit, în același timp, că distinctivitatea, constând în capacitatea semnului de a identifica produsele sau serviciile pentru care acesta a fost înregistrat ca marcă, ca provenind de la o întreprindere determinată, se apreciază prin raportare, pe de o parte, la bunurile sau serviciile cărora marca le este destinată prin înregistrare, iar pe de altă parte, la percepția asupra mărcii pe care o are publicul relevant al respectivelor produse sau servicii. În măsura în care publicul este consumatorul mediu, acesta percepe o marcă în mod normal ca pe un tot și nu procedează la o examinare a diferitor detalii ale acesteia (hotărârile din cauzele C-251/95 Sabel, pct. 23; C-334/05 Shaker, pct. 35; C-193/06 Nestlé, pct. 34).

Înalta Curte constată că aprecierea instanței de apel conform căreia forma mărcii utilizate de facto nu alterează distinctivitatea mărcii înregistrate nu relevă analiza specifică în două etape, descrisă anterior.

Astfel, cu privire la semnul înregistrat de către pârâta A. S.R.L., este vorba, în mod necontestat, despre o marcă ce conține atât elemente verbale ("A."), cât și figurative, reprezentate în anumite culori, ce sunt, de asemenea, protejate prin înregistrare (mov, roșu, galben, portocaliu, verde, albastru), conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. x, depus la dosar. Elementele verbale se prezintă doar în culoarea mov, în timp ce elementele figurative, doar în celelalte culori.

Prin motivele de recurs, a fost semnalată și modalitatea specială de scriere a cuvântului "A.", precum și natura de slogan a termenilor "colorful ideas".

În analiza sa, instanța de apel a stabilit ca element dominant cuvântul "A.", arătând și că alăturarea sintagmei "colorful ideas" induce sensul de diversitate și armonie de idei aidoma culorilor unui curcubeu.

Rezultă, așadar, din considerentele deciziei faptul că publicul este capabil să înțeleagă semnificația cuvântului "A.", ca fiind "curcubeu" în limba română.

Or, pe lângă faptul că o asemenea situație nu a fost demonstrată pentru totalitatea consumatorilor români ai produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, din clasele 16, 35, 42 și 45, instanța de apel nu a făcut nicio referire la acestea, astfel cum ar fi trebuit procedat pentru evaluarea caracterului distinctiv al componentelor mărcii înregistrate, pe baza calităților lor intrinseci.

Este de precizat, din acest punct de vedere, că cel puțin o parte dintre produsele din clasa 16, enumerate în certificatul de înregistrare a mărcii nr. x, anume "fotografii", "materiale pentru artiști", "pensule" sunt strâns legate de "culori" și de "idee", ca expresie artistică, dar și "mașinile de scris", "caracterele tipografice", "clișeele (fotografice)", ar putea fi evocate de conceptul care, potrivit instanței de apel, transmite consumatorului mesajul de diversitate și armonie de idei, evocare ce ar putea echivala cu o distinctivitate scăzută a combinației de elemente ("A.").

Totodată, elementul figurativ plasat deasupra cuvântului "A." a fost exclus din analiză, fără vreo motivare, cu toate că tocmai acesta lipsește din ansamblul semnului utilizat de facto, astfel încât evaluarea distinctivității sale era importantă atât pentru prima etapă a analizei, pentru a se observa dacă esența distinctivă a mărcii este dată de combinarea doar a unor elemente nedistinctive ori slab distinctive, cât și pentru cea de-a doua etapă, în care ar trebui să se analizeze impactul diferențelor asupra caracterului distinctiv al mărcii, inclusiv al omiterii unuia dintre elemente.

Pe de altă parte, instanța de apel a apreciat că sintagma "colorful ideas" nu este neglijabilă, din moment ce, astfel cum s-a arătat anterior, a valorificat conceptul pe care îl transmite prin interacțiunea cu elementul "A.", chiar dacă a considerat că acesta din urmă este unicul dominant și fără vreo referire la produse/servicii și consumatorii acestora.

Or, tocmai elementul figurativ este reprezentat în culorile unui curcubeu și este plasat în partea superioară a semnului (mai mult, ar putea reprezenta, prin formă, creioane colorate), astfel încât, în privința sa, asocierea cu conceptul de "idei curcubeu" s-ar putea naște spontan în mintea consumatorului, fără vreun efort intelectual de prelucrare a unei figuri de stil.

Prin urmare, Înalta Curte constată că, în ceea ce privește marca în forma înregistrată, absența considerentelor relevante denotă neaplicarea corespunzătoare de către instanța de apel a criteriilor de analiză presupuse de art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

Aceeași concluzie se impune și în privința modului de aplicare a legii în legătură cu semnul utilizat de facto, care interesează cea de-a doua etapă de analiză, deoarece necercetarea distinctivității mărcii și prin prisma elementului figurativ împiedică determinarea relevanței omiterii acestuia în forma utilizată.

În egală măsură, se impune a se observa că, reținând utilizarea mărcii după decembrie 2013 sub semnul "A. A.", ce corespunde mărcii înregistrate sub nr. x, instanța de apel nu s-a raportat la modalitatea concretă de utilizare, respectiv la modul în care semnul este aplicat pe produsele pentru care marca a fost înregistrată ori este folosit pentru serviciile desemnate de marcă.

Or, acest aspect trebuia analizat, în condițiile în care sancțiunea decăderii din dreptul la marcă operează pentru neutilizarea efectivă a mărcii, iar art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 vizează utilizarea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia.

Împrejurarea că semnul utilizat în fapt corespunde unei alte mărci înregistrate nu justifică neanalizarea chestiunii modalității de utilizare, întrucât raportarea la forma sub care un semn este înregistrat se face doar în cazul mărcii în legătură cu care se solicită decăderea din dreptul la marcă, în timp ce, pentru semnul utilizat, interesează modalitatea concretă în care acesta este exploatat în comerț, pentru a se stabili dacă este perceput în continuare ca o indicație a originii produselor sau, după caz, a serviciilor desemnate de marca înregistrată, indiferent dacă semnul utilizat de facto a fost, la rându-i, înregistrat ca marcă.

Din această perspectivă, se constată că instanța de apel nu a făcut vreo referire la probele administrate în legătură cu utilizarea mărcii și nu a stabilit relevanța diferențelor dintre marca înregistrată și semnul utilizat prin raportare la modul concret de folosire, reieșit din aceste dovezi. Nu poate fi exclus, astfel, ca, prin aplicarea efectivă pe un produs, ponderea unor componente să fie percepută diferit de către consumator (de exemplu, sintagma "A." să fie puțin vizibilă, cu atât mai mult cu cât este plasată sub grupul dominant "A." și este scrisă cu fonturi subțiate, astfel încât să devină neglijabilă în cursul exploatării comerciale).

Nu în ultimul rând, se constată că, nefăcând vreo referire la probele administrate, instanța de apel nu a făcut nici vreo mențiune cu privire la produsele și/sau serviciile pentru care semnul a fost utilizat și nici nu s-a raportat la acestea în analiza sa, nereieșind din considerentele deciziei recurate dacă semnul "A. A." a fost utilizat după decembrie 2013 pentru produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată marca nr. x "A.".

Față de toate considerentele expuse, Înalta Curte va admite cel de-al doilea motiv de recurs, vizând aplicarea dispozițiilor art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998.

De asemenea, se constată că este fondată și cea de-a treia critică, prin care recurenta-reclamantă a reproșat instanței de apel neanalizarea utilizării efective a mărcii.

Potrivit art. 55 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, titularul mărcii nu poate fi decăzut din drepturile sale dacă, în perioada neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data încheierii procedurii de înregistrare și până la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosită efectiv, însă, dacă începerea sau reluarea folosirii mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de prezentarea în justiție a cererii de decădere, folosirea mărcii nu este luată în considerare dacă pregătirile pentru începerea sau reluarea folosirii au intervenit numai după ce titularul a luat la cunoștință de faptul că ar putea fi introdusă o cerere de decădere.

Totodată, alin. (4) al aceluiași articol prevede că dovada folosirii mărcii incumbă titularului acesteia și poate fi făcută prin orice mijloc de probă.

Prin urmare, cererea în decăderea din dreptul la marcă poate fi respinsă numai dacă titularul dreptului face dovada în cauză a unei utilizări efective a mărcii sale.

Cât privește sintagma "utilizare efectivă", aceasta corespunde unei noțiuni autonome în dreptul Uniunii Europene și, ca atare, norma națională care o conține trebuie interpretată și aplicată în lumina finalității și a obiectivelor directivei de armonizare a legislațiilor naționale, cu respectarea principiilor esențiale (criteriilor) de analiză a acestei noțiuni, desprinse din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Astfel, Curtea a statuat că utilizarea mărcii trebuie să fie reală și serioasă, în conformitate cu funcția sa esențială, care este de a garanta identitatea originii produselor sau serviciilor pentru care este înregistrată, cu scopul de a crea sau de a menține o cotă de piață pentru produsele sau serviciile protejate de marcă. În această analiză trebuie să se aibă în vedere toți factorii relevanți, printre care natura produselor și serviciilor în cauză, caracteristicile pieței și dimensiunea și frecvența utilizării mărcii. Nu este necesar ca folosirea mărcii să fie întotdeauna importantă cantitativ, întrucât caracterul efectiv al acesteia depinde de ansamblul factorilor relevanți (hotărârea din cauza C-40/01 Ansul).

Utilizarea serioasă a unei mărci nu poate fi dovedită prin intermediul probabilităților sau al presupunerilor, ci trebuie demonstrată prin dovezi solide și obiective ale utilizării efective și suficiente a mărcii pe piața produsului sau a serviciului (de exemplu, hotărârile Tribunalului din cauzele T-39/01 Kabushiki Kaisha Fernandes v OHIM, pct. 47 și T-356/02 Vitakraft-Werke Wührmann v OHIM, pct. 28).

Pentru identitate de rațiune, aceste principii sunt pe deplin aplicabile și în ipoteza descrisă de art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, care interesează în cauză, respectiv aceea în care titularul mărcii înregistrate a folosit marca sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia, de vreme ce folosirea de facto este asimilată utilizării mărcii.

Așadar, în situația în care se constată în concret incidența dispozițiilor art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998, este necesar a se analiza subsecvent și utilizarea efectivă a mărcii, prin raportare la forma mărcii utilizată de facto.

Din considerentele deciziei recurate nu rezultă o asemenea analiză, cu toate că instanța de apel a reținut incidența ipotezei particulare menționate anterior, nefiind făcută nici măcar o referire la probele administrate, cu atât mai puțin să se fi evaluat utilizarea serioasă a mărcii, prin aplicarea criteriilor desprinse din jurisprudența CJUE.

Or, cererea în decăderea din dreptul la marcă putea fi respinsă numai dacă s-ar fi constatat că titularul dreptului la marcă a făcut dovada în cauză a unei utilizări efective a mărcii nr. x, din moment ce s-a reținut folosirea semnului ce corespunde mărcii nr. y.

În consecință, este întrunit motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., dat fiind că hotărârea de respingere a cererii în decădere nu cuprinde motivele pe care se întemeiază.

Față de toate considerentele ce preced, Înalta Curte va admite recursul, va casa decizia recurată și va trimite cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel, în aplicarea prevederilor art. 497 C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul declarat de reclamanta A. S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 504/A din data de 24 aprilie 2024, pronunțate de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă.

Casează decizia recurată și trimite cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 4 martie 2025.